LA VALORACIN ECONMICO/FINANCIERA DE PATENTES POR QU Y CUNDO PATENTAR?

Noviembre 2012 Esther Arias Prez-Ilzarbe Oficina Espaola de Patentes y Marcas

Qu queremos t a s t que e os transmitir:

qu es la propiedad industrial (y qu no es!) cal es su valor legal (monopolio y medidas g ( p contra el que infringe el derecho) el valor econmico ( i t l l i (sistemas de valoracin, d l i licencias, patent box)

Propiedad p Intelectual
derechos de autor obra literaria obra artstica obra cientfica obra didctica copyright obra py g intelectual canciones libros reproducciones obras dramticas obras cinematogrficas obras audiovisuales dibujos pinturas libros folletos coreografas grabaciones sonoras obras musicales esculturas grabados

Propiedad Industrial

Es un derecho que nace q desde el momento en que se crea la obra

El derecho nace cuando se hace el registro (solicitud) y es efectivo cuando se concede

Ejemplos de propiedad industrial

Patente de CSIC ES2177465 licenciada a ACTAFARMA

Diseo comunitario de Mattel 0186693952 Marca nacional M2994612 (variantes 1-11) Marca comunitaria 9510736 de David Castro

Y el secreto empresarial?
Toda informacin confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva.

Es difcil de Incluye: proteger y es difcil demostrar que se secretos industriales o de fabricacin: frmulas, prototipos, ha hecho todo lo posible para compilaciones, programas, mantenerlo en procesos, tcnicas secreto
secretos comerciales: informacin financiera, listas de i f i fi i li t d clientes, proveedores

Cmo se viola el secreto

Divulgacin o explotacin, sin autorizacin de su g p , titular, de secretos empresariales a los que se ha accedido legtimamente pero con obligacin de guardar reserva. d Divulgacin o explotacin sin autorizacin de su explotacin, titular, de secretos a los que se ha accedido ilegtimamente por medio de espionaje o g p p j procedimiento similar o por medio de induccin a la infraccin contractual. Estos actos se consideran actos de competencia desleal: comportamientos objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe.

Acciones contra la violacin del secreto

Penales: los artculos 278,279 y 280 del Cdigo Penal tipifican el espionaje i d t i l ( b d i f ti ifi l i j industrial (robo de informacin) y l i ) la revelacin de secretos empresariales trascendentes para la competencia por quien tuviera obligacin legal o contractual de guardar reserva (los trabajadores o aquellos con los que se tuviera acuerdos de confidencialidad). Competencia d l l E el artculo 13 se regula C t i desleal: En l t l l expresamente la violacin de secretos.

Qu es una Q patente/modelo de utilidad?

CONTRATO CO O

VOLUNTARIO! NACIONAL!
SOLICITANTE

ADMINISTRACION

Concede un MONOPOLIO de explotacin en EXCLUSIVA l t i

DIVULGA su CREACION

Este derecho se concede

A quien primero registra (titular) y el inventor tiene un derecho moral a i i d h l figurar. Por 20 aos IMPRORROGABLES (10 en el caso de modelos de utilidad). ) Con un coste de 600-1200 para p p patentes y 150 modelos utilidad (son slo las tasas de la OEPM). Y se mantiene si el titular explota la invencin, paga las tasas de mantenimiento y no hay demandas por parte de un 3.

Este derecho se concede

Si la invencin no esta dentro de las prohibiciones de la ley

Se S cumplen los requisitos de l l i it d patentabilidad: novedad, altura inventiva, aplicacin industrial Y se completa el procedimiento de concesin (nacional, europeo, sistema PCT)

Qu se puede proteger con una patente?

o Nuevos productos o Nuevos usos de productos conocidos o Aparatos, herramientas y dispositivos para obtener o fabricar un producto o Mtodos, procesos y procedimientos de obtencin o fabricacin o P d t o compuestos qumicoProductos t i farmaceticos y biotecnolgicos

Exclusiones
No se consideran INVENCIONES EN EL SENTIDO ESTABLECIDO POR EL ART. 4.1
descubrimientos obras artsticas reglas de juegos programas de ordenador formas de presentar la informacin

Y tampoco son patentables (por que lo prohibe expresamente la ley)

Mtodos tratamiento quirrgico o teraputico Razas animales o vegetales Invenciones contrarias al orden pblico (por ejemplo los procedimientos de clonacin de seres humanos o las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales).

Requisitos de patentabilidad bilid d

APLICACIN INDUSTRIAL NOVEDAD MUNDIAL
no forma parte del Estado de la Tcnica anterior
INVENCION TECNICA

ACTIVIDAD INVENTIVA
no resulta obvia al experto en la materia

SUFICIENCIA DESCRIPCION

Donde patentar
Dnde hay probabilidades de comercializar el Dnde producto patentado?
Mercad dos y competidores s Litig gios Costes

Cules son l l los principales mercados para i i l d productos similares? Dnde se fabricar el producto? Dnde estn los principales competidores? Dnde Cules son los costes de patentar en cada uno de los mercados dnde va destinado el producto? y cul es mi presupuesto? Qu dificultades tendr hacer valer los derechos d patente en un pas d t d h de t t determinado? i d ? Representante, idioma

Donde patentar p
No debe olvidarse que las patentes son territoriales Para proteger en varios pases: -Ir pas por pas (procedimientos de concesin individuales aunque con reglas comunes) ) -Utilizar sistemas supranacionales (patente europea y solicitudes PCT) Puedo utilizar el concepto de PRIORIDAD: hay 12 meses desde que hago una solicitud en un pas para registrar patentes sobre la misma invencin en otros pases t

Cmo se registra en Espaa

Va nacional:
1 2 3 4

llega a la concesin

Examen formal Informe tcnico (IET) Publicacin de la solicitud Concesin, 2 opciones a elegir voluntariamente: Procedimiento general (concesin directa) Con examen voluntario (pueden no conceder la patente)

IDIOMA: ESPAOL DERECHO: El mismo en los dos procedimientos (general/con examen) VALOR PARA NEGOCIAR: Mayor en la va con examen COSTE: 600 (sin examen, slo IET) 1200 (IET ms examen)

Va Europea:

llega a la CONCESION

1 Examen formal 2 2 Informe tcnico (IET) 3 Publicacin de la solicitud 4 Concesin con examen 5 Oposiciones de terceros 6 La patente se transforma en patente nacional si se presenta una traduccin al espaol

IDIOMA PROCEDIMIENTO: INGLES, FRANCES, ALEMAN IDIOMA EFECTO EN ESPAA: ESPAOL DERECHO: El mismo que una patente nacional (aunque la concesion es de EPO) VALOR PARA NEGOCIAR: Mayor COSTE: 30.000 30 000 (10 aos, 8 paises y i honorarios de intermediarios)

Va PCT:

slo solicitud

1 Examen formal, Informe tcnico (IET), Publicacin de la solicitud y Examen realizado por oficinas ISA/IPEA) 2 La documentacin se pasa a las oficinas nacionales 3 La patente se concede en cada pas

IDIOMA PROCEDIMIENTO: 6 idiomas entre ellos el ESPAOL IDIOMA EFECTO EN ESPAA: ESPAOL DERECHO: El mismo que una patente nacional (la concede la OEPM) VALOR PARA NEGOCIAR: Depende COSTE: Ms econmico que ir pais a pais 42.000 (patente europea, EEUU, Japn)

Y la OEPM ofrece un programa de subvenciones a las solicitudes de patentes y m.utilidad

Extensin en el extranjero de una solicitud de patente o modelo de utilidad (80-90% de 80-90% los i l importes fij d ) t fijados) Actividades realizadas dentro del procedimiento internacional PCT (80-90% de los importes 80-90% fijados) S li it d Solicitudes de d patentes t t y modelos de utilidad espaoles, comprendiendo los trmites de solicitud y/o informe de bsqueda (IET) (90% de los (IET) 90% importes fijados)

Son ayudas que se conceden despus de realizar la solicitud , no para hacerla.

Qu valor tiene una patente

Valor legal: V l l l Barrera frente a los competidores tid Valor econmico: V l i Bien intangible

Valor informativo: Informacin sobre una tecnologa

Y estos valores se entrecruzan

Yahoo ha demandado a FACEBOOK FACEBOOK le h l ha comprado 750 patentes a IBM para t t blindarse

Y cada vez se escribe ms sobre ellas

Un diagrama sencillito de cmo va sencillito una de estas guerras

Valor legal:
Derecho de exclusividad en el trafico econmico Confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento:
La fabricacin, el ofrecimiento, la introduccin en el comercio la utilizacin de un producto objeto de la patente la utilizacion una denominacin la importacin o posesin del mismo para alguno de los fines mencionados.

Valor legal: g
el titular es el responsable de hacer valer sus derechos (debe vigilar)

debe decidir si toma medidas medidas, cules y cundo

Herramientas Legales g
Acciones civiles: Cesacin actos de violacin incluye la
retirada de objetos del mercado.

Acciones penales: Privacin de libertad

(hasta 4 aos)

Pena-multa Inhabilitacin profesional (de 2 a 5

aos)

Indemnizacin por
daos y perjuicios

Embargo de objetos g j
producidos o importados y los medios usados

Cierre temporal o
definitivo de industria o establecimiento (hasta 5 ( aos)

Atribucin en p p j propiedad de objetos y

medios embargados

Herramientas Legales Medidas cautelares:

El demandante, que considera que se violan sus derechos, derechos debe hacer frente a la caucin que fije el juez por los daos y perjucios que puedan ocasionarse al demandado Consisten en: Cesacin de los actos que violan el derecho del peticionario Retencin o deposito de los objetos Afi Afianzamiento d la eventual i de l l indemnizacin de daos y perjuicios Anotaciones registrales que procedan g q p

Pero los demandados tambien tiene la posibilidad de actuar: RECONVENCION LITIGIOS POR INFRACCIN DE PATENTES Demanda de infraccin
Titular De la patente Peticin de medidas cautelares
Solicitud de caucin frente a d f t daos

Presunto Infractor

Reconvencin de nulidad R i d lid d

Apple (Titular) demanda a Samsung (presunto infractor) por violacin de patentes Samsung inicia un juicio de reconvencin Samsung (Titular) demanda a Apple (presunto infractor) por violacin de patentes Apple inicia un juicio de reconvencin

Valor econmico
Los Derechos de Propiedad Industrial se pueden transmitir por las formas admitidas en derecho
Cesin: compra venta, donacin, herencia... Licencia. Usufructo Usufructo. Hipoteca mobiliaria.

Y cmo valorar?
En la actualidad el valor de los ACTIVOS INTANGIBLES puede suponer el 80 90% del valor de una organizacin

Y cmo valorar?

Los criterios de valoracin varan segn cual sea el fin que busquemos: Incluir el activo en el balance de una empresa ( p (valor contable) ) Transferencia del activo Concurso de acreedores Conseguir financiacin utilizando el activo Conseguir Cuantificar los daos por violacin de derechos de Propiedad Industrial

Ejemplo inscripcin hipoteca mobiliaria

La cantidad a pagar no esta todava delimitada, delimitada pero puede superar los 1.5 millones de euros

Y esta valoracin cambia con el tiempo

MARCA GALERIAS PRECIADOS
Pertenece al FONDO DE GARANTIA SALARIAL (FOGASA), se ha subastado en varias ocasiones pero no hay comprador! comprador!

Ao 1997

Ao 2011

un ejemplo de valoracin contable j l d l i t bl

GUA DE VALORACIN ECONMICO-FINANCIERA DE PROYECTOS BIOTECNOLGICOS (2010-Bioemprende) http://www.bioemprende.eu/files/Guia_ValoracionEconomica_ProyectosBIO.pdf http://www bioemprende eu/files/Guia ValoracionEconomica ProyectosBIO pdf

Y cmo valorar?

un ejemplo de transaccin j l d t i
Ejemplo de una empresa minera que vende su derechos de patentes. Clculo basado en los flujos de caja (derivados de las regalas obtenidas si el activo fuera licenciado a un tercero) o Se hace una proyeccin a futuro de las ventas anuales (teniendo en cuenta los mercados interior y exterior, y el precio en cada mercado) o Se calcula un 6% de regalas (valor comparable de otras transacciones similares que existen en el mercado) o Impuesto de sociedades 30% o Se aplica una tasa de descuento del 25%

Y cmo valorar?

Cmo calcular las regalas (royalties) en una licencia de patente

Porcentaje de ingresos P t j d i Un solo pago por adelantado Un Una cantidad predeterminada que se paga peridicamente, similar a un alquiler Cargo b C basado en el n d unidades d d l de id d de produccin o de venta Para tecnologas emergentes, las regalas se pueden basar en costes de desarrollo

Porcentajes medios que se aplican en el pago de regalas (royalties) en una licencia de patente
Regla del 25% (Rule of Thumb)
De acuerdo con esta regla de oro el licenciatario debe pagar una regala entre el 25 y el 33.3% por ciento aproximado de las l ganancias b t esperadas ( t d i i brutas d (antes de impuestos) por l venta d l producto que i t ) la t del d t incorpora el d l derecho d P i d d h de Propiedad industrial. En el clculo de las ganancias brutas (antes de impuestos) se tienen en cuenta los gastos de produccin y las materias primas .

La regla del 5%
En la mayor parte de los sectores las regalas medias rondan el 5% de las ventas netas.

Porcentaje segn sectores j

Diversos estudios han tratado de determinar y cuantificar cuales son los valores de los regalas que deben aplicarse en funcin del sector tecnolgico donde se encuadra una organizacin, y para dar estos valores es preciso analizar los datos que aportan las empresas

Valor economico: PATENT BOX

Reduccin 50% base imponible generada por ingresos brutos 50% de la cesin de algunos activos intangibles creados por la empresa. empresa.
Patentes, Dibujos o modelos, planos, frmulas o procedimientos secretos; derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o cientficas

Ahorro de la base imponible es aplicable hasta seis veces el valor del coste del activo. Regulado por el artculo 23 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS) Aplicable a todo tipo de empresas incluso del mismo grupo empresas,

El Patent BOX y sus ventajas en la cesin intragrupo http://www.lowendal-masai.eu/es/Espaceinformations/Espacio informations/EspacioPrensa/contentInfos/012/communique/Lowendalmasa.% 20Diciembre%202011..PDF

Patentar o no patentar p
Ventajas V t j
La exclusividad permite realizar inversiones y obtener mayor rentabilidad sobre la inversin efectuada. Derecho legal exigible y slido. Permite comercializar la invencin (concesin de ( licencias). licencias). Imagen positiva de la empresa g p p

Inconvenientes I i t
Revela la invencin a los competidores. Puede resultar caro. La patente nicamente es oponible tras su concesin (puede llevar entre 4 y 5 aos).

Alternativas a las patentes

Divulgacin de informacin (publicacin) Es barato. Se evita que otros patenten la misma invencin. Secreto empresarial Barato (pero existe el coste de mantener la confidencialidad). No se revela la invencin invencin. No otorga exclusividad. Se revela la invencin a los competidores.

No existe proteccin contra ingeniera inversa o reproduccin de la invencin. Es difcil exigir mantenerlo. L secretos" suelen filtrarse Los t " l filt bastante rpido.

No hacer nada No requiere ningn esfuerzo. q g

No otorga exclusividad. A menudo los competidores se enteran de los detalles.

Patente o Secreto?
PATENTE:
Monopolio LEGAL Divulgacin PBLICA Proteccin de INVENCIONES QUE CUMPLEN REQUISITOS Duracin LIMITADA TERRITORIAL Fcil de TRANSFERIR con garantas Costes de registro, traducciones etc. registro traducciones, etc Permite impedir a posteriori la copia (una vez se detecta la misma), aunque tiene efecto disuasorio a priori No hay problema de filtracin o espionaje industrial, porque la patente implica la publicacin Se puede contabilizar, hipotecar...

SECRETO EMPRESARIAL:
Monopolio DE FACTO Acceso RESTRINGIDO Cualquier INFORMACIN VALIOSA Duracin INDEFINIDA No territorial (mundial) Contratos de transferencia difciles Costes de polticas de personal custodia docs etc personal, docs., etc. Impide a priori la copia Si se divulga, es casi imposible recuperar el secreto Es ms difcil de valorar y contabilizar

Qu hay que hacer o evitar si se estudia la posibilidad de solicitar una patente

No efectuar publicaciones antes de la solicitud: artculos, comunicados de prensa, presentaciones, congresos, ferias, redes sociales o blogs. No impartir cursos o presentaciones antes de presentar la solicitud, salvo bajo un contrato de confidencialidad. N vender productos que incorporen la No d d t i l invencin antes de presentar la solicitud. Buscar informacin Calcular si somos capaces de asumir el coste de mantenimiento y de defensa de los derechos derechos. Buscar asesoramiento profesional lo antes posible! Presentar la solicitud antes que los dems!

El principito llega al planeta habitado p por el hombre de negocios. g ste le recibe molesto, porque odia las interrupciones. Est muy ocupado contando las estrellas.

"- Cuando encuentras un diamante que no es de nadie, es tuyo. Cuando encuentras una isla que no es de nadie, es tuya. Cuando eres el primero en tener una idea, la haces patentar: es tuya. Y yo poseo las estrellas, puesto que nunca nadie antes que yo pens en poseerlas
El Principito. Antoine de S i E A i d Saint-Exupry (1943)

Pero CUIDADO, las ideas no se CUIDADO patentan

Muchas gracias!
Esther Arias Prez Ilzarbe esther.arias@oepm.es