Ttulo: Nulidad de marca Autor: Cocco Samudio, Guido Rubn Publicado en: LLP 2004 , 957 Sumario: Introduccin.

- Nulidad de marca.- Efectos de la nulidad.- Disposiciones constitucionales referentes a la materia.- Disposiciones contenidas en el Cdigo Civil. La accin de nulidad de marca.- Autoridad competente para para entender.- Demanda o recurso?.- El Cdigo de Organizacin Judicial.- El Cdigo Procesal Civil.- La Ley de Marcas.- Los presupuestos para promover la accin de nulidad de marca.- Conclusin.- Bibliografa.

Introduccin El tema elegido es de aquellos que se encuentra "muy vigente" actualmente, lo que precisamente no debe constituir motivo de satisfaccin. Muy vigente en el sentido de que aumenta la demanda de esta naturaleza en los tribunales ordinarios, esencialmente en la Capital, Ciudad del Este y Encarnacin, debido al auge hasta ahora incombatible de falsificacin de productos con marcas registradas ajenas indistintamente nacionales o extranjeras. Lamentablemente el avance de la tecnologa no se utiliza exclusivamente para bien tal como el sentido comn indica que debera procederse en una sociedad honesta. Es as que, con mayor frecuencia aparecen aparatos modernos con alta precisin para falsificar etiquetas, todo tipo de productos, marcas, etc. tanto que resulta difcil distinguir cual es el original, confundiendo y poniendo en duda hasta a los peritos en la materia. Pero, como se dice, no existe delito perfecto, los productos con marcas falsificadas que invaden el mercado informal (la calle) para competir ilegalmente con los legales tienen un costo menor bien diferenciado de los autnticos que obedece a varias razones entre ellas se encuentran la inferior calidad de los materiales que utiliza, evasin de impuestos, etc. esto hace saber perfectamente al pblico consumidor, al propietario de la marca falsificada y a las autoridades, que estamos frente a un grave ilcito cuyo combate por los organismos estatales correspondientes, segn tengo conocimiento, slo se realiza denuncia mediante y no precisamente de cualquier tercero desinteresado en el negocio, sino del perjudicado que es el comerciante honesto o el titular de la marca. En el desarrollo del trabajo precisamos los conceptos de nulidad, actos nulos, anulables, qu clase de actos son los que pueden reclamarse su nulidad, efectos de la nulidad, legislacin aplicable en la materia, los presupuestos para promover la accin de nulidad de marca, comentario sobre el concepto 'mala fe', culminando con la exposicin de cuatro fallos reales de nuestros tribunales referentes al tema y los respectivos comentarios de este doctorando. Nulidad de marca Nulidad: Ineficacia de un acto jurdico, proveniente de la ausencia de una de las condiciones de fondo o de forma requeridas para su vali validez; o, como dicen otros autores, vicio de que adolece un acto jurdico si se ha realizado con violacin u omisin de ciertas formas o requisitos indispensables para considerarlo como vlido, por lo cual la nulidad se considera nsita en el mismo acto, sin necesidad de que se haya declarado o juzgado. La nulidad puede ser absoluta o relativa; expresa (expresamente impuesta por la ley) o virtual (por surgir de la interpretacin de un texto). Se entiende que son nulos: 1) los actos jurdicos otorgados por personas incapaces a causa de su dependencia de una representacin necesaria; 2) los otorgados por personas relativamente incapaces

en cuanto al acto, o que dependiesen de la autorizacin del juez o de un representante necesario; 3) los otorgados por personas a quienes la ley prohbe el ejercicio del acto de que se trate; 4) aquellos en que los agentes hubiesen procedido con simulacin o fraude presumido por la ley, o cuando estuviere prohibido el objeto principal del acto; 5) cuando no tuviese la forma exclusivamente ordenada por la ley, o cuando dependiese para su validez de la forma instrumental y fuesen nulos los respectivos instrumentos. (diccionario de derecho procesal - Vctor De Santo). El estudio de la materia de las nulidades es uno de los ms profundos en el Derecho, y con razn fue calificado como "una de las ms oscuras del derecho Civil". En efecto, los negocios jurdicos son puestos en marcha por voluntad de las partes y es normal que sus efectos decaigan o mueran por su ejecucin normal. La nulidad es calificada como una extincin anormal de las consecuencias jurdicas de un acto . La trayectoria de los negocios jurdicos es posible comparar con la vida humana: nace con la concurrencia de los elementos internos y externos de la voluntad; desarrolla su potencia con los efectos; adquiere alguna enfermedad con los vicio o defectos de los actos jurdicos, y muere cuando se lo priva de sus efectos con la nulidad."Nacimiento, vida y muerte son las figuras que pueden representarse para comprender dicha trayectoria. Pero en la etapa final del decaimiento, hay que distinguir lo que es su normal desaparicin por haber concluido el ciclo preconcebido en el origen, de la que es excepcional y anormal manera de terminar; sin dar satisfaccin a aquel propsito" (Planiol, Marcel, Ed. 1925. ob. cit. N 126). Ensea el ilustre Profesor Luis De Gsperi que la nulidad no es ms que la consecuencia de la obligatoriedad de la ley, es decir: "Inherente a la majestad de la ley es su sancin". Si la ley no fuera obligatoria, en realidad su observancia sera una vana quimera; por tanto, la primera concepcin en esta materia es que la ley es una norma obligatoria de la conducta humana en sociedad. La inobservancia de esta norma obligatoria debe acarrear una sancin . La sancin legal se pone de relieve en todas las materias: en materia penal la violacin de la ley acarrea sanciones, como la privacin de libertad, destitucin e inhabilitacin, multa, etc.; en materia del derecho administrativo, la multa o el recargo; en materia aduanera, el decomiso de la mercadera; y en el Derecho Civil y Comercial la sancin legal consiste en la nulidad de los actos , y como consecuencia de la misma, la privacin de los efectos normales y la indemnizacin de los daos y perjuicios. Sin embargo, no todas las transgresiones a las normas jurdicas puede causar la nulidad del acto; existe una zona reconocida por la ley en que las partes pueden dejar sin efecto sus disposiciones, cuando no se alza contra una norma imperativa o contra una prohibicin de la ley, o contra el orden pblico, la moral y las buenas costumbres. Se puede afirmar que la nulidad se origina en aquellos actos que se alzan contra una prohibicin legal. Esta afirmacin nace igualmente del principio de que todo lo que no est expresamente prohibido por las leyes, est permitido. El Cdigo Civil Paraguayo en su Art. 27 establece el principio de carcter general sobre esta materia cuando dispone: "Los actos prohibidos por las leyes son de ningn valor, si la ley no establece otro efecto para el caso de contravencin". Evidentemente, a esta regla se ajusta todas las dems prohibiciones que se encuentran desarrolladas en el cuerpo legal. Cules son las nulidades que puede declarar el Juez? Slo las expresamente establecidas o tambin otras nulidades no previstas?. La doctrina ha debatido sobre este tema; algunos de los autores sostienen que los Jueces no estn autorizados a declarar la nulidad, sino las expresamente establecidas en la ley; otros sostienen que deben igualmente declarar la nulidad de lo que implcitamente se encuentra en la ley. El Cdigo Civil Paraguayo resuelve esta disputa en el Art. 355. "Las nicas nulidades que los jueces pueden declarar son las que expresa o implcitamente se establecen en este Cdigo".

Efectos de la nulidad En atencin al tema desarrollado, en este punto vamos a referirnos exclusivamente a los actos anulables. A este respecto, la segunda parte del Art. 356 del cdigo civil dispone "...Los actos anulables se reputarn vlidos mientras no sean anulados, y slo se tendrn por tales una vez pronunciada la sentencia". Por lo mismo, el Art. 361 del citado cuerpo legal sostiene que "La nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo o igual estado en que se hallaban antes del acto anulado, e impone a las partes la obligacin de restituirse mutuamente todo lo que hubiere recibido en virtud de l, como si nunca hubiere existido, salvo las excepciones establecidas en ste Cdigo". De la precedente norma podemos distinguir dos situaciones, la primera, si se trata de actos no ejecutados, en esta situacin no se presenta mayores inconvenientes, pues la sentencia que declara nulo el acto no compele a las partes a su cumplimiento. La segunda, si el acto jurdico declarado nulo ya se hubiese cumplido, el Cdigo de Vlez lo trata en forma expresa y se refiere al caso en que la obligacin de restituir recaiga en ambas partes contratantes o en una sola de ellas. Para el primer caso, distingua un periodo anterior y otro posterior a la demanda, distincin del cual nuestro Cdigo prescinde porque como vimos, en los casos de actos nulos, los mismos no producen efectos. Sin embargo, como en todos los casos debe existir pronunciamiento, sea el resultado de una constatacin (actos nulos), o de una investigacin (actos anulables), la obligacin de la restitucin parte del da mismo del acto, cuando fuere nulo y desde el da del pronunciamiento, cuando fuere anulable. Los actos anulables son los que adolecen de anulabilidad. Segn el Diccionario de Ciencias Jurdicas de Manuel Ossorio, anulabilidad es la condicin de los actos o negocios jurdicos que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en la constitucin de los mismos un vicio o defecto capaz de producir tal resultado. As como los actos nulos carecen de validez por s mismos, los anulables son vlidos mientras no se declare su nulidad. De ah que la anulabilidad sea llamada tambin por algunos nulidad relativa . Los actos anulables se reputan subsistentes y vlidos hasta tanto no se interponga la correspondiente accin de nulidad y el pronunciamiento judicial (sentencia) en este sentido, debiendo aguardarse previamente el estado de irrecurribilidad de la misma. Llegado el caso, dicho acto se reputa invlido desapareciendo como tal, retornando las cosas a su estado original, ya sea restituyendo el derecho a su legtimo propietario o devolviendo el bien malcontratado a la persona que justific mejor dominio sobre el mismo. De acuerdo a lo establecido en el Art. 358 de nuestro Cdigo Civil: "Es anulable el acto jurdico: a) cuando el agente obrare con incapacidad accidental, como si por cualquier causa se hallare privado de su razn; b) cuando, ejecutado por un incapaz de hecho, ste tuviese discernimiento; c) si estuviese viciado de error, dolo, violencia o simulacin; d) cuando dependiendo su validez de la forma instrumental; fuese anulable el instrumento respectivo; y e) si fuese practicado contra la prohibicin general o especial de disponer, dictada por el juez competente". En cuanto al inciso 'c' evidentemente la actitud dolosa de una de las partes, la violencia empleada contra la otra, incluso el error, siempre que no sea de derecho, vician el consentimiento de las partes y por lo mismo hacen anulables el acto formalizado bajo el influjo de esos vicios. El error debe recaer: 1) sobre la naturaleza del acto; 2) sobre la persona; 3) sobre la causa principal del acto; 4) el objeto; 5) u otras circunstancias que, de buena fe, pudo considerar una de las partes(art. 286 c.c.). Disposiciones constitucionales referentes a la materia

EL ARTICULO 109, primera parte, del citado cuerpo legal expresa: De la propiedad privada: "Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y lmites sern establecidos por la ley, atendiendo a su funcin econmica y social, a fin de hacerla accesible para todos. La propiedad privada es inviolable. Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia judicial...". Propiedad, en trminos generales, significa la facultad legtima de gozar y disponer de una cosa con exclusin del ajeno arbitrio y de reclamar su devolucin cuando se encuentra indebidamente en poder de otro. Es el derecho real por excelencia. Propiedad privada, es aquella cuyo titular es una persona fsica o abstracta, o si pertenece pro indiviso a algunas, de una u otra ndole, con el ejercicio mas completo que las leyes yes reconocen sobre las cosas, a menos de cesiones temporales de ciertas facultades. Constituye el dominio por antonomasia. EL ARTICULO 110. De los derechos de autor y de propiedad intelectual. "Todo autor, inventor, productor o comerciante gozarn de la propiedad exclusiva de su obra, invencin, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley". Como se puede constatar, la norma incluye la proteccin del derecho a la marca o nombre comercial ...." de conformidad a legislacin pertinente. La presente disposicin se encontraba contemplada en la Constitucin Nacional anterior de la siguiente manera: "Todo autor, inventor o investigador, es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento cientfico por el plazo que acuerde la ley". Se puede apreciar la ampliacin de la mencionada disposicin incluyndose en la actual el derecho marcario. Evidentemente, amn de la necesidad, constituye un abierto avance e intencin del sistema jurdico normativo nacional de destacar en su ley fundamental la proteccin al titular legtimo de una marca o nombre comercial, lo cual constituye un gran incentivo a las personas fsicas o jurdicas, locales o extranjeras, que deseen transparentar sus operaciones comerciales conciente de que sus productos o servicios se encuentran amparados bajo garantas con jerarqua constitucional. Disposiciones contenidas en el Cdigo Civil Independientemente del Art. 27 comentado precedentemente, se encuentra el Art. 355 de la citada legislacin ya transcripto, comentado por el Doctor De Gsperi quien refiere que la nulidad es una sancin civil establecida en la ley civil para los casos de contravencin a sus disposiciones, y que el establecimiento de la sancin de nulidad puede ser expresa o implcita. La nulidad puede resultar de la falta de las condiciones necesarias y relativas, sea a las cualidades personales de las partes, sea a la esencia del acto, lo que comprende principalmente la existencia de la voluntad, y la observancia de las formas prescriptas para el acto. Ella puede resultar tambin de una ley que prohiba el acto de que se trate. EL ARTICULO 1954 del citado cuerpo normativo expresa: "La ley garantiza al propietario el derecho pleno y exclusivo de usar, gozar y disponer de sus bienes, dentro de los lmites y con la observancia de las obligaciones establecidas en este Cdigo, conforme con la funcin social y econmica atribuida por la Constitucin Nacional al derecho de propiedad. Tambin tiene facultad legtima de repeler la usurpacin de los mismos y recuperarlos del poder de quien los posea injustamente. El propietario tiene facultad de ejecutar respecto de la cosa todos los actos jurdicos de que ella es legalmente susceptible; arrendarla y enajenarla a ttulo oneroso o gratuito, y si es inmueble, gravarla con servidumbres o hipotecas. Puede abdicar su propiedad y abandonar la cosa simplemente, sin transmitirla a otra persona." Al respecto nos comenta el Dr. Pangrazio, entre otros, que es de inters mencionar la obra del jurista francs Len Duguit, por la repercusin que tuvo en la concepcin del dominio prevaleciente en las legislaciones modernas. Para l y sus continuadores, la propiedad conserva su carcter individualista y en tal sentido es un derecho, pero este derecho es conferido por la ley, con miras a una funcin social. El propietario tiene el derecho o el poder de utilizar y aprovechar la cosa, pero este poder le sera reconocido mientras llenase esa funcin social de la propiedad. Junto a ese derecho se le impone obligaciones, como la de emplear la cosa en la satisfaccin de sus necesidades individuales o de las necesidades colectivas, la de no dejar sus bienes sin aprovechar o explotar y la de permitir el empleo de la cosa para fines de inters social". El Dr. Luis De Gsperi en su Anteproyecto de Cdigo Civil, al pi del Art. 2571, entre otros, sostiene que: "...la funcin social de la propiedad es, en nuestro das, un principio constitucional del Paraguay" (consagrado ya en el art. 21 de la constitucin de 1940). Prosigue "..La conciliacin del inters privado y del social en el ejercicio del derecho de propiedad es as un principio irreversible, que ningn jurista

podra objetar, salvo el riesgo a que se ofrece de ser invocado por demagogos para exclusivos fines proselitistas y el establecimiento de cabeceras de puente para la penetracin del comunismo, como hay ejemplos en nuestra Amrica".EL ARTICULO 1955, primera parte, seala: "El dominio se llama pleno o perfecto cuando todos sus derechos elementales se hallan reunidos en el propietario, y la cosa no est gravada con ningn derecho real hacia otras personas...". La accin de nulidad de marca - Autoridad competente para entender El Art. 248 de la Constitucin Nacional expresa: "Queda garantizada la independencia del Poder Judicial. Slo este puede conocer y decidir en actos de carcter contencioso. En ningn caso los miembros de los otros poderes, ni otros funcionarios, podrn arrogarse atribuciones judiciales que no estn expresamente establecidas en esta Constitucin, ni revivir procesos fenecidos, ni paralizar los existentes, ni intervenir de cualquier modo en los juicios. Actos de esta naturaleza conllevan nulidad insanable...". A su vez, el Art. 265 del citado cuerpo normativo seala: "Se establece el Tribunal de Cuentas. La ley determinar su composicin y su competencia...". En lo pertinente, la Ley 879/81 "Cdigo de Organizacin Judicial", en su Art. 30 dispone "Del Tribunal de Cuentas": "El Tribunal de Cuentas se compone de dos Salas, integradas por no menos de tres Miembros cada una. Compete a la primera entender en los juicios contenciosos-administrativos en las condiciones establecidas por la ley de la materia; y a la segunda el control de las cuentas de inversin del Presupuesto General de la Nacin, conforme a lo dispuesto en la Constitucin". En tanto no se dicte una ley que determine la composicin y la competencia del Tribunal de Cuentas, quedar vigente las disposiciones constitucionales mencionadas y el Art. 30 de la Ley 879/81. Segn el Dr. Francisco Bazn (Procedimiento de lo Contencioso-Administrativo), "...Pueden ser juzgados todos los actos administrativos, sean estatales o municipales, sin excepcin, sea cual fuere la jerarqua del rgano de que provinieren y sea cual fuese el carcter de dichos actos: reglados o discrecionales. An los actos de gobierno". El Prof. Salvador Villagra Maffiodo (Principios de Derecho Administrativo) seala "Que el Estado y la Administracin en todos sus niveles, sin excepcin, sean justiciables, es otra de las grandes conquistas del Estado de Derecho de nuestro tiempo. Nuestra Constitucin, adems de prescribir que slo el Poder Judicial "puede conocer y decidir en los actos de carcter contencioso", asigna al Tribunal de Cuentas, que forma parte del Poder Judicial, "competencia exclusiva en los juicios contencioso-administrativos". Demanda o recurso? No ha cesado el cuestionamiento de muchos autores en el sentido de calificar a la presentacin ante el Tribunal de Cuentas es una demanda o un recurso. El Profesor Villagra Maffiodo sostiene que el contencioso-administrativo es un recurso y tambin una demanda; lo primero porque se interpone contra una resolucin preexistente, y lo segundo porque con ella comienza un procedimiento completo, con todas las etapas del juicio ordinario. Para Hugo Alsina, el contencioso-administrativo no es propiamente un recurso, porque de la resolucin administrativa slo puede apelarse ante el superior jerrquico y no ante un rgano independiente, de manera que la accin contenciosoadministrativa es una accin ordinaria sometida a las formalidades procesales del Cdigo Procesal Civil, de la ley 879, que establece el Cdigo de Organizacin Judicial y de las leyes especiales sobre la materia. Es a lo que expresamente remite el art. 5 de la Ley N 1462. El Cdigo de Organizacin Judicial La Ley 879/81 en su Art. 11 estatuye que: "La competencia en lo civil, comercial, laboral y contencioso administrativo se determina por el territorio, la materia, el valor o cuanta de los asuntos, el domicilio o la residencia, el grado, el turno y la conexidad". El Art. 17 expresa: "En las acciones personales ser competente el Juez del lugar convenido para el cumplimiento de la obligacin, y a falta de ste, a eleccin del demandante, el del domicilio del

demandado, o el del lugar del contrato, con tal que el demandado se halle en l aunque sea accidentalmente..". El Art. 38 dispone: "Los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial conocern: a) de todo asunto o juicio cuya resolucin no competa a los Jueces de Paz Letrada, o a los Jueces de Paz del fuero respectivo...". El Cdigo Procesal Civil La Ley 1337/88 (Cdigo Procesal Civil) en su Art. 2 dispone: "La competencia del juez o tribunal en lo civil y comercial se determinar con arreglo a lo dispuesto por esta ley, por el Cdigo de Organizacin Judicial y leyes especiales". El Art. 207 expresa: "Las contiendas judiciales que no tengan establecido un procedimiento especial, se tramitarn conforme a las normas del proceso de conocimiento ordinario". Los procesos se denominan De conocimiento porque el Juez se informa plenamente de la relacin jurdica y de las causas y razones de la instauracin de la demanda. Es el proceso que ofrece mayores garantas para el ejercicio de los derechos en razn de que permite el amplio debate sobre la causa con investigacin y aclaracin de los pormenores de la cuestin. La Ley de Marcas La Ley N 1294/98 de Marcas en su Art. 15 expone: "El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho de uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los rganos jurisdiccionales las acciones y medi das que correspondan contra quien lesione sus derecho..." El citado cuerpo legal, ante las acciones civiles y Penales por infraccin, establece en su Art. 84: "El titular de un derecho de uso exclusivo de una marca registrada o de un nombre comercial podr entablar accin ante la autoridad judicial contra cualquier persona que cometiera infraccin de ese derecho...". Por lo mismo el Art. 54 prescribe: "La autoridad judicial ser competente para entender en una accin de nulidad de un registro..." Igualmente, la Ley marcaria en su Art. 52 prev la remisin del expediente, ventilado inicialmente ante la Direccin de la Propiedad Industrial, a la jurisdiccin judicial civil y comercial, cuando en existe un procedimiento de oposicin por la va reconvencional alegndose la cancelacin por el no uso de una marca. En atencin a las disposiciones legales transcriptas, forzoso es concluir que la autoridad competente para atender la accin de nulidad de una marca es el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de turno. Los presupuestos para promover la accin de nulidad de marca El artculo primero de la ley que regula el tema, ab initio , sostiene "Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios...". As, las marcas podrn consistir, por ejemplo en: palabras, emblemas, monogramas, sellos, vocablos de fantasa, nmeros, letras, etiquetas, envases, etc. No podrn registrarse como marcas (Art. 2 ley de marcas): los signos contrarios a la ley, la moral, las buenas costumbres o que puedan inducir a engao o confusin respecto a la procedencia, escudos, emblemas, distintivos de uso oficial, formas usuales de productos, un color aislado, nombres genricos, signos idnticos o similares a una marca registrada, los signos que infrinjan un derecho de autor o de propiedad, los nombres o sobrenombres que puedan relacionarse con personas vivas sin su consentimiento, los que contengan una indicacin geogrfica, etc. Precisamente los que transgredan

el listado con 11 incisos contenidos en el artculo segundo de la mencionada disposicin legal, podran ser demandados por nulidad de marca. El Art. 54 de la Ley pertinente, dispone que se promueve la accin de nulidad de un registro obtenido a) en contravencin a lo dispuesto en sta ley; y b) por medios fraudulentos o por quien no tena derecho a obtenerlo, o en perjuicio de quien tuviera mejor derecho". El Art. 55 textualmente expresa cuanto sigue: "La accin de nulidad proceder aunque no se haya deducido oposicin y prescribir a los cinco aos contados a partir de la fecha de concesin del registro pertinente. La accin de nulidad no prescribir cuando se haya actuado de mala fe o el registro obtenido constituya un acto nulo". Es importante precisar el concepto "mala fe" que segn el diccionario jurdico consiste en: Malicia o temeridad con que se hace una cosa o se posee o detenta algn bien. Posicin atribuible a quien formula una pretensin que sabe carente de fundamento o a quien realiza un acto sabiendo que es delictuoso o cuasidelictuoso o que contiene vicios en su ttulo. En el orden procesal tiene importancia porque da lugar a la imposicin de sanciones. En el orden civil es aplicable a muy diversas instituciones; tales como la contratacin sobre bienes cual si fueran libres, no obstante conocerse que se encuentran gravados o sometidos a litigio; as como a la donacin, la posesin, el matrimonio, etc. En el terreno penal, algunos actos realizados de mala fe pueden constituir delito de estafa.". En el lenguaje jurdico penal el obrar con mala fe se califica como conducta dolosa, es decir aquella persona que obra con intencin de daar. Sobre este tipo de dolo se exponen dos teoras: La primera, que el dolo es la representacin espiritual del mal que se pretende conseguir con la actividad desarrollada por el agente. O sea que el dolo es la previsin del mal que se desea. El agente, al concebir la idea criminosa, se representa mentalmente el resultado. La segunda, es la teora clsica enunciada por el maestro Carrara como "La intencin ms o menos perfecta de ejecutar un acto que se sabe contrario a la ley" . El delincuente concibe la idea y procura voluntariamente, por medio del comportamiento ilcito, la realizacin de los fines claramente conocidos, como violatorios de la norma legal. Contiene dos elementos bien definidos: 1) La representacin o sea la visin anticipada del hecho que constituye el delito (momento cognoscitivo o intelectual) y 2) La voluntad del hecho mismo momento volitivo o emocional). Es principio jurdico, aceptado unnimemente, que el dolo no es divisible ni comunicable de persona a persona, de manera que cada cual responde por sus hechos y no por los de los dems. En el mbito penal se da una definicin simple diciendo que "Dolo es conocer y querer la realizacin del tipo penal" . En el Cdigo Civil el Art. 290 seala al respecto: "Accin dolosa para conseguir la ejecucin de un acto, es toda asercin falsa o disimulacin de lo verdadero, cualquier astucia, artificio o maquinacin que se emplee con ese fin. Las reglas se aplicarn igualmente a las omisiones dolosas". Complementa el Art. 291 en estos trminos: "Para que el dolo cause la nulidad del acto se requiere que haya determinado la declaracin de voluntad y que ocasione dao. El dolo incidental slo obligar al resarcimiento del perjuicio". La primera condicin, entonces, para que el dolo cause la nulidad, es que haya sido la causa determinante de la declaracin de la voluntad del engaado, es decir, que sin el empleo del dolo el acto no se hubiera realizado; el dolo viene a ser la causa nica del acto, la razn determinante de l. Esta es una cuestin de hecho, dependiente de la prueba que se produzca y librada a la apreciacin del juez. Pero conviene observar que es necesario que su existencia haya sido plenamente probada; en caso de duda, es decir, cuando el acto que se dice viciado de dolo pudiera haber sido celebrado lo mismo sin la existencia de este vicio, la nulidad no puede ser pronunciada. Otro requisito (2do.) para que el dolo apareje la nulidad del acto cuando el mismo se ha realizado influenciado por ese hecho, es que ocasione dao. Naturalmente que en materia de nulidades, las causales deben ser concretas, no pueden darse sobre nulidades abstractas. Por ejemplo, sabemos que en materia procesal es un principio consagrado que la nulidad a mas de su materializacin debe causar dao, si as no ocurriera, no puede declararse la nulidad por la nulidad misma. Evidentemente el Art. 291 acepta el mismo principio y entonces seala que an ante la existencia del dolo que haya determinado la prestacin de la voluntad, si ese dolo no causa dao al que fue objeto del engao, no podr anularse el acto. Desde luego, los actos son anulables cuando violan la ley y causan perjuicios, consecuentemente un tercer requisito sera que debe tratarse de un dolo principal (en contraposicin del dolo incidental que no alcanza a viciar la voluntad porque versa sobre algn aspecto secundario del

acto), entendindose por tal aquella maniobra encaminada a viciar la voluntad, sin la cual no se hubiese podido arrancar la declaracin de la voluntad que se halla en discordancia con su Intencin; es decir, fue determinante para la realizacin del acto. El efecto del dolo principal es la anulabilidad del acto y el resarcimiento por los daos y perjuicios resultantes de la anulacin del acto jurdico. Esta nulidad es una nulidad relativa, por afectar intereses eminentemente particulares, y se puede sanear el vicio por medio de la confirmacin del acto. En nuestro Cdigo: acto anulable. Lo contrario a la mala fe es la buena fe, bien seala el Art. 372 del Cdigo Civil que "Los derechos deben ser ejercidos de buena fe..." . Esta buena fe significa que el hombre debe creer y confiar que una declaracin de voluntad surtir en un caso concreto sus efectos usuales, los mismos efectos que ordinariamente ha producido en casos iguales. La buena fe es el deber de lealtad que preside los negocios jurdicos; es considerada la regla de oro de la interpretacin de los contratos. La jurisprudencia argentina consigna que " La buena fe jurdica es la conviccin de obrar conforme a derecho, y dentro de este concepto se incluye la voluntad de obrar honestamente y la creencia en el propio derecho". Tambin seala que "La buena fe jurdica consiste en la ignorancia de actuar lesionando un inters ajeno debido a la creencia de la legitimidad del derecho adquirido". Seguidamente transcribimos algunos fallos nacionales sobre nulidad de marca. Conclusin El trabajo realizado ha intentado demostrar, por lo menos, parte de lo que en materia de nulidad de marca o nulidad de registro de marca debe tenerse en cuenta para hacer valer legalmente sus derechos en los tribunales ordinarios. Tambin a travs del anlisis breve de los casos presentados hemos tenido oportunidad de apreciar la resistencia, a veces con y otras sin razn de la contraparte, alegando en cuanto sea posible esencialmente la defensa de prescripcin de la accin, intentando confundir en materia de aplicacin de leyes, pues existen como en otras ramas del derecho, legislaciones variadas que inducen a fcil equivocacin o que dan pi a doble interpretacin o a criterios razonablemente discutibles en cuanto a su aplicacin, debido a, la Ley de marcas del ao 1979, luego la entrada en vigencia del Cdigo Civil desde el 1 de enero de 1987, la Constitucin Nacional de 1992, el Convenio de Pars Ley N 300/94 y la Ley vigente de Marcas N 1294/98, entre otras. Por lo mismo no podemos ocultar el aumento de este tipo de juicio en los tribunales, debido talvez a la mala organizacin de la institucin responsable del registro de marca y otros factores como carencia de medios para el mejor desempeo de sus funcionarios y el mejoramiento en la prestacin del servicio correspondiente. El Registro de la Propiedad Industrial no posee ni siquiera un local propio, mucho menos adecuado. De all ya arrancamos mal en cuanto a confiabilidad de registro de datos sobre marcas cuya solicitud se van presentando a diario, lo que induce fcilmente a una doble inscripcin de marca, cuyo efecto inmediato o mediato es precisamente el juicio por nulidad de marca. Por otra parte, en los ltimos tiempos han sido presentado demandas por nulidad de marca no slo en la Capital, sino en Tribunales como Ciudad del Este y Encarnacin, por la proliferacin galopante de falsificacin de marcas presentando burdas imitaciones realizadas indistintamente en nuestro Pas como en el exterior. Por lo mismo resulta de vital importancia el apoyo internacional recibido a travs de los convenios internacionales suscriptos por nuestro Pas como el ya citado. Este es un hecho, a mi criterio, que mantiene la esperanza de cierto grado de seguridad del comerciante especialmente aquel que ha lanzado al mercado artculos exitosos (venta masiva), si bien no se desconoce la lucha diaria contra la competencia desleal, posee la garanta o apoyo de otros pases quienes acompaarn su reclamo con grandes posibilidades de triunfar. No podemos dejar de destacar un aspecto importante que tambin da seales del inters en nuestro Pas en la proteccin de la propiedad de la marca, me estoy refiriendo a las penas imponibles en caso de infraccin a la ley de marcas (N 1294/98), como por ejemplo de penitenciara de uno a tres aos no eximible y multa de mil a tres mil jornales mnimos (jornal mnimo actual G.37.400) lo que equivaldra a un mximo la suma de G.112.200.000.

Consecuentemente, teniendo en cuenta estos elementos, podemos afirmar que contamos con proteccin legal para combatir la competencia desleal, slo deberamos mejorar en el coraje del ciudadano de denunciar las ilicitudes por una parte, y por la otra la misma conducta para el rgano que debe castigar al infractor. Bibliografa Constitucin Nacional con sus fundamentos. (Jos Manuel Plano de Egea) Constitucin Nacional comentada. (Francisco Centurin) Cdigo Civil Paraguayo. Derecho Civil (tomo II). (Francisco Centurin) Cdigo Civil comentado. Tomo I. (M. A. Pangrazio) Derecho de Marcas. (Jorge Otamendi) Introduccin al Estudio de los Hechos y Actos Jurdicos - 5. Ed. (Bonifacio Ros Avalos) Principios de Derecho Administrativo. (Salvador Villagra Maffiodo) Procedimiento de lo Contencioso-Administrativo. (Francisco Bazn) Diccionario de Ciencias Jurdicas (M. Ossorio) Diccionario Jurdico Jurisprudencial. (Martn E. Arriblzaga - Ed. Depalma - 2000). Revista Jurdica Paraguaya La Ley (2). (N 3, abril de 2000 y N 7, agosto de 2001). Cdigo Procesal Civil Comentado (H. Casco P.). Ley 879/81 - Cdigo de Organizacin Judicial. Ley N 751/79 de Marcas (anterior). Ley N 1294/98 "De Marcas" (vigente). Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723) (A) (*)(*)Miembro del Tribunal de Apelacin Itinerante Caso N 1 Juicio: "MAAHSA c/ IRIS SAIC s/Nulidad de Marca". En Primera Instancia el Aquo resolvi: 1) No hacer lugar, con costas, a la excepcin de falta de accin; 2) Diferir el pronunciamiento sobre la excepcin de prescripcin para el tiempo del fallo definitivo.Recurso de apelacin . Opinin del Magistrado doctor Riera Hnter : De las constancias de autos, surge que la actora promovi juicio de nulidad de la marca Matatodo, de propiedad de la demandada,

fundada en que dicha marca est formada por una denominacin que induce a engao o confusin respecto de las caractersticas, la aptitud y la finalidad del empleo de los productos de que se trata, razn por la cual dice, el signo carece de entidad marcaria y no puede constituir marca. Invoca como fundamento de la demanda las disposiciones de los incisos "a" y "d" del artculo 2 de la Ley 7 de Marcas. La parte demandada, respondiendo al traslado corrido, opuso contra la pretensin de la actora dos excepciones: la de la falta de accin y de la prescripcin. Funda la primera en que la firma actora no es la propietaria de la marca Matatodo tampoco ha probado el uso anterior de la marca. En cuanto a la prescripcin, sostiene que la misma se ha operado por haber transcurrido con exceso el plazo de dos aos que previene el artculo 49 de la ley que rige la materia, aplicable al caso en cuestin. Con respecto a la primera de las excepciones opuesta (la falta de accin), esta Magistratura ha sealado en reiterados precedentes jurisprudenciales que uno de los requisitos o condiciones elementales para la admisibilidad de las acciones en general, es precisamente la legitimacin procesal, activa y pasiva, en virtud de la cual la accin debe ser promovida por el titular del derecho y dirigida contra el obligado a la prestacin debida. La falta de legitimacin, sea activa o pasiva, configura la falta de accin, que en su caso, debe ser declarada incluso de oficio por el rgano jurisdiccional, desestimndose como consecuencia la demanda o pretensin. En el caso particular de autos, se advierte de inicio que la parte accionante no ha justificado con los instrumentos correspondientes ser titular o propietario de la marca Matatodo, como tampoco ha probado ser titular de las marcas que distinguen insecticidas Mapex y Matra, cuya titularidad sin embargo, se atribuye. Tampoco, como lo sostiene la parte excepcionante, ha probado (ni siquiera lo ha afirmado) haber hecho uso anterior de la marca que es objeto de nulidad en este juicio. Tal circunstancia, en principio, parecera abonar la posicin asumida por la parte excepcionante en el sentido de que la actora carece de inters, y consiguientemente, de accin para promover la presente demanda. Sin embargo la legitimacin activa en materia marcaria no puede ser restringida al punto que pretende la parte excepcionante, sino que debe ser concebida de manera ms amplia o lata. Al respecto, refiere Otamendi, que: "Quien solicita se declare la nulidad de una marca debe tener un inters legtimo. Este inters existe cuando el demandante posee una marca confundible con la marca cuya nulidad pretende. Tambin lo tiene quien pide la nulidad de una marca que ha sido opuesta a su solicitud y por ende constituye un obstculo a su registro. Y lo tiene el comerciante que invoca una presunta violacin de prohibiciones legales que son de orden pblico. El inters legtimo ha sido interpretado de manera amplia, puesto que comprende cualquier utilidad de la vida del solicitante, del oponente, o de quien dude la nulidad y abarca tanto las ventajas de ndole patrimonial como aqullas otras que an excediendo la pura dimensin econmica inciden en la esfera individual", (Jorge Otamendi, "Derecho de Marca", Abeledo Perrot, Bs. Aires, 1.989, pg. 321). En el caso en estudio, la parte actora ha solicitado la nulidad de la marca Matatodo, de propiedad de la demandada, no por ser la accionante propietaria anterior de la citada marca, sino porque ella constituye signo irregistrable por ser descriptiva o evocativa de aptitudes o de la finalidad de productos insecticidas y herbicidas, habiendo afirmado -afirmacin admitida por la parte excepcionante- que es titular de marcas de renombre y prestigio como Mapex y Matra, que distinguen, precisamente productos insecticidas cuya aptitud principal es la de exterminar o aniquilar o "matar todo" tipo de insectos. A criterio de esta Magistratura, deben admitirse dos extremos: 1) Que la marca Matatodo es de aqullas que podran conceptuarse irregistrables por los fundamentos ya sealados precedentemente. Tal signo, por su carcter evocativo y por su finalidad esencial, podra ser conceptuado como signo no registrable como marca para distinguir productos insecticidas o herbicidas, de la misma manera que no podra serlo la marca Blanca para distinguir productos lcteos, o la marca Fro para distinguir productos como hielos o helados; 2) Que la parte actora ha afirmado ser titular de la marcas como Mapex y Matra que distinguen productos insecticidas y esta afirmacin no solamente no ha sido

desmentida o negada por la parte excepcionante, sino que ha sido admitida expresamente, tal como surge de fs. 32 de autos. En consecuencia, sin que lo dicho implique un juicio sobre el fondo de la cuestin, debe concluirse que la parte actora se encuentra legitimada para promover la presente accin de nulidad marcaria. Concurriendo el requisito de la legitimacin activa, como tambin el de la legitimacin pasiva, la excepcin de falta de accin deviene improcedente, debiendo ser desestimada por la Magistratura como tal. En cuanto a la excepcin de prescripcin, la actora resiste la pretensin de la excepcionante al sostener que la demanda ha sido promovida para obtener la nulidad de una marca, cuyo registro ha sido obtenida por la demandada en forma fraudulenta y contrariando los principios de la buena fe, razn por la cual de acuerdo con el artculo 658 del Cdigo Civil, tratndose de la impugnacin de un acto nulo, la accin no prescribe. Al respecto cabe sealar lo siguiente: 1) Que la marca Matotodo, inscripta a nombre de la firma demandada, ha sido registrada en el ao 1990, siendo en consecuencia aplicable al caso las disposiciones de la ley 751, no as las del Convenio de Pars que fue ratificado por el Paraguay con posterioridad, por la Ley N 300 del ao 1994. 2) Que en fallos precedentes, especficamente en el Acuerdo y Sentencia N 103 de fecha 25 de setiembre de 1996, el Tribunal con el voto de esta Magistratura ha sealado que las disposiciones del Cdigo Civil en materia de prescripcin, o de imprescriptibilidad, no son aplicables a la materia marcaria por cuanto que si bien el Cdigo Civil constituye un cuerpo legal que ha entrado en vigor con posterioridad a la ley 751 de Marcas, no contiene disposiciones especficas en materia, marcaria, a diferencia de lo que ocurre con los artculos 48 y 49 de la Ley 751 que se refieren especficamente a la materia marcaria. El artculo 7 del Cdigo Civil precepta que las disposiciones especiales no derogan a las generales, ni stas a aquellas, salvo que se refieran a la misma materia para dejarla sin efecto, explcita o implcitamente. El artculo 658 del Cdigo Civil, que es ley posterior a la Ley 751 de marcas, no hace referencia a la materia ni a la prescripcin de las acciones de nulidad marcaria ni expresa, ni tcticamente, razn por la cual sus disposiciones (las del Cdigo Civil), no derogan a las especficas de la Ley 751). El artculo 49 de la Ley 751 establece que la accin de nulidad (no distinguiendo entre actos nulos o anulables), prescribe a los dos aos, plazo que obviamente, debe ser computado a partir de la inscripcin o registro de la marca que es objeto de nulidad. En el caso, la Marca Matatodo, inscripta a nombre de la demandada, ha sido registrada en fecha 30 de octubre de 1990, conforme se desprende de instrumento de fs.7 (que aunque no se encuentra autenticado tiene validez para la actora porque ha sido presentado por ella misma). La demanda de nulidad, en cambio, ha sido promovida en fecha 4 de febrero de 1998, conforme se acredita con el cargo actuarial obrante a fs. 14 de autos, como resulta obvio, la accin ha sido promovida luego de haberse operado la prescripcin, razn por la cual la excepcin de ese mismo nombre opuesta por la parte demandada, debe ser admitida por la magistratura por hallarse la misma ajustada a Derecho. Por los fundamentos expresados precedentemente corresponde en consecuencia, que el Tribunal confirme el apartado primero del auto en alzada, a excepcin de la imposicin de las costas, ya que este accesorio no puede imponerse por cada defensa o excepcin que fuese opuesta, sino atendiendo al resultado final que se desprende del fallo dictado. Asimismo, corresponde que el Tribunal revoque el apartado segundo del auto apelado, en el sentido de admitirse la prescripcin, con costas en esta instancia. Los Dres. Ros Cabrera y Paiva Valdovinos opinaron en disidencia parcial : Ambos sostuvieron que se adhieren al primer punto (confirmar el rechazo de la excepcin de falta de accin). En cuanto al segundo punto (admitir la excepcin de prescripcin), sostienen que la resolucin de la instancia anterior debe permanecer, de lo contrario se estara prejuzgando sobre el resultado final del pleito.

Comentario: Del precedente fallo se pueden rescatar las siguientes cuestiones: a) Que la accionante se encuentra legitimada para demandar la nulidad de la marca Matatodo, no porque no sea titular de la marca cuestionada ni porque tampoco ha probado el uso anterior de la misma, sino porque la denominacin Matatodo constituye signo irregistrable. Esta decisin coincide con las disposiciones previstas en la ley N 751, Art. 2 incs. a) y d) respectivamente y que actualmente corresponden a la Ley 1294/98, Art. 2 incs. a) y e) referentes a la finalidad del empleo (insecticida) y al nombre genrico (matatodo); y b) Este punto contiene previamente una decisin tcnico-procesal que consiste en la resolucin - por uno de los Conjueces - como previa de la excepcin de prescripcin, en contraposicin de los otros dos Magistrados de dicha Sala por los fundamentos ya transcriptos precedentemente. Modestamente, me adhiero a la decisin adoptada por el Miembro preopinante Dr. Riera Hnter, en razn de que estamos frente a un juicio ordinario cuyas excepciones se encuentran enumeradas en el Art. 224 del Cdigo Procesal Civil, expresando que "Slo sern admisibles como previas las siguientes excepciones..." entre las que se encuentra la de prescripcin, cuando pudiera resolverse como de puro derecho" . Se denominan excepciones previas a todas aquellas que, en caso de prosperar, hacen innecesaria la tramitacin del proceso . El caso de autos fue planteada por cuestiones de cmputo de plazo, consecuentemente corresponde que sea resuelta como previa y de puro derecho, ya que slo era cuestin de cmputo de plazo y determinar cual es ley aplicable al caso, en otros trminos, el Juez ya tena los elementos para resolver la defensa interpuesta pudiendo entonces decidir y terminar el pleito en menor tiempo. La sentencia as resuelta, pone fin al proceso, ganando tiempo y evitando un intil e innecesario desgaste fsico y econmico para las partes en la tramitacin de todo el proceso, para resolver recin al final de la causa como primer punto la prescripcin planteada. La otra cuestin versa sobre la determinacin de la ley aplicable en materia de prescripcin dando prevalencia a la aplicacin de la ley especial, atendiendo a lo previsto en el Art. 7 del Cdigo Civil. Caso N 2 Juicio: "Sudan Ind. e Com. de Cigarrillos Ltda. c/ Tabacalera Boquern SA s/ Nulidad de marca" En Primera Instancia se decidi entre otros: 1) Diferir el estudio de la excepcin de prescripcin para el momento de dictar sentencia definitiva; 2) No hacer lugar a la Excepcin de arraigo articulada por la parte demandada. Apelacin : El recurrente fundamenta su escrito a fs. 140/143 y se agravia de la resolucin del Inferior, manifestando que el mismo difiri el estudio de la Excepcin de la prescripcin, para el momento de dictar sentencia definitiva, con el argumento de que en estos autos, se ha alegado hechos controvertidos que deben ser probados y requieren ms elementos de conviccin para poder emitir un fallo al respecto. Sostiene adems, que la prescripcin es de puro derecho, pues se debe aplicar el plazo previsto por la Ley de marcas y no el Art. 658 de Cdigo Civil, en concordancia con el Art. 357. Aade que en cuanto la decisin de desestimar la excepcin de arraigo que plante, no est arreglada a derecho, atendiendo a que el pronunciamiento sobre la prescripcin debe precederle, y nicamente en el caso de que sta sea rechazada, corresponder se emita fallo sobre aquella otra defensa previa. Agrega de no ser as, hacindose lugar a la primera, resultar innecesario ya expedirse sobre la ltima y por tanto no cabr condena alguna respecto a las costas del arraigo. La parte contraria contesta el memorial, en los trminos del escrito de fs. 144/148, y expone los argumentos sealados a continuacin. En primer lugar, manifiesta que la prescripcin de la accin, debe juzgarse en funcin a la buena o mala fe del demandado, hecho que no poda evaluarse en el estado incipiente del juicio, por lo que la decisin del Inferior estuvo ajustada a derecho. Agrega que la excepcin de arraigo no es procedente en este caso teniendo en cuenta el Art. 137 de la Constitucin Nacional, que se refiere a la prelacin de las leyes en el ordenamiento jurdico. Sigue diciendo que su mandante, es una firma extranjera, pero que rige respecto de sta el Convenio de Pars, sobre cuestiones marcarias, que expresamente lo exonera del arraigo. En autos se discuten dos excepciones, que han sido opuestas como previas: la de arraigo y la de prescripcin.

En primer trmino, debemos tratar la Excepcin de la prescripcin. Es sabido que para la Excepcin de prescripcin pueda ser resuelta como de previo y especial pronunciamiento, la cuestin a decidir debe ser de puro derecho. Si existen asuntos o hechos que probar, ya no puede resolverse como previa o deber considerarse con la sentencia, siempre que dan las condiciones del Art. 223 del Cd. Procesal Civil. En el presente caso, se trata de una marca registrada en el Paraguay en diciembre de 1.987. El tratado de Pars, ratificado por la ley del ao 1994 no se puede aplicar en tal registracin, puesto que la aplicacin retroactiva de la Ley no est permitida, salvo ciertos casos especiales. Debe verse pues, cul es la Ley aplicable al caso. La normativa aplicable es la existente al tiempo de la registracin: la Ley 751/79 de Marcas y el Cdigo Civil, en tanto sea pertinente. En ste ltimo punto, se debe recordar que el Cdigo Civil es posterior a dicha Ley de marcas y si bien sta no ha sido derogada en su totalidad por aquella, el Cdigo Civil en su Art. 2810 expresamente dice que quedan derogadas todas las disposiciones contrarias al mismo, ya sea que se encuentren contenida en una Ley general o especial. Sin dudas, el Art. 7 del Cdigo Civil contiene un principio general que regula las reglas de la derogacin expresa y tcita, en el que establece que las leyes generales no derogan a las especiales. Sin embargo el artculo in fine hace la salvedad para el caso de que se refiera a tales leyes y las derogue implcitamente o explcitamente. Pues bien, el Art. 2810 contiene las disposiciones normativas que regulan la cuestin de la vigencia en el tiempo de las leyes especiales anteriores al Cdigo Civil, y si bien en l no se menciona directamente la materia marcaria, se entiende de la redaccin del ltimo enunciado que las leyes especiales que se contrapongan al Cdigo, sern tambin derogadas. En suma el Cdigo Civil ha dispuesto una regulacin especfica respecto de la vigencia de las leyes especiales anteriores a l y es la que debe aplicarse para la resolucin de ste caso. La actora ha invocado la existencia de hechos que segn sus afirmaciones, demostraran que la registracin atacada configura un acto nulo, dado que quien registr la marca habra conocido de la titularidad anterior de sta a favor de otra persona. Con ello se incursara dentro de la enunciacin del Art. 357 del Cdigo Civil, que se refiere a los actos nulos. Entonces, la parte demandante ha alegado que la registracin se pretende impugnar es un acto nulo, pues su contenido y objeto son ilcitos, ya que persiguen la apropiacin indebida de una marca ajena. En cuanto en el Art. 658 que los mismos son imprescriptibles. Se concluye pues, que se ha alegado hechos especficos que determinarn si el acto es nulo o no y sujeto por tanto a prescripcin o no, segn se resuelva. Tales circunstancias alegadas deben ser objetos de prueba y por lo tanto, escapan a la manera de aplicacin del derecho que exige la resolucin de la Excepcin de prescripcin como previa. Ahora bien, el apelante se agravia porque alega que el juez inferior difiri la excepcin planteada como previa, para ser estudiada como cuestin de fondo y no se pronunci admitiendo o rezando la excepcin como deba hacerlo. Pues bien, al diferir el estudio de una excepcin de previo especial pronunciamiento, obviamente se la est rechazando como previa. Es en este sentido que debemos interpretar la resolucin del Inferior, sin prejuicio de lo dispuesto en el art. 233 del Cdigo Procesal Civil. En lo que respecta a la Excepcin de arraigo, es de destacar que nuestro Pas, es signatario del Convenio de Pars, ratificado por Ley 300/94. Este Convenio tiene prelacin sobre las Leyes nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el art. 137 de la Constitucin Nacional. En base a este convenio, las partes suscribientes se encuentran liberadas del requisito de arraigo. Pues no otra cosa puede interpretarse de la lectura del art. 3, del citado convenio, cuando expresamente prohibe la imposicin a los pases signatarios de condiciones relativas al domicilio en el pas donde la proteccin se reclame. El arraigo es claramente una imposicin relativa al domicilio del actor, de conformidad con los trminos del art. 225 del Cd. Procesal Civil. Por las razones apuntadas, corresponde confirmar el auto apelado. El presente fallo fue emitido por el Tribunal de Apelacin en lo Civil y Comercial Tercera Sala de la Capital. Comentario: Se trata de un caso diferente de excepcin de prescripcin, en el cual la cuestin no pudo ser resuelta como previa, debido a que los argumentos de dicha defensa ameritaban la apertura de la causa a prueba, debido que existan hechos que probar. En ese caso s me parece correcto diferir el pronunciamiento de la excepcin de prescripcin para el momento de dictar sentencia definitiva. La otra cuestin resuelta, es el tema del arraigo tambin planteado por la demandada, en el cual con recto criterio el Tribunal deliberante sac a luz el Art. 137 de la

Constitucin Nacional que prescribe el orden de prelacin de la leyes, que como sabemos, los tratados y convenios internacionales se encuentran en segundo lugar de aplicacin, refirindose concretamente al Convenio de Pars, ratificado por nuestra Pas conforme Ley 300/94, cuyo artculo tercero exonera al Pas signatario de condiciones relativas al domicilio que refiere directamente al arraigo.Caso N 3 Juicio: "Klaukol SA c/ Carlos Guido Chamorro s/ Nulidad de marca". Trib. de Apelacin Civil y Comercial 3. Sala. El Juez de Primer Grado resolvi entre otros: 1) Rechazar la excepcin de prescripcin; 2) Hacer lugar a la demanda sobre nulidad de registro de marca; 3) Declarar nulo el registro de la marca Klaukol, Clase 19, inscripto en la Direccin de la Propiedad Industrial a nombre del accionado. Opinin de la Dra. Mara Mercedes Buongermini: (Resumen).En primer trmino, debemos sealar que por A.I. N 758 de fecha 18 de noviembre de 1.998, obrante a fs. 113/115, este tribunal resolvi rechazar la excepcin de prescripcin opuesta al progreso de la demanda como previa, en razn de que la prescriptibilidad de la accin estara sujeta a circunstancias fcticas, este auto Interlocutorio ha pasado a autoridad de cosa juzgada. En el caso sub examine, tales circunstancias se referan a la cuestin de hecho, de si tal marca habra sido registrada de mala fe, por el demandado, con lo cual se configurara el supuesto de imprescriptibilidad de los autos nulos. Es pues, punto central del debate la defensa de fondo sustentada en la relacin con la cuestin de la existencia o no de mala fe, en el Titular del registro de la marca en nuestro pas. Por otra parte la legitimacin para pedir la nulidad; esto es la propiedad industrial sobre la marca en el extranjero, ha sido acreditada por el actor en virtud de las instrumentales obrantes a fs. 127 a 217 de autos. En cuanto a la existencia o no de la mala fe, debemos empezar por precisar el contenido conceptual de ella. En este caso debe entenderse por mala fe, el estado subjetivo del registrante en relacin con su conocimiento de si tal registro vulneraba o no derechos de exclusiva de terceros. En caso de que al momento del registro, el hoy titular hubiera conocido o razonablemente podido conocer el registro previo, y por ende, la titularidad preexistente de la marca a favor de otros sujeto, la mala fe, se habra configurado. Examinados estos autos, se advierte que el demandado en su escrito de contestacin, a fs. 122, manifiesta que "... ante el crecimiento importante de venta de los productos de la marca "Klaukol" (...) crey conveniente registrarla...". Ello indica claramente que en el mercado comercial donde el demandado realizaba sus actividades como profesional arquitecto, la existencia de la marca para esa clase y categora de productos de la construccin le era conocida, y como exista la marca, va de suyo que tambin ello presupone la existencia de un titular de la misma, an cuando esa titularidad se haya registrado en el extranjero. En suma, que no puede alegar haber conocido la marca y presumir que ella no tena o no tiene titular: Otra circunstancia que abona tambin sta conclusin es el hecho de que la actora afirm tener una relacin contractual con el demandado que involucraba la citada marca y por la cual se le otorgaba a este ltimo la representacin exclusiva de la marca. Este hecho no fue negado por el demandado, la negativa genrica contenida a fs. 121, no es suficiente; el hecho debe considerarse como suficientemente probado, atendiendo a las consideraciones antes vertidas, an cuando la prueba instrumental respectiva no haya sido admitida en juicio. La circunstancia alegada por el demandado, en Primera Instancia, para excluir la mala fe y referida al "pleno conocimiento de que (la marca) no estaba registrada a favor de nadie en la Repblica del Paraguay..." que con su proceder no estaba vulnerando derechos adquiridos de terceros", merece una especial consideracin. En efecto, como hemos sealado ms arriba, la mala fe en el sujeto agente es siempre, en casos como ste, una disposicin subjetiva. No rige en nuestro pas el criterio objetivo de la buena fe registral, propio de otros sistemas. La buena fe que puede surgir de la falta de Registracin en el pas a nombre de un tercero solo crea una presuncin en su favor de que la buena fe, entendida sta en trminos subjetivos de conciencia, existe como tal. Pero dicha presuncin por

ser solo eso: una presuncin; admite la prueba en contrario, es decir, la demostracin de que el sujeto conoca o la probabilidad razonable de conocimiento acerca de la existencia de la marca y su titular: Este conocimiento de la existencia de un titular extranjero de la marca, se dio en el accionado, segn se ha expuesto ms arriba; con lo cual, la presuncin resultante de las constancias del Registro Nacional qued destruida. Habindose probado la titularidad en el accionante y la mala fe en la registracin por parte del accionado; la Defensa de prescriptibilidad no es procedente, y consecuentemente, si lo es la accin de Nulidad. La sentencia apelada debe ser confirmada. El voto tiene la adhesin total de los dos miembros integrantes de de dicha Sala, Dres. Martnez Prieto y Torres Kirmser. Comentario: El caso refiere sobre el titular de una marca extranjera denominada KLAUKOL (productos relacionados con la construccin) quien demanda en Paraguay la nulidad del registro de dicha marca en nuestro Pas. En la Excepcin de prescripcin planteada por la defensa se debate el tema sobre la demostracin de la mala fe invocada por el actor, o sea sobre argumentos que eventualmente exigiran demostracin previa a la decisin judicial, cir cunstancia que arrastra la excepcin hasta la sustanciacin total de la causa. Trabaja aqu plenamente el Art. 55 de la ley que regula la materia que en lo pertinente consigna "...La accin de nulidad no prescribir cuando se haya actuado de mala fe..." , en concordancia con el Art. 224 inc. 'g' del cdigo de forma aplicado, digamos en su segunda forma, es decir como una cuestin de hecho. En su oportunidad el actor dej acreditado la existencia de una relacin contractual interpartes, las manifestaciones del demandado, las presunciones surgidas a travs de la actividad del demandado y su profesin (Arquitecto). Estos elementos convencieron tanto en primera como en segunda instancia para calificar la conducta del demandado, con respecto al caso, como de mala fe, hecho que dej expedito el camino para el rechazo de la excepcin de prescripcin y dar lugar a la demanda por nulidad de registro de marca. Caso N 4 Juicio: "Cervecera Modelo SA c/ Cervecera Internacional SRL s/ Nulidad de marca". Trib. de Apelacin Civil y Comercial 2da. Sala. El Juez Aquo resolvi: Hacer lugar a la demanda de nulidad de registro de marca y en consecuencia orden la anulacin del Registro de la marca S.D. Etiqueta sin denominacin especial, clase 32 (cerveza). Resumen del voto del Dr. Bez Maiola: La discusin se circunscribe a la marca figurativa, respecto de la cual la demandada expresa a f. 92 que la misma, "...consiste esencialmente en una corona de 4 curvas que forman las guirnaldas y con una cruz en la parte superior y lo que es ms importante, reivindica expresamente los colores rojo y dorado en tanto que la corona que aparece en la etiqueta de la firma oponente, entre tantos otros elementos, es una corona diferente no formada por 4 curvas y por sobre todas las cosas expresamente declaran no reivindicamos derechos sobre los colores, es decir, lo excluyen y con ello es aun ms lejana cualquier hiptesis de confusin". Las partes han arrimado referencias doctrinarias y jurisprudenciales a fin de sustentar sus pretensiones y, aunque pareciera que los aportes debido al inters respectivo conllevan diferencias, por el contrario, explicitan una misma intencin, cual es, evitar que el dibujo, la parte literal o ambas, produzcan confusin entre uno y otro producto u objeto que se oferta al consumidor o adquirente. De ah que aunque se tratare de "...dos etiquetas totalmente distintas salvo en su parte central, como elemento caracterstico apareciera la figura de un ciervo. Para el pblico, ambas sern de la marca Ciervo, tal como ocurre en el caso de autos..." dice textualmente a f. 18 la parte actora. La accionante (f.92 vta.), trae como comparacin, que en la produccin de cigarrillos se tiene generalmente como emblemas un escudo y dos leones rampantes.

En materia de cervezas el dibujo de corona real aparece en muchas etiquetas en todo el mundo. Sentada la base apreciativa para considerar si hay o no usurpacin, entendindose por tal el aprovechamiento ilegtimo de un derecho ajeno producido por la confusin o falta de discernimiento para poder distinguir el emblema, dibujo o denominacin. Como toda accin debe tener como sustento un inters, la confusin provocada permite as al usurpador provocar una eleccin en base a la fama o prestigio que ha conseguido otro productor. Las dos coronas del sub examine, son susceptibles de producir dicha confusin de tal suerte que un habitual consumidor de los productos de Cervecera Modelo S.A. adquiera por equivocacin los productos de la Cervecera Internacional S.A.?. Partiendo de que los impresos son efectivamente coronas reales stas producen confusin cuando no se puede distinguir fcilmente una de la otra. Para que ello merezca reconocimiento judicial, deben ser en principio o no distinguibles o que, aun sindolo tal diferenciacin sea muy difcil sin una minuciosa observacin. La corona representativa del producto Corona, adems de dicha inscripcin tiene como signos llamativos una cruz en la parte superior y dos dragones a ambos costados, los que vienen a constituirse en el elemento ms resaltante. Por el contrario, el registro de la Corona a nombre de Cervecera Internacional S.R.L. es un dibujo mucha ms simple, en el cual no se aprecia ningn otro distintivo. Por el motivo sealado a simple vista, si el adquirente se gua slo por los dibujos, las coronas identifican fcilmente una u otra procedencia. As tambin hay que tener en cuenta cul es el producto ofrecido. En efecto la propaganda que conlleva una reproduccin grfica no tiene el mismo efecto si representa productos distintos a la cerveza. En el caso del comprador o mejor, el consumidor de bebidas alcohlicas y de cerveza en particular, no se puede negar que ste no adquiere el producto con descuido o desatencin sino que lo hace conforme al gusto de su preferencia. Debido a ello, el consumidor distingue entre dos o tres clases de cervezas que tienen un mismo productor inclusive (v. gr, cerveza comn, cerveza especial, cerveza extra, etc.). As entonces que con solo observar la realidad, el consumidor va a pedir simplemente "una corona" o "una krone". Surge entonces que el derecho de Cervecera Modelo S.A., conculcado supuestamente en la materializacin del perjuicio por confusin no tiene base suficientemente slida para proscribir la marca de la accionada para la promocin y comercializacin de su cerveza. Por la razn apuntada, el fallo del A quo tiene que ser revocado. En cuanto a la mala fe en que ha incurrido Cervecera Internacional S.R.L., obviamente no resulta posible con la revocatoria del fallo de la instancia previa. Las costas, de conformidad al art. 192. As voto. Los magistrados que integraron dicha Sala Dres. Barriocanal y Torres Kirmser se adhirieron al precedente voto. Comentario : El pleito gir sobre el pedido de cancelacin de la marca figurativa sin denominacin, pero argumentando que el dibujo de la marca registrada de su propiedad (dibujo de una corona real en la etiqueta de la cerveza que produce) es similar a la registrada indebidamente por la demandada, es decir se presta o se puede prestar a confusin por el consumidor. El miembro preopinante sostuvo que los dibujos de corona de ambas partes exhibidas en los envases de cerveza que presentan al mercado no son iguales y que el consumidor de esta bebida adquiere conforme al gusto de su preferencia, distinguiendo perfectamente su categora (comn o especial, por ejemplo). Se advierte entonces en el presente caso que pueden variar considerablemente los criterios de apreciacin sostenidos por uno y otro juez de diferentes instancias. Este fallo est sujeto a un recurso de apelacin ante la Corte Suprema de Justicia, que lo desconozco, debiendo tener en consideracin tambin que al parecer la firma demandada ya no se encuentra vigente en plaza, hecho que pone en duda el seguimiento del caso hasta la ltima instancia. Adems si as fuere, el inters del actor por hacer valer la decisin de primera instancia pierde consistencia por el hecho de que ha desaparecido la competencia en el mercado local.