Universidad de Concepcin Facultad de Ciencias Jurdicas y Sociales Escuela de Derecho Memoria de prueba

El Conflicto entre Los Nombres de Dominio y Las Marcas Comerciales

Miguel Chaparro Zenteno

CAPITULO I INTRODUCCION. 1.- PROLOGO Internet, la red de redes, se ha convertido en la nueva frontera del derecho, un nuevo mbito en que surgen nuevos sujetos y objetos del derecho, nuevas formas de contratar, nuevos conflictos de relevancia jurdica y tambin nuevas formas de solucin de las controversias 1. En esta nueva frontera resulta frecuente constatar la insuficiencia de los sistemas tericos hasta ahora existentes, los cuales creados en otros tiempos para objetos jurdicos tradicionales no nos sirven del todo al momento de analizar las realidades que nos impone el mal denominado mundo virtual de Internet Y es que esta red tiene la particularidad de no tener prcticamente ningn tipo de regulacin jurdica especfica, por otro lado ella carece de territorialidad, razn por la cual el jurista deber realizar un esfuerzo extra para intentar resolver los problemas planteados por esta nueva tecnologa, con el auxilio de normas que no se crearon para resolverlo. Sin embargo estas normas tradicionales traslucen principios a cuyo auxilio debemos acudir. Mientras que muchos de los problemas que se suscitan en la red de redes pueden llegar a ser analizados y resueltos tomando como base las nociones tradicionales del derecho de marcas, otros presentan una serie de interrogantes que requieren de un mayor y ms profundo anlisis para su correcta resolucin. Una de estas interrogantes es la manera de resolver el gran nmero de conflictos que en nuestro pas y en el mundo surgen entre los titulares de derechos marcarios y los que lo son de nombres de dominio. Este trabajo pretende entregar una visin actual de dicho problema y exponer las diversas soluciones que recientemente se han propuesto e implementado para resolver dichos conflictos. Sin embargo, antes resulta necesario analizar tanto los principios bsicos de Internet como la naturaleza y funcin de los nombres de dominio, nica manera de comprender a ambos extremos de este conflicto entre dos signos distintivos: los nombres de dominio y las marcas comerciales. 2. INTERNET Y NOMBRES DE DOMINIO
Como dice el santo Padre Juan Pablo II Internet es ciertamente un nuevo foro, entendido en el antiguo sentido romano de lugar pblico donde se trataba de poltica y negocios, se cumplan los deberes religiosos, se desarrollaba gran parte de la vida social de la ciudad, y se manifestaba lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. "Internet: un nuevo foro para la proclamacin del Evangelio "XXXVI Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. http://www.aciprensa.com/Docum/internet.htm.
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A) Historia de Internet. Contrariamente a lo que normalmente se piensa, la Internet no es algo nuevo, lleva con nosotros unas cuantas dcadas. Los inicios de Internet se remontan a los aos 60. En plena guerra fra, Estados Unidos crea una red exclusivamente militar, con el objetivo de que, en el hipottico caso de un ataque ruso, se pudiera tener acceso a la informacin militar desde cualquier punto del pas. Esta red se cre en 1969 y se llam ARPANET 2. La idea bsica era crear una red de computadora en que la estructura bsica no descansara en un computador central sino que en diversos nodos o computadores, de modo que la destruccin de uno de ellos no significara la perdida de las comunicaciones entre las computadoras que se mantuvieran. En principio, la red contaba con cuatro ordenadores distribuidos entre distintas universidades del pas. Dos aos despus, ya contaba con unos 40 ordenadores conectados. Tanto fue el crecimiento de la red que su sistema de comunicacin se qued obsoleto. Entonces dos investigadores crearon el Protocolo TCP/IP, que se convirti en el estndar de comunicaciones dentro de las redes informticas (actualmente seguimos utilizando dicho protocolo). ARPANET sigui creciendo y abrindose al mundo, y cualquier persona con fines acadmicos o de investigacin poda tener acceso a la red. Las funciones militares se desligaron de ARPANET y fueron a parar a MILNET, una nueva red creada por los Estados Unidos. Posteriormente la NSF (National Science Fundation) crea su propia red informtica llamada NSFNET, que ms tarde absorbe a ARPANET, creando as una gran red con propsitos cientficos y acadmicos. El desarrollo de las redes fue abismal, y se crean nuevas redes de libre acceso que ms tarde se unen a NSFNET, formando el embrin de lo que hoy conocemos como INTERNET 3. El desarrollo de NSFNET fue tal que hacia el ao 1990 ya contaba con alrededor de 100.000 servidores. El CERN (Centro Europeo de Investigacin de Partculas) crea las pginas web, con el objetivo de comunicarse con otros cientficos europeos 4. En 1993 un estudiante norteamericano escribi el cdigo del primer explorador web, el Mosaic, que se distribua de forma gratuita por la red, y permita tener
Barry M. Leiner, Vinton G. Cerf, David D. Clark, Robert E. Kahn, Leonard Kleinrock, Daniel C. Lynch, Jon Postel, Lawrence G. Roberts, Stephen Wolff. "Historia de Internet", ATI (Asociacin de Tcnicos de Informtica), 1994. http://www.ati.es/DOCS/internet/histint/ 3 Internet History and Growth, por William Slater III - Chicago Chapter of the Internet Society. http://www.isoc.org/internet/history/
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Ver mas sobre la historia del hipertexto y el lenguaje HTML "HyperText Mark-up Language"., en http://html.conclase.net/articulos/historia
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acceso a grficos y documentos de texto dentro de Internet. Esto supuso una autntica revolucin, y a partir de ese momento, Internet no ha parado de crecer. En el ao 1996 existan cerca de 90.000 sitios web, hoy ese nmero se eleva a varios millones 5. Actualmente es casi imposible calcular los sitios web que existen y los servidores a los que tenemos acceso. Internet se ha desarrollado en esta ltima dcada mucho, y en parte es debido a los fines comerciales de las empresas. Internet ya no es la red de investigacin o militar para lo que fue creada, ahora Internet es, ante todo, un negocio, y eso ha sido lo que ha empujado su desarrollo. B) Naturaleza y alcances de la red de redes La doctrina es unnime al concebir Internet como la red de redes por excelencia 6, pues ciertamente, hoy da tiene una vocacin universal, agrupando o conectando entre s infinidad de redes que existen en el mundo, de forma que entre los ordenadores conectados se est, de modo continuado, intercambiando informacin. As, Internet o, como se dice grficamente, la autopista de la informacin, constituye de hecho la mquina copiadora y transmisora de datos ms grande del mundo. Es, en definitiva, la mayor de las bases de datos que se puedan concebir. Con todo, junto a esa facilidad - en s mismo encomiable - de intercambio y acceso a la informacin, se encuentra, en el reverso de la moneda, la puesta en circulacin de esos datos y el ofrecimiento de productos y servicios. Ello conduce a otra de sus concepciones. Expresiones como mundo virtual, ciberespacio, mercado digital, no son extraas a la hora de calificar Internet. Los nombres de dominio se configuran como el principal signo distintivo y diferenciador de ese nuevo medio7. De ah, por un lado, las estrechas relaciones que presenta esta figura, en su utilizacin comercial, con las marcas y los signos distintivos en el trfico mercantil, y por otro, los intentos de influir en su configuracin tanto de los diferentes agentes que intervienen en la Red como de los poderes establecidos en la actualidad. Mltiples son las caractersticas de la red de redes, pero entre ellas nos interesa destacar las siguientes: 1).- Internet no cuenta con un punto central de autoridad y control. En comparacin con otras instituciones sociales, se ha desarrollado de forma espontnea y autnoma. Su desarrollo tcnico se ha guiado por los protocolos establecidos mediante la participacin en los procesos de toma de
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Ver estadsticas actualizadas en http://www.abcdelinternet.com/stats.htm

Ver Flores, Edgardo El Uso de la Tecnologa de la Computadora e Internet, en http://www.alfaredi.org/i/ico/pdf.gif

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Maestre, Javier. "Naturaleza y alcances de la red de redes", INJEF.com: Informacin jurdica, econmica y fiscal. ao 2000. http://www.injef.com/php/index.php?option=articles&task=viewarticle&artid=46

decisin por rganos privados como IANA y su sucesora la ICCAN. Sin embargo, no ha habido una entidad normativa central que haya ejercido una autoridad jurdica completa sobre Internet. 2).- Internet es plurijurisdiccional. Los usuarios pueden tener acceso desde cualquier parte del planeta. Debido a su tecnologa de conmutacin de paquetes, la informacin puede viajar a travs de diversos pases o jurisdicciones para llegar a su destino 8. Es un medio mundial transpuesto al sistema histrico de jurisdicciones fsicas separadas. 3).-Internet no tiene una reglamentacin especfica. Se ve afectada por la legislacin y los reglamentos que se aplican generalmente en las distintas jurisdicciones del mundo. Sin embargo, hasta ahora en general ha habido pocos ejercicios de autoridad legislativa nacional dirigidos especficamente a Internet y no se ha diseado ningn instrumento jurdico internacional especfico para regular Internet. Estas caractersticas especiales de Internet entraan diversas consecuencias en la formulacin de polticas relativas a cualquier faceta de la operacin de Internet. El carcter plurijurisdiccional y multifuncional de Internet significa que, inevitablemente, habr muchos intereses diferentes en diversas partes del mundo que tratarn de formular polticas especficas.

Quagliano, Enrique ,"Las Cuestiones Legales de Internet", pc.com.ar/bajar/cuestionesII.doc

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en http://www.recursos-

3. FUNCIONAMIENTO Y ESTRUCTURA DE LOS NOMBRES DE DOMINIO Antes de describir desde un punto de vista jurdico los nombres de dominio, es imprescindible desbrozar el camino y explicar, en forma breve, cmo se integra un nombre de dominio y cul es la funcin de cada una de sus partes. A) Internet Protocol (IP) Las mquinas en Internet se identifican mediante un nmero nico llamado "direccin IP" (por ejemplo 152.74.16.83). Las direcciones IP no son intuitivas ni sencillas de recordar, por lo que es necesario crear una entidad que de una manera ms intuitiva, nos permita recordar una mquina o grupo de maquinas que prestan servicios de Internet. De ah surgen los signos alfanumricos en que se expresan los nombres de dominio. Un nombre de dominio es un identificador usado para designar a un computador, o a un conjunto de computadores. Cuando escribimos la direccin de una pgina web en el navegador y pulsamos la tecla Enter nuestro proveedor de servicios de Internet nos conecta antes con uno de los varios servidores DNS (Domain Name System). El servidor de DNS traduce los nombres de dominio en direcciones IP para que sea posible la comunicacin entre diferentes maquinas conectadas a la Red. As, por ejemplo, si en la barra de direcciones de nuestro navegador escribimos http://152.74.16.83, ello nos llevar a la pagina oficial de la Universidad de Concepcin del mismo modo que si escribiramos https://www.udec.cl, pero en ste ultimo caso ser necesario que un servidor DNS traduzca la expresin alfanumrica en el nmero IP que identifica al computador en que se aloja dicha pagina web. Como resulta evidente, los servidores DNS deben contar con una base datos actualizada que les permita determinar a que direccin o numero IP corresponde una expresin alfanumrica (nombre de dominio). B) Estructura de un nombre de dominio. En ste punto debemos sealar que en la direccin de una pgina web existen algunos elementos que acompaan al nombre de dominio pero que no forman parte de ste. As resulta en la direccin http://www.udec.cl con las expresiones http y www: - Las iniciales "HTTP" significan "Hyper Text Transfer Protocol", y es el protocolo utilizado por Internet para comunicarse entre los diferentes equipos. Otro tanto ocurre con las iniciales FTP, MAILTO, etc. - Las iniciales "WWW" son la sigla de "World Wide Web" o red de redes. Ambos elementos se encuentran siempre presentes en los nombres de dominio pero no forman parte de stos.

Los nombres de dominio condiciones en su estructura:

estn sujetos a las siguientes

Los nicos caracteres vlidos para un nombre de dominio son las letras del alfabeto (A-Z), los dgitos (0-9), y el guin (-). No se permiten letras acentuadas, ni ees, ni subrayados. No se distingue entre maysculas y minsculas. El primer y ltimo carcter del dominio no puede ser guin, as como no pueden existir dos o ms guiones seguidos. La longitud mnima requerida es de 3 caracteres y la longitud mxima es de 65 caracteres. Lo dicho respecto a su estructura alfanumrica vale respecto de la gran mayora de los nombres de dominio, basados todos en el alfabeto romano. Sin embargo recientemente han surgido los denominados nombres de dominio plurilinges 9, basados en otros alfabetos como el chino, el rabe, etc... Tcnicamente, la estructura de los nombres de dominio es una estructura jerarquizada, en forma de rbol y en cuya cumbre se hallan los denominados TLD's, (Top Level Domains) , o dominios de primer nivel. Estos dominios de primer nivel se subdividen en dominio de segundo SLD's (Second Level Domains) y sucesivos niveles. Por ejemplo, un dominio de primer nivel (nacional) lo representa .cl, un dominio de segundo nivel lo representa udec.cl. Los dominios de primer nivel se clasifican en genricos y nacionales. C) Dominios de primer nivel genricos o gTLD (Top level domain) Originalmente se crearon los siguientes: .com, cuyo destino se dirige a las empresas (comercial). .net, dirigido a los servicios de la Red. .org, para ser usado por las organizaciones. .edu, reservado para las universidades o instituciones educativas. .mil, para dominios del ejrcito norteamericano. .gov, para instituciones gubernamentales estadounidenses. El 16 de noviembre de 2000, la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) aprob otros siete dominios genricos. Estos nuevos gTLD se dividen en dos categoras: TLD "no patrocinados", de los que se pretende que sean relativamente amplios y funcionen con arreglo a las polticas establecidas directamente por "la comunidad mundial de la Internet mediante el proceso de la ICANN" y son: . .biz, para empresas o negocios. .info, para medios de informacin.
Ver informe de la OMPI sobre la materia en http://ecommerce.wipo.int/domains/international/pdf/annex3-es.pdf
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.name, para pginas personales. .pro, para profesionales: mdicos, abogados etc.. TLD "patrocinados", cada uno de los cuales se pretende que sea "un TLD especializado cuya organizacin patrocinadora represente al segmento de la comunidad ms afectado por los asuntos relativos al TLD en cuestin". Y son: .coop, para cooperativas. .aero, para aerolneas, viajes etc. .museum para museos. D) top level domain) Dominios de primer nivel nacionales o ccTLD (country code

Se constituyen por una extensin correspondiente al cdigo de cada pas. Chile se representa por .cl, Espaa .es Reino Unido .uk, Francia .fr, etctera. Este dominio se expresa en dos letras y corresponde al cdigo ISO 3166. La ISO o International Organization for Standardization es la Organizacin Internacional para la Estandarizacin, una entidad internacional no gubernamental creada en 1947, que agrupa a las entidades de normas estndares de 140 pases con una secretara central en Ginebra, Suiza, que coordina el sistema 10. La norma 3166 (o ISO 3166) fue establecida por dicho organismo con el objeto principal de tipificar de forma universal los orgenes y destinos de los medios de transporte internacionales, se aplica por tanto en el transporte internacional de mercaderas y en las comunicaciones internacionales, entre otras actividades. Por lo anterior no es posible una decisin de un pas sobre cul es su extensin. Con ello se evitan los problemas de tipo poltico, como puedan serlo los deseos de independencia de ciertos territorios o las preferencias por motivos polticos de una denominacin de un pas sobre otra. El tpico ejemplo de esto ltimo lo constituye el Reino Unido o Gran Bretaa, cuyo dominio poda ser UK o GB, utilizndose UK a pesar de las protestas, ya que UK es el cdigo que figura en el ISO 3166 11.

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Vase paginas oficiales de estas entidades en www.iso.org y www.iso.cl

Maestre, Javier,"La norma ISO 3166 y los dominios",artculo publicado en su pagina dedicada al derecho sobre nombres de dominio http://www.bufetalmeida.com/dominiuris/boletines/doctrinal/ISO3166.htm#

E) Nombres de dominio de Segundo Nivel SLD's (Second Level Domains) Estos nombres de dominio de primer nivel, sean genricos o nacionales, en la red de Internet forman parte del nombre del ordenador. A estos caracteres debern aadrsele otros cuya posicin ser anterior al mismo. As, los nombres de dominio se empiezan a escribir por la derecha y terminan por la izquierda. Por ejemplo: .cl es el dominio de primer nivel y udec.cl es un dominio de segundo nivel. Este dominio puede alojar los subdominios que el administrador del sistema desee, un ejemplo es http://msdn.microsoft.com, el sitio de los desarrolladores de Microsoft. El msdn es un subdominio de microsoft.com. Entre las letras que representan el dominio de primer nivel, las del segundo y los sucesivos subdominios, se consensu que fueran separadas por un punto .. Normalmente el dominio de segundo nivel ser el mas identificativo, por ejemplo www.cocacola.cl en que la expresin cocacola es el nombre de segundo nivel, esta parte, la ms distintiva del nombre de dominio es la que suele entrar en conflicto con la marca comercial. La unin de todo ello (dominio de primer y segundo nivel, ej. www.udec.cl) es lo que se denomina, genricamente, nombre de dominio y es el objeto de proteccin del Derecho. 4. CONCEPTO NATURALEZA JURDICA E IMPORTANCIA DEL NOMBRE DE DOMINIO A) Concepto. El nombre de dominio como veremos es plurifuncional, por una parte es una simple direccin electrnica expresada en smbolos alfanumricos que permite que un computador o la pagina web en el alojada sea identificada por otros computadores entre todas las dems que existen en la red. Y por otro lado el nombre dominio es un signo distintivo de una web en Internet, tras la cual puede existir una empresa o persona para la cual dicho nombre de dominio es un bien jurdico de suma importancia y con valor econmico ya que para ella cumple la misma funcin que la marca comercial en el economa tradicional 12. Podemos apreciar que en la normativa aplicable a los nombres de dominio y en la doctrina encontramos definiciones que destacan uno u otro aspecto de su naturaleza.
No compartimos la opinin de Humberto Carrasco, que pude ser leda en http://www.alfaredi.org/revista/data/38-7.asp , segn la cual las funcin de los nombres de dominio como signo distintivo deba ser considerada como accesoria de la principal que seria la de identificar un computador en la red. Ambas funciones estn siempre presentes, y no se concibe un nombre de dominio que no cumpla ambos roles. Su connotacin distintiva ha estado presente desde siempre. El nombre de dominio nace a raz de su poder distintivo del cual careca su antecesor inmediato la simple direccin IP. Dicha connotacin es precisamente la que tiene mayor significacin econmica y jurdica, desde es punto de vista no puede ser calificada como accesoria.
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Como signo denominativo el nombre de dominio es un signo distintivo que se utilizan para identificar a cada especfica Web-Site o PginaWeb de entre todas las dems que resultan accesibles a travs de Internet 13. Nic Chile, el organismo que administra en Chile el dominio de primer nivel nacional (.cl), seala que Un nombre de dominio es un identificador usado para designar a un computador, o a un conjunto de computadores en la red 14. Guillermo Carey, nos seala que en trminos generales se puede afirmar que el nombre de dominio es un identificador de un nmero IP, que define la direccin o localizacin de un servidor en Internet. Surgen como una forma de simplificar la manera en que se localizan los servicios y productos ofrecidos en el mundo virtual, a fin de que las transacciones, comerciales o no, sean ms amigables en el ciberespacio 15. Creemos que el primer concepto describe mejor lo que es un nombre de dominio, no solo porque enfatiza su carcter de signo distintivo y adems es un hecho que quien lo utiliza por medio de su navegador pretende la ubicacin no solo una maquina o computador sino ms bien un web-site determinado. Adems un mismo computador puede alojar distintas webs, cada una con su propio nombre de dominio, como sucede con aquellos que prestan el denominado servicio de hosting. B) Naturaleza Jurdica La naturaleza jurdica de los nombres de dominio no es una cosa tranquila en ninguna parte del mundo. Tampoco lo es en Chile, pues surge como una realidad y no como una cosa normada. Segn algunos como don Andrs Echeverra 16, en este momento estamos en una situacin muy semejante a lo que hace bastantes aos ocurri con el software. Nadie discuta que los programas computacionales eran una creacin intelectual de las personas que los producan. Su labor era muy importante y de gran valor, ya que haba que dominar una ciencia o una tcnica para crearlos. Sin embargo, no estaban regulados. No se podan patentar como propiedad industrial ni formaban parte de la propiedad intelectual. Ante esta situacin, el legislador reaccion asimilndolos al tratamiento que recibe la propiedad intelectual. Con el tema de los nombres de dominio ocurre algo semejante.

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Ver http://www.iuristic.org/iuristic/html/nombres.htm.

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Concepto que da Nic Chile en: http://www.nic.cl/faq/general.html#2

Carey, Guillermo Aspectos sobre la naturaleza de los nombres de dominio en Chile, en http://derecho.udp.cl/e/libro/22.CAREY.pdfp 16 Vase su comentario ante la Comisin Investigadora de la Cmara de Diputados de Chile en http://www.navarro.cl/noticias/2001/agosto/acta71-microsoft-7-8-01.htm

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Como objeto del derecho el nombre de dominio es un signo distintivo que posee relevancia jurdica. Pero, cual es la naturaleza del derecho que posee un titular sobre un nombre de dominio?; tiene la Corporacin Universidad de Concepcin un derecho sobre el dominio www.udec.cl ? Sobre este punto no hay acuerdo en la doctrina ( es un derecho de propiedad ?, una concesin ?, un derecho personal ?, un derecho intelectual ? ). Difcil es poder responder a esta pregunta y determinar con exactitud cual es la naturaleza jurdica de los nombres de dominio de Internet. Mltiples son las opiniones al respecto, no siempre coincidentes y, pese a que parezca contradictorio, muchas veces son validas todas esas opiniones ya que se fundan en sistemas y soluciones legislativas diferentes y que en consecuencia dan encuadramientos distintos a idnticas situaciones 17. En efecto, la dificultad central radica en que las diferentes legislaciones del mundo adoptan criterios no siempre similares con relacin al concepto de los que son los derechos personales y los derechos reales, y al concepto de propiedad y dominio. Muchas veces tambin circunstancias ajenas a lo estrictamente jurdico, nos hacen ver la aparente solucin de la pregunta con un criterio ms poltico que jurdico. De all que trataremos ac solamente de efectuar acercamiento al tema desde el punto de vista de la legislacin Chilena. un

Tradicionalmente se ha sealado tanto en doctrina como en legislacin que el patrimonio de una persona se compone del conjunto de sus bienes materiales y bienes inmateriales, designndose muchas veces a los primeros con el nombre de bienes corporales o cosas y a los segundos con el nombre de bienes incorporales. Ya el Derecho Romano efectuaba esta distincin y las legislaciones actuales, muchas de stas con un fuerte contenido romanista, han mantenido esta clasificacin. Es as como el Cdigo Civil de Chile en su Art. 565 establece: Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. Corporales: son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa, un libro. Incorporales las que consisten en meros derechos, como los crditos, y las servidumbres activas.
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Es frecuente ver en muchos reglamentos de los rganos nacionales encargados de gestionar los dominios nacionales normas que sealen que el registro del nombre de dominio no atribuye derecho alguno sobre el mismo al titular. Este tipo de normas que se materializan en los contratos de suscripcin llevan a los autores de esos pases a descartar el derecho sobre el nombre de dominio. Excepcional resulta entonces comprobar que en el reglamento de Nic Chile no exista esta clase de normas, sino por el contrario, ste seala expresamente que el titular de un nombre de dominio puede transferirlo por acto entre vivos y transmitirlo por causa de muerte ; no obstante la doctrina nacional, atendido el carcter infralegal de esas disposiciones es del parecer que no hay derecho directo sobre el nombre de dominio, sino solo sobre derechos personales que son transferibles y transmisibles y que emanan del contrato de registro, cuyo contenido identifican con las normas del referido reglamento.

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La doctrina distingue por otra parte los denominados bienes inmateriales que no son propiamente los derechos reales o personales sino aquellos que carecen de un ser corporal como las obras del intelecto o del ingenio, en contraposicin a los bienes materiales que si pueden ser apreciados por los sentidos 18. En ste sentido algunos autores sealan que el nombre de dominio, en cuanto objeto de derecho es un bien inmaterial 19.

Pero efectuada esta primera distincin, debemos sealar que doctrinariamente tanto los bienes materiales como los bienes inmateriales pueden ser objeto de diferentes derechos patrimoniales. Derechos estos que surgen a favor de quien detenta estos bienes y que define y caracteriza el tipo de derecho de que se trata. Modernamente se han distinguido tres clases de derechos patrimoniales: los derechos reales, los derechos personales y los derechos intelectuales. Los derechos reales son los que se tienen sobre una cosa sin respecto a determinada persona, es el poder jurdico de una persona sobre una cosa. En los derechos reales existen solo dos elementos: el titular del derecho y la cosa objeto de ese derecho 20. Es importante tambin destacar que los derechos reales para algunas legislaciones como la Chilena, solo pueden ser creados por la ley, que adopta as el sistema denominado de los numerus clausus. Otras legislaciones, por oposicin, aceptan el sistema de los nmerus apertus, que permite la creacin de derechos reales ms all de los establecidos por la ley 21. Las legislaciones iberoamericanas en general aceptan el primero de estos sistemas, adaptando as la concepcin romanista que no aceptaba la creacin de nuevos derechos reales por los particulares. El Cdigo Civil Argentino establece en su Art. 2502: Los derechos reales slo pueden ser creados por la ley. Todo contrato o disposicin de ltima voluntad que constituyese otros derechos reales, o modificase los que por este Cdigo se reconocen, valdr slo como constitucin de derechos personales, si como tal pudiese valer.

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Peailillo, Daniel Los Bienes, la Propiedad y Otros Derechos Reales, Pg. 18, Edit. Jurdica, ao 1978.

Seplveda V., Carolina: Naturaleza Jurdica de los Nombres de Dominio y su trascendencia en el rea de la Propiedad Industrial, citada por Schmitz Vaccaro, Christian, Nombres de Dominio y Marcas Comerciales en Internet, en http://www.alfa-redi.org/upload/revista/90803--14-45-schmitz.pdf.
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dem, Pg. 20.

Fernndez, Horacio, "La Naturaleza Jurdica de los Nombres de Dominio", en http://www.alfaredi.org/revista/data/49-6.asp

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La legislacin nacional por su parte en el artculo 577 inciso 2, seala que Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitacin, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. Leyes especiales han creado otros derechos reales especiales como los que conforman la propiedad minera. El Cdigo Civil del Per en el Art.881 establece: son derechos reales los regulados en este libro y otra leyes. Vemos entonces que tambin en Chile, Per y Argentina, se adopta, como en la el sistema los numerus clausus, estableciendo cuales son los derechos reales. Pero sentada esta primera conclusin en cuanto a que son solamente derechos reales los mencionados por la ley, cabe preguntarse: el nombre de dominio Internet es un derecho real de dominio en el sentido establecido por la ley civil? El Cdigo Civil de Chile en el Art. 582. establece El dominio, que se llama tambin propiedad, es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra la ley o contra derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad. Adems, el Cdigo Civil chileno admite un derecho real de propiedad sobre ciertos bienes incorporales, al establecer en el Art. 583: Sobre las cosas incorporales hay tambin una especie de propiedad. As, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo. Vemos que tambin en Chile el numero de los derechos reales es cerrado y los mismos estn establecidos por la ley, y que el dominio se refiere solo a cosas corporales (o incorporales en el sentido de los derechos reales y personales) por lo que no podemos encuadrar all tampoco al derecho sobre el nombre de dominio, ya que este, no obstante ser un bien, es un bien inmaterial22. Creemos entonces que para la legislacin Chilena y nos atreveramos a decir que tambin para la legislacin Argentina y muchas otras legislaciones iberoamericanas, el derecho sobre los nombres de dominio no es un derecho real ya que los derechos reales son sobre las cosas corporales (bienes materiales) o incorporales (derechos), por otra parte derechos reales, son solamente los creados por la ley, y el derecho sobre el nombre de dominio no lo podemos encuadrar en ninguno de los derechos reales existentes creados por la ley. Debemos analizar si el derecho sobre el nombre de dominio es un derecho intelectual. Se podra decir que los derechos intelectuales son el conjunto de facultades que la ley reconoce sobre las creaciones del espritu.

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Paailillo , Daniel, obra citada, Pg. 20.

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El Cdigo Civil en el Art. 584 seala Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regir por leyes especiales. La utilizacin del trmino propietario por parte de la norma nos puede hacer parecer que se trata de un derecho real, pero ello no es as, ya que no es posible la existencia de un derecho real que no tenga por objeto una cosa corporal o incorporal. Se ha considerado a los derechos intelectuales como una tercera categora de derechos, junto con los derechos personales y los derechos reales. Los derechos intelectuales constituyen una categora especial de derechos pues no se ejercen sobre una cosa ni se invisten sobre una persona. Son derechos estrechamente vinculados a su titular y tienen un contenido inmaterial. El derecho intelectual supone la existencia de una obra intelectual creada por el autor y titular del derecho. Es necesaria para la existencia del derecho intelectual la expresin concreta de una idea a travs de una obra. Pero aun cuando atribuyramos ste signo distintivo el carcter de una creacin intelectual existira un fuerte argumento en contra de la tesis del mismo como un derecho intelectual por lo menos en nuestra legislacin. As el mismo artculo 584 del Cdigo Civil seala Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regir por leyes especiales. Por otro lado, el artculo 19 N 4 de la Constitucin de la Repblica ha establecido el marco en que opera y se reconoce la propiedad privada como garanta constitucional. Solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, de gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su funcin social. Pues bien los reglamentos o mecanismos de asignacin de los nombres de dominio no han sido reconocidos o autorizados por la Ley, se trata de una normativa infralegal, muchas veces emanada de rganos privados. En cambio los derechos intelectuales si estn consagrados constitucional y legalmente (Art. 19 N 25 de la Constitucin) y especficamente las marcas comerciales y la propiedad intelectual ( relativa solo a los dominios literarios, artsticos y cientficos ) , las que se encuentran reguladas bajo la Ley 19.039, y la Ley 17.336, respectivamente 23. Por otro lado los derechos personales crean una relacin o vnculo jurdico entre acreedor y deudor a la que se llama obligacin. Pero aunque los derechos personales consisten fundamentalmente en una relacin entre acreedor y deudor, existe tambin una tercera dimensin a su respecto que es la oponibilidad. Los terceros deben respetar los efectos de las relaciones personales en la misma forma que lo deben hacer en los derechos reales. De all pues que nos inclinamos a pensar que el derecho sobre el nombre del dominio surge del contrato de registracin, es un derecho personal, el cual genera la facultad de exigir el cumplimiento de una obligacin
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Vase Carey Guillermo, obra citada.

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compleja para el rgano registrador 24 y el derecho a usar el nombre de dominio. Entendemos adems que este derecho sobre el nombre de dominio es oponible a los terceros. Este derecho a usar el nombre de dominio, emanado de un contrato de adhesin, regido en nuestro pas por las normas del derecho comn es de carcter exclusivo, absoluto, transferible y transmisible, aunque no perpetuo 25. En relacin a su carcter temporal, debemos sealar que las reglamentaciones de todos los rganos encargados de la administracin y asignacin de los nombres de dominio establecen que los registros de nombres de dominio tienen una validez temporal y por tanto deben ser renovados peridicamente, producindose en caso de falta de renovacin la baja automtica del mismo. Esta regla ratifica el carcter temporal y no perpetuo de los nombres de dominio. No valen aqu las objeciones efectuadas para el caso de los derechos reales e intelectuales, ya que los derechos personales no son de creacin legal, sino particular. Su nmero es, consiguientemente, ilimitado, pudiendo adaptarse en cuanto a su contenido a la libre iniciativa de los interesados, cuya voluntad reina soberana en este mbito del derecho. Tratndose de los derechos personales, y en relacin a las partes intervinientes, la materia queda librada a la autonoma de la voluntad particular. La profesora Lorena Donoso, al referirse a la naturaleza de los nombres de dominio apunta : Al verificarse la inscripcin de un nombre de dominio, celebramos un contrato de prestacin de servicios que, adems, es un contrato de adhesin con un prestador de servicios monoplico (NIC). El servicio principal consiste en el ingreso, registro y mantencin de una cadena de caracteres alfanumricos definida por el usuario, en una base de datos que vincula esta cadena al cdigo numrico (numero IP) correspondiente a un servidor conectado a la red Internet. La prestacin de este servicio encuentra su sustento normativo en el artculo 19 N 21 de la CPR de 1980, como una manifestacin del libre ejercicio de una actividad econmica. De este contrato surgen derechos personales (y no reales) que son transferibles y transmisibles,
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En palabras del propio NIC Chile, la prestacin de servicios que realiza, consiste en: 1. Servicio de registro de nombres de dominio bajo .cl: (base de datos de las direcciones electrnicas registradas para Chile bajo el sufijo CL) . 2. Servicio de DNS: en virtud de que un nombre de dominio es una "mscara" de lo que en realidad es un numero IP de un computador, los nombres de dominio inscritos necesitan de un servicio de "traduccin" que permita su uso y es esto lo que se denomina DNS (Domain Name System), que fsica y computacionalmente es una mquina que posee todos los resguardos de seguridad y funcionamiento que le permitan hacer estas traducciones, incluye todos los registros bajo .cl en una tabla de nombres. Vase Carta enviada por el Sr. Rector de la Universidad de Chile al Sr. Contralor General de la Repblica, 19 de noviembre de 2001, publicado en http://www.nic.cl/cartas/universidad.html En Chile, el rgano administrador del dominio superior de carcter territorial .cl, es NIC Chile (Network Information Center Chile), el que es administrado por el Departamento de Ciencias de la Computacin de la Universidad de Chile (DCC). Siendo que dicho departamento carece de personalidad jurdica autnoma, los autores nacionales atribuyen al rgano administrador nacional la personalidad de derecho pblico de que goza dicha Universidad, llevndolos a catalogar el contrato de registro como un contrato privado de la Administracin. Vase Herrera Bravo, Rodolfo, El Derecho Administrativo y los Nombres de Dominio, en http://www.alfa-redi.org/upload/revista/110503--15-50--dom.pdf.
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donde lo cedido o transferido es el derecho a requerir al prestador de servicios que elimine el registro anterior y realice una nueva inscripcin en los trminos que seale el cesionario, pagando en todo caso, el precio del servicio. Las normas que rigen este contrato son, por cierto, de derecho privado 26. Guillermo Carey uno de los primeros autores nacionales en abordar el tema seala: Existira en este caso un derecho de propiedad sobre los derechos personales que emanan de este contrato. Estos derechos son susceptibles de todo tipo de actos jurdicos lo que ha sido contemplado en el reglamento de.379 ASPECTOS SOBRE LA NATURALEZA DE LOS NOMBRES DE DOMINIO EN CHILE inscripcin de NIC Chile. Es por eso que cuando se dice que se vende un dominio, en estricto rigor lo que se est haciendo es vender ciertos derechos personales que emanan del contrato de adhesin con NIC Chile. Cuando esto sucede, NIC Chile modifica y no transfiere los nombres de dominio segn se desprende del mismo reglamento. Esto queda respaldado por el hecho que NIC Chile no se hace responsable del contenido de la solicitud de asignacin y que cualquier sentencia judicial o arbitral de alguna autoridad o tribunal competente, ser aceptada sin ulterior pronunciamiento. Solo habra entonces propiedad sobre los derechos personales que emanan del referido contrato con NIC Chile, tal como lo prescribe el artculo 583 del Cdigo Civil que seala que sobre las cosas incorporales (lase derechos reales o personales) hay tambin una especie de propiedad. Por esta razn, bien pueden los titulares de nombres de dominio vender y ceder los derechos personales que surgen de su contrato con NIC Chile. Adicionalmente, y siguiendo el aforismo jurdico de que quien puede lo ms puede lo menos, el titular de un nombre de dominio puede prendar los derechos personales surgidos del referido contrato con NIC Chile, en conformidad al artculo 2389 del Cdigo Civil segn el cual se puede dar en prenda un crdito, perfeccionndose esta prenda con la entrega del ttulo en que consta el crdito que se empea 27. Nos adherimos entonces en sta materia a la tesis que en nuestro pas empieza a ser tradicional, sin dejar de reconocer que la misma no se adecua a la naturaleza intrnseca del nombre de dominio, el cual como signo distintivo es similar a otros, como las marcas comerciales, por tanto la doctrina nacional es solo de carcter residual, dado que se ha llegado a ella frente a imposibilidad de encuadrar el derecho sobre los nombres de dominio en otras categoras dadas las limitaciones que legales y constitucionales que se han descrito. Sin embargo es muy posible que en el futuro esto cambie y el estado o la comunidad internacional o nacional regule y reconozca positivamente ste derecho como ya ha sucedido en algunos pases y en tal caso su naturaleza necesariamente estar determinada por esa nueva normativa. C) Importancia. El nombre de dominio, esto es, el nombre de un web-site, se constituye como una nueva institucin nacida con motivo de la existencia de
Vase Donoso, Lorena, artculo publicado en la pagina del Colegio de Abogados de Chile, con el ttulo Nombres de Dominio, en http://www.colegioabogados.cl/revista/22/articulo_12.htm
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Carey Guillermo, obra citada.

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las redes y quizs sea el objeto ms significativo del nuevo Derecho Informtico. Obviamente es un nuevo objeto de Derecho que no exista antes de que se conectaran dos ordenadores entre s y que al hombre se le ocurriera dotarlos de nombre para identificarlos mejor. El nombre de dominio en una nueva fase se independiza del objeto fsico ordenador y, al igual que la marca, se espiritualiza, para llegar a hacer referencia no a un ordenador determinado sino a un lugar del hiperespacio en el que se informa o en el que se pueden llevar a cabo transacciones comerciales, o prestar servicios remunerados, esto es, un sitio web. El nombre de dominio, una vez espiritualizado, se redirecciona a cualquier ordenador destinado a su servicio. Se invierten los papeles: lo que antes era un ordenador al que se adhera un nombre se convierte en un nombre al que se le adhiere un ordenador. Es lo que se ha denominado la transmutacin de los nombres de dominio 28: Los nombres de dominio tenan el propsito de realizar una funcin tcnica que fuese conveniente para los usuarios humanos de Internet. Tenan la finalidad de proporcionar direcciones a los ordenadores que fueran fciles de recordar e identificar, sin necesidad de recurrir a la direccin numrica IP subyacente. Precisamente porque son fciles de recordar e identificar, los nombres de dominio han adquirido una existencia complementaria aun cuando no accesoria como identificadores comerciales o personales. Conforme las actividades comerciales aumentan en Internet, los nombres de dominio se vuelven parte del sistema de comunicacin normalizada utilizada por las empresas para identificarse e identificar sus productos y actividades. La publicidad que aparece en los medios de comunicacin incluye regularmente una direccin de nombre de dominio, junto con otros medios de identificacin y comunicacin, como el nombre de la empresa, la marca y los nmeros de telfono y telefacsmil. Sin embargo, si bien los nmeros de telfono y telefacsmil son una serie annima de nmeros sin significado, el nombre de dominio, debido a su finalidad de servir para recordar e identificar, con frecuencia se relaciona con el nombre o la marca de la empresa o con sus productos o servicios. De sta manera el nombre de dominio pas a ser un signo distintivo con trascendencia jurdica. Los nombres de dominio son los nombres comerciales de un nuevo, veloz y eficaz y potencialmente incontenible medio de comunicacin, y como en toda otra circunstancia donde entren en juego intereses econmicos potencialmente contrapuestos, los conflictos que se planteen tendrn relevancia jurdica. El nombre de dominio revitaliza las discusiones sobre distintividad y uso versus marca registrada, en un mbito nuevo y en continua explosin, que plantear en el futuro problemas de difcil solucin sin un marco regulatorio especfico. As, el Dr. Javier Maestre sostuvo que "El nombre de dominio, como el ltimo de los signos distintivos con trascendencia jurdica que ha conocido el ser humano, pone de manifiesto la insuficiencia de las doctrinas actuales en materia distintiva y la necesidad de plantear una teora general que
Vase Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, en http://www.internautas.org/documentos/final_ompi.htm
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integre ste con los diferentes elementos individualizados y distintivos de trascendencia jurdica a que da lugar la actividad humana " 29.

Maestre, Javier. "Naturaleza y alcances de la red de redes", INJEF.com: ( Informacin jurdica, econmica y fiscal. Ao 2000 ) , en http://www.injef.com/php/index.php? option=articles&task=viewarticle&artid=46
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CAPITULO II ADMINISTRACION Y REGULACION 1. A NIVEL INTERNACIONAL. A) Administracin de los nombres de dominio. Antes que nada debemos aclarar que en principio cualquier persona o institucin puede operar un registro de nombres en Internet para algn dominio, pero estos nombres slo son resueltos correctamente en la medida en que los sistemas centrales del DNS (denominados "servidor raz") reconozcan a ese registro de nombres como el encargado de administrar ese dominio. La autoridad del servidor raz, por otra parte, proviene exclusivamente de que los usuarios voluntariamente lo reconozcan como el servidor principal. De hecho, existen en la actualidad diversas "races alternativas", que son servidores que pretenden sustituir a la raz "oficial" (administrada por ICANN como veremos a continuacin) en las preferencias de los usuarios. Una de estas races alternativas, operada por la empresa NewNet, est desarrollando una campaa muy agresiva de comercializacin, y el que ella pueda aspirar a sustituir a la raz operada por ICANN muestra que Internet sigue siendo un sistema en que las entidades coordinadoras pueden ejercer su funcin exclusivamente en la medida en que los usuarios consensuadamente le otorguen esa misin, y que estas entidades se legitimen en la prctica. No existe por tanto un gobierno de Internet, las entidades privadas que toman decisiones tcnicas sobre los protocolos que utiliza la red y norman la gestin de los nombres de dominio, no tienen un carcter poltico aunque se les critique su cercana (ms bien dada por sus orgenes) con el gobierno de los Estados Unidos 30 . No obstante los intentos embrionarios de establecer un sistema DNS paralelo y alternativo lo cierto es que en la practica ( por ahora ) solo se reconoce un solo sistema, el cual es administrado por ICANN, entidad privada que carece del carcter de internacional, lo cual es su principal fuente de reparos como veremos 31. Haciendo un poco de historia, en sus comienzos (poca ARPANET) la supervisin y control de las direcciones de las mquinas y subredes que componan la Red era competencia de la NSF (National Science Foundation), que ms tarde la deleg en una compaa privada: Network Solutions; esta colaboracin recibi el nombre genrico de InterNIC. InterNIC, en su documento RFC1591 sealaba que el sistema de servidores de nombres de dominio DNS ("Domain Name Servers") est bajo el
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Vase Echeverra, Ral Internet Governance, en http://latinoamericann.derecho.org.ar Vase Qu es ICANN?". Informacin que la misma en http://www.icann.org/tr/spanish.html

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control de IANA ("Internet Assigned Numbers Authority" http://www.iana.org/ ), que es la autoridad suprema en materia de direcciones IP, nombres de Dominio y muchos otros parmetros usados en Internet, aunque el da a da, en especial la asignacin de nombres de segundo nivel, es realizado por el IR ("Internet Registry") y por las Agencias Regionales. El contrato venca en Abril-98 y se esperaba que en esa fecha el control se internacionalizara, pasando a manos del CORE ("Council of Registers"), una organizacin internacional formada por mas de 70 organismos y compaas con sede en Ginebra. Existan cada vez mayores presiones internacionales para que la gestin pasara a manos de un organismo internacional, ello a pesar de que InterNIC sealara que "solo" era responsable de administrar las direcciones IP de las reas de Amrica, el Caribe, y el frica sub-Sahariana. En realidad, bajo las siglas ARIN ("American Registry for Internet Numbers" www.arin.net/) controlaba en la prctica la totalidad de Internet. En 1998 el movimiento internacional era cada vez ms fuerte en el sentido de arrebatar de manos Norteamericanas el control de Internet. El 1 de Mayo de 1997, 80 compaas y organizaciones se haban reunido en Ginebra para firmar un acuerdo destinado a crear un nuevo modelo de gestin de dominios mas democrtico y descentralizado; se pretende romper el monopolio que vena detentando Network Solutions sobre los dominios originales (no oficiales), .com, .org y .net, proponiendo que dicho control pasase a CORE, mas democrtico e internacional. Frente a esa posicin dirigida por entonces por la Unin Europea, en julio de 1997 el Departamento de Comercio de los EE.UU., invit a la opinin pblica en general a formular comentarios sobre la administracin global del DNS, particularmente sobre aspectos globales, la creacin de nuevos dominios de niveles superior, las polticas relativas a los registros de nombres de dominios y las cuestiones relativas a derechos de propiedad Intelectual (Marcas, patentes, derechos de autor, informacin confidencial etc)..En enero 1998 se expide el Libro Verde donde se consignan las normas propuestas por la Administracin Nacional de Telecomunicaciones e Informacin (NTIA), organismo especializado del Departamento de Comercio, para que se formularan comentarios al respecto, buscando primordialmente privatizar la administracin de los nombres y dominios de Internet, permitiendo as el desarrollo de una competencia mundial en la participacin y administracin de Internet 32. Con base en los comentarios recibidos, se expide el 5 de junio de 1998 el Libro Blanco, donde se consolida el propsito de crear una nueva entidad privada sin fines de lucro que se encargara de coordinar las funciones especficas del DNS en Internet. Se propuso entonces la creacin de una Nueva Entidad administradora donde participaran todos los sectores mundiales involucrados, pero sin que en ella tuviera injerencia directa ningn gobierno u organizacin intergubernamental. Esto sin perjuicio de que la administracin de los Dominios de Alto Nivel para los pases (ccTLD), puedan ser ejercidas directamente por cada Pas.
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Vase Ros Ruiz, Wilson Rafael, en http://www.alfa-redi.org/upload/revista/30403--14-54-ND-CO.pdf

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En Octubre de 1998 se crea el ICANN ("Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "www.icann.org): Una organizacin sin fines de lucro establecida legalmente y sujeta a las leyes del estado de California, Estados Unidos, que se encargar de: - Administracin de los Nombres de Dominio en Internet. - Administracin de los nmeros de direcciones IP. - Administracin de los nmeros de puerto y parmetro de protocolos. - Coordinar el sistema de servidores raz del DNS a travs de Comit Asesor de este Sistema 33. En su primer congreso, celebrado en 1999 en Singapur, la ICANN estableci su estructura definitiva, heredando las competencias de organismos anteriores como la referida IANA, y creando varios comits: por un lado el DNSO ("Domain Name Supporting Organization"), como organismo de registro, que comienza a funcionar en Mayo de ese ao. Por otro el GAG ("Governmental Advisory Committee"), entidad que acoge a 25 gobiernos, incluyendo la Unin Europea y la Organizacin Mundial de Propiedad Intelectual, para potenciar el desarrollo de Internet en pases en vas de desarrollo, adems del IRAC ("Independent Review Advisory Committee"), que tiene por misin vigilar la cada de la gestin del organismo en manos de grupos con intereses ajenos a los valores universales que preconiza el ICANN. Se crea tambin el denominado RSSAC DNS Root Server System Advisory Committee, encargado de todos los aspectos relativos al sistema mundial de servidores de nombres de dominio de primer nivel. En realidad ICANN no realiza los registros por s misma, cuenta para ello con una serie de compaas colaboradoras acreditadas para tal fin. En Noviembre de 2000 existan una lista con 70 entidades operativas de todo el mundo (http://www.icann.org/registrars/accredited-list.html) , aunque con una clara preponderancia Norteamericana, entre las que se encuentra la titular original del servicio: Network Solutions (www.networksolutions.com), que aunque ya no es nica, sigue siendo lder, con un 43% de cuota de mercado 34. Desde antes de nacer la ICANN, sus antecesores haban seguido una poltica sujeta a criterios prcticos de delegar la gestin y control de los nombres de dominio nacionales o ccTLD a entidades publicas o privadas dentro pas respectivo. Dichas delegaciones fueron confirmadas luego por el nuevo organismo que ha seguido con la misma poltica. El estudio de la naturaleza jurdica de dicha delegacin es un tema del cual nadie an se ha hecho cargo. Con ser importante el paso dado en direccin de la "democratizacin" de la Red, sin embargo, la supremaca USA sigue siendo abrumadora, debido no solo a la tradicin y a que buena parte del total de Internet est en USA, tambin a su pragmatismo y sentido comercial que hacen que sea ms fcil, rpido y barato registrar un dominio .com en USA que
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Ros Ruiz, Wilson Rafael, obra citada. rganos que gestionan los nombres de dominio en

Vase ms informacin sobre los http://www.zator.com/Internet/N_6.htm

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prcticamente cualquier otro pas (en el primer caso todo lo que se necesita es una conexin Internet y una tarjeta de crdito). El gobierno de Estados Unidos puso una serie de condiciones de estabilidad y eficiencia a las estructuras del ICANN antes de que las funciones mencionadas sean pasadas definitivamente bajo la responsabilidad del ICANN y con independencia del gobierno de USA. El plazo actual es hasta mediados del 2006, momento en el cual, si las condiciones estn dadas, el ICANN debera recibir ya estas funciones en forma definitiva. La situacin actual, donde el gobierno de Estados Unidos tiene una injerencia mayor que otros gobiernos, es lo que ha dado lugar a la justificacin de los planteos de otros Estados, principalmente China, Brasil y Sudfrica, para que estas funciones pasen a la rbita de un organismo intergubernamental. Algunos proponen que sea la UIT y otros proponen "algn organismo en el marco de las Naciones Unidas 35.

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Iriarte, Erick. "Sobre nombres de dominio, una propuesta para el debate" en http://www.alfa-redi.org/

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B) Intervenciones de la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI Desde julio de 1998, la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI - como organismo especializado del sistema de Naciones Unidas, inici un proceso de consultas para efectos de formular una serie de recomendaciones a la ICANN sobre la interaccin, derivada del registro de nombres de dominio y los Derechos de propiedad Intelectual, especialmente sobre los derechos de titulares de marcas registradas. 1.- Primer proceso de la OMPI dominios de Internet. relativo a los nombres de

De este proceso surge el 30 de abril de 1999 un documento denominado: La Gestin de los Nombres y Direcciones de Internet: Cuestiones de propiedad Intelectual, el cual recoge una serie de recomendaciones hechas por la OMPI a la ICANN 36 y que se pueden resumir as: 1. Mejoramiento en las prcticas realizadas por los Organismos de registro. 2. Procedimiento administrativo para la solucin de controversias surgidas entre titulares de registros de marcas y nombres de dominio. 3. Exclusin del registro de dominios que involucren marcas notoriamente conocidas o famosas por persona distinta a su legtimo titular. 4. La creacin mesurada de nuevos gTLD. En su reunin de del 27 de mayo de 1999 realizada en Berln, la Junta Provisional de la ICANN aprob una resolucin sobre el informe del proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominios de Internet. El 24 de octubre 1999 la Junta provisional de la ICANN aprob el texto final de la Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en materia de Nombres de Dominio y se public el reglamento y los requisitos administrativos. En este orden de ideas, El Centro de Arbitraje y Conciliacin de la OMPI., empieza a recibir y resolver controversias en este aspecto a partir del 01 de diciembre de 1999 37. 2.- Segundo proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominios de Internet. Despus de la consolidacin, adopcin e incorporacin por parte de la ICANN de las recomendaciones presentadas por la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, en lo que se denomino el primer proceso relativo a los Nombres de Dominios de Internet, se inicia el trmite del segundo proceso de la OMPI relativo a los nombres de Dominios.

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No son pocos los que ven en las actuaciones de la OMPI una intervencin parcial y arbitraria de las grandes transnacionales en el mbito de Internet. Luego veremos las crticas que ese rgano y la ICANN han recibidos a propsito de la denominada Poltica Uniforme de Solucin de Controversias (UDRP). 37 Ros Ruiz, Wilson Rafael, obra citada.

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Este segundo proceso se inicia el 10 de julio del ao 2000, tras las iniciativas presentadas por el gobierno Australiano y las comunicaciones presentadas por otros 19 Estados miembros del a -OMPI-, donde se busca proseguir con las labores iniciadas en el primer proceso. Se busca con este segundo proceso, abocar temas que no fueron objeto de discusin en el primer proceso y que imponen una ampliacin de criterios ms all de los derechos sobre marcas registradas. En este segundo proceso se tiene como objetivo extender su espectro a temas tales como: -Nombres de personas -Denominaciones comunes farmacuticas - Nombres de organizaciones intergubernamentales - Denominaciones de origen e indicaciones geogrficas - Nombres comerciales 38 Con base en lo anterior, se tiene que las situaciones a considerar en este segundo estadio pueden estar encuadradas dentro de los siguientes lineamientos:. 1. La proteccin de otras situaciones que sufren vulneracin a travs del registro de nombres de dominios, verbigracia las indicaciones geogrficas, derechos de la personalidad (Nombres de personajes famosos). 2. Proteccin de los derechos de propiedad intelectual no solo en el plano de los dominios de nivel genrico (gTLD), sino ampliar esta rbita a los dominios de nivel local o de Pases (ccTLD). Esta segunda etapa del proceso dar una principal connotacin a los administradores de los Dominio de nivel local o de Pases (ccTLD) haciendo consideraciones en los siguientes aspectos: A. - Mejorar e implementar las ms adecuadas practicas en materia de registro de nombres de dominios, encaminadas a prevenir en este nivel los conflictos suscitados entre los ccTLD y los derechos de Propiedad Intelectual. B. - Ofrecer y fortalecer los procedimientos eficaces y adecuados en la solucin alternativa de conflictos, dando una alternativa a los mecanismos judiciales y administrativos tradicionales. C. - Asesorar y prestar el servicio de solucin de controversias mediante el Centro de Arbitraje y Mediacin del a OMPI, a todos los administradores y registradores de los ccTLD que deseen utilizar est alternativa. A la fecha, han sido muy bien recibidas y utilizadas ests herramientas por los administradores de los ccTLD, pues 32 de ellos han acudido a la asesora de la OMPI en los temas relativos a los derechos de propiedad Intelectual y su conflicto con los nombres de dominio de nivel local.
Estas propuestas nos llevan a decir que el inters de la OMPI hoy se centra en los conflictos de los nombres de dominio no tan solo con las marcas comerciales sino que con los dems signos identificatorios tradicionales, es decir, nombres de pases, ciudades, nombres rganos del estado, nombres propios etc.
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internacionales

para

sustancias

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El Centro de Arbitraje y mediacin del la OMPI ha sido acogido por 14 de estos registradores locales como el mecanismo para ventilar y prestar el servicio de solucin de controversias 39.

C) Solucin de controversias 1.- Consideraciones previas Al estudiar el tema relativo a los procedimientos de solucin de controversias en materia de nombres de dominio debe siempre tenerse presente lo siguiente: 1.- Los procedimientos especficos de solucin de controversias que han sido impulsados o creados por los rganos administradores del sistema DNS o sus entes delegados, cualquiera sea la naturaleza o clase del nombre de dominio en cuestin, son siempre alternativos y en ningn caso excluyentes de los procedimientos judiciales, establecidos por cada estado 40, y de los otros medios no jurisdiccionales de resolucin de conflictos. As podemos concebir que un conflicto generado por la inscripcin de un nombre de dominio bien pueda ser solucionado mediante un arreglo directo entre las partes, la compra o transferencia gratuita del dominio en cuestin, el sometimiento a arbitraje voluntario segn la legislacin comn o bien mediante el ejercicio de otras acciones judiciales que correspondan ante los tribunales competentes. 2.- Que no se ha implantado an un mecanismo general de solucin de controversias respecto de todos los tipos de nombres de dominio, ni respecto de todos los tipos de conflictos que ellos puedan involucrar, razn por la cual en cada caso habr que analizar que procedimiento resulta posible y aplicable; as por ejemplo el denominado Procedimiento (o Poltica) Uniforme de Solucin de Controversias (UDRP), es posible en los dominios de nivel superior (.com, .net, .org, .biz, .info, .name, .aero, .pro, .coop y .museum), as como en los ccTLD que han adoptado la poltica de forma voluntaria; pero no es aplicable de por s a otros nombre de dominio tales como .edu en que la entidad administradora no es la ICANN sino que EDUCASE, quien entreg recientemente la solucin de sus controversias a la OMPI, quien aplica una versin modificada de la Poltica Uniforme. En el caso de la gran mayora de los ccTLD, entre ellos el <.cl>, la entidad registradora nacional contempla su propio procedimiento de solucin de controversias, motivo por el cual UDPR no resulta aplicable. Adems como se ver ste procedimiento es aplicable solo al caso de registro abusivo de un nombre de dominio, es decir a un conflicto de marca frente a un nombre de dominio, y no a los casos de registro abusivo de una marca en perjuicio de un nombre de dominio o situaciones en las que el perjuicio no afecta derechos marcarios (aunque como veremos en la prctica la
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Ros Ruiz, Wilson Rafael, obra citada.

Estados Unidos frente al fenmeno de la ciberocupacin con fecha 29 de noviembre de 1999, dict la denominada Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA o la Ley), ley federal que agreg la Seccin 43 (d) a la Trademark Act o tambin denominada Lanham Act (15 U.S.C. 1125 (d)), con la especfica misin de detener la denominada ciberocupacin.

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jurisprudencia a ido extendiendo el campo de aplicacin del procedimiento a fin de proteger tambin otros signos distintivos no marcarios) o si se trata de situaciones de conflicto sobre el mejor derecho a un mismo nombre de dominio. Nos resulta imposible analizar todos los sistemas de resolucin pero estimamos que la presente obra cumplir bien su objetivo exponiendo en al mbito internacional aquel que resulta de mayor aplicacin, es decir el que recibe el nombre de Poltica Uniforme de Solucin de Controversias (Uniform Dispute Policy Resolution o UDPR), centrndonos en las normativas especiales que rigen cuando el asunto es conocido por el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI, quien concentra el mayor nmero de casos interpuestos y resueltos a nivel mundial a la fecha (70% del total). 2.- Poltica Uniforme de Solucin de Controversias La Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (la Poltica) establece el marco jurdico para la solucin de controversias existentes entre el titular de un nombre de dominio y un tercero (es decir, una parte distinta a la del titular) por el registro y utilizacin abusivos de un nombre de dominio de Internet en los dominios de nivel superior (.com, .net, .org, .biz, .info, .name, .aero, .pro, .coop y .museum), as como en los ccTLD que han adoptado la poltica de forma voluntaria. En reuniones celebradas el 25 y 26 de agosto de 1999 en Santiago (Chile), la Junta directiva de la ICANN aprob la Poltica uniforme, que se basa ampliamente en las recomendaciones contenidas en el Informe de la OMPI sobre el Proceso relativo a los nombres de dominio de Internet, as como en observaciones remitidas por los registradores y otras partes interesadas. Todos los registradores acreditados por la ICANN que estn autorizados a registrar nombres en los dominios de nivel superior genricos, as como los ccTLD que han adoptado la poltica de forma voluntaria han aceptado someterse ella y ejecutarla. Cualquier persona o entidad que desee registrar un nombre de dominio en los dominios de nivel superior .com, .net, .org, .biz, .info .name, .pro, .aero, .coop, y .museum, as como en los ccTLD 41 en cuestin, est obligada a aceptar las clusulas y condiciones de la Poltica uniforme. Ello por cuanto la poltica, como todo sistema de arbitraje, est condicionada a la existencia de una clusula compromisoria. En este caso, el artculo 1 UDRP indica que la poltica se incorpora mediante referencia en el acuerdo de registro, el cual no es sino el acuerdo que suscribe electrnicamente el particular con el Registro al dar de alta el dominio. El dar de alta un dominio implica el automtico sometimiento al arbitraje de la UDRP. El 24 de octubre de 1999, la Junta directiva de la ICANN aprob el Reglamento de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el Reglamento de la Poltica uniforme) que establece las normas y otros requisitos correspondientes a cada etapa del procedimiento para la solucin de controversias. Administran el procedimiento los proveedores de servicios de solucin de controversias acreditados por la ICANN. El Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (Centro de la OMPI) es uno de esos proveedores de servicios de solucin de controversias. Los otros cuatro proveedores autorizados son a la fecha (2003): Asian Domain Name Dispute
Los pases que han resuelto someter sus controversias a la Poltica Uniforme pueden ser consultados en http://arbiter.wipo.int/domains/guide/index-es.html.
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Resolution Centre [ADNDRC], Institute for Dispute Resolution [CPR], The National Arbitration Forum [NAF] y eResolution [eRes] 42. El carcter internacional del procedimiento queda refrendado desde que cualquier persona o empresa del mundo puede presentar una demanda relacionada con un nombre de dominio registrado en los dominios .com, .net, .org, .biz, .info y .name utilizando el procedimiento de la Poltica uniforme. En cuanto a las controversias relacionadas con nombres de dominio registrados en dominios de nivel superior correspondientes a cdigos de pases, tambin podr utilizarse el procedimiento para los gTLD si el contrato de registro que abarca el nombre de dominio en cuestin incorpora de manera explcita la Poltica uniforme (como en el caso de determinados ccTLD). En consecuencia este procedimiento se aplica a los dominios genricos de nivel superior .com, .net, .org, .biz, .info y name, as como a los ccTLD que la han adoptado de forma voluntaria ( <.cl > de Chile no se incluye entre estos). 2.1 Supuesto de aplicacin Este procedimiento est previsto para resolver los problemas de la ciberocupacin. En ningn momento se pens que dicho procedimiento sirviera para disputas sobre mejor derecho en relacin con el uso de nombres de dominio, marcas y nombres comerciales. El concepto de ciberocupacin se atribuye a los registros de dominio que se hayan realizado de manera abusiva y se usen de mala fe. Con arreglo al prrafo 4.a) de la Poltica uniforme, el procedimiento de la ICANN est disponible nicamente en el caso de controversias relacionadas con el supuesto registro abusivo de un nombre de dominio43 ; es decir, controversias que satisfagan los criterios copulativos siguientes: i) El nombre de dominio registrado por el titular del nombre de dominio es idntico o similar hasta el punto de crear confusin con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante (la persona o entidad que presenta la demanda) tiene derechos; y ii) el titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio en cuestin; y iii) el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe. En lo que respecta a la primera condicin, la identidad y similitud deben ser apreciadas tomando en cuenta criterios de confundibilidad mundialmente aceptados. A travs de este requisito la UDRP exige que el
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La lista actualizada puede ser consultada en http://www.icann.org/dndr/udrp/approved-providers.htm

En este sentido se ha sealado que la UDRP tiene un alcance muy estrecho, cubre solo claros casos de piratera y ciberocupacin, no cualquier disputa que pueda surgir relacionada con un nombre de dominio, y no resulta aplicable a casos sobre mejor derecho a un nombre de dominio.

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nombre de dominio disputado sea comparado con los derechos marcarios o cualesquiera otros derechos de los que el demandante pueda ser titular. Por otra parte, para proceder a la comparacin entre los signos distintivos enfrentados no es relevante tener en cuenta las partculas TLD que conforman los nombres genricos. Las partculas <com>, <org> o <net> no son relevantes para establecer la comparacin, ya que las mismas no aaden diferenciacin alguna respecto al nombre del dominio cuestionado. Las partculas referidas nicamente suponen una diferencia terica, en la medida en que sirven para diferenciar el tipo de sector y actividad anunciado a travs del dominio (por ejemplo, que el <com> se usa en actividades comerciales, que el <net> es usado para distinguir actividades relacionadas con Internet, etc.). Se ha fallado que existe identidad si ambos signos distintivos estn formados exactamente por las mismas letras o vocablos, o si lo estn a partir de partes sustanciales de los signos a considerar. En segundo lugar, el nombre de dominio es similar hasta el punto de causar confusin cuando es similar respecto del nombre de dominio o marca o cualquier otro derecho legtimo del Demandante hasta el punto de causar confusin sobre el verdadero origen de las actividades del Demandado o de crear en el pblico el riesgo de asociacin con las que el Demandante desarrolle pacfica y legtimamente en el mercado, entendiendo este concepto en un sentido amplio, abarcando no slo las actividades propias del legtimo titular de derechos off line, sino tambin las realizadas on line 44 . Es importante indicar sobre este requisito, que a travs de diversas decisiones del Centro de Arbitraje de la OMPI, se ha venido ampliando casusticamente el tipo de bien jurdico a proteger a travs de la UDRP llegando a proteger no solo derechos marcarios, sino tambin lo que se denominan "marcas de hecho" coincidentes con nombres de personas fsicas que desarrollan una actividad en el mercado conocida, notoria, pero que no resulta protegida strictu sensu por medio de un derecho de marcas 45. Tambin se resolvi que tiene mejor derecho quien primero ha registrado un nombre de dominio cuando est constituido por un trmino, descriptivo o de uso comn 46 . Ello porque una designacin genrica no puede ser apropiada. Est en el dominio pblico. No obstante si puede ser registrada como nombre de dominio, resultando en este caso aplicable nicamente la regla "first to come first to serve". Sin embargo La doctrina ha sealado que no hay signos genricos o descriptivos en abstracto, sino en relacin con los productos o servicios que distinguen. Es decir que no se puede determinar si un trmino es genrico o descriptivo sin tener en consideracin los productos sobre los cuales ir aplicado. En materia de dominios un trmino se podr considerar genrico si la pgina web alojada en esa direccin, tiene relacin con el nombre, pero como el contenido de la pgina puede variar, es el registrante quien puede, mediante el contenido de la pgina determinar la genericidad del signo. Pinsese que expresin Lder (tiendas de supermercado), sera un trmino genrico para un
En ste aspecto resulta frecuente citar el caso Henkel Ibrica S.A. v. Jess Sancho Borraz, conocido por la OMPI y que puede consultarse en http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0630.html
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En casos como papiros.com o bancolombia.com los demandantes no contaban con una marca, segn lo entiende el derecho colombiano, pero el rbitro no se detuvo en este punto. As mismo, en el caso de juliaroberts.com, la actriz no tena ninguna marca registrada pero el panel consider que por la notoriedad sobre su nombre recaan derechos marcrios oponibles a terceros.
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CRS Technology Corporation v. Condenet, Inc., Caso FA 0002000093574-

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dominio que aloje una pgina web sobre superacin personal; pero no si el contenido de la web cambiara a la venta de ciertos productos. Entendemos que aqu entrar a jugar la buena o mala fe del registrante. Otra cuestin interesante se plante con los dominios peyorativos o que parodiaban marcas de empresas reputadas. As en el caso Wall Mart, se orden la transferencia a favor de esta empresa de varios dominios (wallmartcanadasucks.com, entre otros) 47 . La resolucin de Wall Mart entra en conflicto con un fallo norteamericano en el cual se resolvi que el registro del dominio LucentSucks.com constitua un ejercicio del derecho de libre expresin, es decir a criticar a la empresa Lucent. En lo que concierne a la segunda condicin, esto es, al legtimo inters, la carga de la prueba es invertida para exigir al demandado que acredite tal legtimo inters. Lo anterior se ha justificado por los autores sealando que la ausencia de derechos sobre el dominio escogido es un requisito negativo, por lo que quien est en mejor posicin para demostrar el derecho sobre el dominio es el propio registrante 48. Sin embargo, la inexistencia de respuesta a la demanda, por parte del demandado, ha sido considerada como una prueba que pone de manifiesto esa carencia de derecho o legtimo inters, por cuanto de lo contrario se habra apersonado al proceso para defenderlo. Tampoco se admite que el solo hecho de haber registrado un dominio es prueba suficiente de que se poseen intereses legtimos respecto de dicho nombre, ya que entonces todos los demandados tendran intereses legtimos respecto de los dominios que registraron. As en la causa Henkel Ibrica, S.A. v. Jess Sancho Borraz, el tribunal arbitral no tuvo problemas para sealar que Al Panel administrativo no le consta que el nombre de dominio en disputa coincida en parte o en su totalidad con un derecho de marca o una denominacin de la que el Demandado sea titular. El Demandado no ha aportado prueba alguna de que viniera usando el nombre de dominio disputado con anterioridad al momento en que el Demandante hubo registrado sus derechos de marca LA TOJA, como prueba de inters legtimo que, entre otras, propone la Poltica Uniforme. Recordemos que la Demandante niega que exista autorizacin alguna por su parte a favor del Demandado, y que, los productos ofrecidos bajo la marca en cuestin son muy conocidos en el mercado espaol (estando alguna marca nacional registrada incluso desde los aos 30). Todo ello nos debe hacer concluir que el Demandado no tiene inters legtimo o derecho alguno en el nombre de dominio <latoja.com> 49. Cualquiera de las siguientes circunstancias, enumeradas en el Art. 4.c de la UDRP que demuestre el registrante del dominio, alcanza para
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resolucin completa en http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0477.html

Martnez Medrano, Gabriel, Los dominios punto com Poltica de Solucin de Controversias, artculo publicado en http://www.portaldeabogados.com.ar/derechoinformatico/mmedrano.htm
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Henkel Ibrica S.A. v. Jess Sancho Borraz, fallo citado.

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acreditar que este tiene derechos legtimos sobre el nombre de dominio y conducirn a la desestimacin de la demanda. i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, el registrante ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilizacin, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relacin con una oferta de buena fe de productos o servicios; o ii) el registrante (en calidad de particular, empresa u otra organizacin) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o ii) el registrante hace un uso legtimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intencin de desviar a los consumidores de manera equvoca o de empaar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestin con nimo de lucro. El ltimo requisito copulativo es que el nombre de dominio haya sido registrado y se ste utilizando de mala fe. La buena fe es el punto central de la UDRP. Al igual que en materia de Derecho Interno, la buena fe se presume. Es el titular de la marca el que debe probar que el registrante del dominio ha obrado de mala fe. Para facilitar la prueba del estado de mala fe, la Poltica establece presunciones. Es decir que si existe alguno de los comportamientos externos mencionados, se puede inferir la existencia de mala fe por el registrante 50 . Estas son: i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos que estn relacionados directamente con el nombre de dominio; o ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular del nombre de dominio haya desarrollado una conducta de esa ndole; o iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o iv) al utilizar el nombre de dominio, el titular ha intentado de manera intencionada atraer, con nimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en lnea, creando la posibilidad de que exista confusin con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio,

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Caso D2000-0003 (OMPI). Telstra Limited Corporation v. Nuclear Marshmallowsg

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afiliacin o promocin del sitio Web del titular o de su sitio en lnea o de un producto o servicio que figuren en el sitio Web del titular o en su sitio en lnea. Los ejemplos mencionados no son exclusivos y cabe la posibilidad de que existan otras circunstancias que demuestren el registro y utilizacin de mala fe de un nombre de dominio. Segn el especialista espaol Gabriel Martnez Medrano 51 el primer supuesto sera el tpico caso de secuestro de dominios para exigir una contraprestacin a cambio; el segundo implicara un acto de competencia desleal (segn el ordenamiento espaol y tambin el chileno) de obstaculizacin, ya que estara afectando concurrencialmente la posicin de un tercero; el tercer supuesto tambin estara constituyndose en un acto de competencia desleal (tambin de acuerdo a las leyes chilenas y espaolas), por cuanto tambin implicara perturbar y obstaculizar la actividad comercial de la competencia y el cuarto supuesto estara referido al riesgo de asociacin empresarial, ya que el consumidor podra ser engaado respecto del origen empresarial de los productos o servicios ofertados. En cuanto a la mala fe, cabe resaltar que de acuerdo con cierta jurisprudencia emanada del Tribunal de la OMPI, el concepto de un nombre de dominio que est siendo utilizado de mala fe no se limita a una accin positiva, sino que tambin puede considerarse que la inaccin por parte del demandado es una prueba de mala fe en ciertos casos.

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Martnez Medrano, Gabriel, artculo citado.

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2.2 Aspectos generales del procedimiento Las cinco etapas fundamentales del procedimiento de la Poltica uniforme son las siguientes 52: 1) La presentacin de una demanda ante un proveedor de servicios de solucin de controversias acreditado por la ICANN y seleccionado por el demandante, por ejemplo, el Centro de la OMPI; 2) La presentacin de un escrito de contestacin por parte de la persona o entidad contra la que se ha presentado la demanda; 3) El nombramiento de un grupo de expertos compuesto por una o tres personas que resolver la controversia, nombramiento efectuado por el proveedor de servicios de solucin de controversias seleccionado; 4) La resolucin del grupo de expertos y su notificacin a las partes, a los registradores interesados y a la ICANN; y 5) La ejecucin de la resolucin del grupo de expertos por los registradores interesados, en caso de que se dicte una resolucin por la que haya que cancelarse o cederse el nombre o nombres de dominio en cuestin. El procedimiento deber completarse normalmente en el plazo de 45-50 das a partir de la fecha en que el Centro de la OMPI haya recibido la demanda 53 . 2.3 Costo del Procedimiento Existe una tasa de 1500 dlares de los Estados Unidos para una demanda presentada ante el Centro de la OMPI que abarque de uno a cinco
Por la claridad de la misma, y por ser el texto mas completo que se ha publicado a la fecha en idioma espaol optamos por seguir en gran parte en sta materia a la Gua de la OMPI de solucin de controversias en materia de nombres de dominio, documento que dicho organismo ha publicado. Esta gua se atiene estrictamente a los acuerdos adoptados por la ICANN en las reuniones de Santiago de Chile, los das 25 y 26 de Agosto de 1999 y al reglamento que sobre la materia dict posteriormente dicho organismo, el cual puede ser consultado en espaol en el sitio http://arbiter.wipo.int/domains/rules/icann/icannrules-es.pdf . La gua comprende adems algunos aspectos del Reglamento Adicional establecido por la propia OMPI. Debemos hacer presente que el Reglamento de ICANN sobre Poltica Uniforme de Solucin de Controversias permite a los entes autorizados para dirimir controversias dictar un reglamento adicional el cual no ser incompatible con la poltica o el Reglamento de ICANN y solo puede abarcar cuestiones como las tasas, las limitaciones y directrices en materia de palabras y de pginas, la forma de comunicacin con el proveedor y el grupo de expertos y la forma de presentacin de las portadas.
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Segn el prrafo 4 letra f, de la UDRP, en el caso de que haya mltiples litigios entre las partes, tanto el reclamante como el reclamado pueden solicitar la consolidacin de los litigios ante un solo grupo de expertos. Esta solicitud se realizar ante el primer panel de rbitros nombrado para un litigio pendiente entre las partes. Este panel de expertos puede consolidar cualquiera o todos los litigios a su criterio, siempre que los litigios consolidados estn regidos por la UDRP o una versin posterior de esta Poltica adoptada por la ICANN.
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nombres de dominio y que haya de ser resuelta por un grupo de expertos compuesto por un nico miembro. Existe una tasa de 4000 dlares de los Estados Unidos para una demanda que haya de ser resuelta por un grupo de expertos compuesto por tres miembros. Existe una tasa de 2000 dlares de los Estados Unidos de Amrica para una demanda que abarque de 6 a 10 nombres de dominio y que haya de ser resuelta por un nico miembro, y una tasa de 5000 dlares de los Estados Unidos de Amrica para una demanda que haya de ser resuelta por un grupo de expertos compuesto por tres miembros. Corresponde a las partes decidir si el grupo de expertos que ha de resolver la demanda ha de estar compuesto por uno o tres miembros. El demandante est obligado a pagar las tasas en su totalidad. El nico caso en el que demandado est obligado a contribuir en el pago de las tasas se produce cuando este ltimo opta por que un grupo de expertos compuesto por tres miembros resuelva la demanda, en caso de que el demandante haya optado por un grupo de expertos compuesto por un nico miembro . Algunos autores critican sta forma de distribuir la carga pecuniaria del proceso, sealan que la UDRP debera prever que el demandante asuma el coste total derivado de la presentacin de una demanda que ms tarde se resuelva en favor al demandado, en el caso en que se considere que el demandante actu de mala fe 54. En circunstancias excepcionales, el grupo de expertos y el Centro de la OMPI podrn solicitar a las partes que efecten pagos adicionales para sufragar los costos del procedimiento, por ejemplo, si el grupo de expertos decide de manera excepcional que es necesario efectuar vistas. En las tasas descritas anteriormente no se incluyen los pagos que puedan efectuarse a un abogado que represente a una parte en el procedimiento.

2.4 Idioma en que se lleva a cabo el procedimiento De conformidad con el prrafo 11 del Reglamento de la Poltica uniforme, a menos que las partes en el procedimiento decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro relacionado con el nombre de dominio en cuestin, el idioma del procedimiento ser el idioma del contrato de registro pertinente. Sin embargo, el grupo de expertos est facultado para decidir que se utilice un idioma distinto, teniendo en consideracin las circunstancias del procedimiento (por ejemplo, la nacionalidad de las partes, el idioma de la documentacin). El grupo de expertos tambin est facultado para
Gretel, El, Conflictos entre Marcas y Nombres de Dominios en Internet bajo UDRP, http://www.bufetalmeida.com/dominiuris/boletines/doctrinal/gretel.htm.
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ordenar a las partes que traduzcan los documentos que no figuren en el idioma del procedimiento. 2.5 Vistas en el procedimiento El prrafo 13 del Reglamento de la Poltica uniforme deja claro que no se celebrarn vistas (incluidas las vistas mediante teleconferencia, videoconferencia y conferencia va Internet), a menos que el grupo de expertos determine, nicamente de manera excepcional, que es necesario llevar a cabo una vista para llevar a cabo su resolucin 55.

2.6 Presentacin de la demanda La demanda podr someterse a cualquier proveedor de servicios de solucin de controversias acreditado por la ICANN. La demanda no solamente deber ajustarse a los requisitos especificados en el Reglamento de la Poltica uniforme, sino tambin a los especificados en el Reglamento Adicional del proveedor seleccionado, si lo hubiere. En consecuencia es quien presenta la demanda quien resuelve el rgano proveedor del servicios de solucin de controversias. Esto ha sido motivo de fuertes crticas que estimamos justificadas. 2.7 Preparacin y presentacin de la demanda En virtud del Reglamento de la Poltica uniforme la demanda debe presentarse electrnicamente y en papel. A fin de facilitar la presentacin electrnica, el Centro ofrece las opciones siguientes: Completar y enviar directamente al Centro el formulario electrnico de la demanda tipo; o descargar y completar la demanda tipo en forma de documento Word y enviarla como anexo de un mensaje electrnico a domain.disputes@wipo.int. Los ejemplares en papel (original y cuatro copias), incluidos los Anexos, debern enviarse por correo urgente a: Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI 34 chemin des Colombettes 1211 Ginebra 20 Suiza, Tel.: (+41 22) 338 8247 o 0800 888 549, Fax: (+41 22) 740 3700 o 0800 888 550. 2.8 Idioma en que deber presentarse la demanda A menos que el demandante y el demandado decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el contrato de registro, la demanda deber presentarse en el mismo idioma que el del acuerdo de registro. El grupo de
Esto nos lleva a calificar este sistema como un procedimiento on-line, en que sus principales actuaciones deben llevares a cabo por medios de comunicacin digitales sin que nunca se renan las partes en mismo lugar geogrfico.
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expertos podr ordenar que cualquier documento adjunto que no figure en el mismo idioma que el del acuerdo de registro sea traducido, en su totalidad o en parte, por aquella parte que los ha presentado. 2.9 Intervencin de letrados Aunque puede resultar til la ayuda de un abogado, no existe ningn requisito por el que la demanda haya de ser preparada o presentada por un abogado, lo mismo se repite en lo relativo a la contestacin del demandado56. 2.10 Pluralidad de acciones En virtud del prrafo 3.c) del Reglamento de la Poltica uniforme, la demanda puede referirse a ms de un nombre de dominio, siempre y cuando la persona o entidad que sea el titular de los nombres de dominio especificados en la demanda sea la misma. 2.11 Pago al presentar la demanda, seas que debe contener y formas de comunicacin de la demanda al demandado y al orgno registrador. Debe efectuarse el pago de la tasa adecuada que se especifica en el Baremo de tasas del Centro de la OMPI y que se presentar junto con la demanda, utilizando una de las formas descritas. Cuando se presenta la demanda ante un proveedor de servicios de solucin de controversias, el Reglamento de la Poltica uniforme (prrafo 3.b)xii) exige que se enve al demandado una copia de la demanda a ttulo informativo. Con este fin, salvo que el demandado haya indicado la forma que ha de utilizarse y las seas a las que han de enviarse las comunicaciones relacionadas con el procedimiento, la demanda deber enviarse por telefacsmil (con confirmacin de la transmisin) o por correo ordinario o urgente (franqueo pagado y acuse de recibo con notificacin) o electrnicamente por medio de Internet (siempre y cuando se disponga del registro de su transmisin) utilizando la informacin de que disponga el demandante. Cuando se presenta la demanda ante el Centro de la OMPI, el Reglamento Adicional de la OMPI exige que se enve una copia de la demanda al registrador o registradores interesados a ttulo informativo. El demandante deber asimismo notificar al Centro de la OMPI que se ha enviado efectivamente la demanda al registrador o registradores interesados. Algunos registradores han establecido unas seas determinadas que debern utilizarse con este fin y que pueden obtenerse ponindose en contacto con los registradores en cuestin. 2.12 Preparacin y presentacin del escrito de contestacin su obligatoriedad En virtud de las clusulas del acuerdo suscrito por el titular del nombre de dominio al registrar dicho nombre de dominio, el titular debe participar en el procedimiento de solucin de controversias. De conformidad con
En la prctica es comn la intervencin de letrados que representan a las partes, en cuyo caso deber hacerse constar el poder respectivo, normalmente una copia del mismo ser enviado por correo como documento junto con la demanda o la contestacin.
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el prrafo 5.a) del Reglamento de la Poltica uniforme, el demandado est obligado a presentar un escrito de contestacin 57. 2.13 Plazo para contestar Con arreglo al prrafo 5.a) del Reglamento de la Poltica uniforme, el demandado debe presentar su escrito de contestacin en el plazo de 20 das a partir del inicio del procedimiento. Se considerar que se ha iniciado formalmente el procedimiento una vez que el proveedor de servicios de solucin de controversias haya notificado formalmente la demanda de conformidad con el prrafo 2.a) del Reglamento de la Poltica uniforme. Sin embargo si el demandado no presenta el escrito de contestacin (o no efecta los pagos exigibles) antes del plazo determinado por el Centro de la OMPI, se considerar que ha incumplido lo previsto en el procedimiento. No obstante el incumplimiento del demandado, el Centro de la OMPI dar curso al procedimiento y nombrar el grupo de expertos. Se informar del incumplimiento del demandado al grupo de expertos, que resolver la controversia teniendo en cuenta la informacin disponible y sacar las consecuencias que considere apropiadas teniendo en cuenta que el demandado no ha presentado el escrito de contestacin en el plazo previsto. 2.14 Modelo normalizado en el que debe presentarse la contestacin Adems del escrito de contestacin tipo, el Centro de la OMPI ha preparado unas directrices de presentacin del escrito de contestacin que las partes pueden consultar a los fines de orientacin y que proporcionan directrices para la presentacin. 2.15 Formato deber utilizarse electrnicamente un escrito de contestacin cuando se presente

La versin electrnica del texto de un escrito de contestacin deber enviarse preferiblemente como anexo de un mensaje electrnico en uno de los formatos siguientes: documento Word, formato pdf, archivo de texto, formato rtf. Los anexos del escrito de contestacin que estn disponibles en formato electrnico debern enviarse preferiblemente en uno de los formatos mencionados, y se aceptar igualmente el envo de archivos sonoros y de vdeo. 2.16 Idioma en que ha de presentarse el escrito de contestacin A menos que el demandante y el demandado decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el contrato de registro, el escrito de contestacin deber efectuarse en el mismo idioma que el del contrato de registro. El grupo de expertos podr ordenar que cualquier documento adjunto
UDRP no existe una evaluacin preliminar de un rbitro para decidir si se admite a trmite o no una demanda. Antes el Reglamento de NIC Chile, contemplaba esa posibilidad en relacin a la accionde revocacin de un dominio .cl.
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que no figure en el mismo idioma que el del acuerdo de registro sea traducido, en su totalidad o en parte, por aquella parte que los ha presentado. 2.17 Informacin deber incluirse en el escrito de contestacin

La informacin que debe incluirse en el escrito de contestacin figura en el prrafo 5 del Reglamento de la Poltica uniforme. Adems, el Centro de la OMPI ha preparado un escrito de contestacin tipo y unas directrices para la presentacin del escrito de contestacin que sirven de lista recapitulativa de los elementos que han de incluirse en el escrito de contestacin y que proporciona asimismo directrices para la presentacin. 2.18 Forma de acreditar los derechos y los legtimos intereses respecto del nombre de dominio En el prrafo 4.c) de la Poltica uniforme se establece que cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, demostrarn los derechos o los legtimos intereses del titular del nombre de dominio respecto de este ltimo a los fines del prrafo 4.a)ii) de la Poltica uniforme, en caso de que el grupo de expertos considere que estn probadas teniendo en cuenta la evaluacin que efecte de todas las pruebas presentadas: i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, el titular del nombre de dominio ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilizacin, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relacin con una oferta de buena fe de productos o servicios. ii) el titular del nombre de dominio (en calidad de particular, empresa u otra organizacin) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios. iii) el titular del nombre de dominio hace un uso legtimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intencin de desviar a los consumidores de manera equvoca o de empaar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestin con nimo de lucro. 2.19 Pagos que ha de hacer el demandado al presentarse el escrito de contestacin El nico caso en que el demandado ha de pagar una tasa se produce cuando el demandante opta por que un grupo de expertos compuesto por un nico miembro resuelva la controversia, mientras que el demandado prefiere que sea resuelta por un grupo de expertos compuesto por tres miembros. En dichos casos, la tasa aplicable es compartida de manera equitativa por el demandante y el demandado. El demandado debe remitir el pago junto con su escrito de contestacin. En caso contrario, se considerar que ha incumplido sus obligaciones y el Centro podr desestimar la seleccin efectuada por el demandado en cuanto al nmero de miembros del grupo de expertos.

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2.20 Forma en debe ser presentada la contestacin al Centro de la OMPI En virtud del Reglamento de la Poltica uniforme el escrito de contestacin debe presentarse electrnicamente y en papel (original y cuatro copias). Con el fin de facilitar la presentacin el Centro ofrece las siguientes opciones: Completar y presentar directamente en lnea ante el Centro la versin electrnica del escrito de contestacin; o Descargar el escrito de contestacin en forma de documento word para ser enviado como anexo de un mensaje de correo electrnico a domain.disputes@wipo.int. El escrito en papel (original y cuatro copias) deber enviarse por correo urgente a: Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI 34 chemin des Colombettes 1211 Ginebra 20 Suiza, Tel.: (+41 22) 338 8247 o 0800 888 549, Fax: (+41 22) 740 3700 o 0800 888 550. 2.21 La funcin del grupo de expertos

El grupo de expertos se compone de una o tres personas independientes e imparciales nombradas por el proveedor de servicios de solucin de controversias que ha sido seleccionado para administrar la controversia de conformidad con la Poltica uniforme y el Reglamento de la Poltica uniforme. El grupo de expertos es independiente del proveedor de servicios de solucin de controversias, de la ICANN, de los registradores interesados y de las partes. 2.22 Quines son los miembros del grupo de expertos? Las personas que figuran en la Lista 58 del Centro de la OMPI de expertos para la solucin de controversias en materia de nombres de dominio han sido seleccionadas teniendo en cuenta su reconocida reputacin de imparcialidad, buen juicio y experiencia a la hora de resolver las controversias, as como su experiencia fundamental en el mbito del derecho internacional de marcas, el comercio electrnico y las cuestiones relacionadas con Internet 59. 2.23 Nombramiento del grupo de expertos El grupo de expertos se nombra despus de la presentacin del escrito de contestacin, en caso de que se haya efectuado este ltimo, o una vez que haya finalizado el plazo de presentacin del escrito de contestacin. En caso de que se trate de un procedimiento con participacin de un grupo de expertos compuesto por un nico miembro, normalmente el Centro de la OMPI nombrar el grupo de expertos en el plazo de cinco das a partir de la presentacin del escrito de contestacin o de la fecha lmite para su presentacin. En el caso de un grupo de expertos compuesto por tres miembros, normalmente el Centro de

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Pude consultarse la nomina actualizada en http://arbiter.wipo.int/domains/panel/panelists-es.html#36.

A la fecha en la nomina figuran cinco expertos chilenos Guillermo Carey, Felipe Claro, Gabriela Paiva Hantke, Marino Porzio y Rodrigo Velasco Santelices.
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la OMPI nombrar el grupo en el plazo de 15 das a partir de la presentacin del escrito de contestacin o de la fecha lmite para su presentacin. 2.24 Forma en que se nombra el grupo de expertos El Centro de la OMPI nombra el grupo de expertos de la manera siguiente: i) Si el demandante y el demandado indican que desearan que la controversia sea resuelta por un grupo de expertos compuesto por un nico miembro, dicho miembro ser nombrado por el Centro de la OMPI a partir de su lista de expertos para la solucin de controversias en materia de nombres de dominio; ii) Si el demandante opta por un grupo de expertos compuesto por tres miembros y el demandado opta por un grupo de expertos compuesto por un nico miembro, o viceversa, el Centro de la OMPI nombrar un grupo de expertos compuesto por tres miembros. De esta manera, el Centro de la OMPI tratar de nombrar a uno de los candidatos seleccionados por el demandante y a uno de los candidatos seleccionados por el demandado. En caso de que esto no sea posible, el Centro efectuar el nombramiento adecuado a partir de su lista de expertos. El tercer miembro del grupo de expertos, el Presidente, ser nombrado teniendo en cuenta las preferencias indicadas por las partes que efectuarn la seleccin a partir de una lista de cinco candidatos que les habr facilitado el Centro de la OMPI. (En caso de que el demandado opte por un grupo de expertos compuesto por tres miembros, estar obligado a pagar la mitad de las tasas aplicables; en los dems casos, las tasas sern pagadas por el demandante.) iii) Si el demandado no presenta ningn escrito de contestacin, el Centro de la OMPI nombrar el grupo de expertos de conformidad con lo seleccionado por el demandante. De esta manera tratar de nombrar a uno de los candidatos seleccionados por el demandante y efectuar el nombramiento de los otros dos miembros del grupo de expertos a partir de su lista de expertos para la solucin de controversias en materia de nombres de dominio. 2.25 La resolucin del grupo de expertos El grupo de expertos nicamente podr adoptar tres tipos de resoluciones: i) resolver la controversia a favor de la persona o entidad que haya presentado la demanda y ordenar que se ceda a esa persona o entidad el nombre o nombres de dominio objeto de la controversia; ii) resolver la controversia a favor de la persona o entidad que haya presentado la demanda y ordenar que se cancele el nombre o nombres de dominio objeto de la controversia; iii) resolver la controversia a favor del titular del nombre de dominio (es decir, denegar el recurso solicitado). A este respecto, si el grupo de

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expertos concluye que la controversia queda fuera del mbito del prrafo 4.a) de la Poltica uniforme deber hacerlo constar en su resolucin. Asimismo, si despus de considerar los escritos presentados por las partes, el grupo de expertos concluye que la demanda se ha presentado de mala fe, est obligado a declarar en su resolucin que la demanda se ha presentado de mala fe y constituye un abuso del procedimiento. El grupo de expertos no est habilitado para otorgar compensaciones monetarias ni dictar que se sufraguen los costos relacionados con los abogados. Ello no obsta a que el resarcimiento de perjuicio se persiga por la va jurisdiccional conforme a las reglas de derecho comn 60. 2.26 Tiempo se tarda en adoptar una resolucin Salvo que existan circunstancias excepcionales, la resolucin del grupo de expertos se notificar a las partes, a la ICANN y a los registradores interesados en el plazo de 17 das a partir del nombramiento del grupo de expertos. Ejecucin de una resolucin del grupo de expertos a favor del demandante La resolucin del grupo de expertos ser ejecutada por el registrador ante el que se haya registrado el nombre de dominio objeto de la controversia. De conformidad con el prrafo 4.k) de la Poltica uniforme, el registrador est obligado a ejecutar la resolucin del grupo de expertos en un plazo de diez da hbiles tras haber recibido la notificacin de la resolucin del proveedor de servicios de solucin de controversias, salvo que el registrador haya sido informado por el titular del nombre de dominio (demandado) que este ltimo impugna la resolucin por va judicial 2.27 Impugnacin de la resolucin del grupo de expertos El prrafo 4.k) de la Poltica uniforme permite que el titular del nombre de dominio que no haya obtenido un resultado satisfactorio en el procedimiento impugne la resolucin del grupo de expertos presentando una demanda en determinados tribunales. Tal y como se ha mencionado anteriormente, el registrador o registradores interesados ejecutarn la resolucin del grupo de expertos en un plazo de 10 das hbiles a partir de la recepcin de la resolucin del proveedor del servicio de solucin de controversias, a no ser que hayan recibido del titular del nombre de dominio durante ese periodo de 10 das documentos oficiales (como la copia de una demanda, sellada por el oficial del juzgado) que indiquen que el titular del nombre de dominio ha iniciado una demanda oficial contra el demandante en una jurisdiccin a la que se haya
Se comprende sta limitacin dado que el tribunal arbitral no tiene el imperio suficiente para ordenar compulsivamente el cumplimiento de sus resoluciones, salvo que se trate de la cancelacin o traspaso de del nombre de dominio, sin embargo se ha propuesto que la OMPI requiera un depsito previo a la demanda para hacer frente por lo menos al pago de los costas del demandado en caso que se declare que el procedimiento ha sido abusivo.
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sometido el demandante en virtud del prrafo 3.b) xiii) del Reglamento de la Poltica uniforme, es decir, la "jurisdiccin del registrador o de la otra parte". Desde ese momento el registrador interesado no tomar otras medidas hasta que haya recibido: i) Pruebas satisfactorias de que se ha producido una solucin entre las partes. ii) Pruebas satisfactorias de que la demanda del titular del nombre de dominio ha sido rechazada o retirada; o iii) Una copia de una orden dictada por el tribunal por la que se rechaza la demanda o se ordena que el titular del nombre de dominio no tiene derecho a continuar utilizando el nombre de dominio. 2.28 Qu se entiende por "jurisdiccin del registrador o de la otra parte"? Se entender por jurisdiccin del registrador o de la otra parte la competencia judicial en a) la oficina principal del registrador (siempre y cuando el titular del nombre de dominio se haya sometido en el acuerdo de registro a esa jurisdiccin para la determinacin de controversias relativas a la utilizacin del nombre de dominio o derivadas de la misma) o b) el domicilio del titular del nombre de dominio que figura en el registro del nombre de dominio en la base de datos "Whois" del registrador interesado en el momento en que se haya presentado la demanda al proveedor de servicios de solucin de controversias 61. 2.29 Acuerdo entre las partes en el curso del procedimiento

Si las partes llegan a un acuerdo sobre la controversia (es decir, si se retira la demanda debido a que se ha producido un acuerdo entre las partes), el prrafo 17 del Reglamento de la Poltica uniforme exige que se d por terminado el procedimiento. 2.30 La funcin del registrador La funcin del registrador en el procedimiento es la siguiente: i) Proporcionar la informacin exigida al Centro de la OMPI, lo que trae consigo, por ejemplo, confirmar que el nombre de dominio objeto de la controversia ha sido registrado ante dicho registrador, que ha sido registrado por la persona o entidad que figura en calidad de demandado en la demanda, y suministrar las seas del demandado y, cuando sea necesario, el acuerdo de registro y los documentos conexos. ii) Impedir la cesin del registro del nombre de dominio una vez que se haya iniciado el procedimiento; y iii) Ejecutar la resolucin del grupo de expertos.
Cada registrador en su pagina web oficial dispone de una base de datos en que puede consultarse si un determinado dominio est registrado y los antecedentes de su titular.
61

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2.31 Figura del administrador del procedimiento El administrador del procedimiento es un funcionario de la OMPI responsable fundamentalmente de la administracin del procedimiento relativo a la controversia, incluidas todas las cuestiones administrativas relacionadas con la controversia y las comunicaciones que han de efectuarse con el grupo de expertos. El administrador del procedimiento puede proporcionar asistencia al grupo de expertos o a uno de sus miembros, pero no est habilitado para resolver cuestiones de fondo relacionadas con la controversia, ni para influir en ellas. 3.- Ventajas Crticas y Proposiciones al actual sistema Como puede apreciarse, las reglas de UDRP han creado un sistema de arbitraje "en-lnea", cuya duracin total no sobrepasa en el peor de los casos los sesenta das, y que tiene un costo bastante bajo. Se trata de un procedimiento arbitral On Line, esa caracterstica impensada hace algunos aos es ya comn para la solucin de controversias entre empresas y personas ubicadas en distintos pases, y su mbito trasciende el conflicto entre nombres de dominio y marcas comerciales En consecuencia apreciamos que la principal ventaja del procedimiento consiste en que proporciona una manera ms rpida y econmica de solucionar controversias relacionadas con el registro y utilizacin de un nombre de dominio de Internet que la proporcionada por las acciones judiciales (Un procedimiento excepcional, como es UDRP, no puede utilizarse en litigios complejos, como los que se plantean en pleitos de mejor derecho). Adems, el procedimiento es bastante ms informal que el litigio y los encargados de efectuar las resoluciones son expertos en las esferas del derecho internacional de marcas, las cuestiones de nombres de dominio, el comercio electrnico, Internet y la solucin de controversias. Asimismo, el procedimiento tiene un alcance internacional: facilita un mecanismo nico para la resolucin de controversias en materia de nombres de dominio independientemente de la situacin geogrfica del registrador, del titular del nombre de dominio o del demandante 62. Sin embargo, no son pocos los detractores del sistema, el cual en su corto tiempo de existencia ya ha sido objeto de diversas crticas que a continuacin pasaremos a comentar. Recientes estudios estadsticos acerca de las decisiones emanadas de la utilizacin de la UDRP han mostrado que hasta Octubre del 2000, los demandantes tuvieron xito en lograr que se cancelara el dominio en cuestin o que este les fuera transferido en el 80% de los casos. Los demandados slo fueron exitosos en sus defensas en el 19.5 % de los casos, quedando un 0.5% de casos en los que las decisiones fueron divididas 63.
62 63

Gretel, El , obra citada.

En http://arbiter.wipo.int/domains/resources/statistics/index-es.html, pueden consultarse mas estadsticas al respecto.

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Estadsticas como sta son las que, segn algunos entendidos, estaran mostrando cierta tendencia de los paneles de resolucin a favor de los propietarios de marcas. Ms an, si los propietarios de marcas se vieron en un inicio, sorprendidos por el surgimiento del Internet y con l el fenmeno del registro de sus marcas y signos distintivos por parte de terceras personas, lo que de alguna manera justificaba la adopcin de una solucin al problema como lo son la UDRP, hoy en da ese ya no es el mayor problema, y por tanto debera analizarse si es que en nuestros das no es el propietario de las marcas el que muchas veces pudiera estar utilizando de manera abusiva el procedimiento UDRP. Como ya sealramos el UDRP no es aplicable a los casos de registro abusivo de una marca en perjuicio del titular de un nombre de dominio. Otro de los cuestionamientos que se hace a la UDRP es el hecho que tanto ste, como las reglas suplementarias particulares del proveedor de servicios de resolucin, contemplan una serie de disposiciones que norman sobre la manera en que debe llevarse a cabo el procedimiento administrativo, pero no se establecen sanciones para aquellos casos en los cuales alguna de las partes incumpla tales disposiciones, lo cual genera cierta inseguridad sobre el desempeo de los rbitros o paneles. Algunos 64 tambin critican, y con cierta razn, que el procedimiento UDRP admite a trmite casi cualquier tipo de demanda, an aquellas que pudieran carecer de sustento alguno. Ello obrara a favor del demandante, el cual nicamente asumira el riesgo de perder la pequea cantidad invertida en el proceso, a cambio de lo cual podra obtener un nombre de dominio, con lo cual no tendra nada que perder si iniciase una disputa. Si tomamos en cuenta que el proceso UDRP surgi para ser aplicado a casos en los cuales existiese un registro abusivo o un uso de mala fe, es claro entonces que el mismo no debera ser utilizado para dilucidar un "mejor derecho", y si este fuera el caso, el mismo debera ser tratado en una corte o ante un juez, por cuanto slo a este corresponder pronunciarse sobre quien tiene un mejor derecho. Asimismo, la disputa debera ser previamente evaluada para decidir sobre su admisin a trmite o no, notificndose al demandado slo en aquello casos en los cuales el rbitro tenga la percepcin razonable que ella cumple con requisitos de fondo y forma mnimos. Otra de los vacos que segn algunos tiene la UDRP, es que en aquellos casos en los que la disputa sea finalmente favorable al demandado, el proceso UDRP no estipula indemnizacin o reparacin alguna en su favor. Una vez iniciado el proceso, el demandado deber cubrir los costos derivados del mismo, no teniendo la posibilidad de solicitar, tal y como por ejemplo lo estipula el ordenamiento legal peruano, que el demandante cuya pretensin hubiere sido rechazada por carecer de sustento, corra con los costos y costas del proceso, o la correspondiente indemnizacin suponiendo que la demanda le hubiere causado algn dao. Si el demandante gana en su proceso, invirtiendo muy poco, conseguir que el nombre de dominio le sea transferido dentro de los prximos diez das. De lo contrario, esto es, si pierde, tan slo tendr que correr con los gastos que origin costear su demanda y la mitad del

Vase Sesea, Julian , El Proceso de Disputa de Nombres de Dominio y sus Problemas , en http://www.internautas.org/secciones.php?op=viewarticle&artid=8
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costo del arbitraje (suponiendo que se hubiera optado por un panel de tres rbitros), no estando obligado a reparar al demandado por los posibles daos causados. El sistema debera tratar de evitar aquellos casos en que un personas-demandantes con grandes recursos econmicos se dirigen contra pequeos empresarios, muchas veces de mala fe, que han logrado un sitial en la red, los mismos no pueden cubrir los eventuales gastos que demandara su defensa, no teniendo otra alternativa que "abandonar" el caso, y de paso, el nombre de dominio que posteriormente le es adjudicado al demandante. Tambin ha sido objeto de criticas, el hecho que la UDRP supone la designacin de los rbitros por parte del proveedor de servicios de resolucin de conflictos, unilateralmente y de manera cuestionable, ya que ellos debern necesariamente salir de su propia lista de rbitros. A su vez, al rbitro designado tan slo se lo obliga a suscribir un documento donde conste su declaracin de imparcialidad, a manera de declaracin jurada. Sin embargo, no se ha previsto que el demandado tenga poder de veto sobre el rbitro, en concordancia con la naturaleza misma del arbitraje, el cual pretende ser un mecanismo de solucin de conflictos no impuesto a las partes sino aceptado de mutuo acuerdo. Otro de los cuestionamientos que se han levantado est relacionado con el hecho que la UDRP no prevea algn mecanismo que garantice la imparcialidad de los rbitros de manera cabal, para que estos no participen como juez y parte en los procesos de disputa. As, un rbitro puede a la vez estar actuando como asesor jurdico de una de las dos partes en un conflicto, y al mismo tiempo actuar como rbitro imparcial en otro proceso. Pinsese por ejemplo en aquel juez que teniendo la calidad de tal, acta como asesor legal de otras empresas o personas en casos similares (no necesariamente sometidos a su autoridad). Es impensable que un juez acte como parte activa en otros procesos y a su vez acte en su calidad de juez en otros. Por lo tanto, si un rbitro, por voluntad propia, participa como tal en diversos procesos de disputas relacionadas con nombres de dominio, debera exigrsele que se inhiba de participar como parte activa en otros procesos. Por ultimo, uno de las mayores fallas del sistema de resolucin impuesto por la UDRP, es el hecho que las resoluciones emanadas de sus paneles de rbitros estn creando un cuerpo de jurisprudencia heterognea y muchas veces contradictoria. A efectos de generar seguridad jurdica en los actores, debera exigirse que ciertas resoluciones tengan el carcter de precedentes vinculantes, generando as predictibilidad en el sistema. Es necesario mencionar que no necesariamente compartimos todas las crticas y cuestionamientos que se han levantado contra las normas de la UDRP, pero creemos que si el sistema pretende convertirse en un medio eficaz de solucin de los conflictos derivados de la ciberocupacin, debe atender en lo posible las sugerencias o mejoras propuestas por los usuarios, ms an si algunas de ellas pudieran tener un sustento valido. Son muchos los que se han aventurado a proponer soluciones o remedios al problema del creciente nmero de disputas que se generan entre titulares de marcas y registrantes de nombre de dominio 65. Veamos algunas.
Diez Canseco, Gonzalo Ferrero, Nombres de Dominio y Marcas, Conflictos y Solucin de Controversias, Lima . Edit. San Andres, pag. 81.
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1. Adicin de nuevos nombres de dominio genricos de primer nivel: a partir de octubre del 2001 entraron en vigencia los nuevos dominios de primer nivel .aero, .biz, .info, .coop, .museum, .name y .pro. El propsito perseguido con estos nuevos nombres de dominio es permitir que ms de una empresa con el mismo nombre pueda registrar su dominio en un nivel distinto de dominios. As por ejemplo, si dos compaas tienen la palabra AXE como parte de su marca o nombre comercial y adems se desenvuelven en rubros de negocios distintos, ambas podran tener dicha palabra como parte de sus nombres de dominio siempre que lo registraran en un dominio genrico de primer nivel diferente, permitindose el registro tanto de AXE.biz como de AXE.info. 2. Creacin de nombres de dominio de primer nivel especiales para marcas registradas: estos nombres de dominio serviran para indicar a los usuarios que el dominio de segundo nivel (SLD) constituye una marca registrada de la compaa. As por ejemplo, en el nombre AXE.tm, se estara informando al usuario que la marca AXE es una marca registrada. 3. Creacin de pginas web con links: mediante esta propuesta se creara una pgina web cuyo objeto sera fungir de directorio para todos aquellos que estuvieran interesados en utilizar el mismo nombre de dominio. Si ms de un tercero intentara registrar el mismo dominio se creara automticamente una pgina web que incluyese un directorio con lista de todas las compaas, con una descripcin de cada una de ellas, y con un link para acceder directamente sus respectivas pginas web. De esta manera los usuarios interesados en tener acceso a un determinado sitio en Internet slo tendran que "clickear" en el link respectivo. 4. Solicitar al registrante de un nombre de dominio que acredite el registro del mismo como marca: podra exigirse a quien solicite un nombre de dominio que a su vez pruebe que tiene una marca registrada que concuerde con dicho dominio en la jurisdiccin donde pretende el registro del dominio. 5. Aprobacin de una lista de marcas notorias y renombradas de reconocimiento mundial: podra discutirse la creacin de una lista de marcas consideradas como notorias y renombradas, las cuales no podran ser registradas como nombres de dominio salvo por los legtimos titulares. La lista podra ser confeccionada por la OMPI en estrecha coordinacin con las oficinas de marcas ms importantes del mundo, y esta a su vez ser enviada a los registradores de dominios acreditados (NIC) de cada pas para que ellos los tengan en cuenta al momento de evaluar solicitudes. Las soluciones antes mencionadas no estn libres de problemas y complicaciones, y aunque definitivamente no solucionaran el problema en un cien por ciento probablemente si contribuiran a disminuir drsticamente el nmero de casos donde se vea involucrado un conflicto entre un nombre de dominio y una marca. 2. EN EL CHILE.

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A) Administracin de los nombres de dominio. El Registro de Nombres del Dominio CL, denominado NIC Chile (Network Information Center Chile), es administrado desde 1987 66 por el Departamento de Ciencias de la Computacin de la Universidad de Chile por delegacin de la IANA (Internet Assigned Numbers Authority), de acuerdo a los principios contenidos en RFC 1591: Domain Name System Structure and Delegation, posteriormente ICANN procedi a complementar el tema a travs del documento "ICP-1 Internet Domain Name System Structure and Delegation" 67 . La poltica de delegaciones tanto de IANA como de su sucesora la ICANN en materia de nombres de dominio nacionales es la de entregar su administracin a entidades pblicas o privadas del respectivo pas. En el mismo documento RFC-1591, se indica que la actividad que desarrollan los entes delegados debe considerarse como un public service on behalf of the Internet community, es decir un servicio pblico en beneficio de la comunidad de Internet, dicha frase se enmarca dentro de los conceptos y principios de los pioneros de la red de redes,. tantas veces criticados por algunos y exaltados por otros, en orden a considerar Internet como una comunidad global, informal y que tiende a la autorregulacin al margen de las polticas e intereses nacionales. En el contexto de estos principios, la comunidad local de Internet ( que incluye al gobierno nacional) es parte de una comunidad global. De ah que no se considerara necesario entregar la administracin de los dominios nacionales a los rganos de la administracin pblica de cada pas. Sealaba el mtico Jhon Postel en el rfc-1591 La mayor preocupacin en la designacin del administrador de un dominio es que sea capaz de cumplir con las responsabilidades necesarias y que tenga la capacidad de realizar un trabajo equitativo, justo, honesto y competente. El papel del gobierno en la administracin de un ccTLD ha sido el objeto de considerable debate. Es importante hacer notar que la comunidad local de Internet incluye en las palabras de la IANNA 68 al gobierno del territorio asociado con el cdigo de pas del ccTLD. Sin embargo, de parte de los rganos delegadores existe el inters de proteger a los Administradores de ccTLD contra los vientos de la poltica interna. Se seala que el funcionamiento sin tropiezos de un ccTLD es parte del funcionamiento sin tropiezos del Internet como un todo. As se ha sealado: Las acciones de un gobierno en lo concerniente a un ccTLD no pueden verse simplemente como actos puramente locales, as como un gobierno no puede ser visto como el nico inters al que debe servir el ccTLD. Un ccTLD pertenece a la comunidad local de Internet, de la cual el gobierno es una parte; pero tambin pertenece a la comunidad global del Internet 69. Con todo, el gobierno de un territorio indirectamente asume un poder substancial sobre el ccTLD, dado que el RFC1591 y el ICP-1 requieren que
66 67

El primer nombre de dominio .cl fue el de la propia Universidad de Chile (uchile.cl) consultarse en http://www.isi.edu/in-notes/rfc1591.txt y

Ambos documentos pueden http://www.icann.org/icp/icp-1.htm

68

Asi se seala en los Lineamientos de Re/Delegacin para Administradores de ccTLD. Vase http://www.wwtld.org/ongoing/bestpractices/spanish/re_delegation.es.html
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vase http://www.wwtld.org/ongoing/bestpractices/spanish/re_delegation.es.html

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el administrador ccTLD tenga el contacto gubernamental 70, sealando que est sujeto a las leyes de dicho territorio. En tal circunstancia han encontrado algunos gobiernos el camino para asumir la administracin o regulacin de sus respectivos ccTLD 71. En Chile ya se empieza a notar una tendencia por parte de la administracin del estado en orden a asumir una mayor ingerencia en el mbito la gestin del ccTLD nacional, as mediante decreto de la Subsecretara de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de fecha 24 de junio de 2003, se cre el Consejo Nacional de Nombres de Dominio y Nmeros IP, cuya funcin es emitir recomendaciones a la comunidad sobre la gestin del sistema de nombres de dominio y los nmeros IP en Chile. En sus considerndos se indica que el sistema de nombres de dominios de Internet y los nmeros IP forma parte del acervo de la Nacin, y su correcto funcionamiento es importante para el desarrollo econmico y social del pas. En el Consejo participan las Subsecretaras de Economa, Fomento y Reconstruccin; de Telecomunicaciones y NIC Chile. Asimismo, en el Consejo podrn participar la Asociacin de Proveedores de Internet; la Asociacin Chilena de Empresas de Tecnologas de la Informacin; la Sociedad de Fomento Fabril; la Asociacin Chilena de la Propiedad Intelectual; la Cmara Nacional de Comercio; la Cmara de Comercio de Santiago; la Red Universitaria Nacional y la Asociacin Chilena de Usuarios de Internet. Otro indicio reciente de sta tendencia lo encontramos en el informe de la Comisin de Ciencia y Tecnologa de la Cmara de Diputados de fecha 4 de Septiembre del 2003. En relacin con la inscripcin de dominios en Internet, la Comisin propone: 1. Incorporar del sistema de nombres de dominio country code" (ccTLD) ".cl" de Chile al patrimonio y administracin directa del Estado de Chile a travs de la dictacin de un decreto supremo . 2) Modificar el texto de la ley N19.039, sobre propiedad industrial, y de su respectivo Reglamento, como una forma de incorporar el registro de nombres de dominio a la legislacin chilena. 3. Crear de un conservador de nombres de dominio con carcter autnomo e independiente 72. Como sealramos en nuestro pas, desde 1987, un organismo pblico: la Universidad de Chile, a travs del Departamento de Ciencias de la Computacin, de la Facultad de Ciencias Fsicas y Matemticas, asumi la administracin del Registro de Nombres de Dominio, conocido como NIC-Chile (Network Information Center Chile), encargndose, entre otras cosas, de la inscripcin de dominios de segundo nivel, bajo el ccTLD < .cl > 73. El Departamento de Ciencias de la Computacin y NIC-Chile, carecen de
70

El Documento de trabajo del Grupo de Trabajo de Las Mejores Prcticas y Re-delegacin de los constituyentes del ccTLD de DNSO del ICANN seala: Los Administradores de ccTLD debern sujetarse a las leyes del pas o territorio en donde se encuentren ubicados. Las relaciones entre los Registrados y el Administrador de ccTLD (sea a travs de un contrato explcito o en cualquier otra forma) debern regirse por las leyes del pas o territorio del ccTLD .http://www.wwtld.org/ongoing/bestpractices/spanish/bpdraft.es.html En Espaa se regula el sistema de asignacin de nombres de dominio de Internet por la orden de 21 de marzo de 2000 del Ministerio de Fomento., que la entrega a la Entidad Pblica Empresarial Red.es. En otros pases como Urugay el rgano originalmente delegado, deleg sus funciones en un rgano de la administracin pblica (Antel).
71 72

http://www.navarro.cl/defensa/microsoft/doc/informtica.htm

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personalidad jurdica propia para actuar en el mundo del Derecho por si mismos . As se desprende del Estatuto de la Universidad de Chile (DFL N 153, de 1981, del Ministerio de Educacin), el que slo reconoce a sta personalidad jurdica de derecho pblico, autonoma y patrimonio propio, no a sus Facultades y Departamentos.

Siendo el rgano administrador un ente con personalidad de derecho pblico est sujeto al principio de juridicidad, de conformidad con la Constitucin Poltica y la ley N 18.575, Orgnica Constitucional sobre Bases Generales de la Administracin del Estado, ningn organismo pblico puede atribuirse otra autoridad o derechos que los que expresamente les confiera el ordenamiento jurdico, ni an con el pretexto de existir circunstancias extraordinarias. Por lo tanto, seala el autor Rodolfo Herrera Bravo es necesario buscar la fuente legal que expresamente le confiere dicha competencia, atendido que en derecho pblico slo se puede hacer lo que est permitido 74. A ste respecto la autoridad universitaria ha sealado en carta dirigida al Seor Contralor General de la Repblica 75 que el registro de nombres de dominio .CL ha sido asumido por la Universidad de Chile, como parte de su funcin de extensin y de colaboracin con el desarrollo tecnolgico nacional, para lo cual est facultada tanto por DFL N 1 de 30 de diciembre de 1980, como por su estatuto, promulgado en el Decreto con Fuerza de Ley N 153, del Ministerio de Educacin, de fecha 11 de diciembre de 1981, publicado en el Diario Oficial de fecha 19 de enero de 1982, los cuales le reconocen plena autonoma acadmica, econmica y administrativa para determinar la mejor forma de realizar sus funciones. Agrega la autoridad universitaria que el Artculo 99 de la Ley 18.681, del Ministerio de Hacienda, publicada en el Diario Oficial con fecha 31 de diciembre de 1987, otorga a las universidades e institutos profesionales, facultades para prestar servicios remunerados en las reas de conocimiento o de competencia de los respectivos organismos. Las faculta adems para ejecutar y celebrar contratos que, estando orientados a mantener, a mejorar o acrecentar las condiciones de funcionamiento y operatividad de la entidad de Educacin Superior, puedan implicar tambin contribucin a su financiamiento o incremento de su patrimonio 76.

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En Chile slo es posible registrar dominios de primer nivel y no subdominios. Un subdominio es un dominio que forma parte de otro dominio ms general. Por ejemplo, "dcc.uchile.cl" es un subdominio de "uchile.cl". El Registro del Nombres del Dominio CL administra slo el espacio de subdominios de ".cl". Cada asignatario de un dominio puede crear libremente subdominios bajo ste.
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Obra citada..

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http://www.nic.cl/cartas/universidad.html

En relacin a la legalidad de la actuacin que cumple la Universidad de Chile en sta materia la Contralora General de la Repblica en dictamen de fecha 28 de Enero de 2001 concluy que esta Contralora General cumple con informar que no aprecia reparos que formular a su respecto, en relacin con la actuacin de la Universidad de Chile en la materia. . vase informe completo en http://www.nic.cl/cartas/contraloria.html.

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La opinin mayoritaria de los autores es que la funcin del registro de nombres de dominio en Chile puede entenderse como de carcter privado y no constituye una funcin pblica 77. As, se estima que la relacin que nace entre un solicitante de un nombre de dominio y el ente administrador constituye un contrato de adhesin 78, el cual se rige por las normas del derecho nacional. El solicitante de un nombre de dominio al llenar la solicitud correspondiente, acepta en todos sus trminos la Reglamentacin para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, publicado en lnea por la entidad registradora (http://www.nic.cl/reglamentacion.htm). De esta forma, el usuario acepta un contrato de adhesin regido por las normas del derecho comn y, del cul se originan derechos y obligaciones para ambas partes. El solicitante o titular pude libremente disponer sobre sus derechos personales emanados de la relacin contractual, es decir pude transferirlos y transmitirlos, debiendo luego NIC Chile actualizar las inscripciones del Registro que administra. B) Reglamentacin de NIC Chile Estas normas tienen su origen en la esfera privada y escapa al mbito tradicional de produccin normativa. No es el legislador, ni el poder ejecutivo u otro organismo administrativo el encargado de la elaboracin de dichas normas. En efecto, las normas de registro de dominios nacen del DCC, organismo que las plasma a travs de un reglamento y sus anexos. El sistema no forma parte de un ordenamiento jurdico nacional o internacional. La misma Universidad de Chile aclara al respecto que el registro de nombres de dominio .CL, servicio ofrecido a la comunidad por la Universidad de Chile bajo la denominacin de "NIC Chile" (por "Network Information Center Chile") es un registro privado, el cual es parte de los mecanismos de coordinacin necesarios para el funcionamiento de la red Internet 79 . En nuestro pas el sistema de registro de nombres de dominio est regulado por un documento llamado Reglamentacin para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL que consta de 23 artculos ms un anexo de 10 artculos que contiene el denominado Procedimiento de Mediacin y Arbitraje.
Dicha opinin est ligada no tanto a la naturaleza intrnseca de la funcin sino ms bien a la ausencia en nuestro ordenamiento de una normativa legal que la regule, y en el hecho que en nuestro pas ella ha quedado entregada a un rgano que si bien goza de personalidad jurdica de derecho pblico acta en el mbito privado. As en opinin de Rodolfo Herrera Bravo,el servicio que prestan estos registros constituye una necesidad pblica, como puede ser la presencia activa de los usuarios en la red Internet, en cuanto mercado, medio de comunicacin y fuente de informacin se trata, y, en tales circunstancias, la actuacin estatal se justifica plenamente, por cuanto es el Estado el llamado, en primer lugar, a garantizar principios tales como la continuidad en la prestacin, la igualdad en el trato y la calidad del servicio. Herrera Bravo, obra citada.
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Carrasco Blanc, Humberto Sistema de Nombres de Dominio en Chile , en http://www.bufetalmeida.com/dominiuris/boletines/doctrinal/carrasco1.htm. Tambin De La Barra, Patricio y Valenzuela, Diego Reglamentacin para el funcionamiento del registro de nombres del Dominio .Cl, http://www.anfitrion.cl/actualidad/relacion/barra.html.
78

Carta enviada por el Sr. Rector de la Universidad de Chile al Sr. Contralor General de la Repblica, ya citada.
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Al Igual como lo hiciramos en la UDPR se puede resumir el procedimiento sealando que en ste la solicitud de inscripcin de un nombre de dominio ha de hacerse por va electrnica (mail o servicio web), luego las solicitudes se publican durante 30 das. Durante este lapso, se admiten otras solicitudes competitivas. Esto permite que una parte que se siente afectada en algn derecho preexistente pueda defender esos derechos. Si no hay conflictos, los dominios se asignan automticamente al trmino del perodo de publicacin previo pago de la tarifa respectiva. Si hay conflicto, se realiza primero una audiencia de mediacin gratuita, en la cual se logra una alta tasa de xito en la resolucin de los conflictos. Si no hay acuerdo, se pasa a una etapa de arbitraje. Una vez que un dominio ha sido asignado se puede solicitar su revocacin, aduciendo registro abusivo o mala fe de parte del actual asignatario. 1. Informacin general y de funcionamiento El artculo 2 deja expresa constancia de que NIC Chile acta nicamente en calidad de ente coordinador delegado de IANA con el propsito de llevar el registro de nombres de dominio. No tiene ni tendr facultades jurisdiccionales ni otras prerrogativas ni obligaciones que las que en esta Reglamentacin se expresan. En el artculo 3 se seala que NIC Chile mantendr un servicio de informacin web en http://www.nic.cl. La informacin publicada en ese lugar se entender conocida por todos los usuarios del Registro de Nombres del Dominio CL, y NIC Chile no estar obligado a realizar ningn otro tipo de publicacin. En relacin a las tarifas, el artculo 5 seala que NIC Chile estar facultado para cobrar tarifas por la inscripcin, revalidacin, modificacin, eliminacin o mantencin de un nombre de dominio. La tabla de tarifas vigentes se publicar en el servidor web del Dominio CL 80. 2. Solicitud e Inscripciones El la solicitud de inscripcin de un dominio bajo la gerarqua .Cl solo puede realizarse mediante dos medios electrnicos: Mediante correo electrnico o mediante los recursos del sitio web oficial del rgano administrador. Esta ltima es la forma ms habitual. Ella tiene la ventaja de poder verificar en forma inmediata si el nombre de dominio se encuentra o no registrado con anterioridad81. El artculo 9 del Reglamento seala que No se admitirn a tramitacin solicitudes de inscripcin para nombres de dominios que ya se encuentren inscritos en el Registro de Nombres del Dominio CL.. Salvo ste control previo no existe en el sistema un control preventivo obligatorio del ente administrador que deseche la tramitacin de nombres de domino que coincidan con marcas registradas u otros signos distintivos sobre los cuales
A.- Solicitudes de creacin de dominios: $ 20.170.- (19% IVA incluido), Este pago cubre los dos primeros aos de operacin del dominio. A este mismo pago estn afectos las transferencias de dominios. En el caso de solicitudes de creacin de dominios, el pago no ser reembolsado ni transferido a otra solicitud si el solicitante con posterioridad se desiste de su solicitud. B.- Mantencin bianual $ 20.170.(19% IVA incluido). Este monto debe pagarse cada vez que se cumplen dos aos desde la ltima vez que se le cobr a ese dominio, y cubre los dos siguientes aos de operacin.
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Todas estas paginas de registro tienen lo que se denomina un servicio Whois, que permite realizar ese tipo de consultas.
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pudieren tener derecho terceros. La razn esgrimida ha sido la imposibilidad material y econmica para poder hacer efectivo un control de este tipo. Sin embargo, el artculo 14 inciso segundo establece que NIC Chile, sin estar obligado a ello, podr solicitar el pronunciamiento de un rbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediacin y Arbitraje, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contrare ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente (cuando la inscripcin contrara las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la tica mercantil, como asimismo, derechos vlidamente adquiridos por terceros). En este caso, se suspender la tramitacin del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente 82. Segn el artculo 7 pueden solicitar inscripcin de nombres de dominios bajo el Dominio CL las siguientes personas: a) Personas naturales actualmente domiciliadas o legalmente avecindadas en la Repblica de Chile. b) Personas Jurdicas Pblicas o Privadas, Corporaciones y entidades de Derecho Pblico o Privado constitudas en Chile o debidamente autorizadas para operar en Chile. Las personas naturales o jurdicas que no residan en Chile pueden solicitar inscripciones de dominios hacindose representar por alguna persona con domicilio en el pas. Este representante actuar como Contacto Administrativo, y se le considerar como el Solicitante para todos los fines de la Reglamentacin, excepto que el dominio ser inscrito a nombre del que le haya encomendado esta representacin. De esta situacin se deber dejar constancia expresa en la solicitud de inscripcin del nombre de dominio. Segn el artculo 6, por el hecho de solicitar la inscripcin de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante: - Conoce el funcionamiento tcnico del Internet y sabe el significado de los trminos y palabras que se utilizan en su gestin. - Acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie. - Libera de cualquier responsabilidad a la Universidad de Chile, al Departamento de Ciencias de la Computacin, a NIC Chile y a sus funcionarios y asesores, por las obligaciones, responsabilidades y otros actos o hechos que le generen obligaciones al solicitante, renunciando expresa y anticipadamente a las acciones legales 83.
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Normalmente ste procedimiento ser aplicable a los casos en que se pretenda inscribir como nombre de dominio marcas famosas y notoriamente conocidas, aun cuando la facultad no queda limitada solo a stas. Sin embargo hay que recordad que la ley sobre los derechos de los consumidores N 19.496 en su artculo 16 letra e) dispone que "No producirn efecto alguno en los contratos de adhesin las clusulas o estipulaciones que: e) Contengan limitaciones absolutas de responsabilidad frente al consumidor que puedan privar a ste de su derecho a resarcimiento frente a deficiencias que afecten la utilidad o finalidad esencial del producto o servicio, y."
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- Se obliga, a aceptar el mecanismo de mediacin y arbitraje para solucin de conflictos que se susciten en la inscripcin de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas segn lo determine el rbitro El artculo 10 dispone que una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile ste la publicar dentro del plazo ms breve que sea tcnicamente factible, y en todo caso dentro de los siguientes tres das hbiles, en una lista de solicitudes en trmite. Dicha solicitud se mantendr en esta lista por el plazo de 30 das corridos a contar de la publicacin, objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio 84. Vencido el plazo de treinta das sin que el solicitante haya pagado la tarifa respectiva, NIC Chile estar facultado para proceder a la deshabilitacin del dominio y a su eliminacin posterior. Desde el 24 de noviembre de 1999, el nmero mximo de solicitudes pendientes de pago que puede tener en trmite cada persona natural o jurdica es cinco. Pero a medida que un solicitante vaya pagando por sus solicitudes, automticamente dispondr de un cupo disponible para ingresar nuevas solicitudes. Una vez transcurrido el plazo de publicidad y recibido el pago, NIC Chile procede a asignar el dominio, salvo que existan en ese momento dos o ms solicitudes en trmite para ese nombre. 3. De Las Transferencias y Transmisiones de Dominios El Reglamento estipula que los derechos que emanan de la presente Reglamentacin, sern transferibles a cualquier titulo, salv prohibicin en contrario. A mayor abundamiento, el Reglamento dispone que para el caso de transferirse un nombre de dominio en virtud de una sucesin por causa de muerte, se requerir sentencia de posesin efectiva debidamente inscrita y el nombre de dominio expresamente contenido en el inventario respectivo. Para el caso de las transferencias por acto entre vivos, se requerir (a) comunicacin escrita por parte del asignatario actual dirigida a NIC Chile, en el cual se identifique como tal, con su RUT y firma, donde exprese su voluntad de traspaso e identifique al nuevo asignatario de dominio, el RUT de ste, y una casilla de correo electrnico de contacto para futuras comunicaciones, o bien (b) contrato privado autorizado ante Notario o Escritura Pblica, en los que se haya dejado expresa constancia de exhibicin de los documentos que habilitan a los comparecientes en l (escritura de personera, contrato de mandato, etc), con certificacin de vigencia y dems trmites que en derecho se requieran. El nuevo titular del dominio deber cumplir con el pago de la tarifa como si estuviera solicitando la inscripcin del dominio por primera vez. Agrega el Reglamento que NIC Chile archivar los documentos de transferencia pero no le incumbir su examen y en caso alguno podr rechazar
Estas solicitudes en el fondo constituyen la manera en que se formaliza la oposicin a una solicitud anterior, pasando a ser lo que se ha denominado una solicitud competitiva .
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ninguna transferencia, circunstancia que el solicitante acepta desde ya sin cargo ni reclamos, quedando irrevocablemente liberados de responsabilidad la Universidad de Chile, el Departamento de Ciencias de la Computacin, NIC Chile y sus funcionarios o asesores. 4. De las Eliminaciones de Dominios El Reglamento, en su artculo 18 establece que NIC-CHILE tendr la facultad de eliminar un nombre de dominio en los siguientes casos: 1.- Por peticin escrita de la persona que solicit la inscripcin, o de su representante debidamente autorizado 2.- Por resolucin emitida por la autoridad competente. En esta causal, deben considerarse las resoluciones emitidas por los arbitro que conocen las causas pendientes por esta materia, tribunales de justicia, organismos antimonopolios, etc.. Cabe sealar que con anterioridad exista la causal de eliminacin por el no uso del dominio (artculo 19), esto es no tener un servidor activo para el dominio concedido por un plazo igual o superior a 90 das. Sin embargo, dicha causal fue derogada ya que estableci una accin para la revocacin de los dominios inscritos en forma abusiva o de mala fe. Por ello se consider inconducente esta causal de eliminacin, atendida la titularidad de la nueva accin que tendran los terceros. Otra causal de extincin de la inscripcin consiste en el no pago de la tarifa de renovacin de la misma, as el artculo 5 inciso 2 seala que Ser requisito esencial para mantener la vigencia de una inscripcin de nombre de dominio el pagar oportunamente todas las tarifas que sean aplicables. Dicha tarifa debe pagarse cada vez que se cumplen dos aos desde la ltima vez que se le cobr al dominio respectivo, y cubre los dos siguientes aos de operacin 85.

C)

Solucin de Controversias

Corresponde ahora exponer los mecanismos que nuestro ordenamiento jurdico y el reglamento de NIC Chile contemplan para la solucin de las controversias relativas a los nombres de dominio cuando estos corresponden al ccTLD .CL. 1. Tipos de conflictos frecuentes

Segn la Poltica sobre renovaciones de dominios Treinta y seis das despus de la fecha de renovacin el dominio es desactivado y este hecho se comunica por mail a las direcciones de contacto. Sesenta das despus del plazo de renovacin, si persiste la situacin de que la renovacin no haya sido pagada, se procede a la eliminacin del dominio, el cual queda disponible para ser inscrito por cualquier otra persona.
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Antes de pasar al tema, brevemente sealaremos cuales son los conflictos que la doctrina 86 a identificado como relativos a los nombres de dominio y a las marcas comerciales. As podemos distinguir: 1-Inscripcin de un nombre de dominio igual o similar a una marca famosa, existiendo mala fe por parte del registrante del dominio. Aqu se distingue por la doctrina las siguientes variantes a) Apropiaciones del nombre de dominio (Domain Name Grabbing).- Es el supuesto en el cual el titular del nombre de dominio de Internet, de forma deliberada decide utilizar en su conformacin una denominacin que corresponde a la marca de producto o de servicio, o nombre comercial de un tercero y que de modo indubitable es reconocido y asociado por los consumidores con un origen empresarial determinado. En este supuesto, no existe la intencin de uso efectivo del nombre de dominio, ni existe la vocacin de aprovechamiento de la reputacin ajena: la motivacin es evidente, se desea negociar con el legtimo propietario su cesin o evitar que un competidor pueda reflejar su marca en Internet As, el legtimo titular de una marca que desee utilizarla para crear su propio nombre de dominio no podr acceder a su uso. Este fenmeno se lleg a denominar ocupacin ciberntica o ciber-piratera (cyber squatting, en ingles). b) Apropiaciones insuficientes del nombre de dominio (Not Quite Domain Name Grabbing).- Corresponde al supuesto en el cual se registra un nombre de dominio con la conciencia que corresponde a una marca o nombre comercial de tercero, pero con la finalidad de utilizarlo de modo efectivo en la red. Con ello se pretende aprovechar el prestigio o notoriedad de la marca con el fin de atraer visitantes al sitio Web, o bien utilizarlo para derechamente desprestigiar o simplemente criticar a la empresa duea de la marca87. La adopcin de este nombre de dominio, presenta como principal caracterstica el error que se producira en los usuarios debido a que encontrarn informacin diversa a la que razonablemente esperan encontrar. 2.) Inscripcin de un nombre de dominio igual o similar a una marca existente, existiendo buena fe por parte del registrante del dominio. A stas situaciones la doctrina las denomina Coincidencias fortuitas o Logical Choice.- Es la situacin en la cual el nombre de dominio registrado por una empresa coincide de modo involuntario con una marca o nombre comercial de un tercero. Esta coincidencia no refleja animus de aprovechamiento de reputacin ajena y determina que se incluya tambin dentro de este supuesto a las semejanzas involuntarias. 2. Carcter alternativos de los mecanismos de solucin De la vista previa que hemos realizado de los posibles conflictos que acarrea la inscripcin de un nombre de dominio podemos apreciar que los
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Las clasificaciones son de distinta naturaleza segn el aspecto en que se funden o consideren, por ahora solo haremos una muy limitada y que nos interesa desde el punto de vista del conflicto entre marcas y nombres de dominio, tomamos para ello como base la que hicieran los autores Jonathan Agmon, Stacey Halpern y David Pauker en What's in a Name?", Exposition and proposed solution to DNS problem.
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Son los denominados Parody Sites orientados a denigrar o desprestigiar a una empresa.

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mismos pueden configurar un delito o infraccin a la propiedad industrial, un acto contrario a los principios o leyes que amparan la libre competencia, una infraccin a la garanta constitucional a la propiedad industrial e incluso cuestiones propias del derecho civil y penal comn. El ordenamiento jurdico provee mecanismos para resolver cada una de dichas situaciones y podr el afectado recurrir a ellos previo anlisis de las caractersticas del caso en concreto, el bien jurdico lesionado y otras consideraciones de ndole prctico que miran a obtener con cierta certeza el resultado querido en el menor tiempo y con menor costo posible. Como ya dijramos los organismos que en el mbito internacional y nacional administran la gestin del DNS en diversos documentos e instructivos han dejado bastante claro que no debe ser su funcin actuar como rganos encargados de decidir los conflictos a que de lugar la inscripcin de un dominio. El mismo rfc1591 sealaba que En el caso de una disputa entre solicitantes del registro de un nombre de dominio, as como los derechos sobre un nombre en particular, la autoridad de Registros no tendr otro papel o responsabilidad que el de proporcionar la informacin de contacto a las dos partes. Esta absoluta presidencia inicial, si bien con el tiempo se ha atenuado (tanto ICANN como NIC Chile han impulsado mecanismos de solucin de los conflictos mas frecuentes) se mantiene en cuanto los rganos registradores no intervienen directamente en la resolucin de las disputas y dichos mecanismos de mediacin y arbitraje tienen en principio el carcter de alternativos para quienes vean afectados sus derechos. Patricio Pobrete, Director de NIC Chile, en carta de fecha 5 de Noviembre del 2001 dirigida al Presidente Comisin de Ciencia y Tecnologa Cmara de Diputados seala El sistema de solucin de controversias basado en un procedimiento de mediacin y arbitraje est sustentado en la aceptacin y voluntariedad de los solicitantes, en funcin de las normas consentidas en el contrato de servicios celebrado entre los solicitantes y NIC Chile. Lo anterior no pugna ni est en contradiccin con la Constitucin Poltica, ni con las normas aplicables al arbitraje en Chile, como lo son el Cdigo Orgnico de Tribunales y el Cdigo de Procedimiento Civil. El arbitraje por conflictos de nombres de dominio administrado por NIC Chile est legitimado jurdicamente, entre muchos otros aspectos, en que, por tratarse de materias que no son de arbitraje obligatorio ni prohibido, caben dentro del principio de la autonoma privada. Este tipo de sistemas alternativos de resolucin de controversias, de los cuales el ms conocido en el mundo es la UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy), han sido introducidos para proveer un mecanismo expedito para todos aquellos que eventualmente puedan entenderse perjudicados en sus intereses y derechos, creando un mecanismo para recuperar sus nombres de dominio en forma rpida y econmica. Sin embargo, es errneo sostener que NIC Chile obliga a la utilizacin de este sistema para la resolucin de los conflictos. En este sentido, la obligatoriedad para la partes proviene del vnculo contractual, postulado esencial del Derecho General de los Contratos. Sin embargo, si alguna persona natural o jurdica considera que un nombre de dominio, ya sea inscrito o en trmite de inscripcin, le debiera ser asignado a ella de manera preferente y no desea someterse al sistema arbitral de solucin de controversias, tiene a su disposicin todas las opciones jurdicas ordinarias disponibles en el Derecho comn, en leyes o normas especiales: querella por infraccin marcaria, reclamo ante la Fiscala Nacional Econmica, recurso de proteccin, etc. Todas esas vas han sido utilizadas, y NIC Chile acata de inmediato cualquier dictamen emitido por una autoridad competente tan pronto le es notificado en forma legal.

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Luego de aclarar el punto anterior pasaremos a analizar con cierto detalle los mecanismos especiales de solucin de controversias que estable el reglamento del NIC Chile para luego ver brevemente algunos de los que franquea el derecho comn. 3.- Mecanismos de solucin contemplados en el Reglamento de NIC Chile El ANEXO 1, de la Reglamentacin para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, regula el Procedimiento de Mediacin y Arbitraje. El artculo 1 del anexo seala que Los conflictos que se susciten en la inscripcin, tramitacin y revocacin de nombres de dominio en el dominio CL se resolvern de acuerdo a un procedimiento de mediacin y arbitraje. En una primera etapa, los conflictos se sometern al procedimiento de mediacin, y de resultar ste infructuoso, se seguir con el procedimiento de arbitraje, caso en el cual las partes podrn designar un rbitro de comn acuerdo, o en su defecto, NIC Chile designar un rbitro de una nmina que estar publicada en la pgina web de NIC Chile . Este procedimiento de Mediacin y Arbitraje tiene lugar en los siguientes casos: 1.- Cuando existan dos o ms solicitudes competitivas respecto de un mismo nombre de dominio; 2.- Cuando se solicita la revocacin de un nombre de dominio; 3.- Excepcionalmente cuando de oficio lo ordene NIC Chile (a sta situacin la denominaremos oposicin del ente registrador). Creemos que la distincin anterior tiene importancia al tiempo de resolver el rbitro el asunto controvertido porque los motivos que pudieran justificar el acoger una solicitud competitiva o una oposicin de oficio son ms amplios que los que justifican revocar un nombre de dominio ya inscrito. 3.1 Solicitudes Competitivas El artculo 10 del reglamento seala que Una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile ste la publicar dentro del plazo ms breve que sea tcnicamente factible, y en todo caso dentro de los siguientes tres das hbiles, en una lista de solicitudes en trmite. Dicha solicitud se mantendr en esta lista por el plazo de 30 das corridos a contar de la publicacin, objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio. Por su parte el artculo 12 inciso 1 dispone que Si al cabo del perodo de 30 das corridos a contar de la publicacin de la primera solicitud para un nombre de dominio dado, se encontraran en trmite dos o ms solicitudes de inscripcin para ese mismo nombre de dominio, se iniciar el proceso de acuerdo a lo establecido en el PROCEDIMIENTO DE MEDIACIN Y ARBITRAJE, contenido en el anexo 1 de esta reglamentacin. En este caso el procedimiento de Mediacin y Arbitraje acta en carcter preventivo, como una manera de evitar llegue a inscribirse un nombre

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de dominio que vulnere los derechos de terceros. As el procedimiento adquiere el carcter de una oposicin a la solicitud de inscripcin pendiente. Para que tenga lugar al procedimiento de Mediacin y Arbitraje basta con que al cabo de 30 das corridos a partir de la primera solicitud para un nombre de dominio se encuentren en tramite dos o mas solicitudes para ese mismo nombre de dominio. En consecuencia se trata de un procedimiento que tiene lugar en virtud de una circunstancia objetiva. Sin embargo como veremos ms adelante en ltima instancia cuando se estime que la oposicin no tiene bases suficientes, o bien si el oponente no cumple con las cargas procsales que le competen, el rbitro asignar el nombre de dominio en disputa al primer solicitante en aplicacin del principio "first come, first served". Por ello importa poder determinar que fundamentos de la oposicin son validos para que la misma sea acogida. Desde ya podemos apreciar lo amplio de los artculos 10 y 12 antes citados, lo que contrasta con las causales que el artculo 22 establece respecto de la solicitud de revocacin, que solo procede cuando el nombre de dominio solicitado sea idntico o engaosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido, que el actual titular del dominio este de mala fe y no tenga derechos o intereses legtimos con respecto del nombre de dominio. En cambio los artculos 10 y 12 relativos a la oposicin mediante solicitud competitiva solo habla de interesados que se estimaren afectados con la solicitud. El contrato de inscripcin que celebra NIC Chile es un contrato privado de adhesin que debe enmarcarse dentro del ordenamiento jurdico nacional con respeto a los principios y normas de derecho pblico y privado que lo informan, esto es ms significativo an respecto del rgano registrador que en nuestro pas es un ente con personalidad de derecho publico y que debe enmarcar su actuacin dentro del principio de Juridicidad establecido en el artculo 7 de la Constitucin Poltica. En lo que respecta a la otra parte del contrato, esto es el solicitante, el artculo el artculo 14 del Reglamento, establece que Ser de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcin no contrare las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la tica mercantil, como asimismo, derechos vlidamente adquiridos por terceros. Pero en realidad dicha norma solo enuncia un principio La inscripcin del nombre de domino no debe afectar intereses legtimos de terceros o de la comunidad en general. Siendo ste ultimo caso, quien represente dicho inters y pueda en consecuencia atribuirse mejor derecho para ser titular de dicho nombre de dominio, tiene las puertas abiertas del procedimiento de Mediacin y Arbitraje para hacerlo valer. Sobre la amplitud del supuesto en el caso de oposicin a una inscripcin podemos sealar: 1.- Es posible resolver mediante ste mecanismo situaciones en que lo que se discute en el fondo es realmente el mejor derecho a un nombre de dominio y no solo simples casos de inscripcin abusiva o cyber squatting. Un buen ejemplo de ello es el fallo arbitral en el caso agricolagildemeister.cl 88, que
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http://www.nic.cl/normativa/fallos/agricolagildemeister.html

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tiene su origen en dos solicitudes competitivas y en el cual claramente ambos solicitantes tenan un inters legtimo sobre el dominio en disputa, uno por ser titular de la marca respectiva y el otro por ser dicho nombre de dominio su nombre comercial careciendo de marca inscrita. Frente a dicha situacin el rbitro finalmente debi recurrir al principio de"first come, first served", privilegiando el nombre comercial por sobre la marca solo por haber sido su titular el primer solicitante del dominio y detentador al igual que la contraparte de un inters legtimo. 2.- No hay motivo alguno que justifique limitar el inters del oponente estrictamente a uno de carcter econmico o pecuniario, que diga relacin a una marca o nombre por el cual el oponente es reconocido. Por tanto cualquier inters pblico o privado, sea o no de carcter pecuniario o econmico puede ser suficiente con tal que sea legtimo, esto es que ste amparado por el ordenamiento jurdico, considerado en su conjunto incluso los principios de derecho y en ltimo termino la equidad, porque el procedimiento quedar radicado en un arbitro arbitrador. 3.- Igualmente es posible fundar una oposicin en razones que no bastaran para esperar se acogiera una solicitud de revocacin, como por ejemplo cuando el nombre de dominio es un irregistrable marcario, como son los casos que seala el artculo Art. 20 de la Ley 19.039 sobre propiedad industrial, o cuando afecta derechos intelectuales. As sucedera si alguien pretende inscribir el nombre de una ciudad, un pas, un organismo publico nacional o internacional, el nombre de un grupo musical, el de una novela etc. 4.- La regla general es que el primer solicitante de un nombre de dominio tendra un mejor derecho para adjudicrselo, salvo que el segundo demuestre an un mejor derecho para quedarse con el nombre dominio pedido. Por tanto sobre los solicitantes posteriores recae el peso de la prueba de tener dicho mejor derecho 89. 5.- El ser titular de una marca que se corresponda en identidad o similitud al nombre de dominio no garantiza se acoja la oposicin. Esto lo explica el autor Guillermo Carey Claro al sealar Se debe considerar que el espectro de la propiedad marcaria est limitado a los productos protegidos por el registro correspondiente, por lo tanto, dado el carcter de especialidad marcario, no se puede pretender un derecho per-se sobre una denominacin en Internet por el slo hecho de tener una marca comercial. Para que efectivamente se produzca la infraccin, en aplicacin de la teora del medio, el nombre de dominio debe infringir la marca comercial exclusivamente respecto del mbito de proteccin de dicha marca. Por ejemplo, si una persona registr el dominio monza.cl y lo usa para vender helados, el titular de la marca Monza que protege productos relacionados con vehculos motorizados, no tendra derecho de invocar el registro marcario por dicho uso. Estos aspectos son discutibles cuando estamos en presencia de marcas famosas y notorias que en cierta forma trascienden el principio de especialidad marcaria segn la parte de la doctrina y ciertos reconocimientos jurisprudenciales en la materia 90.
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Fallo arbitral en caso "aculeoecuenstre.cl", en http://www.nic.cl/normativa/fallos/aculeoecuestre.html Carey Claro, obra citada; el mismo autor reitera esa doctrina el fallo arbitral relativo al dominio lincol.cl en que seala en uno de sus considerndos Dicho de otra manera, y tal como ha sealado este rbitro en innumerables ocasiones, no se puede pretender un derecho per-se sobre una denominacin en Internet por el
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El artculo 12 inciso 2 del Reglamento seala que Una vez iniciado este proceso no se aceptarn nuevas solicitudes de inscripcin para el nombre de dominio en disputa. Antes de proceder a la citacin a audiencia de mediacin se verificar que todos los solicitantes hayan pagado la tarifa, para lo cual cada uno dispondr del plazo de 30 das a contar de la recepcin de su respectiva solicitud. Se considerar que aquellos solicitantes que no cumplan este requisito oportunamente, se han desistido de su solicitud y el proceso continuar slo con los restantes. Deducir oposicin mediante una solicitud competitiva implica adherir al contrato de registro, lo cual como dijramos antes trae una serie de consecuencias: Aceptar los trminos del contrato que se regulan en el mismo reglamento y en especial la clusula compromisoria del artculo 12 inciso 3 que seala que Por el slo hecho de presentar su solicitud, todos los Solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediacin y arbitraje para solucin de conflictos que se susciten en la inscripcin de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas segn lo determine el rbitro. Se ha sostenido que la resolucin dictada por el rbitro en un caso de solicitudes competitivas produce cosa juzgada; sin embargo estimamos que si en el caso se encuentra comprometido el inters pblico lo que el arbitro resuelva no producir cosa juzgada. Estaremos frente a una situacin similar a la que contempla la Poltica Uniforme de Solucin de Controversias o UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy), en la cual luego del arbitraje quedan abiertas para ambas partes las vas de solucin de derecho comn. El artculo 13 del Reglamento confirma nuestra tesis en cuanto seala que NIC Chile no incurrir en responsabilidad de ninguna clase si, por causa del dictamen arbitral, o de otra orden emanada de autoridad competente, debiese suspender la inscripcin de un nombre de dominio o tuviese que revocarla o, en general, dar curso a cualquier instruccin pertinente, debiendo el interesado hacer valer sus derechos ante la autoridad que corresponda. 3.2 Revocacin de un Nombre de Dominio

Esta es una accin que fue agregada al reglamento en el mes de diciembre del ao 1999, esta tratada en los artculo 20, 21 y 22 del reglamento del NIC Chile y se puede sealar en trminos generales que estos artculos recogen casi en su totalidad lo establecido en la Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en materias de nombres de dominio (cuyas siglas en ingls son UDRP) aprobada con fecha 24 de octubre del ao 1999 que ya estudiramos. Sin embargo, a pesar de la similitud de la recepcin de estas normas en el reglamento, sus consecuencias procsales son absolutamente diferentes. En efecto, en la UDRP no existe cosa juzgada entendida como la regula nuestro ordenamiento jurdico, cosa que si ocurre en los caso en que se admite la revocacin. Si analiza las causales por las que procede esta accin se concluye que opera solo en situaciones en que el inters pblico no se encuentra comprometido, se trata de situaciones de arbitraje voluntario, por ello la
slo hecho de tener una marca comercial. Para que efectivamente se produzca la infraccin a dicho derecho exclusivo, el nombre de dominio en cuestin debera infringir la marca comercial respecto del mbito de proteccin de dicha marca, cosa que por la informacin acompaada y debidamente acreditada en el expediente, no se produce en la especie. Sostener lo contrario sera otorgar a un nombre de dominio derechos ms extensos que aquellos otorgados por los registros marcarios. El fallo completo puede consultarse en http://www.nic.cl/normativa/fallos/lincoln.html

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doctrina ha sealado que el rbitro esta sujeto a las normas de nuestro Cdigo Orgnico de Tribunales y su resolucin produce cosa juzgada. Otra diferencia con la UDRP, es que no solo se aplica a los conflictos con marcas comerciales sino que tambin al nombre por el cual el reclamante es reconocido. Como ya dijimos la posibilidad de solicitar la revocacin de un nombre inscrito se incorpor al reglamento en el mes de diciembre del ao 1999 y hasta mes de septiembre del ao 2001 exista un plazo tres aos para poder ejercer dicha la accin, hoy ya no existe ste plazo y la revocacin puede solicitarse en cualquier tiempo. Entonces cabe preguntarse Es posible revocar un nombre de dominio asignado con anterioridad al mes de diciembre de 1999, es decir cuando la revocacin no estaba contemplada? o tambin: es posible solicitar la revocacin de un nombre de dominio asignado antes del mes de Septiembre del ao 2001, cuando ya han transcurrido tres contados desde la asignacin ?. A nuestro entender no es posible, ya que en el contrato de prestacin de servicios celebrado con NIC Chile se entiende incorporado el reglamento existente a la fecha de la asignacin. De esta forma, si se le aplica un reglamento diferente (en este caso el que consagra la accin de revocacin, o el que elimina el plazo de tres aos en que prescriba la accin de revocacin) se estara produciendo una violacin contractual, una privacin de los derechos personales que emanan del contrato sobre los cuales existe una especie de propiedad protegida constitucionalmente y cuyo ataque es susceptible un recurso de proteccin. A pesar de lo expresado, existe otra tesis que seala que pagndose la renovacin del dominio se estaran aceptando las nuevas clusulas del reglamento que incluye esta accin de revocacin. A nuestro juicio, esta doctrina es absolutamente discutible ya que pensamos que el contrato si bien es innominado, estamos en presencia de un contrato de tracto sucesivo y por lo tanto el pago de la renovacin implica una renovacin que se rige por las clusulas originales. Como dijimos los artculos 20, 21 y 22 del Reglamento contemplan lo que se ha denominado "accin de revocacin, los mismos se inspiran muy de cerca en la Poltica Uniforme de Solucin de Controversias en materias de nombres de dominio (cuyas siglas en ingls son UDRP), adoptada por la ICANN como consecuencia de las sugerencias realizadas a dicha institucin por la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Por tanto mucho de lo sealramos al estudiar dicha Poltica es valido para est mecanismo nacional. As tenemos que el artculo 20 y 21 del reglamento sealan Toda persona natural o jurdica que estime gravemente afectados sus derechos por la asignacin de un nombre de dominio podr solicitar la revocacin de esa inscripcin, fundamentando su peticin segn lo dispuesto en el artculo 21 de la presente reglamentacin. Para los efectos de solicitar la revocacin de un dominio inscrito, ser necesario que el reclamante solicite a NIC Chile por escrito, la revocacin de dicho dominio, indicando los argumentos en que se funda. Recibida la solicitud de revocacin, NIC Chile notificar de sta a las partes involucradas, va correo electrnico. La tramitacin de una solicitud de revocacin se sujetar a las reglas del procedimiento de Mediacin y Arbitraje.

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Respecto a la causal por la cual puede solicitarse la revocacin el artculo 22 dispone: Ser causal de revocacin de un nombre de dominio el que su inscripcin sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. Algunos autores creen ver en el tenor literal de la norma la existencia de una doble causal, inscripcin abusiva e Inscripcin de mala fe; sin embargo del contexto de la norma se desprende que la causal es una sola: La Inscripcin abusiva, uno de los requisitos de la cual es que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. As el inciso 2 del mismo artculo 22 seala que la inscripcin de un nombre de dominio se considerar abusiva cuando se cumplan las tres condiciones copulativas siguientes: 1.- Que el nombre de dominio sea idntico o engaosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. 2.- Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legtimos con respecto del nombre de dominio. En relacin a este punto recordemos lo antes sealramos, no se puede pretender un derecho per-se sobre una denominacin en Internet por el slo hecho de tener una marca comercial. Para que efectivamente se produzca la infraccin a dicho derecho exclusivo, el nombre de dominio en cuestin debera infringir la marca comercial respecto del mbito de proteccin de dicha marca. La accin de revocacin no es un asunto en que se discuta el mejor derecho a un nombre de dominio. Si el titular hace un uso legtimo de su dominio sea para un fin no comercial o en un rubro diferente al de la marca la revocacin no debiera ser acogida. 3.- Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. Estas tres exigencias son copulativas y se corresponden con las que ya estudiramos en relacin a la UDRP y nos remitimos a las consideraciones pertinentes que hiciramos en dicha oportunidad. De las misma se desprende que la accin de revocacin es muy limitada al igual la UDRP, no permite resolver situaciones de conflictos en que se discuta el mejor derecho a un nombre de dominio o en que los derechos afectados no corresponden a una marca comercial o al nombre por el cual el reclamante es reconocido. Es un mecanismo que pretende nicamente resolver situaciones de inscripciones abusivas y de mala fe de un nombre de dominio y que se corresponde con los conflictos que antes hemos definidos como apropiaciones del nombre de dominio (Domain Name Grabbing) o bien casos apropiaciones insuficientes de un dominio (Not Quite Domain Name Grabbing), en definitiva un arma dirigida en contra de la ocupacin ciberntica o ciber piratera (cyber squatting). En relacin al tercer requisito relativo a la mala fe del titular de la inscripcin, el artculo 22 inciso 3 establece que la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciacin sea taxativa, servir para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:

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a.- Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propsito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripcin del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripcin, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio, b.- Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intencin de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta. c.- Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia. d.- Que usando el nombre de dominio, el asignatario de ste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en lnea, creando confusin con la marca del reclamante. El inciso 4 del artculo 22 dispone que sin perjuicio de lo previsto en los prrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciacin sea taxativa, servir para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe: - Que el asignatario del dominio demuestre que lo est utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intencin autntica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre, - Que el asignatario del nombre de dominio sea comnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominacin, y - Que el asignatario est haciendo un uso legtimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores. Si el resultado del procedimiento de mediacin y arbitraje respecto de una solicitud de revocacin fuere favorable al reclamante, NIC Chile proceder a transferir el dominio a ste, quien deber cumplir con los requisitos de asignacin, esto es, el pago de la tarifa y el envo de la documentacin respectiva, dentro del plazo de 30 das. Si as no lo hiciere, el dominio ser eliminado. 3.3 Oposicin del ente registrador

Esta posibilidad se encuentra contemplada en el artculo 14 del Reglamento que seala: Ser de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcin no contrare las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la tica mercantil, como asimismo, derechos vlidamente adquiridos por terceros. NIC Chile, sin estar obligado a ello, podr solicitar el pronunciamiento de un rbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediacin y Arbitraje del Anexo 1 de esta reglamentacin, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y

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contrare ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se suspender la tramitacin del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente. La norma citada nos merece las siguientes consideraciones: 1.- Se trata de un control preventivo de carcter no obligatorio para el ente administrador, pues implica un juicio cualitativo que puede ser a su ves impugnado por el solicitante en caso de arbitrariedad. 2.- El ente registrador podr validamente ejercer sta facultad en caso que el dominio solicitado vulnere y contrare ostensiblemente las normas y principios sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la tica mercantil, como asimismo, derechos vlidamente adquiridos por terceros. Se trata de supuestos sumamente amplios limitados por un elemento que requiere un juicio de valor, en cuanto se necesita que la vulneracin de dichas normas y principios sea ostensible. A nuestro juicio bien empleado ste mecanismo puede transformare en un eficaz instrumento para evitar surjan conflictos entre el nombre de dominio y las marcas famosas o notoriamente conocidas, que constituyen el objetivo mas frecuente de los ciberocupantes o piratas. 3.- Aqu el conflicto no da lugar a la instancia previa de Mediacin ya que sta es llevada justamente ante el ente que impugna la solicitud de inscripcin y no puede NIC Chile actuar como mediador y parte. Por ello se pasa directamente a la instancia de arbitraje, sin perjuicio de que entre NIC Chile y el solicitante se pudiera llegar antes a un acuerdo directo, pero en tal caso no podra hablarse de mediacin. 4.- Finalmente estimamos que siendo la idea loable el procedimiento establecido por Nic Chile para ste caso es contrario a derecho. En efecto no es posible justificar dentro de los principios procsales mnimos (aun dentro del mbito arbitral) que una de las partes tenga la facultad de nombrar el arbitro que resuelva el conflicto, ya que de acuerdo al artculo 4 del Anexo 1 si las partes no se ponen de acuerdo dicho nombramiento la hace NIC Chile. Tambin resulta arbitrario y discriminatorio que en este caso solo por ser NIC Chile una de las partes se altere la distribucin de las costas establecida en el inciso final del artculo 8 del Anexo 1, hacindolas recaer en su totalidad en el solicitante. 3.4 Principios o factores que influyen en la solucin de controversias. De la doctrina, los fallos arbtrales y las normas mismas del Reglamento pueden sealarse que estos serian: 1.2.3.4.en disputa. 5.- Las inversiones o proyectos que se han desarrollado. 6.- La localizacin geogrfica del proyecto. 7.- La relacin entre el solicitante y el nombre de dominio. La aplicacin del principio "first come, first served". La buena o mala fe, o justo motivo de los solicitantes. La notoriedad y fama de la marca comercial. El uso masivo o restringido de la expresin que se encuentra

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8.- La competencia desleal, la confusin o la dilucin de una marca. 9.- La conducta de los registrantes. Por su importancia, ahondaremos brevemente en el principio first come, first served, y en el de la notoriedad y fama de la marca comercial. a) Principio first come, first served Segn el principio first come, first served el primero que solicita un identificador tiene preferencia frente al segundo solicitante. Por lo tanto, los nombres de dominio se inscriben por orden de llegada de la solicitud. Consciente de las implicancias que para los titulares marcarios puede llegar a tener este criterio, el Reglamento para el Funcionamiento y Registro de los Nombres del Dominio CL en su art. 10 y siguientes establece expresamente la posibilidad de oposicin a la presentacin de una solicitud de dominio. Son numerosos los fallos que aplican este principio. Con la finalidad de profundizar en mayor grado, el modo de aplicar este principio, citaremos la parte pertinente de dos sentencias: ... trabada la litis, lo que corresponde en cada caso es considerar a todos los solicitantes en una situacin completamente equivalente y, sobre un plano de absoluta igualdad, estudiar si alguno de ellos tiene un mejor derecho sobre los otros, a la solicitud de nombre de dominio materia del arbitraje. Slo en el caso que ninguno de ellos acredite tener un mejor derecho, o que todos sus derechos sean bsicamente equivalentes y no exista un criterio justo para sostener que alguno de ellos prime por sobre los dems; entonces, debe aplicarse el principio del first come, first served y resolver el asunto a favor del primer solicitante 91. La regla general es que el primer solicitante de un nombre de dominio tendra un mejor derecho a adjudicrselo, salvo que el segundo solicitante demuestre un an mejor derecho 92. Este principio no es una novedad del mundo jurdico, en relacin a los privilegios industriales sucede exactamente lo mismo, al haber dos o ms interesados en registrar una misma marca para una misma clase de productos. Sin embargo, hay autores que critican fuertemente este principio. As el Prof. Renato Jijena 93 sostiene que la diferencia de plazo en la presentacin de las solicitudes" no debera tener la trascendencia que se le asigna: a) porque a veces se trata de una diferencia de dos o tres das entre una y otra que refleja inters en la asignacin y registro de ambas partes, sin que una pueda ser calificada de no interesada, negligente o indolente-; b) porque es igual la diferencia si el lapso entre una solicitud y otra fuera de tan solo un minuto o de 29 das, porque corriendo o estando en curso el plazo de 30 das ambos solicitantes estn habilitados para ser beneficiados con la asignacin y registro; y, c) porque lo dicho queda claramente demostrado cuando se trata de un caso en que la solicitud se ha realizado de mala fe por cuanto incluso no existe plazo para solicitar la revocacin de la asignacin, con total prescindencia de la oportunidad de ella.
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http://www.nic.cl/normativa/fallos/avisosclasificados.html http://nic.cl/normativa/fallos/revistapuntonet.html Citado por Shmitz Vaccaro, Christian, obra citada.

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b) Principio de proteccin a las marcas famosas En cuanto a las marcas famosas o notoriamente conocidas, ellas son el principal objetivos de los ciber piratas, ello a llevado a que en su oportunidad la OMPI propusiera que las marcas famosas y notoriamente deben gozar de un mecanismo por el cual puedan obtener la exclusin en algunos o todos los gTLD del nombre de la marca. Por su parte el Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial, promulgado por Decreto No. 425, publicado en el Diario Oficial de 30 de Septiembre de 1991, en su Artculo 6 bis, prohbe el uso de marcas notoriamente conocidas. El artculo 20 letra g) de Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial seala que no podrn registrase como marcas las iguales o que grfica o fonticamente se asemejen, en forma de confundirse con otras registradas en el extranjero para los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales y/o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad. En algunas legislaciones como la de Estados Unidos 94, es un principio bien establecido que las marcas conocidas o famosas deben tener una proteccin especial que extienda su mbito de cobertura mas all de las fronteras territoriales y de la clase de productos en que se encuentra registrada. El raciocinio detrs de esta proteccin se encuentra en que las marcas famosas pueden ser infringidas de una manera distinta a la mera confusin del pblico entre bienes similares. Todo lo que se requiere es que el uso de la marca famosa por un tercero provoque la dilucin de la calidad distintiva de la marca o perjuicio del prestigio comercial. Sin embargo en Chile el tema no es tan claro porque en materia de nombres de dominio hay una legislacin especial que ampare las marcas famosas como sucede en otros pases y no son claros los criterios que deben considerarse para tener por tal a una marca. Sin embargo es evidente que a mayor notoriedad de una marca mayor posibilidad existe que detrs de una inscripcin de domino exista mala fe de parte del solicitante. Por tanto es un factor que suele pesar en los fallos de los arbitrios nacionales 95. Por ahora el criterio es como se ha sealado en un fallo: Si bien es cierto que hay doctrina que ha reconocido el valor universal de las marcas notoriamente conocidas, en la que la proteccin transciende a los productos especficos en los que se ha consolidado la marca, estimamos que las normas vigentes en Chile no permiten otorgar a una marca famosa y notoria derechos que se extiendan respecto de la cobertura especfica en que la marca ha sido registrada y usada 96. 3.5 El Procedimiento de Mediacin
La proteccin especial, ms all del principio de especialidad, se brinda, en los Estados Unidos, a las marcas famosas por medio de la "Federal Trademark Dilution Act" de 1.995. En este caso se brinda la proteccin an en caso de ausencia de riesgo de confusin. El estndar es el de "dao a la reputacin comercial o dilucin de la calidad distintiva" del signo afamado que es registrado como nombre de dominio.
94 95

Ver el fallo arbitral en el caso de cecinaschillan.cl, en http://nic.cl/normativa/fallos/cecinaschillan.html

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http://www.nic.cl/normativa/fallos/bibendum.html

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El ANEXO 1, de la Reglamentacin para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, regula el Procedimiento de Mediacin y Arbitraje. El artculo 1 del anexo seala que Los conflictos que se susciten en la inscripcin, tramitacin y revocacin de nombres de dominio en el dominio CL se resolvern de acuerdo a un procedimiento de mediacin y arbitraje. En una primera etapa, los conflictos se sometern al procedimiento de mediacin, y de resultar ste infructuoso, se seguir con el procedimiento de arbitraje, caso en el cual las partes podrn designar un rbitro de comn acuerdo, o en su defecto, NIC Chile designar un rbitro de una nmina que estar publicada en la pgina web de NIC Chile . La Mediacin se regula en el artculo 2 del Reglamento, surge como una real alternativa de solucin frente a un sistema ms dilatado como es el arbitraje. La experiencia ensea que no en pocas ocasiones las partes al primer contacto que tenan, lograban ponerse de acuerdo en la forma de solucionar los respectivos conflictos y es por ello que a finales del ao 1999 se introdujo esta modificacin para agilizar los problemas derivados de los nombres de dominio. A nuestro entender, este procedimiento de mediacin es similar a la conciliacin que regula nuestro Cdigo de Procedimiento Civil en lo relativo a su finalidad, la cual es evitar un juicio innecesario ante un eventual acuerdo de las partes. Cuando se origina el procedimiento de mediacin, se insta a lograr acuerdos a travs de mediadores que proporciona el propio NIC - CHILE. Lo interesante del sistema es que la designacin de los mediadores no tiene costo para las partes El procedimiento es el siguiente: Una vez que se acredite la existencia de una disputa por la inscripcin o por la revocacin de un nombre de dominio, NIC Chile proceder a notificar a las partes por correo electrnico. Esta notificacin incluir: - La existencia del conflicto y el nombre de dominio en disputa. - La identificacin de las partes involucradas, incluyendo toda la informacin para su contacto. - Una referencia a la presente documentacin y a la solicitud fundada de revocacin, en su caso. - Citacin a una audiencia de mediacin, con da, hora y lugar fijados para su celebracin. Las partes debern comparecer personalmente, pero en casos calificados, se podr autorizar la participacin de algunas de ellas va tele conferencia. Se entender que no se ha llegado a acuerdo por el slo hecho que alguna de las partes no asista a la audiencia.

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La audiencia ser moderada por un mediador designado por NIC Chile, quien instar a las partes a llegar a un acuerdo, sin que le afecte ningn tipo de inhabilidad que pueda ser reclamada por las partes. De lo actuado en la audiencia se levantar un acta que consignar lugar, fecha, hora, partes asistentes, acuerdo logrado o ausencia de acuerdo. Esta acta deber ser firmada por todos los presentes. En el caso de que alguno participe va tele conferencia, el acta le ser enviada por correo certificado, la cual deber ser devuelta firmada, en el plazo de diez das hbiles, los que se contarn desde el tercer da de expedida el acta. Si el resultado de la audiencia fuera la solucin de la controversia, el acta constituir suficiente comunicacin escrita para que NIC Chile proceda a efectuar la asignacin definitiva del dominio que origin el conflicto. 3.6 El Procedimiento de Arbitraje.

El procedimiento de arbitraje se regula en los artculos 3 a 10 del Reglamento. Si no se lograre la conciliacin, en el acto de la misma audiencia se consultar a las partes para que indiquen si es posible la designacin de un rbitro de comn acuerdo. Es decir en primer trmino el reglamento, inspirado en la libre eleccin de los solicitantes, otorga en primer trmino la facultad a stos de designar de como un acuerdo un rbitro, que puede ser cualquier persona o institucin arbitral que las partes acuerden. Si no hay acuerdo o si una de las partes no ha concurrido, el moderador proceder a indicar a esa parte que puede tachar hasta tres rbitro de la lista y a la parte no asistente se le otorgar un plazo de diez das corridos para este mismo efecto. Habindose efectuado la tacha o bien, vencido el plazo para ello, se proceder entonces a designar a un rbitro por sorteo entre los que no hayan sido tachados. Si con posterioridad el rbitro designado no aceptare o renunciara a esta designacin, se proceder a designar a otro por sorteo. La nmina de rbitros es elaborada anualmente por NIC Chile y est a disposicin del pblico en la pgina web de NIC Chile. Los rbitros tienen el carcter de "arbitrador", y en contra de sus resoluciones no procede recurso alguno. El rbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y jurisdiccin incluyendo la fijacin de las costas del arbitraje y la forma de pago de ellas, sin perjuicio de los dispuesto en el artculo 8, prrafo final. La Secretara de NIC Chile notificar por carta certificada al rbitro designado y le remitir junto con la notificacin todos los antecedentes para su conocimiento del caso, debiendo ste aceptar o rechazar la designacin dentro del dcimo da hbil desde que reciba la notificacin. Si el rbitro rechaza la designacin, o no comunica su aceptacin a la Secretara dentro del plazo antes referido, sta proceder a designar un nuevo rbitro por sorteo. En caso de aceptar, el rbitro deber enviar a NIC Chile y a las partes, una carta certificada, llamando a las partes a una audiencia cuya fecha

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no podr ser en ningn caso posterior a 20 das hbiles contados desde la expedicin de la carta. La audiencia se celebrar con la parte que asista y en ella las partes establecern en conjunto con el rbitro designado, el procedimiento arbitral a seguir. En caso que las partes no lleguen a un acuerdo en cuanto al procedimiento, o en caso de que una o ms de ellas no concurran a la audiencia, ser el rbitro el que fije el procedimiento Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el rbitro emitir una resolucin que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante, o que se mantenga su actual asignacin, en caso de solicitud de revocacin (otro caso ms del reconocimiento del principio "first come, first served"). Las costas del arbitraje sern compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripcin, o al actual asignatario, en un conflicto por revocacin. Sin perjuicio de lo anterior, el rbitro podr condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aqul de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripcin en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el rbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar. En caso de muerte, enfermedad o incapacidad sobreviniente del rbitro que est conociendo de un asunto, NIC Chile proceder con la designacin de un nuevo rbitro por sorteo. La incapacidad sobreviniente ser comunicada por el propio rbitro, o calificada por NIC Chile. El rbitro deber notificar el fallo a las partes, y a la Secretara de NIC Chile por carta certificada, al domicilio que stas hayan designado en el procedimiento. NIC Chile proceder a dar cumplimiento al fallo notificado segn corresponda.

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2. Mecanismos de solucin contemplados en el Decreto Ley N 211 de 1973. Antes de ver la normativa en sta materia debemos aclarar que ya no es posible visualizar al nombre de dominio como la mera identificacin tcnica de ordenadores interconectados, ni a Internet como un medio no masivo de informacin que no trasciende al campo de los negocios, la publicidad y el marketing. Toda entidad o empresa necesita para competir en el mercado actual contar con una pgina Web donde contactar a sus clientes, entregarles servicios e informacin sobre sus productos. Para ello requiere tener debidamente inscrita y resguardada la direccin virtual de su sitio. Se seala que Internet no es ms que otro medio de publicidad, informacin y transaccin, por lo tanto hay que recurrir a las mismas normas generales aplicables a los medios de comunicacin masivo. De este modo, se le da amplia cabida a la normativa de proteccin de los privilegios industriales y en especial a la que ampara los principios de la libre competencia y las sanas conductas empresariales. En el mundo de la Internet no existe el clasificador de marcas comerciales que se utiliza en el mundo real y que permite, en virtud del principio de la especialidad, que coexistan varias marcas idnticas si estos distinguen rubros distintos. Adems Internet tiene una naturaleza aterritorial de modo que un nombre de dominio inscrito en una determinado pas puede identificar una Web no solo en el mbito de ese estado sino que en toda red global de pases conectados. Como consecuencia, una vez asignado un nombre de dominio al titular de una marca en un rubro determinado nadie ms podr tener acceso a el aunque se tenga tambin la propiedad de esa misma marca pero en otro rubro comercial (a menos que se solicite en otro dominio de nivel superior territorial o genrico ej. .mx, .ar o .biz, .info etc..). As vemos que los nombres de dominio son bienes escasos y puede ser tentador para un competidor apropiarse de uno de ellos para impedir que tengamos acceso a el, privndonos de la posibilidad de reflejar nuestra marca en Internet. La ley de Propiedad Industrial establece que la marca comercial confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla y aplicarla para la distincin de los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales para los cuales ha sido conferida. La lgica indica que dicho titular tambin tiene el derecho de proyectar su marca e identidad comercial en Internet o virtualmente, a pesar de la aterritorialidad de la red, y la falta de un clasificador de productos y servicios en las asignaciones de dominios. Se seala que a falta de otro con mejor derecho o inters legtimo debe tener la primera opcin para inscribir el dominio o direccin a su nombre. Se trata de proteger lo que se ha denominado la identidad empresarial o la identidad comercial de una empresa, producto o servicio, esto es, uno de los ms importantes activos intelectuales que surge a partir de las distintas experiencias que los consumidores tienen para percibir y posicionar una marca. Efectivamente, como se afirma, los dominios son hoy portadores de la identidad comercial de toda empresa y tienen un valor estratgico, y en ellos puede cristalizar digamos gran parte- del posicionamiento, prestigio y trayectoria de una organizacin. Cuando vimos los tipos de conflictos que puede generarse entre un nombre de dominio y una marca comercial advertimos los generados por

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una parte los ciber-piratas que se apropian de un nombre de dominio que se corresponde con un marca comercial con el fin de negociar su venta con el legtimo propietario o algunos de sus competidores y aquellos casos en la apropiacin tiene por finalidad evitar que un competidor pueda reflejar su marca en Internet. En todos estos casos el resultado es el mismo: el legtimo titular de una marca que desee utilizarla para crear su propio nombre de dominio no podr acceder a su uso ni controlar el contenido de la Web que refleja su identidad empresarial. Ahora nos corresponde analizar la normativa en el mbito nacional que permite proteger el derecho que posee el titular de una marca comercial a proyectarla en el mbito de Internet en los casos en que dicho derecho se vea amagado por actos emanados de sus competidores en el mercado. El artculo 14 del Reglamento de NIC Chile seala: Ser de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcin no contrare ..los principios de la competencia leal y de la tica mercantil El artculo 1 del Decreto Ley N 211 que fija normas par la defensa de la libre competencia establece que 97: La presente ley tiene por objeto promover y defender la libre competencia en los mercados. Los atentados contra la libre competencia en las actividades econmicas sern corregidos, prohibidos o reprimidos en la forma y con las sanciones previstas en esta ley." El artculo 2 del DL 211, modificado por la Ley 19.911, seala: "Artculo 2.- Corresponder al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y a la Fiscala Nacional Econmica, en la esfera de sus respectivas atribuciones, dar aplicacin a la presente ley para el resguardo de la libre competencia en los mercados.". El Tribunal de Defensa de la Competencia es un rgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y econmica de la Corte Suprema y cuya funcin ser la de prevenir, corregir y sancionar los atentados a la libre competencia. Estar integrado por profesionales de la ms alta calificacin y especialidad, asegurando la participacin de expertos en temas sobre competencia, a fin de asegurar su plena independencia y autonoma. El mismo Decreto Ley en su artculo 3 letra C, seala que : El que ejecute o celebre, individual o colectivamente, cualquier hecho, acto o convencin que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que tienda a producir dichos efectos, ser sancionado con las medidas sealadas en el artculo 17 K de la presente ley, sin perjuicio de las
Mientras trabajbamos en la presente tesis se dict la Ley 19.911, aprobada el 14 de noviembre del ao 2003, que pone fin al antiguo sistema de fiscalas regionales y nacionales, sustituyndolas por un solo ente que estar destinado a velar por la libre competencia, previniendo y sancionando los monopolios ilegales. La ley entrar en vigencia noventa das despus de su publicacin - el 12 de febrero del 2004 - y el nuevo tribunal deber estar en funcionamiento dentro de 90 das contados desde la vigencia de la ley, esto es, antes del 12 de mayo del 2004.
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medidas correctivas o prohibitivas que respecto de dichos hechos, actos o convenciones puedan disponerse en cada caso. Se considerarn, entre otros, como hechos, actos o convenciones que impiden, restringen o entorpecen la libre competencia, los siguientes:.... .......................c) Las prcticas predatorias, o de competencia desleal, realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posicin dominante.". Antes de su reciente modificacin el Decreto Ley 211 estableca otros organismos, as sealaba: Para la prevencin, investigacin, correccin y represin de los atentados a la libre competencia o de los abusos en que incurra quien ocupe una situacin monoplica, aun cuando no fueren constitutivos de delito, habr los siguientes organismos y servicios: a) Las Comisiones Preventivas Regionales; b) La Comisin Preventiva Central; c) La Comisin Resolutiva; d) La Fiscala Nacional Econmica. El artculo 30 dispona que La Fiscala y las Comisiones Preventivas debern recibir e investigar, segn corresponda, las denuncias que formulen particulares respecto de actos que puedan importar infraccin a las normas de la presente ley, sin perjuicio de remitir a las autoridades competentes aquellas que deban ser conocidas por otros organismos en razn de su naturaleza. El artculo 8 sealaba: Las Comisiones Preventivas Regionales tendrn las siguientes atribuciones y funciones: .c) Velar porque dentro de su respectiva jurisdiccin se mantenga el juego de la libre competencia y no se cometan abusos de una situacin monoplica, pudiendo conocer, de oficio o a peticin de cualquiera persona, de toda situacin que pudiera alterar dicho libre juego o constituir esos abusos, y proponer los medios para corregirla. En dos oportunidades la Comisin Preventiva Central se pronunci frente a la denuncia de infringir la inscripcin de un nombre de dominio los antiguos artculos 1 y 2 letra f del Decreto Ley 211, en ambos casos el dictamen de la comisin acogi la denuncia y ordeno al denunciado renunciar al nombre de dominio. El primero de stos caso fue el de avon.cl, y la resolucin es de fecha 28 de Julio del 2000 (Denuncia de AVON PRODUCTS INCORPORATED y otra contra COMERCIAL LADY MARLENE S.A. Rol N 14098). En la parte resolutiva el dictamen expuso Esta Comisin estima que COMERCIAL LADY MARLENE S.A. ha incurrido en una conducta de competencia desleal, comprendida en los artculos 1 y 2,letra f), del Decreto Ley N 211, de 1973, al registrar como nombres de dominio marcas comerciales que gozan de fama y notoriedad, pertenecientes y que identifican a empresas competidoras, sin hacer uso de ellos, lo que constituye un aprovechamiento indebido de valores y esfuerzos ajenos, que limita el normal desarrollo de las actividades de un tercero en el mercado virtual y, adems, es factor de error o confusin en los usuarios de ese medio de comunicacin, quienes obviamente pensarn que el sitio web al que accede el nombre de dominio pertenece a la empresa cuyo signo tpico reproduce o a alguien relacionado con ella.98
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Vase el dictamen completo en http://www.nic.cl/normativa/fallos/avon.html

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El segundo caso es fue el de atika.cl y la resolucin es de fecha 12 de Octubre del 2001 (Denuncia de ATIKA S.A. en contra de EUROMARMOLES S.A. Rol N 364-01 Por estimarlos sumamente ilustrativo par el objeto de nuestro estudio reproducimos los considerndos 14 al 17 del dictamen: 14.- De lo expuesto, fluye que el debate se centra en dos aspectos fundamentales, por una parte la circunstancia de que si existiendo un organismo que tiene a su cargo el registro de los dominios web para Chile y una reglamentacin conducente a la solucin de las controversias, corresponde que los rganos de la libre competencia intervengan en estas materias y, por la otra, si la inscripcin de un dominio de este tipo puede, eventualmente, constituir un atentado a la libre competencia.- 15.- Respecto de lo primero, esta Comisin debe sealar que la circunstancia de que la inscripcin de un dominio electrnico se rija por un reglamento que contemple conductas descritas como contrarias al recto ejercicio de esta actividad y establezca mecanismos precisos para la solucin de las controversias, ello no impide la intervencin de otros organismos jurisdiccionales como asimismo a los rganos de la libre competencia, intervenir cuando, a su juicio, tales conductas configuran arbitrios que pueden estimarse atentatorios a libre competencia. Ante una situacin como sta, los referidos rganos deben cumplir con su rol e intervenir para restablecer el orden pblico econmico all donde se ve amenazado o alterado, an en aquellos casos en que existan una forma distinta y paralela que establezca una posible solucin que, eventualmente, pueda abordar tambin la solucin de una conducta anticompetitiva. El Reglamento del NIC Chile, debe precisarse, tiende a solucionar problemas de orden particular y, en este sentido, es limitado en sus alcances, en cambio la normativa del Decreto Ley 211, por su generalidad y especificidad, est destinada a la proteccin de un bien jurdico que importa al comn de las personas, el que en caso de verse alterado, debe ser repuesto, an cuando el asunto se trate o haya surgido de una contienda entre partes.- 16.En cuanto a lo segundo, consecuente con lo recientemente establecido, esta Comisin concuerda con la conclusin sugerida por el Sr. Fiscal. De los antecedentes tenidos a la vista, se desprende que en la especie existe una relacin de competencia entre ATIKA y EUROMARMOLES, ya que ambas empresas comercializan mrmoles y granitos. El hecho de que por Euromrmoles se haya adquirido un dominio WEB, distinguindolo con el nombre de su competidor, constituye una imposicin de una barrera a la entrada para el comercio electrnico de los productos de la denunciante, pues sta ha sido vctima, en los trminos que describe el reglamente de NIC Chile, de una ciberocupacin, conducta no slo reprochada por la reglamentacin de esa entidad, sino que, desde la perspectiva de la libre competencia, sancionable por constituir un arbitrio destinado a entorpecerla, puesto que con ello se le impide a la denunciante desarrollar una estrategia mercantil a travs de Internet basada en su nombre, mercado al que sta tiene derecho a acceder con su marca distintiva, no slo por ser su duea desde larga data, sino porque esta constituye, adems, su razn social, atributo que forma parte de su patrimonio.17.- Ahora bien, el que la denunciada no haya desarrollado la pgina respectiva a que le da derecho el dominio obtenido, no es un hecho relevante para atenuar una conducta ya determinada como contraria a la libre competencia. Por el contrario, ello permite razonablemente colegir que ha habido abuso de derecho y reafirma ante esta Comisin que la intencin de la denunciada ha sido, precisamente, entorpecer el comercio electrnico a la denunciante, imponiendo esta barrera que le impide abrirse con su marca hacia este particular mercado.En consecuencia, esta Comisin acoge la denuncia interpuesta por la empresa ATIKA S.A. en contra de EUROMARMOLES S.A. Se previene en consecuencia a

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Euromrmoles que debe renunciar al dominio electrnico que ha registrado con el nombre de ATIKA .CL en el plazo de 20 da hbiles, bajo apercibimiento de requerrsele ante la H. Comisin Resolutiva. 99

3. El Recurso de Proteccin. La Constitucin seala en el artculo 19 N 25 que 'se garantiza, tambin, la propiedad industrial sobre las patentes de invencin, marcas comerciales, modelos, procesos tecnolgicos u otras creaciones anlogas, por el tiempo que establezca la ley. A su respecto procede el recurso de proteccin que es una accin de carcter constitucional que tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida proteccin del afectado. El artculo 20 seala El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privacin, perturbacin o amenaza en el legtimo ejercicio de los derechos y garantas establecidos en el artculo 19, nmeros ..... 24 y 25 podr ocurrir por s o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptar de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida proteccin del afectado, sin perjuicio de los dems derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. Sin embargo hasta ahora los recursos de proteccin deducidos por lo titulares de marcas comerciales para lograr se dejen sin efecto la asignacin de un nombre de dominio que les afecte no han prosperados por diversas razones que pasaremos a exponer: Como se ha reseado, el recurso de proteccin se ha intentado para la solucin de los conflictos sobre nombres de dominio. Como seala Carrasco Blanc, en tres oportunidades se ha recurrido a esta institucin (los casos 'inversiones.cl', 'desarrollodeproyectos.cl' y 'Ondac Chile Ltda.'. Las semejanzas entre ellos son las siguientes: a. En todos los casos, se ha fundado en la violacin de la propiedad industrial. b. En los dos primeros casos, la Corte de Apelaciones de Santiago rechaz el recursos por extemporneo, por haberse interpuesto fuera del plazo de 15 das desde la ejecucin del acto o la ocurrencia de la omisin, o segn la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos (N 1 del Auto Acordado de la Corte Suprema de 1992). . c. En el caso Ondac 100, la corte se pronunci sobre el fondo de la controversia. Los Hechos del caso son los siguientes Con fecha 31 de Junio de 1998 la sociedad ONDAC Chile Ltda. solicita al DCC el registro de la sigla "ondac.cl" como nombre de dominio en Internet en el Registro de Nombres de Dominio cl. Sin embargo, la solicitud se rechaz porque el dominio pedido se encontraba inscrito a nombre de otra empresa "Asesoras, Programas y Textos Computacionales Ltda." La recurrente expresa que "Asesoras, Programas y Textos Computacionales Ltda." al inscribir la sigla "ondac.cl" ha violado la
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Vase dictamen completo en http://www.nic.cl/normativa/fallos/atika.html Vase http://www.nic.cl/normativa/fallos/ondac.html

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proteccin que la ley N 19.019 otorga al recurrente y que por lo tanto se estara violando la garanta constitucional consagrada en el N 25 del artculo 19 de la Constitucin Poltica de la Repblica y el artculo 20 letra h) de la ley sealada. La recurrida inform sealando que al practicar la inscripcin de la sigla antedicha no tuvieron otra intencin que la de ofrecer sus servicios a la sociedad "ondac Chile Ltda.", sin utilizar dicha inscripcin bajo ningn respecto en espera de lograr un acuerdo con dicha sociedad. Por su parte el NIC-CHILE evacu el informe correspondiente sealando, en trminos generales, que la inscripcin en cuestin se haba efectuado de acuerdo al reglamento que ellos tenan. La Corte de Apelaciones seal en cuanto a la actuacin del NIC-CHIlE que "su actuacin ha sido legal, no discriminatoria y carente de arbitrariedad". En cuanto a la actuacin de la recurrida expres que "al emplear para su registro la sigla "ondac.cl" como nombre de dominio en Internet en el Registro de Nombres de Dominio CL (NIC CHILE), puede haber infringido las normas de la ley N 19.039, al amparo de la cual la recurrente tiene registrada, como marca comercial, la expresin "ondac", materia que no cabe analizar dentro del mbito jurisdiccional del recurso de proteccin, tanto, por ser una materia especial cuyo conocimiento se encuentra dentro de la rbita de competencia de otros rganos, cuanto porque el procedimiento de proteccin de una marca comercial se encuentra reglado por la referida Ley N 19.039 sobre propiedad industrial y por su reglamento, el D.S. N 177, procedimiento que excede al que corresponde aplicar en un recurso de proteccin." Por estas razones se rechaz el recurso, pero dejando en claro que existen otras alternativas para solucionar el ataque a una marca comercial. A nuestro juicio es claro que la doctrina de los tribunales superiores en sta materia tendr que evolucionar sobre todo cuando la problemtica jurdica de los nombres de dominio y su relacin con las marcas comerciales se funde en criterios mas estables y consensuados. Aunque compleja y poco conocida esta materia en ningn caso es un asunto de lato conocimiento o que necesariamente corresponda resolver por los mecanismos de la legislacin de propiedad industrial.

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4.- La legislacin sobre propiedad industrial La Constitucin Poltica de la Repblica de Chile del ao 1980 garantiza la propiedad industrial en su artculo 19 N 25 La Constitucin asegura a todas las personas: ..25.- .. Se garantiza, tambin, la propiedad industrial sobre las patentes de invencin, marcas comerciales, modelos, procesos tecnolgicos u otras creaciones anlogas, por el tiempo que establezca la ley. Ser aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artsticas y a la propiedad industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del nmero anterior. El cuerpo normativo principal en materia de propiedad industrial es la Ley 19.039 sobre Privilegios Industriales y Proteccin de los Derechos de Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Repblica de Chile del 25 de enero de 1991. El mbito de aplicacin de esta ltima ley, lo encontramos definido en su artculo 1 Artculo 1.- La presente ley contiene las normas aplicables a los privilegios industriales y proteccin de los derechos de propiedad industrial. Los referidos privilegios comprenden las marcas comerciales, las patentes de invencin, los modelos de utilidad, los diseos industriales y otros ttulos de proteccin que la ley pueda establecer. Complementa o detalla la Ley 19.039 su Reglamento, promulgado por el Decreto Supremo N 177 del Ministerio de Economa, y publicado en el Diario Oficial de fecha 30 de septiembre de 1991. Dentro de los tratados internacionales ratificados por Chile tiene fundamental relevancia en la materia de propiedad industrial el Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial, promulgado en Chile por el Decreto 425 del Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin y publicado en el Diario Oficial del 30 de septiembre de 1991. Se trata de un Tratado firmado el 20 de marzo de 1883, que fue revisado y enmendado en diversas oportunidades. El Convenio de Paris es administrado por la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), agencia especializadas del sistema de las Naciones Unidas. Otra herramienta fundamental del sistema es el Clasificador Internacional de Productos y Servicios, establecido por el convenio de Niza de fecha 15 de junio de 1957. En Chile fue aprobado mediante el Decreto Supremo 897 del 13 de octubre de 1971 del Ministerio de Economa. El clasificador, es un listado de bienes y servicios, en el que los productos son agrupados en las clases 1 a 34, mientras que los servicios se distribuyen en las clases 35 a 42. De esta forma, la Clasificacin de Niza permite la presentacin de solicitudes o mencin de registros haciendo referencia a un solo sistema de clasificacin, independiente del pas en que se solicita o se ha registrado la marca.

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Tanto la ley 19.039, como su Reglamento, establecen lo que debe entenderse por marca comercial, as el artculo 23 del Reglamento seala: "La marca comercial es todo signo visible, novedoso y caracterstico que permite distinguir productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales de sus similares, tales como nombres, seudnimos, palabras, expresiones arbitrarias o de fantasa, combinacin de colores, vietas, etiquetas, o una combinacin de estos elementos, y las frases de propaganda o publicitarias." Christian Schmitz Vaccaro, seala que desde un punto de vista econmico-comercial, la marca tiene por objeto ayudar a los consumidores a identificar y adquirir un producto o servicio que, por su carcter y calidad, se adecua a sus necesidades. En consecuencia, cumple diversos propsitos: identificar un producto o servicio frente a los de la competencia, indicar la procedencia empresarial, sealar calidad y caractersticas del producto o servicio y realizar y reforzar la funcin publicitaria 101 . a lo anterior agregaremos que la marca es garanta de una responsabilidad de parte del titular y portadora de una percepcin que constituye su naturaleza intangible comprendiendo aspectos siclogos y perceptuales. Desde un punto de vista econmico la marca protege al innovador, le proporciona una exclusividad provisional, recompensa su actitud de toma de riesgo, permite capitalizar esfuerzos y trayectorias comerciales La marca cumple esas funciones a travs del otorgamiento de derechos "monoplicos", que permiten a su titular, usar y disponer de la marca en forma exclusiva y excluyente, garantizados a travs del franqueo de acciones civiles y penales que permiten sancionar a terceros que infrinjan dichos derechos.. Sin embargo, el privilegio marcario tiene dos importantes limitaciones: 1.- El principio de la especialidad de la marca: una marca registrada no tiene proteccin o aplicacin para identificar cualquier campo del sector comercial. Por el contrario, la marca slo identifica los rubros, actividades o artculos para los cuales ha sido solicitada. El Art. 86 del Reglamento de la Ley 19.039 se refiere a tales derechos de la siguiente forma: "El titular de un privilegio industrial goza de un derecho exclusivo y excluyente para utilizar, comercializar, ceder o transferir a cualquier ttulo, el objeto de la proteccin y el derecho que se le ha conferido. La proteccin se extender hasta las 24 horas del mismo da en que expira el privilegio, sin perjuicio de la renovacin en el caso de las marcas comerciales." 2.- El principio de la territorialidad de la marca, el derecho exclusivo que para el titular de una marca otorga el registro de la misma, debe circunscribirse al mbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotacin territorial hace tambin que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un pas determinado. En estos dos principios encontramos los ejes del conflicto con los nombres de dominio, las marcas se encuentran limitadas por los principios de "especialidad" y "territorialidad". Por el contrario, "estos principios no operan en
101

Schmitz Vaccaro, Christian, obra citada.

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relacin a los nombres de dominio, mbito en el cual opera el principio de la "unicidad", y aterritorialidad los significa que no pueden coexistir dos expresiones idnticas en un mismo Top Level Domain. Se seala que el impacto negativo del registro de un nombre de dominio que corresponde a una marca comercial se puede resumir en los siguientes fenmenos: 1.- Imposibilidad de reflejar identidad comercial en la Internet (que ya analizramos en su oportunidad). 2.- Confusin (el consumidor cree que detrs del dominio est la marca) 3.- Dilucin, es el atentado a la distintividad de la marca, ya que al existir otro signo igual o similar se pierde el impacto de la marca original. Que mecanismos provee la legislacin marcaria nacional para resolver estos conflictos?: Pues bien, la legislacin nacional en materia de marcas o privilegios industriales no contempla normas especiales referidas a salvaguardar los derechos monoplicos de la marca frente a los nombres de dominio. Incluso frente a ello se ha propuesto por algunos autores 102 ampliar la cobertura de todas las marcas inscritas hacia las clases 35 (Publicidad y Promocin de ventas por medio de Internet), 38 (Comunicaciones va Internet y ordenador con cualquier fin) y 42 (Ventas en lnea por catlogos; Ventas y entrega de productos y servicios a travs de redes de comunicacin computacional en lnea. El nico mecanismo para los efectos de dar solucin a un conflicto que pudiera surgir entre el titular de una marca y el apropiante de un nombre de dominio que encontramos en la Ley 19.039 es la querella marcara por infraccin al artculo 28 letras a), b), y c) de misma Ley , el cual seala: Sern condenados a pagar una multa a beneficio fiscal, de 100 a 500 Unidades Tributarias Mensuales : a) Los que maliciosamente usaren una marca igual o semejante a otra ya inscrita en la misma clase del Clasificador vigente. b) Los que defraudaren haciendo uso de una marca registrada.

c)

) Los que por cualquier medio de publicidad usaren o imitaren una marca registrada en la misma clase del Clasificador vigente, cometiendo defraudacin..... 103.

Como vemos la infraccin a los derechos de propiedad marcaria constituye delito y se confiere accin pblica para perseguirlos. Los procedimientos correspondientes se sustancian de acuerdo con las normas del juicio ordinario sobre crimen o simple delito y la prueba se aprecia en conciencia. La pena consiste en una multa a beneficio fiscal, que oscila de 100 a
102

Entre ellos Schmitz cita a Snchez Serrano. Vase Schmitz Vacarro, Chistian, obra citada. Reproducimos solo los tipos que constituyen infraccin marcaria.

103

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500 unidades tributarias mensuales, sin perjuicio del pago de las costas y los daos y perjuicios causados al dueo de la marca, patente, modelo o diseo. Sin embargo, las normas sobre infraccin marcaria adolecen de serios defectos los que cuales limitan su eficacia frente a una inscripcin abusiva de un nombre de dominio. Por ello adems de la accin penal que establece la Ley 19.039, en la prctica los interesados recurren a otras acciones para obtener la proteccin de sus derechos, y entre ellas es frecuente optar por una o ms de las alternativas siguientes: 1.- acciones civiles en juicio ordinario. Este procedimiento es poco adecuado para resolver conflictos que requieren soluciones rpidas, muchas veces simples, o bien en los casos en que el perjuicio es un intangible de muy difcil prueba; 2.-accin civil dentro del proceso penal, que tambin supone un juicio de lato conocimiento; 3.- recurso de proteccin 4.-acciones ante los organismos antimonopolios encargados de velar por la defensa de la libre competencia y de evitar la competencia desleal. 5.- mecanismos que contempla el reglamento de NIC Chile (solicitud competitiva y solicitud de revocacin). La posibilidad de deducir querella marcaria ante una inscripcin abusiva de un nombre de dominio se ve limitada por la estructura del tipo, el cual requiere para configurarse que el nombre de dominio sea usado. En las letras a) y c) del Art. 28 se requiere adems que dicho uso se realice dentro un rubro de la misma clase del clasificador. Estas exigencias derivan del principio de la especialidad de la marca. A ste respecto Guillermo Carey seala Se debe considerar que el espectro de la propiedad marcaria est limitado a los productos protegidos por el registro correspondiente, por lo tanto, dado el carcter de especialidad marcario, no se puede pretender un derecho per-se sobre una denominacin en Internet por el slo hecho de tener una marca comercial. Para que efectivamente se produzca la infraccin, en aplicacin de la teora del medio, el nombre de dominio debe infringir la marca comercial exclusivamente respecto del mbito de proteccin de dicha marca. Por ejemplo, si una persona registr el dominio monza.cl y lo usa para vender helados, el titular de la marca Monza que protege productos relacionados con vehculos motorizados, no tendra derecho de invocar el registro marcario por dicho uso. Estos aspectos son discutibles cuando estamos en presencia de marcas famosas y notorias que en cierta forma trascienden el principio de especialidad marcaria segn la parte de la doctrina y ciertos reconocimientos jurisprudenciales en la materia. En caso que un tercero registre un dominio y simplemente no lo use, no se configura delito marcario ya que no hay uso fraudulento de marca. Para estos casos se podra intentar alguna accin ante la comisin antimonopolios en caso que se logre demostrar que existe por parte del titular del dominio un nimo de lucrar y/o impedir que el interesado ingrese al mercado 104.
104

Carey Claro, Guillermo, obra citada.

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Por otra parte, la descripcin de los delitos que hace la Ley 19.039 es defectuosa, al punto de hacer muy compleja cuando no imposible, la persecucin eficaz de las infracciones a los derechos de propiedad marcaria por los ciber-ocupantes. Los delitos o infracciones a las marcas comerciales estn descritos en trminos tales como los que maliciosamente usaren una marca igual o semejante a otra ya inscrita en la misma clase del Clasificador vigente, los que defraudaren haciendo uso de una marca registrada y los que por cualquier medio de publicidad usaren o imitaren una marca registrada en la misma clase del Clasificador vigente, cometiendo defraudacin. Sin hacer un anlisis exhaustivo de cada delito, es posible establecer que la exigencia expresa del nimo de defraudar, que est presente en varios de los tipos penales de esta ley, o exigencias adicionales como es actuar maliciosamente, son un obstculo para la proteccin que la propia ley busca otorgar. Los tribunales, con justa causa generalmente, no encuentran evidencias de la defraudacin o de un actuar malicioso, se abstienen de someter a proceso a los inculpados o decretar otras medidas de mayor gravedad. Los delitos as descritos contienen elementos subjetivos o exigencias adicionales en materia de dolo, requisitos que, en la prctica, limitan en gran medida el ejercicio real de un derecho que supuestamente la ley ha querido amparar en forma rigurosa, al calificar de delito la infraccin a los mismos.

Fruto de las imperfecciones legales antes descritas es que no tenemos conocimiento que un ciber-ocupante hubiera sido condenado en Chile por infraccin al artculo 28 antes referido. Actualmente se encuentra en trmite en el Congreso nacional una modificacin a la Ley 19.039, se espera que ella contemple sustanciales modificaciones a los tipos penales de la misma, y que consagre mecanismos civiles mas expeditos para la salvaguarda de los derechos marcarios.

5. El camino del derecho civil. A partir del reconocimiento de la naturaleza contractual del acto por el cual el ente registrador nacional asigna un nombre de dominio al solicitante del mismo, se deriva la aplicacin a dicho contrato de las reglas del Cdigo Civil relativas a los actos y contratos, contenidas en el libro IV de dicho cuerpo legal. En consecuencia las partes del contrato de registro y los terceros que se vean afectados por los efectos del mismo, tienen abierto el camino de las acciones civiles que derivan de los vicios e imperfecciones que en materia capacidad, voluntad, objeto o causa pudieran afectar a la referida convencin. Si perjuicio de la amplitud de acciones que sealramos, nos interesa centrarnos en el tema del objeto del contrato de registro. Como antes dijramos del contrato de registro emanan derechos y obligaciones reciprocas para ambas partes, se trata de un contrato innominado, bilateral, oneroso y conmutativo. A lo anterior agregaremos que la mayora de la doctrina lo considera un contrato de tracto sucesivo, es decir sus obligaciones se van cumpliendo en el transcurso del tiempo.

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La obligacin principal que asume el ente registrador, es una obligacin de hacer, consiste en asegurar al registrante el uso exclusivo en el DNS del signo que constituye el nombre de dominio asignado. Se trata de una obligacin que para titular del nombre de dominio importa el derecho correlativo a usarlo en forma exclusiva y excluyente dentro del sistema DNS. Se comprende que por la naturaleza aterritorial del nombre de dominio y la ausencia de un clasificador en mbito del DNS, dicho derecho resulta de carcter monoplico, como lo han tenido que reconocer las mismas autoridades de ICANN. La pregunta que cabe hacerse es pude haber objeto ilcito en la asignacin de un determinado nombre de dominio?, la respuesta es que si puede, a la luz de diversas normas que pasamos a exponer. Entre ellas se encuentran las normas de nulidad por objeto ilcito o las que declaran la ineficacia de un acto al que su objeto falte un requisito prescrito por la Ley en consideracin a la naturaleza del acto. As el artculo 1461 del Cdigo Civil seala que el objeto de una convencin cuando consiste en un hecho, debe ser moralmente posible, y es moralmente imposible el prohibido por las leyes, o contrario a las buenas costumbres o al orden pblico. El artculo 1462 del mismo cuerpo de leyes seala que hay objeto ilcito en todo lo que contraviene el derecho pblico chileno. De igual manera, el artculo 1466 manifiesta que hay objeto ilcito generalmente en todo contrato prohibido por las leyes. El artculo 1682 del mismo Cdigo Civil seala que La nulidad producida por un objeto o causa ilcita, y la nulidad producida por la omisin de algn requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideracin a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas. Finalmente el artculo 1683 seala que La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aun sin peticin de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que tenga inters en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba; puede asimismo pedirse su declaracin por el ministerio pblico en el inters de la moral o de la ley; y no puede sanearse por la ratificacin de las partes, ni por un lapso de tiempo que no pase de diez aos. Por otra parte como sealramos, el ente registrador en nuestro pas es la Universidad de Chile, quien tiene personalidad jurdica de derecho publico, y su actuar debe someterse estrictamente al principio de juridicidad del artculo 7 de la Constitucin Poltica de Repblica. De las normas expresadas resulta que si la obligacin de hacer del ente registrador, consistente en asegurar al registrante el uso exclusivo y excluyente del dominio es un acto prohibido por la Ley, contraviene el derecho pblico, o resulta contrario a las buenas costumbre o al orden pblico, dicha obligacin ser nula absolutamente. Est va resulta sumamente til en los casos en que nos encontremos frente a un nombre de dominio que es idntico o similar a una marca comercial, sea o no famosa, o que vulner las normas legales, constitucionales o los tratados Internacionales suscritos por Chile, que

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amparan el derecho exclusivo del titular de una marca o nombre comercial, las que en el fondo constituyen normas prohibitivas para el resto de las personas. Pero en especial su utilidad la encontraremos cuando se trate de anular la asignacin de un nombre de dominio que constituya un irregistrable marcario, como los que refiere el artculo 20 de la Ley 19.039. Estos signos irregistrables como marcas, se constituyen especialmente por las expresiones genricas, las denominaciones tales como siglas de cualquier Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios pblicos estatales y las contrarias al orden pblico, a la moral y a las buenas costumbres, comprendidas en stas los principios de competencia leal y tica mercantil. Estimamos que la asignacin de un nombre de dominio que se corresponda con una expresin genrica bien puede catalogarse como contraria al orden publico y a los principios o garantas de orden constitucional, principios que nuestra legislacin en general trata de proteger. As, el art. 1 inc. 5 de la Constitucin Poltica del Estado establece que es deber del Estado promover la integracin armnica de los sectores de la nacin y asegurar a la persona participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. A nuestro juicio el otorgar a un particular en forma monoplica una palabra que pertenece a la comunidad toda, constituye una infraccin al derecho de participar con igualdad de posibilidades. Adems dicho otorgamiento vulnera el Art. 19 N 21 de la Constitucin Poltica del Estado, que consagra el principio de la libertad econmica, la libertad de produccin, comercio y trabajo. Dicha disposicin asegura a todas las personas el derecho de desarrollar actividades econmicas que no sean contrarias a la moral, el orden pblico y la seguridad nacional, respetando las normas legales que las regulen. Con lo anterior se busca que las normas reglamentarias no restrinjan, limiten o prohiban el ejercicio de los derechos constitucionales, pues es ello es atribucin exclusiva de la ley. Pues bien, desde el momento que el otorgamiento del nombre de dominio nace de un contrato de adhesin entre las partes, indirectamente se est vulnerando el principio de libertad econmica, desde el momento que a travs de un contrato entre particulares se est privando al resto de la comunidad de la posibilidad de ser identificada en la red por una expresin que es de uso comn, y por lo tanto, perteneciente a todos, entregndosela a un particular. Por su parte, el N 22 del art. 19 garantiza la no discriminacin arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia econmica. En cuanto a las denominaciones tales como siglas de cualquier Estado 105, de las organizaciones internacionales y de los servicios pblicos estatales. Existe una clara infraccin al orden pblico (incluso en estos caso podra existir nulidad de derecho pblico). Al otorgar estos dominios el ente
Los dominios chile.cl y chile.com , pertenecen a organizaciones privadas, sobre el tema vase el interesante trabajo de Humberto Carrasco Alcances jurdicos relativos a los dominios chile.cl y chile.com , en http://www.bufetalmeida.com/dominiuris/boletines/doctrinal/carrasco2.htm
105

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registrador, no solo est infringiendo las normas de derecho pblico legales o constituciones que atribuyen a los rganos del Estado, sus instituciones y servicios una determinada denominacin, sino que adems vulnera los principios que en cualquier tiempo informan el orden pblico nacional, ya que siempre ser de inters pblico que las personas no puedan ser engaadas o inducidas a error sobre la identidad de los verdaderos usuarios de tales denominaciones. En consecuencia los contratos o convenciones que tienen por objeto permitir este uso por particulares o entidades distintas a sus legtimos titulares contraran la ley , el derecho pblico chileno, contravienen el orden pblico 106 y adolecen de objeto ilcito.

CAPITULO III: CONFLICTOS PLANTEADOS POR LOS NOMBRES DE DOMINIO. Los conflictos que plantean los nombres de dominio pueden dividirse en dos categoras. 1) DISPUTAS ENTRE EL TITULAR DEL NOMBRE DE DOMINIO Y TERCEROS Sern los casos de ms comn ocurrencia, y presentan diversas modalidades. As en funcin del bien jurdico lesionado, la asignacin de un nombre de dominio puede afectar: 1.- Un derecho marcario, un nombre comercial u otros signo distintivo amparado por el derecho de Propiedad Industrial 107. Suceder cuando el nombre de dominio registrado por un titular A se superpone a un derecho marcario registrado por el titular B, o bien con su nombre comercial u otro signo distintivo de los amparados por el derecho de Propiedad Industrial. 2.- La libre competencia, la tica mercantil y en general el orden pblico econmico. La asignacin abusiva de un nombre de dominio puede suponer una prctica de competencia desleal, como sucede cuando el nombre de dominio es inscrito por un competidor con el fin de impedir o entorpecer el derecho de otro sujeto econmico a reflejar su identidad comercial en la Internet. Tambin los casos de uso parasitario de un nombre de dominio que coincide con una marca

Sobre el concepto de orden pblico en stas materia puede consultarse la obra de Larraguibel Zavala, Santiago; Tratado de marcas comerciales, Ed. Jurdica de Chile, 1986, p. 116.
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La doctrina en general no reconoce el derecho sobre el nombre de una persona dado el carcter no exclusivo del signo, sin embargo la jurisprudencia de la OMPI y reglamento de Nic Chile acogen la proteccin de un nombre cuando l tiene una distintividad especifica (como sucede con los artistas, deportistas y otras personalidades famosas) acreditado que existe mala fe y falta de inters legtimo del titular que lo ha inscrito. Hay recordar adems que ahora que existe el dominio .name destinado a las paginas tipo personal. El artculo 20 letra c) de la ley 19.039 seala que el nombre o el seudnimo de una persona es un irregistrable marcario, salvo que intervenga el consentimiento de la misma persona. El artculo 22 letra a) del Reglamento de NIC Chile franquea la posibilidad de solicitar la revocacin de un dominio <.cl >cuando este sea idntico o engaosamente similar a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.
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notoria, con el fin de desviar visitantes a un sitio web determinado, usufructuando de la popularidad, prestigio y distintividad ajena. 3.- Puede suponer tambin la violacin a derechos de propiedad intelectual, as sucedera si se registra como dominio, por ejemplo, el ttulo de un libro. 4.- Como vimos tambin el nombre de dominio puede afectar otros bienes jurdicos que la constitucin persigue amparar como son la igualdad ante la Ley, la no discriminacin arbitraria, integracin armnica de los sectores de la nacin y la participacin con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Los casos mas comunes sern la apropiacin de una expresin de uso comn que pertenece a la comunidad, como son las expresiones genricas, ejemplo automvil.cl, nana.cl. etc. 108 5.- Las normas y principios que integran internacional as sucede con los nombres de denominaciones de cualquier Estado, de las ciudades, topnimos, organismos nacionales pblicos estatales. el orden pblico nacional e dominio que coinciden con las organizaciones internacionales, e internacionales y servicios

Atendiendo a finalidad que persigue la inscripcin del nombre de dominio, Jonathan Agmon, Stacey Halpern y David Paulker 109 establecieron una tipologa de disputas entre agentes privados, distinguiendo los siguientes grupos : 1. Apropiaciones del nombre de dominio (Domain name grabbing). Un sujeto, en forma intencional, registra un nombre de dominio que otro usa como nombre comercial o marca para evitar que su propietario se establezca con ese nombre en la Red, o forzar al propietario de la marca o nombre comercial a pagar una determinada suma de dinero para adquirir el dominio registrado. 2. Apropiaciones insuficientes del nombre de dominio (Not quite domain name grabbing). Un sujeto registra un dominio consciente que coincide con el nombre de una compaa, pero no para evitar el uso del espacio web por dicha empresa sino para realmente usar el dominio. El usuario puede acceder por error a esta nueva pgina y creer que se trata de la otra empresa. 3. Coincidencias fortuitas (Lgical Choice). Un sujeto registra un nombre de dominio que coincide, en forma total o parcial, con un derecho marcario ya registrado. El primer supuesto, que se corresponde con lo que suele denominarse ciberocupacin o Cybersquatting, es prcticamente un acto de
En el derecho de marcario es posible inscribir como marca una expresin genrica siempre que el rubro del clasificador a que dicha marca se adscribe no se corresponda con el sentido de la expresin genrica. Es decir el principio de la especialidad de la marca ampara los derechos de la comunidad en relacin a las expresiones de uso comn. Pero en el DNS no existe dicho principio de especialidad y el otorgamiento de un nombre de dominio no est restringido en el contrato de registro a una determinado contenido del espacio web a que el nombre ser destinado.
108 109

Obra citada.

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extorsin ciberntica, ha sido la causa de la mayora de los casos planteados judicialmente, y tanto la jurisprudencia nacional como la internacional ha sentenciado otorgando el derecho sobre el nombre de dominio al titular de la marca. En la segunda categora de conflictos encontramos a aquellos casos en los cuales el titular del dominio quiere beneficiarse de la confusin que provoca el registro. As podra captar usuarios que concurran a su sitio web creyendo que pertenece al titular de la marca. La tercera fuente de conflictos se presenta generalmente entre dos titulares de derechos marcarios, anticipndose uno de ellos en el registro del correspondiente nombre de dominio. En este caso, ambas partes tienen derechos legtimos involucrados en la disputa sobre el nombre de dominio. Esta hiptesis es de ocurrencia frecuente, por el slo hecho de que en el mbito marcario se concibe que una misma marca se encuentre registrada a nombre de dos o ms titulares en distintas clases de productos y servicios. Sin embargo, no podrn todos los titulares marcarios disfrutar de nombres de dominio iguales a su marca, a no ser que se ocupen TLDs distintos (.com, .net, .cl, etc.). Podemos enunciar los siguientes casos, que pertenecen a esta categora de conflictos: lanservice.cl 110, en que el dominio se le asigna al primer solicitante; www.lasbrisas.cl 111, en que se privilegia al primer solicitante, si ambas partes poseen derechos marcarios legtimos; donapaula.cl 112, en que el dominio en disputa se asigna al primer solicitante (Via Santa Rita); palacios.cl 113 , en que el rbitro asigna el dominio a una persona natural de apellido Palacios, por tener un mejor derecho frente a una empresa que posee registros marcarios; puntonet.cl 114, en que frente a dos titulares de legtimos derechos marcarios, se prefiere al primer solicitante.

110 111

Fallo completo en http://nic.cl/normativa/fallos/lanservice.html

Fallo completo en http://nic.cl/normativa/fallos/lasbrisas.html

112

Fallo completo en http://www.nic.cl/normativa/fallos/donapaula.html. Fallo completo en http://nic.cl/normativa/fallos/palacios.html Fallo completo en http://nic.cl/normativa/fallos/revistapuntonet.html

113

114

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2) DISPUTAS CON LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE DOMINIOS Se trata de los problemas a que puede dar lugar, por el rechazo por parte de NIC chile u otra entidad administradora del registro de un dominio deseado. El reglamento de NIC Chile contempla la posibilidad al disponer en su artculo 14 que NIC Chile podr solicitar el nombramiento de un rbitro en caso que estimare que el nombre que la asignacin pudiera contrariar las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la tica mercantil, como asimismo, derechos vlidamente adquiridos por terceros. Pueden tambin en estos casos vulnerarse garantas constitucionales como la del Art. 19 N 21 de la Constitucin Poltica del Estado, que consagra el principio de la libertad econmica, la libertad de produccin, comercio y trabajo, que pudieran permitir interponer el recurso de proteccin. Todo ello sin perjuicio de las acciones que franquea la legislacin comn. En el mbito del derecho comprado podemos citar un fallo reciente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 14 de noviembre del 2003, en relacin al dominio "dominiuris.es": El problema de fondo en el caso radicaba sustancialmente en que la Entidad Pblica Empresarial Red.es exiga, para poder registrar un dominio, elegir uno de los proveedores de una lista que mantena, y el solicitante, al rellenar el formulario correspondiente, indico como proveedor "NINGUNO". La sentencia establece que "el recurrente estaba legitimado para la obtencin de un nombre de dominio de conformidad con el apartado 2 de la Orden de 21 de marzo de 2000... Por lo tanto, entendemos que la solicitud del interesado cumpla con los requisitos establecidos en la normativa para que fuese aceptada, sin necesidad de rellenar con el acrnimo de un proveedor registrado en el ESNIC, la Seccin 10 del Formulario de Solicitud Electrnica (FSE) y en esta medida, la estimacin de su solicitud ... es ajustada a derecho." Y finaliza la Sentencia declarando "el derecho del recurrente a la Inscripcin del nombre de dominio solicitado, as como que su solicitud cumpli con los requisitos establecidos en la normativa que es de aplicacin" 115.

115

Vase fallo completo en sitio http://www.bufetalmeida.com/sentencias/dominiuris.html.

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CAPITULO 4: MARCAS y NOMBRES DE DOMINIO. 1. PLANTEO. Los mbitos originales de Internet, esto es el campo acadmico cientfico-militar, no haca pensar que pudieran plantearse mayores problemas en relacin con las marcas", pero cuando esta tecnologa lleg al consumidor y se desarrollaron productos y servicios en la Red, creci la competencia comercial y con ella los problemas entre marcas y nombres de dominio . A continuacin destacaremos algunos temas marcarios que, gracias a la aparicin de los nombres de dominio, han revitalizado su importancia jurdica, desencadenando nuevas discusiones.

2. LA DISTINTIVIDAD. A) Concepto. Uno de los temas jurdicos revitalizados por la aparicin de los nombres de dominio es el tema de la distintividad de los signos. Segn Enrique Bardales la distintividad es una situacin de hecho mutable y temporal que concede al signo al cual se adhiere connotaciones diferenciadoras perfectamente independientes de la naturaleza ontolgica del signo116. As, se ha llegado incluso a sostener que no existen los signos distintivos, sino los signos que por diferentes motivos han adquirido distintividad; del mismo modo, el signo podr seguir existiendo an cuando su distintividad ya haya desaparecido. Seala Bardales que En este sentido, antes de intentar una definicin de distintividad debemos precisar que la distintividad es una cuestin de hecho. Situacin que por tener esa condicin, es naturalmente mutable, puede sufrir variaciones, podra aumentar, disminuir, perderse, diluirse y eventualmente se podra recuperarse. Siendo la distintividad una cuestin de hecho se comprender fcilmente que esta no depende del signo per se sino que esta condicionada a elementos externos que condicionaran su existencia. Un signo puede ser compartido en forma totalmente lcita; por ejemplo, la empresa A puede registrar como marca el signo "Pandita para la clase 41 y la empresa B puede hacer lo propio con el mismo signo pero para la clase 39, sin que ninguna de las inscripciones sea nula. El signo es vlidamente compartido.

Bardales Mendoza, Enrique, La distintividad como objeto de derecho: Reflexiones sobre el conflicto entre nombres de dominio y signos distintivos", www.bufetalmeida.com/dominiuris/boletines/doctrinal/distintividad.htm
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En cambio, la distintividad del signo no puede compartirse, porque sta supone la existencia de un signo con caractersticas tales que identifica de inmediato al mismo con su titular. Si pudiera compartirse, no estaramos frente a un signo con rasgos de distintividad, porque ms de un sujeto sera identificado con el signo. Sin embargo por cuestiones de orden prctico Enrique Bardales estima que a pesar que la distintivad es nica y que el signo distintivo es slo el elemento que sirve para adherirla, no es conveniente que coexistan signos idnticos para diferencias productos o servicios que si tienen conexin competitiva. La permisibilidad en el uso de signos idnticos est referida cuando no existe conexin competitiva y la distintividad que va adherida el signo no es idntica 117. Si se comprende lo anterior se llega comprender igualmente el trasfondo del conflicto entre marcas comerciales y nombres de dominio. El problema no est en simple identidad o similitud que pudiera existir entre el nombre de dominio y la marca sino que en la perdida de distintividad que para la ltima (en ciertos casos para el primero) pude significar dicha coexistencia, dado la falta de atributos de especialidad y territorialidad de los nombres de dominio. Para reconocer la existencia de distintividad en un signo debemos fijar un parmetro territorial, ya que en principio se adquiere sobre otros signos utilizados en el mismo mbito geogrfico, pero es incluso posible que el signo distintivo trascienda fronteras y sea tambin distinguido en varios pases. Es el caso de las marcas notorias. B) Nombres de dominio: signos potencialmente distintivos. Un nombre de dominio es un signo denominativo que permite a los usuarios de Internet acceder a la informacin que ofrece la computadora a la cual se conecta y que en general se identifica con el nombre de la empresa buscada. - Es posible que el dominio registrado constituya, desde su comienzo, un signo distintivo; por ejemplo, cuando la Coca Cola registr su dominio ya era una marca notoria a nivel mundial, por lo que la distintividad del nombre de dominio fue una consecuencia de la distintividad del signo marcario ya existente. - Puede ocurrir tambin que, al registrarse el nombre de dominio, ste no tenga relevancia en el mercado pero que la adquiera con el tiempo junto con la distintividad necesaria para que el consumidor reconozca de inmediato a su titular. As, el nombre de dominio es un signo que por sus caractersticas puede adquirir distintividad. - Pero adems, no slo es posible sino lamentablemente real que algunos usuarios de Internet registren un dominio utilizando un signo con distintividad propia y que pertenece a un tercero, en general una marca ya registrada, en procura de intereses econmicos. Este uso ilcito de un nombre de
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Bardales Mendoza, Enrique, obra citada.

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dominio, ciberocupacin o "cybersquatting", ha sido y es tan frecuente que en 1994 el 44% de las empresas que en Estados Unidos quisieron registrar su sitio en Internet se encontraron con que otra persona ya lo haba registrado. Es en este mbito donde el titular del signo distintivo, invocando en su defensa la naturaleza del signo que como marca registr o que utiliza como nombre comercial, puede intentar que el titular del dominio registrado cese en el uso, de mala fe, del dominio que se identifica con su signo distintivo. C) Lmites de la distintividad. En principio, la distintividad tiene un lmite territorial; el derecho que es reconocido por cada Estado slo puede ser oponible, en principio, dentro de sus fronteras. Los titulares de un signo con distintividad debern iniciar procesos de registro de acuerdo al nmero de pases en los que desee adquirir tal derecho. Existen sin embargo dos supuestos de excepcin a los lmites territoriales: la existencia de marcas notorias y la existencia de identidad distintiva. - En el primer caso, se otorga al signo una proteccin mucho ms amplia que permite protegerlo ms all del territorio y de la conexin competitiva cuando ste es muy conocido y publicitado, cuya difusin ha otorgado a su titular una gran reputacin. Esta proteccin de caractersticas especiales es unnimemente aceptada en el derecho comparado, y ha sido incorporada en la mayora de legislaciones nacionales como en normas de carcter internacional 118. - En el segundo caso, se permite al titular del signo distintivo oponer su derecho ms all de la conexin competitiva y de la territorialidad cuando un tercero pretende apropiarse de su distintividad. El tercero pretende adherir a un signo una distintividad idntica, an cuando ste no constituya una marca notoria. En materia de nombres de dominio, la territorialidad de la distintividad plantea nuevos problemas, ya que los dominios son accesibles desde cualquier parte del planeta ms all del lugar geogrfico en que su titular desempee su actividad comercial o tenga registrado el dominio. A su vez, habr que determinar, llegado el caso, cundo un nombre de dominio tiene tal relevancia que pueda ser considerado como un signo notorio, an cuando no exista una marca registrada que lo respalde. Por ejemplo, en los ltimos aos se han formado identidades distintivas muy valiosas que se han forjado en Internet y que deben ser protegidas eficientemente, sin perjuicio de su posible inscripcin como marcas.

Sin perjuicio de dispuesto en artculo 20 letra g) de la Ley 19.039, en chile los fallos arbitrales nacionales solo han considerado la notoriedad de la marca como un antecedente ms para apreciar la buena o mala fe del demandado. Vase por ejemplo el fallo en el caso lincoln.cl en http://www.nic.cl/normativa/fallos/lincoln.html.
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3. CRISIS DE DOS PRINCIPIOS MARCARIOS: TERRITORIALIDAD Y ESPECIALIDAD. Desde la aparicin masiva de los nombres de dominio estos dos principios parecen comenzar una crisis conceptual que pone en riesgo de vida su propia existencia, segn se esboz en el final del apartado anterior. A) Principio de territorialidad. 1. Enunciacin. La proteccin de los derechos de propiedad intelectual se limita al territorio del Estado en donde el titular haya registrado su marca. Por ejemplo, si el titular de la marca "Zuko" registrada en Chile en la clase 39 pretende que su derecho al uso exclusivo sea tambin protegido en Argentina, deber tramitar en dicho pas la obtencin de la marca, as como en todo otro pas donde pretenda explotar comercialmente su signo distintivo. Los incisos 3 y 4 del artculo 23 de la Ley 19.030 consagran ste principio al sealar: .Los registros de marcas que distinguen productos, servicios y establecimientos industriales tendrn validez para todo el territorio de la Repblica. Los registros de marcas que protejan establecimientos comerciales servirn slo para la regin en que estuviere ubicado el establecimiento. Si el interesado quisiera hacer extensiva a otras regiones la propiedad de la misma marca lo indicar en su solicitud de registro, debiendo pagar el derecho correspondiente a una solicitud y a una inscripcin por cada regin. Este principio de territorialidad tiene como excepcin el concepto de marca notoria, que es aquella que por su difusin y publicidad ha adquirido a nivel mundial el reconocimiento e identificacin inmediatos del titular de la marca con la marca misma. En esos casos, an cuando el titular de la marca notoria no la haya registrado en todos los pases del mundo, podr obtener una adecuada proteccin invocando su carcter de notorio, pudiendo incluso llegar a la anulacin de la marca ajena119.
En el artculo 6 bis del Convenio de Pars se consagra que Los pases de la Unin se comprometen, bien de oficio, si la legislacin del pas lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fbrica o de comercio que constituya la reproduccin, imitacin o traduccin, susceptibles de crear confusin, de una marca que la autoridad competente del pas del registro o del uso estimare ser all notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idnticos o similares. Ocurrir lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituye la reproduccin de tal marca notoriamente conocida o una imitacin susceptible de crear confusin con sta.. El artculo 20 letra g) de la Ley 19.039 seala No pueden registrarse como marcas: g) Las marcas iguales o que grfica o fonticamente se asemejen, en forma de confundirse con otras registradas en el extranjero para los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales y/o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad.
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2. Extraterritorialidad del dominio. La proteccin de la marca comercial plantea problemas que el principio de territorialidad no puede resolver adecuadamente. Ya vimos que las marcas comerciales se rigen por el principio de la territorialidad y los nombres de dominio por el de la aterritorialidad. Pues bien, ni aun cuando una determinada empresa asegure su marca y identidad comercial en Internar mediante el registro de la misma como nombre de dominio (dentro de un determinado TLD nacional o genrico) puede estar segura que sus problemas han terminado. a) Cul es el territorio en donde debe protegerse el dominio? Internet plantea el gran problema, an sin solucin, del desvanecimiento de las fronteras y la consecuente incgnita sobre cul es el Derecho aplicable. Si bien es falso afirmar que Internet sea "un lugar sin derecho", la determinacin y aplicacin de las normas jurdicas ya existentes resulta particularmente compleja a causa de las notas caractersticas de Internet, en especial, su vocacin extraterritorial. Si el mbito de Internet fuera solamente nacional, no se plantearan conflictos con nombres de dominio; pero la naturaleza internacional de la red y a la territorialidad de las marcas, esta rea ser una inevitable fuente de controversias. Un sitio web es accesible tanto para el ciudadano argentino como para un afgano, an cuando stos se encuentren a miles de kilmetros de distancia en culturas totalmente distintas. Ello pone serios obstculos al momento de fijar el alcance territorial de la proteccin del uso del nombre de dominio. b) Supongamos que arriesgamos un nuevo concepto de territorio que coincida no con las fronteras del pas sino con todos los dominios cuyo ccTLD sea ".cl", es decir, aquellos registrados en Chile. Este giro conceptual sera por cierto un cambio ms que importante desde un punto de vista doctrinario, pero an as tendremos problemas de difcil solucin. Por ejemplo: en Chile una empresa propietaria de la respectiva marca registra un nombre de dominio, www.e-discos.cl, donde aloja una pgina web que publicita la venta de discos en Internet; con el tiempo, dicha empresa adquiere importancia comercial y se difunde entre el pblico consumidor de Internet, recibiendo pedidos no solamente de Chile sino de todas partes del mundo, sin que por ello constituya una marca notoria. El principio de territorialidad propuesto impedira que otra empresa registre vlidamente un dominio que lleve al consumidor a la confusin, como podra ocurrir con el sitio www.e-disks.cl, ya que parecera claro que la intencin del nuevo registrante es beneficiarse de la popularidad del sitio original. El titular del primer dominio, mediante acciones de competencia desleal, seguramente podr conseguir la anulacin o revocacin del dominio.

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Pero supongamos ahora que esa misma empresa, que no pudo registrar su dominio en Chile, decide registrar el dominio www.e-disks.ar. Tiene a su alcance el titular original alguna accin para oponerse tambin a ese registro? De tratarse de una marca notoria, tal proteccin podra estar al alcance de la mano; pero en caso de no serlo, resultar difcil impedir la utilizacin parasitaria de la distintivad ajena, cuando el dominio est registrado en otro territorio. El problema se desplaza nuevamente hacia el concepto de territorio o, dicho de otra manera, hacia los lmites de la proteccin de las marcas comerciales an en el caso que ests estn reflejadas en un nombre de dominio. En estos temas est la clave para encontrar una adecuada defensa para los titulares de dominios y marcas registradas. Con lo anterior concluimos que lo cierto es que el concepto tradicional de territorio y la proteccin clsica de las marcas no tiene vigencia en este nuevo y dinmico mbito. B) Principio de especialidad. 1. Enunciacin. Este principio supone que los derechos que confiere la inscripcin de una marca slo se adquieren con relacin a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada. Es decir que pueden coexistir marcas iguales o semejantes para distinguir productos o servicios distintos, porque en estos casos no hay posibilidad de confusin sobre el origen o la procedencia de los productos o servicios . As enunciado, el principio funciona como una limitacin a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos, respecto del cual el titular tiene especial inters en obtener la proteccin emergente del registro de un signo marcario . El artculo 23 de la Ley 19.039 dispone que: Cada marca slo podr solicitarse e inscribirse para productos determinados, o bien para una o ms clases del Clasificador Internacional. Igualmente solo podrn solicitarse e inscribirse para servicios, cuando ellos son especficos determinados de las distintas clases del Clasificador Internacional. Asimismo se podr solicitar y registrar marcas para distinguir establecimientos industriales o comerciales de fabricacin o comercializacin asociados a una o varias clases de productos determinados; y frases de propaganda para aplicarse en publicidad de marcas ya inscritas. La proteccin marcaria se concede, entonces, para todos los productos o servicios de una misma clase, con una excepcin: Cuando se trata de registrar una marca notoria por quien no es su legtimo propietario y ms all que ste haya o no logrado su previa registro como tal (Art. 20 letra g, de la Ley 19.039). 2. Exclusividad del dominio. Tcnicamente es imposible que existan dos nombres de dominio iguales para dos personas fsicas o jurdicas distintas, por diferentes que sean

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sus mbitos de actuacin competitivos. Ello porque los nombres de dominio son simplemente direcciones, traducidas de nmeros a letras, en donde el sitio puede ser visitado, por lo que es imposible que existan dos direcciones iguales. En consecuencia, el principio de especialidad no tiene aplicacin en el mbito de los conflictos entre nombres de dominio, pero tiene s cierta relevancia cuando el conflicto enfrenta al titular de un dominio con el titular de una marca. Este problema fue ya puesto de relieve por la sentencia del caso PANAVISION 120, mientras las leyes de marcas permiten que una marca sea registrada en un determinado pas por tantos titulares como clases existan, la organizacin actual de Internet solamente permite que una persona utilice un determinado nombre de dominio, ms all de los productos o servicios que en dicha pgina web se ofrezcan. Esta dilucin del principio de especialidad no puede tampoco llevarse al extremo de sostener que todo registro de un dominio coincidente con el nombre de una marca implica la violacin del derecho de su titular en cualquier clase en que ella est registrada. Massager sostuvo que "para ello todava resulta preciso que exista identidad o similitud entre los productos o servicios para los que la marca est registrada y aquellos en relacin con los cuales se produce la utilizacin del nombre de dominio, de modo que, como consecuencia de todo ello, exista un riesgo de induccin a error.." 121. As tambin en Chile los fallos han seguido la doctrina que expresar Guillermo Carey en el caso lincoln.cl: Dicho de otra manera, y tal como ha sealado este rbitro en innumerables ocasiones, no se puede pretender un derecho per-se sobre una denominacin en Internet por el slo hecho de tener una marca comercial. Para que efectivamente se produzca la infraccin a dicho derecho exclusivo, el nombre de dominio en cuestin debera infringir la marca comercial respecto del mbito de proteccin de dicha marca, cosa que por la informacin acompaada y debidamente acreditada en el expediente, no se produce en la especie. Sostener lo contrario sera otorgar a un nombre de dominio derechos ms extensos que aquellos otorgados por los registros marcarios 122. En Reino Unido el principio de especialidad ha encontrado cierta supervivencia en ciertos nombres de dominio, porque se ha entendido que el registro de una marca en la clase 38, Telecomunicaciones, impedira que cualquier usuario registre vlidamente un nombre de dominio coincidente o similar a la marca, ms all de cul sea el servicio o producto que ofrezca, ya que Internet es una forma de "telecomunicacin" y como tal su uso indebido estara alcanzado por la proteccin marcaria.
http://www.bufetalmeida.com/dominiuris/documentacion/juris/panavision.htm, con comentario de Javier Maestre.
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Massager, Jos, El uso de marcas en Internet, mimeo, distribuido en las Jornadas de Comercio Electrnico y Propiedad Intelectual, organizadas en Buenos Aires por la OMPI el 2 y 3 de agosto de 1.999.
121 122

Fallo citado.

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La especialidad regira nicamente para proteger aquellos casos en que el titular del dominio registr su nombre para publicitar sus servicios o productos y stos son similares o al menos pueden llevar a los usuarios a confundirlos con los productos o servicios de un titular que registr como marca, en forma previa, el mismo signo que identifica al nombre de dominio. Es imposible que el principio se aplique cuando el contenido del dominio cuestionado es radicalmente distinto al producto o servicio que ofrece el titular de la marca registrada. Por ms que exista, a modo de ejemplo, un solo dominio zuko.cl, si quien lo registr lo utiliza para publicitar ropa, el titular de la marca registrada "zuko" para bebidas no alcohlicas - clase 32, no podr cancelar dicho registro y utilizar en su provecho el dominio deseado. 4. DILUCION DE LAS MARCAS. A) Concepto. En el Derecho Norteamericano la Federal Trademark Dilution Act define a la dilucin como "la prdida de la capacidad que posee una marca famosa de identificar y distinguir productos o servicios, independientemente de la presencia o ausencia de riesgo de confusin, error o engao". El fenmeno de la dilucin se verifica ante la realizacin de actos lesivos, que provocan un debilitamiento del carcter distintivo del signo marcario notorio, as como un envilecimiento del prestigio de la marca. La doctrina y jurisprudencia norteamericana han distinguido en este mbito casos de blurring y de tarnishment. - Blurring: la marca pierde su poder de venta y su valor a consecuencia de un uso no autorizado de ella. - Tarnishment: una famosa marca es vinculada a productos de peor calidad o es representadas de una manera malsana. Ambas figuras pretenden preservar el valor de la marca para representar productos y servicios de su titular. B) Aplicacin en los nombres de dominio. Dada la actual difusin de Internet, el uso ilcito de un nombre de dominio supone una nueva forma de atentar contra los derechos marcarios que puede revestir cualquiera de las dos modalidades. Blurring ocurre cuando una empresa decide registrar, por ejemplo, el dominio microsoft.cl y publicitar en l, con fines no necesariamente espurios, sus productos. Esta actividad entraa sin dudas para MICROSOFT una posibilidad de dao en su reputacin por lo que, como titular de una marca registrada y notoria, podr intentar la anulacin del registro. Un ejemplo de tarnishment lo encontramos, por ejemplo, en el caso Hasbro Inc. Vs. Internet Entertainment Group 123, en el que la demandada diluy la marca de Hasbro "candyland", utilizada por el actor para productos
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Vase fallo completo en http://www.loundy.com/CASES/Hasbro_v_IEG.html.

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infantiles, usndola como nombre de dominio para una pgina de contenido sexual . El nombre de dominio registrado en perjuicio de los derechos del titular de la marca puede poner en riesgo la distintividad del signo. En efecto, su continua utilizacin entraa el riesgo de hacer perder a la marca registrada y en uso su capacidad de distinguir al titular. Ello disminuye el valor de su marca y con ello incluso el valor de su empresa. El riesgo de dilucin permite al titular de la marca en peligro accionar contra el agente que altera su capacidad distintiva a nivel comercial, an cuando ese riesgo provenga de la utilizacin de un nombre de dominio, haya sido registrado de buena o mala fe, pues la confundibilidad de la marca va ms all de la intencin de quien provoc la confusin y el riesgo de dilucin. Esta proteccin tradicional del Derecho de Marcas es eficaz cuando el conflicto se produce entre un nombre de dominio y una marca notoria, ya que el titular de sta podra al amparo de los principios de la Convencin de Pars promover una accin judicial en cualquier pas suscribiente de se tratado ; ahora bien, cuando la marca usada en forma ilegtima no es notoria, el principio de territorialidad le permitir combatir eficazmente al dominio registrado bajo el ccTLD de su pas, pero dificultar su proteccin ms all de ste. Este es uno de los problemas de difcil solucin que plantea la irrupcin de Internet en el mundo del Derecho.

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CAPITULO 5 NOMBRE COMERCIAL Y NOMBRE DE DOMINIO. 1. CONCEPTO. El nombre comercial es un bien inmaterial susceptible de valoracin pecuniaria sobre el que se ejerce un derecho de propiedad. No se debe confundir con la razn social que identifica a una sociedad aunque muchas veces se comprenda en sta ltima. Se diferencian entre otras cosas por: 1.- El Nombre Comercial es transferible no as la razn social. 2.- La razn social no es cesible, junto con el establecimiento mercantil. La razn social no es un accesorio del establecimiento social o fabril que constituye el objeto de las operaciones sociales, y por consiguiente no es transmisible con l. Destacamos su carcter patrimonial, pues ello pone de relieve que todo acto que atente contra su libre ejercicio, es un acto antijurdico que debe ser reprimido por nuestros tribunales. Para el profesor Jos Massaguer Fuentes, el nombre comercial es el signo o medio para la individualizacin de una persona en el ejercicio de su actividad empresarial124. En cualquier caso, se trata de una creacin del titular de la empresa, que tiene contenido patrimonial y que cumple la doble funcin de individualizar al comerciante y a la casa de comercio. Convenio de Pars, en su artculo 8 establece que: "El nombre comercial ser protegido en todos los pases de la Unin sin obligacin de depsito o de registro, forme o no parte de una marca de fbrica o comercio". Esto es, los nombres con que son conocidas las empresas y sociedades deben ser protegidas en Chile y en cualquier otro pas miembro del Convenio por el solo hecho de ser tal nombre comercial. El nombre comercial debe estar protegido, sin necesidad de registro, lo que acontece cuando es usado. As, la parte interesada debe demostrar un uso efectivo en el comercio, que refleje la necesidad constante del empresario en utilizar el nombre comercial y por ende que sea imperioso que prive a un tercero de utilizar como marca el mismo signo, en tanto los consumidores podran confundirse. De lo contrario, sera irrelevante y contradictorio el hecho de que un empresario privara a otro de utilizar un signo como marca, si l mismo no lo requiere para usarlo en el mercado como nombre comercial.

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Massaguer Fuentes, Jos, Revista General de Derecho, 1996, Valencia, pg. 6956

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2. PROTECCION DEL NOMBRE COMERCIAL. Ya vimos que el artculo 8 de la Convencin de Pars obliga a los pases suscriptores a amparar el nombre comercial sin necesidad de registro. En Chile sin embargo el nombre comercial casi no tiene un reconocimiento positivo, sin perjuicio de ello en la jurisprudencia y doctrina mercantil existe un gran reconocimiento del mismo sobre todo a la hora de sealarlo como unos de los bienes inmateriales que conforman la universalidad de hecho que constituye el establecimiento de mercantil, as podemos citar en tal sentido los siguientes fallos: Corte de Apelaciones de Concepcin, Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo LXXVIII, NO. 2, 1981, SECC. V, PAG. 168; Corte de Apelaciones de Vaparaiso, Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo LX, 9 Y 10, 1963, SECC. II, PAG. 141; Corte de Apelaciones de Santiago, Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo LXIV, NO. 10, 1967, SECC. II, PAG. 48. Esta ultima seala: ..las instalaciones, maquinarias y dems elementos enumerados en el inventario, asimismo el nombre comercial y todos aquellos elementos incorporales que junto con las anteriores, forman una universalidad de hecho que caracterizan a los establecimientos de comercio. La Corte Suprema, hace explcita a la proteccin que ha de reconocerse al nombre de comercio frente a otros signos distintivos al sealar: La similitud existente en siglas que corresponden a nombres de fantasa de diversas empresas, da derecho preferente a la sociedad ms antigua para seguir usando dicha sigla y exigir a los dems el cese en el uso de dicho nombre de fantasa 125. El artculo 20 letra j) de la Ley 19.039 dispone que no podrn inscribirse como marcas:.... j).- Las contrarias al orden pblico, a la moral y a las buenas costumbres, comprendidas en stas los principios de competencia leal y tica mercantil. Y el artculo 30 del mismo cuerpo legal que Cuando una marca no registrada estuviere usndose por dos o ms personas a la vez, el que la inscribiere no podr perseguir la responsabilidad de los que continuaren usndola hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 120 das desde la fecha de la inscripcin. El artculo 14 del Reglamento de NIC Chile establece que Ser de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripcin no contrare las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la tica mercantil, como asimismo, derechos vlidamente adquiridos por terceros. El artculo 22 letra a) del referido reglamento, abre la posibilidad al titular de un nombre comercial de solicitar la revocacin de un nombre de dominio abusivo al sealar: La inscripcin de un nombre de dominio se considerar abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: Que el nombre de dominio sea idntico o engaosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. titular de un
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Finalmente, en numerosos fallos arbitrales se ha reconocido al nombre comercial un inters legtimo a un nombre de dominio

Revista Fallos del Mes, N. 198, Mayo 1975, PAG. 36.

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incluso contra el titular de una marca comercial igual o similar. As podemos citar: 1.- Caso kiwi.cl: Si bien Chile es signatario del Convenio de Pars, y en consecuencia se debe proteger el nombre comercial KIWI EUROPEAN HOLDINGS B.V., no se ha acreditado en autos que la eventual inscripcin del nombre de dominio kiwi.cl a favor de la contraparte pudiera atentar contra el referido nombre comercial, en la medida que dicho sitio y la palabra kiwi sean utilizados en actividades distintas a las del giro comercial de KIWI EUROPEAN HOLDINGS B.V. y en la medida que no interfieran, afecten ni se relacionen de manera alguna a los productos y servicios amparados por los registros marcarios de su propiedad 126. 2.- Caso hotellagosdelsur.cl: Que de la misma manera, a juicio de este arbitro ambas partes han confirmado tener un legtimo derecho o pretensin sobre el nombre de dominio "hotelagosdelsur.cl", sea por su uso como nombre o signo identificatorio, o sea por que forma parte de su nombre comercial. Ninguna de las partes acredit ser titular de la marca comercial Hotel Lagos del Sur127. 3.-Caso gestraconsultores.cl: Que del mrito de lo expresado en los puntos anteriores podemos concluir que el nombre de dominio en disputa efectivamente identifica en mayor medida y precisin a Gestra Consultores Limitada puesto que corresponde exactamente a su razn social, a su nombre comercial y a mayor abundamiento el rubro al que se dedica, esto es, servicios de consultora 128. 4.- Caso e-trade.cl: Que, en virtud de lo anterior a Securities, Inc le asiste un derecho legal de proteccin sobre su comercial, adems de sus derechos marcarios; a diferencia del solicitante, que solamente tiene derechos marcarios sobre la expresin 129 . E-Trade nombre primer e-trade

5.- Caso cecinaschillan.cl: El Artculo 8 del mencionado Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial, seala que el nombre comercial ser protegido en todos los pases de la Unin sin obligacin de depsito o de registro, forme o no parte de una marca de fbrica o de comercio; de lo cual se desprende que nadie sino la empresa Cecinas Chilln Limitada, tiene derechos legtimos sobre la razn social de la misma 130. que debe su razn Convenio Chile por
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6.- Caso zapatillastigre.cl: XVI.- A lo anterior se agrega tambin hacerse lugar al argumento del primer solicitante en orden a proteger social, fundamentalmente a la luz de lo previsto en el Art. 8 del de Pars para la proteccin de la propiedad industrial, promulgado en Decreto N 425 publicado en el Diario Oficial de 30 de Septiembre de

http://www.nic.cl/normativa/fallos/kiwi.html http://www.nic.cl/normativa/fallos/hotelagosdelsur.html http://nic.cl/normativa/fallos/gestraconsultores.html http://nic.cl/normativa/fallos/e-trade.html http://nic.cl/normativa/fallos/cecinaschillan.html

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1991, que establece que el nombre comercial ser protegido en todos los pases de la unin sin obligacin de depsito o de registro, forme o no parte de una marca de fbrica o de comercio. XVII.- Que en virtud de lo anterior a Tigre Chile S.A. le asiste un derecho legal de proteccin sobre su nombre comercial, adems de sus derechos marcarios; a diferencia del segundo solicitante, que solamente tiene derechos marcarios sobre la expresin TIGRE 131. 3. ENTRECRUZAMIENTO CON LOS NOMBRES DE DOMINIO. El mismo conflicto que se plantea con las marcas puede originarse con los nombres comerciales: un sujeto decide registrar como nombre de dominio el nombre comercial que haba sido utilizado por otra persona, en forma comercial, antes del registro. La finalidad es la misma que en el caso de las marcas, ya que mediante el registro como dominio del nombre comercial el sujeto registrante puede pretender: a) Entorpecer el uso lcito que de ese dominio podra realizar el titular del nombre comercial; b) ) Usarlo con fines comerciales en aprovechamiento ilcito de la reputacin ajena; y c) )Usarlo de forma de denigrar el bien ganado prestigio comercial del titular del nombre comercial. Cuando algunos de los supuestos anteriores se planteen, el titular del nombre comercial podr hacer uso de los mecanismos de solucin de controversias que tuvimos la oportunidad de estudiar. Como ltima reflexin, podemos sealar que nada se opone a considerar a las pginas web de contenido comercial como establecimientos comerciales virtuales, y bien puede afirmarse que el dominio es a la pgina web lo que el nombre comercial es al establecimiento comercial: su signo distinto, su identificacin en el mercado.

CAPITULO VI CONCLUSION La aparicin de Internet pondr en discusin, en un futuro ya visible, principios que hasta hoy en da y desde nuestro Derecho Romano, fueron inamovibles. En particular, el concepto de territorio est ya siendo avasallado por las transacciones comerciales internacionales, que no se concretan en ningn lugar en particular, sino en la propia red. An el concepto de soberana
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http://www.nic.cl/normativa/fallos/zapatillastigre.html

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estatal pierde eficacia frente a la red de redes, que parece escapar a cualquier tipo de regulacin que no sea supranacional. En este mbito, los nombres de dominio son otro elemento distorsionante de los principios tradicionales en materia marcaria. Ya no es claro el territorio sobre el cual las marcas son protegidas, ni tampoco el alcance de esta proteccin en un mbito sin fronteras como Internet. De todos modos, ciertos principios elementales de la contratacin y del comercio nunca podrn cambiar ni por Internet ni por cualquier innovacin tecnolgica de las muchas que aparecern en el futuro: la buena fe, la competencia leal, el respeto a los contratos, etc. Estos son los principios que deben guiar al jurista para proteger los derechos que puedan ser avasallados por el uso ilcito de los nombres de dominio; nunca perdern vigencia, y siempre, en todos los ordenamientos jurdicos de cualquier poca encontrarn apoyo legal. Es cierto que deber en un futuro prximo regularse en forma efectiva no slo las condiciones de acceso a los nombres de dominio, sino muchos problemas que origina Internet. An, creemos que esa regulacin, para ser eficaz, slo puede provenir de rganos supranacionales. Pero siempre tendremos a nuestro alcance los principios aludidos, que impedirn que el uso de nuevas tecnologas ampare la violacin de derecho alguno.

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INDICE

CAPITULO I INTRODUCCION 1.- PROLOGO 2.- INTERNET Y NOMBRES DE DOMINIO A) Historia de Internet B) Naturaleza y alcances de la red de redes 3. FUNCIONAMIENTO Y ESTRUCTURA DE LOS NOMBRES DE DOMINIO. A) Internet Protocol (IP.) B) Estructura de un nombre de dominio C) Dominios de primer nivel genricos o gTLD . D) Dominios de primer nivel nacionales o ccTLD. E) Dominio de Segundo Nivel SLD's. 4.-CONCEPTO NATURALEZA JURDICA E IMPORTANCIA DEL NOMBRE DE DOMINIO. A) Concepto B) Naturaleza Jurdica D) Importancia CAPITULO II ADMINISTRACION Y REGULACION 1. A NIVEL INTERNACIONAL A) Administracin de los nombres de dominio B) Intervenciones de la OMPI 1.- Primer proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominios de Internet. 2.- Segundo proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominios de Internet. C) Solucin de controversias 1.- Consideraciones previas 2.- Poltica Uniforme de Solucin de Controversias 2.1 Supuesto de aplicacin 2.2 Aspectos generales del procedimiento 2.3 Costo del Procedimiento 2.4 Idioma en que se lleva a cabo el procedimiento 2.5 Vistas en el procedimiento 2.6 Presentacin de la demanda 2.7 Preparacin y presentacin de la demanda 2.8 Idioma en que deber presentarse la demanda

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2.9 Intervencin de letrados 2.10 Pluralidad de acciones 2.11 Pago al presentar la demanda, seas que debe contener y formas de comunicacin de la demanda al demandado y al rgano registrador 2.12 Preparacin y presentacin del escrito de contestacin su obligatoriedad 2.13 Plazo para contestar 2.14 Modelo normalizado en el que debe presentarse la contestacin 2.15 Formato deber utilizarse cuando se presente electrnicamente un escrito de contestacin 2.16 Idioma en que ha de presentarse el escrito de contestacin 2.17 Informacin deber incluirse en el escrito de contestacin 2.18 Forma de acreditar los derechos y los legtimos intereses respecto del nombre de dominio 2.19 Pagos que ha de hacer el demandado al presentarse el escrito de contestacin 2.20 Forma en debe ser presentada la contestacin al Centro de la OMPI 2.21 La funcin del grupo de expertos 2.22 Quines son los miembros del grupo de expertos? 2.23 Nombramiento del grupo de expertos 2.24 Forma en que se nombra el grupo de expertos 2.25 La resolucin del grupo de expertos 2.26 Tiempo se tarda en adoptar una resolucin 2.27 Impugnacin de la resolucin del grupo de expertos 2.28 Qu se entiende por "jurisdiccin del registrador o de la otra parte" 2.29 Acuerdo entre las partes en el curso del procedimiento 2.30 La funcin del registrador 2.31 Figura del administrador del procedimiento 3. Ventajas Crticas y Proposiciones al actual sistema 2. EN EL CHILE A) Administracin de los nombres de dominio B) Reglamentacin de NIC Chile 1.- Informacin general y de funcionamiento 2.- Solicitud e Inscripciones 3.- De Las Transferencias y Transmisiones de Dominios 4.- De las Eliminaciones de Dominios C)Solucin de Controversias 1.- Tipos de Conflictos frecuentes 2.- Carcter alternativo de los mecanismos de solucin 3- Mecanismos de solucin contemplados en el Reglamento de NIC Chile 3.1.- Solicitudes Competitivas 3.2.- Revocacin de un Nombre de Dominio 3.3.- Oposicin del ente registrador 3.4.- Principios o factores que influyen en la solucin de controversias

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a) Principio first come, first served b) Principio de proteccin a las marcas famosas 3.5.- El Procedimiento de Mediacin 3.6.- El Procedimiento de Arbitraje 2.- Mecanismos de solucin contemplados en el Decreto Ley N 211 de 1973 3.- El Recurso de Proteccin 4.- La legislacin sobre propiedad industrial 5.- El camino del derecho civil CAPITULO III CONFLICTOS PLANTEADOS POR LOS NOMBRES DE DOMINIO 1.- DISPUTAS ENTRE EL TITULAR DEL NOMBRE DE DOMINIO Y TERCEROS 2.- DISPUTAS CON LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE DOMINIOS CAPITULO IV MARCAS y NOMBRES DE DOMINIO 1. PLANTEO 2. LA DISTINTIVIDAD A) Concepto B) Nombres de dominio: signos potencialmente distintivos C) Lmites de la distintividad 3. CRISIS DE ESPECIALIDAD DOS PRINCIPIOS MARCARIOS: TERRITORIALIDAD Y

A) Principio de territorialidad 1. Enunciacin 2. Extraterritorialidad del dominio B) Principio de especialidad 1. Enunciacin 2. Exclusividad del dominio 4. DILUCION DE LAS MARCAS A) Concepto B) Aplicacin en los nombres de dominio CAPITULO V NOMBRE COMERCIAL Y NOMBRE DE DOMINIO 1. CONCEPTO 2. PROTECCION DEL NOMBRE COMERCIAL 3. ENTRECRUZAMIENTO CON LOS NOMBRES DE DOMINIO CAPITULO VI CONCLUSION

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