MANUAL DE DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL TEMA 1 LA PROPIEDAD INTELECTUAL LA PROPIEDAD Para comprender el Derecho de la Propiedad Intelectual es necesario comenzar

desde las races de la Propiedad como institucin jurdica del Derecho Civil, que rige como marco en todos sus aspectos a la jurdica proteccin de las ideas, como bienes intangibles. La propiedad, es el Derecho Real por excelencia. Se entiende por propiedad al vnculo de dominio que existe entre una persona sobre una cosa susceptible de apropiacin (vnculo de control excluyente). Puede ser propietario todo aqul que tenga calidad de persona natural o jurdica sobre bienes que la ley dispone como enajenables y susceptibles de dominio privado. A efectos del presente manual, propiedad y dominio sern tratados como sinnimos. La propiedad, est compuesta de tres derechos (elementos) fundamentales que pueden ser ejercidos por la persona titular del derecho: A) IUS UTENDI: Derecho a usar la cosa. B) IUS FRUENDI: Derecho de disfrutar y apropiarse de los frutos de la cosa. C) IUS ABUTENDI: Derecho de disponer la cosa, gravarla como garanta, enajenarla, transferirla, cederla, etc. Como derecho absoluto y supremo, la propiedad faculta a su titular a prohibir el ejercicio de los derechos mencionados a terceras personas y en general a prohibir cualquier acto no autorizado de uso, goce o disposicin (derecho excluyente). Naturalmente, como todo derecho, deben considerarse los lmites generalmente reconocidos por ley, destinados a conducir el ejercicio de la propiedad hacia el provecho de la sociedad en su conjunto. Por tanto, la propiedad, en los cnones del constitucionalismo social, debe estar al servicio de los intereses de la colectividad, en cumplimiento de una funcin social (Art. 22, Constitucin Poltica del Estado). Clases de propiedad Para efectos del Derecho de Propiedad Intelectual es importante reconocer una clasificacin especial de clases de propiedad: Propiedad sobre bienes tangibles (bienes muebles o inmuebles). Propiedad sobre bienes intangibles (bienes intelectuales).

Distincin entre bienes tangibles e intangibles

Existen interpretaciones que afirman que la distincin bsica entre bienes tangibles e intangibles se refiere a que los bienes tangibles son perceptibles por los sentidos humanos, mientras que los intangibles, no. Dicha distincin es insuficiente, en tanto bienes intangibles (marcas y diseos) pueden ser perceptibles por los sentidos. La diferencia radica en que la marca puede ser reproducida sobre diferentes soportes (papel, muros, pantallas), donde puede expresarse visualmente. Existen inclusive marcas sonoras que se expresan en soportes auditivos (Cds, cintas, archivos de sonido) Tanto bienes materiales como inmateriales son susceptibles de ser objetos de PROPIEDAD, lo cual no sucede con algunos objetos inmateriales, que por estar fuera del comercio o la apropiacin humana, no entran en la categora de BIENES. Ejemplo: Los nmeros, las palabras, el genoma humano, los nombres propios, los idiomas y dialctos, el texto de las leyes, etc. Bien intangible debe entenderse como aqul, que si bien puede ser percibido por los sentidos y puede ser susceptible de apropiacin, no puede ser individualizado como cuerpo u objeto fsico material. Los bienes intangibles, son elementos inmateriales de informacin perceptibles y comprensibles por el intelecto y los sentidos, y pueden ser reproducidos en uno o varios objetos materiales (tangibles), siendo cada reproduccin una expresin del bien ideal protegido. Por tal razn, en la realidad fsica, el contacto sensorial con un bien intangible (una marca, por ejemplo) es meramente abstracto, puesto que el bien intangible que uno ve (invencin, marca, etc), no existe en el lugar donde se la ve. 1 La marca no tiene existencia en el mundo fsico. El contacto fsico con el bien intangible es imposible. La percepcin sensorial solo puede darse con los diferentes soportes que contienen la reproduccin del bien intangible. La importancia de los bienes intangibles radica en que stos se convierten en factores de produccin y riqueza, motivando el progreso econmico. Especialmente, ahora, que se est atravesando una etapa histrica con mucha inclinacin hacia la valoracin de la informacin y la transferencia de informacin, el intelecto humano es el activo ms valioso de las empresas y las personas econmicamente activas. 2 Afectacin y disposicin del derecho propietario sobre bienes intangibles Dadas las caractersticas de los bienes intangibles, sera incorrecto afirmar que una persona podra usurpar un bien intangible ajeno apropindose del soporte donde se encuentra expresado dicho bien. La violacin a los derechos de propiedad sobre un bien intangible (propiedad intelectual) solo pueden darse por uso, reproduccin o aprovechamiento no autorizado de la creacin intelectual protegida, sin importar el derecho propietario del soporte donde se exprese la creacin. Dicho uso no autorizado se entiende como cualquier acto dirigido a obtener provecho propio en perjuicio de su real propietario. Todo ilcito
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Si alguien ejerce propiedad sobre un libro y este resulta quemado en un incencio, el derecho propietario se desvanece por falta de objeto, pero los derechos intelectuales sobre el conentido abstracto del libro (Derechos de Autor) se mantienen an si el soporte que los contiene se destruye. 2 PETRONE, Aldo. Cuadernos de Propiedad Intelectual, Presentacin. Editorial AD-HOC, 2004.

que implique un acto de tenencia, posesin o dominio FSICO de bienes es inaplicable para la realidad de los bienes intangibles (arrendamiento, anticresis, garantas prendarias o hipotecarias, robo, hurto, apropiacin, dao simple o calificado, etc). La prctica comercial, ha excludo dichas formas de afectacin y disposicin para las creaciones intelectuales. Los actos de disposicin de bienes intangibles se regulan , principalmente en materia de Propiedad Industrial, mediante la transferencia (traslacin del derecho propietario) o el contrato de licencia de uso, cuya vigencia est siempre sujeta a una condicin formal de registro (contrato formal o solemne). En materia de Derechos de Autor, existen reglas especiales para la disposicin de los derechos patrimoniales (contratos de edicin, etc.) LA PROPIEDAD INTELECTUAL La propiedad intelectual como derecho subjetivo La propiedad intelectual es aquel derecho real sui generis que recae sobre bienes intangibles, inmateriales, producto del intelecto humano. Slo algunos bienes inmateriales pueden ser objeto del rgimen propiedad intelectual, que tiene caractersticas propias y autnomas a la propiedad comn sobre bienes tangibles. Los bienes objeto de la propiedad intelectual no pueden ser objeto de tenencia, posesin u otros poderes de hecho como en el caso de los bienes materiales. Por consecuencia lgica, a los bienes inmateriales no les son aplicables las reglas de la usucapin, posesin, hipotecas, servidumbres, gravmenes u otras formas jurdicas que requieren la existencia e individualizacin corprea de la cosa. Los bienes intangibles, producto del intelecto, son aquellos elementos inmateriales de informacin que pueden integrarse simultneamente en un nmero ilimitado de objetos tangibles en diferentes lugares. Muy importante: La propiedad intelectual no recae sobre un objeto, porque ste no existe, sino sobre informacin producida por el intelecto, incorporable, reproducible o expresable en un soporte fsico. La propiedad intelectual, como derecho subjetivo sui generis, tiene limitaciones y condicionantes especiales, entre ellas, la vigencia del derecho sujeta al transcurso de un plazo (marcas comerciales, nombres comerciales, diseos industriales, etc) y la vigencia del derecho sujeta al pago de anualidades (patentes de invencin, modelos de utilidad) La propiedad intelectual como derecho objetivo (Derecho de la Propiedad Intelectual) Concepto base: El Derecho de la Propiedad Intelectual es el conjunto de principios y normas jurdicas relacionadas con la obtencin, reconocimiento y la proteccin de las creaciones del intelecto humano.

El Derecho de Propiedad Intelectual encuentra su finalidad en proteger las creaciones del intelecto humano, ya sea para reconocer privilegios al creador del producto intelectual o para preservar la integridad de los productos intelectuales y su correcto aprovechamiento en las relaciones sociales. El Derecho de Propiedad Intelectual, a tiempo de preservar la integridad de la creacin intelectual y premiar a su creador por el esfuerzo innovador, busca preservar la integridad de dicha creacin para su armonioso aprovechamiento en el mbito comercial, tecnolgico y cientfico (Propiedad Industrial), as como en el mbito cultural y social (Derechos de Autor y Derechos Conexos). Divisin del Derecho de la Propiedad Intelectual En general y para su estudio sistemtico la Propiedad Intelectual se divide en dos ramas claramente delimitadas: a) Propiedad Industrial (entindase como sinnimo de Derecho de Propiedad Industrial) b) Derecho de Autor y Derechos Conexos LA PROPIEDAD INDUSTRIAL El trmino de Propiedad Industrial, por lo general lleva a confusiones. La palabra Industrial no debe ser entendida en el sentido domstico y lato que se le otorga generalmente (fbricas o materiales destinados a la fabricacin industrial material), sino como realidad intangible o inmaterial del trabajo intelectual aplicado a la industria. La Propiedad Industrial por ende debe entenderse como una rama de la Propiedad Intelectual que regula y protege las creaciones humanas intelectuales aplicables a la industria y al comercio de bienes y servicios. Como se ver con detalle, la Propiedad Industrial, protege bienes intelectuales de valor comercial (por tal razn, su proteccin es igual o mayor a la de los activos tangibles de las industrias, empresas y comerciantes). La PROPIEDAD INDUSTRIAL, se refiere a aquellas creaciones del ingenio humano, que tienen como caracterstica principal, la capacidad de aportar soluciones a los problemas tcnicos (invenciones, modelos de utilidad) o que determinan la apariencia visible de los productos , o su identificacin en el comercio (diseos industriales o signos distintivos como marcas, nombres comerciales, etc). Hasta el momento se reconocen los siguientes tipos de productos intelectuales que responden a estas caractersticas: PATENTES DE INVENCION MODELOS DE UTILIDAD DISEOS INDUSTRIALES MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NOMBRES COMERCIALES , ROTULOS COMERCIALES

LEMAS COMERCIALES SECRETOS EMPRESARIALES INDICACIONES GEOGRAFICAS (incluye indicaciones de procedencia y denominaciones de origen) Esta clasificacin es meramente enunciativa, ya que permanentemente van surgiendo nuevas figuras de productos del intelecto humano que merecen o requieren de regulacin especial por parte de la norma. DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS Antigamente, la Propiedad Intelectual se entenda exclusivamente como Derechos de Autor /Derechos Conexos, incluyendo nicamente la proteccin a las creaciones artsticas, literarias y cientficas del intelecto humano. Posteriormente, el desarrollo de la tcnica y de la industria determin que termingicamente la Propiedad Intelectual es el gnero de la disciplina y la Propiedad Industrial y el Derecho de Autor su ramas especficas. A pesar de ello, existen pases (Espaa, entre ellos) que no utilizan el trmino de Derecho de Propiedad Intelectual como una disciplina global, sino como sinnimo de Derechos de Autor. Para el desarrollo de nuestro estudio, se adoptar el trmino de Propiedad Intelectual como gnero reconociendo sus dos grandes ramas como PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS. El Derecho de Autor es una rama de la Propiedad Intelectual que regula los derechos subjetivos de paternidad (derechos morales), y aprovechamiento (derechos patrimoniales) sobre creaciones intelectuales, originales e individualizables, de ndole literaria, artstica o cientfica. Ejemplos: Poemas, novelas, msica, pintura, obras cinematogrficas, software informtico.3 Software.- En el caso especfico de Bolivia, el software se protege por la va de los Derechos de Autor como obra cientfica. En otros pases utilizan la va de la Propiedad Industrial, protegiendo el Software a travs de la patente de invencin. Los Derechos Conexos Se entiende por Derechos Conexos, a aquellos derechos subjetivos que ofrecen proteccin a favor de artistas intrpretes y ejecutantes de obras ajenas as como a los productores de fonogramas y organismos de radiodifusin. Los Derechos Conexos son independientes del Derecho de Autor y por principio no deben afectar o interponerse a la proteccin que goza el autor de la obra sobre sus creaciones literarias, artsticas o cientficas.

LIPSZYC, Delia. Derecho de autor y Derechos Conexos, Pag. 18, UNESCO, 1993.

Una diferencia fundamental entre la Propiedad Industrial y los Derechos de Autor, es el ORIGEN O FUENTE DE LA PROTECCIN. Para la obtencin de derechos de Propiedad Industrial (salvo el caso especial de los signos distintivos notorios y los secretos industriales) es necesario que exista un pronunciamento del Estado que CONCEDA EL DERECHO. Por el contrario, los Derechos de Autor y Derechos Conexos se adquieren al momento DE LA CREACIN DE LA OBRA, sin necesidad de registro o pronunciamiento del Estado previo. Sin embargo, es comunmente aceptado crear un registro de obras artsticas, literarias y cientficas como previsin probatoria a favor del autor para acreditar mejor derecho ante violaciones de derechos intelectuales por parte de terceros. El autor Ricardo Metke Mndez menciona otras diferencias, que pasamos a comentar4: a) Diferencia de objeto: Los Derechos de Autor protegen obras literarias, cientficas y artsticas, mientras que la Propiedad Industrial protege invenciones industriales, creaciones formales con aplicacin industrial. Al respecto cabe mencionar que existen obras (especialmente literarias) que a tiempo de ser producto del intelecto humano, son creaciones formales y tienen aplicacin industrial. (novelas de difusin masiva y de distribucin en serie). La distincin en cuanto al objeto es en verdad difusa y encuentra en momentos, aspectos de coincidencia, puesto que existen creaciones intelectuales que pueden estar sujetas a ambos regmenes. b) Diferencia de finalidad: La obra protegida por el Derecho de Autor busca el goce intelectual o el placer esttico, mientras que las creaciones sujetas al rgimen de Propiedad Intelectual buscan el fin utilitario de aprovechamiento econmico. c) Diferencia de aspectos que priman: En el Derecho de Autor, prima la personalidad del autor, en cambio en la Propiedad Industrial prima el aprovechamiento econmico. Ambas clasificaciones resultan igualmente confusas que la anterior, puesto que la finalidad para la creacin de una obra literiaria, artstica o cientfica puede ser la misma que para la creacin de un invento industrial: el lucro. El fuero interno del creador no puede ser objetivizado y generalizado, menos an, predestinado a buscar el goce intelectual o el placer esttico cuando, sin problema ni reproche alguno, puede un autor crear una obra literaria (novela) o artstica (cancin) para ajustarse a las exigencias del mercado y producir lucro, sea a favor suyo o de sus auspiciadores (editoriales, empresas discogrficas). Lo mismo sucedera con los creadores de software, quienes difcilmente se dedicaran a crear una base de datos contable nicamente para el goce intelectual o el placer esttico. d) Diferencia en cuanto a requisito esencial: Para el Derecho de Autor es indispensable qu ela obra sea original, para la Propiedad Industrial es

METKE, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial, Pag. 25, Editado por Baker & McKensie, 2001.

indispensable que exista novedad en la invencin y que sta constituya un avance en el estado de la tcnica. En trminos conceptuales, la originalidad de una obra y la novedad de un invento son prcticamente sinnimos, porque ambos trminos implican que tanto la obra, como el invento no deben ser reproduccin sustancial de algo creado anteriormente. La diferenciacin respecto a la novedad y al avance en el estado de la tcnica es claramente una referencia a las invenciones patentables, sin embargo, la Propiedad Industrial abarca otro tipo de creaciones intelectuales cuyos requisitos esenciales no son iguales a los de las patentes de invencin. LA PROTECCION JURIDICA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Las razones que llevan a los Estados a proteger jurdicamente los derechos de propiedad intelectual, son de diversa ndole. Cabe resaltar las ms importantes: 1.- Ofrecer reconocimiento oficial, a quien realiza un trabajo intelectual novedoso y provechoso para la sociedad. 2.- Incentivar la creatividad humana mediante la otorgacin de privilegios regulados en la explotacin comercial y aprovechamiento a dichas creaciones. 3.- Difundir y proteger las creaciones intelectuales para su aprovechamiento colectivo, en equilibrio con el objetivo anterior. 4.- En general, motivar el desarrollo de socio econmico de un pas. 5 Los beneficios colectivos que se obtienen gracias a la proteccin adecuada de los derechos de propiedad intelectual se pueden resumir en los siguientes: a) b) c) d) e) f) g) Estimulacin de la competencia equitativa. Promocin de la calidad comercial de los bienes y servicios en el mercado. Reduccin de costos (distintividad facilita actividad publicitaria). Prevencin de monopolios. Incentivo a la recepcin e intercambio de tecnologas. Activacin de la industria interna de un pas. Estimulacin de la economa en general.

Una adecuada poltica de proteccin de la propiedad intelectual debera por tanto, proveer a los inventores y creadores, incentivos necesarios y proporcionales, asignando recursos a actividades de creacin intelectual conducentes a promover desarrollo tecnolgico y bienestar social.

GOMEZ MUCI, 1994.

Proteccin territorial Geogrficamente, el mbito de proteccin de los derechos de propiedad intelectual se restringe a los lmites territoriales sujetos bajo autoridad y soberana de los pases, cuyas leyes regulen su concesin. Sin embargo, en un mundo donde prevalece el intercambio de informacin, las obras de ingenio traspasan fcilmente las fronteras nacionales y en el actual mundo de globalizacin en la economa, se impone la necesidad de regmenes comunes, reglas generales y normas internacionales que compatibilicen la proteccin jurdica internacional de la Propiedad Intelectual. Por efectos de los proceso de globalizacin existen varias iniciativas de internacionalizar la proteccin territorial de la Propiedad Intelectual, especialmente en el mbito de la Propiedad Industrial. Un ejemplo de dichas iniciativas es el Protocolo de Madrid, instrumento internacional que establece el sistema de registro internacional de marcas, eliminndose as la proteccin territorial. Existen varios estudios que demuestran que una suerte de anulacin de la soberana territorial de los Estados en vas de desarrollo para la proteccin de las creaciones intelectuales, resultara en un impacto econmico altamente negativo ya que no sera necesario para las empresas extranjeras solicitar la proteccin local de sus invenciones o signos distintivos en cada pas. Ello significara que el flujo econmico resultante de la proteccin de la Propiedad Intelectual sera acumulado monoplicamente por una sola organizacin internacional (OMPI), cuya proteccin se extendera territorialmente a todos los pases miembros del Protocolo de Madrid Al momento, los pases de la Comunidad Andina, especialmente Bolivia han expresado su reticencia ante el Protocolo de Madrid, en un intento de mantener la soberana territorial sobre la proteccin de la Propiedad Intelectual, procurando armonizarla en equilibrio con el desarrollo del comercio internacional, los procesos de integracin y los sistemas de prioridad que se analizarn en el captulo pertinente. Proteccin en el Derecho Internacional Un ejemplo de alianzas internacionales es, la llamada Unin de Pars, grupo de Naciones que suscriben el Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial, firmado originalmente en 1889. Dicho tratado, sin afectar la soberana y la territorialidad de la proteccin de la propiedad intelectual, establece normas marco para la proteccin de las invenciones, diseos industriales, marcas y otros bienes inmateriales intelectuales, estableciendo ciertas condiciones bsicas para los procedimientos de proteccin. Proteccin en el Derecho Comunitario El Convenio de Pars, suscrito por la mayora de los pases del mundo, sirve como norma marco en el mbito regional del Derecho Comunitario Andino. Los rganos supranacionales de la Comunidad Andina han promovido y creado diferentes instrumentos normativos comunitarios de aplicacin preferente al Derecho Interno,

relativo a un rgimen comn de propiedad industrial para los pases Miembros de la Comunidad Andina de Naciones (Decisin 85, 313, 334, 486). Proteccin en el Derecho Interno En Bolivia, por efectos de los procesos de integracin y la amplitud de normas internacionales y comunitarias en materia de Propiedad Industrial no se vio por necesario actualizar la normativa relacionada con el Derecho de Patentes de Invencin, Modelos de Utilidad, Diseos Industriales, Signos Distintivos, etc. Al momento se mantienen vigentes la Ley de Privilegios Industriales de 1916 (Patentes) y la Ley Reglamentaria de Marcas de 1918. Existe tambin un rgimen de Propiedad Industrial dentro del Cdigo de Comercio, sin embargo, por efectos de su obsolencia y algunos aspectos de contradiccin, el Estado, vio por conveniente aplicar dichas normas en tanto no fueran contradictorias al Convenio de Pars y a las Decisiones Comunitarias respectivas. TEMA 2 LA PROPIEDAD INDUSTRIAL CAMPO DE ESTUDIO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Como ya se ha visto, la propiedad industrial es una rama de propiedad intelectual y como tal se refiere a las creaciones del ingenio humano, aplicadas a la industria. Estas creaciones pueden ser: Invenciones Modelos de utilidad Diseos Industriales Marcas Nombres Comerciales Rtulos Comerciales Lemas Comerciales Secretos Industriales Indicaciones geogrficas que engloban las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen

Es tambin materia de la Propiedad Industrial el rgimen de proteccin contra la competencia desleal. Conceptos bsicos Invenciones.- Las invenciones son soluciones nuevas que se aportan a problemas tcnicos particulares. Estas soluciones deben basarse en las propiedades o leyes del universo material, sin lo cual no podran ser material o tcnicamente aplicables.

No estn comprendidas como invenciones los descubrimientos, es decir, propiedades o leyes de la naturaleza que an no han sido reconocidas. Una invencin es una nueva utilizacin tcnica de dichas propiedades y leyes, mismas que pueden haber sido descubiertas antes de la invencin, a tiempo que se realiza la invencin o independientemente de sta. Se entender por invencin a LA IDEA DE UN INVENTOR QUE PERMITA EN LA PRACTICA LA SOLUCION DE UN PROBLEMA DETERMINADO EN EL ESTADO DE LA TCNICA. La forma proteccin que se da a las invenciones se denomina PATENTE DE INVENCION. Se vera con detalle en el prximo tema las caractersticas de esta proteccin y qu se necesita para la obtencin de una patente de invencin. Modelos de utilidad.- Se denomina modelo de utilidad a ciertas creaciones intelectual, especialmente relacionados con el sectores de la mecnica por ejemplo. Los modelos de utilidad protegidos son, a veces, calificados de objetos o dispositivos tiles. Se diferencian de las invenciones porque no contienen aspectos de novedad, sino que la creacin intelectual consiste en la combinacin mecnica de objetos preexistentes para facilitar alguna funcin fsica o tcnica. Diseos industriales.- Los diseos industriales pueden ser clasificados como dibujos industrial y modelos industriales. Un diseo industrial es el aspecto ornamental o esttico de un objeto til, susceptible de reproducirse industrialmente. (Diseo de un auto, modelo de un zapato). Marcas.- Una marca es un signo (seal) utilizada sobre o en relacin con productos o servicios, para distinguirlos en el mercado respecto a otros iguales o similares. Lemas Comerciales.- Tambin conocidos como slogans, son signos distintivos, generalmente expresados en frases que acompaan la publicidad de una marca para otorgarle ms fuerza distintiva. Nombres y Rtulos Comerciales.- Nombres Comerciales son aquellos signos o seales con los que una empresa o negocio se identifican en el mercado. Se diferencian de las marcas porque stas distinguen productos o servicios, en cambio el nombre comercial identifica al establecimiento, fabricante, empresa, sociedad, etc. Rtulos Comerciales son los letreros, logos, figuras, emblemas que distinguen el establecimiento comercial fsicamente, lo identifican y lo diferencian de otros de su gnero. En trminos prcticos, el rtulo comercial es la seal donde se expresa el nombre comercial. Secretos Industriales.- Los secretos industriales son creaciones intelectuales que otorgan una ventaja industrial o comercial, por tanto, se protege la no divulgacin de la misma. Por lo general se refieren a procedimientos industriales. Existen casos en los que el secreto

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industrial puede ser coincidente con una patente de invencin, pero su rgimen de proteccin es diferente. Ej. La frmula de la Coca Cola, el Know How para la preparacin de hamburguesas Mc Donalds. Indicaciones geogrficas.- Comprenden las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen. Son indicaciones especiales que tienen por objeto orientar al consumidor respecto de la procedencia del producto en el aspecto geogrfico solamente (indicaciones de procedencia) o con relacin a otros aspectos en los que interviene la calidad, la forma de fabricacin, el clima. Rgimen de proteccin contra la competencia desleal.- Son normas, disposiciones y mecanismos legales para proteger a los titulares de derechos intelectuales contra los actos contrarios a los usos honestos en materia industrial o comercial. El regimen es amplio y flexible, y se extiende ms all de los lmites de la Propiedad Industrial. Sin embargo, es por dems pertinente en materia de Propiedad Industrial, ya que existen de competencia desleal que suponen el uso de elementos de propiedad industrial, en especial de signos distintivos. TEMA 3 PATENTES DE INVENCION ANTECEDENTES HISTORICOS DE LOS DERECHOS DE LOS INVENTORES Y DE LAS PATENTES DE INVENCION Prehistoria.- Los primeros inventores fueron los hombres de las cavernas que tuvieron que buscar soluciones a sus problemas ms inmediatos, para satisfacer sus necesidades biolgicas. El progreso tcnico en las primeras pocas fue muy lento y en ausencia de ideas abstractas que condujeran a los conceptos de Propiedad y de Derechos Individuales, transcurri mucho tiempo. Antigedad.- Nada se conoce en Roma y Grecia sobre el reconocimiento del derecho a los inventores . La invencin no pasaba de ser considerada habilidad manual. Por lo general, las tareas manuales estaban encargadas a los esclavos y a los esclavos no se les reconocan derechos. Edad Media.- El seor feudal, soberano absoluto, rbitro del ordenamiento jurdico otorgaba monopolios comerciales. (Ej. Exclusividad para fabricar vidrios, para cobrar peaje, para importar cerveza). Dichos privilegios son el primer antecedente de un derecho comercial de exclusividad otorgado por una autoridad. En principio, el privilegio no quedaba superditado a la utilidad colectiva y sus intereses. La caracterstica de esta poca en el otorgamiento de monopolios fue la arbitrariedad, pero las concesiones de esos monopolios son antecesoras de las modernas patentes.

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El dato ms antiguo conocido data del ao 1236. El Alcalde de Burdeos otorg un privilegio a un fabricante de telas para hacerlo segn mtodos flamencos. En 1330, Felipe VI de Francia otorg a Philippe de Caequeray un privilegio para manufacturar vidrio en compensacin del cual deba pagar 3 Libras anuales y 20 fanegas de avena. Este es el primer antecedente de lo que posteriormente seran las anualidades de las patentes. En 1331 se crean las Cartas de proteccin otorgadas por el Rey en Inglaterra, que consistan en permisos reales otorgados a comerciantes para establecerse en el pas y para la fabricacin de ciertos productos (licencia de funcionamiento). En el ao 1427 se produce la concesin del primer privilegio exclusivo otorgado en la Repblica de Florencia al Arquitecto Philipp de Brunelleschi con relacin a un barco al cual le haba incorporado elementos de elevadores para transportar piezas de mrmol y material de construccin. La Ley Veneciana de 1474 es la primera Ley de Patentes de la que se tenga noticia. Comienzan las reacciones opuestas a los monopolios arbitrariamente otorgados y en 1624 se dicta el ESTATUTO DE MONOPOLIOS en Inglaterra limitando las facultades del Rey respecto a la facultad de concesin. El Estatuto adopt el nombre de Letters Patent o Patents para designar los documentos o certificados que acreditaban la existencia del privilegio. Este instrumento normativo estableci tres cosas importantes que perduran con el tiempo : El invento debe ser novedoso e industrial. La patente deba concederse al verdadero y primer inventor Se fij una duracin de las patentes.

En 1669 el Reglamento de Luis XIV establece que los privilegios referentes a inventos deban ser examinados previamente por la Academia de Ciencias. (Antecedentes del Examen de Fondo). En 1762, mediante Edicto Real, se reglament la duracin del privilegio (15 aos) y se reimplant la concesin real con aprobacin del Parlamento. Norteamrica.- Las colonias inglesas de Amrica, haban adoptado el Estatuto de Monopolios de 1624 pero los restringieron en cuanto a su aplicacin. La primera Ley norteamericana de Patentes data de 1790. Intent definir el invento patentable. Exista una comisin que deba otorgar las patentes, fijar la duracin y sealar la tasa a pagar al estado por la concesin del privilegio. Desde entonces quedan claramente establecidos los requisitos de patentabilidad:

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Novedad. Carcter tcnico (implica actividad inventiva, no ser evidente u obvia). Aplicacin industrial.

LEY FRANCESA DE 1791 LA ASAMBLEA NACIONAL CONSIDERA QUE TODA IDEA NUEVA, CUYA MANIFESTACIN O DESARROLLO PUEDAN SER TILES A LA SOCIEDAD , PERTENECE PRIVATIVAMENTE A QUIEN LA HA CONCEBIDO, Y CONSIDERA AL MISMO TIEMPO, CUANTO LA FALTA DE UNA DECLARACION
POSITIVA Y AUTENTICA DE ESTA VERDAD PUEDE HABER CONTRIBUIDO HASTA EL PRESENTE A DESCORAZONAR LA INDUSTRIA FRANCESA PROVOCANDO LA EMIGRACION DE MUCHOS ARTISTAS DISTINGUIDOS Y HACIENDO PASAR AL EXTRANJERO UN GRAN NUMERO DE INVENTOS NUEVOS DE LOS QUE HUBIERA PODIDO OBTENER LAS PRIMERAS VENTAJAS.

Esta declaracin confirma que los fundamentos para la proteccin de la Propiedad Industrial se mantienen casi inalterados a lo largo del tiempo, especialmente en lo que se refiere al incentivo a la creatividad, el desarrollo cientfico y la activacin econmica. DIFERENCIAS ENTRE INVENCION Y DESCUBRIMIENTO Inventar : Producir nuevos objetos o resultados tcnicos combinando y utilizando fuerzas de la naturaleza. Invento: Creacin de la inteligencia humana, reducida a una expresin tcnica que (dominando la naturaleza y mediante el empleo de fuerzas naturales) conduce a un resultado efectivo, por tanto apto para resolver las necesidades humanas. Definicin de invento segn la OMPI (Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual): Se entender por invencin la idea de un inventor que permita en la prctica la solucin de un problema determinado en el estado de la tcnica. Descubrir : Percibir y reconocer objetos, fenmenos y propiedades de los cuerpos, hasta entonces no conocidos, pero existentes. Descubrimiento: Reflejo de un hecho del mundo exterior en el espritu del hombre. Reflejo por tanto no patentable. Saca a la luz cosas que existan pero que haban escapado a la observacin. Descubrimiento como punto de partida de la invencin Los descubrimientos en trminos generales no son patentables, aunque si son el punto de partida de la invencin. Cuando el descubrimiento conduce a un efecto nuevo aplicable a la industria, se convierte en invento. La doctrina norteamericana expresa que hay descubrimientos que son patentables (Ej. El ter fue patentado). Reconocen la patentabilidad de un descubrimiento cuando este implica la utilizacin de un medio material capaz de dar resultados en la industria.

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PATENTE DE INVENCION La patente es una forma de pronunciamiento de una autoridad superior que reconoce y otorga proteccin legal de una invencin a una persona. Significado de la palabra Patente Existen varios significados para la palabra patente. Por una parte se la puede entender como documento Por otra, se puede entender como contenido. La patente de invencin resulta el instrumento imprescindible para el ejercicio del derecho del inventor. Normalmente el derecho del inventor recae sobre una idea para la ejecucin de una cosa. La patente acredita la existencia de dicho derecho. Elementos La patente de invencin contiene los siguientes elementos: a) b) Describe cual es el modus operandi y como es la cosa ideada por el inventor. Delimita el alcance del derecho del inventor

La patente contiene siempre una descripcin detallada del invento. Esta es una particularidad caracterstica de la patente de invencin: la necesidad de la descripcin del invento. Ejemplo: Una obra literaria, un cuadro, una escultura, se definen por si solos, porque son directamente percibidos por los sentidos. La invencin necesita ser definida por escrito, pues aun cuando ya haya sido realizada, ni el examen fsico, o la apreciacin del objeto constituido de acuerdo con el invento, dara la pauta de cual fue la idea del inventor, no permitira apreciar en que consiste la invencin: manera, procedimiento y objeto mismo. La Patente produce los siguientes efectos jurdicos: a) b) Dentro de un principio de buena fe, prueba la propiedad del invento. Prueba la posesin del derecho cuando el invento no est en Explotacin.

La doctrina moderna en materia de patentes, en caso de conflicto, se refiere a la inversin de la carga de la prueba respecto de la condicin de inventor, es decir que, ante una acusacin de falta de titularidad sobre el invento, es el inventor quien deber probar lo contrario.

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Caracteristicas del derecho conferido por la patente TEMPORALIDAD.- El derecho del inventor no es perpetuo. No puede ser perpetuo por las siguientes razones: -Porque el progreso industrial se estancara. -Cada invento sirve de base para nuevas investigaciones y para otros inventos. TERRITORIALIDAD.- El Estado otorga el privilegio de explotacin exclusiva al inventor y ese acto implica un ejercicio de soberana, por tanto se limita a su propio territorio. La tendencia es la de llegar a travs de los tratados internacionales a poner remedio a los inconvenientes que pudiera significar la territorialidad y de hecho se ha logrado ya mucho en los procesos integracionistas. Requisitos de patentabilidad. Tmese como nota aclaratoria que no todos los inventos son patentables. Solo son patentables los que cumplan con los siguientes requisitos: Novedad Nivel inventivo (o altura inventiva) Aplicacin industrial

NOVEDAD.- En un sentido comn, novedoso es aquello que antes era desconocido. Para determinar si hay novedad en un invento tendremos que considerar que no hay invento si nada nuevo se ha obtenido. El problema como tal, cualquier problema existente, no es privativo del inventor, existe al margen del mismo y el inventor no podr pretender para si el derecho exclusivo de solucionarlo. El problema est al alcance de todos, a todos se presenta y todos pueden buscarle solucin y un mismo problema puede admitir diferentes soluciones. Como se soluciona el problema? Encontrando los medios capaces de realizar el resultado, y el derecho del inventor se limita a la utilizacin de esos medios para obtener ese resultado. Tres conclusiones sobre el requisito de novedad: a) El resultado del invento debe evaluarse en funcin de los medios y debe ser siempre constante, es decir que debe obtenerse cada vez que los medios que los producen entren en funcin porque eso es lo que permite que el invento sea realizable. (Que la solucin no sea casual, sino causal). El derecho del inventor recae sobre los medios que proporcionan el resultado. (Derecho sobre los pasos, no sobre el resultado).

b)

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c)

El invento, como se refiere a los medios que realizan un resultado funcional, no puede ser abstracto o terico, debe ser realizable materialmente. (Ej. No se puede patentar un invento que no es empricamente comprobable).

Por tanto la novedad de la idea inventiva, es la novedad de la relacin causa efecto efectiva entre los mediosempleados por el inventor para la realizacin de la invencin y el resultado obtenido. Ese medio o material empleado en si puede ser conocido, y tambin puede ser conocido el resultado con prescindencia del medio que lo produce, pero que si la relacin de causalidad entre el medio y el resultado es novedosa, hay invento cuando ese resultado o ese medio son realizables. El Derecho Positivo considera los trminos de comparacin indicados para determinar la novedad de la idea inventiva. Para ellos se toman en cuento dos momentos: a) Momento de la invencin y anterioridades - Para la legislacin francesa la novedad debe ser absoluta . Si el invento ha sido anticipado en cualquier lugar del mundo, en principio el invento ser rechazado (hay excepciones). - Para el derecho alemn los conocimientos perdidos, no cuentan. Tampoco aquellos que estn descritos en libros que estn fuera del alcance del pblico. - Para algunas legislaciones la novedad es territorial. La publicacin del invento fuera del territorio ingls, por ejemplo, no afecta la novedad del invento. b) Fecha de la solicitud de proteccin del invento. - Como es muy difcil determinar el momento mismo de la invencin y en que momento la idea inventiva toma forma es prcticamente indeterminable. Por indeterminable se ha adoptado entonces como fecha a considerar, el momento en que el inventor reclama la proteccin del Estado es decir el momento de la solicitud de la patente. Principios de la norma internacional Hasta el siglo XIX, mientras no existi ningn convenio internacional en la esfera de la propiedad industrial, el lograr la proteccin de un invento en varios pases, resultaba difcil. Era necesario presentar las solicitudes al mismo tiempo en todos los pases para evitar que la publicacin hecha en un pas destruyera la novedad de la invencin en otros pases. A medida que durante la 2da mitad del siglo XIX, ms y ms pases fueron desarrollando un sistema de proteccin a las invenciones, existi el deseo general de armonizar las leyes de Propiedad Industrial con alcance internacional. El aumento del comercio y de las corrientes tecnolgicas entre los pases, fue haciendo necesaria dicha armonizacin.

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En 1883, 11 Estados firmaron el Convenio de Paris para la proteccin de la Propiedad Industrial, mismo que fue revisado en 7 ocasiones. Al 31 de marzo de 1999 contaba con 151 estados miembros. El Convenio de Paris trata sobre varios aspectos relacionados con la proteccin de las invenciones, entre ellos el requisito de NOVEDAD: Indicbamos que para evitar que la invencin pierda su caracterstica de novedad era necesario que la proteccin del invento sea solicitada al mismo tiempo en diferentes pases. El Convenio de Paris soluciona este aspecto, mediante un sistema de prioridades y plazos. ALTURA INVENTIVA Para una invencin, tener altura inventiva significa no ser evidente. La altura inventiva requiere que exista la presencia de una idea inventiva, es decir que la creacin de orden intelectual que se manifiesta en la invencin no resulte obvia. La altura inventiva, a diferencia de la novedad exige que el invento, por muy novedoso que fuera, tenga elementos de creatividad que no se deduzcan de la simple lgica o la cultura general. Es decir, debe existir un esfuerzo intelectual extraordinario, que quede manifiesto. APLICACIN INDUSTRIAL Algunas legislaciones, al hablar del requisito de aplicacin industrial mencionan Carcter industrial. En su mayora exigen esta condicin aunque no definen exactamente qu es el carcter industrial. La expresin industrial que la ley emplea para caracterizar la utilizacin de un invento, tiene por objeto excluir de su campo de aplicacin las creaciones intelectuales puramente cientficas, literarias y artsticas. El aspecto filosfico del requisito de tener aplicacin industrial est relacionado con la necesidad de que el resultado sea tangible (perceptible, susceptible de medicin). Ejemplos: Conseguir la combustin inodora del aceite de petrleo Aumentar el alcance de las armas de fuego Desarrollar el volumen de los sonidos en los instrumentos de msica Se consiguen resultados perceptibles o susceptibles de medicin y que PUEDEN SER APRECIADOS POR IGUAL, POR TODOS.

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En todos los casos es innegable la existencia de un proceso o resultado utilizable en la industria. NOTA IMPORTANTE: NO INFLUYE PARA LA PATENTABILIDAD LA IMPORTANCIA ECONOMICA DEL RESULTADO INDUSTRIAL. EL MERITO DEL INVENTO TAMPOCO NO INFLUYE SOBRE LA PATENTABILIDAD DEL INVENTO. La ley prevee expresamente lo que no debe considerarse como invencin (artculo 15 de la Decisin 486 ) y seala tambin cuales invenciones no son patentables. Invenciones no patentables Como se mencion anteriormente, no todas las invenciones son patentables. El Art. 20 de la Decisin 486 indica que invenciones no son patentables. Titulares de la patente de invencin (Art. 22 Decisin 486) El derecho a la patente pertenece al inventor o su causahabiente. Los titulares pueden ser personas naturales o jurdicas. Si son varias personas las que presentan la misma invencin conjuntamente, el derecho corresponde en comn a todas ellas. Si varias personas presentaran una solicitud de la misma patente independientemente unas de otras el derecho se conceder a aquella o su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad ms antigua. El inventor tendr derecho a ser mencionado, pero podr igualmente oponerse a esa mencin. El inventor por el solo hecho de inventar un invento, adquiere ciertos derechos especiales. Su derecho pre-existe a su reconocimiento por parte del Estado. Lo que se adquiere con la patente es el derecho exclusivo de ejercicio del invento. Resulta, entonces, que todas las disposiciones y leyes sobre patentes son simplemente reglamentarias del derecho pre-existente del inventor sobre su creacin. La patente no origina, ni crea el derecho, simplemente establece formalidades para asegurarle la exclusividad en la explotacin. El derecho del inventor anterior a la solicitud de patente se manifiesta de las siguientes formas: A) B) El inventor es el nico que puede solicitar una patente vlida o disponer de su invento cediendo sus derechos a quien lo hara. El inventor puede ceder total o parcialmente su derecho sobre la invencin a un tercero. Puede transferirlo por contrato o por acto de ltima voluntad y pasa a sus herederos.

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C)

D)

El inventor tiene el derecho de reivindicar la devolucin de la patente de quien sin ser inventor, haya tenido conocimiento del invento y lo haya patentado a su nombre. El derecho del inventor sobre un invento constituye un bien y por consiguiente forma parte del patrimonio del inventor y es transmisible a sus herederos o legatarios mortis cause.

Como la patente de una invencin es un bien, sta puede cederse a ttulo oneroso o gratuito, total o parcialmente. El inventor puede, por ejemplo, ceder ntegramente la totalidad de su derecho ntegro, con lo que el cesionario adquirir el derecho a patentar el invento en todos los pases del mundo. El inventor, como propietario de la patente, puede ceder su derecho de forma parcial, condicionando el derecho cedido a la solicitud de la patente en ciertos pases nicamente a cargo del cesionario. Distincin entre el derecho sobre el invento y el derecho sobre la patente Cuando se cede el Derecho sobre el invento se entiende que se cede el derecho de patentarlo en cualquier pas del mundo. Cuando se cede el Derecho sobre la patente se entiende que los derechos se limitan a la patente cedida. Personas que pueden solicitar la patente La patente puede ser solicitada no solo por el inventor, sino por un sucesor legtimo (un cesionario o heredero) Los cesionarios no estn obligados a justificar su carcter de tales ante la oficina de patentes, pero ello no significa que no deban celebrar un contrato de cesin con el inventor con las formalidades establecidas por la ley civil, para estar en condiciones de demostrar su derecho a la patente si este fuere impugnado por un tercero ms adelante.

Solicitudes en nombre colectivo Ocurre con frecuencia que, personas que crean inventos conjuntamente (en colaboracin) y casos de inventores que solicita la patente con alguna persona a quien ha cedido parte de sus derechos. En ambos casos queda constituido un condominio sobre la patente. Si los solicitantes no indican al solicitar la patente, que proporcin tienen en sus respectivas partes indivisas, se considerar que todas las partes son iguales. Ejemplos de Personas jurdicas de Derecho Privado que pueden solicitar patentes de invencin: Sociedades, Congregaciones, Cooperativas, Sindicatos. Ejemplos de Personas Jurdicas de Derecho Pblico que pueden solicitar patentes de invencin: Estado, Provincias, Municipalidades.

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Acreedores del inventor y afectacion de la patente Mientras el invento no est patentado, la invencin se considera como bien intangible, que pertenece al inventor como parte de su personalidad, queda excluda de su patrimonio y fuera del alcance de sus acreedores. En esas condiciones nadie, durante la vida del inventor puede prevalerse de su calidad de acreedor para obligarlo a solicitar la patente de invencin. TEMA 4 CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE PATENTES ANTECEDENTES Como se ha visto, el rgimen de patentes es un instrumento para el desarrollo econmico. Una de las razones por la que los Estados protegen las invenciones es precisamente porque es una de las vas ms baratas y ms expeditas para contar con tecnologa en el mbito industrial e incentivar la innovacin cientfica que resulta imprescindible para el desarrollo y el bienestar. La Revolucin Industrial desencaden un fuerte intercambio comercial y la especializacin del trabajo. Los pases comenzaron a buscar la exportacin de sus productos, ocasionando crecimiento econmico. El reconocimiento de los depsitos de pedidos de patentes dio un paso decisivo a la internacionalizacin del sistema jurdico de proteccin a la tecnologa en los tratados internacionales. (Pimentel, 2000). CONVENIO DE PARIS Entre 1883 y 1886 se adoptaron respectivamente el Convenio de la Unin de Paris para la proteccin de la Propiedad Industrial y el Convenio de Berna para la proteccin de las obras literarias y artsticas. LA ORGANIZACIN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Los convenios mencionados establecieron la creacin de Secretaras que se unieron en 1893 y recibieron diversos nombres hasta 1970, ao que fueron substitudas por la Reparticin Internacional de la Propiedad Intelectual en virtud del convenio que establece la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual. Hasta febrero de 1997, dicha reparticin de las Naciones Unidas lograba la cantidad de 161 estados miembros. Los objetivos de la OMPI son: - Mejorar la proteccin de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperacin entre los Estados y si es necesario, con la colaboracin de cualquier otra organizacin internacional.

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- Asegurar la cooperacin administrativa entre las uniones de propiedad intelectual creadas por los Convenios de Pars y de Berna y varios subtratados concertados por los miembros de la Unin de Paris. A partir de enero de 1997, la OMPI administra las uniones y tratados en materia de propiedad industrial , entre ellos : La Unin de Paris para la proteccin de la propiedad industrial. ALCANCES DEL CONVENIO DE PARS El Convenio de Paris se aplica a la propiedad industrial en su sentido ms amplio con inclusin de las invenciones, marcas, modelos de utilidad, diseos industriales, nombres comerciales, indicaciones geogrficas, as como el rgimen de la competencia desleal. Las reglas fundamentales del Convenio de Pars pueden dividirse en tres categoras principales: Trato Nacional, Derecho de Prioridad y Normas Comunes. Trato nacional En virtud del principio de trato nacional, el Convenio estipula que, en lo que se refiere a la proteccin de la propiedad industrial, cada Estado miembro tendr que conceder a los nacionales de los otros Estados miembros, la misma proteccin que a sus nacionales (prohibicin de ventajas en razn de nacionalidad). Tambin quedan protegidos por el Convenio los nacionales de los Estados que no sean miembros siempre que estn domiciliados o tengan establecimiento industriales o comerciales efectivos y reales de un Estado miembro. Prioridades En el Convenio se establece el principio de prioridad de las solicitudes de patentes. De acuerdo a este principio, sobre la base de una primera solicitud de patente de invencin regularmente presentada en uno de los estados miembros, el solicitante podr, durante un cierto perodo, 12 meses para las patentes, pedir proteccin en cualquiera de los dems estados miembros. Dichas solicitudes posteriores sern consideradas como presentadas en el mismo da de la primera solicitud. De modo que tendrn prioridad sobre las solicitudes que otras personas pueden presentar durante el plazo citado para la misma invencin. Estas solicitudes posteriores estando basadas en la primera, no se vern afectadas por ningn hecho que pueda haber tenido lugar en el intervalo, como cualquier publicacin de la invencin. La gran ventaja prctica de esta disposicin reside en el hecho de que un solicitante que desee proteccin en varios pases no est obligado a presentar todas las solicitudes al mismo tiempo, sino que dispone de plazo para decidir en que pases desea la proteccin y para organizar con todo el cuidado necesario las disposiciones que habr de adoptar para asegurar la proteccin. Normas comunes

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En el Convenio de Paris se estipulan algunas normas comunes que deben ser previstas por todos los Estados miembros. Las ms importantes con relacin a las patentes son comentadas a continuacin: 1.- Las patentes concedidas en los diferentes Estados miembros para la misma invencin, son independientes entre s. La concesin de la patente en un Estado miembro, no obliga a los dems a concederla. Una patente no podr ser denegada, caduca o anulada por el hecho de que fue denegada, caduc o se anul en otro Estado miembro. 2.- El inventor tiene derecho a ser mencionado como tal en la patente (paternidad del invento). 3.- Una solicitud de patente no podr ser denegada y una patente no podr ser invalidada por el hecho de que la venta del producto patentado o el producto obtenido por un procedimiento patentado estn sujetos a restricciones o limitaciones resultantes de la legislacin nacional. 4.- Las licencias obligatorias podrn ser concedidas por los Estados dentro de determinados lmites. PROCESO DE MUNDIALIZACION DE LA PATENTE El proceso de mundializacin de la patente est marcado por tres grandes impulsos: 1.-La firma del Tratado de Cooperacin en Materia de Patentes en 1970, 2.-La regionalizacin lograda con el Convenio de Munich de la Patente Europea, 3,. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio. PCT (Patent Cooperation Treaty) / Tradado de Cooperacin en Materia de patentes (TCP) La firma del Tratado de Cooperacin en Materia de Patentes ha recibido un gran impulso internacional para la configuracin de un orden global en el sector, a travs del cual se hizo posible la proteccin jurdica de la tecnologa, por la patente en varios pases. Los Estados parte del Tratado se constituyeron en Unin para la cooperacin en la presentacin, bsqueda y examen de las solicitudes de proteccin de las invenciones y para la prestacin de servicios tcnicos especiales, denominada Unin Internacional de Cooperacin en Materia de Patentes. Los objetivos expresos del PCT son: Perfeccionar la proteccin legal de las invenciones.

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Simplificar y hacer ms econmica la obtencin de la proteccin de las invenciones, cuando esta proteccin es deseada en varios paises. Facilitar y acelerar el acceso de todos a las informaciones tcnicas contenidas en los documentos que describen las nuevas invenciones. Estimular y acelerar el progreso econmico de los paises en desarrollo adoptando medidas que sirvan para incrementar la eficacia de sus sistemas legales de proteccin de las invenciones, tanto a escala nacional como regional, permitindoles fcil acceso a las informaciones relativas a la obtencin de soluciones tecnolgicas adaptadas a sus necesidades especficas y facilitndoles el acceso al volumen siempre creciente de tecnologa moderna entendiendo que .la cooperacin internacional facilitar en gran medida el logro de estos objetivos.

DERECHO DE PATENTES EN LA UNION EUROPEA El segundo gran paso en el proceso de mundializacin, despus que el rgimen de patentes fue reconocido como importante, es el caso de la Unin Europea , que a travs del Convenio de Luxemburgo adopta el acuerdo especial denominado Patente Comunitaria. Por estar proyecta una ampliacin de la Comunidad Europea y por existir inters en la integracin, los vecinos se adhirieron al Convenio de Munich de la Patente Europea que tuvo ms xito. El carcter territorial de los derechos de propiedad industrial representaba un obstculo al comercio entre los Estados miembros y una contradiccin a los principios de la libre circulacin de mercancas y libre competencia establecidos por el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. Sin embargo al crearse la Comunidad Europea no fue considerada la posibilidad de que la comunidad asuma la competencia en concesin de derechos de propiedad industrial y los mercados miembros mantuvieron sus legislaciones nacionales. En ese momento se hizo cada vez ms evidente la necesidad de unificacin de las normas de concesiones de los derechos de propiedad industrial en el mbito comunitario y considerando que era difcil conseguir objetivos muy ambiciosos como un sistema de patentes totalmente uniforme, regulando un procedimiento para obtencin de una patente de carcter supranacional, vlida par todo el territorio de la CEE y sometida a normas de derecho sustantivo nicas para el conjunto del territorio, a partir de 19689 los trabajos de unificacin del derecho europeo de patentes pasaron a considerar una doble va de la cual resultarn dos convenios distintos, respondiendo a dos niveles diferentes de armonizacin , que fueron el de Munich y el de Luxemburgo. El Convenio de Munich fue abierto a los miembros de la CEE y otros pases europeos, pretendiendo establecer un procedimiento comn de concesiones de patentes, centralizado en una oficina internacional. Las patentes concedidas se convertiran en un haz de patentes

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nacionales sometidas al derecho nacional de los pases designados en la correspondiente solicitud. El segundo convenio, de Luxemburgo, ligado al anterior, buscaba la unificacin en un nivel superior, al pretender que resultase en una nica patente para todos los pases de la CEE y en un mismo derecho sustantivo comn, en vez de convertirse en tantas patentes nacionales como el nmero de pases designados. El Convenio sobre Concesiones de Patentes Europeas se firm en Munich en 1973, tambin llamado Convenio de Munich o Convenio de la Patente Europea. El rgimen jurdico y sus efectos pasaron a ser los mismos de la patente nacional concedida por cada estado. La institucin creada para conceder las patentes europeas fue la Organizacin Europea de Patentes y asumi por lenguas oficiales el alemn, el francs y el ingls. (Las funciones del Derecho Mundial de Patentes .Luiz Otavio Pimentel 2000). ADPICS Y LA ORGANIZACIN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC). El principal antecedente de la ORGANIZACIN MUNDIAL DEL COMERCIO OMC es el Acuerdo General sobre Tarifas Aduaneras y Comercio Gatt que tuvo por objetivo fundamental la liberalizacin del comercio internacional. Fue regido por tres principios bsicos: tratamiento igual y no discriminatorio para todos los pases miembros, reduccin de tarifas por medio de negociaciones y eliminacin de las cuotas de importacin, todos para asegurar el funcionamiento del principio fundamental del sistema que es el de libre comercio. Lgicamente, la orientacin hacia el libre comercio favorece la situacin privilegiada de los pases ms industrializados en detrimento de los pases subdesarrollados. Es necesario recordar que el principio fundamental de igualdad ha sido contrariado reiteradamente por los miembros industrializados que protegen sus mercados, por diferentes motivos, restringiendo el acceso por parte de los pases menos desarrollados a mercados mayores. Las negociaciones del GATT denominadas rondas, se realizaron en ocho ocasiones. La Ronda Uruguay es la ms famosa y en ella particip la mayora de los pases del mundo y la Unin Europea como tal, significando la casi totalidad del volmen del comercio del planeta. La ronda Uruguay del GATT, iniciada en 1986, lleg a un acuerdo final para la amplia liberacin del comercio de mercancas y de servicios con la creacin de la OMC. Entre los anexos sectoriales de este acuerdo figura el que trata de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados al comercio (ADPIC) que incluye el tema de las patentes. Adpics es un conjunto de normas que aseguran el funcionamiento de los derechos de propiedad intelectual a escala mundial. Aunque algunos estados permanezcan fuera del sistema, esto representa una parcela insignificante en trminos de negocios e intercambio comercial.

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El uso y el trfico mercantil de la tecnologa protegida jurdicamente por la patente incluye ahora desde la mecnica hasta la biologa, lo que implica decir que cualquier campo de la tecnologa es patentable. El espacio demandado para el debate tico sobre el tema es tan grande como las potencialidades y posibilidades de la produccin industrial tecnolgica. El Acuerdo ADPIC posee dos mecanismos bsicos y fundamentales para corregir las prcticas de infracciones a la propiedad intelectual: primero, la elevacin del nivel de proteccin en todos los miembros del acuerdo, segundo la garanta de la observacin de los derechos de propiedad intelectual a travs de procedimientos judiciales giles y efectivos. El objetivo primordial del Acuerdo Adpic es garantizar de modo armonioso un nivel de proteccin mnima para los derechos de propiedad intelectual en los mercados de pases desarrollados o de economas emergentes, lo que consistir en facilitar las exportaciones de los pases ms industrializados , creando al mismo tiempo las condiciones necesarias de seguridad jurdica para un eventual mercado de transferencia de tecnologa en el futuro. El objetivo final es que la tutela de los derechos de propiedad intelectual, no se convierta de hecho, en un obstculo al comercio internacional. TEMA No. 5 MODELOS DE UTILIDAD CONCEPTO Los modelos de utilidad son considerados como pequeas patentes. Estn regulados desde el Art. 81 de la Decisin 486. Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuracin o disposicin de elementos de algn artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilizacin o fabricacin del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto tcnico que antes no tena. Los modelos de utilidad se protegern mediante patentes. ELEMENTOS Es una FORMA NUEVA de ciertos objetos de uso prctico. Muestra una VENTAJA O EFECTO TCNICO que antes no tenan.

El concepto de la forma no se reduce a la configuracin de un objeto determinado, es decir la forma hacia fuera, sino tambien la forma hacia adentro, o sea todo lo que llena el espacio, lo que la doctrina alemana a denominado forma espacia (Raumform) es decir lo que ocupa el lugar en el espacio. REQUISITOS

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Novedad El concepto de novedad tratndose de Modelos de Utilidad, se predica de la FORMA y no del objeto al cual se aplica, el cual puede ser conocido o nuevo. La novedad se relaciona con la FORMA de un objeto determinado, no en cuanto a la forma misma la cual puede ser conocida, sino en cuanto a la utilidad, ventaja o efecto tcnico que le proporcione. Formas para determinar la novedad Se determina la novedad de un modelo de utilidad de la misma manera como en materia de invenciones: UN MODELO DE UTILIDAD ES NUEVO SI NO ESTA COMPRENDIDO EN EL ESTADO DE LA TCNICA EN EL MOMENTO DE LA SOLICITUD DE LA PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD O EN LA FECHA DE LA PRIORIDAD VALIDAMENTE REIVINDICADA. El modelo de utilidad debe referirse a un artefacto, herramienta, instrumento, mecanismos u objeto, ello implica que el modelo debe ser utilizado en forma tal que permita solucionar un problema. Finalidad til y prctica Conforme la definicin el modelo de utilidad ste debe buscar la promocin de un fin til que puede referirse a un mejor o diferente funcionamiento, utilizacin o fabricacin del objeto o a alguna utilidad, ventaja o efecto tcnico que el objeto antes no tena. El objeto en el cual se materializa el derecho sobre el modelo de utilidad debe ser un objeto de uso prctico, como por ejemplo una herramienta, una mquina, un artefacto o un mecanismo o alguna parte de los mismos. EXCLUSIONES Se excluyen de la proteccin como Modelo de Utilidad: Las invenciones de procedimiento. Las creaciones meramente estticas (ornamentales) Las obras de arte (Derechos de Autor) Creaciones que conforme a la norma comunitaria no son patentables.

DURACIN DEL DERECHO Conforme a la Decisin 486, el derecho dura 10 aos. Son aplicables las normas para obtencin de patentes de invencin. TEMA 6 DISEOS INDUSTRIALES

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NATURALEZA DEL DISEO INDUSTRIAL Mucho se ha discutido sobre la naturaleza de los Diseos Industriales. Algunas convenciones internacionales los mencionan como dibujos y modelos industriales. DENOMINACIONES stas son algunas denominaciones que se les da en la legislacin de otros pases: Diseos Industriales (Mxico), Diseos y Dibujos Industriales (Francias), Dibujos y Modelos Industriales (Colombia), Modelos de gusto (Alemania). Cualquiera que sea la terminologa que se use, los diseos deben considerarse como una creacin esttica u ornamental. Art. 113 de la Decisin 486.- Se considerar como diseo industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunin de lneas o combinacin de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, lnea, contorno, configuracin, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto CARACTERSTICAS OMPI.- En la definicin propuesta en la ley tipo de la OMPI, se determinan caracteristicas propias de los diseos industriales: Se protege la forma externa del producto, esto es, la apariencia especial del producto, la cual solo puede apreciarse por el sentido de la vista. Aqu radica una de las diferencias con los modelos de utilidad, que protegen la forma hacia adentro y hacia fuera. El diseo industrial protege la forma exterior del producto en cuanto dicha forma de un aspecto especial al producto. Dicho aspecto especial no puede referirse al destino o finalidad , lo cual significa que se protege exclusivamente un aspecto esttico.

REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD Es requisito implcito del Diseo Industrial no proteger un efecto tcnico. Cuando protege un efecto tcnico, se entra en el mbito de proteccin que brindan las disposiciones sobre patentes de invencin o sobre los modelos de utilidad. El Diseo Industrial debe servir de tipo o patrn para la fabricacin de otros productos iguales. Requisito implcito para la proteccin de Diseos Industriales: Novedad

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Susceptibilidad de aplicacin industrial Ornamentabilidad. TEMA 7 SECRETOS EMPRESARIALES

NOCIN DE SECRETO EMPRESARIAL o SECRETO INDSUTRIAL Se entiende por secreto empresarial o industrial todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener oculto. Ejemplos : La frmula de la Coca-Cola es un procedimiento protegido como secreto industrial. Cual es la razn por la cual se ha preferido este procedimiento de proteccin en vez de protegerla a travs de una Patente de Invencin? La razn es muy simple: Si se protege el secreto industrial por la va de la Patente de Invencin, transcurrido el trmino del privilegio, la frmula de la Coca-Cola sera de dominio pblico y por tanto la empresa perdera esa exitosa exclusividad que la ha llevado a altos niveles econmicos. El secreto industrial puede referirse tambin a los scretos comerciales que abarcan el campo de la gestin, sistemas de contabilidad, publicidad y otras tcnicas de comercializacin y distribucin. En la Decisin 486 , norma comunitaria que se refiere al Secreto Empresarial, dentro del ttulo que corresponde al Rgimen de la Competencia Desleal vinculada a la Propiedad Industrial se mencione que comprende tanto el secreto industrial propiamente dicho como el secreto comercial , incluyndose entonces aplicaciones industriales y comerciales. Resulta, para efectos didcticos ms conveniente hablar de secretos empresariales, esta denominacin adopta los secretos industriales y los secretos comerciales. Ejemplos de secretos comerciales: Estrategias de marketing. Estrategias de publicidad. Estrategias de distribucin. Tcnicas de branding. Tcnicas de produccin.

ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA NOCIN DE SECRETO INDUSTRIAL

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Fundamentalmente el secreto industrial es un conocimiento que tiene las siguientes caractersticas: a) b) Secreto. Susceptible de transmitirse a un tercero. Tiene valor comercial. Protegido por su legtimo poseedor, mediante medidas razonables para: Evitar su revelacin Evitar su adquisicin en forma que no se acomode a las prcticas leales o uso por parte de un tercero

Implicancias del secreto: Debe ser Informacin no conocida y no divulgada ante y por terceros. (Pocas personas tienen acceso a dicha informacin). Secreto en el sentido que como conjunto o en la configuracin y composicin precisas de sus elementos, no sea conocido en general, ni fcilmente accesible a las personas integrantes de los crculos que normalmente manejan el tipo de informacin de que se trate. Volviendo al ejemplo de la frmula de la Coca-Cola, sta es secreta, porque el Jefe de Produccin de la planta no la conoce y el Jefe de Produccin sera en trminos precisos una persona integrante de los crculos que normalmente manejan el tipo de informacin tcnica del producto. La caracterstica de valor efectivo o potencial por el hecho de ser secreto est expresamente contemplada en el Literal b del Artculo 261 de la Decisin 486. Efectivamente, si un secreto empresarial no tuviera un valor efectivo o potencial, o no estuviera intrnsicamente vinculado a un beneficio econmico, no existira necesidad de mantenerse en secreto. En el mismo artculo 261 se indica la necesidad de que exista un control efectivo, ejercido por las personas que tienen en posesin el secreto industrial, para mantener el conocimiento como secreto. (Inciso c) Para ello, quienes detenten el secreto, para exigir su proteccin, deben tomar las medidas adecuadas y razonables para impedir su divulgacin. Lo que se sabe del secreto industrial que protege a la frmula de la Coca-Cola es que dentro el imperio industrial que significa esta empresa, solamente siete personas conocen el secreto, y aparentemente ninguna la conoce completa, (salvo una previamente determinada) sabe quienes son las dems personas y sabe cual es la frmula completa.

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Es posible que cada uno de los depositarios de la frmula de la Coca-Cola, no la tenga apuntada en su libreta de notas, o en un papel en el cajn de su escritorio. Lo ms probable es que la tenga en clave y depositada en la caja fuerte de un banco. CONOCIMIENTOS DE DIFCIL ACCESO QUE NO SON CONSIDERADOS SECRETOS EMPRESARIALES En el desarrollo de las actividades industriales o comerciales existen conocimientos de difcil acceso. Pueden haber personas que estn dispuestas a pagar un precio por poder utilizar dichos conocimientos. La causa de dicha transferencia de conocimientos puede ser el nivel tecnolgico inferior del comprador, siendo entonces la transferencia una simple prestacin de servicios y no la adquisicin de derecho a acceso a un secreto industrial. EXIGENCIAS DE LA DECISIN PARA LOS SECRETOS INDUSTRIALES Para que una creacin intelectual adquiera la condicin de Secreto Industrial, la Decisin 486 requiere que: a) La creacin no sea de dominio pblico b) La creacin no resulte evidente para un tcnico en la materia y c) La creacin no deba ser divulgada por disposicin legal o por orden judicial.

Dominio pblico Es evidentemente redudante que un secreto no forma parte del dominio (conocimiento) pblico. La norma se refiere al dominio pblico asociando esta expresin en cierta forma a conocimientos que hacen parte del estado de la tcnica, concepto utilizado en relacin con el requisito de la novedad en materia de invenciones. En algunos casos se ha considerado que el secreto deja de existir cuando el producto se encuentra en el mercado y gracias al anlisis del mismo (ingeniera inversa o reverse engineering) es posible conocer los secretos de su fabricacin. Falta de obviedad Lo que resulta evidente para un tcnico en la materia del secreto industrial, no puede ser protegido como tal. Corresponde el mismo criterio empleado para juzgar la actividad inventiva (nivel inventivo) en materia de invenciones patentables. Falta de obligatoriedad en la divulgacin de la creacin Cuando se solicita una Patente de Invencin, se debe acompaar a la solicitud lo que se denomina la MEMORIA DESCRIPTIVA. La Memoria Descriptiva contiene una cantidad e conocimientos que deben quedar por escrito por exigencia de la ley y aunque

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en un principio, terceros no tendrn acceso esta informacin, pasada la publicacin de la misma, si tendrn acceso, por lo tanto, no pueden ser considerados como SECRETOS INDUSTRIALES. Por esta razn, los las patentes de invencin tienen normas de proteccin diferentes a las del secreto industrial y viceversa. DURACIN DEL SECRETO EMPRESARIAL El Secreto Empresarial dura en tanto y en cuanto: a) b) c) El conocimiento sea secreto Se tomen las medidas razonables para mantener en secreto la informacin protegida. La informacin tenga un valor efectivo o potencial por el hecho de ser secreta.

EL DERECHO SOBRE EL SECRETO INDUSTRIAL Cuando se mencionaron los derechos que concede una Patente de Invencin, lo primero que llama la atencin es que la patente le da al titular el derecho exclusivo de la explotacin del invento protegido por parte del titular por el tiempo que ha sido otorgado esta patente. Al hablar de derecho exclusivo, por lgica se excluyen a terceros en el ejercicio de actos de uso y disposicin. A diferencia de lo que sucede con las patentes de invencin , el secreto empresarial no crea un derecho que permita excluir a los terceros del empleo del conocimiento. Su titular dispone de lo que la doctrina llama un monopolio de facto, que dura mientras el conocimiento se mantenga en secreto. Si un tercero llega a poseer el conocimiento por medios no contrarios a las prcticas leales en materia comercial, como sera el haber tenido acceso al conocimiento mediante su propia investigacin , puede utilizarlo y divulgarlo sin violar el derecho e quien primero estuvo n posesin de dicho secreto. Duda sobre la necesidad de materializacin El Artculo 74 de la Decisin 344 sealaba que : la informacin que se considere como secreto deber constar en documentos, medios electrnicos o magnticos, discos pticos, microfilmes, pelculas u otros elementos materiales. En una interpretacin strictu sentsu, que claro que el bien inmaterial denominado secreto empresarial, solo existira cuando se plasma en un corpus mechanicus.

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No sera, entonces, suficiente el acto de creacin misma, exigindose, por tanto, un requisito similar al establecido en ciertas legislaciones de derecho e autor (no en la nuestra) , para creaciones tales como el ballet, que consideran la obra como inexistente, hasta tanto se materialice en un corpus mechanicus Como explica el tratadista MANUEL PACHON, la norma de la Decisin 344 en este aspecto resultaba inconveniente. El derecho sobre el secreto empresarial debe protegerse contra la indebida revelacin, adquisicin o uso por parte de terceros, aun cuando nunca haya existido un corpus mechanicus en donde se plasme, toda vez que el titular del derecho sobre el secreto industrial puede demostrar su existencia utilizando cualquiera de los medios probatorios establecidos en la legislacin interna del respectivo pas miembro. GOMEZ SEGADE anota : Puede ser que el Know How (El Know How viene a ser la denominacin en ingls de lo que para la Decisin 486 es el Secreto Empresarial) como todo bien inmaterial se incorpore en un elemento corporal: Plano, diseo, regla tcnica, idea publicitaria , etc.Estos elementos tienen solo valor accesorio: son simples portadores del conocimiento o regla ideal que es el autntico objeto del Know How. Se concluye por tanto, que la Decisin 344 confunda el objeto del secreto industrial que es un conocimiento secreto, con los medios de comunicacin que son los elementos materiales en donde se plazmaba. Los elementos materiales donde se ha plasma el Secreto Industrial, pueden ser necesarios para su transmisin o autorizacin de uso por parte de terceros, casos en que contractualmente se puede exigir al concedente la entrega de un corpus mechanicus donde se incorpore el secreto industrial. La Decisin 344 no exiga el depsito del Secreto Industrial en ninguna dependencia oficial para que el titular goce de los derechos de la proteccin. La ley peruana tiene disposiciones en ese sentido que resultan inconvenientes por cuanto nadie est dispuesto a revelar el secreto a una entidad oficial a menos que se le garantizara un monopolio legal que excluya a cualquier tercero de la utilizacin del conocimiento que mantena en secreto, como sucede en el caso de las patentes de invencin. La Decisin 486 corrigiendo este criterio de la Decisin 344 ya no menciona la nacesidad de plasmar el secreto en un corpus mechanicus. TRANSMISIN DEL SECRETO EMPRESARIAL El secreto industrial puede transmitirse, mediante autorizacin de uso a un tercero. La transmisin del mismo debe ser efectiva a travs de un CONTRATO DE LICENCIA DE SECRETO EMPRESARIAL, en el cual, se aplican las reglas de procedimiento aplicable a la licencia o cesin de patentes.

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La autorizacin de uso, es un contrato de administracin conocido tambin con el nombre de licencia de secretos empresariales, similar a la licencia de patentes, en donde el licenciante no enajena sus derechos sobre el secreto industrial, sino faculta al licenciatario para usarlo. La Decisin 344 no era lo suficientemente clara respecto a las de las licencias de uso del secreto industrial. Acusa las mismas indefiniciones que con relacin a las licencias de patentes. Sin embargo, dicha norma, sealaba que el usuario autorizado tendr la obligacin de no divulgar el secreto, salvo pacto en contrario con quien lo transmiti o autoriz el uso. La Decisin 486 en su artculo 264 expresa en forma ms clara este aspecto. An si no estuviera expresamente consagrada dicha obligacin en el contrato, la misma hace parte intrnseca de lo que significa una OBLIGACIN DE NO HACER, que para el caso concreto es NO DIVULGAR. Es una obligacin de la escencia del contrato de licencia. Quien otorga la licencia de un secreto industrial lo hace sobre la base y la certeza de que el secreto subsistir porque el conocimiento se mantiene en secreto. Esta obligacin conlleva una doble implicacin: a) b) La no divulgacin a terceros Descontinuar el empleo del conocimiento una vez terminado el contrato.

El tratadista Manuel Pachn criticaba duramente el contenido del Art. 76 de la Decisin 344. El Artculo 76 de la Decisin 344 menciona que en los convenios en que se transmitan conocimientos tcnicos, asistencia tcnica o provisin de ingeniera bsica o de detalle, se podrn establecer clusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales all contenidos. Dichas clusulas debern precisar los aspectos que se consideren confidenciales. Indica el tratadista Manuel Pachn que existe una imprecisin en la norma transcrita. En los contratos sobre transmisin de conocimientos tcnicos, asistencia tcnica o provisin de ingeniera bsica o detalle, no hay secretos, hay conocimientos de dominio pblico, por los cuales alguien est dispuesto a pagar, no por ser secretos, sino porque cuesta ms adquirirlos por otro medio. Si el contrato fuera mixto, vale decir que comprenda la transmisin de conocimientos tcnicos, asistencia tcnica o provisin de ingeniera bsica o detalle, y adems trate de secretos industriales, en este caso se debe precisar en detalle cuales son los secretos para establecer en relacin a dichos conocimientos la obligacin de confidencialidad. CONFIDENCIALIDAD

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El Art. 265 de la Decisin 486 extiende el deber de la confidencialidad a toda persona que en razn al cargo que ejerce en una empresa, en razn a su trabajo, empleo o puesto desempeado, tenga acceso a un secreto sobre cuya NO DIVULGACIN se le haya prevenido. Esta es una insistencia de la norma un tanto intil porque partimos precisamente del punto de que el SECRETO INDUSTRIAL para ser secreto no puede ser divulgado, pues si es divulgado ya no es secreto. Entonces la condicin de confidencialidad es absolutamente intrnseca al asunto. En realidad lo que aparentemente la norma busca es dejar claro que el deber de la confidencialidad incluye la abstencin de usarlo y revelarlo sin causa justificada o sin consentimiento de la persona que posea el secreto. El usuario autorizado no tiene la facultad de revelar el secreto, tampoco est habilitado para otorgar sublicencias, saldo pacto en contrario claramente establecido en el contrato. NORMAS ESPECIALES RELACIONADAS CON LA APROBACIN INSTANCIAS GUBERNAMENTALES, DE ALGUNOS PRODUCTOS EN

Existe el caso de productos que previamente a ser comercializados tienen que obtener una autorizacin de alguna reparticin del gobierno: Es el caso por ejemplo de los Productos Farmacuticos, de los Productos Veterinarios, Productos fitosanitarios. Para proceder a dar la autorizacin, las autoridades exigen una cantidad de informacin antes e aprobar la comercializacin de estos productos. Dentro de esa informacin, puede ocurrir que se requieran la presentacin de experimentos, pruebas o ensayos, que no han sido publicados, pero que se requiere para garantizar la seguridad y eficacia del producto. De acuerdo con lo dispuesto en la norma comunitaria, se establece la obligatoriedad de la imposibilidad de utilizar esos experimentos, pruebas o ensayos como apoyo para la aprobacin solicitada por un tercero para un producto equivalente, sin que se haya obtenido autorizacin de quien los present. Las autoridades pueden establecer procedimientos mas cortos apoyados en la bioequivalencia o biodisponibilidad que pudieran dar lugar a la aprobacin de la comercializacin de productos cuya solicitud se apoye en los datos reservados de un tercero. ACCIONES PARA DEFENDER EL DERECHO SOBRE SECRETOS INDUSTRIALES. La Decisin 486 no dice nada respecto de cuales seran las acciones para defender el derecho sobre el Secreto Industrial.

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Dado que el derecho no es anlogo al derecho concedido por una Patente de Invencin o una Patente de Modelo de Utilidad, es de suponer que se deben tomar en cuenta las acciones previstas en las legislaciones nacionales. Por ejemplo acciones contra la competencia desleal por cuanto la revelacin de un secreto empresarial, es un acto de competencia desleal. En algunas legislaciones puede estar tipificado como delito. TEMA 8 LAS MARCAS ANTECEDENTES Generalidades Dentro del mbito del Derecho de Propiedad Intelectual en general y del Derecho de Propiedad Industrial en particular, las marcas son de tratamiento riguroso y especial por tratarse de figuras muy importantes dentro del comercio y la economa. Las marcas son usadas desde tiempos muy remotos. Su funcin ha sido variable, a veces la de identificar la proveniencia de la mercadera, a veces la de la identificar la mercadera misma. Antecedentes histricos Siendo la marca un signo distintivo se podra con esfuerzo asimilar a las seales o signos que ya el hombre de las cavernas dejaba en sus pertenencias para identificarlos. El concepto actual si bien est alejado del resultado que buscaba el caverncola, no est alejado del concepto de identificacin. Edad antigua ROMA.- En la antigua Roma era corriente el empleo de marcas (SIGILLA) en productos de alfarera, vinos, quesos, etc. Los productos eran obras de esclavos, lo que hace suponer que ellos no habran tenido accin en su defensa, salvo sus propietarios. Aparentemente, es probable que los patronos hayan podido hacer valer la ley Cornelia de falsis pero es seguro que tuvieron una accin civil segn el caso. Parecera que el derecho sobre la marca se adquira por la notoriedad que ella alcanzaba, bastante para establecer un derecho de posesin. GRECIA.- Tambin se han encontrado signos que tienen toda la apariencia de marcas, sobre todo en la alfarera, pero se desconoce en absoluto la proteccin que a tales signos pudo dispensarse en Grecia. Edad Media

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Marcas corporativas.- Las marcas corporativas eran signos distintivos que utilizaban las corporaciones para distinguir sus productos de los productos de otras corporaciones. Generalmente las marcas corporativas eran impuestas por ordenanza real. Don Pedro IV de Aragn, en 1373, impuso como marca a los tejedores de un lugar de nombre Torroella de Montgr, una torre. El mismo monarca en 1386 en carta real dirigida al magistrado de Barcelona, impuso el signo de la villa a los tejedores de dicha ciudad y estableci penas para los usurpadores. Existen de aquella poca numerosas ordenanzas francesas que imponen marcas a determinadas corporaciones y penas para los usurpadores. La corporacin obligatoriamente adoptaba una marca general que certificaba que el producto era reglamentario. Voluntariamente el maestro (quien diriga la corporacin) poda adoptar otra marca. Carlos V, por edicto en 1544, hizo obligatoria la marca para las corporaciones de tejedores de su imperio. Las penas para los usurpadores eran duras e inflexibles, en mucha mayor escala de aquellas que imponen las instituciones que persiguen actualmente la piratera y pretenden conseguir multas o apremio corporal para los infractores. Por ejemplo, en el edicto de Carlos V, se sealaba como pena la exclusin del usurpador de la corporacin y la amputacin de la mano derecha. En 1554 se castigaba en Francia a los usurpadores con la pena de mil libras de multa y galeras por cinco aos. En caso de reincidencia se impona la pena con galeras a perpetuidad. Sealan los autores que, bajo el rgimen corporativo, durante el cual cada corporacin estaba regida por edictos o reales rdenes diferentes, la falsificacin de la marca de determinado gremio era un crimen reprimido con castigos terribles, mientras que en otro gremio la falsificacin poda considerarse un simple hecho de competencia desleal, a veces ni siquiera castigado. INICIO DEL USO COMERCIAL DE LA MARCA Los datos ms antiguos con los cuales se cuenta datan del siglo XV, tiempo en el cual adems de las corporaciones, los comerciantes haban comenzado a utilizar marcas. En 1420, en Alemania, se public un Handelsbuch (Libro de Comercio el cual contiene una enumeracin prolija de las marcas usadas por los comerciantes holandeses, ingleses e italianos.

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En ese tiempo la marca ya identificaba al propietario de la mercadera. En 1418 el Consejo de Hamburgo reclama en Doortrecht la entrega de unos barcos con su carga pertenecientes a comerciantes hamburgueses. En el pedido se hacen valer las marcas de 43 comerciantes. Existen documentos que prueban que la marca del comerciante era protegida por los tribunales que vean en ella una propiedad de derecho natural. La prioridad en el uso y crdito de la marca aseguraban la accin. En aquella poca, independientemente de las acciones civiles, existan acciones penales para determinados casos, emanadas de edictos reales. Se recuerda un edito del Siglo XIV que castigaba con la horca al tabernero que falsificara las marcas de los vinos de Rudesheim. Hasta principios del siglo XIX el sistema de proteccin de las marcas mediante edictos reales o reales rdenes fue utilizado por todos los pases europeos. A raz de la Revolucin Francesa, en 1791 se dict un decreto que suprimi las corporaciones y proclam la libertad absoluta del comercio y de la industria. Desaparecieron las marcas y contraseas existentes y se estableci la posibilidad de cualquier competencia. Tal libertad extrema no fue del todo conveniente y se reestablecieron las marcas, aplicando sanciones uniformes contra todos los imitadores o usurpadores. El rigor de las penas fue aumentado por el Cdigo Penal que estableci en el Art. 142 la pena de reclusin por usurpacin. En 1828 se redujo la usurpacin o la falsificacin a un delito simple y se aplicaron las penas correccionales eficaces. Las dems naciones europeas comenzaron a dictar leyes sobre marcas. En Italia, el Cdigo Penal en 1839, instituy una accin en defensa de las marcas aprobadas por el gobierno, creando as el REGISTRO DE MARCAS. NATURALEZA JURIDICA DE LA MARCA Una marca es un signo utilizado sobre o en relacin con productos y servicios. Las marcas diferencian productos o servicios en su relacin con una empresa particular, a saber, la empresa de donde emanan los productos o servicios o la empresa que patrocina o se responsabiliza por los mismos, por ejemplo, cuando la marca es usada por un licenciatario. La clientela de un establecimiento de comercio, industria o servicios, es un valor patrimonial de difcil proteccin contra los ataques de los competidores. La legislacin ha llegado a protegerla en forma indirecta protegiendo las marcas y en forma directa, contra los ataques de la competencia desleal, sancionando determinadas acciones.

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Siendo la marca, el signo distintivo de los productos de una industria, comercio o servicios, puesta en evidencia, el consumidor puede distinguir dichos productos o servicios entre los dems. Gracias a las marcas puede constituirse una clientela para determinados productos, y al asegurarse al comerciante o industrial la exclusividad en el uso de la marca, se le asegura tambin el mantenimiento de la clientela. FUNCIONES DE LAS MARCAS Se reconoce que una marca cumple o debe cumplir cuatro funciones principales: Capacidad de distinguir los productos o servicios a los que se aplica la marca Hacer referencia al origen o procedencia comercial de los productos o servicios Hacer referencia a su calidad por su tradicin y conocimiento Colaborar en la promocin del producto en el mercado.

Capacidad de distinguir La primera funcin es diferenciar los productos o servicios de una empresa de los productos o servicios de otras empresas. Esta funcin permite tambin diferenciar los productos o servicios de una misma empresa. Con ello facilitan la eleccin que debe hacer el consumidor al momento de adquirir los productos, o de utilizar ciertos servicios. La marca ayuda al consumidor a identificar un producto o un servicio que ya le es conocido o que ha sido objeto de publicidad. Se aade a esta funcin, porque es parte de ella, la de ser distintiva. UNICAMENTE LOS SIGNOS DISTINTIVOS PUEDEN SERVIR DE MARCA. El objetivo principal es que solo se utilicen como marcas signos que sean suficientemente distintivos y que se evite as causar confusin entre el pblico consumidor. Vnculo con la empresa La segunda funcin de una marca es la de indicar un vnculo con una empresa particular que ofrece productos o servicios en el mercado. La marca da una indicacin en cuanto al origen comercial o empresarial de los bienes o servicios a los cuales se aplica. Esta funcin es importante para la definicin y la extensin de la proteccin de las marcas. Es importante evitar que el consumidor pueda creer ante marcas idnticas o similares relativas a productos o servicios de naturaleza idntica o similar, que dichos productos o servicios provienen de una misma empresa, o que hay algn tipo de relacin (licencia, patrocinio o control comn) entre dos empresas. Las marcas diferencian productos o servicios en su relacin con una empresa particular , a saber la empresa de donde emanan los productos o servicios o la empresa que patrocina o responsabiliza por los mismos, por ejemplo cuando la marca es usada por un licenciatario.

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Indicar calidad Una tercera funcin de las marcas es indicar una calidad particular de los productos o servicios para los que se utilizan las marcas. Esta funcin proviene de un criterio controvertido, ya que no siempre es la marca indicativa de una calidad particular. Ocurre sin embargo que con frecuencia una marca no se utiliza en una sola empresa, ya que el titular de la marca puede conceder licencias de uso de la marca en otras empresas (Ejemplo: McDonalds) ello se desprende que es necesario que los licenciatarios o franquicionarios respeten ciertas normas de calidad establecidas por el titular de la marca. Admtir que las marcas cumplen una funcin de indicacin de calidad, puede tener repercusiones en la prctica sobre las licencias de marcas. Se admite en general que el licenciatario debe respetar cierta normas e calidad establecidas por el titular de la marca. Promover la comercializacin y la venta de productos o servicios Las marcas son instrumentos esenciales en la comercializacin de bienes y servicios. Las marcas se emplean en las campaas publicitarias para estimular las ventas. Para cumplir dicha funcin una marca debe elegirse cuidadosamente. Debe ser suficientemente atractiva para el consumidor, crear inters e inspirar un sentimiento de confianza. SIGNOS CONSTITUIBLES EN MARCAS El signo que constituye la marca puede estar conformado por una o varias palabras, letras, nmeros, imgenes o dibujos. Tambin puede consistir en colores o combinaciones de colores, y en formas tridimensionales (marcas plsticas) de los productos mismos o de los envases o acondicionamiento de los productos. FUNDAMENTO DEL DERECHO DE MARCAS Ahora que tenemos una visin de lo que es una marca y de su funcines, veamos porque las marcas son protegidas y donde est el fundamento de este derecho. A lo largo de la historia del comercio se han adoptado diversas perspectivas en el estudio de la naturaleza jurdica de las marcas, llegndose a desarrollar teoras con conclusiones dismiles. Teora de asociacin del Derecho de Marcas a los Derechos Reales. A. Laborde , tratadista, sostuvo que la propiedad intelectual, dentro de la que se comprenda al Derecho de Marcas deba asimilarse al derecho real de propiedad, por cuanto comparte con este las mismas caractersticas esenciales, ser absoluto, exclusivo y directo.

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El derecho de propiedad puede darse tanto respecto de entidades corpreas como incorpreas . Este ltimo es el caso de las marcas, las que existen como entidades incorpreas, independientemente de su objetivacin fsica (por ejemplo se cuenta con el registro de la marca, pero no se usa) Esta entidad incorporal, al igual que sus similares corporales es el objeto de un derecho. Es necesario deliminar la amplitud de este derecho, para establecer si es identificable o asociable con la doctrina de los Derechos Reales Son aplicables los criterios mencionados sobre la propiedad en el Tema 1 del presente Manual.

Breuer Moreno, critica la mencionada teora, resaltando que en casi todos los derechos reales aparecen los mismos caracteres que en el derecho de propiedad, sin que ello implique que se trate de derechos de la misma naturaleza. Teora de la relacin de propiedad derivada Segn esta teora el titular de una marca tiene derechos sobre sta, como consecuencia directa de la propiedad que tiene sobre los productos que llevaban la marca. Los autores que sostuvieron esta teora, no tuvieron en cuenta que el derecho a la marca no se pierde cuando los productos han salido de manos del titular de la marca. Esto se debe a que, el derecho sobre la marca es independiente del derecho de propiedad sobre los productos. Adquirir el producto no quiere decir que se adquiera la marca. Teoras autonomistas Para explicar la naturaleza del Derecho de Marcas no basta ceirse a las clasificaciones tradicionales. En esta tarea de encontrar su verdadera naturaleza se han desarrollado muchas teoras y escogemos dos de ellas: Teora de los derechos intelectuales. El jurista belga Edmond Picard, en 1883 postul que tanto los derechos sobre la marca como los del inventor o autor no podan incluirse en la clsica divisin de REALES Y PERSONALES. Segn este estudioso, todo derecho se compone de tres elementos: OBJETO sobre el cual se ejerce SUJETO que lo ejerce RELACION JURDICA entre Sujeto y Objeto. Si queremos hacer una clasificacin de los derechos, solamente el OBJETO nos sirve para dicha clasificacin porque el SUJETO es siempre el mismo, o sea la persona. La RELACION JURDICA es infinitamente variable, por tanto solo queda el objeto.

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Ahora bien, si ese OBJETO est constituido por la COSAS del mundo material, estaremos en presencia de un derecho real. Si el OBJETO est constituido por las ACCIONES, sean positivas o negativas, de otras personas, estaremos en presencia de un derecho personal. En el caso concreto de las marcas el objeto son los PRODUCTOS DEL INTELECTO del hombre o esos valores emergentes de los signos distintivos, que no son cosas, ni dependen de la accin o inaccin de las personas, pero que sin embargo tienen un valor patrimonial evidente. De aqu emerge entonces la clsica denominacin de Derechos Intelectuales. Teora de los bienes inmateriales El jurista Kohler acepta la denominacin de los Derechos Intelectuales pero adelanta que las marcas no son protegidas porque se traten de productos intelectuales solamente, sino porque son bienes inmateriales, cuya presencia es traducible en dinero. El afirma que lo que en realidad se protege es el trabajo y el fruto del trabajo y que los bienes inmateriales a los que se refiere su teora, no son propiamente creaciones del intelecto, sino bienes que eran producto del trabajo: a saber el crdito de la marca la clientela que deben protegerse por el valor econmico que representan , aunque no sean obra de la inteligencia. En resumen, el Derecho de Marcas, tiene elementos del Derecho de Propiedad, as como de los aspectos propios de los Derechos Intelectuales y de all proviene la denominacin con la que modernamente conocemos al conjunto como Propiedad Intelectual. Ya se vi que las Patentes, los modelos de utilidad, los diseos industriales, las marcas, y la proteccin contra la competencia desleal, conforman el Derecho de Propiedad Industrial. En strictu sensu, entre los Derechos de Propiedad Industrial, solo el de patentes y el de modelos de utilidad y diseos industriales tienen en comn con el derecho de autor la finalidad de proteger la manifestacin externa de un acto de creacin intelectual y asegurar la obtencin de un beneficio econmico por su explotacin. La justificacin del derecho marcario, no se encuentra en la tutela de un acto de creacin: la marca es un distintivo, un smbolo destinado a quien es el responsable de los productos y servicios puestos a disposicin del pblico. EN EL CASO DE LAS MARCAS, LA PROTECCIN TIENE FUNDAMENTO EN LA NECESIDAD DE PREVENIR USOS COMPETITIVOS NO AUTORIZADOS DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS DE UNA EMPRESA POR PARTE DE OTRA.6
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LIPSZYC, Delia, Derecho de autor y derechos conexos- Ediciones UNESCO, 1993, Pg 15.

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TIPOS DE MARCAS Las marcas son signos distintivos que pueden agruparse en distintas categoras: Por la forma de expresin del signo Denominativas, grficas, mixtas, sonoras, olfativas, tridimensionales. Por la funcin del signo Marcas de productos, de servicios, colectivas, de certificacin Por su difusin Notorias, renombradas o famosas. Las marcas habitualmente son perceptibles. La perceptibilidad del signo se refiere a la impresin que causa en los sentidos. La marca denominativa no conlleva un tipo de letra especial, pueda estar integrada por una o ms letras, dgitos, nmeros, palabras, frases o combinaciones de ellos que constituyen un conjunto pronunciable. La marca puede estas conformada por una o ms palabras sin significacin en el idioma o cuyo significado los consumidores desconocen o no perciben. Ej. KODAK, CANNON. Se entiende por denominacin de fantasa, a toda aquella expresin caprichosa que como ya se dijo no tiene significado. Son denominaciones arbitrarias. Marcas grficas o figurativas Son marcas que constan de un diseo que puede ser abstracto o no, puede reflejar una letra, un nmero o una palabra o ms palabras escritas en una letra de tipo especial. Pueden estar formadas por figuras geomtricas o por un conjunto arbitrario de lneas y colores. Dentro de las marcas figurativas existen aquellas que evocan alguna actividad o concepto. Por ejemplo el jinete que juega al polo, o el caimn de LACOSTE Las marcas mixtas son aquellas que cuentan con una o ms palabras y adems con un diseo en combinacin. Por ejemplo NIKE o COCA-COLA . Marcas tridimensionales son aquellas constitudas por formas particulares de los envases, recipientes o embalajes u otro acondicionamiento de los productos o por la forma de los productos mismos. Tambin pueden constituir en las formas de los aparatos locales de expendio de los productos o de ofrecimiento de los servicios. Perceptibles tambin por el tacto.

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Marcas compuestas por colores Son aquellas constitudas por una combinacin de colores delimitados por una forma especfica. El color aisladamente considerado no se puede otorgar a nadie en exclusividad. Marcas sonoras o auditivas Las constituye un sonido o una combinacin de sonidos suficientemente distintivos y susceptibles de representacin grfica, por ejemplo una meloda cuyas notas pueden ser representadas, o reproducidas en otro procedimiento visual. Marcas olfativas Son aquellas constitudas por un olor suficientemente distintivo y susceptible de representacin grfica. Por la funcin del signo Marcas de productos y de servicios.- Aquellas que protegen productos o protegen servicios (hotelera, restaurantes, transporte areo, electricidad, etc.) Marcas colectivas (Arts. 180 al 184 de la Decisin 486) Son signos distintivos colectivosadoptado por una asociacin de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizacin o un grupo de personas legalmente establecidas y que sirve para distinguir los productos o servicios producidos o prestados por los miembros de la agrupacin respecto de otros similares. Marcas de certificacin o garanta Son signos que sirven para certificar o garantizar la calidad, caractersticas u otros factores relativos a los productos o servicios amparados por la marca. Se registra a nombre de la entidad que efecta la certificacin de calidad de acuerdo con las normas tcnicas. La entidad titular podr otorgar licencia de uso de la marca a cualquier persona natural o jurdica que ajuste su producto o servicio a los requerimientos cualitativos que el titular establece para ello. Si se trata de signos usados de conformidad con normas oficiales de los paises andinos, solo el organismo nacional competente en normas y calidad podr registrar estos signos como marcas. Por su uso y difusin Marcas notorias o notoriamente conocidas La marca notoriamente conocida es aquella que, como consecuencia de uso intensivo en el mercado en la publicidad se ha difundido ampliamente sin perder su fuerza distintiva ,

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siendo generalmente conocida al menos por los sectores interesados en el producto o servicio que la marca distingue. (Ej. PACEA, EL DEBER.) Marcas famosas o de renombre Son aquellas marcas que son conocidas por la mayora de los sectores consumidores, interesados o no y en una amplitud geogrfica importante. COCA-COLA , MARLBORO, VISA. TEMA 9 LEMAS, NOMBRES Y ROTULOS COMERCIALES LEMAS COMERCIALES Dentro de los signos distintivos protegidos por las normas de Propiedad Industrial se encuentran los denominados LEMAS COMERCIALES. Se entiende por lema comercial la combinacin de palabras o las expresiones que acompaan a una marca y que tienen como objetivo el destacar la misma, o alguna de sus cualidades. Ejemplos: COCA COLA - Ms y ms COLA COLA - La Chispa de la Vida BAVARIA - Famosa desde 1889 SOLOPERNO - Maestros en pernos BANCO MERCANTIL Un banco superior Aparentemente, el primer antecedente para la proteccin de los lemas comerciales, proviene de la interpretacin de una ley cubana de 1936. La ley cubana, como indica el tratadista Manuel Pachn,, protega como lema comercial los medios idneos para divulgar y promocionar los productos. Un lema poda estar constituido por una frase, una leyenda o combinaciones originales de palabras, que buscaban captar la atencin sobre ciertas cualidades de los productos. En Norteamrica se consideraba que los lemas comerciales, o slogans, o tambin entendidos como frases de propaganda, no deban estar protegidos por las disposiciones relativas a Derechos de Autor o a Propiedad Industrial, y deban regirse por el Common Law. Seguramente el legislador cubano de entonces tuvo en cuenta esta postura y consider ms bien necesario crear una proteccin particular incluida en las disposiciones de Propiedad Industrial.

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La mayor parte de las legislaciones de Propiedad Industrial actualmente, consideran la proteccin para estas frases de propaganda. En varios casos se las denomina SLOGANS. La Decisin en su Art. 175 define como lema comercial: La palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca Los aspectos a tener muy en cuenta con relacin a las normas comunitarias relativas a la proteccin de lemas comerciales son: A) La solicitud de registro de un lema comercial deber especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usar el lema. Ejemplo: si se solicita el lema comercial Ms y ms deber especificarse que dicho lema ser utilizado con relacin a la marca COCA-COLA. (Art. 176, Decisin 486). B) No sern registrables como lema comercial, la palabra o palabras que imiten las marcas utilizadas por productos de la competencia o denigren de dichas marcas o productos .

C) El lema comercial solo puede ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia. D) La vigencia del lema comercial, estar sujeta a la vigencia del signo marcario al cual se asocia. Esto significa que si la marca fuera declarada caduca, o nula por cualquier circunstancia, o no fuera oportunamente renovada, esta condicin arrastrar al lema comercial y su vigencia concluir junto con la vigencia de la marca. Sin embargo, si es el lema comercial el que fuera declarado caduco, nulo o no fuera renovado oportunamente, esta condicin no arrastrar al signo marcario que acompaa. NOMBRES COMERCIALES Se entiende por nombre comercial, el nombre, denominacin, designacin, sigla o signo con el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento de comercio. Cuando se constituye una empresa, y se le pone un nombre, este nombre es considerado la RAZON SOCIAL de la empresa y sobre la base de la razn social de la empresa se elaboran los documentos de constitucin, las inscripciones ante las autoridades tributarias, y fundamentalmente la inscripcin ante el Registro de Comercio.

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El Registro de Comercio, tiene la tarea de fiscalizar si la empresa ha cumplido con los requisitos exigidos para funcionar como tal, y le otorga personalidad jurdica otorgndole una matrcula de funcionamiento. Es frecuente que la Razn Social no sea exactamente el nombre con el cual la empresa se haga conocer en el mbito comercial. El nombre que la empresa adopta para hacerse conocer en el mercado y realizar sus actividades , se conoce como nombre comercial. Por ejemplo: Uno de los socios propietarios del restaurante Gringo Limn es el Sr. Lema, entre otros. La sociedad comercial puede registrarse con la denominacin Lema,Perez, Rodrguez S.R.L. El restaurant, o sea la actividad con la cual ellos operan comercialmente se llama GRINGO LIMON. Ese es su nombre comercial, porque nadie conoce al restaurant como Restaurant Lema; Perez, Rodrguez, S.R.L. Todos conocen el Restaurant como Gringo Limn. La Decisin 486 seala que el nombre comercial ser protegido por los Paises Miembros pudiendo ser registrado. En nuestro pas, se registran los Nombres Comerciales para obtener proteccin dentro del mbito de la propiedad industrial, y de hecho es aconsejable que as se proceda. Se hace hincapi en este aspecto porque es muy habitual que el comn ciudadano crea que por tener una empresa inscrita en el Registro de Comercio, el nombre de la misma est protegido y esto no es as. El Registro de Comercio no da derechos de propiedad intelectual sobre el nombre de la empresa. Para obtener exclusividad sobre el nombre de una empresa o nombre comercial se lo debe registrar ante la Direccin de Propiedad Industrial, ya que es una figura sobre la cual se adquieren derechos de propiedad industrial como un elemento identificador. El concepto de nombre comercial resulta entonces, un concepto amplio respecto de la razn social que se limita a expresar la denominacin con la cual ha nacido a la vida jurdica la empresa. El nombre comercial presenta una funcin bien definida: Servir de signo distintivo de la empresa en el mbito donde desarrolla sus actividades comercial independientemente de todos los cambios que pudieren producirse en el empresa, como por ejemplo cambio de socios, inclusin de los mismos, etc. En algunos casos podrn ser coincidentes la Razn Social y el Nombre Comercial, en otros no lo son: Ejemplo de coincidencia: Razn Social : Hansa Limitada Nombre Comercial : Hansa Ltda.. Ejemplo de no coincidencia:

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Razn social: Asbn Limitada Nombre Comercial: La Orqudea Cuando el nombre comercial se expresa en un letrero o en otra forma destinada a llamar la atencin del pblico circulante y a identificar visualmente su presencia, siendo para ello inclusive utiliza diseos, dibujos, logotipos u otros signos distintivos, estamos ante lo que se conoce como un Rtulo Comercial. (Nombre comercial que identifica el establecimiento fsico donde la empresa desarrolla actividades comerciales.) Ejemplo: El Rtulo Comercial del Lloyd Areo Boliviano puede ser solamente la figura estilizada del cndor con la sigla LAB, o sin ella y puede expresarse en un letrero visible sobre la puerta de sus oficinas. Volviendo al ejemplo del Gringo Limn, el Rtulo Comercial viene a ser el letrero que identifica sus diversos establecimientos. Por ejemplo el letrero del restaurant dice Gringo Limn, y a la vuelta tiene otro establecimiento que dice Gringo Limn Para Llevar. Estos son rtulos comerciales que identifican en un caso el lugar donde la gente puede entrar a servirse comida y en otro el lugar donde puede comprar comida para llevar. Ambos son Rtulos Comerciales, referidos a un Nombre Comercial (Gringo Limn) y que no deben confundirse con la Razn Social. (Lema, Perez, Rodrguez S.R.L. en nuestro ejemplo) La relacin entre Nombre Comercial y Rtulo Comercial es de gnero especie. TEMA 10 OPOSICIONES NULIDADES-CANCELACIONES Y CADUCIDADES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL OPOSICIONES Art. 146 de la Decisin 486.- La oposicin se presenta dentro de los treinta das hbiles posteriores a la fecha en que se puso en circulacin la Gaceta Oficial de Bolivia que contena la publicacin de la marca contra la cual se presenta la accin. Debe destacarse la posibilidad de oponerse a una solicitud local sobre la base de la solicitud o el registro de una marca existente cualquier otro pas de la Comunidad Andina. (Ver. Art. 147). Anteriormente, despus de la primera resolucin, se aplicaba analgicamente el procedimiento civil, con recurso de apelacin ante el superior en grado cuya resolucin conclua la va administrativa. Con la vigencia de la Ley Nro. 2431 de Procedimiento Adminsitrativo, ya no es necesario aplicar las normas del Cdigo de Procedimiento Civil, salvo para providencias menores no reguladas en el Procedimiento Administrativo. La oposicin resuelta por la autoridad administrativa es suceptible de los recursos de revocatoria y jerrquico, a cuya finalizacin

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habilitan la interposicin del recurso contencioso administrativo ante la Corte Suprema de Justicia. NULIDADES Las nulidades son consideradas en el Art. 172 de la Decisin 486. Lastimosamente la nulidad no ha sido tratada en forma extensa en la Decisin 486 por lo que corresponde en muchos aspectos la aplicacin de las normas relativas a nuestro procedimiento civil y nuestro Cdigo Civil. El aspecto ms destacable es que considera una causal de nulidad la obtencin del registro de mala fe, que es efectivamente una causal muy frecuente en materia de propiedad industrial. CANCELACIONES La Decisin 486 toma en cuenta las cancelaciones a partir del Artculo 165 cuando se refiere a la posibilidad de cancelar el registro de una marca por falta de uso. Este procedimiento tambin puede utilizarse como defensa en un procedimiento de oposicin interpuesto con base a una marca no usada. RENUNCIA AL REGISTRO La Decisin 486 prevee la posibilidad de renunciar al registro a partir del Art. 171. Este renuncia puede ser total o parcial. Surtir efecto a partir de su inscripcin ante la oficina nacional competente. CADUCIDADES En materia de patentes la caducidad se produce por falta de pago de las anualidades correspondientes, hasta el cumplimiento del plazo de 20 aos. En materia de marcas la caducidad se da por falta de renovacin. TEMA 11 NOMBRES DE DOMINIO Y DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (Estos apuntes han sido tomados de diferentes captulos de la Tesis de Grado de Shirley Rojas Urenda UCB 2001 Se reconocen los derechos de la autora y los de la Universidad Catlica Boliviana sobre el presente texto.) EL INTERNET Y LOS NOMBRES DE DOMINIO Por las innovaciones tecnolgicas, hoy en da se tiene un nuevo til campo denominado Internet y en consecuencia la utilizacin de los prcticos Nombres de Dominio, para el entendimiento humano. Los Nombres de Dominio vienen en suplencia de los nmeros IP.

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El Internet tuvo su origen en 1969, como un proyecto experimental de ARPA (Advanced Research Projet Agency) el cual fue llamado ARPANET. Esta red una computadoras y redes de computadoras de propiedad militar y laboratorios de Universidades, realizando investigaciones la para la seguridad nacional de E.U.A. Posteriormente cambi su nombre a DARPA Internet y luego solo INTERNET. El Internet no es una entidad fsica o tangible, sino una red gigante que interconecta innmumerables grupos de pequeas computadoras entrelazadas. Es una Red de Redes. Definir la naturaleza del Internet es tan difcil, por la imposibilidad de determinar su alcance y tamao en un momento determinado. Los nmeros IP Los nmeros IP, (Internet Protocol) corresponden a la direccin bajo la cual puede ser localizado un computador en el Internet, configuran una direccin del Internet. No hay una sola entidad, acadmica, corporativa, gubernamental, que administre el Internet. Existe y funciona como un resultado del hecho de que cientos de miles operadores de computadoras y redes de computacin independientemente decidieron usar datos comunes, e intercambiar informacin. No hay un lugar centralizado de almacenamiento, punto de control o canales de comunicacin para el Internet, y no sera tcnicamente factible para una sola entidad controlar toda la informacin transmitida por el Internet. Como explica el autor Manuel Desantes , hace algunos aos atrs, acadmicos de Estados Unidos propusieron sustituir por motivos prcticos, la sucesin de los cuatro bytes que configuran una direccin en el Internet mediante los nmeros IP, por una palabra compuesta por cualquier combinacin de letras, y tras tal expresin la fijacin de un punto y de una ruta, que puede ser genrica , com. org. net., que puede ser especial, edu, go, mil o que puede ser destinada a una comunidad territorial delimitada, bo, es, ar. No se tom en cuenta que estos llamados Nombres de Dominio, por sustitucin a los nmeros de direcciones, llegaran a constituir verdaderos ttulos cuya utilizacin en el mercado y las relaciones jurdicas en general, entraran en conflicto con las marcas, los derechos personales, los nombres, las siglas de organizaciones intergubernamentales , las denominaciones geogrficas, las denominaciones comunes internacionales, los logos, los derechos de autor, etc. (Desantes, 2000). CONCEPTO Y DEFINICION DE LOS NOMBRES DE DOMINIO Segn la Compaa Internacional de Registro de Dominios, Interdomain: Un dominio es una forma sencilla de localizar un computador en Internet pero adems garantiza la propia identidad. Al igual que en el mundo real existen diferentes formas de identificacin, como pueden ser los Nombres, las marcas, las huellas dactilares, o el ADN. El Dominio constituye un medio para identificarse.

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Los dominios surgidos como una herramienta para simplificar el acceso a los computadores que componen la red, se han convertido en uno de los elementos fundamentales de Internet y en una cuestin de prestigio. Gracias al sistema de nombres de dominio se hace posible la identificacin de los ordenadores en Internet de una forma fcil. Para la OMPI el nombre de dominio es la direccin humana propicia y ms favorable, en las computadoras que usualmente est representada en una forma que es fcil de recordar o de identificar. El autor Dupre lo define como una designacin memotcnica de una direccin en el Internet. Se entiende como significado de lo que quiere decir, que los Nombres de Dominio son designaciones pertenecientes al arte de la menemotcnica, el cual es el arte de aumentar las facultades y alcance de la memoria referida a la artificial, ya que dicho arte tambin es un mtodo para formar una memoria artificial. En cuanto al concepto, centrado a direcciones en el Internet. NATURALEZA JURDICA DE LOS NOMBRES DE DOMINIO Hasta el momento no se ha determinado la naturaleza jurdica de los nombres de dominio, cada cual recurre la solucin que ve ms pertinente. No se ha desarrollado ningn estudio profundo si se ha analizado dentro de cual rea del derecho correspondera su tratamiento. Por ahora, jurisprudencialmente se considerada al Nombre de Dominio simplemente como una Direccin pero para la mayora de los autores que abordan el tema, consideran que ha llegado a constituir un nuevo signo distintivo. Tendr que llegar el momento en que estudiadas las bases jurdicas, contemplados estudios tericos y doctrinales y analizada la experiencia y comportamiento del fenmeno se podr delimitar la naturaleza jurdica para darle reglamentacin y en su caso proteccin adecuadas. CARACTERISTICAS DE LOS NOMBRES DE DOMINIO UNICOS.- Como identifican un computador, no puede haber nombre de dominio repetido en la red. IDENTIFICADORES .- Permiten que ese computador sea identificado sin error alguno. (Echeverra 1999). FACILITADORES:- En vez de ser un tecnicismo funcional, constituyen la maneras ms conveniente para los usuarios del Internet de recordar, acceder a conectarse a la red y comunicarse con un determinado sitio web sin necesitar de recurrir al desciframiento de los nmeros IP que es la direccin numrica. Es por ello que las personas optan por algn tipo de palabra o secuencia de letras, que resulte de fcil manejo, y adems brinde la posibilidad de buscr expresiones que, de algn

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modo se puedan asociar fcilmente a la identidad, facilitanto as que la identificacin pueda ser recordada por las personas que intentan comunicarse con un determinado sitio web. RELACION EXISTENTE ENTRE LOS NOMBRES DE DOMINIO Y EL DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Constituye algo comn en nuestros das, investigar el significado del Internet en la vida cotidiana de las personas, y el impacto que esa revolucin tecnolgica est causando en las diversas actividades del hombre, ya sea en el entretenimiento, negocios, cultura, educacin y comunicacin. Las tradicionales fronteras tcnicas, que determinaban la clasificacin de las diversas expresiones humanas, pierden sentido, por la utilizacin de determinado medio, como es el espacio ciberntico, que est compuesto esencialmente de contenidos, es as que la utilizacin de los Nombres de Dominio domo medio, muchas veces, hace variar el contenido. La globalizacin de los mercados y la revolucin existente en los sistemas de comunicacin y en especial el protagonismo que ha tomado el internet en el mundo entero han llevado a personas, empresas, y entidades de distinta ndole a considerar el comercio electrnico, junto a la generacin de portales, y pginas web, como una herramienta fundamental para el desarrollo de sus actividades e interrelaciones, previndose que en el futuro inmediato gran parte de la actividad comercial e intercambio mundial de bienes se transar va Internet. La relacin que existe entre los Nombres de Dominio, por una parte y los Derechos de Propiedad Intelectual, por otra, ha provocado numerosos problemas. Los Nombres de Dominio intentan proveer de direcciones a las computadoras, que sean fcil de recordar e identificar, por ellos precisamente, han adquirido una existencia complementaria para los negocios, puesto que ya es comn el uso de direcciones electrnicas para publicitarlos, pero a diferencia de un nmero telefnico, que consiste en un lazo annimo de nmeros combinados, sin significado alguno, los Nombres de Dominio por tener el propsito de ser fciles de recordar e identificar, contienen algo adicional que puede relacionarse con el Nombre, o la Marca del negocio, o con los productos o servicios. Por tanto, nombres de dominio y signos distintivos de la propiedad intelectual desempean un papel muy importante en el rea comercial, compartiendo caractersticas comunes, as como tambin identificando diferencias muy importantes. LOS NOMBRES DE DOMINIO COMO SIGNOS DISTINTIVOS Existen muchas maneras de utilizar Dominios en Internet, ya que se puede diferenciar entre las utilizaciones comerciales y las no comerciales, as como tambin, entre la

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utilizacin de los Nombres de Dominio con el respaldo de un derecho y la utilizacin que no tiene dicho respaldo. La utilizacin es no comercial, cuando la misma no est relacionada o conectada con el comercio y carece de objetivos comerciales, stas pueden ser, la utilizacin de un Dominio, para un sitio privado que muestre fotos de familia, o tratarse de un grupo de discusin, un sitio de Internet dedicado solamente a fines caritativos, un sitio de Internet de un organismo no lucrativo, como un club deportivo, o un sitio de internet de un organismo gubernamental o administrativo que no participe en actividades comerciales. La utilizacin comercial se da cuando la actividad est relacionada con el comercio o con un fin comercial. El problema se suscita cuando esta utilizacin se realiza sin respaldo de un derecho otorgado que est referido a un nombre, una marca, un signo distintivo protegido por el derecho de propiedad intelectual. Por ejemplo, en lo relativo a la utilizacin de una marca como direccin electrnica, existen diferentes alternativas en cuando la utilizacin honesta o deshonesta, como ser: Habra un riesgo de confusin, an sin referirse a la similitud de los bienes y servicios, puesto que la similitud de los signos ser suficiente. Cuando el nombre de dominio no se utiliza para productos o servicios idnticos o similares al de una marca en el sentido jurdico, en general se niega un riesgo de uso deshonesto. El riesgo de confusin se determina en lo relativo al contenido del sitio de Internet designado por el Nombre de Dominio, cuando existe una relacin estrecha entre el dominio, los productos o servicios que se publicitan, que se ofrecen o se entregan y una determinada marca, sera una verdadera identificacin, as se tendra una utilizacin deshonesta de este dominio. La acomodacin de los Nombres de Dominio en el ordenamiento jurdico, est siendo perturbada por algunos problemas que corresponden la naturaleza misma de ese nuevo fenmeno y el tratamiento que se le est dando internacionalmente. Originados y destinados a simples funciones de indicadores, los nombres de dominio asumieron otra funcin, entremezclndose con los dems signos distintivos nacidos en el mundo real, que forman un territorio autnomo dentro de un determinado Estado. Sin ser invitado el nombre de dominio ingres en el sistema de seales utilizadas por los empresarios. Por esa razn, por se un intruso, perturba la estructura normativa a la que se someten los Derechos de Propiedad Intelectual. Los nombres de dominio corresponden a las direcciones de computadores conectados al internet, su funcin consiste en asegurar que los usuarios puedan enviar correos electrnicos y visitar sitios web. Para una empresa, organizacin o persona, un nombre de

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dominio es similar al registro de propiedad de una marca. Una vez registrado el nombre, nadie ms podr usarlo. Existen muchas compaas con nombres similares y solo una podr tener en forma nica y exclusiva la posibilidad de usar el nombre y mantener la presencia en Internet. Analizando los dominios con relacin a su importancia en el manejo empresarial, se observa que el nombre de la empresa es sin duda uno de los principales activos de la misma, de este modo la gente puede recordar, e identificar la procedencia de sus productos o sus servicios, su nombre es el nombre que se usa para hacer publicidad. As, la eleccin del nombre de dominio es por tanto, una de las principales decisiones que se deben tomar a la hora de crear una empresa, por ello su proteccin reviste de gran importancia. A la hora de decidir el nombre de dominio que se utilizar, se debe tener en cuenta el uso que se dar al dominio, as como la proteccin de la empresa o de sus productos y servicios. TEMA 12 CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE MARCAS CONVENIO DE PARIS El Convenio de Paris, o Convenio para la proteccin de la Propiedad Industrial aplicable a los miembros de la Unin de Paris, como hemos visto ya en el tema de Patentes, expresa principios que son de cumplimiento obligatorio entre los miembros de la Unin. Destacamos los siguientes aspectos entre ellos: Trato nacional a los nacionales de los pases de la Unin. Prioridad Servicios Nacionales especiales para la Propiedad Industrial.

DECISION 486 Norma comunitaria supranacional referida al rgimen comn sobre propiedad industrial aplicable en forma preferente en los pases del CAN (COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES). Sustituy la Decisin 344. Se destaca lo siguiente: Concuerdan sus disposiciones con las del Convenio de Paris, y con la mayora de los standares expresados en los Adpic. Adems de los institutos tradicionales de la propiedad industrial, patentes, modelos de utilidad, diseos industriales, marcas de fbrica y servicios, etc. incluye la proteccin de los esquemas de trazado de circuitos integrados. Trata de las indicaciones geogrficas , denominaciones de origen e indicaciones de procedencia. Regula los signos distintivos notoriamente conocidos.

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Incluye un ttulo entero sobre infraccin de derechos.

ACUERDOS SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ACUERDO SOBRE LOS ADPIC) Ver el tema de la OMC que figura en anteriores entregas. Se deben destacar en los ADPIC los siguientes aspectos: Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual Procedimientos y recursos civiles y administrativos Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera. Prevencin y solucin de diferencias.

LA MARCA COMUNITARIA EN EUROPA La marca comunitaria es el nico sistema de derechos de propiedad intelectual que proporciona proteccin unitaria a las marcas en toda la Unin Europea. La Oficina de Armonizacin del Mercado Interno, ubicada en Alicante , Espaa se encarga de administrar el sistema de la marca comunitaria. De hecho, es un sistema regional que comprende todos los estados miembros de la Unin Europea. El aspecto ms singular del sistema de la marca comunitaria es su carcter unitario, lo que supone que los quince Estados miembros son tratados , desde este punto de vista , como un territorio nico. En abril de 1996 la OAMI abri sus puertas a los ciudadanos y a las empresas de prcticamente todo el mundo que queran proteger sus marcas en la Unin Europea. Se iniciaba, as una nueva etapa caracterstica , especialmente por la creacin de un nuevo servicio dirigido a facilitar la puesta en marca del mercado interior en Europa y a reforzar la transparencia de ese mercado. Se debe destacar: La marca comunitaria permite a una empresa que desea proteger su marca en toda la Unin Europea alcanzar este objetivo presentando una nica solicitud. Toda persona o empresa de cualquier parte del mundo puede solicitar una marca comunitaria. SE trata de un sistema liberal que permite proteger en Europa las marcas de las empresas de todo el mundo. Se puede presentar una solicitud utilizando uno de los once idiomas oficiales de la Unin Europea: Alemn, dans, espaol, finlands, francs, griego, ingls, italiano, neerlands, portugs y sueco. Las tasas se pagan en euros. Una empresa que desea presentar una solicitud de marca comunitaria no necesita haber solicitado o registrado previamente una marca nacional.

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Todo lo que ocurra con la marca comunitaria tendr efecto en todos los pases de la Unin Europea.As el registro, la transferencia y la renuncia tendrn validez automticamente en todos los Estados miembros.

El TLT (Trademark Law Treaty) Es uno de los tratados administrados por la OMPI tendientes la uniformizacin de ciertos trmites y procedimientos entre los pases. Junto con el Arreglo de Niza para la Clasificacin de Productos y Servicios el Tratado de Derecho de Marcas es un ejemplo claro de tratados tendientes a la armonizacin de legislacin nacional. Bolivia no es parte de este tratado que pretende simplificar y uniformar los trmites y recursos. TEMA 13 EL TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA (Estos apuntes han sido tomados del cuarto panel de tesis del Sr. Ricardo Ardiles Moreno. Se reconocen los derechos intelectuales del autor sobre el contenido de los mismos, as como los de la Universidad Catlica Boliviana) LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN) La Comunidad Andina es una organizacin subregional con personera jurdica internacional. Se encuentra constituda apor Bolivia, Colombia, Ecuador, Per y Venezuela, adems se encuentra compuesta por rganos e instituciones del Sistema Andino de Integracin (Sai). El Sai est conformado por rganos e instituciones que trabajan en forma conjunta, vinculados entre s, que tiene por finalidad objetivos idnticos: consolidar la integracin subregional andina, promover su proyeccin externa y vigorizar otras acciones inherentes al proceso. EL TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA Es el rgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, integrado por cinco Magistrados representantes de cada uno de los pases miembros, con competencia territorial en los cinco pases y con sede permanente en Quito, Ecuador. Este Tribunal efecta el control de la legalidad de las normas comunitarias, mediante : la accin de nulidad

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la interpretacin prejudicial de las normas que conforman el ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina. Dirime las controversias.

Una de las principales funciones que tiene el Tribunal de conformidad al Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sus Artculos 38 y 39 que literalmente sealan: Es la de dirimir mediante el arbitraje las controversias que se susciten por la aplicacin o interpretacin de contratos, convenios o acuerdo, suscritos entre rganos e instituciones del Sistema Andino de integracin o entre estos y terceros cuando las partes as lo acuerden. Los tribunales podrn acordar someter a arbitraje por el tribunal, las controversias que se susciten por la aplicacin o interpretacin de aspectos contenidos en contratos de carcter privado y regidos por el ordenamiento jurdico de la Comunidad Andina. A eleccin de las partes el Tribunal emitir su laudo, ya sea en derecho o ya sea en equidad, y ser obligatorio, inapelable y constituir ttulo legal y suficiente para solicitar su ejecucin conforme a las disposiciones internas de cada pas miembro.

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