USO FULL - Comentarios A La Ley de Marcas. Todo Sobre La Nueva Ley de Marcas

COMENTARIOS A LA LEY DE MARCAS
AUTORES 2002 Salvador Ferrandis Gonzlez Antonio Selas Colorado Jos Abad Revenga
PINT RUIZ & DEL VALLE

Abogados & Economistas
EDITOR Difusin Jurdica y Temas de Actualidad, S.A. Consell de Cent, 413-415 08009 BARCELONA Tel. 93 246 93 88 - Fax 93 232 16 11 E-mail: info@difusionjuridica.com NIF: A-59888172 Depsito Legal: B-21376/2002 ISBN: 84-95545-28-4 DISEO Y MAQUETACIN Armand Grcia Salas David Pulido Vicente IMPRESIN Grup 4, S.A. No est permitida la reproduccin de esta obra, ni su transmisin en forma o medio alguno, sea electrnico, mecnico, fotocopia, o de cualquier otro tipo sin el permiso previo y por escrito del editor. DIFUSIN JURDICA Y TEMAS DE ACTUALIDAD, S.A. no comparte necesariamente los criterios manifestados por los autores en los trabajos publicados. La informacin contenida en esta publicacin constituye nicamente, y salvo error u omisin involuntarios, la opinin del autor con arreglo a su leal saber y entender, opinin que subordina tanto a los criterios que la jurisprudencia establezca, como a cualquier otro criterio mejor fundado. Ni el editor, ni el autor, pueden responsabilizarse de las consecuencias, favorables o desfavorables, de actuaciones basadas en las opiniones o informaciones contenidas en esta publicacin.
COMENTARIOS A LA LEY DE MARCAS

Salvador Ferrandis Gonzlez Antonio Selas Colorado Jos Abad Revenga
-Abogados-
PINT RUIZ & DEL VALLE

Abogados & Economistas
Comentarios a la Ley de Marcas
PRLOGO
Cuando una persona debe pronunciar una conferencia, suele recurrir a otra que lo presente, aunque la presentacin no sea precisa. Del mismo modo, es frecuente que cuando alguien publica un libro, recabe que otra persona efecte la presentacin de la correspondiente obra cientfica, aunque igualmente- no resulte necesario. En este caso, mi amigo Javier del Valle (prestigioso Letrado) me solicita que redacte el prlogo de estos Comentarios a la Ley de Marcas; tarea que acepto gustoso por varios motivos. En primer lugar, por la amistad que me une con este Abogado, que ha consagrado su vida profesional al Derecho de la Propiedad Industrial. Y, en segundo lugar, porque la nueva Ley de Marcas de 7 de Diciembre de 2.001 -objeto de este libro- merece la atencin de cualquier jurista, que se dedique al Derecho de la Propiedad Industrial. Sin duda alguna, la Ley de Marcas de 1.988 necesitaba un aggiornamento; sin embargo, nuestro legislador prefiri derogar la misma y promulgar una nueva Ley. En apoyo de esta promulgacin se han esgrimido varios argumentos: la adaptacin del Derecho espaol a la primera Directiva Comunitaria sobre Marcas de 21 de Diciembre de 1.988; la incorporacin a nuestro Ordenamiento del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relativos al comercio internacional (ADPIC) y, finalmente, la incorporacin del Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento. No obstante, tampoco cabe olvidar un objetivo ulterior, a la hora de promulgar la nueva Ley de Marcas: el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de Junio de 1.999, que declar la inconstitucionalidad de algunos preceptos de la anterior Ley de Marcas. Pues bien, el libro que prologamos sigue como no poda suceder de otra manera- el esquema de la nueva Ley de Marcas. A travs de los diez ttulos que integran esta Ley, se analizan -de manera individualizada- los correspondientes artculos. A lo largo de esta obra no slo se efecta un
-5-
minucioso anlisis de las correspondientes disposiciones, sino que tambin se van destacando las novedades que introduce la Ley de Marcas. As, al comentar el Art. 1 -mbito objetivo de la Ley- se subraya la desaparicin del rtulo de establecimiento. De suerte que la nueva Ley de Marcas slo va a regular dos signos distintivos: la marca y el nombre comercial. Por lo dems, en punto al concepto de marca, la nueva Ley, siguiendo el sistema mixto, define la marca y completa el concepto de este signo distintivo, con un catlogo abierto de signos que, prima facie, se consideran ms apropiados para ser registrados como marca. En todo caso, me llama la atencin el seguimiento que se efecta respecto al Derecho Comunitario o, por mejor decir, del Reglamento sobre la marca comunitaria. Si seguimos pasando revista a la obra que prologamos, observamos como al analizar el Art. 20 de la nueva Ley, se destaca la desaparicin del examen de oficio, que efectuaba la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, en relacin a las prohibiciones relativas. Aunque los autores no parecen ser crticos con esta supresin, es innegable que el examen de oficio global que vena efectuando hasta la fecha la citada Oficina Espaola de Patentes y Marcas- incrementaba el nivel de proteccin de las pequeas empresas; as como de los consumidores. En efecto, se aseguraba que no conviviran en el mercado signos que, por su identidad o semejanza, pudiesen originar un riesgo de confusin. Confiemos en que el nuevo sistema, aunque es muy dudoso, mantenga esos niveles de proteccin. En punto al procedimiento de registro, se efecta un anlisis de la figura de la restitutio in integrum (restablecimiento de derechos); figura novedosa en nuestro Derecho de Marcas. Tambin resulta novedosa la suspensin del procedimiento de tramitacin de la marca, cuando la oposicin se basa en una simple solicitud de registro, o cuando se hubiese entablado una accin reivindicatoria, de nulidad o de caducidad contra la marca oponente. En fin, representa una innovacin en el Ttulo III la admisin del arbitraje, como medio de solventar eventuales oposiciones apoyndose en las
-6-
Prlogo
prohibiciones relativas- que se formulen frente a la solicitud de registro de marca. Si la actividad desarrollada por la Oficina Espaola de Patentes y Marcas no incurre en dilaciones, tal vez esta importante novedad del arbitraje no tenga mucho xito. De todos modos, no hay que olvidar que el arbitraje podra contribuir a disminuir el nmero de recursos contencioso-administrativos en materia de marcas: la mayor parte de estos litigios encuentran su raz en el conflicto entre la marca que se pretende registrar y otra marca preexistente. Si nos trasladamos al Ttulo V de la Ley de Marcas, relativo al contenido del derecho de marca, vemos que en esta obra se subraya la tendencia a reforzar la proteccin que se dispensa a la marca renombrada, en el mbito del contenido del derecho de exclusiva. En efecto, en el Art. 34 de la nueva Ley, se consagra una excepcin a la regla de la especialidad: este principio no se aplica al perfilar el contenido del derecho de exclusiva sobre una marca renombrada. Marca que es definida en el Art. 8 de la Ley, diferencindola de la marca notoria. Ahora bien, en relacin con el contenido del derecho de marca hay que destacar que en materia de accionesse ha reforzado la posicin del titular de la marca. En efecto, el Art. 43 prev la indemnizacin del 1% de la cifra de negocio realizada por el infractor, sin necesidad de prueba alguna. Este precepto, que quiebra la tesis jurisprudencial mantenida por el Tribunal Supremo, segn la cual hay que probar la existencia de los daos y perjuicios, ser objeto en el futuro de mltiples controversias. En este Ttulo V , concretamente en el Captulo IV , se contempla la marca como objeto del derecho de propiedad. Despus de considerar el principio de la cesin libre de la marca, el Art. 47 consagra una excepcin al mismo: la transmisin in totum de la empresa. En este caso, el empresario transmitente de la totalidad de la empresa no puede reservarse la titularidad de las marcas, salvo que as se haya pactado expresamente. Por lo dems, no hay que olvidar que, a la hora de solicitar la inscripcin de modificacin de derechos de marcas, ya no es necesario aportar el documento pblico, sino que puede aportarse un documento privado e
-7-
incluso un documento de transferencia; circunstancia que en determinados casos- no facilita la transparencia contractual. En fin, debemos subrayar que estos Comentarios a la Ley de Marcas, tienen una finalidad eminentemente prctica. Los mismos han sido redactados por Abogados que, cotidianamente, tienen que enfrentarse ante los Tribunales de Justicia, con problemas derivados del Derecho de Marcas. Por eso, al estudiar cada artculo exponen los diferentes problemas que el mismo plantea, apoyndose en las correspondientes citas doctrinales o jurisprudenciales. Y, a este respecto, hay que destacar que los autores del Comentario han efectuado una seleccin de la doctrina, as como de las sentencias, a la hora de redactar el mismo. Es ms: incluso manejan documentos de gran inters; como por ejemplo, el Diario de Sesiones del Congreso, en el que se recogan intervenciones de diversos especialistas sobre el Proyecto de Ley de Marcas. En suma, el libro prologado resultar de utilidad no slo para Magistrados, Jueces, Abogados y funcionarios, que cada da tienen que resolver los problemas que se suscitan en el mundo de las marcas. Tambin, cualquier estudioso del Derecho de Marcas y del Derecho de la Propiedad Industrial, encontrar en estos Comentarios a la Ley de Marcas interesantes opiniones, que sin duda alguna- contribuyen a esclarecer los problemas en esta materia. Por eso, slo me resta felicitar a los autores de esta obra, ya que con la misma se enriquece la bibliografa en este importantsimo sector del Derecho de la Propiedad Industrial.
Prof. Dr. Carlos Lema Devesa
-8-
ndice
NDICE GENERAL
Abreviaturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
TTULO I
Disposiciones generales
Artculo 1. mbito de aplicacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Artculo 2. Adquisicin del derecho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Artculo 3. Legitimacin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
TTULO II
Concepto de marca y prohibiciones de registro
CAPTULO I. Concepto de marca
Artculo 4. Concepto de marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
CAPTULO II. Prohibiciones absolutas

Artculo 5. Prohibiciones absolutas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
CAPTULO III. Prohibiciones relativas

Artculo 6. Marcas anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Artculo 7. Nombres comerciales anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Artculo 8. Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Artculo 9. Otros derechos anteriores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Artculo 10. Marcas de agentes o representantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
-9-
TTULO III
Solicitud y procedimiento de registro
CAPTULO I. Solicitud de registro
Artculo 11. Presentacin de la solicitud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Artculo 12. Requisitos de la solicitud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Artculo 13. Fecha de presentacin de la solicitud. . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Artculo 14. Derecho de prioridad unionista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Artculo 15. Prioridad de exposicin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
CAPTULO II. Procedimiento de registro

Artculo 16. Examen de admisibilidad y de forma. . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Artculo 17. Remisin de la solicitud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Artculo 18. Publicacin de la solicitud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Artculo 19. Oposiciones y observaciones de terceros. . . . . . . . . . . . . . . 112 Artculo 20. Examen de fondo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Artculo 21. Suspensin de la solicitud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Artculo 22. Resolucin de la solicitud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
CAPTULO III. Disposiciones generales sobre el procedimiento

Artculo 23. Retirada, limitacin y modificacin de la solicitud. . . . . . . . 121 Artculo 24. Divisin de la solicitud o del registro de la marca. . . . . . . . 124 Artculo 25. Restablecimiento de derechos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Artculo 26. Suspensin de procedimientos de tramitacin. . . . . . . . . . . 133 Artculo 27. Revisin de actos en va administrativa. . . . . . . . . . . . . . . . 137 Artculo 28. Arbitraje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Artculo 29. Notificaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Artculo 30. Consulta pblica de expedientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
- 10 -
ndice
TTULO IV
Duracin, renovacin y modificacin de la marca registrada
Artculo 31. Duracin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Artculo 32. Renovacin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Artculo 33. Modificacin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
TTULO V
Contenido del derecho de marca
CAPTULO I. Efectos del registro de la marca y de su solicitud
Artculo 34. Derechos conferidos por la marca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Artculo 35. Reproduccin de la marca en diccionarios. . . . . . . . . . . . . . 171 Artculo 36. Agotamiento del derecho de marca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Artculo 37. Limitaciones del derecho de marca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Artculo 38. Proteccin provisional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
CAPTULO II. Obligacin de uso de la marca

Artculo 39. Uso de la marca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
CAPTULO III. Acciones por violacin del derecho de marca

Artculo 40. Posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales. . . . . . . . . 189 Artculo 41. Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca. . . 193 Artculo 42. Presupuestos de la indemnizacin de daos y perjuicios. . . . 198 Artculo 43. Clculo de la indemnizacin de daos y perjuicios. . . . . . . . 200 Artculo 44. Indemnizaciones coercitivas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Artculo 45. Prescripcin de acciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
- 11 -
CAPTULO IV. La marca como objeto de derecho de propiedad

Artculo 46. Principios generales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Artculo 47. Transmisin de la marca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Artculo 48. Licencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Artculo 49. Solicitud de inscripcin de las modificaciones de derechos. . 221 Artculo 50. Procedimiento de inscripcin de las modificaciones de derechos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
TTULO VI
Nulidad de la marca
CAPTULO I. Nulidad
Artculo 51. Causas de nulidad absoluta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Artculo 52. Causas de nulidad relativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Artculo 53. Extensin de la excepcin de cosa juzgada. . . . . . . . . . . . . . 253 Artculo 54. Efectos de la declaracin de nulidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
CAPTULO II. Caducidad

Artculo 55. Caducidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Artculo 56. Caducidad por falta de renovacin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Artculo 57. Renuncia de la marca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Artculo 58. Caducidad por falta de uso de la marca. . . . . . . . . . . . . . . . 272
CAPTULO III. Disposiciones comunes

Artculo 59. Legitimacin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Artculo 60. Nulidad y caducidad parcial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Artculo 61. Anotaciones registrales y ejecutividad y comunicacin de sentencias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
- 12 -
ndice
TTULO VII
Marcas colectivas y marcas de garanta
CAPTULO I. Marcas colectivas
Artculo 62. Concepto y titularidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Artculo 63. Reglamento de uso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Artculo 64. Denegacin de la solicitud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Artculo 65. Modificacin del reglamento de uso. . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Artculo 66. Causas de nulidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Artculo 67. Causas de caducidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
CAPTULO II. Marcas de garanta

Artculo 68. Concepto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Artculo 69. Reglamento de uso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Artculo 70. Denegacin de la solicitud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Artculo 71. Modificacin del reglamento de uso. . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Artculo 72. Causas de nulidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Artculo 73. Causas de caducidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
CAPTULO III. Disposiciones comunes

Artculo 74. Carcter pblico del reglamento de uso. . . . . . . . . . . . . . . . 334 Artculo 75. Uso de la marca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Artculo 76. Ejercicio de acciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Artculo 77. Prohibicin temporal de registrar marcas colectivas o de garanta canceladas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Artculo 78. Normas aplicables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
- 13 -
TTULO VIII
Marcas internacionales
Artculo 79. Solicitud de extensin territorial a Espaa. . . . . . . . . . . . . . 347 Artculo 80. Denegacin y concesin de la proteccin en Espaa. . . . . . 349 Artculo 81. Presentacin de la solicitud de registro internacional. . . . . . 351 Artculo 82. Examen preliminar de la solicitud internacional. . . . . . . . . . 353 Artculo 83. Transformacin de un registro internacional. . . . . . . . . . . . 356
TTULO IX
Marcas comunitarias
Artculo 84. Presentacin de una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina Espaola de Patentes y Marcas. . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Artculo 85. Declaracin posterior de la caducidad o nulidad. . . . . . . . . 363 Artculo 86. Transformacin de la marca comunitaria. . . . . . . . . . . . . . . 367
TTULO X
Nombres comerciales
Artculo 87. Concepto y normas aplicables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 Artculo 88. Prohibiciones de registro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 Artculo 89. Clasificacin y tasas aplicables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 Artculo 90. Derechos conferidos por el registro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 Artculo 91. Nulidad y caducidad del nombre comercial. . . . . . . . . . . . . 394
- 14 -
ndice
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Jurisdiccin y normas procesales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Segunda. Tasas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Tercera. Modificacin de la Ley de Patentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 Cuarta. Cumplimiento de trmites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 Quinta. Plazos de resolucin de los procedimientos. . . . . . . . . . . . . . . . 405 Sexta. Boletn Oficial de la Propiedad Industrial. . . . . . . . . . . . . . . . . 407 Sptima. Aplicacin del restablecimiento de derechos a las dems modalidades registrales de propiedad industrial. . . . . . . . . . . . . . . . . 408 Octava. Utilizacin de medios electrnicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 Novena. Comunicacin de signos protegidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 Dcima. Rgimen contractual y presupuestario de las consultas a bases de datos efectuadas por la Oficina Espaola de Patentes Marcas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 Undcima. Prestacin de servicios de informacin por medio de redes de comunicacin telemtica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 Duodcima. Aplicacin de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 Decimotercera. Modificacin de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creacin del Organismo Autnomo Registro de la Propiedad Industrial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 Decimocuarta. Prohibicin de otorgamiento de denominaciones de personas jurdicas que puedan originar confusin con una marca o nombre comercial notorios o renombrados. . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 Decimoquinta. Cooperacin de la Oficina Espaola de Patentes y Marcas con Organizaciones Internacionales y Oficinas extranjeras. . 419 Decimosexta. Proyecto de Ley de nombres de dominio en la red. . . . . . . 420 Decimosptima. Extincin de sociedades por violacin del derecho de marca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 Decimoctava. Proyecto de Ley de denominaciones de personas jurdicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Decimonovena. Proyecto de Ley de denominaciones de origen e indicaciones geogrficas protegidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
- 15 -
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Rgimen transitorio de los procedimientos. . . . . . . . . . . . . . . . 429 Segunda. Aplicacin de la presente Ley a los derechos ya registrados. . . . 431 Tercera. Rgimen transitorio de los rtulos de establecimiento registrados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 Cuarta. Proteccin extrarregistral de los rtulos de establecimiento definitivamente cancelados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 Quinta. Inicio de las actividades registrales de los rganos competentes de las Comunidades Autnomas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 Sexta. Clasificacin de los nombres comerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 Sptima. Fusin de registros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 Octava. Caducidad por falta de pago de quinquenios. . . . . . . . . . . . . . . 446
DISPOSICIN DEROGATORIA
nica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Ttulo competencial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 Segunda. Desarrollo de la Ley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Tercera. Entrada en vigor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
- 16 -
Avebriaturas
ABREVIATURAS
ADI ADPIC ALM BOPI CUP DM
INDO OEP OEPM OMPI RM
RCM
Actas de Derecho Industrial Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el comercio Anterior Ley de Marcas (Ley 32/1988) Boletn Oficial de la Propiedad Industrial Convenio de la Unin de Pars Directiva de Marcas (Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproxima cin de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, 89/104/CEE) Instituto Nacional de Denominaciones de Origen Oficina Europea de Patentes Oficina Espaola de Patentes y Marcas Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual Reglamento de Marcas (Reglamento para la ejecu cin de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas) Reglamento de Marca Comunitaria
- 17 -
TTULO I
Artculo 1
TTULO I*
Artculo 1. mbito de aplicacin
1. Para la proteccin de los signos distintivos se concedern, de acuerdo con la presente Ley, los siguientes derechos de propiedad industrial: Las marcas. Los nombres comerciales. 2. La solicitud, la concesin y los dems actos o negocios jurdicos que afecten a los derechos sealados en el apartado anterior se inscribirn en el Registro de Marcas, segn lo previsto en esta Ley y en su Reglamento. 3. El Registro de Marcas tendr carcter nico en todo el territorio nacional y su llevanza corresponder a la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, sin perjuicio de las competencias que en materia de ejecucin de la legislacin de propiedad industrial corresponden a las Comunidades Autnomas, segn se desarrolla en esta Ley.
El artculo Primero de la Nueva Ley de Marcas viene a delimitar el mbito o extensin de esta ley. As el apartado primero fija el mbito objetivo -los signos distintivos regulados por la nueva Ley-, mientras que el tercer apartado hacen referencia al mbito territorial, que comprende el conjunto del Estado espaol1, aunque aprovecha para recordar las competencia de ejecucin de las Comunidades Autnomas en materia de marcas2.
* 1.
Por Jos Abad Revenga El artculo 149.1.9 de la Constitucin Espaola establece la competencia exclusiva del Estado en cuanto a la legislacin en materia de Propiedad Industrial (Primer prrafo de la exposicin de motivos). Como luego veremos la sentencia del Tribunal 103/99 ya delimit, con respecto a la anterior Ley 32/88 de Marcas, las competencias de ejecucin que en materia de signos distintivos ostentan las Comunidades Autnomas. - 21 -
2.
Por otro lado, el apartado segundo recuerda el principio registral de nuestro derecho de marcas y la existencia de un nico registro para todo el territorio nacional. mbito objetivo. La desaparicin del rtulo de establecimiento.Siguiendo el ejemplo de su predecesora, la Ley 32/88 de 10 de noviembre, la nueva norma sobre signos distintivos vuelve a adoptar el ttulo de "Ley de Marcas" demostrando la prevalencia de esta figura respecto al resto de los signos distintivos. Pese a su ttulo, la nueva Ley de Marcas contempla dos modalidades de derechos de Propiedad Industrial; la Marca y el Nombre Comercial. Por tanto, podemos observar una primera novedad que se presenta respecto a la Ley de 1988; La desaparicin de la figura del Rtulo de Establecimiento como signo distintivo registral, si bien conservando un cierto grado de proteccin3. La desaparicin del Rtulo de Establecimiento viene dada por su incompatibilidad con la realidad econmica actual. La existencia de derechos de propiedad industrial de alcance municipal parece poco adecuada para una sociedad donde el comercio est cada vez ms internacionalizado y donde las nuevas tecnologas eliminan las fronteras entre los mercados nacionales. La tendencia a potenciar la marca de carcter internacional y supranacional tiene como contrapartida la eliminacin de signos distintivos de corte local. En este sentido, los motivos que han dado lugar a la desaparicin del Rtulo de Establecimiento como signo distintivo registral fueron resumidos por la Ministra de Ciencia y Tecnologa, D Ana Biruls Bertrn4 en su presentacin del Proyecto de Ley ante el Congreso de los Diputados y pueden resumirse en los siguientes puntos;
3 4 Respecto al rgimen transitorio y la proteccin de los Rtulos de Establecimiento ver las Disposiciones Transitorias 3 y 4 y su comentario. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Nm. 75 de 5 de abril de 2001 (Pag. 3760 y siguientes). - 22 -
Artculo 1
A) Por suponer una gran distorsin del mercado al constituir un impedimento para la concesin de signos distintivos de mbito nacional. B) Por ser perfectamente sustituibles por marcas de servicio. C) Por carecer de arraigo en Derecho comparado. El Registro de Marcas Este artculo primero viene a recordar el carcter registral5 del derecho sobre signos distintivos de Propiedad Industrial. Se mantiene un nico registro unitario de Marcas para todo el territorio del Estado Espaol y la potestad sobre este registro se mantiene a favor de la Oficina Espaola de Patentes y Marcas. La unidad de registro para todo el Estado Espaol ya fue resuelta de manera afirmativa por la Sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de junio de 19996, que delimita el reparto competencial en materia de propiedad industrial entre las Comunidades Autnomas y el Estado. Esta sentencia, cuyo cumplimiento es uno de los motivos de reforma de la Ley7, estableci que dado el carcter suprautonmico de los derechos marcarios no podan constituirse registros de signos distintivos de alcance autonmico sino que deba mantenerse un registro de alcance estatal. Reparto de Competencias El apartado tercero del artculo primero viene a tratar la cesin de ciertas competencias sobre la materia a las Comunidades Autnomas. En efecto, con la Ley 32/88 de Marcas, las funciones de las Comunidades Autnomas en materia marcaria se limitaban a la admisin de solicitudes8.
5 6 7 8 En los artculos 2, 6.2.d, 9 (por remisin al 8 del CUP), 10 y 34.5 de esta Ley se establecen las excepciones a este carcter registral del derecho de marcas. Fundamento de Derecho Sexto de la Sentencia del Tribunal Constitucional N 103/1999, de 3 de junio de 1999. Prrafo segundo de la exposicin de motivos de la Ley. Artculo 15 de la Ley 32/88 de Marcas modificado parcialmente por eL R.D. 441/94 de 11 de marzo de Propiedad Industrial y por la sentencia del Tribunal Constitucional N 103/99 de 3 de junio. - 23 -
Con la nueva Ley se amplan las facultades de las Comunidades respecto a los procedimientos de renuncia, renovacin y modificacin de marcas y nombres comerciales. Respecto al Rtulo de Establecimiento9, se otorga competencia plena a las Comunidades Autnomas en cuestin de renovacin y periodo de vigencia, salvo cuando el rtulo cubra territorios comprendidos en distintas Comunidades Autnomas, en cuyo caso la competencia se mantiene a favor de la Oficina Espaola de Patentes y Marcas.
Disposicin Transitoria Tercera. - 24 -
Artculo 2
Artculo 2. Adquisicin del derecho.

1. El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro vlidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley. 2. Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violacin de una obligacin legal o contractual, la persona perjudicada podr reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna accin reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco aos a contar desde la publicacin de ste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artculo 39. Presentada la demanda reivindicatoria, el Tribunal notificar la presentacin de la misma a la Oficina Espaola de Patentes y Marcas para su anotacin en el Registro de Marcas y decretar, si procediera, la suspensin del procedimiento de registro de la marca. 3. Si como consecuencia de la sentencia que resuelva la accin reivindicatoria se produjera un cambio en la titularidad de la marca, las licencias y dems derechos de terceros sobre la misma se extinguirn por la inscripcin del nuevo titular en el Registro de Marcas, sin perjuicio del derecho que les asista a reclamar de su transmitente.
A) Del carcter constitutivo del registro y de sus excepciones. El apartado primero de este artculo insiste como ya hace el artculo 1 en un principio fundamental de nuestra legislacin sobre signos distintivos; "El derecho sobre la marca nace con el registro". Frente al sistema mixto de adquisicin del derecho sobre la marca establecido por el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1921, en el que se conjugaba el principio del registro y la proteccin de la marca simplemente usada, la Ley 32/88 de Marcas, artculo 3, estableci un sistema de corte registral10 aunque con excepciones (la proteccin de la marca
10
La evolucin del sistema marcario espaol en cuanto al nacimiento del derecho sobre la marca y las tesis doctrinales al respecto son ampliamente analizadas por el Profesor Fernndez-Novoa, Carlos en su obra Tratado sobre Derecho de Marcas (Marcial Pons, 2001) P . 69 y ss. - 25 -
notoria usada y no registrada y la accin reivindicatoria de la marca registrada en fraude de los derechos de un tercero). La nueva Ley 17/2001 de Marcas parece continuar la lnea de su antecesora en este punto, aunque con algunas pequeas modificaciones que vamos a analizar.
1) El derecho sobre el Nombre Comercial
En primer lugar observamos que el texto de este primer apartado del artculo ofrece una peculiaridad respecto a su homlogo, el artculo 3.1 de la Ley 32/88, que puede dar lugar a discusiones en la prctica. En efecto; Mientras la antigua ley haca referencia nicamente a la adquisicin por registro del derecho sobre la marca, el nuevo texto se refiere a la marca y al nombre comercial. Y ello lleva a un importante problema con respecto a los derechos otorgados por el Nombre comercial usado y no registrado. El artculo 8 del Convenio de la Unin de Pars para la proteccin de la propiedad industrial, de 20 de marzo de 1883 (texto de Estocolmo de 14 de julio de 196711),establece; "El nombre comercial ser protegido en todos los pases de la Unin sin obligacin de depsito o de registro, forme o no parte de una marca de fbrica o de comercio." En relacin con dicha norma la anterior Ley de Marcas vena a reconocer 12 esta proteccin del nombre comercial usado y no registrado . Sin embargo, este artculo 2.1 de la nueva Ley de Marcas parece exigir el registro como requisito de proteccin del Nombre Comercial, lo que es incompatible con el contenido de este artculo 8 del CUP . Sin embargo posteriormente13 viene a rectificar en este punto para establecer, como prohibicin relativa de registro, la existencia de un nombre comercial anterior usado
11 12 13 Acta de Ratificacin por el Reino de Espaa publicada en el B.O.E. nm. 28, de 1 de Febrero de 1974 Artculos 77 y 78.1 de la Ley 32/88 de Marcas Artculo 9.1.d) de la Ley en el que se cita expresamente el artculo 8 del CUP . - 26 -
Artculo 2
en Espaa y no registrado respecto al cual la nueva solicitud pueda crear confusin. Ms all las normas de este Convenio de la Unin de Pars podrn ser invocadas por determinados sujetos cuando les sean ms favorables que las normas nacionales14. Por tal motivo, tales sujetos (nacionales, residentes o con establecimiento en un Estado del CUP y nacionales de la OMC) podr solicitar la proteccin de su nombre comercial no registrado al amparo del artculo 8 del CUP anteriormente transcrito. Debemos por tanto concluir que la nueva Ley mantiene la proteccin del Nombre Comercial simplemente usado pese a las conclusiones que se puedan extraer de la lectura literal del citado artculo 2.1.
2) La proteccin de la marca notoria
Respecto a la sistemtica de esta Ley observamos tambin una variacin respecto a su antecesora. El artculo 3 de la Ley 32/88 tras exponer el carcter constitutivo del registro (artculo 3.1), mencionaba las dos excepciones a dicho principio; La marca notoria no registrada (artculo 3.2) y la accin reivindicatoria de la marca registrada en fraude de los derechos de un tercero (artculo 3.3). Frente a ello este artculo 2 de la nueva Ley 17/2001 viene a eliminar la referencia a la marca notoria al hablar del nacimiento del derecho sobre la marca y se limita regular la accin Reivindicatoria y los efectos de la misma. Sin embargo, ello no significa que se prive de proteccin a la marca notoria sino que, muy por el contrario, se refuerza la proteccin de la marca notoria si bien su regulacin ya no se limita a un artculo y se regula en distintos apartados a lo largo de la Ley15.
14 15
Artculo 3.3 de la Ley. La proteccin de la marca notoria no registrada se regula en los siguientes artculos; artculo 6.2.d (en cuanto prohibicin relativa de registro), artculo 34.5 (derechos conferidos por el registro de una marca que son aplicables a la marca notoria no registrada) y artculo 52 (causa de Nulidad relativa). - 27 -
Por tanto, se protege el derecho sobre la marca notoria an cuando no est registrada. La proteccin se refuerza en el sentido de que su titular no solo tiene el derecho a solicitar la Nulidad de un registro posterior de un tercero, sino que puede oponerse a la solicitud de registro, iniciar acciones por infraccin de esta marca no registrada e incluso solicitar una indemnizacin por tal uso ilcito de su marca.
B) La accin Reivindicatoria
1) Naturaleza
Los signos distintivos son bienes, aunque inmateriales, y por tanto son objeto de toda clase de derechos16. Y como tales bienes, les es aplicable la institucin de la accin Reivindicatoria de la propiedad que podr iniciar su legtimo titular frente al tercero que inscriba la marca en fraude de sus derechos o en violacin de una obligacin legal o contractual. Los supuestos incardinables dentro de esta figura de "con fraude de los derechos de un tercero o con violacin de una obligacin legal o contractual" son muy numerosos y la doctrina entiende17 que este es el motivo por el que la Ley de Marcas, que en cuanto este punto reproduce el artculo 3.3 de la Ley 32/88 de Marcas, da una definicin un tanto ambigua . Solo un supuesto especfico es definido expresamente por nuestra Ley de Marcas; La marca solicitada sin la debida autorizacin por el agente o representante18. En tal caso, el titular de la marca cuyo agente o representante en Espaa hubiera solicitado la marca en nuestro pas tiene la posibilidad entre otras de instar la Reivindicatoria de dicha solicitud o del registro de marca.
16 17
As se desprende claramente del Captulo IV del Ttulo V de la Ley titulado La marca como objeto de derecho de propiedad As por ejemplo, Propiedad Industrial; Teora y Prctica, VV .AA., obrada coordinada por el Magistrado Xavier OCallaghan (Centro de Estudios Ramon Areces, Madrid, 2001), P . 442. Artculo 10 de la Ley. - 28 -
18
Artculo 2
La accin Reivindicatoria no parece requerir en todo caso la existencia de una relacin comercial previa entre el solicitante de la marca y el tercero cuyos derechos se ven conculcados por dicha solicitud. As, por ejemplo, se podra plantear la Reivindicacin de una marca que reproduzca una obra protegida por las normas de Propiedad Intelectual, el de una marca que reproduzca el nombre civil o la imagen de un tercero o la marca que reproduzca una marca usada pero no registrada que haya sido solicitada por un tercero con la intencin de adjudicarse ilegtimamente los derechos sobre la misma. Por supuesto recaer sobre el actor la carga de la prueba de los derechos sobre la marca y la deslealtad de la actuacin del solicitante. Y, a este respecto, la doctrina coincide en resaltar la importancia que en este procedimiento adquiere la prueba de esta conducta fraudulenta del solicitante o titular registral. Por otro lado, cabe resaltar que la accin Reivindicatoria presupone invariablemente la existencia de mala fe en la actuacin del solicitante o titular registral, ya que la marca habr sido solicitada con conocimiento de los derechos que sobre la misma ostenta un tercero y en fraude de los mismos o de una obligacin ya sea legal o contractual. Todo lo establecido para la accin reivindicatoria de una solicitud o un registro de marca es perfectamente aplicable a un Nombre Comercial al amparo del artculo 87.3 de esta Ley 17/2001 de Marcas que reconoce la aplicabilidad a los Nombre Comerciales de los artculos de la Ley referidos a las marcas que no sean incompatibles con la naturaleza de los Nombres Comerciales. Dado que no existe ningn obstculo a la aplicacin de dicha accin a un nombre comercial, debemos entender que se puede reivindicar la propiedad de una solicitud o registro de Nombre Comercial.
2) Plazos para la interposicin de la accin
La Ley establece tres posibles momentos para plantear la accin Reivindicatoria;

- 29 -
- Con anterioridad a la fecha de registro; Se puede plantear una accin reivindicatoria de una solicitud de Marca ante los Tribunales de Justicia. Sin embargo, cuestin distinta es si este tercero cuyos derechos han sido conculcados puede plantear oposicin en va administrativa contra la solicitud de marca que defrauda sus derechos. As, entendemos posible plantear oposicin si la marca vulnera un derecho de Propiedad Intelectual, el derecho al nombre y a la propia imagen de un tercero, reproduce una denominacin social que identifique a un tercero, o se trata de la marca de un tercero registrada por su agente o representante en Espaa. Y ello, por cuanto estos supuestos coinciden con prohibiciones relativas establecidas por la Ley19. Ms problemtico es el supuesto de una solicitud de marca fraudulentamente presentada para adjudicarse derechos registrales sobre el signo distintivo que un tercero utiliza en el mercado pero no registrado si ese signo no es notorio20. En este caso, el legtimo titular no tendr la opcin de plantear oposicin y se ver obligado a interponer una accin judicial para la defensa de sus derechos y la recuperacin de su marca. - En el plazo de cinco aos desde la publicacin de la concesin de la marca; Como ya hemos dicho, uno de los presupuestos especficos de la accin Reivindicatoria es la mala fe del solicitante de la marca objeto de la accin. Sin embargo, y pese a ello, se establece un plazo de cinco aos para el ejercicio de la accin que empezar a contar desde la publicacin en el Boletn Oficial de la Propiedad Industrial de la resolucin de concesin de dicha marca. Esto resulta contradictorio con los artculos de la Ley que establece la imprescriptibilidad de la accin de Nulidad de la marca solicitada de mala fe21. No parece coherente que si la accin de Nulidad de una marca solicitada de mala fe es imprescriptible, la accin para la recuperacin de una marca solicitada en fraude de los derechos de un tercero o como consecuencia de una infraccin legal o contractual -que por tanto ha
19 20 21 Artculos 9 y 10 de la Ley. En el caso de una marca notoria no registrada, el artculo 6.2.d) de la Ley establece la posibilidad de plantear oposicin contra una solicitud de marca incompatible. Artculo 52 de la Ley. - 30 -
Artculo 2
sido necesariamente solicitada de mala fe- tenga esta limitacin temporal para su ejercicio. Por tanto, y salvo en el supuesto contemplado en el siguiente apartado, el titular de derechos que vea vulnerados los mismos por un tercero que ha procedido al registro de una marca, deber optar por plantear la accin de Nulidad si hubieran transcurrido cinco aos desde la publicacin de la concesin de la marca. Y por supuesto, deber acreditar que la marca fue solicitada de mala fe a efectos de evitar que se declare la prescripcin de la accin. Esta contradiccin, heredada de la Ley de 1988, parece venir dada por un principio de seguridad jurdica y por la preferencia del legislador por la declaracin de Nulidad de la marca en lugar de su transferencia y las consecuentes distorsiones que se pueden crear en el mercado. Y ello, dados los muy distintos efectos que producen la accin reivindicatoria y la accin de Nulidad. No olvidemos que la accin reivindicatoria supone la transferencia del registro a favor del legtimo titular del derecho, lo que conlleva que ste se beneficie de los derechos sobre la marca registrada desde la fecha de solicitud al subrogarse en la posicin del anterior titular. Por tal motivo, podr atacar a terceros que posean registros incompatibles y posteriores a esa marca. Por el contrario en el caso de la Nulidad no es transmite el registro si no que se cancela el mismo desapareciendo el derecho sobre la marca registrada. De ah se desprende la gran ventaja que supone la accin reivindicatoria sobre la de Nulidad. - En el plazo de cinco aos desde el momento en que hubiera empezado a ser utilizada; Se establece este nuevo supuesto, no contemplado por la anterior Ley, que parece venir motivado por la necesidad de evitar que el titular de la marca que logre el registro que vulnera los derechos de un tercero, espere al transcurso del plazo de cinco aos establecido en el anterior apartado y, una vez consolidado su derecho, pueda usar o ceder libremente la misma.
- 31 -
Por tanto, si la marca fue registrada en perjuicio de un tercero y sin su conocimiento y la misma no fue usada, el plazo de cinco aos para iniciar la accin de recuperacin de su propiedad empezar a contar no desde la publicacin de su concesin sino desde la fecha de el efectivo uso de la marca. En cuanto a este uso debe ser efectivo y real, ya que la Ley se remite a este respecto al uso obligatorio de la marca y a la accin de Caducidad por falta de uso22.
3) Anotacin de la demanda y suspensin del procedimiento
Otra novedad introducida por la nueva Ley es la anotacin de oficio de la demanda y, en su caso, la suspensin del procedimiento. La anotacin de la demanda se producir sin tener que abrir una pieza de medidas cautelares. Esta norma tiene gran importancia para evitar la transferencia fraudulenta de la solicitud o registro a un tercero de buena fe, lo que frustrara la finalidad de la accin. Ms all, debido a que la anotacin se produce una vez se presenta la demanda, y sin audiencia al demandado, el riesgo de que se produzca est transferencia es casi inexistente ya que se anotar la demanda antes de que el demandado tenga conocimiento de la existencia de una accin contra su marca.
4) Efectos
La accin Reivindicatoria tiene como consecuencia primordial, la transferencia de la propiedad de la marca, por lo que el actor que vea estimada la demanda se beneficiar de una fecha de prioridad para su registro y de otras ventajas inherentes a este registro. Adems la marca se le entrega "limpia", al desaparecer todos los derechos que terceros ostenten sobre la misma, en particular las licencias. Y estos terceros que han visto desaparecer sus derechos sobre el registro o la solicitud de marca debern repetir contra el demandado vencido.
22
Artculo 39 de la Ley. - 32 -
Artculo 2
Ante el silencio a este respecto de la anterior Ley de Marcas, la doctrina ya entenda la desaparicin de estos derechos sobre la marca por aplicacin analgica del artculo 13 de la Ley de Patentes. La nueva Ley viene as a confirmar expresamente esa desaparicin de tales derechos y licencias propiedad de terceros. Sin embargo, a diferencia de la legislacin en materia de invenciones, los licenciatarios y el antiguo titular no podrn solicitar que se les otorgue una licencia sobre la marca23.
23
En Propiedad Industrial; Teora y Prctica; VV .AA. (op. citada), Pag. 443, ya se adelantaba la imposibilidad de solicitar estas licencias al no ser aplicable a los signos distintivos la figura de la licencia obligatoria. - 33 -
Artculo 3. Legitimacin.
1. Podrn obtener el registro de marcas o nombres comerciales las personas naturales o jurdicas de nacionalidad espaola y las personas naturales o jurdicas extranjeras que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en territorio espaol o que gocen de los beneficios del Convenio de la Unin de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, de conformidad con lo establecido en el Acta vigente en Espaa de este Convenio, denominado en lo sucesivo Convenio de Pars, as como los nacionales de los Miembros de la Organizacin Mundial del Comercio. 2. Tambin podrn obtener el registro de marcas o nombres comerciales, con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley, las personas naturales o jurdicas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior, siempre que la legislacin del Estado del que sean nacionales permita a las personas naturales o jurdicas de nacionalidad espaola el registro de estos signos. 3. Las personas mencionadas en el apartado 1 podrn invocar la aplicacin en su beneficio de las disposiciones del Convenio de Pars y las de cualquier otro Tratado Internacional ratificado por Espaa, en cuanto les fuere de aplicacin directa, en todo lo que les sea ms favorable respecto de lo dispuesto en la presente Ley.
Este artculo viene a regular la legitimacin para obtener el registro de una marca espaola. Y as podemos distinguir entre requisitos de personalidad y cualidades requeridas;
A) Requisitos de personalidad El artculo se refiere en todo momento a personas fsicas o jurdicas, por lo que en principio parece que la legitimacin es muy amplia. En este punto se reproduce el artculo 10 de la anterior Ley de Marcas que se autorizaba igualmente el registro de marcas espaolas a personas naturales o jurdicas Sin embargo, y pese a que tal y como veremos este artculo de la Ley 17/2001 de Marcas se inspira en gran medida en el artculo quinto del
- 34 -
Artculo 3
Reglamento de Marca Comunitaria, no se ha adoptado la referencia expresa a "las entidades de derecho pblico" contenidas en dicho artculo del Reglamento Comunitario24. Sin embargo, tales entidades de derecho pblico, en cuanto ostenten personalidad jurdica podrn ser titulares de marcas espaolas25. Vemos as que es requisito "sine qua non" la existencia de personalidad jurdica. Y as cabr plantearse si por es posible que Asociaciones profesionales, Departamentos Ministeriales, Departamentos Universitarios, Cursos de Postgrado, Asociaciones culturales o cualquier otra entidad que no constituya "per se" una persona jurdica puede solicitar una marca nacional. Y en principio parece que la respuesta ser negativa ya que carecen de esta cualidad, y por tanto la marca deber ser solicitada a nombre de la entidad con personalidad jurdica de la que las mismas dependan26.
B) Requisitos de nacionalidad y establecimiento. Se establece un sistema en cascada de legitimacin y as podemos observar que pueden solicitar una marca ante la Oficina Espaola de Patentes y Marcas;
24
Gomez Montero, Jess en Comentarios a los Reglamentos sobre Marca Comunitaria, V .V .A.A. (Obra coordinada por Alberto Casado Cervio y M Luisa Llobregat) (La Ley, 2000) pag. 65 recuerda a este respecto que las cinco primera Marcas Comunitarias fueron concedidas a las siguientes entidades; 1) AIPPI, Asociacin Internacional para la proteccin de la Propiedad Intelectual, 2) ECTA, European Communities Trademark Association, 3) MAGSTER LVCENTINVS, de la Universidad de Alicante, 4) FICPI, Fdration Internationale de Conseils en Propiet Industrielle y 5) INTA, International Trademark Association. Es decir cuatro asociaciones profesionales internacionales y un Curso de Postgrado especializado en Propiedad Industrial e Intelectual. En el caso citado de la marca Comunitaria INTA, dicha asociacin profesional esta constituida como una sociedad mercantil, International Trademark Association, Inc. Siguiendo con el ejemplo de las primeras marcas comunitaria, la marca MAGSTER LVCENTINVS, que identifica un curso de postgrado, ha sido registrada a nombre de la Fundacin que gestiona el mismo. - 35 -
25 26
1) Los nacionales espaoles o quienes tengan su residencia o un establecimiento serio y efectivo en el Estado Espaol
En este punto no se plantea ninguna novedad con respecto a la anterior Ley, salvo la sustitucin del concepto de establecimiento "efectivo y real" que se exiga en la anterior Ley y que es sustituido por "serio y efectivo". Esta modificacin fue criticada en su momento por diversos grupos parlamentarios al entender que era un concepto indeterminado y que deba ser sustituido por el de "establecimiento permanente" ms generalizado en nuestro ordenamiento. En nuestra opinin, el uso de la expresin "serio y efectivo" tiene como finalidad adaptar nuestra Ley a lo establecido en el artculo tercero del Convenio de la Unin de Pars, que comentaremos seguidamente, y evitar de esa forma discrepancias en su interpretacin. En cualquier caso tanto el concepto de "establecimiento permanente" como "serio y efectivo" parecen encaminados a impedir que se solicite una marca bajo la cobertura de un establecimiento aparente en nuestro pas. A este respecto parece aplicable en este punto, lo que con respecto a la 27 OAMI seala D. Jess Gmez Montero , en el sentido de que deber ser la Oficina quien determine si el solicitante cumple el requisito de ostentar un domicilio efectivo y serio en territorio nacional.
2) Quienes gocen de los beneficios del Convenio de la Unin de Pars
En segundo lugar, estn legitimados para solicitar marca quienes gocen de los beneficios del Convenio de la Unin de Pars, de conformidad con lo establecido en el Acta vigente en Espaa de este Convenio. La ley viene a referirse al texto de Estocolmo de 14 de julio de 1967 ratificado por Espaa28.
27 28
Gomez Montero, Jesus Comentarios a los Reglamentos (op. cit.), pag 68 Publicado en el Boletn Oficial del Estado N 28 correspondiente al 1 de Febrero de 1974 - 36 -
Artculo 3
Los beneficiarios del Convenio de la Unin de Pars son en primer lugar los nacionales de los Estados miembros de la Unin constituida por dicho Convenio al amparo del artculo 229. Por su parte el artculo tercero asimila a los nacionales de los Estados miembros, a quienes estn domiciliados o tengan un establecimiento "serio y efectivo"30 en el territorio de tales Estados. Por tanto, estn legitimados para solicitar marcas espaolas los nacionales de los Estados miembros de la Unin de Pars y quienes estn domiciliados en Estados miembros de la Unin de Pars o tenga un establecimiento "serio y efectivo" en tales Estados31.
3) Los nacionales de los Estados miembros de la organizacin Mundial del Comercio
Este apartado es la nica novedad que presenta la Ley respecto a su antecesora, la Ley 32/88 de 10 de noviembre. Su inclusin es consecuencia lgica de la incorporacin de Espaa a la OMC en 1995, es decir con posterioridad a la citada Ley 32/88. Finalmente se otorga proteccin a los nacionales de los Estados que se han incorporado a la OMC32.
29 Un listado peridicamente actualizado de los Estados miembros del Convenio de la Unin de Pars (actualmente 162) se puede consultar en la pgina Web de la OMPI [http://www.wipo.int/treaties/docs/english/d-paris.doc] Vemos aqu el motivo por el cual el legislador espaol ha optado por la expresin serio y efectivo A este respecto BOTANA AGRA, Manuel en La Proteccin de las marcas internacionales (con especial referencia a Espaa) (Marcial Pons, Madrid) Pag. 35 y siguientes, considera que tanto el concepto de domicilio como el de establecimiento Serio y efectivo en un Estado miembro deber determinarse a la vista de la legislacin de tal Estado. El listado de Estados miembros de la Organizacin Mundial del Comercio (actualmente 144) se puede consultar en la Pgina Web de dicha organizacin [http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/org6_s.htm] - 37 -
30 31
32
En este sentido, este artculo puede llamar a engao y hacer suponer que solo quienes tengan concedida la nacionalidad de un Estado miembros estn includos. Sin embargo, si atendemos al artculo 1.3 de los Acuerdos ADPIC, el trmino nacionales de otro Estado miembro se aplica a; "(_) todas las personas fsicas o jurdicas que cumpliran los criterios establecidos para poder beneficiarse de la proteccin en el Convenio de Pars (1967), El Convenio de Berna (1971), La Convencin de Roma y el Tratado sobbre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, si todos los miembros de la OMC fueran miembros de esos Convenios". Por tanto, parece que tambin quien ostente un establecimiento en un Estado miembro de la OMC podr beneficiarse de esta proteccin.
4) El principio de reciprocidad
Tambin podrn solicitar marcas los nacionales de Estados que a su vez permitan a los espaoles el registro de signos distintivos en su territorio. Se mantiene invariable as el principio de reciprocidad ya establecido por la anterior Ley 32/88 de Marcas. A este respecto, amabas Leyes de Marcas guardan silencio respecto al modo en que se comprobar la existencia de reciprocidad. En contraposicin con ello, la oficina de Marca Comunitaria (OAMI) exige que se encuentre publicada la comunicacin que reconozca la reciprocidad33. En cualquier caso, es la Oficina Espaola de Patentes y Marcas quien deber determinar si existe tal reciprocidad.
C) De la posibilidad de solicitar la aplicacin del Convenio de la Unin de Pars. Tambin se mantiene la posibilidad, ya reconocida por la anterior Ley artculo 10.3 de la Ley 32/88 de Marcas-, de solicitar la aplicacin de las normas contenidas en el CUP cuando fueran ms favorables que las con33 Artculo 5.1.d) del Reglamento N 40/94 de Marca Comunitaria. - 38 -
Artculo 3
tenidas en la Ley de Marcas. Este artculo determina el carcter autoejecutivo del Convenio y la aplicacin directa del mismo. Esta posibilidad de solicitar la aplicacin directa del CUP se reserva a los sujetos citados en el apartado 1, es decir los nacionales, domiciliados o con establecimiento "serio y efectivo" en un Estado miembro del Convenio de la Unin de Paris, incluida Espaa, o los nacionales de pases de la O.M.C. Y, por contraposicin, se niega a quienes hayan obtenido el registro con base en el principio de reciprocidad. Esta posibilidad de solicitar la aplicacin de las normas de CUP cuando fueran ms favorables que las normas nacionales tiene una enorme importancia en la prctica. As, como ya hemos apuntado en el comentario al artculo 2 de esta Ley, este artculo permitir alegar la proteccin absoluta del nombre comercial usado pero no registrado, al amparo del artculo 8 del CUP , con independencia de la interpretacin que se realice de la proteccin que a dicho nombre comercial simplemente usado otorgue la norma nacional.
- 39 -
TTULO II
Artculo 4
TTULO II*
CAPTULO I
Concepto de marca
Artculo 4. Concepto de marca.
1. Se entiende por marca todo signo susceptible de representacin grfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. 2. Tales signos podrn, en particular, ser: Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas. Las imgenes, figuras, smbolos y dibujos. Las letras, las cifras y sus combinaciones. Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentacin. Los sonoros. Cualquier combinacin de los signos que, con carcter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.
Se han refundido en este artculo los artculos 1, concepto de marca, y 2, signos susceptible de constituir marca, de la antigua ley. Si bien se han introducido importantes novedades que vamos a analizar;
1.Concepto de Marca Llama poderosamente la atencin la introduccin de la necesidad de que la marca sea "susceptible de representacin grfica". Y de nuevo vemos que uno de los motivos principales para la adopcin de esta nueva Ley es la
* Por Jos Abad Revenga. - 43 -
adaptacin de la legislacin nacional a la Directiva de Armonizacin y la homogeneizacin con el sistema de Marca Comunitaria34. Por tanto, la primera novedad viene dada por la necesidad de que el signo que se pretenda registrar como marca sea susceptible de representacin grfica35. Sin embargo, y en un plano prctico, ya se haba avisado por la doctrina36 de que en cualquier caso esa diferencia es ms terica que real ya que en Espaa y bajo la vigencia de la Ley de Marcas de 1988, an cuando no se exiga esta representacin grfica era necesario representar el signo que se pretenda como marca y "(_)Y esta representacin deber hacerse en forma tal que permitan su examen, su publicacin y su utilizacin en la bsqueda de anterioridades y, finalmente, su archivo". A modo de ejemplo de lo anterior, se ha presentado al menos una solicitud de marca sonora bajo la anterior ley, y en dicha solicitud se represent el sonido pretendido como marca mediante un pentagrama conteniendo las notas que componan el mismo. Otra diferencia con respecto a la anterior ley es la eliminacin del registro como marca de un "medio". La supresin de este trmino que pareca ir dirigidos fundamentalmente a permitir el registro de marcas tridimensionales tampoco parece tener una gran trascendencia en un plano prctico. Y finalmente se observa la desaparicin del principio de especialidad. La 37 anterior ley estableca que poda constituir una marca cualquier signo
34 As, la definicin de marca coincide con la establecida en el artculo 2 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximacin de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas e igualmente con al contenida en el artculo 4 del Reglamento N 40/94 de Marca Comunitaria. Fernndez Novoa, Carlos en Tratado sobre. (Op.cit), Pag. 37 considera que la Ley 32/88 contena un concepto expansivo de la marca, mientras la Directiva al incluir la necesidad de que el signo sea susceptible de representacin grfica configuraba un concepto restrictivo de la marca. Casado Cervio, Alberto. Hacia una reforma del derecho de Marcas; Alguna de sus posibles claves (conferencia), (Fundacin Universidad-Empresa, Alicante, 1994), Pag. 15 Artculo 1 de la Ley 32/88 de Marcas de 10 de noviembre. - 44 -
35
36 37
Artculo 4
que sirviera para distinguir productos o servicios de una persona "de productos o servicios idnticos o similares de otras personas". La nueva norma elimina esta referencia a la identidad o similitud de productos, limitndose a establecer que distinga productos o servicios de una empresa de la de otra. Esta desaparicin de la referencia al principio de especialidad parece venir motivada por una doble circunstancia; A) Adaptar la Ley a la Directiva de Armonizacin que ya eliminaba esta referencia al principio de especialidad B) Reconocer la existencia de casos en que dada la notoriedad o el renombre de la marca anterior existe riesgo de confusin entre marca an cuando distingan productos o servicios no relacionados38 La nueva Ley se refiere nicamente a las empresas como titulares de marca. Sin embargo parecera ms ajustado haber mantenido el concepto de "persona" que contena la Ley 32/88 habida cuenta que cualquier persona fsica o jurdica esta legitimada para ser titular de derechos sobre una marca39. 2 Signos susceptibles de constituir un signo distintivo. Los signos sonoros y olfativos La ley viene a este respecto a establecer una lista no exhaustiva de signos que pueden constituir marcas. La redaccin de este apartado reproduce prcticamente el contenido del artculo 2 de la Ley de Marcas de 1988 aunque introduciendo una novedad que sin duda dar lugar a controversias, la aparicin expresa de los signos sonoros como susceptibles de constituir marcas en la nueva Ley de Marcas40. Si combinamos la necesidad de representacin grfica con este reconocimiento expreso de la posibilidad de registrar signos sonoros como marcas,
38 As lo reconoci el profesor D. Carlos Lema Devesa en su informe ante la Comisin de Ciencia y Tecnologa del Congreso de los Diputados. Diario de sesiones N 226 del ao 2001. P . 2155. El artculo 3.1 de la Ley establece que pueden obtener el registro de marcas las personas naturales o jurdicas. Ni la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo ni el Reglamento N 40/94 de Marca Comunitaria incluyen la referencia a la marca sonora. - 45 -
39 40
quedar por determinar como representar tales signos a los efectos de su solicitud. En principio, y tratndose de melodas parece posible el uso de su representacin mediante pentagramas. Sin embargo, la cuestin se complica en caso de que se intente registrar un sonido que no se pueda representar mediante notas musicales. As, deberemos esperar a la solucin que a este respecto se aporte por el Reglamento de Ejecucin de esta Ley de Marcas actualmente en elaboracin. Respecto a la marca olfativa, otro de los signos que han despertado polmica, la falta de reconocimiento expreso de su registrabilidad como marca no supone "per se" la imposibilidad de su registro, al tratarse de un listado no tasado de medios registrables. Pero sin duda parece poco probable su aceptacin por la Oficina Espaola de Patentes y Marcas mxime teniendo en cuenta la dificultad que supone la representacin grfica de los mismos. En cualquier caso no debemos olvidar que la legislacin sobre Marca comunitaria exige dicha representacin grfica y pese a ello se ha conce41 dido una marca olfativa consistente en "el olor a hierba recin cortada" para distinguir pelotas de tenis, entendiendo suficiente la descripcin escrita de este olor como medio de representacin grfica. Por los mismos motivos entendemos que no puede negarse radicalmente la registrabilidad de las marcas tctiles, gustativas o cualquier otra, ya que como hemos visto el listado es simplemente enunciativo y deber examinarse caso por caso la posibilidad de tales registros.
41
Resolucin de la Segunda Sala de Recursos de 11 de febrero de 1999 dictada en el R 156/1998-2. ADI, 1999. P . 1180-1181 - 46 -
Artculo 5
CAPTULO II
Prohibiciones absolutas
Artculo 5. Prohibiciones absolutas.
Podrn registrarse como marca los signos siguientes: a) Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artculo 4.1 de la presente Ley. b) Los que carezcan de carcter distintivo. c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geogrfica, la poca de obtencin del producto o de la prestacin del servicio u otras caractersticas del producto o del servicio. d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje comn o en las costumbres leales y constantes del comercio. e) Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado tcnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto. f) Los que sean contrarios a la Ley, al orden pblico o a las buenas costumbres. g) Los que puedan inducir al pblico a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geogrfica del producto o servicio. h) Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geogrfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicacin geogrfica traducida o acompaada de expresiones tales como clase, tipo, estilo, imitacin u otras anlogas. i) Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de Espaa, sus Comunidades Autnomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorizacin. j) Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artculo 6 ter del Convenio de Pars. k) Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los con- 47 -
templados en el artculo 6 ter del Convenio de Pars y que sean de inters pblico, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad competente. 2. Lo dispuesto en las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicar cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carcter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma. 3. Podr ser registrada como marca la conjuncin de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del apartado 1, siempre que dicha conjuncin tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artculo 4 de la presente Ley.
No vamos a entrar a analizar en profundidad todas y cada una de las prohibiciones absolutas de registro que establece este artculo 5. Nos limitaremos a comparar el mismo con su homlogos; El artculo 11 de la Ley 32/88 de Marcas y 7 del Reglamento N 40/94 de Marca Comunitaria. Veremos as que la nueva Ley de Marcas viene a adaptarse perfectamente a la legislacin sobre marca comunitaria, siguiendo el criterio ya expuesto en su Exposicin de Motivos42 de que al tratarse de dos sistemas marcarios que han de producir idnticos efectos en territorio espaol, deben ser armonizados. A la hora de analizar este artculo podemos observar las siguientes novedades con respecto a la anterior Ley de Marcas espaola; 1. Prohibiciones absolutas de registro
A) Signos que no pueden constituir marca. Los signos no susceptibles de representacin grfica y los signos genricos * Signos no susceptibles de representacin grfica
Dado que como ya hemos visto, al comentar el artculo 4.1 de la nueva Ley de Marcas, el signo que se desee registrar debe ser susceptible de represen42 Apartado III de la Eposicin de Motivos de la Ley. - 48 -
Artculo 5
tacin grfica se establece una primera prohibicin que en concordancia con el mismo prohibe el registro de signos no representables grficamente. A este respecto, las marcas olfativas o gustativas plantean este problema de la representacin grfica, si bien debemos insistir en la famosa resolucin de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 11 de febrero de 1999, por la que se consider que la frase "el olor a hierba recin cortada" cumpla el requisitos de la representacin grfica exigido.
* Signos genricos
Desaparece la mencin a la prohibicin de registro de signo genrico para distinguir un determinado producto o servicio. Si seguimos la opinin de la doctrina espaola43, respecto a la misma cuestin en cuanto al Reglamento de Marca Comunitaria debemos entender que la prohibicin de registro de los signos genricos est incluida en la prohibicin prevista en el apartado A) al considerar que son contrarios a la definicin de marca establecida44, al no tener la cualidad de distinguir el origen empresarial del producto o servicio al que se aplique. La inclusin de los signos genricos en este apartado a) y no en el b) en cuanto signos carentes de carcter distintivo es importante a efectos de poder alegar la distintividad adquirida o "secondary meaning" que, como veremos posteriormente, podr ser alegada con respecto a las marcas carentes de carcter distintivo pero no respecto a marcas que sean contrarias a la definicin de marca establecida en el artculo 4.1. Dada la imposibilidad de permitir un derecho de exclusiva sobre un signo genrico parece ms acertado considerar a los mismos includos en la prohibicin relativa al artculo 4.1 siguiendo a los autores citados.
43 Fernndez Novoa, Carlos El sistema comunitario de Marcas (Edit. Montecorvo, S.A, Madrid, 1995), P . 119 y Lema Devesa, Carlos. Comentarios a los Reglamentos (op. cit), Pag, 81 No olvidemos que el artculo 4.1 de esta Ley establece que solo puede constituir una marca el signo que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras - 49 -
44
En cualquier caso, debemos recordar que tanto la jurisprudencia como la doctrina han establecido la necesidad de tomar como referencia los productos o servicios que se pretenden distinguir a la hora de considerar la genericidad o no de un signo. Por tanto, solo se deber impedir el acceso al registro de aquellas marcas que sean genricas para distinguir los productos o servicios a los que se pretendan aplicar.
B) Signo carentes de carcter distintivo.-
Se introduce una prohibicin de carcter general, ya contemplada en la Directiva de Armonizacin45, que viene a englobar diversos supuestos en que el signo elegido carezca de esa fuerza diferenciadora que es necesaria para constituir una marca. As, por ejemplo podramos entender incluido el registro de un color por si solo, sin estar delimitado por una forma determinada46. El profesor FERNNDEZ NOVOA47 tambin incluye en el grupo a los signos banales o de estructura muy simple, como por ejemplo las cifras y letras aisladamente consideradas y sin un determinado grfico, o los signos muy complejos como lemas comerciales muy amplios, citando respecto a este segundo grupo la resolucin de la OEPM de fecha 6 de mayo de 1991 (caso "se infiel y no mires con quien") que determin que los signos excesivamente complejos carecen de carcter distintivo48
C) Signos descriptivos
En este punto, no se producen grandes novedades con respecto a la anterior ley espaola de marcas, artculo 11.1.c). Si bien, cabe destacar que, en aplicacin de la Directiva de Armonizacin, artculo 3.1.c), se ampla el supuesto contemplado en la anterior Ley de marcas, que hablaba de sig-
45 46 47 48
Artculo 3.1.b) de la Directiva de Armonizacin de 1988. Artculo 11.1.g) de la Ley 32/88 de Marcas que no tiene correspondencia en esta nueva Ley. FERNNDEZ NOVOA; Carlos El sistema comunitario (op. Cit.).P . 122 y siguiente El texto de dicha resolucin se puede consultar en ADI 1991-1992, Pag. 522. - 50 -
Artculo 5
nos que "sirvan para designar", y se sustituye por signos que "puedan servir para". Y as, no podrn registrarse como marcas tanto los signos actualmente descriptivos como aquellos que potencialmente pudieran serlo. Esta necesidad de adaptar la Ley espaola a la Directiva de Armonizacin ya fue apuntada en su da por el Profesor FERNNDEZ NOVOA49 Respecto al concepto de signo descriptivo, y dado que el mismo no ha cambiado con respecto a la anterior Ley de Marcas, nos remitimos a los estudios realizados respecto a la Ley 32/88 por la doctrina50. Solo apuntar que, como ya hiciera la anterior Ley, est prohibicin solo es aplicable a signos exclusivamente compuestos por indicaciones descriptivas, por lo que si se combinan con otros signos que posean carcter distintivo debern ser admitidas a registro.
D) Los signos que hayan devenido usuales
La marca est ntimamente relacionada con el mercado y por ello debe adaptarse a su evolucin. Por este motivo, aquellos signos que, sin ser genricos en su origen, hayan devenido comunes en el mercado para distinguir un determinado producto o servicio no podrn ser admitidas a registro. Con relacin a lo anterior, esta vulgarizacin de la marca puede ser sobrevenida51 y, por tanto, podr declarase su caducidad an cuando en el momento de su solicitud no fuera usual. Este es uno de los pocos casos en que el legislador ha optado por mantener lo establecido en la anterior Ley en lugar de adaptarse a la Directiva de Armonizacin. En efecto, la Directiva 89/104/CEE, en su artculo 3.1.d) no hace referencia alguna a que el signo deba haberse convertido en usual con relacin al producto o servicio que se pretende distinguir52. Frente a ello nuestra Ley, de manera muy acertada a nuestro entender,
49 50 51 52 FERNNDEZ NOVOA; Carlos Tratado sobre . (Op. cit.), Pag. 130. Propiedad Industrial; Teora y Prctica VV .AA. (Op. cit.) , P . 130. El artculo 55.1.d) de la Ley prev como causa de caducidad que la marca se haya convertido en el trmino usual para designar el producto o servicio que distingue. Por tanto la Directiva se refiere a signos que sean usuales en el mercado con independencia de los productos o servicios que distingan los signos considerados. - 51 -
exige que el carcter de usual del vocablo venga referido a los concretos productos o servicios a que se aplique la marca. El problema que plantea la diccin literal de este artculo es que caben dos interpretaciones posibles; A) La de quienes opinan que se trata de signos que si bien no distinguan un determinado producto han sido adoptadas por el mercado hasta convertirse en signos vulgarizados, las llamadas "denominaciones genricas asimiladas" y B) quienes consideran que se trata de marcas que han perdido el carcter distintivo, que en su momento posean, por el uso generalizado de las mismas por la actividad o inactividad de su titular53. En nuestra opinin parece adecuado considerar que este artculo viene referido a los signos genricos asimilados, es decir vocablos que se hayan convertido en usuales para designar un determinado producto. Por el contrario entendemos que los includos en la segunda interpretacin (aquellos que han devenido usuales pese a tener carcter distintivo en el momento de su registro), sern susceptibles de una accin de caducidad.
E) Prohibiciones relativas a signos tridimensionales
Se repite aqu la triple prohibicin de registro relativa a aquellas marcas tridimensionales que no pueden constituir marca. Esta prohibicin de registro ya fueran recogida en el artculo 11.1.d) e igualmente coincide con la prohibicin prevista en el artculo 3.1.e) de la directiva de Armonizacin 89/104/CEE54, si bien el legislador ha optado por reproducir el texto literal de la Directiva y as, a diferencia de la anterior ley marcaria, se especifica que esta prohibicin viene referida a signos distintivos que "exclusivamente" se compongan de formas tridimensionales que caigan dentro de tales prohibiciones, por lo que en caso de que se aadan otros elementos podr superarse la citada prohibicin. Vemos as que este artculo establece un sistema ms permisivo que su antecesor en punto a la marca tridimensional.
53 54 Es decir, el supuesto de caducidad por vulgarizacin contemplado en el artculo 55.1.d) de la Ley. En el campo de la marca comunitaria se recoge esta prohibicin como artculo 7.1.e) del Reglamento 40/94 de Marca Comunitaria. - 52 -
Artculo 5
1) La forma impuesta por la naturaleza del propio producto;
Se prohibe registrar la forma comn del determinado producto, o envase o forma de presentacin del mismo, ya que supondra un ilcito monopolio sobre el mismo. Por tanto se prohbe el registro como marca de la forma usual del producto o de su presentacin. La mayora de los autores55 equiparan esta figura a la de la marca genrica, es decir evitar un monopolio sobre la forma que comnmente presenta el producto o su forma de presentacin ante terceros. GARCA LLEDO cita56, si bien con respecto a la marca comunitaria, la decisin de la Sala Tercera de Recurso de la OAMI que deneg una marca en clase 3 del Nomencltor Internacional de Marcas por tratarse de la forma comn de una pastilla de jabn que resulta del uso normal del producto. Por tanto, se consider que se trataba de una forma impuesta por la naturaleza del producto.
2) La forma necesaria para obtener un resultado tcnico
Estamos en el caso de marcas tridimensionales que cumplan una funcin tcnica. En tales casos no podr permitirse el registro de las mismas como marcas ya que ello supondra obtener un monopolio temporalmente ilimitado sobre una determinada invencin lo que es contrario a derecho. En efecto, los signos distintivos otorgan un derecho de exclusiva de carcter ilimitado en el tiempo frente al resto de los derechos de Propiedad Industrial que se conceden por un tiempo determinado57. Por tal motivo, no puede admitirse el registro como marca de una forma que cumpla una funcin tcnica ya que ello supondra otorgar un monopolio potencialmente ilimitado en el tiempo sobre una invencin, impidiendo el uso del mismo por terceros y burlando las normas de proteccin de las invenciones58.
55 Fernndez Novoa, Carlos El color y las formas tridimensionales en la nueva ley de marcas en ADI 1989-1990, P . 141 y siguientes y Garca Lled, Ines Anlisis prctico y jurdico de la accesibilidad al registro de una forma como marca comunitaria (Monografa Clarke Modet & Co, N 1).P . 12. Garca Lled, Ines Anlisis prctico (Op.cit.).Pag 12 y Anexo 1. Tal y como ya exponemos en el comentario al artculo 31 de la Ley. Lema Devesa, Carlos en Comentarios a los Reglamentos (Op. Cit.) P . 91 y ss. - 53 -
56 57 58
3) Las formas que afecten al valor intrnseco del producto
En relacin con esta prohibicin de registro el Profesor LEMA DEVESA59 considera que si la anterior prohibicin delimita el campo de las marcas respecto a las invenciones, esta prohibicin viene a hacer lo mismo respecto a los diseos industriales. Y as se prohibe el registro como marca el de aqullas formas que cumplan una funcin esttica que las haga atractivas para los consumidores. Al igual que en el anterior supuesto, si el registro de un diseo industrial se otorga por un periodo determinado para proteger una determinada forma, no puede pretenderse obtener un derecho ilimitado en el tiempo sobre dicha forma mediante un registro de marca. Sin embargo, consideramos necesario puntualizar lo anterior. Es evidente que no puede otorgarse un derecho de exclusiva sobre una forma de presentacin del producto que lo haga atractivo a los consumidores (p. Ej. un tipo de talla de piedras preciosas que resalte el brillo de las mismas). Sin embargo ello no debe ser aplicable a la creacin de una forma original y no necesaria que haga atractivo el producto como consecuencia del esfuerzo del empresario que ha logrado dotar al mismo de grandes niveles de 60 calidad y reputacin .
F) Los signos distintivos contrarios a la Ley, la moral y el orden pblico
A diferencia de otras prohibiciones, en la presente se ha optado por seguir el precedente de la anterior Ley de Marcas61, y mantener la prohibicin de registro de marcas contrarias a la Ley, en lugar de optar por seguir el tenor de la Directiva de Armonizacin62 que solo contempla las marcas contrarias al orden pblico y las buenas costumbres pero sin hacer referencia a la Ley.
59 60 Lema Devesa, Carlos en Comentarios a los Reglamentos (Op. Cit.) P . 93 y ss. Garca Lled, Ines Anlisis prctico (Op.cit.).Pag 15, recuerda el caso BURBERRYS II de la Corte de Justicia del Benelux en que se reconoci que la prohibicin de registro no opera cuando el valor obtenido por la forma es consecuencia del trabajo del empresario y no del valor atractivo de la forma del producto. Artculo 11.1.e) de la Ley 32/88 de Marcas de 10 de noviembre Artculo 3.1.f) de la DM. En idntico sentido, el 7.1.f) del Reglamento N 40/94 de Marca Comunitaria. - 54 -
61 62
Artculo 5
1) Los signos contrarios a la Ley.
Es evidente que si una marca se solicita en infraccin de una norma legal no puede ser concedida. As se crea esta clusula general que puede comprender gran cantidad de supuestos. En este apartado se incluyen todas aquellas solicitudes de marca que pueden infringir normas legales fundamentalmente relacionadas con legislaciones especiales63 y que no pueden ser citadas individualmente.
2) Los signos contrarios al orden pblico y a las buenas costumbres.
Los signos que vulneren el orden pblico o las buenas costumbres no pueden ser admitidos a registro, ya que no puede autorizarse su uso ni su difusin en cuanto supondra un dao a tales bienes jurdicos. Y tan importante es evitar su difusin que, a diferencia del resto de las prohibiciones de registro, el estudio de sta se realiza con carcter previo a la publicacin de la solicitud de forma que en caso de estar incursa en esta prohibicin la solicitud no llegue a ser publicada64. En este supuesto nos encontramos, por ejemplo, en el caso de solicitudes de marca que supongan apologa del terrorismo o la xenofobia. Sin embargo, toda la doctrina coincide en la dificultad de establecer los lmites de estas figuras, as como al carcter dinmico de estos principios y la posibilidad de que lo que hoy es contrario al orden pblico deje de serlo en un futuro y viceversa. Respecto al concepto de moral, en cuanto sinnimo de buenas costumbres, y su aplicacin a la propiedad industrial nos remitimos a los estudios realizados por el profesor DR. BOTANA AGRA65 con relacin a las patentes.
63
Un supuesto muy comn es el de la solicitud de Marcas para distinguir vinos que infrinjan el Estatuto de la via, el vino y los alcoholes as como los Reglamentos de las Denominaciones de Origen. Artculo 18.1.f) de esta Ley. Botana, Agra, M. Buenas costumbres y derecho de patentes en Homenaje a Hermenegildo Baylos, Pag, 79 y siguientes. - 55 -
64 65
G) Los signos engaosos
La doctrina ha establecido de manera pacfica66 que entre las funciones primordiales de la marca se encuentran las indicadoras de calidad y de procedencia. Por tal motivo, si la marca tiene una funcin informativa respecto al producto o servicio que distingue, es evidente que debe inadmitirse el registro de marcas que puedan transmitir una informacin engaosa sobre tal producto o servicio e inducir al consumidor a adquirir el mismo en la creencia de que ostenta unas determinadas caractersticas que en realidad no posee. Aunque en principio se trata de una prohibicin absoluta que no afecta a los conflictos entre signos distintivos similares de particulares, es interesante en este punto destacar la Sentencia del Tribunal Supremo67 que entendi que esta prohibicin de registro que impide el registro de marcas que induzcan a error sobre el origen del producto poda ser aplicada a aquellas marcas que, debido a su radical identidad, resultaran engaosas respecto del origen empresarial del producto o servicio. Es decir aquellos casos en que el consumidor no puede discernir de donde provienen los productos o servicios ofrecidos. Este artculo es la reproduccin del artculo 3.1.g) de la DM y, en lo que respecta a las falsas indicaciones de origen geogrfico, debe ser puesta en relacin con el 22 de los ADPIC.
H) Falsa indicacin de origen de vinos y bebidas espirituosas
Como hemos visto, la Ley establece en el anterior apartado de este artculo y como principio general la prohibicin de registro de marcas que supongan una falsa indicacin de origen geogrfico. Y esta prohibicin necesita ser reforzada en el caso de los vinos y bebidas espirituosas en las que el lugar de procedencia del producto es un elemento fundamental para conocer la calidad y caractersticas del producto.
66 67 Fernndez Novoa, Fundamentos , op. cit., pg. 44; Aren Laln, En torno a la funcin publicitaria de la Marca, Actas de Derecho Industrial, 1982, pg. 57. Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 2 de junio de 1998 (R. A. 3755/98) - 56 -
Artculo 5
Por tal motivo, la ley viene a seguir aqu las previsiones incluidas al respecto por el acuerdo ADPIC68, que ya estableci la necesidad de dotar de una proteccin adicional a las indicaciones de origen en el caso de los vinos y las bebidas espirituosas. Esta proteccin se otorgara incluso; A) Cuando se indique el verdadero origen geogrfico, B) se traduzcan las indicaciones geogrficas69 o C) se usen expresiones como "clase", "tipo", "estilo" u otras anlogas70.
I) Los signos que reproduzcan o imiten escudos, banderas, condecoraciones o emblemas del Estado espaol o de las entidades que componen el mismo.
La Ley prohibe el registro de aquellos signos que identifican a las entidades que conforman el Estado, salvo que medie la debida autorizacin. Vemos as como se aplica a nivel interno la prohibicin de registro de banderas, emblemas y otros signos del Estado, establecida por el artculo 6 ter del CUP , estableciendo la prohibicin siguiente (letra j) para los signos que identifiquen a terceros Estados u organizaciones internacionales. Este artculo contiene una gran novedad respecto a su antecesor71 al suprimir la prohibicin de registro de denominaciones que identifiquen a cualquiera de estas entidades (Estado, Comunidades Autnomas, Provincias, Municipios, etc..). Esto fue objeto de discusin y de diversas enmiendas en fase de tramitacin parlamentaria al entender que deba mantenerse la prohibicin de registro de denominaciones y consi-
68
Artculo 23.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio. Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la O.M.C. (B.O.E. N 20 de 24 de enero de 1995) A modo de ejemplo, el Reglamento Comunitario N 1576/89 de 29 de mayo de 1989 (DOCE N L 160/1 de 12 de junio de 1989) reconoce entre otras la denominacin geogrfica Scotch Whisky. Por tanto, no se deber permitir el registro de marcas que incluyan dicha denominacin o su traduccin Whisky escocs para aplicarlo a bebidas que no procedan de esta zona geogrfica. En este sentido, es interesante comparar este artculo con el segundo prrafo de la Ley 3/91 de 10 de enero de Competencia Desleal que viene referido al mismo supuesto. Artculo 11.1.h) de la Ley 32/88 de Marcas - 57 -
69
70 71
guientemente la necesidad de que tales entidades autorizaran el uso de sus denominaciones. Sin embargo, la Ley fue finalmente aprobada sin hacer referencia a las denominaciones, por lo que en principio, y dejando a salvo la posibilidad de que incurran en otras causas de denegacin se pueden solicitar signos distintivos que incluyan una denominacin correspondiente a una de estas entidades de la Administracin del Estado.
J) Los signos distintivos que sean contrarios al artculo 6 ter del CUP
Si la anterior prohibicin impeda el registro como marca de emblemas, escudos, banderas u otros signos que identificaran a Espaa y las entidades de derecho pblico que la forman, este artculo hace referencia a la misma prohibicin pero referida a otros Estados de la Unin y a organizaciones internacionales de las que los Estados de la Unin sean miembros. Al firmar Espaa el Convenio de la Unin de Pars, se comprometi en virtud del citado artculo 6 ter a rehusar o anular signos que reprodujeran tales smbolos de otros Estados de la Unin as como de organizaciones intergubernamentales de las que al menos uno de los Estados de la Unin de Pars sea miembro. Al igual que en el anterior supuesto, el registro ser posible con autorizacin del Estado u organizacin intergubernamental afectados.
K) Signos no includos en el artculo 6 ter del Cup pero que sean de inters pblico
Se trata de una novedad respecto a la anterior Ley de Marcas que adolece quizs de falta de concrecin. Nos encontramos ante una norma de carcter general que impide el registro de ciertos signos que no pueden ser encajados en el artculo 6 ter del CUP pero que conviene proteger. As, el intento de registro de signos que tengan algn tipo de funcin de garanta de la calidad, caractersticas o procedencia de los productos podr ser evitado mediante esta prohibicin. A este respectro, todos los rganos de
- 58 -
Artculo 5
la Administracin Pblica quedan encargados de notificar tales signos de inters pblico a la Oficina Espaola de Patentes y Marcas72. 2) Distintividad adquirida Los signos que pese a carecer de carcter distintivo en su origen (prohibicin de la letra b), ser descriptivos (letra c) o haber devenido usuales en el comercio (letra d) hayan adquirido carcter distintivo como consecuencia del uso que se haya realizados de los mismos podrn ser registrados como marcas. Es decir que signos que originalmente carecan de aptitud para constituir marca al encontrarse en uno de estos tres supuestos, y que pese a ello y a travs del uso han logrado alcanzar carcter distintivo en el mercado, "secondary meaning", pueden ser objeto de registro. La anterior Ley de Marcas solo estableca la posibilidad de que adquirieran carcter distintivo mediante el uso los signos distintivos descriptivos73. Sin embargo el nuevo texto lo ampla a los signos carentes de carcter distintivo y a los signos usuales en armona con lo previsto por la DM y el RMC74. 3) Registro de un conjunto de signos carentes de carcter distintivo, genricos o usuales. Al igual que el anterior apartado permite el registro de los signos contemplados en las prohibiciones contempladas en las letras b), c) o d) del apartado 1 del artculo cuando hayan adquirido carcter distintivo, la Ley tambin permite el registro de marcas que incorporen un conjunto de estos signos cuando el conjunto ostente aptitud para constituir marca conforme a la definicin del artculo 4.1. de esta Ley.
72 73 74
Vid. Disposicin Final Novena. Vid. Artculo 11.2 y 11.1.c) ambos de la Ley 32/88 de Marcas de 10 de noviembre. Vid. el artculo 3.3 de la Directiva 89/104 CEE de 21 de diciembre de 1988 y 7.3 del Reglamento N 40/94 de Marca Comunitaria. - 59 -
CAPTULO III
Prohibiciones relativas
Artculo 6. Marcas anteriores.
1. No podrn registrarse como marcas los signos: a) Que sean idnticos a una marca anterior que designe productos o servicios idnticos. b) Que, por ser idnticos o semejantes a una marca anterior y por ser idnticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusin en el pblico; el riesgo de confusin incluye el riesgo de asociacin con la marca anterior. 2. Por marcas anteriores se entender a los efectos del apartado 1: a) Las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentacin o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen, y que pertenezcan a las siguientes categoras: i) marcas espaolas; ii) marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en Espaa iii) marcas comunitarias. b) Las marcas comunitarias registradas que, con arreglo a su Reglamento, reivindiquen vlidamente la antigedad de una de las marcas mencionadas en los puntos i) y ii) de la letra a), aun cuando esta ltima marca haya sido objeto de renuncia o se haya extinguido. c) Las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras a) y b), a condicin de que sean finalmente registradas d) Las marcas no registradas que en la fecha de presentacin o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean notoriamente conocidas en Espaa en el sentido del artculo 6 bis del Convenio de Pars.
Siguiendo la sistemtica que ya rega la anterior Ley de Marcas, tras exponer las prohibiciones absolutas de registro se pasa a las relativas, a las que dedica los artculos 6 a 10. Y, siguiendo igualmente al texto anterior, se trata en primer lugar la prohibicin consistente en la existencia de derechos
- 60 -
Artculo 6
de Propiedad Industrial anteriores respecto a los cuales la nueva solicitud resulte incompatible. Sin embargo, debe reconocerse que el orden de estas prohibiciones en la nueva Ley de Marcas resulta mucho claro y detallado. As, se dedica todo el artculo 6 a desglosar y explicar todos los supuestos que se podan contener en el antiguo 12.1.a) de la Ley 32/88 de Marcas. Se establecen los siguientes supuestos a la hora de estudiar la confundibilidad entre marcas; A) Signo identico para proteger idntico producto o servicio En primer lugar, y en concordancia con lo dispuesto en los acuerdos ADPIC75 y el Reglamento de Marca Comunitaria76 se establece en el apartado 1 una prohibicin terminante de registro cuando se produzca una doble identidad del signo y del mbito aplicativo. En este caso de identidad radical se elimina la exigencia de entrar a considerar si se produce confusin en el mercado respecto a los signos distintivos. Y es que, ante esta doble identidad, es evidente que la confusin en el consumidor es inevitable por lo que se hace innecesario este juicio de confundibilidad. En este sentido, ante este riesgo de confusin en los consumidores, la Ley no permite ni tan siquiera que se someta a arbitraje el conflicto entre signos idnticos que distingan productos o servicios idnticos77. Por los mismos motivos, y aunque no se diga nada al respecto, entendemos que tampoco podr concederse una declaracin de consentimiento para el registro de una marca idntica para distinguir productos o servicios por analoga con la anterior Ley de Marcas que exiga78 "que se adopten, si fuere preciso, las medidas necesarias para evitar el riesgo de confusin". Al darse la doble
75 El artculo 16.1 de los Acuerdos ADPIC establece (...) En el caso de que se use un signo idntico para bienes o servicios idnticos, se presumir que existe probabilidad de confusin. El artculo 8.1.a) del Reglamento N 40/94 establece una prohibicin de registro idntica a la de este artculo 6.1.a). Vid. artculo 28.2 de esta Ley. Vid. artculo 12.2 de la Ley 32/88 de Marcas. - 61 -
76 77 78
identidad y, por tanto, no ser posible adoptar tales medidas que impidan la confusin no deber admitirse una declaracin de consentimiento en este supuesto ya que nos encontraramos ante un caso de doble inmatriculacin. B) Signos idnticos o similares para distinguir productos o servicios idnticos o similares Se reproduce, ahora s, el tenor del artculo 12.1.a). Cuando no nos hallamos ante una completa identidad como en el caso anterior, es decir la inmensa mayora de los casos, se debe realizar un triple examen;
1.- La similitud entre los signos distintivos en conflicto. En este sentido,
se ha eliminado la mencin a los planos en que se poda producir la identidad o similitud. Mientras el artculo 12.1.a) de la Ley de Marcas de 1988 hablaba de similitud fontica, grfica o conceptual -bastando como ya estableci con reiteracin la jurisprudencia con que la similitud se produjera en uno de estos aspectos-, la actual Ley se limita a hacer referencia a que se produzca esta similitud. Suponemos que en el plano prctico este silencio se traducir en la necesidad de invocar tales parmetros fijados por la anterior Ley.
2.- Los campos aplicativos a que se dirige la marca. Se ha de tomar en consideracin a que productos o servicios se pretende dirigir la marca. Ello es consecuencia evidente de la existencia del principio de especialidad que requiere que la marca venga referida a un concreto sector de mercado, Por tanto, y ms all de considerar la similitud o identidad de los distintivos en conflicto deber establecerse si se dirigen a proteger productos o servicios pertenecientes a un mismo o similar sector de mercado. 3.- El juicio de confusin. Tras estudiar los dos puntos enunciados, queda por determinar si como consecuencia de las similitudes que presentan los signos en conflicto, puede considerarse que los mismos son susceptibles de inducir a confusin a los consumidores. En efecto, se debe estudiar la confundibilidad desde un punto de vista finalista y siempre desde la ptica del pblico como consumidor final de la marca en el comercio.
- 62 -
Artculo 6
A este respecto la nueva Ley recuerda, como ya hiciera su antecesora, que el riesgo de confusin comprende el riesgo de asociacin con la marca anterior El Concepto de Marca anterior; Puesto que el apartado 1 de este artculo se refiere al concepto de "marca anterior" se dedica el segundo apartado a especificar que figuras deben incluirse en tal concepto. Y son las siguientes;
A) Marcas anteriores registradas con efecto en Espaa. Dada la pertenen-
cia de Espaa al sistema de Madrid de Marca Internacional as como a la Unin Europea, actualmente coexisten tres sistema de marca en nuestro pas; La marca nacional, la marca internacional y la marca comunitaria. Y as toda marca nacional, comunitaria o internacional (en este ltimo caso siempre que esta tenga efectos en Espaa) registrada con fecha de solicitud o prioridad anterior a la marca examinada se considera marca anterior. Ello es lgico ya que tanto la marca internacional como la comunitaria producen idnticos efectos que la marca espaola dentro de nuestro Estado.
B) Marcas Comunitarias con reivindicacin de Antigedad. El Regla-
mento de marca comunitaria estableci un sistema que atrajera a los solicitantes de marcas, permitindoles conservar sus privilegios respecto a marcas nacionales ya registradas en los diversos territorios de la Unin (o internacionales con efecto en un Estado miembro) que fueran idnticas a la solicitud de Marca Comunitaria y distinguieran los mismos productos o servicios. As, los artculos 34 y 35 del Reglamento de Marca Comunitaria vienen a definir dicha figura, por los que aunque se deje extinguir o se renuncie a una marca anterior nacional (o internacional con efecto en un Estado miembro) que sea idntica a la Comunitaria se mantienen los derechos de que se disfrutaba con la marca anterior (evitndose as pagar las tasas de mantenimiento de esas marca nacionales). Como consecuencia de este mantenimiento de los derechos que se ostentaban sobre las marcas idnticas que se han dejado extinguir o a las que se
- 63 -
ha renunciado, el titular de la marca Comunitaria podr oponerse con base en tal reivindicacin de antigedad de una marca nacional o internacional que tuviera una fecha de solicitud o prioridad anterior a la nueva solicitud objeto de examen.
C) Las solicitudes de marca a condicin de que sean finalmente concedidas. Se mantiene la posibilidad de plantear oposicin con base en una solicitud de marca con fecha de solicitud o prioridad anterior, tal y como ya permita el artculo 12.1.a) de la LM. Sin embargo, la nueva Ley de 2001 establece una interesante novedad, al condicionar esta oposicin a la efectiva concesin de la solicitud oponente. A este respecto el artculo 26.a) de esta Ley establece que cuando la oposicin se fundamente en estas solicitudes en tramitacin se suspender el procedimiento de registro de la marca posterior hasta tanto recaiga resolucin 79 en el expediente de solicitud oponente . Lo anterior es debido a que, en caso de no admitirse la solicitud oponente, desaparecer cualquier efecto que hubiera podido producir en el mercado sin que pueda permitirse que como consecuencia de esta solicitud que nunca lleg a convertirse en marca, la misma impida el ejercicio de su derecho de acceso al registro a terceros. D) Las marcas notorias no registradas. Sin duda este apartado es una de las grandes novedades de la nueva Ley de Marcas. Frente a la anterior legislacin que solo permita solicitar la Nulidad de la marca, es decir una vez concedida, que fuera susceptible de inducir a confusin con una marca no registrada que fuera notoriamente conocida en el mercado80, la nueva Ley permite extirpar la misma de raz antes de su registro al permitir la oposicin con base en la marca notoria no registrada.
79 Sobre los problemas de interpretacin y aplicacin de esta norma, ver el comentario a dicho artculo. - 64 -
Artculo 6
Viene as la nueva Ley de Marcas a cumplir ntegramente con el contenido del artculo 6 bis del Convenio de la Unin de Pars que estableca la necesidad de que los Estados miembros "rehusaran e invalidaran", las marcas que fueran confundibles con una marca notoria anterior. En este sentido, y si bien en algunos supuestos la justicia ContenciosoAdministrativa admiti la denegacin de una solicitud de marca con base en la aplicacin directa de dicho artculo 6 bis del CUP al amparo de la posibilidad de invocar las normas de este Tratado cuando fueran ms favorables81, lo cierto es que generalmente se consider que no era posible plantear oposicin con base en una marca notoria no registrada. Sin embargo la marca notoria no registrada parece gozar con la nueva ley de un mbito de proteccin mucho ms limitado que la marca notoria registrada. En efecto, ya veremos al estudiar el artculo 8 de esta Ley como la marca notoria o renombrada registrada goza de una proteccin muy amplia que rompe con las barreras del principio de especialidad. Por el contrario, y al amparo de este artculo, podra pensarse que la marca notoria no registrada solo podr oponerse, o servir de base para la Nulidad, de aquellas solicitudes que protejan productos o servicios idnticos o similares a aquellos respectos a los cuales ha sido usada. Sin embargo, lo anterior es discutible ya que en principio el titular de esta marca notoria no registrada podra invocar a su favor la aplicacin del artculo 16.3 de los ADPIC que, con referencia al artculo 6 bis del CUP , si establece la ruptura del principio de especialidad en el caso de la marca 82 notoria no registrada .
80 81 82
Artculo 3.2 de la Ley 32/88 de Marcas Vid comentario al artculo 3 de esta Ley y el artculo 10.3 de la Ley 32/88 de Marcas. En cuanto a los artculos citados, ver el comentario al artculo 8 de esta Ley. - 65 -
Artculo 7. Nombres comerciales anteriores.

1. No podrn registrarse como marcas los signos: a) Que sean idnticos a un nombre comercial anterior que designe actividades idnticas a los productos o servicios para los que se solicita la marca. b) Que por ser idnticos o semejantes a un nombre comercial anterior y por ser idnticas o similares las actividades que designa a los productos o servicios para los que se solicita la marca, exista un riesgo de confusin en el pblico; el riesgo de confusin incluye el riesgo de asociacin con el nombre comercial anterior. 2. A los efectos de este artculo se entender por nombres comerciales anteriores: a) Los nombres comerciales registrados en Espaa cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentacin o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen. b) Las solicitudes de los nombres comerciales a los que hace referencia la letra anterior, a condicin de que sean finalmente registradas.
El artculo citado se dedica a la incompatibilidad con nombres comerciales anteriores registrados, si bien escapan del mbito de este artculo aquellos nombres comerciales registrados que sean notorios o renombrados. Vemos as como el presente artculo viene a desarrollar de este modo el contenido del artculo 12.b) de la LM de 1988. Es evidente el absoluto paralelismo de este artculo con el artculo 6 de la Ley. Efectivamente se plantea esta prohibicin de registro con una misma estructura que en el caso de la prohibicin de registro consistente en la existencia de marcas registradas prioritarias. Y ello es lgico, dado que se trata de derechos de exclusiva de alcance nacional y con un mismo grado de proteccin sin que se pueda considerar que exista una prevalencia de uno sobre otro. Y as, un nombre comercial y una marca registrados tienen idntica capacidad obstaculizadora de una solicitud posterior. Vemos por tanto, que se establece en primer lugar la imposibilidad absoluta de registro de una marca -o nombre comercial ya que las prohibicio- 66 -
Artculo 7
nes de registro de las marcas son aplicables al nombre comercial83- que sea idntica y distinga idnticos productos o servicios que un nombre comercial anterior. Lo anterior ha de ser puesto en relacin con la novedad introducida por esta Ley, en el sentido de que las actividades para las que se solicite el nombre comercial deber incardinarse en una determinada clase o clases del Nomencltor Internacional de Marcas84. Respecto al resto de los apartados nos remitimos al comentario de los preceptos idnticos que, respecto a la marca, se contienen en el artculo 6, en orden a evitar reiteraciones innecesarias.
83 84
Vid infra el artculo 88 de esta Ley. Vid infra el artculo 89 y la Disposicin Transitoria Sexta de esta Ley. - 67 -
Artculo 8. Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados.

1. No podr registrarse como marca un signo que sea idntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser stos notorios o renombrados en Espaa, el uso de esa marca pueda indicar una conexin entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carcter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores. 2. A los efectos de esta Ley, se entender por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duracin, intensidad o alcance geogrfico de su uso, valoracin o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del pblico al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La proteccin otorgada en el apartado 1, cuando concurran los requisitos previstos en el mismo, alcanzar a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto ms diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del pblico o en otros sectores relacionados. 3. Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el pblico en general, se considerar que los mismos son renombrados y el alcance de la proteccin se extender a cualquier gnero de productos, servicios o actividades. 4. A los efectos del apartado 1 por marca o nombre comercial anteriores se entendern los signos contemplados, respectivamente, en el artculo 6.2, letras a), b) y c), y en el artculo 7.2.
Este artculo supone otra de las grandes novedades de la nueva Ley al introducir de manera expresa la ruptura del principio de especialidad por parte de los signos distintivos registrados notorios y renombrados en el derecho positivo interno. En este sentido, la anterior Ley de Marcas 32/88 nicamente pareca entender la posibilidad de romper el principio de especialidad cuando una
- 68 -
Artculo 8
marca supusiera un "aprovechamiento indebido de la reputacin obtenida por el signo de un tercero en el mercado"85.Con base en el citado artculo y la legislacin internacional suscrita por Espaa -Artculos 6 bis del CUP y 16.3 del ADPIC se logr bajo la anterior LM la denegacin de signos distintivos confundibles con otros que haban alcanzado notoriedad o renombre en el mercado86, an cuando se tratara de signos solicitados para distinguir productos o servicios no relacionados con aquellos distinguidos por la marca notoria. La actual Ley sin embargo entra a regular expresa y detalladamente estos casos en que se produce conflicto con marcas o nombre comerciales anteriores que hayan adquirido notoriedad o prestigio en los consumidores. Y como vamos a pasar a ver, otorga una proteccin ms amplia incluso que la que establecen las normas internacional anteriormente citadas. Si bien, debemos recordar que este artculo hace siempre referencia a la existencia de derechos registrales sin que lo aqu expuesto sea de aplicacin a marcas notorias no registradas87. En efecto, no podr registrarse una marca idntica o similar a una marca notoria o renombrada an cuando distingan productos o servicios no relacionados (ruptura del principio de especialidad), en los siguientes casos;
A) Cuando pueda indicar una conexin respecto al origen empresarial Volvemos a encontrar aqu la adaptacin de nuestra legislacin a los Acuerdos ADPIC. En efecto, el texto reproduce casi literalmente el con85 86 Artculo 13 c) de la Ley 32/88 de Marcas de 10 de noviembre Paradigmtica es en este sentido la resolucin de la OEPM de fecha 16 de enero de 1996 por la que se deneg la marca 4WD JEEP para distinguir productos textiles en la clase 25 del Nomencltor Internacional de Marcas, por la preexistencia de una marca de automviles renombrada JEEP con la que era confundible y de cuyo prestigio pretenda aprovecharse . Vid Supra el comentario al artculo 6.2.d) de esta Ley relativo a la prohibicin basada en la preexistencia de marcas notorias no registradas. - 69 -
87
tenido del artculo 16.3 de dichos acuerdos, que ya estableca que la prohibicin de registro y uso de marcas que fueran idnticas o similares a marcas notorias, artculo 6 bis del CUP , deba ampliarse a marcas que distinguieran productos o servicios no similares a condicin de que este registro o uso pudiera suponer una conexin entre la marca y el titular de la marca notoria. Como nica diferencia podemos sealar que se ha eliminado el inciso final del artculo 16.3 que requera "(...)que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada(...)". En cualquier caso, parece evidente que esta asociacin entre la marca nefita y el titular de la marca que ha alcanzado prestigio y renombre en el mercado siempre habr de suponer un perjuicio a ste ltimo. Por tanto, ante una marca idntica o similar a una marca notoria o renombrada, deber comprobarse si existe riesgo de que se produzca una conexin entre las mismas. Y ello con independencia de los productos o servicios protegidos por una y otra.
B) La solicitud que suponga un aprovechamiento indebido del carcter distintivo, la notoriedad o renombre de la marca prioritaria. El concepto de "aprovechamiento indebido de la reputacin ajena" del artculo 13 c) de la LM de 1988, y que ste hered a su vez del 124.13 del EPI vuelve a aparecer en la nueva Ley. En efecto, al igual que los citados precedentes legislativos, la nueva Ley pretende aqu evitar que una solicitud de marca pueda obtener una ilegtima ventaja del crdito y reputacin industrial obtenidos por un terceros a travs de esfuerzos humanos y econmicos. Es evidente que cuando una marca ha alcanzado notoriedad o renombre entre los consumidores o goza de un fuerte carcter distintivo, siempre aparecern terceros que intenten aprovecharse de tales caractersticas mediante el uso de signos distintivos similares an cuando se refieran a productos o servicios muy diferentes.
- 70 -
Artculo 8
Y es que la fuerza atractiva de la marca, el "selling power" de la doctrina norteamericana, es directamente proporcional a la distintividad y notoriedad de la marca y alcanza mbitos comerciales en los que la marca no necesita haber sido usada. Ello lo demuestra la tendencia actual de licenciar marcas que han alcanzado prestigio en un determinado sector de mercado para utilizarlas con relacin a productos o servicios muy diferentes. Y es que, el consumidor, se ve atrado por la imagen de dicha marca y por su conocimiento previo de la misma con independencia del producto o servicio distinguido. Es por este motivo porque el que no faltan terceros que - con el fin de evitar el pago de una licencia - pretenden aprovecharse fraudulentamente del principio de especialidad, solicitando marcas idnticas o similares a marcas notorias o renombradas en clases en las que no acta el legtimo titular. Frente a este tipo de actuaciones se crea la necesidad de reforzar la proteccin de tales marcas ms all de un concreto campo aplicativo.
C) La solicitud que suponga un menoscabo del carcter distintivo, la notoriedad o renombre de la marca prioritaria. El debilitamiento de la marca En intima relacin con lo anterior nos encontramos con aqul supuesto en que el uso de un signo distintivo -con independencia de que pretenda un aprovechamiento de la marca anterior- pueda suponer un menoscabo del carcter distintivo, notoriedad o renombre de la misma. Se introduce aqu la figura de la dilucin o debilitamiento del carcter distintivo de la marca ("risk of dilution") proveniente del derecho norteamericano, que en 88 algn caso haba ya sido estudiado por nuestros Tribunales . Con anterioridad a la aprobacin de esta Ley, la Doctrina haba determinado la necesidad de acudir a la LCD para evitar estos supuestos de aprovechamiento o menoscabo de la fuerza distintiva, notoriedad o renombre
88 Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 31 de marzo de 2001, que anul las marcas INTEL en clase 24 y 25 del Nomencltor Internacional de Marcas por considerar que la misma podra diluir la fuerza distintiva de la marca INTEL en clase 9 del Nomencltor Internacional de Marcas. - 71 -
de una marca anterior89. Sin embargo el legislador lo ha integrado en la nueva Ley de Marcas, lo que otorga una proteccin adicional al titular de tal marca ya que al incluirlo como una prohibicin de registro supone la posibilidad de atajar estos ataques a la marca notoria o renombrada ya desde la solicitud, sin necesidad de esperar a que se introduzcan los signos confundibles en el comercio. Estos dos supuestos, el aprovechamiento y el menoscabo del carcter distintivo, notoriedad o renombre de la marca anterior, aparecern irremediablemente confundidos y entremezclados ya que el uso de un signo distintivo al menos similar a otro notorio o renombrado siempre supondr un riesgo de aprovechamiento de tal signo prioritario y, cuanto menos, el debilitamiento de su carcter distintivo o prestigio. Tras referirse a los conceptos de marca y nombre comercial notorios y renombrados en el primer apartado, la Ley procede a estudiar en los siguientes puntos, 2 y 3, de este artculo 8, tales conceptos. Esto es importante, ya que la Doctrina haba especulado mucho sobre tales conceptos y la famosa sentencia "Chevy" del Tribunal de Justicia de las 90 Comunidades Europeas no haba ayudado aclarar el tema , al interpretar el artculo 5.2 de la DM y el alcance del concepto de notoriedad.
D) Concepto de notoriedad Del apartado 2 se desprende que el signo distintivo debe ser considerado notorio cuando sea conocido por la generalidad del pblico relevante de los productos, servicios o actividades que distingue. Dado que el examinador, o en su caso el Juzgador, debern determinar en cada caso si la marca ha alcanzado este "status" de notoria en su concreto
89 90
FERNNDEZ NOVOA, Carlos Tratado sobre derecho de Marcas (Madrid, 2001) Pag. 333 y 334.y Propiedad Industrial. Teora y Prctica AAVV , Pag. 155 y ss. Sentencia del TJCE de 14 de septiembre de 1999, asunto C-375/97, Generals Motor Corporation vs. Yplon. - 72 -
Artculo 8
sector de mercado, y puesto que se trata de un hecho apreciable subjetivamente, la Ley procede a establecer una lista abierta de parmetros que deben ser valorados a la hora de establecer que una marca o nombre comercial es notorio. As el artculo considera que habr de estarse a su volumen de ventas, valoracin alcanzada en el mercado, intensidad y duracin del uso, prestigio u otras circunstancias anlogas(por ejemplo la publicidad efectuada). Una vez aceptada la notoriedad de la marca, deber establecerse el grado de notoriedad alcanzado por cuanto se establece una relacin directa entre el grado de notoriedad y el mbito de proteccin de la marca. En este sentido, la Ley viene a aplicar lo que ya en 1993 vino a explicar el Prof. AREAN LALN 91;"( ...) la tolerancia jurdica en punto a la semejanza entre marcas competidoras vare inversamente a la fama de la marca prioritaria.". Es decir cuanto mayor es el grado de notoriedad, mayor campo de proteccin se le otorga. Y ello hasta enlazar con el concepto de marca renombrada que viene definido en el apartado tercero.
E) Concepto de Renombre Como una figura cualificada de la marca notoria, conocida en su sector de mercado, aparece la marca renombrada, aquella conocida por la generalidad de los consumidores. En caso de que la marca o nombre comercial sea conocida por la generalidad de los consumidores, la proteccin es absoluta e impedir el registro de signos similares con independencia de cual sea el producto o servicio que pretenda distinguir. Vemos por tanto, como a tenor de la presente Ley la proteccin reforzada de la marca notoria o renombrada en Espaa, en el sentido de suponer una ruptura del principio de especialidad se limitan a los signos distinti91 AREAN LALN, Manuel La proteccin de la marca por los Tribunales de Justicia Editada por el C.G.P .J. y Andema (Madrid, 1993) Pg. 267 quien resume; - 73 -
vos registrados, quedando con respecto a los no registrados una proteccin ms limitada. Sin embargo, ello es discutible ya que se podr seguir invocando la aplicacin de los artculos 6 bis del CUP y 16.3 de los Acuerdos ADPIC que, en cuanto Tratados Internacionales suscritos por Espaa, forman parte de nuestro ordenamiento jurdico y son perfectamente invocables ante los tribunales de justicia.
- 74 -
Artculo 9
Artculo 9. Otros derechos anteriores.

1. Sin la debida autorizacin, no podrn registrarse como marcas: a) El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca. b) El nombre, apellido, seudnimo o cualquier otro signo que para la generalidad del pblico identifique a una persona distinta del solicitante. c) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artculos 6 y 7. d) El nombre comercial, denominacin o razn social de una persona jurdica que antes de la fecha de presentacin o prioridad de la marca solicitada identifique en el trfico econmico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idntica o semejante a estos signos y por ser idntico o similar su mbito de aplicacin, existe un riesgo de confusin en el pblico. A estos efectos, el titular de esos signos habr de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumplindose estas condiciones, de igual proteccin gozarn los extranjeros que de acuerdo con el artculo 3 de esta Ley puedan invocar el artculo 8 del Convenio de Pars o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en Espaa de su nombre comercial no registrado. 2. No podrn registrarse como marcas el nombre, apellidos, seudnimo o cualquier otro signo que identifique al solicitante del registro si los mismos incurren en alguna de las prohibiciones de registro contenidas en el presente ttulo.
Tras referirse en los artculos 6 a 8 a las prohibiciones relativas consistentes en la existencia de signos distintivos prioritarios, este artculo 9 pasa a regular aquellas otras que tienen un fundamento diferente al de la existencia de signos distintivos prioritarios. Y as se determina que, sin la debida autorizacin no podrn registrarse;
1) Derechos de la Personalidad El artculo 18 de la CE viene a consagrar, entre otros, el derecho a la propia imagen como uno de los derechos fundamentales de que gozan las personas y cuya proteccin debe ser garantizada. Y en consonancia con dicho artculo nuestra legislacin marcaria procede a otorgar dicha pro- 75 -
teccin en su faceta de impedir que, sin autorizacin expresa de los titulares de tales derechos, se conculquen los mismos mediante el registro de marcas. En este sentido, la Ley viene a proteger mediante los apartados a) y b) de este artculo tales derechos de la personalidad. Y lo hace de manera idntica a la LM en su artculo 13 b), si bien descompone dicho artculo en los dos supuestos que contemplaba y que pasamos a analizar;
A) El nombre civil o la imagen de un tercero
Como consecuencia de que nuestra Constitucin consagra el derecho a la propia imagen como un derechos fundamentales, se promulg la Ley Orgnica 1/82 de Proteccin del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. que viene a regular la proteccin de tales derechos contemplados en el artculo 18 de la CE. En lo que aqu interesa, la Ley Orgnica establece la prohibicin de utilizar con fines comerciales el nombre, la voz o la imagen de una tercera persona sin autorizacin92. Consecuentemente, y considerando que la marca est irremediablemente unida a la actividad comercial, este artculo que prohibe el registro como marca del nombre o la imagen de un tercero, sin autorizacin, aplica dicho artculo a los signos distintivos. En este sentido, y en cuanto al nombre civil, no existe mayor problema ya que el Reglamento del Registro Civil establece tal concepto claramente, as como la necesidad de protegerlo93. Al tratar el apartado siguiente de este artculo veremos como este apartado entiende el nombre civil en el sentido tcnico jurdico de nombre y apellidos de una persona, mientras que en otros supuestos deberemos estar al apartado b) del artculo. En cualquier caso, este derecho al nombre ha sido interpretado de manera amplia por el Tribunal Supremo asimilando el Ttulo Nobiliario a dicho
92 93 Vid. Artculo 6.7 de la Ley Orgnica 1/82 de 5 de mayo de Proteccin del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. Vid. Artculo 53 de la Ley del Registro Civil del 8 de junio de 1957 - 76 -
Artculo 9
nombre civil94. Entendemos igualmente aplicable la prohibicin al registro de la firma, en cuanto representacin grfica personal del propio nombre. Respecto a la imagen, se trata de un concepto cuyos limites conviene determinar. En primer lugar la imagen comprende obviamente el retrato o fotografa de una persona95, pero tambin entendemos que, en la actualidad, debera incluirse su voz, en su caso96, o cualquier otro signo que fuera identificable con la imagen de la persona, tal como su escudo nobiliario.
B) Signos que para la generalidad del pblico identifiquen a una persona distinta del solicitante
Como ya hemos visto el anterior apartado se refiere al nombre civil, en el sentido tcnico-jurdico expuesto por el Reglamento de Registro Civil de nombres y apellidos de una persona. Por el contrario, este apartado contempla aquellos supuestos en que no se solicite tal nombre civil completo sino el nombre, los apellidos, el seudnimo o cualquier medio que identifique a una persona distinta del solicitante. As, a la hora de solicitar tales elementos deber contemplarse si es posible que los consumidores lo identifiquen con un tercero. Y ello an cuando coincida con el nombre o apellido del solicitante. Finalmente debemos sealar el conflicto que el profesor FERNNDEZ NOVOA97, denuncia con respecto al tema de la autorizacin entre la L.O. 1/82 y la legislacin marcaria. En efecto, si el artculo 3.2 de la LO 1/82 establece la posibilidad de revocar la autorizacin para el uso de la imagen "en cualquier momento", con la nica necesidad de resarcir los daos y
94 Vid. Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 26 de enero de 1990 (R.A. 414/90). Referido a la marca Marqus de Bradomin en clase 33 del Nomencltor Internacional de Marcas. El artculo 124.4 del EPI de 1929 limitaba la prohibicin al registro del retrato de una persona. Vid. Supra los comentarios al artculo 4.2 y los problemas relativos al registro de marcas sonoras FERNNDEZ NOVOA, Carlos Tratado sobre... (ob. Cit) Pag. 177 y 178. - 77 -
95 96 97
perjuicios ocasionados al autorizado, debemos plantearnos si ello es igualmente aplicable al supuesto del registro como marca con autorizacin. Es decir, si cabe la caducidad de una marca por revocacin de la autorizacin para su registro, pese a no contemplarse dicho supuesto en el artculo 55 de esta Ley. Esta prohibicin establecida en el artculo 9.1.b) de la Ley es la nica entre las relativas que es examinada de oficio por la Ley98. Lo anterior parece dado por la circunstancia de que este hecho, la identificacin por la generalidad del pblico de un determinado signo con una persona distinta del solicitante, es en principio algo detectable por el examinador.
2) Obras y creaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual o industrial Tras los derechos de la personalidad, la Ley contempla la imposibilidad de registrar obras protegidas por los derechos de propiedad intelectual o creaciones protegidas por el derecho de Propiedad Industrial, a excepcin de los signos distintivos que obviamente ya se regulan en esta Ley; Es decir Invenciones -Patentes y Modelos de Utilidad y Dibujos y Modelos Industriales, Topografas de los semiconductores y Variedades vegetales99.
A) Obras protegidas por el derecho de la Propiedad Intelectual
Son objeto de Propiedad Intelectual una gran cantidad de obras entre las cuales, a ttulo simplemente enunciativo, se encuentran las siguientes100; obras literarias, musicales, cinematogrficas, plsticas, fotogrficas, o los programas informticos.
98 99
Vid artculo 20 de esta Ley y su comentario. Vid artculo 1.2 del Convenio de la Unin de Paris de 1883 en el que se define que materias forman parte de la Propiedad Industrial.
100 Vid. Artculo 10 del Real Decreto 1/1996 de 12 de abril por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual - 78 -
Artculo 9
El autor, sin necesidad de registro, ostenta sobre su obra, un derecho absoluto y exclusivo de su explotacin101. Y entre tales derechos se encuentra el derecho a registrar la obra como marca e incorporarla a cualquier producto o servicio102. Vemos por tanto que ser necesario contar con la autorizacin expresa del titular de la obra para incorporarla a una marca. Y es que la citada LPI ya establece expresamente la compatibilidad de los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre una obra103 Interesante en este punto es relatar la adicin en este artculo de la prohibicin de registrar como marca la transformacin de una obra protegida por la Propiedad Intelectual. Esta novedad respecto al 13 d) de la LM es consecuencia lgica de los preceptos que determinan la necesidad de contar con la autorizacin del titular de la obra original para crear una obra derivada104.
B) Derechos de Propiedad Industrial diferentes a los signos distintivos
Si los artculos 6 a 8 establecan las prohibiciones relativas a la incompatibilidad con signos distintivos prioritarios, este artculo viene referido al resto de los derechos de Propiedad Industrial, fundamentalmente; Invenciones105 y Dibujos y Modelos Industriales106. Es evidente que dado
101 Vid. Artculo 2 del Real Decreto 1/1996 de 12 de abril por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual 102 Muy acertada resulta a este respecto la Sentencia de la A.P . de Valencia de fecha 23 de febrero de 2000 (R.A. 790/2000) al determinar que ; cualquier acto que suponga algn tipo de disposicin sobre la obra corresponde al autor y, obviamente, la decisin de que su obra quede incorporada a una marca slo a l le corresponde, con total independencia de que las marcas obtenidas por un tercero coincidan o no con aquellos productos del mercado en los que su obra se plasma.. Tampoco se tuvo en cuenta el principio de especialidad en la STS de 7 de octubre de 2000 (R.A. 919/00) relativo a la marca Popeye 103 Vid. Artculo 3.2 del Real Decreto 1/1996 de 12 de abril por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual 104 Vid. Artculo 11 y 21 del Real Decreto 1/1996 de 12 de abril por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. 105 Patentes y Modelos de Utilidad regulados en la Ley 11/1986 de 20 de marzo de Patentes - 79 -
el derecho de exclusiva inherente a cualquier derecho de Propiedad Industrial, no podr ser registrado como marca el mismo. Sin embargo este artculo plantea varios problemas an no resueltos por la jurisprudencia y que nos limitaremos a apuntar; - Dado el carcter ilimitado en el mbito temporal del derecho sobre la marca, la doctrina se plantea si el registro de un dibujo o modelo como marca cuando este a punto de finalizar la proteccin otorgada a los mismos se puede considerar un modo de burlar ese lmite temporal de cualquier derecho de propiedad industrial distinto a los signos distintivos107. - Si es posible que cualquier tercero registre como marca una invencin que protegida en su da por derechos de propiedad industrial distintos a la marca, haya cado en el dominio pblico por transcurso del tiempo. 3) El nombre comercial o razn social de una persona jurdica. Vemos por fin la proteccin del nombre comercial no registrado108, que se asimila a la denominacin social de una persona jurdica109. Y as, el nombre comercial o denominacin social de una mercantil110 ser causa de
106 Estatuto de la Propiedad Industrial aprobado mediante Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929 107 OTERO LASTRES, J. Manuel El Modelo Industrial (Editorial Montecorvo, Madrid 1977) Pag. 444. 108 En cuanto al nombre comercial registrado y su proteccin nos remitimos a los comentarios a los artculos 6,7 y 87 a 91, as como al resto de esta Ley aplicable a tales nombre comerciales en virtud del artculo 90. 109 Muchos autores consideran que las diferencias entre denominacin social y nombre comercial se han diluido y son casi inexistente. En cualquier caso, nos quedamos con la definicin que a este respecto dio el titular del Registro Mercantil Central, Sr. Benavides del Rey, ante la Comisin de Ciencia y Tecnologa del Congreso de los Diputados. El nombre comercial identifica a la persona jurdica o moral como ente de actividad empresarial mientras que, insisto, la denominacin social identifica a las personas jurdicas como sujeto de derechos, obligaciones y responsabilidades. Diario de Sesiones N 226 de 2001. Pag. 2165. 110 Debido a la redaccin de este artculo parece que el legislador a ignorado la posibilidad de que un particular sea usuario de un nombre comercial no registrado.
- 80 -
Artculo 9
inadmisin del registro de una marca posterior si se acreditara su uso con anterioridad a la fecha de solicitud o de prioridad de tal marca. En este sentido, y tras la acreditacin de este uso anterior se deber proceder a un juicio de confusin en igual sentido que en el caso de la existencia de una registro anterior111. Entendemos que, pese a no manifestarlo expresamente este artculo, dentro del riego de confusin habr de incluirse la posibilidad de que se produzca un riesgo de asociacin. Esto supone una novedad respecto a la antigua Ley bajo la cual, en la prctica, la OEPM no admita las oposiciones basadas en nombre comerciales anteriores usados en el mercado, sino solo los registrados. La norma establece que el oponente deber acreditar el "uso o conocimiento notorio" en el conjunto del territorio nacional. La expresin no es muy afortunada ya que equipara dos conceptos; uso y conocimiento notorio con un significado muy distinto. En nuestra opinin este "conocimiento notorio" no debe entenderse en el sentido del artculo 8.2 de esta Ley, sino que lo que el legislador pretenda era establecer que debe existir un uso o conocimiento (por ejemplo mediante campaas publicitarias) de una entidad suficiente como para considerarlo relevante para proceder a denegar la solicitud de marca nefita. Igual proteccin se otorga a los extranjeros que puedan invocar a su favor 112 el artculo 8 del CUP o el principio de reciprocidad. Es decir, se establece esta potestad de oponerse con base en un nombre comercial usado a favor de los mismos que estn autorizados para solicitar una marca, conforme al artculo 3.
111 Ver comentario al artculo 6.1.b) de esta Ley. 112 El artculo 8 del CUP establece; El nombre comercial ser protegido en todos los pases de la Unin sin necesidad de deposito o registro, forme o no parte de una marca de fbrica o comercio - 81 -
Y ello, nos lleva a plantear la siguiente cuestin; Si el artculo 3.3 establece que quienes se hallen en el supuesto contemplado en el apartado 1 del mismo artculo de esta ley113, podrn solicitar la proteccin del artculo 8 del CUP , debemos entender que tal proteccin no se limita a la posibilidad de oponerse al registro de la marca o instar su Nulidad, al amparo de dicho artculo con relacin al 52 de esta norma, sino que igualmente podr invocar dicho artculo a la hora de iniciar una accin por infraccin de derechos sobre un nombre comercial no registrado ya que el artculo 8 del CUP establece la proteccin total del nombre comercial con independencia de su registro. El Apartado 2 de este artculo se limita a recordar que el registro del propio nombre, o cualquier otro signo que distinga al solicitante, como marca sigue estando sometido al resto de las prohibiciones de registro. Es decir, no se concede automticamente una marca coincidente con el nombre del solicitante sino que se estar al estudio de su registrabilidad al amparo de las dems prohibiciones de registro114.
113 Los nacionales espaoles, quienes tengan su domicilio o un establecimiento serio y efectivo en Espaa, quienes gocen de los privilegios del CUP y los nacionales de pases de la OMC . 114 Vid. Artculo 13.2 de la Ley 32/88 de Marcas de 10 de noviembre en idntico sentido. - 82 -
Artculo 10
Artculo 10. Marcas de agentes o representantes.

1. A menos que justifique su actuacin, el agente o representante de un tercero que sea titular de una marca en otro Miembro del Convenio de Pars o de la Organizacin Mundial del Comercio no podr registrar esta marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular. 2. El titular perjudicado tendr derecho a oponerse al registro de la marca o a formular contra la misma las correspondientes acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesacin, conforme a lo previsto en esta Ley y en el artculo 6 septies del Convenio de Pars. En particular, sern de aplicacin a la accin reivindicatoria las previsiones contenidas en los apartados 2 y 3 del artculo 2.
La marca de agente, ya presente en la anterior legislacin, es resultado de la transposicin al derecho espaol del artculo 6 septies del CUP . El presupuesto es claro; Un empresario extranjero que quiere empezar a actuar en el mercado espaol, necesitar a alguien que realice esta funcin de introduccin. Dicho agente o representante se encuentra con la posibilidad de proceder al registro de tales marcas en nuestro pas lo que le reporta enormes ventajas (por ejemplo impedir al titular de las marcas en el extranjero cambiar de agente o representante en Espaa). Ante este supuesto, los pases de la unin de Pars decidieron adoptar la previsin que aparece en el citado artculo 6 septies. Para la aplicacin de este artculo deben concurrir los siguientes presupuestos;
A) La existencia de una relacin comercial o laboral Parece necesario entender en un sentido amplio el concepto de agente o representante, en cuanto cualquier individuo con el que se ha mantenido una relacin laboral o mercantil para la introduccin de una determinada marca en territorio espaol (distribuidor, antiguo trabajador de la usuaria de la marca, socio, etc)
- 83 -
B) La existencia de un registro de marca en algn Estado miembro del CUP o de la OMC La anterior Ley de Marcas, que como ya hemos visto es anterior a la entrada de Espaa en la OMC, otorgaba nicamente legitimacin para iniciar esta accin a quien tuviera una marca registrada en un Estado miembro de la Unin de Pars. Debido a la entrada de Espaa en la OMC se ha ampliado el supuesto a las marcas registradas en Estados pertenecientes a esta organizacin115.
C) Que no exista una causa justificativa del registro ni autorizacin para el mismo El titular de una marca en un Estado miembro del CUP o de la OMC tiene amplias facultades para atacar la marca indebidamente registrada por su representante. Y as puede plantear la accin reivindicatoria de la marca o de la solicitud de marca116, presentar oposicin contra la misma117, solicitar su Nulidad118 o solicitar su cesacin. Este supuesto de solicitud de cesacin no haba sido contemplado por la anterior LM, aunque ya el artculo 6 septies del CUP estableca la potestad de los Estados para permitir esta accin de cesacin.
115 Aun cuando la anterior Ley de Marcas no lo contemplaba, el artculo 2.1 de los ADPIC ya otorgaba la proteccin del 6 septies del CUP a los nacionales de los Estados de la OMC. 116 Vid. supra comentario al artculo 2 de esta Ley 117 Este supuesto explica la inclusin del presente artculo dentro del captulo dedicado a las prohibiciones relativas de registro. 118 Con base en este artculo y el 52 de la Ley como causa de Nulidad relativa - 84 -
TTULO III
Artculo 11
TTULO III*
CAPTULO I
Solicitud de registro
Artculo 11. Presentacin de la solicitud.
1. La solicitud de registro de marca se presentar en el rgano competente de la Comunidad Autnoma donde el solicitante tenga su domicilio o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo. 2. Los solicitantes domiciliados en las ciudades de Ceuta y Melilla presentarn la solicitud en la Oficina Espaola de Patentes y Marcas. 3. Los solicitantes no domiciliados en Espaa presentarn la solicitud ante la Oficina Espaola de Patentes y Marcas. 4. Tambin podr presentarse la solicitud en el rgano competente de la Comunidad Autnoma donde el representante del solicitante tuviera su domicilio legal o una sucursal seria y efectiva. 5. Podrn tambin presentarse las solicitudes ante la Oficina Espaola de Patentes y Marcas si el solicitante o su representante la solicitaran a travs de un establecimiento comercial o industrial serio y efectivo que no tuviere carcter territorial. 6. El rgano competente para recibir la solicitud har constar, en el momento de su recepcin, el nmero de la solicitud y el da, la hora y el minuto de su presentacin, en la forma que reglamentariamente se determine. 7. El rgano competente de la Comunidad Autnoma que reciba la solicitud remitir a la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, dentro de los cinco das siguientes al de su recepcin, los datos de la solicitud en la forma y con el contenido que reglamentariamente se determinen.
* Por Jos Abad Revenga - 87 -
8. La solicitud de registro de marca tambin podr presentarse en los lugares previstos en el artculo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, dirigida al rgano que, conforme a lo establecido en los apartados anteriores, resulte competente para recibir la solicitud. 9. Tanto la solicitud como los dems documentos que hayan de presentarse en la Oficina Espaola de Patentes y Marcas debern estar redactados en castellano. En las Comunidades Autnomas donde exista tambin otra lengua oficial, dichos documentos, adems de en castellano, podrn redactarse en dicha lengua.
A) Lugar de presentacin de las solicitudes de marca El sistema de presentacin de solicitudes de marca ha tenido que adaptarse al fallo de la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional N 103/99 de 3 de junio119, que estableci el reparto de competencias del Estado y las CCAA en materia de Propiedad Industrial. Aunque, de hecho el artculo 15 de la LM de 1988 dedicado igualmente al registro de marcas ya fue modificado tras la emisin de dicha sentencia. As este artculo viene a establecer una serie de normas para determinar el rgano competente para recibir las solicitudes de marca. Y as tenemos;
1.- Solicitantes con domicilio o establecimiento serio y efectivo en Espaa. En este caso, la solicitud se presentar ante el rgano correspon-
diente de la Comunidad Autnoma en la que el solicitante tenga su domicilio.

2.- Los extranjeros y los domiciliados en las ciudades autnomas de Ceuta y Melilla. En estos casos se presentarn las solicitudes directamente
ante la Oficina Espaola de Patentes y Marcas.
119 La sentencia declar que correspondan a las Comunidades Autnomas de Pas Vasco y Catalua -las recurrentes- el ejercicio de las competencias de ejecucin en materia de Propiedad Industrial, contenidas en los artculos 15.2 y 3, 24.1, 45.1, 75.1 y 85, prrafo segundo, de la Ley 32/88 de Marcas de 10 de noviembre - 88 -
Artculo 11
3.- Solicitudes presentadas por representante.- Si la solicitud de se pre-
senta por medio de representante tambin sea admitir la presentacin en el lugar del domicilio de este representante o donde este tenga un establecimiento serio y efectivo.
4.- El principio de ventanilla nica.- Dado que nos hallamos ante normas de derecho admnistrativo, la Ley debe permitir que se presenten las solicitudes en los lugares contemplados por la Ley 30/92120 para la presentacin de documentacin administrativa.
Tales solicitudes debern dirigirse al rgano competente para recibir la solicitud al amparo de las normas de este artculo ya citadas, limitndose el rgano receptor a indicar la fecha y hora de la solicitud121 y a remitirlo a dicho rgano competente.
5.- Establecimientos de carcter no territorial.- El apartado 5 del artcu-
lo viene a establecer una norma bastante oscura en su redaccin pero que parece establecer la potestad del solicitante que tenga un establecimiento serio y efectivo de mbitos supracomunitario, es decir que abarque ms de una Comunidad Autnoma, de acudir a la OEPM a solicitar la marca. En igual sentido cuando sea el establecimiento del representante el que tenga un mbito superior al territorio de una Comunidad Autnoma.
120 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn. El artculo 38.4 establece la posibilidad de presentar documentacin en los siguientes lugares; a) b) en los registros de los rganos administrativos a que se dirijan. en los registros de cualquier rgano administrativo, que pertenezca a la administracin general del estado, a la de cualquier administracin de las comunidades autnomas, o a la de alguna de las entidades que integran la administracin local si, en este ltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio. en las oficinas de correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. en las representaciones diplomticas u oficinas consulares de espaa en el extranjero.
c) d)
e) en cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 121 Artculo 38.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones pblicas y del procedimiento administrativo comn - 89 -
B)Fijacin del nmero de solicitud, da y hora y remisin de datos Tanto los rganos de la Administracin que en virtud del principio de "ventanilla nica", apartado 7, estn autorizados para aceptar las solicitudes de marca como los rganos competentes de las CC.AA. para recibir las mismas deben hacer constar la fecha y hora de recepcin de la solicitud. Lo anterior es lgico ya que la fecha y hora de recepcin de la solicitud es crucial para determinar quien ostenta derechos prioritarios especialmente en caso de solicitudes de marcas similares en un corto periodo de tiempo. Si el registro de marcas es unitario y de alcance nacional, artculo 1 de esta Ley, es fundamental fijar la fecha y hora de la solicitud para preservar los intereses de los solicitantes. Cuestin aparte es el del nmero de solicitud ya que ser necesario establecer un sistema que evite que se dupliquen tales nmeros de solicitud por los organismos de las distintas Comunidades Autnomas, aunque entendemos que reglamentariamente se establecer un sistema que evite estas duplicidades. Aunque veremos al comentar el artculo 16 de la Ley que las Comunidades Autnomas no solo ejercen de simple ventanilla de recepcin, sino que realizan un examen previo, las mismas tienen la obligacin de remitir en un plazo de cinco das los datos sobre dicha solicitud a la Oficina Espaola de Patentes y Marcas .
C) Lengua de la solicitud La lengua de presentacin de la solicitud tambin fue objeto de discusin en la Sentencia del TC 103/99, dado que se plante en el mismo la inconstitucionalidad del artculo 16.3 de la LM, de redaccin similar al apartado 9 de este artculo. El ms alto Tribunal desestim el Recurso en este extremo al considerar122;
122 Fundamento de Derecho Dcimotercero de la sentencia del Tribunal Constitucional N 103/99 de 3 de junio - 90 -
Artculo 11
La inscripcin ha de practicarse, en los trminos establecidos en la Ley, por el propio Registro nico nacional; Registro que, por su condicin de nico para todo el territorio del Estado, ha de poder facilitar el acceso al mismo a los ciudadanos de todo el territorio espaol. Por consiguiente, no es contrario a la Constitucin que la Ley exija que un ejemplar de la solicitud se presente, necesariamente en la lengua oficial comn a todo el territorio. Por tanto, existe la obligacin de presentar las solicitudes de marca en castellano con independencia del rgano ante el que se presente la solicitud de registro. En aquellos casos en que se presente ante una Comunidad Autnoma con otra lengua oficial, se podr adems presentar la solicitud en esa lengua.
- 91 -
Artculo 12. Requisitos de la solicitud.

1. La solicitud de registro de marca deber contener, al menos: a) b) c) d) Una instancia por la que se solicite el registro de marca. La identificacin del solicitante. La reproduccin de la marca. La lista de los productos o servicios para los que se solicita el registro.
2. La solicitud dar lugar al pago de una tasa, cuya cuanta vendr determinada por el nmero de clases de productos o servicios del nomencltor internacional establecido en virtud del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957 que se soliciten. 3. La solicitud de marca deber cumplir los dems requisitos que se establezcan reglamentariamente.
El artculo 12 viene a regular los cuatro requisitos mnimos para que se acepte una solicitud de marca; a) La presentacin de una instancia de solicitud, b) la identificacin del solicitante, c) la representacin del signo distintivo solicitado y d) la designacin de los productos que se pretende distinguir con la marca123. En cualquier caso, el apartado 3 del artculo se remite, en cuanto a requisitos de las solicitudes de marca, al desarrollo que de la misma realice el Reglamento para la ejecucin de esta Ley 17/2001 de Marcas. Por tanto deberemos esperar a que se apruebe el Reglamento de ejecucin de dicha Ley, actualmente en fase de tramitacin parlamentaria. El punto ms interesante de este precepto es el de establecer un sistema multiclase para las marcas espaolas. En efecto, como ya seala la exposicin de motivos de la Ley, el sistema de marcas espaol pasa a establecer123 En esencia, se reiteran los requisitos que se establecan en el artculo 3 del Real Decreto 645/1990, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucin de la Ley 32/1988 de 10 de noviembre de Marcas (B.O.E. n 125, de 25 de mayo de 1990) - 92 -
Artculo 12
se como multiclase en aplicacin del Tratado de Derecho de Marcas que ha sido adoptado por Espaa,124
As, se equiparan los sistemas de los tres tipos de marcas que tienen efecto en Espaa; La marca internacional, la supranacional (comunitaria) y la nacional. La Ley incluso establece la posibilidad de aplicar este sistema multiclase a las marcas registradas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley mediante la figura de la fusin de registros125.
124 Iltimo prrafo del Apartado Tercero de la Exposicin de Motivos. 125 Vid infra el comentario a la disposicin transitoria sptima. - 93 -
Artculo 13. Fecha de presentacin de la solicitud.

1. La fecha de presentacin de la solicitud ser la del momento en que el rgano competente, conforme a lo previsto en el artculo 11, reciba los documentos que contengan los elementos establecidos en el apartado 1 del artculo 12. 2. La fecha de presentacin de las solicitudes depositadas en una Oficina de Correos ser la del momento en que dicha Oficina reciba los documentos que contengan los elementos previstos en el apartado 1 del artculo 12, siempre que sean presentadas en sobre abierto, por correo certificado y con acuse de recibo, dirigido al rgano competente para recibir la solicitud. La Oficina de Correos har constar el da, hora y minuto de su presentacin. 3. Si alguno de los rganos o unidades administrativas a que se refieren los apartados anteriores no hubieran hecho constar, en el momento de la recepcin de la solicitud, la hora de su presentacin, se le asignar la ltima hora del da. Si no se hubiera hecho constar el minuto, se asignar el ltimo minuto de la hora. Si no se hubiera hecho constar ni la hora ni el minuto, se asignar la ltima hora y minuto del da.
Cuando la solicitud contenga los requisitos mnimos para su aceptacin contemplados en el artculo 12 de esta Ley se le otorgar una fecha de presentacin. Por tanto, cuando la solicitud de marca no contenga tales requisitos mnimos no se otorgar tal fecha de presentacin sino que la fecha de presentacin ser la que corresponda con la subsanacin de los errores126. El rgano competente para su recepcin indicar esta fecha as como la hora y minuto de su presentacin127. Este supuesto no plantea problemas en el caso de que la solicitud se presente directamente ante el registro del rgano competente para recibir la solicitud de marca.
126 Vid infra comentarios al artculo 16 de esta Ley. 127 As lo exige el artculo 11.6 de esta Ley a cuyo comentario nos remitimos. - 94 -
Artculo 13
Sin embargo, ya hemos visto que el artculo 11.8 establece la posibilidad de presentar la solicitud ante los rganos contemplados en el artculo 38.4 de la L.R.J.P .A.C., aunque la solicitud se dirigir al rgano competente para recibir la misma. Uno de estos lugares de presentacin son las Oficinas de Correos. Por ello, y dada la importancia que la fecha e incluso el minuto de presentacin puede tener para la registrabilidad de la marca, este artculo 13 viene a establecer que cuando la presentacin se realice ante una Oficina de Correos se estar a la fecha, hora y minuto de la presentacin ante la misma, siempre que tras la posterior remisin al organismo competente se confirme que la solicitud cumple con los requisitos mnimos para que se le otorgue dicha fecha de solicitud. A este respecto debemos llamar la atencin sobre la falta de referencia al resto de organismos de la administracin que pueden recibir solicitudes de marcas al amparo de la LRJPAC. Si la citada norma establece la posibili128 dad de presentacin ante distintos organismos no parece lgico que a la hora de establecer los parmetros para otorgar una fecha de presentacin la Ley solo contemple el supuesto de la Oficina de Correos. Por equidad debe entenderse que el mismo sistema, la fecha y hora de la solicitud es la de la entrada en el organismo ante el que se presenta la solicitud, debe aplicarse a los supuestos en que se presente la solicitud ante cualquiera de los otros organismos establecidos en el artculo 38.4 de la LRJPAC al que remite el artculo 11.8 de esta Ley. Como hemos visto, los rganos receptores de las solicitudes deben fijar el da, la hora y el minuto de la presentacin129. Para evitar los conflictos que pudieran surgir por la omisin de tales datos de fecha y hora, la Ley establece que en ausencia de la mencin del minuto se considerar que se ha presentado en el ltimo de la hora que se haya consignado como hora de presentacin. Y a falta de mencin de la hora en la ltima del da de la presentacin.
128 Vid Supra comentarios al artculo 11.8 de esta Ley. 129 Artculos 38.3 de la Ley 30/1992 y 11.6 de esta Ley. - 95 -
Artculo 14. Derecho de prioridad unionista.

1. Quienes hubieran presentado regularmente una solicitud de registro de marca en alguno de los Estados miembros del Convenio de Pars o en algn Miembro de la Organizacin Mundial del Comercio o sus causahabientes gozarn, para la presentacin en Espaa de una solicitud de registro de la misma marca, del derecho de prioridad establecido en el artculo 4 del Convenio de Pars. 2. Tendrn el mismo derecho de prioridad quienes hubieren presentado una primera solicitud de proteccin de la misma marca en un Estado u Organizacin internacional no mencionados en el apartado anterior, que reconozca a las solicitudes de registro de marcas presentadas en Espaa un derecho de prioridad en condiciones y con efectos equivalentes a los previstos en el Convenio de Pars. 3. El solicitante que desee reivindicar la prioridad de una solicitud anterior deber presentar, en la forma y plazos que reglamentariamente se establezcan, una declaracin de prioridad y una copia certificada por la Oficina de origen de la solicitud anterior acompaada de su traduccin al castellano, cuando esa solicitud est redactada en otro idioma. La reivindicacin de prioridad implica el pago de la tasa correspondiente.
A) El derecho de prioridad Unionista El artculo 4 del CUP establece un sistema en virtud del cual; Quien hubiera depositado una solicitud de algn derecho de Propiedad Industrial en otro pas miembro de la Unin gozar de un plazo de prioridad, seis meses en el caso de signos distintivos, durante el cual podr presentar solicitudes en otros Estados miembros sin que los hechos ocurridos entre esta segunda solicitud y aquella cuya prioridad se reivindica (fundamentalmente solicitudes presentadas por terceros) puedan perjudicarle. Es decir, a efectos de su acceso al registro se considera como fecha de la segunda solicitud no la de su efectiva presentacin sino la de la de la marca idntica presentada en otro Estado miembro y de cuya prioridad se beneficia.
- 96 -
Artculo 14
Lo anterior viene motivado, en lo que se refiere a signos distintivos130, por la dificultad de presentar solicitudes de una marca de manera simultnea en distintos Estados y la necesidad de evitar que en el periodo de tiempo que transcurra entre la solicitud en distintos Estados la presentacin de una solicitud por un tercero obstaculice la inscripcin de la marca de este nacional unionista. As se concede un periodo de gracia -seis meses en caso de marcas- durante el cual el solicitante de la marca se beneficia de la fecha de solicitud de la primera de las marcas idnticas sin que le pueda perjudicar ningn acontecimiento ocurrido entre tal fecha y la fecha efectiva de presentacin ante el rgano nacional. Esta institucin del derecho de Prioridad ha sido asumida por los Estados miembros de la OMC131, por lo que se ampla su aplicacin a solicitudes presentadas en Estados miembros de la OMC. Como consecuencia de todo ello el artculo viene a establecer la posibilidad de reivindicar en Espaa la prioridad obtenida mediante la presentacin de una misma solicitud y por el mismo titular, o sus causahabientes, en otros Estado que sea miembro bien del CUP bien de la OMC. En cuanto a los efectos de esta prioridad, la Ley se remite a lo establecido por el citado artculo 4 del Convenio de la Unin de Pars
B) El principio de reciprocidad Tambin se permite reivindicar la prioridad de una solicitud presentada ante un Estado u organizacin que, sin ser parte de ninguno de estas dos organizaciones -CUP y OMC- conceda a las marcas presentadas en Espaa un derecho de prioridad equivalente al establecido en el citado 132 artculo 4 del CUP .
130 Sobre los motivos para instaurar el derecho de prioridad unionista respecto a las invenciones ver La Modernizacin del derecho actual de patentes (Fernadez Novoa, Carlos y Gmez Segade, Jose Antonio), Editorial Montecorvo, 1984. Pag. 178. 131 Ver el artculo 2 de los Acuerdos A.D.P .I.C. 132 En el mismo sentido, el artculo 21 de la anterior Ley de Marcas y el artculo 28 de la Ley 11/1986 de Patentes. - 97 -
Vemos una vez ms, como ya se hiciera en el artculo 3 respecto de la legitimacin para solicitar un registro de marca, que en derecho de marcas impera el principio de reciprocidad en el trato. Y ello viene motivado entre otras causas por la internacionalizacin y homogeneizacin de la economa y el mercado que requieren compatibilizar los sistemas marcarios de los distintos Estados y organizaciones.
C) Acreditacin de la existencia de un derecho de prioridad. Requisitos En orden a evitar que se produzcan fraudes de los derechos de terceros mediante el ejercicio fraudulento del sistema de la prioridad unionista, se exige -como ya hiciera la anterior Ley- que se acredite la existencia de los presupuestos para gozar de este derecho de prioridad. As, y dado que el CUP establece una serie de requisitos;
- Identidad de solicitante. Si bien, y previa acreditacin de esta circuns-
tancia, los causahabientes del primer solicitante podrn prevalerse de la prioridad derivada de la solicitud de su causante133.
- Un deposito de solicitud regular. La prioridad se debe basar en una solicitud que cumpla los requisitos mnimos para que se le conceda una fecha de presentacin. Los requisitos exigibles para otorgar la fecha de presentacin quedan al arbitrio de las legislaciones nacionales134
Y en este sentido, es importante destacar que una vez se tenga esa fecha de solicitud es irrelevante lo que finalmente ocurra con esta solicitud de marca cuya prioridad se reivindica. Por tanto, si se reivindica la prioridad
133 El artculo 6.3 del anterior Reglamento de Marcas (Real Decreto N 645/90 de 18 de Mayo) estableca que; Cuando el titular de la nueva solicitud y el de aquella cuya prioridad se solicita no coincidieran se exigira acreditar la cesin de los derechos de prioridad. 134 Respecto a los requisitos exigibles para obtener una fecha de solicitud en Espaa, ver los comentario del artculo 12 de esta Ley. - 98 -
Artculo 14
de una solicitud de marca que cumple los requisitos para obtener una fecha de presentacin se continuar la tramitacin de la nueva solicitud de manera independiente sin que la suerte que corra la prioritaria condicione la de la nueva solicitud.
- Identidad de signo distintivo y de productos o servicios solicitados. La
reivindicacin de prioridad requiere identidad entre el signo solicitado y aqul cuya fecha de prioridad se reivindica. Igualmente los productos o servicios a que se pretenda aplicar la marca deben coincidir con aquellos de la primera solicitud, si bien cuando la coincidencia aplicativa es parcial se podr admitir la prioridad para aquellos productos coincidentes135. Para acreditar la concurrencia de tales requisitos se exige aportar la siguiente documentacin, que coincide con la establecida por el CUP;
- Una declaracin de prioridad. Esta declaracin de prioridad deber indi-
car la fecha y el pas de origen136.

- Una copia certificada de la solicitud anterior.- La Oficina ante la que se hubiera presentado la solicitud cuya fecha de prioridad se reivindica deber certificar los extremos de dicha solicitud. Dicha solicitud est exenta de legalizaciones137
En caso de estar redactada en un idioma distinto al castellano se habr de aportar una traduccin. Los plazos para aportar esta documentacin habr de establecerse reglamentariamente.
135 Artculo 6 del RM de 1990. 136 Artculo 4, letra D), apartado 1 del CUP 137 Artculo 4, letra D), apartado 3 del CUP - 99 -
Artculo 15. Prioridad de exposicin.

1. El solicitante de una marca que hubiera designado con ella productos o servicios en una exposicin oficial u oficialmente reconocida gozar del derecho de prioridad de la fecha de la primera presentacin de los productos o servicios con la marca solicitada en la exposicin, siempre que la solicitud de registro de la marca se presente en el plazo de seis meses a partir de aquella fecha. 2. El solicitante que desee reivindicar la prioridad prevista en el apartado 1 deber justificar, en los trminos que se determinen reglamentariamente, que los productos o servicios se presentaron en la exposicin con la marca solicitada y en la fecha invocada. La reivindicacin de prioridad implica el pago de la tasa correspondiente.
En intima relacin con la prioridad unionista, tratada en el artculo anterior, se establece el principio de prioridad de exposicin138 mediante la cual se protege al solicitante de una marca que con anterioridad a esta solicitud hubiera usado las mismas en una exposicin oficial u oficialmente reconocida. As, quien acredite que us la marca para distinguir determinados productos o servicios durante una exposicin oficial podr reivindicar como fecha de prioridad la de celebracin de esa exposicin, siempre que al solicitar la misma invoque y acredite este uso prioritario en el marco de una exposicin oficial u oficialmente reconocida y para distinguir tales productos o servicios. Al igual que en la prioridad unionista el plazo del que dispone el solicitante de la marca para presentar tal solicitud es de seis meses a contar desde esta fecha de prioridad que se reivindica. Para poder reivindicar una prioridad de exposicin deben concurrir los siguientes presupuestos;
138 Tratan igualmente la prioridad de exposicin el artculo 7 de la LP y el 23 de la anterior LM. - 100 -
Artculo 15
A) Identidad subjetiva, El solicitante de la marca ha de coincidir con
quien realiz este uso del signo distintivo durante la exposicin. Aunque el artculo no hace referencia a este punto, debe entenderse que, al igual que en el caso de la prioridad unionista139, tambin los causahabientes del usuario de esta marca podrn beneficiarse del uso realizado por su causante140.
B) Identidad de signo distintivo. El signo distintivo solicitado deben coin-
cidir con aqul que ha sido objeto de uso en la exposicin.

C) Identidad aplicativa. Los productos o servicios a que se aplique la marca solicitada deben coincidir con aqullos para los que se us la misma durante la exposicin. D) Uso en el marco de una exposicin oficial u oficialmente reconocida.-
Es evidente que en orden a evitar un uso fraudulento de la norma establecida en este artculo, solo podr beneficiarse de esta prioridad de exposicin quien la realice en el marco de una exposicin oficial u oficialmente reconocida que precisamente por tal carcter de oficial tiene la capacidad de certificar fehacientemente este uso de la marca. La Ley exige en el apartado 2 del artculo que el solicitante justifique este uso, remitindose al Reglamento de la Ley la determinacin de los requisitos de forma de esta justificacin. Pese a que el Reglamento se encuentra en tramitacin, entendemos que en este punto no se producirn grandes diferencias con lo exigido en la anterior LM y su reglamento de eje141 cucin . Y lgicamente el uso de la marca se acreditar mediante certificacin expedida por "la persona que se designe por la Direccin de la exposi-
139 Vid supr comentario al artculo 14 de esta Ley. 140 En este sentido, el RM, artculo 7, estableca que para la admisin de la prioridad de exposicin se estara a lo establecido para la prioridad unionista -artculo 6 del mismo texto- por lo que debemos entender aplicable la norma de este artculo sobre sucesin en el derecho. 141 artculo 7 del RM - 101 -
cin como autoridad competente para asegurar la proteccin de la propiedad industrial en tal exposicin"142. La certificacin que expida esta persona deber contener los siguientes requisitos mnimo143; El nombre de la persona que ha efectuado el uso de la marca, el signo distintivo utilizado y los productos o servicios con relacin a los cuales ha realizado tal uso y la fecha de admisin a la exposicin. Con relacin a la fecha de admisin, importante en cuanto es el "dies a quo" a la hora de establecer esta reivindicacin de prioridad de exposicin, debemos destacar que la fecha de uso de la marca y de apertura de la exposicin no deben coincidir necesariamente144. Y as, el legislador ha optado por tomar en consideracin la fecha de admisin de los productos o servicios a la exposicin y no la de inicio de dicha exposicin.
142 Artculo 7.1 del RM. En igual sentido el artculo 20 del R.P . 143 Artculo 7.2 del R.M. 144 Pedemonte Feu, J. Comentarios a la Ley de Patentes (Bosch, Barcelona, 1988), Pag. 22. - 102 -
Artculo 16
CAPTULO II
Procedimiento de registro
Artculo 16. Examen de admisibilidad y de forma.
1. El rgano competente para recibir la solicitud, conforme a lo previsto en el artculo 11, examinar: a) Si la solicitud de marca cumple los requisitos para que se otorgue una fecha de presentacin conforme al artculo 13. b) Si se ha satisfecho la tasa de solicitud. c) Si la solicitud de marca rene los dems requisitos formales establecidos reglamentariamente. d) Si el solicitante est legitimado para solicitar una marca, conforme al artculo 3 de esta Ley. 2. Si del examen resultara que la solicitud presenta alguna irregularidad o defecto, se decretar la suspensin de la tramitacin del expediente y se otorgar al solicitante el plazo que reglamentariamente se determine para que los subsane o formule, en su caso, las alegaciones pertinentes. 3. Si la irregularidad consistiera en el incumplimiento de los requisitos necesarios para obtener una fecha de presentacin, se otorgar la del da en que se subsane esta irregularidad. 4. Si la irregularidad consistiera en la falta de pago de la tasa de solicitud y transcurrido el plazo para subsanarla no se hubiera abonado dicha tasa en su totalidad, se continuar la tramitacin respecto de aquellas clases totalmente pagadas, siguiendo el orden de la solicitud. 5. Transcurrido el plazo fijado en el apartado 2 sin que el interesado haya contestado, el rgano competente resolver teniendo por desistida la solicitud. Se proceder del mismo modo cuando, a juicio del rgano competente, las irregularidades no hubieran sido debidamente subsanadas.
Vemos en este artculo de nuevo la influencia que ha tenido la sentencia

- 103 -
del T.C. N 103/99. La citada sentencia determin145 que la competencia respecto al estudio del cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud correspondan a las CCAA por tratarse de una competencia de ejecucin que, adems, era perfectamente separable de la fase de resolucin sobre el fondo que corresponde al Registro. As pues, el examen de admisibilidad y forma ya no corresponde en exclusiva a la OEPM146 sino que tambin podr ser realizado por el organismo competente de la Comunidad Autnoma a la que corresponda recibir la solicitud de conformidad con el artculo 11. Sin embargo, y como luego veremos147 la OEPM se reserva un derecho de revisin de estas resoluciones de los rganos competente tras recibir las solicitudes y con carcter previo a su publicacin. Este rgano competente para el examen de admisibilidad y forma, ya sea el autonmico o la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, proceder a examinar;
A) Si se cumplen los requisitos para obtener una fecha de presentacin al amparo del artculo 13. En realidad los requisitos necesarios para obtener
dicha fecha se contienen en el artculo 12 al que dicho artculo 13 se remite.

B) Si se ha pagado la tasa de registro. Cuando el pago se haya realizado
de manera parcial, y no se haya subsanado en plazo esta irregularidad, el apartado 3 de este artculo establece que se aplicar este pago y por tanto se continuar la tramitacin respecto de aquellas clases que hayan sido
145 "...Pues aqu se trata de la apreciacin del cumplimiento o falta de cumplimiento de requisitos formales de la solicitud, perfectamente separables de la resolucin de fondo acerca de la concesin del registro. Aqu no concurren, pues, ninguna de las razones que justifican la atribucin competencial a una instancia unitaria. estamos, pues, ante actos de ejecucin que no cabe sustraer a la competencia atribuida a catalua por los arts. 11.3 y 25.2 de su estatuto, por lo que el precepto impugnado resulta contrario a la constitucin". fundamento de derecho 9 de la stc 103/99 de 3 de junio; 146 Comparar con el artculo 24 de la LM 147 Vid infra comentarios al artculo 18 de esta Ley. - 104 -
Artculo 16
totalmente pagadas siguiendo el orden de la solicitud. Lo que viene a indicar este artculo es que se aplicar el pago parcial a aquellas clases citadas en primer lugar por la solicitud, considerando la solicitud limitada a tales clases.
C) El cumplimiento de los requisitos formales establecidos reglamentariamente. En este sentido, deberemos esperar a que se apruebe el regla-
mento de ejecucin de esta Ley para conocer cuales son estos requisitos. En cualquier caso este requisito parece venir referido fundamentalmente a la descripcin de la marca y a la aportacin de pruebas del grfico solicitado148.
D) Si el solicitante tiene legitimacin para solicitar la marca . Es decir si
149
rene los requisitos de nacionalidad, domicilio o establecimiento para ser titular de una marca espaola. Si se detecta alguna irregularidad se conceder un plazo al solicitante para que pueda subsanarla o realizar alegaciones respecto a este defecto. Si bien, ya se seala que cuando el defecto consista en el incumplimiento de los requisitos para obtener una fecha de presentacin, se otorgar como fecha de presentacin la del momento en que se subsane este defecto150. En caso de no contestar el interesado en el plazo otorgado151 o cuando las irregularidades no hayan sido subsanadas se considerar que se ha desistido de la solicitud.
148 Vid en este sentido los artculos 1 al 5 del RM. 149 Vid supra comentario al artculo 3 de esta Ley 150 Vid en el mismo sentido el artculo 13.1 de esta Ley. 151 La LM, artculo 24.2, otorgaba el plazo de un mes para subsanaciones o alegaciones. - 105 -
Artculo 17. Remisin de la solicitud.

1. El rgano competente de la Comunidad Autnoma remitir a la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, con todo lo actuado, las solicitudes que hubieran superado el examen de forma o que hubieran subsanado los defectos imputados, con indicacin, en su caso, de la fecha de presentacin otorgada, si hubiera sido rectificada conforme a lo previsto en el apartado 3 del artculo 16. 2. Las solicitudes que hubieran sido tenidas por desistidas, sern notificadas a la Oficina Espaola de Patentes y Marcas una vez que la resolucin sea firme, con indicacin de su fecha de adopcin. Si la resolucin hubiera sido impugnada, tambin se notificar esta circunstancia.
En aquellos supuestos en que la solicitud haya sido presentada ante una Comunidad Autnoma, conforme a lo dispuesto en el artculo 11, tras realizar el examen de forma y admisibilidad del mismo contemplado en el artculo anterior, se remitirn todas las solicitudes admitidas, tanto las originalmente admitidas como aquellas que hayan sido subsanadas, a la OEPM. Esta remisin incluir todas las actuaciones realizadas por el rgano de la Comunidad Autnoma. En caso de que la fecha de solicitud hubiera sido modificada por carecer originariamente de los requisitos para ostentar una fecha de solicitud y haberlos subsanado posteriormente (artculos 13.1 y 16.3), se notificar esta circunstancia a la OEPM. Lo anterior trae causa de que en los archivos de la OEPM ya consta una fecha de solicitud152 que coincide con la fecha de presentacin y que, en estos supuestos, debe ser corregida. En cuanto a aquellas solicitudes que se tengan por desistidas, bien por no haber contestado el solicitante o bien por no haber subsanado los defectos de la solicitud en el plazo otorgado, el organismo competente de la Comunidad Autnoma notificar a la OEPM la resolucin de desistimiento una vez sea firme. Si se ha recurrido esta resolucin de desistimiento tambin se consignar esta circunstancia.
152 Ver artculo 11.7 de esta Ley. - 106 -
Artculo 17
La resolucin teniendo por desistido al solicitante de conformidad con el artculo 16.5 es recurrible ante el organismo de la Comunidad Autnoma que hubiera dictado tal solicitud. Este recurso habr de sujetarse a la Ley 30/92 LRJPAC, modificada por la Ley 4/99, y a las normas orgnicas que rijan para tales organismos153.
153 Ver artculo 27.4 de esta Ley. - 107 -
Artculo 18. Publicacin de la solicitud.

1. Recibida la solicitud de marca, la Oficina Espaola de Patentes y Marcas proceder a su publicacin en el Boletn Oficial de la Propiedad Industrial, salvo que la misma fuera contraria al orden pblico o las buenas costumbres conforme a lo previsto en el artculo 5.1, letra f). En este caso, se comunicar al interesado el reparo observado, para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca, presente las alegaciones oportunas. La Oficina Espaola de Patentes y Marcas resolver, decretando la continuacin de la tramitacin o la denegacin de la solicitud. 2. Si la solicitud padeciera algn defecto no percibido en trmites anteriores que imposibilitara su publicacin, la Oficina Espaola de Patentes y Marcas comunicar el defecto al interesado para su subsanacin, procedindose conforme a lo establecido en el artculo 16. 3. La publicacin de solicitud de marca, a que se refiere el apartado 1, deber incluir: a) El nombre y direccin del solicitante. b) El nombre y direccin del representante, si lo hubiere. c) El nmero del expediente, fecha de presentacin y, en su caso, prioridad reclamada. d) La reproduccin del signo solicitado como marca y, en su caso, una declaracin en los trminos de la prevista en el apartado 2 del artculo 21. e) La lista de los productos o servicios, con indicacin de la clase del Nomencltor Internacional. 4. Asimismo, la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, en la forma que reglamentariamente se determine, comunicar la publicacin de la solicitud a que se refiere el apartado 1, a efectos simplemente informativos, a los titulares de los signos anteriores registrados o solicitados que hubieran sido detectados como consecuencia de una bsqueda informtica realizada por dicha Oficina de acuerdo con sus disponibilidades tcnicas y materiales, y que en virtud de lo dispuesto en los artculos 6 y 7 pudieran formular oposicin al registro de la nueva solicitud.
La OEPM, una vez recibida la solicitud de marca en caso de haberse realizado el examen preliminar por parte de una Comunidad Autnoma, o tras haber realizado ella misma ese examen si le hubiera correspondido
- 108 -
Artculo 18
recibir la misma154, proceder a comprobar si el signo distintivo es contrario al orden pblico o a las buenas costumbres. Vemos que se trata de un examen previo y parcial de una de las prohibiciones absolutas de registro. En efecto, es previo por cuanto la Ley establece que la OEPM realice el examen de las prohibiciones absolutas de registro con posterioridad a su publicacin155, salvo en este concreto caso en que se realiza con anterioridad. Y es parcial ya que no se examinan todos los supuestos contemplados en el artculo 5.1.f, que comprende la proteccin de la ley, el orden pblico y a las buenas costumbres, sino solo los dos ltimos, quedando el estudio de la prohibicin referente a la de ser contrario a la Ley para su estudio posterior junto al resto de las prohibiciones absolutas. Lo anterior parece motivado por la naturaleza de los bienes jurdicos a proteger, el orden pblico y las buenas costumbres, y la necesidad de evitar la divulgacin de un signo distintivo que atente contra los mismos, ya que dicha publicacin supondra por si misma una vulneracin de dicho orden pblico o de las buenas costumbres. Por este motivo, se examina y resuelve la incursin de la marca en esta prohibicin de registro con carcter previo a su publicacin, denegando en su caso la marca sin una publicacin previa. En caso de estimarse que se vulnera ese orden pblico se dar traslado al solicitante para permitirle que realice alegaciones al respecto. Si la OEPM considera que pese a las alegaciones del solicitante persiste esta prohibicin absoluta de registro se denegar la marca, quedando expedita la va 156 del recurso para aquel solicitante que no este conforme con la denegacin basada en tal prohibicin.
154 El reparto de competencias para la recepcin de solicitudes ha sido comentado al tratar el artculo 11 de esta ley. 155 Vid infra artculo 20 de esta Ley. 156 Vid infra comentarios al artculo 27 de esta Ley. - 109 -
Posteriormente se comprobar que no exista ningn defecto que impida la publicacin. Es decir, la OEPM revisar de nuevo los requisitos formales que el rgano competente de la Comunidad Autnoma ya haba comprobado antes de remitirle la solicitud157 y, en caso de localizar algn defecto seguir el procedimiento contemplado en el artculo 16 de esta Ley Si no se hubiera detectado ningn conflicto con el orden pblico y las buenas costumbres y no existiera ningn defecto que dificultara su publicacin, o ste hubiera sido subsanado, se proceder a publicar la solicitud de registro. - La publicacin comprender los siguientes datos; Nombre y Direccin del solicitante y en caso de haberlo de su representante Nmero de expediente y fecha de presentacin a lo que se aadir la prioridad reclamada si la hubiera La reproduccin del signo. Si se ha incluido una clusula de exclusin de apropiacin o renuncia de exclusividad sobre un determi158 nado elemento tambin se incluir. La lista de productos y/o servicios reivindicados y las clases del Nomencltor Internacional de Marcas a los que pertenecen. Igualmente la Oficina Espaola de Patentes y Marcas realizar una bsqueda de anterioridades en sus archivos y lo notificar a los interesados que puedan tener inters en plantear oposicin por ser titulares de derechos anteriores. Aunque la Ley cita solo a aquellos que puedan plantear oposicin con base en los artculos 6 y 7 de la Ley, entendemos que con mayor razn debera notificar la existencia de la solicitud a los titulares de marcas y nombre comerciales notorios o renombrados registrados que pueden plantear oposicin al amparo del artculo 8 de la Ley incluso res157 Vid supra artculo 17 de esta Ley 158 Sobre esta declaracin o disclaimer y los casos en que procede vid infra el comentario al artculo 21.2 de esta Ley. - 110 -
Artculo 18
pecto a solicitudes de marca que reivindiquen proteccin sobre productos o servicios no relacionados. El texto de la Ley no hace referencia a los recursos que utilizar para efectuar las bsquedas de anterioridades, pero entendemos que dado que se consideran como marcas anteriores a los efectos de esta Ley a las marcas comunitarias159, se deber tambin realizar la bsqueda en las bases de datos de la OAMI.
159 Vid supra el artculo 6.2 de esta Ley que define lo que debe entenderse por marcas anteriores. - 111 -
Artculo 19. Oposiciones y observaciones de terceros.

1. Una vez publicada la solicitud de la marca, cualquier persona que se considere perjudicada podr oponerse al registro de la misma, invocando las prohibiciones previstas en el Ttulo II. 2. La oposicin deber formularse ante la Oficina Espaola de Patentes y Marcas mediante escrito motivado y debidamente documentado, en la forma y plazo que reglamentariamente se establezcan, y slo se tendr por presentada si en este plazo se abona la tasa correspondiente. 3. Los rganos de las Administraciones Pblicas y las asociaciones y organizaciones de mbito nacional o autonmico que, segn sus estatutos, tengan por finalidad la proteccin del consumidor, podrn dirigir a la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, en el plazo previsto en el apartado anterior, observaciones escritas, sealando las prohibiciones del artculo 5, en virtud de las cuales procedera denegar de oficio el registro de la marca. Dichos rganos y asociaciones no adquirirn la cualidad de partes en el procedimiento, pero sus observaciones se notificarn al solicitante de la marca y se resolvern conforme a lo previsto en el artculo 22.
Tras la publicacin de la solicitud y en el plazo que reglamentariamente se establezca160, cualquier interesado podr plantear oposicin contra dichas solicitudes con base en las prohibiciones de registro del Ttulo II . El concepto de interesado queda claro en el caso de oposicin con base en prohibiciones relativas161. Ser el titular del signo distintivo anterior o derecho (nombre civil, obra protegida por la propiedad intelectual, derecho de propiedad industrial, nombre comercial no registrado, denominacin social) que puedan verse afectados por esta solicitud o en su caso el titular de una marca cuyo agente haya registrado en Espaa la misma. Sin embargo, ms complicado resulta definir el concepto de interesado en el caso de una prohibicin absoluta. Entendemos que debe comprender
160 El artculo 13 RM estableca un plazo de dos meses. 161 Las contempladas en los artculos 6 a 10 de esta Ley - 112 -
Artculo 19
cualquier competidor cuya actividad mercantil se pueda ver perjudicada por el registro de esa marca, Asociaciones de comerciantes de un determinado producto, Denominaciones de Origen o cualquier otra persona fsica o jurdica que entienda que se le puede causar un perjuicio162. La oposicin se presenta por el interesado directamente ante la Oficina mediante escrito motivado y documentado y dar lugar al pago de las tasas de registro. En caso de no abonarse las mismas se tendr por no presentada. Tambin los rganos de la Administracin de Estado y las organizaciones de consumidores163 podrn realizar alegaciones con base en causas absolutas de registro en el mismo plazo que se establezca para presentar oposicin si bien no se les tendr como parte en el procedimiento de oposicin aunque si se notificarn tales observaciones al solicitante164 y se resolvern las mismas junto al resto de observaciones, oposiciones o reparos que la OEPM pudiera sealar de oficio165. Pese a no considerar partes del procedimiento a los rganos de la Administracin y a las asociaciones, no parece que esto impida que tales entidades puedan plantear Recurso contra las resoluciones dictadas por los examinadores de la OEPM que consideren que sean perjudiciales para sus intereses. Si como veremos166, estas organizaciones afectadas por la concesin de la marca pueden plantear acciones de Nulidad en la va civil, sera absurdo que no se les permitiera actuar en va administrativa
162 Entendemos aplicable por analoga el artculo 59, apartado a) de esta Ley que, respecto a la Nulidad con base en prohibiciones absolutas, reconoce legitimacin a; quienes resulten afecrados, ostenten un derecho subjetivo o tengan un inters legtimo. 163 Vid. artculo 31.2 de la LRJPAC. 164 Vid. infra artculo 21 de esta Ley. 165 Vid. infra artculo 22 de esta Ley. 166 Vid. infra artculo 59 de esta ley respecto a acciones de nulidad con base en prohibiciones absolutas. - 113 -
Artculo 20. Examen de fondo.

1. La Oficina Espaola de Patentes y Marcas proceder, asimismo, a examinar de oficio si la solicitud de marca incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en los artculos 5 y 9.1, letra b). Si al efectuar este examen la Oficina observara algn defecto en la solicitud, lo notificar al solicitante conforme a lo previsto en el artculo 21.1. 2. Si en el plazo establecido no se hubiera formulado ninguna oposicin u observaciones de terceros y del examen efectuado por la Oficina Espaola de Patentes y Marcas resultara que la solicitud de marca no incurre en las prohibiciones de los artculos 5 y 9.1, letra b), la marca ser registrada. En este caso, la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, en la forma que reglamentariamente se establezca, publicar un anuncio del registro de la marca en el Boletn Oficial de la Propiedad Industrial y expedir el ttulo de registro de la marca.
Otra de las novedades includas en la nueva Ley es la desaparicin del examen de oficio de las prohibiciones relativas de registro que s se contemplaba en la antigua Ley167. Aunque la OEPM realiza una bsqueda de anterioridades168 se limitar a notificar la existencia de la nueva solicitud de marca a los titulares de derechos anteriores que se pudieran ver afectadas por la nueva solicitud pero no examinar la incompatibilidad con derechos anteriores. Y aqu vemos de nuevo la homologacin del procedimiento de concesin de marca nacional con el de marca comunitaria ya que tampoco en el sistema comunitario se examinan de oficio las prohibiciones relativas de registro. Por tanto la OEPM solo examinar las causas absolutas de denegacin includas en el artculo 5 de la Ley y, debido a sus especiales caractersticas, la causa relativa contemplada en el artculo 9.1.b)169.
167 Vid. artculo 27.1 de la Ley 32/88. 168 Vid. supra artculo 18.4 de esta Ley. 169 Vid. supra el comentario a este artculo 9. - 114 -
Artculo 20
La desaparicin del examen de oficio de las prohibiciones relativas de registro esta motivada por considerar el legislador que se trata de un conflicto entre intereses particulares y que deber ser el titular del derecho anterior que se vea lesionado en los mismos quien deber actuar en defensa de sus registros y derechos prioritarios si lo considera oportuno. Lo anterior requerir una mayor vigilancia de las nuevas solicitudes por parte de los Agentes de Propiedad Industrial para evitar el acceso al registro de marcas que puedan generar conflictos con las marcas prioritarias de sus clientes. La figura del agente se ve claramente reforzada en este sentido ya que, en caso de no contar con estos servicios de vigilancia, el titular de la marca se encontrara con la posibilidad de que terceros inscriban impunemente marcas confundibles con la suya ante la Oficina Espaola de Patentes y Marcas aprovechando que ha desaparecido el control de oficio. En caso de que no se hayan planteado oposiciones ni observaciones contra la solicitud y que la Oficina Espaola de Patentes y Marcas no considere que la solicitud se encuentra incursa en una causa absoluta de denegacin, proceder a su concesin. Dicha concesin deber ser publicada y se expedir un certificado-ttulo de la marca. La publicacin de la concesin, cuya forma se establecer reglamentariamente, es importante a efectos de computo de plazo de las acciones contra la marca; As, desde esta fecha contar el plazo para interponer Recurso admi170 nistrativo contra su concesin , para plantear la accin de caducidad por falta de uso171 o la accin de Nulidad con base en prohibiciones relativas172 de registro.
170 Vid. artculos 48.4 y 117 de la LRJPAC 171 Vid. infra artculo 39 de esta Ley. 172 Vid. infra artculo 52 de esta Ley. - 115 -
Artculo 21. Suspensin de la solicitud.

1. Cuando se hubieren presentado oposiciones u observaciones de tercero o del examen realizado por la Oficina Espaola de Patentes y Marcas resultara que la solicitud incurre, para la totalidad o parte de los productos o servicios solicitados, en alguna de las prohibiciones o defectos a que se refiere el artculo 20.1, se decretar la suspensin del expediente y se comunicarn al solicitante las oposiciones u observaciones formuladas y los reparos sealados de oficio para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente sus alegaciones. 2. En la contestacin al suspenso, el solicitante podr retirar, limitar, modificar o dividir la solicitud conforme a lo previsto en los artculos 23 y 24. Si el motivo del suspenso se fundara en que la marca solicitada contiene elementos incursos en las prohibiciones de las letras b), c) o d) del artculo 5.1, el solicitante podr presentar una declaracin excluyendo dichos elementos de la proteccin solicitada.
En caso de que exista algn obstculo para la concesin de la marca -ya sea por oposicin u observaciones de terceros o por reparados sealados de oficio por la OEPM- se decretar la suspensin del expediente. El solicitante ser informado de tales obstculos y se le conceder un plazo para realizar alegaciones en defensa de su solicitud de marca o realizar alguna de las siguientes actuaciones; Retirar, limitar y modificar la solicitud173 o dividirla174. Si comparamos este artculo con su antecesor de la Ley 32/88175, observamos que se ha suprimido la publicacin del suspenso en el Boletn Oficial de la Propiedad Industrial que serva como notificacin al solicitante y abra el plazo para que el mismo pudiera contestar o realizar modificaciones en la solicitud de marca. Sin embargo, en algunas ocasiones esta notificacin si se producir mediante publicacin en el Boletn Oficial de la Propiedad Industrial176.
173 Vid. infra el artculo 23. 174 Vid. infra el artculo 24. 175 Vid. el artculo 27.3 de la Ley 32/88 de Marcas 176 Vid. infra los comentarios al artculo 29 de esta ley. - 116 -
Artculo 21
Ms all de las posibles modificaciones que pueda realizar el solicitante para superar las oposiciones, observaciones y reparos que han causado el suspenso, se permite al solicitante incluir una clusula de exencin de proteccin en determinados casos. As, la Ley establece que cuando se haya planteado el suspenso por encontrase la marca incursa en alguna de las prohibiciones de registro previstas en los apartados b)177, c)178 o d)179 del artculo 5 de la Ley, el titular de la solicitud podr aportar una declaracin excluyendo la solicitud de proteccin sobre dicho elemento. Esta clusula por la que se excluye la proteccin, presupone que el signo distintivo solicitado se componga de varios elementos de los cuales uno o varios puedan incurrir en alguna de estas prohibiciones absolutas de registro, aunque el conjunto del signo distintivo no caiga en dicha prohibicin180. Por tanto, el solicitante podr excluir la proteccin sobre dicho elemento que sin embargo formar parte de la marca, si bien no podr impedir el uso del mismo a terceros como consecuencia de esta clusula de exclusin de proteccin. No debemos olvidar que el registro de una marca otorga un derecho de exclusiva sobre el signo registrado181, por lo que se debe impedir que se adquieran tales derechos sobre un determinado elemento inapropiable impidiendo su uso a terceros. Y a tal fin, se impone esta clusula de exclusin de proteccin.
177 Signos carentes de carcter distintivo. 178 Signos descriptivos 179 Signos habituales en el comercio 180 No olvidemos que las prohibiciones previstas en el artculo 5.1. c) y d) se refieren a signos "que se compongan exclusivamente". Por tanto, es aceptable el registro de un signo distintivo que contenga elementos descriptivos o usuales siempre y cuando el conjunto del signo ostente la suficiente capacidad distintiva para constituir marca. un ejemplo muy comn de este supuesto es el del registro de un signo grfico-denominativo compuesto por un vocablo descriptivo o usual pero representado por un grfico distintivo. 181 Vid. infra comentarios al artculo 34 de esta Ley. - 117 -
Artculo 22. Resolucin de la solicitud.

1. Transcurrido el plazo fijado para la contestacin al suspenso, haya contestado o no el solicitante, la Oficina Espaola de Patentes y Marcas acordar la concesin o denegacin del registro de la marca especificndose, sucintamente, en este ltimo caso, los motivos y derechos anteriores causantes de la misma. 2. Si la causa de denegacin del registro de la marca slo existiere para parte de los productos o servicios, la denegacin del registro se limitar a los productos o servicios de que se trate. 3. La resolucin de denegacin del registro de la marca se publicar en el Boletn Oficial de la Propiedad Industrial en la forma que se determine reglamentariamente. 4. Concedido el registro de la marca, la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, en la forma que se establezca reglamentariamente, proceder a su publicacin en el Boletn Oficial de la Propiedad Industrial y a expedir el ttulo de registro de la marca.
Una caracterstica que persiste en la nueva Ley por herencia de su antecesora y que la separa de la tramitacin de la marca comunitaria es el mantenimiento de una estructura de oposicin limitada a una nica fase de alegaciones escritas. Frente a la flexibilidad del procedimiento de oposicin a la solicitud de marca comunitaria182 que faculta al examinador para dar audiencia a las partes de forma sucesiva, el sistema espaol mantiene un nicvo trmite de alegaciones escritas; Oposicin y contestacin a la oposicin tras la cual se resolver la oposicin por la Oficina Espaola de Patentes y Marcas.
182 Vid. Artculo 43 del Reglamento N 40/94 de Marca Comunitaria y Reglas 19 y 20 del Reglamento N 2868/95 por el que se establecen las normas de ejecucin del Reglamento Comunitario N 40/94. - 118 -
Artculo 22
Igualmente debemos destacar que no se ha incorporado la potestad que otorga el Reglamento de Marca comunitaria183 al solicitante de la marca de exigir al titular de la marca anterior que lleve ms de cinco aos registrada que acredite el uso de dicho signo distintivo, so pena de que se desestime su oposicin. Sin embargo si se ha adoptado este supuesto en el caso de plantearse una accin de Nulidad184. El artculo viene a establecer que el examinador, expirado el plazo para contestar al supenso, proceder a dictar resolucin. Si la resolucin es de concesin no ser necesario fundamentar la resolucin. En caso de denegar la solicitud de marca si deber indicarse los motivos y derechos anteriores que hayan causado la denegacin. Lo anterior es necesario en orden a no causar indefensin al solicitante ya que deber conocer los motivos que han causado la denegacin de su marca a la hora de plantear recurso. Como consecuencia de la instauracin de un sistema multiclase, se establece la posibilidad de que la marca sea concedida parcialmente para distinguir aquellos productos o servicios de entre los solicitados respecto a los cuales no concurra ninguna prohibicin de registro185. Esta concesin parcial no era posible con la antigua Ley que solo permita incluir una clase por solicitud de marca y solo se aplicaba la figura de la concesin parcial a solicitudes de marcas internacionales con efecto en Espaa. Tanto en caso de concesin como de denegacin la Oficina Espaola de Patentes y Marcas proceder a su publicacin en el Boletn Oficial de la Propiedad Industrial. En el caso de la concesin, la Ley no establece la necesidad de proceder al pago de las tasas de registro e igualmente tampoco en el Anexo acompa-
183 Vid. Artculo 43.2 del Reglamento N 40/94 de Marca Comunitaria 184 Vid infra el comentario al artculo 52.3 de esta Ley y la necesidad de que el actor en Nulidad de un signo distintivo que base la accin en una marca que lleve ms de cinco aos registrada proceda a acreditar dicho uso a solicitud del demandado. 185 En el mismo sentido, el artculo 43.5 del Reglamento de Marca Comunitaria. - 119 -
ado aparece mencin alguna de tales tasas de concesin186. Esto es interesante desde el punto de que no parece posible que el pago de esta tasa de concesin se establezca a travs del Reglamento de ejecucin. Con la publicacin de la denegacin se abre el plazo para la interposicin de recurso administrativo contra la resolucin187
186 Comparar con el artculo 29.2 de la Ley 32/88 187 Vid. infra el artculo 27 de esta Ley y 117 de la LRJPAC. - 120 -
Artculo 23
CAPTULO III
Disposiciones generales sobre el procedimiento
Artculo 23. Retirada, limitacin y modificacin de la solicitud.
1. El solicitante podr en todo momento retirar su solicitud de marca o limitar la lista de los productos o servicios que aqulla contenga. 2. La solicitud de marca slo podr ser modificada, a instancia del solicitante, para rectificar su nombre y direccin, las faltas de expresin o de transcripcin o los errores manifiestos, siempre que tal rectificacin no afecte substancialmente a la marca ni ample o cambie la lista de productos o servicios. Tambin podr eliminarse del distintivo aquellos elementos que no alteren de manera significativa el carcter distintivo de la marca en la forma en que fue solicitada. 3. La limitacin y modificacin de la solicitud dar lugar al pago de la tasa correspondiente.
Como ya hemos visto188, en el plazo concedido al solicitante para contestar al suspenso se le permitan adems otras facultades; Retirar, modificar y limitar la solicitud as como declarar que excluyendo un determinado elemento de la proteccin solicitada. Este artculo viene as a regular las tres primeras figuras189;
- Retirada de la solicitud; En realidad, y como ya manifiesta el artculo la
solicitud se puede retirar en cualquier momento del procedimiento de solicitud. E igualmente se puede renunciar a una marca ya concedida190.
188 Vid. supra el artculo 21.2 de esta Ley. 189 Respecto a la declaracin de exclusin de proteccin ver comentario al artculo 21 de esta ley. 190 Vid. infra el artculo 57 de esta Ley - 121 -
Lo anterior es debido al carcter de derecho subjetivo que presenta la marca191 y la consecuente plena disposicin que sobre la misma ostenta su titular. Pese a tal plena potestad derivada de su carcter de derecho subjetivo, y aunque la Ley guarde silencio al respecto, entendemos que al igual que se establece en la legislacin sobre patentes192 la OEPM deber observar si la solicitud de marca ha sido objeto de licencia o algn derecho real193 as como si se ha presentado una solicitud de cesin de dicho signo distintivo o est siendo objeto de una accin reivindicatoria194. Y todo ello en orden a evitar que esta retirada de la solicitud defraude los derechos de terceros. Por tanto, deber recabarse el consentimiento de aquellos terceros que puedan verse afectados por la renuncia y que ostente algn derecho sobre la solicitud de marca inscrito ante la OEPM.
- Modificacin de la solicitud; El solicitante podr tambin modificar la solicitud, pero esta modificacin se limitar a la rectificacin de sus datos (nombre o direccin195), as como omisiones o errores de transcripcin manifiestos as como eliminar determinados elementos siempre que no afecten de manera significativa el carcter distintivo de la marca. Vemos pues, que la marca puede ser corregida para subsanar defectos y para eliminar elementos accesorios pero siempre con la limitacin de que no se afecte el carcter distintivo de la marca ni se modifique ni ample la lista de productos o servicios que se pretenden proteger. Por el contrario si se puede limitar la lista de productos y servicios, como luego veremos.
191 Fernndez Novoa, Carlos en "Tratado de...." (Op. cit) Pag. 29 y siguientes viene a analizar las distintas tesis que sobre la naturaleza de la marca ha ido elaborando la doctrina. 192 Vid. el artculo 43.2 de la Ley 11/86 de 20 de Marzo de Patentes. 193 No olvidemos que el capitulo iv del ttulo v de la ley "la marca como objeto de propiedad" (artculos 46 a 50), establece la posibilidad de dar en garanta, establecer derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos un otras medidas sobre una solicitud de marca. 194 La accin reivindicatoria esta contemplada en el artculo 2 de esta Ley a cuyos comentarios nos remitimos. 195 Se trata de rectificar errores en la identificacin del titular y su domicilio sin que pueda intentar encubrirse una transmisin de la solicitud a travs de esta figura. - 122 -
Artculo 23
Evidentemente esta potestad de modificacin no se puede utilizar para realizar cambios sustanciales en la marca y las posibilidades de modificacin deben ser admitidas de manera restringida. Y es que, no olvidemos que dado que esta modificacin se realizar con posterioridad a la presentacin de oposiciones196, debe evitarse el uso fraudulento de esta figura para obtener un registro de marca en fraude de los derechos de un tercero197.
- Limitacin de la marca; la lista de productos y servicios para los que se
solicit la marca puede ser limitada en cualquier momento a lo largo del procedimiento de concesin. Como ya hemos visto la lista no puede ser modificada ni ampliada introduciendo productos o servicios no includos en la solicitud, pero si se puede limitar la lista de productos o servicios reivindicados en la solicitud.
196 Debemos destacar que el artculo establece que la retirada y limitacin podr efectuarse en cualquier momento durante la tramitacin de la solicitud, exceptuando por tanto la posibilidad de modificar la solicitud en cualquier momento. por tal motivo, y relacionando este artculo con el 21.2 de la ley, deber entenderse posible esta modificacin nicamente durante la fase de contestacin al suspenso. 197 Este sera el caso del registro de un grfico confundible con el de una marca anterior al que se incorporen determinados elementos denominativos que induzcan al titular del derecho anterior a considerar que evitan la posibilidad de error en el mercado y le disuadan de presentar oposicin. Si se permite la eliminacin del componente denominativo con posterioridad se estara obteniendo fraudulentamente el registro de una marca confundible con una marca anterior - no olvidemos que la nueva ley elimina el examen de oficio de las prohibiciones relativas de registro-. - 123 -
Artculo 24. Divisin de la solicitud o del registro de la marca.

1. El solicitante o titular de una marca que comprenda varios productos o servicios podr dividir la solicitud o registro de sta en dos o ms solicitudes o registros divisionales, distribuyendo los productos o servicios enumerados en la solicitud o registro inicial. 2. La divisin de la solicitud o registro de la marca slo podr efectuarse durante los procedimientos de registro o recurso y slo ser aceptada si, con dicha divisin, el suspenso, la oposicin o el recurso quedaran circunscritos a una de las solicitudes o registros divisionales. Tambin podr efectuarse la divisin de la solicitud o del registro cuando se solicite una transmisin parcial de los mismos. 3. Las solicitudes o registros divisionales conservarn la fecha de presentacin de la solicitud o registro inicial y el beneficio del derecho de prioridad, si lo hubiere. 4. La divisin estar sujeta a lo que se establezca reglamentariamente y dar lugar al pago de la tasa correspondiente.
Una de las consecuencias derivadas de la adopcin de un sistema multiclase es la posibilidad por un lado de que se puedan dividir las solicitudes o registros de marca, y por otro que se puedan fusionar registros concedidos al amparo de la antigua Ley198. Vemos as que cuando la marca distingue diversos productos o servicios la misma puede ser parcialmente transmitida a favor de terceros. Ni la Ley, ni el Reglamento de Marca Comunitaria199 ni el Reglamento de Ejecucin del Arreglo de Madrid200 en lo que concierne al registro internacional de marcas, establecen si esta transmisin puede realizarse respecto a una parte
198 Vid. infra el comentario a la Disposicin Transitoria 7 de la Ley. 199 Vid. los artculos 17 y 24 del Reglamento N 40/94 de Marca Comunitaria. 200 Regla 23 del Reglamento de ejecucin comn del Arreglo de Madrid, relativo al registro internacional de marcas y del Protocolo adoptado por la Asamblea de la Unin. - 124 -
Artculo 24
de los productos o servicios contenidos dentro de una determinada clase, por lo que tampoco parece haber impedimento a este respecto. La divisin puede realizarse;
-A) Respecto a la solicitud.- durante la tramitacin de la misma o durante
el recurso contra su denegacin. En el caso de que se haya planteado oposicin contra la solicitud, se haya sealado de oficio la incursin de una prohibicin absoluta o se haya denegado parcialmente una marca, la divisin debe realizarse de forma que en una de las solicitudes divisionarias se concentre la causa de oposicin, suspenso o recurso administrativo. Es decir, que una de las solicitudes resultantes contenga la totalidad de los productos o servicios que sean objeto de la oposicin, el suspenso o el recurso, y solo ella quede afectada por los mismos. La intencin de esta norma es que de la divisin resulte una o varias solicitudes de marca parcial que no se encuentren discutidas y otra respecto a la cual se siga la tramitacin de la prohibicin sealada.
-B) Respecto al registro.- Se podr transmitir parcialmente una marca y
para ello se deber dividir la solicitud conteniendo una de las solicitudes divisionarias los productos o servicios cedidos a un tercero. Dado que vamos a encontrarnos con solicitudes de marca que pueden llegar a cubrir todas las clases del Nomencltor Internacional de Marcas, es evidente la necesidad de que se produzcan transmisiones parciales de las mismas a terceros, relacionados o no con el solicitante o titular, que vayan a explotar la marca con respecto a un determinado sector comercial. La Ley establece que las solicitudes o registros divisionales conservarn la fecha de solicitud, y en su caso de prioridad de la solicitud originaria201. Sin embargo, nada dicen del nmero de registro. Parece ilgico otorgar
201 En idntico sentido respecto a las solicitudes divisionarias de patentes se pronuncia el Artculo 34.4 del Real Decreto N 2.245/86 de Patentes. - 125 -
nmeros de registo diferentes a marcas con una misma fecha de solicitud o prioridad. Por ello, resulta ms adecuado optar por conservar un mismo nmero de solicitud, coincidente con el de la marca o solicitud inicial e identificar a las nuevas solicitudes mediante letras unidas a ese nmero inicial de solicitud.
- 126 -
Artculo 25
Artculo 25. Restablecimiento de derechos.

1. El solicitante o el titular de una marca o cualquier otra parte en un procedimiento ante la Oficina Espaola de Patentes y Marcas que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido respetar un plazo con respecto a dicha Oficina, ser, previa solicitud, restablecido en sus derechos si la imposibilidad hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de esta Ley o de su Reglamento, la prdida de un derecho. En el caso de que el plazo correspondiera a la interposicin de un recurso tendr como consecuencia su admisin a trmite, salvo lo previsto en el apartado 5. 2. La solicitud deber presentarse por escrito a partir del cese del impedimento, en la forma y plazo que reglamentariamente se establezcan. El trmite incumplido deber realizarse en ese plazo. La solicitud slo ser admisible en el plazo de un ao a partir de la expiracin del plazo no observado. Si se hubiere dejado de presentar la solicitud de renovacin, se deducir del perodo de un ao el plazo suplementario de seis meses a que se refiere el segundo inciso del apartado 3 del artculo 32. 3. La solicitud deber motivarse, indicndose los hechos y las justificaciones que se aleguen en su apoyo. Slo se tendr por presentada cuando se haya pagado la tasa de restablecimiento de derechos. 4. Ser competente para resolver la solicitud el rgano que lo sea para pronunciarse sobre el acto que no se hubiere cumplido. 5. Las disposiciones del presente artculo no sern aplicables a los plazos contemplados en el apartado 2 del presente artculo, en los apartados 1 y 2 del artculo 14, en el apartado 1 del artculo 15 y en el apartado 2 del artculo 19. Tampoco sern aplicables estas disposiciones respecto del plazo de interposicin de un recurso contra un acto declarativo de derechos. 6. Cuando se restablezca en sus derechos al solicitante o al titular de una marca, ste no podr alegar sus derechos contra un tercero que, de buena fe, hubiere comercializado productos o hubiere prestado servicios bajo un signo idntico o similar a la marca durante el perodo comprendido entre la prdida del derecho sobre la solicitud o sobre la marca y la publicacin de la mencin del restablecimiento de ese derecho. 7. No proceder el restablecimiento del derecho sobre la solicitud o sobre la marca cuando en el perodo comprendido entre la prdida de aqul y la pre
- 127 -
sentacin de la solicitud de restablecimiento un tercero haya solicitado o registrado de buena fe un signo idntico o similar. 8. Contra la resolucin que restablezca en sus derechos al solicitante podr interponer recurso el tercero que pueda prevalerse de las disposiciones de los apartados 6 y 7.
Al igual que el Reglamento de Marca Comunitaria202 o el Convenio de Patente Europea203, esta nueva Ley de Marcas 17/2001 viene a establecer la posibilidad de que cualquier participante en un procedimiento de solicitud de marca, no solo el solicitante o titular de una marca, pueda ser restablecido en su derecho, cuando se cumplan las siguientes condiciones;
A) Haber demostrado la diligencia requerida. Por su puesto nos halla-
mos ante un artculo que establece un supuesto excepcional por el que se pueden subsanar aquellos tramites no cumplidos pese a haber actuado diligentemente204. Por tanto, no se trata de una norma por la que se puedan subsanar tardamente errores, tal y como si sucede en cuanto a las Renovaciones de la marca205, mediante el pago de un recargo, sino que se requiere acreditar que la omisin del cumplimiento de una formalidad se produjo a pesar de haber actuado diligentemente. A falta de una slida jurisprudencia de la OAMI con relacin al registro de marcas comunitarias, la doctrina206 ha observado el sistema de Patentes Europeas para determinar que la OEP admite de forma pacfi202 Artculo 78 del Reglamento del Consejo N 40/94 203 Artculo 122 del Convenio sobre la Patente Europea (BOE N 234 de 30 de septiembre de 1986), si bien en este caso la restitutio in integrum solo es alegable por el solicitante de la patente. 204 En cuanto al concepto de diligencia, debemos estar al estndar de la diligencia de un buen padre de familia contemplado en diversos artculos del Cdigo Civil 205 Vid infra. artculo 32.3 de la Ley. 206 Lpez de Rego, Fernando. Comentarios a los Reglamentos..., (Op. Cit.) P . 749. - 128 -
Artculo 25
ca como observancia de la diligencia debida cuando la inobservancia del plazo es debida a "un error aislado en el marco de una organizacin satisfactoria de su trabajo por parte del titular del derecho", para ello se debe acreditar que se trata de un hecho aislado y que se cumplen unos estndares de organizacin.
B) No haber podido respetar un plazo. Debe haber precludo un plazo para el solicitante, titular o terceros intervinientes y no poder cumplir el trmite debido a este transcurso del plazo. Esto es interesante desde el punto de vista de que debe ser una omisin de quien solicita la restitucin la que haya imposibilitado el cumplimiento del plazo, por lo que no cabe utilizar esta va cuando la perdida de un plazo no sea imputable al solicitante de la restitucin207. C) Perdida de un derecho. El incumplimiento del plazo deber acarrear
una perdida de derechos del titular. As solo procede la restitucin de derechos si este incumplimiento produce una perdida de derechos.
D) Una relacin directa entre el incumplimiento del plazo y la perdida de un derecho. Se requiere que existe una relacin directa entre inobser-
vancia y perdida del derecho. No se podr solicitar la restitucin de derechos cuando la inobservancia del plazo solo influya de manera indirecta en la perdida de derechos. Dado que deben confluir todas estas circunstancias para que se acuerde el restablecimiento de derechos, ser necesario presentar una solicitud por escrito y motivada208 as como proceder al pago de las tasas de restablecimiento.
207 Lpez de Rego, Fernando. "Comentarios a los Reglamentos...", (Op. Cit.) P . 746, cita a este respecto la Decisin J 03/80 de la OEP que deneg una "restitutio in integrum" y la patente por retirada ya que la perdida del plazo para remitir la solicitud no era imputable al solicitante sino a la oficina de patentes del Reino Unido que haba incumplido el plazo de remisin. 208 Ya hemos visto al citar a Lopez Rego que en el sistema de patente europea se exige aportar pruebas que acrediten la actuacin diligente. - 129 -
La restitucin de derechos se puede invocar cuando el plazo precludo fuera el establecido para plantear recurso, a excepcin de que se trate de un recurso contra un acto declarativo de derechos tal y como ms abajo veremos. Salvo en tales casos el restablecimiento de derechos tendr como consecuencia la admisin a trmite del Recurso. El plazo para solicitar la restitucin de derechos empezar a contar a partir de la desaparicin del impedimento, en el plazo que en el Reglamento de ejecucin de esta Ley se establezca. Sin embargo, y en aras de la seguridad jurdica, existe un plazo de prescripcin de un ao a contar desde que debi cumplirse el plazo con independencia de que haya desaparecido o no el motivo de incumplimiento. Transcurrido este ao no se admitir la solicitud de "restitutio in integrum". Como ya hemos dicho anteriormente, en el caso de la Renovacin de la marca existe un plazo de gracia de seis meses para el pago de las tasas de Renovacin en el que nicamente se debe abonar un recargo sobre la tasa sin necesidad de acreditar los presupuestos de este restablecimiento de derechos. Pues bien la Ley ya especifica que del plazo de prescripcin de un ao se deducirn esos seis meses. Por tanto, en el caso de que se aplique la "restuitutio in integerum" al pago de tasas, el plazo empezar a contar desde el momento en que se debi renovar la marca y no desde que finaliz ese plazo de gracia de seis meses. Ser competente para conocer y resolver la solicitud de restablecimiento de derechos el rgano que lo fuera para pronunciarse sobre el acto que no se haya cumplido. Este artculo producir sin duda confusiones ya que no queda claro si este rgano competente sera el mismo ante el cual se debi haber cumplido el trmite o el rgano con funciones revisoras de la actuacin de este rgano ante el que debi cumplirse el trmite. Si debemos seguir la teora mantenida por la OAMI209 parece que
209 Lpez de Rego, Fernando. "Comentarios a los Reglamentos...", (OP . CIT.) P . 749. comenta que la sala de recursos de la oami se considera el nico rgano competente para conocer de estas solicitudes de "restitutio in integrum". - 130 -
Artculo 25
ser la Unidad de Recursos de la OEPM quien, en todo caso, conocer de estas solicitudes.
II.- Excepciones.- No se podr plantear el restablecimiento de derechos
en los siguientes supuestos, coincidentes plenamente con los establecidos por el Reglamento de Marca Comunitaria; Plazo para solicitar el restablecimiento de derechos. El artculo se refiere a su propio apartado 2 para manifestar que no se puede solicitar que se le tenga por restablecido en el derecho a solicitar el restablecimiento de derecho. Es decir, que si se ha pasado un plazo cualquiera y posteriormente se pasa el plazo para solicitar el restablecimiento de derechos respecto a tal plazo, no se puede pretender un restablecimiento de derechos. Plazo para reivindicar una prioridad unionista o de exposicin. La Ley permite que el solicitante se beneficie de una fecha de prioridad derivado bien de una solicitud en un Estado de la Unin de Pars o de la OMC210 o de el uso de la marca en una exposicin oficial211. Pues bien si no se reivindicara ese derecho de prioridad en el plazo y forma que reglamentariamente se establezca y mediante los documentos exigidos en cada caso, perder la posibilidad de reivindicar la misma sin que pueda solicitar que se le restituya en su derecho. Plazo para presentar oposicin. Tampoco procede esta institucin de la "restitutio in integrum" cuando el plazo precludo sea el establecido para presentar oposicin contra una solicitud de un tercero. En cuanto a los derechos de terceros de buena fe, la Ley pretende evitar que se vean afectados por los efectos de este restablecimiento de derechos a favor del titular o solicitante de la marca. Es decir, en el caso de que una marca o solicitud haya dejado de producir efectos como conse210 Vid. supra los comentarios al artculo 14 de la Ley. 211 Vid. supra los comentarios al artculo 15 de la Ley - 131 -
cuencia del incumplimiento de un plazo y este incumplimiento se encuentre dentro de los supuestos contemplados por este artculo, el restablecimiento de los derechos sobre la solicitud o registro de marca no afectarn; - Al uso efectuado por un tercero de buena fe de una marca idntica o similar en el periodo comprendido entre la perdida de derechos sobre la marca y el restablecimiento de derechos sobre la misma. Por tanto, y aunque este restablecimiento tiene efectos retroactivos hasta el momento en que produjo el incumplimiento, el titular de la solicitud o registro no podr accionar contra este tercero que hubiera actuado de buena fe. - Al registro de una marca idntica o similar por un tercero de buena fe durante el plazo en que la marca dej de surtir efectos. En este caso, la Ley establece que la restitucin no se acordar. Es de destacar que esta norma no se encuentra contenida en el Reglamento de Marca Comunitaria que guarda silencio respecto a este supuesto. Finalmente el apartado sptimo del artculo establece que estos terceros de buena fe - usuarios o solicitantes de marcas idnticas o similares durante el periodo que la marca dej de surtir efecto- podrn plantear recurso contra la resolucin por la que se acuerda restablecer al solicitante o titular de la marca en su derecho.
- 132 -
Artculo 26
Artculo 26. Suspensin de procedimientos de tramitacin.

La Oficina Espaola de Patentes y Marcas podr suspender el procedimiento de tramitacin: a) Cuando la oposicin se funde en una solicitud anterior de registro, hasta el momento en que recaiga una resolucin sobre dicha solicitud que ponga fin a la va administrativa. b) A instancia del solicitante que hubiera entablado una accin de nulidad, caducidad o reivindicacin del signo anterior oponente, hasta que recaiga sentencia firme, y sin perjuicio de que sea decretada judicialmente. c) Cuando sea presentada una solicitud de divisin, por el tiempo preciso para la resolucin de la misma. d) A solicitud conjunta de todos los interesados, sin que la suspensin pueda en este caso exceder de seis meses.
El presente artculo viene a establecer una novedad muy necesaria en nuestro sistema de marca, la suspensin del procedimiento de registro. Nuestra antigua Ley 32/88 de Marcas solo admita la suspensin de un procedimiento de concesin de marca en un supuesto muy especfico; Cuando se solicitaba la Nulidad de una marca idntica o similar a una marca notoriamente conocida. En tal caso se exiga al demandante presentar una solicitud de marca coincidente con la marca notoria invocada, requiriendo a la OEPM que suspendiera la tramitacin de la misma hasta que se dictara sentencia en el procedimiento civil212. Fuera del supuesto contemplado quedaba al arbitrio de los rganos judiciales proceder a suspender la tramitacin de los expedientes, siendo muy restrictivo el criterio adoptado a este respecto pese a que existan normas administrativas que les permitan decretar dicha suspensin213.
212 Vid. el artculo 3.2 de la Ley 32/88 de Marcas de 10 de noviembre. 213 El Real Decreto Legislativo N 441/94 de 11 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energa por el que se aprobaba el Reglamento de adecuacin a la Ley 30/92 de los procedimientos relativos a la concesin mantenimiento y modificacin de los derechos de propiedad industrial, establece en su artculo 9.3 la suspensin del procedimiento por los Tribunales sin limitarla al ejercicio de una accin concreta. - 133 -
La Ley establece sin embrago nuevas causas de suspensin del procedimiento. Y en concreto;
A) Cuando se haya planteado oposicin con base en una solicitud de
marca se suspende el procedimiento hasta que se dicte resolucin relativa a dicha solicitud oponente que ponga fin a la va administrativa. Lo anterior es consecuencia lgica de lo establecido en cuanto a la oposicin con base en una solicitud de marca. Si hemos visto que el artculo 6.2.c) de esta Ley pemite plantear oposicin con base en una solicitud de marca "a condicin de que sea finalmente concedida", es lgico que se suspenda la solicitud de marca posterior hasta tanto se resuelva la concesin o denegacin de la oponente en va administrativa214. Sin embargo, debemos sealar un problema con relacin a este supuesto. Si la intencin del legislador es evitar la denegacin de una solicitud con base en otra anterior que pudiera resultar finalmente denegada y por tanto no producir efectos, cosa que ocurra bajo la vigencia de la Ley 32/88, con la nueva norma no se termina de solucionar este supuesto. En efecto, la solicitud es suspendida hasta que se pone fin a la va administrativa215. Sin embargo, puede suceder que la resolucin de concesin de la marca en va administrativa y que impidi el registro de otra posterior sea finalmente denegada por la jurisdiccin-contencioso administrativa con lo que se habr denegado una solicitud de marca con base en otra que, a la postre no debi surtir ningn efecto.
214 El artculo 109, apartado a) de la Ley 30/92 (LRJPAC), en la redaccin dada por la Ley N 4/99 de 13 de enero de 1999 establece que pone fn a la va administrativa la resolucin dictada en el recurso de alzada (artculo 107 de la misma norma, tambin modificado). Por tal motivo, el procedimiento se suspender hasta que se dicte resolucin en la alzada, con independencia de los posibles posteriores recursos que se puedan interponer ante la jurisdiccin contencioso-administrativa. 215 En materia de recursos y agotamiento de la va administrativa nos remitimos al artculo 27 y su comentario. - 134 -
Artculo 26
En el caso contrario, denegacin en va administrativa, y posterior concesin por resolucin judicial, la marca ms moderna habra sido indebidamente concedida.
B) Cuando el signo distintivo oponente este siendo objeto de un procedimiento de Nulidad, Caducidad o Reivindicacin.
Este supuesto, muy comn, ser de gran utilidad. Si el solicitante de la marca ha accionado contra la marca oponente se suspender su solicitud de marca ya que de estimarse su accin quedar expedita la va para el registro de su solicitud. En el caso de la accin reivindicatoria, en que la marca es transferida a favor del actor y solicitante de la marca posterior216, y de la Nulidad, que implica que el registro anulado nunca fue vlido217 ni produjo efectos, es evidente la razn de la suspensin. En el caso de la caducidad, cuya declaracin no ostenta tales efectos retroactivos218, podra ser discutible, ya que la marca caducada producira efectos hasta su declaracin en sentencia firme y ello sucede con posterioridad a la presentacin de la solicitud del tercero que ha solicitado la caducidad. Sin embargo, si consideramos acertado la inclusin de la accin de caducidad como causa de suspensin. Y ello por dos motivos; Porque la Ley establece que la caducidad surte efectos desde que se produjeron lo hechos u omisiones que dieron lugar a la misma y produce a partir de esa fecha sus efectos. Y en segundo lugar aplicando analgicamente la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo que ha reconocido la eficacia sobrevenida de la declaracin de caducidad en procedimientos contencioso-administrativos219.
216 Vid. supra el artculo 2 de esta Ley. 217 Vid. infra artculo 54.1 de esta Ley. 218 Vid. infra el artculo 55.2 de esta Ley. 219 Guix Castellv, Victor en "Estudios sobre Derecho Industrial. Homenaje a Baylos" (Grupo Espaol de los AIPPI ) Madrid, 1992 ,P . 389 y ss realiza un interesante estudio sobre la evolucin de la jurisprudencia del Tribunal Supremo con relacin a eficacia sobrevenida de la caducidad de la marca obstaculizante. - 135 -
C) Cuando se presente una solicitud de divisin. Ya hemos visto que la
solicitud de marca puede ser objeto de divisin220. Por tanto se suspender la solicitud hasta que se resuelva la solicitud de divisin221 y, aceptada o no la divisin se continuar el procedimiento. que la desaparicin del examen de oficio de las prohibiciones relativas de registro era debida al carcter de derechos subjetivos de las marcas y la plena disposicin que sobre las mismas ostentan los interesados. Por tal motivo, la Oficina deja plena libertad a las titulares de marcas anteriores para plantear oposicin si lo desean. Pues bien, por el mismo motivo se permite suspender el procedimiento ya que en el marco de esa libre disposicin se pueden entablar negociaciones para la bsqueda de acuerdos de coexistencia u otros remedios transaccionales. La Ley solo exige dos requisitos; Acuerdo de todos los interesados y un plazo mximo de seis meses de suspensin en orden a evitar que le dilate la tramitacin de la marca ms all de lo necesario.
D) A solicitud conjunta de todos los interesados. Ya dijimos
222
220 Vid. supra el artculo 24 de esta Ley. 221 Hay que recordar que si contra la solicitud se ha planteado oposicin, suspenso o la misma es objeto de recurso, solo se admite la divisin cuando una de las solicitudes resultantes engloba los productos respecto a los cuales existe conflicto (apartado 2 del artculo 24). 222 Vid. supra los comentarios al artculo 19 de la Ley. - 136 -
Artculo 27
Artculo 27. Revisin de actos en va administrativa.

1. Los actos y resoluciones dictados por los rganos de la Oficina Espaola de Patentes y Marcas sern recurribles de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn. 2. La interposicin de un recurso dar lugar al pago de la tasa de recurso. No se proceder a la devolucin de la tasa salvo cuando el recurso fuera totalmente estimado al acogerse razones jurdicas que, indebidamente apreciadas en la resolucin, fueran imputables a la Oficina Espaola de Patentes y Marcas. La devolucin de la tasa deber ser solicitada al interponerse el recurso y ser acordada en la resolucin del mismo. 3. Frente a la concesin de una marca la Oficina Espaola de Patentes y Marcas no podr ejercer de oficio o a instancia de parte la potestad revisora prevista en el artculo 102 de la Ley 30/1992 antes citada, si la nulidad de la marca se funda en alguna de las causas previstas en los artculos 51 y 52 de la presente Ley. Dichas causas de nulidad slo se podrn hacer valer ante los Tribunales. 4. Los actos y resoluciones dictados, en virtud de sus facultades, por los rganos competentes de las Comunidades Autnomas, sern recurribles con sujecin a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, as como en las normas orgnicas que rijan para los respectivos rganos.
El procedimiento de solicitud de marca en cuanto procedimiento administrativo se rige por las normas especiales de esta Ley223, y el Reglamento que se dicte en ejecucin de la misma, y subsidiariamente por la LRJPAC en cuanto regula el procedimiento comn en la va administrativa. Por tal motivo, y no existiendo un procedimiento especfico de recurso en materia de marcas224, la Ley reenva a las disposiciones de la LRJPAC respecto
223 El Ttulo III "Solicitud y Procedimiento de Registro" regula un procedimiento especfico aunque con referencias al procedimiento general de la LRJPAC. 224 El artculo 107.2 de la LRJPAC, en la versin dada por la Ley 4/99 de 13 de enero de 1999, establece la posibilidad de sustituir el rgimen comn de recursos por otros espe- 137 -
al rgimen de recursos. De hecho, la anterior Ley 32/88 obviaba cualquier mencin al sistema de recurso remitindose tcitamente a la legislacin comn en la materia. Por tanto, y a la vista de la LRJPAC225, se podrn recurrir mediante Recurso de Alzada u, opcionalmente, mediante recurso de reposicin "las resoluciones y los actos de trmite, si estos ltimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensin o perjuicio irreparable a derechos e intereses legtimos". Evidentemente el caso ms comn de resolucin recurrible ser la dictada concediendo o denegando el registro de la marca, aunque no sern las nicas226. Igualmente son recurribles, como hemos visto, aquellos actos de mera tramitacin en tres supuestos; Si deciden el fondo del asunto (aunque sea indirectamente), imposibilitan la continuacin227 o producen indefensin o perjuicio a una de las partes intervinientes en el procedimiento228.
cficos en un determinado sector as como la sumisin a conciliacin o arbitraje "cuando la especificidad de la materia as lo justifique". Sin embargo, esto parece no ser necesario respecto a la Ley de Marcas y por ello se ha optado por seguir el sistema general de recursos estableciendo en este artculo 27 normas complementarias a las establecidas por la LRJPAC. 225 Artculo 107 de la Ley 30/92, modificada por la Ley 4/99 de modificacin de la Ley de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn. 226 A modo de ejemplo, nos remitimos al recurso que tanto el usuario como el solicitante de una marca que hubieran actuado de buena fe pueden interponer contra la resolucin que restablezca en su derecho al solicitante o titular de un derecho anterior al amparo del artculo 25.8 de esta ley. 227 Podr ser el caso en que se tenga por no abonada una determinada tasa y se proceda a tener por desistido al solicitante. 228 Por ejemplo el acto por el que se tiene por presentado fuera de plazo el escrito de oposicin. - 138 -
Artculo 27
El rgano competente para conocer de estos recursos es el superior jerrquico de aqul que dicto la resolucin o acto administrativo recurrido229. En el caso de la OEPM las resoluciones y actos de los examinadores, adscritos a la seccin de signos distintivos, son recurribles ante la Unidad de Recursos del mismo organismo. La LRJPAC establece que el recurso habr de interponerse en el plazo de un mes si se trata de un recurso contra un acto expreso o de tres cuando se trate de un acto presunto230. Por su parte el rgano superior, encargado de resolver el mismo tiene un plazo de tres meses para resolver y notificar la resolucin del recurso. En caso de no dictarse resolucin en ese plazo se tendr por desestimado el recurso231 quedando agotada la va administrativa y pudiendo el recurrente acudir a la jurisdiccin contencioso-administrtiva. Como especialidades respecto al procedimiento comn se establecen; La interposicin de un recurso requiere el pago de las tasas de registro232. Esta tasa solo se devolver si, habindolo solicitado expresamente al interponer el recurso, el recurso es plenamente estimado acogindose razones jurdicas indebidamente apreciadas por la Oficina. Es decir, no se sigue un principio de vencimiento objetivo a tenor del cual en caso de estimacin del recurso se devolvern las tasas al recurrente, sino que es necesario que se establezca que hubo una incorrecta aplicacin de normas por parte del examinador233. La devolucin de tasas de recurso deber resolverse en la misma resolucin del recurso.
229 Vid. el artculo 114 de la LRJPAC, en la versin dada por la Ley 4/99 de 13 de enero de 1999. 230 Vid. el artculo 115 de la LRJPAC, en la versin dada por la Ley 4/99 de 13 de enero de 1999 231 El silencio administrativo es negativo en los procedimientos de solicitud de marca en virtud del artculo 43 de la Ley 30/92. 232 La Disposicin Final Cuarta de la Ley 30/92 remite a las legislaciones especficas en lo relativo al sistema de costas. 233 En un sentido similar se pronuncia la Regla 51 del Reglamento CE N 2868/95 por el que se establecen normas de ejecucin del Reglamento N 40/94 de Marca Comunitaria. - 139 -
- La imposibilidad de plantear la revisin de resoluciones de concesin de marcas con base en los artculos 51 y 52 de la Ley. La LRJPAC, revisada por la Ley 4/99, viene a establecer en su artculo 102 un procedimiento de revisin de resoluciones firmes, tanto de oficio como a instancia de parte, cuando las mismas sean nulas de pleno derecho234. Entre tales supuestos de Nulidad de pleno derecho se encuentran aquellas causas que se establezcan en una norma con rango de Ley. Por tal motivo y habida cuenta que los artculos 51 y 52 de esta Ley 17/2001 establecen la Nulidad de marcas en determinados supuestos, nos encontramos ante la posibilidad de que la OEPM a tenor del citado artculo 102 y tanto de oficio como a instancia de parte pudiera revisar y anular una resolucin de concesin de una marca en cualquier momento al encontrase incursa en un supuesto de Nulidad contemplado en una norma con rango de Ley, los artculos citados de la Ley de Marcas. Sin embargo, este apartado tercero niega esa posibilidad y exige que la Nulidad se haga valer ante los Tribunales. Es decir, aunque aplicando literalmente la norma, siempre se podran intentar anular una resolucin de concesin de una marca por la va del recurso administrativo de revisin, por hallarse incursa en una causa de Nulidad, la Ley niega expresamente esta posibilidad y exige que se plantee en la va ordinaria civil. Respecto a los actos y resoluciones que con respecto a esta materia dicten 235 los rganos de las Comunidades Autnomas se regirn por las mismas normas comunes de procedimiento de la LRJPAC as como por la legislacin autonmica que les sea aplicable
234 Los supuestos de nulidad de pleno derecho se contemplan en el artculo 62 de la Ley 30/92 (LRJPAC), revisada por la Ley 4/99. El apartado f) del artculo 62.1) se refiere a supuestos contemplados en una norma con rango de Ley 235 La competencia en materia de recepcin de solicitudes (artculo 11), examen de admisibilidad y forma (artculo 16) y la recepcin de solicitudes de renovacin (artculo 32) corresponden a las Comunidades Autnomas. Por este motivo, los actos o resoluciones que dicten en el ejercicio de sus competencias son relevantes para el procedimiento de solicitud y concesin de marcas, as como en la renovacin de los registros - 140 -
Artculo 28
Artculo 28. Arbitraje.

1. Los interesados podrn someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas con ocasin del procedimiento para el registro de una marca, de conformidad con lo establecido en el presente artculo. 2. El arbitraje slo podr versar sobre las prohibiciones relativas previstas en los artculos 6.1.b), 7.1.b), 8 y 9 de la presente Ley. En ningn caso podr someterse a arbitraje cuestiones referidas a la concurrencia o no de defectos formales o prohibiciones absolutas de registro. 3. El convenio arbitral slo ser vlido si est suscrito, adems de por el solicitante de la marca: a) Por los titulares de los derechos anteriores que hubieren causado la denegacin de la marca y, en su caso, por sus licenciatarios exclusivos inscritos. b) Por los titulares de los derechos anteriores que hubieran formulado oposicin al registro de la marca y, en su caso, por sus licenciatarios exclusivos inscritos. c) Por quienes hubieran interpuesto recurso o hubieran comparecido durante el mismo. 4. El convenio arbitral deber ser notificado a la Oficina Espaola de Patentes y Marcas por todos los interesados una vez finalizado el procedimiento administrativo de registro de la marca y antes de que gane firmeza el acto administrativo que hubiera puesto trmino al mismo. Resuelto el recurso administrativo de carcter ordinario contra el acto que conceda o deniegue el registro, quedar expedita la va contencioso-administrativa sin que pueda hacerse valer la firma del convenio arbitral. 5. Suscrito el convenio arbitral, y mientras subsista, no cabr interponer recurso administrativo alguno de carcter ordinario, declarndose la inadmisibilidad del mismo. Igualmente, de haberse interpuesto con anterioridad a la suscripcin del convenio, se tendr por desistido. 6. El laudo arbitral firme producir efectos de cosa juzgada, de acuerdo con lo establecido en el artculo 37 de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, de aplicacin en todo lo no previsto por el presente artculo, y la Oficina Espaola de Patentes y Marcas proceder a realizar las actuaciones necesarias para su ejecucin.
- 141 -
7. El laudo arbitral firme deber ser comunicado fehacientemente a la Oficina Espaola de Patentes y Marcas en el plazo de 6 meses a contar desde la fecha de recepcin de la notificacin prevista en el apartado 4. Transcurrido este plazo no proceder ejecutar el laudo arbitral.
El legislador ha optado por hacer uso de la potestad que establece la Ley de rgimen jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn236 y as ha introducido en nuestra Ley de Marcas la figura del arbitraje, tan en boga en los textos legislativos ms recientes a nivel nacional e internacional. El arbitraje se plantea, eso s, como alternativa a la interposicin del recurso administrativo. Es decir, habindose resuelto un procedimiento administrativo de solicitud de marca las partes pueden optar por iniciar un arbitraje para dirimir sus diferencias o por interponer el recurso en va administrativa correspondiente237. El procedimiento de arbitraje se rige por la legislacin general en materia de arbitraje238, con las siguientes especialidades;
I) Objeto. Solo se puede plantear arbitraje respecto a conflictos relativos
a prohibiciones relativas de registro (artculos 6 a 9 de esta Ley). Y den-
236 El artculo 107, apartado 2 de la LRJPAC, en redaccin dada por la Ley N 4/99 de 13 ede enero establece;"2. Las leyes podrn sustituir el recurso de alzada, en supuestos o mbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia as lo justifique, por otros procedimientos de impugnacin, reclamacin, conciliacin, mediacin y arbitraje, ante rganos colegiados o comisiones especficas no sometidas a instrucciones jerrquicas, con respeto a los principios, garantas y plazos que la presente ley reconoce a los ciudadanos y a los interesados en todo procedimiento administrativo 237 Respecto a los recursos contra resoluciones de la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, vid. supra el artculo 27 de esta Ley. 238 Ley 36/88 de 5 de diciembre de arbitraje - 142 -
Artculo 28
tro de estas se excluyen los supuestos de doble identidad de signo distintivo y campo aplicativo contenidos en los artculos 6.1.a) y 7.1.a). Como consecuencia de lo anterior, se establece que no se pueden someter a arbitraje cuestiones relativas a prohibiciones absolutas de registro239 ni a la concurrencia de defectos formales. Al igual que en la oposicin240, aqu volvemos a observar como el legislador distingue claramente las prohibiciones absolutas, cuya proteccin ostenta la OEPM por afectar a intereses generales (como la defensa de la competencia o el orden pblico), y las prohibiciones relativas que en cuanto afectan a derechos subjetivos queda a la voluntad de sus titulares su defensa ante los actos de terceros.
II) Partes del Convenio Arbitral. La Ley de Arbitraje establece que las partes que deseen someter sus controversias a un arbitraje debern otorgar por escrito un convenio arbitral expresando su voluntad inequvoca a este respecto241. En el caso concreto de un procedimiento administrativo de solicitud de marcas las partes que debern suscribir el convenio arbitral son la siguientes; A) El solicitante de la marca. B) Los titulares de los derechos anteriores que hubieran causado la dene-
gacin de la marca as como quienes hubieran planteado oposicin contra la misma. Y en su caso, los licenciatarios exclusivos de tales derechos, cuya licencia estuviera inscrita en la OEPM.
C) Quienes hubieran recurrido la resolucin dictada en el expediente de
solicitud de marca y quienes se hubieran personado en el mismo. Esto en

239 Contenidas en el artculo 5 de esta Ley. 240 Vid. supra el artculo 20 de esta Ley y su comentario. 241 Respecto al Convenio arbitral y los efectos del mismo, ver los artculos 5 a 11 de la Ley 36/88 de 5 de diciembre de arbitraje. - 143 -
el caso de que se hubiera interpuesto recurso administrativo antes de la firma del convenio, en cuyo caso ese recurso se tendr por desistido Vemos pues que la OEPM quiere que sean parte en el arbitraje todos aquellos que tengan un inters directo en el expediente de solicitud de marca.
III) Notificacin del Convenio a la OEPM.- El Convenio arbitral suscrito
por todos los anteriores debe ser notificado en el plazo existente entre la finalizacin del procedimiento administrativo y la firmeza del acto administrativo que puso fin al mismo242.
IV) Incompatibilidad con el Recurso administrativo.- Como ya hemos
comentado el sometimiento a arbitraje se plantea como una alternativa a la interposicin del recurso administrativo. Por tal motivo se establece que si se resolviera un recurso administrativo ya no podr hacerse valer el convenio arbitral, quedando libre la posibilidad de iniciar un recurso en va contencioso-administrativa. Por el contrario, se manifiesta que si hubiera un recurso administrativo anterior a la firma del convenio se tendr por desistido al recurrente que, como se ha visto, debe haber firmado el convenio arbitral. Si el Recurso se interpone con posterioridad a la firma del convenio arbitral se inadmitir el mismo.
V) Efectos.- El Laudo arbitral que produce efectos de cosa juzgada al amparo del artculo 37 de la Ley de Arbitraje que lo equipara a las sentencias judiciales firmes. Y es que la legislacin espaola arbitral no reco-
242 Este plazo ser de un mes en caso de terminacin mediante resolucin expresa o tres meses cuando el procedimiento se estime por silencio administrativo, conforme al artculo 115 de la LRJPAC en la redaccin dada por la Ley 4/99 de 13 de enero. 243 Este procedimiento se regula en los artculos 509 y siguientes de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil. - 144 -
Artculo 28
ge la posibilidad de plantear recursos ordinarios contra el Laudo dictado por los rbitros. Y as, las partes en el procedimiento arbitral solo podr acudir al procedimiento extraordinario de Revisin de sentencias243. El procedimiento de revisin que, como recurso extraordinario, se debe admitir de manera muy restrictiva, se plantear ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo quien es competente para conocer del mismo244 En este sentido, la eleccin de esta opcin del sometimiento a arbitraje y su efecto de cosa juzgada implica la imposibilidad de acudir posteriormente a la va contencioso-administrativa para recurrir la resolucin dictada en el procedimiento de solicitud de marca. Cuestin distinta es la de si pueda plantearse una accin de Nulidad contra la marca concedida mediante Laudo arbitral con base en causas de nulidad relativa ya discutidas en sede arbitral. En efecto, si tenemos este efecto de cosa juzgada del Laudo arbitral que vino a resolver la concesin de una marca, la duda que se plantea es si posteriormente un Tribunal civil, al amparo del artculo 52 de esta Ley, pueda conocer de una accin de Nulidad contra esa misma marca y por los mismos motivos discutidos durante el arbitraje. En la Ley245 se determina claramente que no podr accionarse en Nulidad por los mismos motivos sobre los que ya se hubiera pronunciado la jurisdiccin contencioso-administrativa. Sin embargo, nada se dice respecto al Laudo arbitral, por lo que deberemos estar a lo que determinen los Tribunales en aplicacin de esta Ley.
244 Es competente el Tribunal Supremo por tratarse de un recurso de revisin contra una sentencia no relativa al derecho civil foral o especial. todo ello al amparo de los artculos 509 de la ley 1/2000 de enjuiciamiento civil y 56 y 73 de la ley orgnica 6/1985 de 1 de julio del poder judicial 245 Vid. infra el artculo 53 de la Ley. Este artculo viene as a romper una pacfica doctrina jurisprudencial que estableca la legitimidad de una accin de nulidad que se basar en causas de nulidad ya discutidas en sede contencioso-administrativa. - 145 -
La OEPM, tras la notificacin fehaciente del Laudo Arbitral246 proceder a ejecutar el mismo.
VI) Plazo.- El Laudo debe ser notificado fehacientemente a la OEPM en el
plazo de seis meses a contar desde la notificacin del convenio arbitral. Transcurrido este plazo sin que se haya producido esa notificacin quedar sin efecto el mismo y no podr ejecutarse el Laudo dictado. Sigue la Ley 17/2001 de Marcas el principio general que la Ley de Arbitrajes establece sobre este punto247.
VII) Laudo extemporneo.- Sin embargo, queda por resolver la conse-
cuencia de esta perdida de efecto del Laudo extemporneo. La Ley de Arbitraje establece que el Laudo extemporaneo deja abierta la va judicial. Sin embargo en este arbitraje en un procedimiento de solicitud de marca habr que determinar si la va administrativa habr quedado cerrada al dejar transcurrir el plazo para la interposicin de recurso administrativo. En principio parece que se puede entender suspendido el plazo para interponer recurso administrativo desde la notificacin del convenio arbitral, y que por tanto habiendo transcurrido este lapso de seis meses y perdido sus efectos el Laudo, volver a contar el plazo que reste para interponer el recurso administrativo248.
246 No debemos olvidar que el Laudo arbitral debe ser elevado a pblico por los rbitros 247 Vid. el artculo 30 de la Ley 36/88 de 5 de diciembre de arbitraje. 248 Parece que no cabr incluir una clusula de suspensin al amparo del artculo 26 c) de esta ley en el convenio arbitral ya que este convenio se firmar siempre tras la finalizacin del expediente. - 146 -
Artculo 29
Artculo 29. Notificaciones.

1. Las notificaciones que deba efectuar la Oficina Espaola de Patentes y Marcas se ajustarn a las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, sin perjuicio de lo establecido en los apartados siguientes. 2. Cuando un destinatario as lo solicite y posea un buzn en la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, las notificaciones se podrn efectuar mediante el depsito en dicho buzn del acto o resolucin que deba notificarse. En la notificacin se indicar la fecha de depsito, y producir sus efectos desde el quinto da siguiente al de depsito. 3. Cuando el interesado as lo solicite, las notificaciones se realizarn mediante publicacin en el Boletn Oficial de la Propiedad Industrial, mediante telefax, mediante correo electrnico, o por cualquier otro medio tcnico del que disponga la Oficina Espaola de Patentes y Marcas. Las notificaciones que se practiquen al interesado a travs de un representante profesional lo sern en todo caso por medio de la publicacin en el Boletn Oficial de la Propiedad Industrial de la decisin recada, con indicacin de si es o no definitiva en la va administrativa, recursos que procedan, rgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos sin perjuicio de que, adems previamente, y con efectos meramente informativos, se hubiere comunicado el texto ntegro del acto a dicho representante por medio de su depsito en el buzn de que disponga en la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, correo electrnico u otro medio idneo de que disponga la Oficina, en la forma que reglamentariamente se determine. 4. Quienes sean parte en un procedimiento ante la Oficina Espaola de Patentes y Marcas en el que acten por s mismos y no tengan domicilio ni sede en Espaa debern, a efectos de notificaciones, designar un domicilio en Espaa. 5. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificacin en Espaa o la notificacin no hubiere podido practicarse despus de dos intentos, la notificacin se efectuar mediante publicacin en el Boletn Oficial de la Propiedad Industrial. 6. Las notificaciones que deban practicar los rganos competentes de las Comunidades Autnomas lo sern de acuerdo a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn y la normativa propia que les sea aplicable.
- 147 -
Al igual que ya hiciera al tratar el rgimen de recursos249, la Ley se remite en este tema de las notificaciones a las normas establecidas para el procedimiento administrativo comn, limitndose a establecer ciertas especialidades para la adaptacin de las mismas a los signos distintivos. En principio, la ley de procedimiento administrativo comn establece libertad a la hora de elegir los medios para efectuar las notificaciones y solo requiere que se realicen por; "cualquier medio que permita tener constancia de la recepcin por el interesado o su representante, as como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado250" y que dicha notificacin se incorpore al expediente. En cumplimiento de este principio, la Ley de Marcas parte del principio de libre eleccin por el administrado del medio a travs del cual desea ser notificado251. As, si se puede optar por la notificacin por medio de un buzn en la propia Oficina, en caso de que el interesado lo posea, telefax, correo electrnico o cualquier otro medio de que se disponga. En caso de que opte por el sistema del buzn se establece que la notificacin producir sus efectos a partir del quinto da desde que fuera depositada dicha notificacin en el buzn252. Por el contrario cuando se opte por otros medios se considerara notificado el acto o resolucin al interesado desde su recepcin. Tambin puede optar el interesado por solicitar que la notificacin se realice mediante su publicacin en el Boletn Oficial de la Propiedad
249 Vid. supra el artculo 27 de esta Ley y su comentario. 250 Vid. el artculo 59.1 de la Ley 30/92 (L.R.J.P .A.C.) en la redaccin dada a la misma por la Ley 4/99 de 13 de enero. 251 Vid. el artculos 59.2 de la Ley 30/92 (L.R.J.P .A.C.) en la redaccin dada a la misma por la Ley 4/99 de 13 de enero. 252 La Ley exige que se haga constar la fecha de deposito en la resolucin o acto que se notifique por medio del buzn. - 148 -
Artculo 29
Industrial253. Sin embargo, cuando el interesado acte por medio de representante esta publicacin en el BOPI ser obligatoria sin perjuicio de que a efectos informativos se haya notificado por cualquier otro medio de los descritos (buzn, correo electrnico, telefax, etc..) a dicho representante el acto o resolucin. La Ley establece que en este caso de notificacin al representante, que como hemos visto se deber realizar mediante publicacin en el Boletn Oficial de la Propiedad Industrial, se debern hacer constar; el contenido de la resolucin, si pone fin a la va administrativa, recursos que procedan contra la misma, rgano ante el que se debe presentar y 254 plazo para interponer el recurso . Sin embargo, la obligacin de consignar tales datos es en realidad comn para toda notificacin en va administrativa, por lo que cualquiera que sea el medio por el que se notifique el acto o resolucin se debern consignar tales datos255. Adems del caso del administrado representado por agente o de la eleccin de este medio por el interesado, se proceder a la notificacin mediante la publicacin en el Boletn en los siguientes casos; A) Cuando los interesados sean desconocidos256, B) Se ignore el lugar de notificacin en Espaa o C) No se haya podido realizar la notificacin tras dos intentos257.
253 As lo permite el ltimo prrafo del artculo 59.4 de la Ley 30/92 (L.R.J.P .A.C.) en la redaccin dada a la misma por la Ley 4/99 de 13 de enero. 254 Este requisito viene exigido por el artculo 60.2 de la Ley 30/92 de las Administraciones pblicas y del procedimiento administrativo comn. 255 Artculo 58.2 de la Ley 30/92 (L.R.J.P .A.C.) en la redaccin dada a la misma por la Ley 4/99 de 13 de enero. 256 Este sera el caso de la publicacin de la solicitud de marca contemplada en el artculo 18 de esta Ley. En tal caso, y con independencia de la notificacin a quienes puedan aparecer como interesados en cuanto titulares de derechos anteriores (apartado 4 del artculo), la Oficina publica la solicitud por si un tercero desconocido tuviera algn derecho que pudiera colisionar con la nueva solicitud. 257 Los apartados B) y C) son los contemplados en el primer prrafo del artculo 59.4 de la Ley 30/92 (L.R.J.P .A.C.) en la redaccin dada a la misma por la Ley 4/99 de 13 de enero. - 149 -
En el caso de extranjeros que acten sin representante en Espaa, debern designar un domicilio a efectos de notificaciones. A este respecto, entendemos que dado que se permite la notificacin por medio de correo electrnico, tal designacin de domicilio podr ser sustituida por la mencin de una direccin de correo electrnico a travs de la cual la Oficina podr llevar a cabo los actos de notificacin. Respecto a los actos de notificacin que deban ser llevados a cabo por los rganos de las Comunidades Autnomas, se remite la Ley igualmente a las disposiciones del procedimiento administrativo comn que debern ser conjugadas con la normativa autonmica aplicable a tales organismos.
- 150 -
Artculo 30
Artculo 30. Consulta pblica de expedientes.

1. Los expedientes relativos a solicitudes de registro todava no publicadas slo podrn ser consultados con el consentimiento del solicitante. No obstante, cualquiera que pruebe que el solicitante del registro ha pretendido hacer valer frente a l los derechos derivados de su solicitud, podr consultar el expediente antes de la publicacin de aquella y sin el consentimiento del solicitante. 2. Una vez publicada la solicitud, los expedientes podrn ser consultados, previa peticin y con sujecin a las limitaciones que reglamentariamente se establezcan. 3. La situacin jurdica de los expedientes se har pblica por medios telemticos en la forma y con las limitaciones tcnicas que puedan concurrir y las que reglamentariamente se establezcan.
La consulta a los expedientes de solicitud de marca es libre por constituir esta libertad de acceso a los registros uno de los principios del derecho administrativo258. Sin embargo, y siguiendo la lnea marcada por la Ley de Patentes259, aquellos expedientes que no se hayan publicado solo podrn ser consultados con consentimiento del solicitante o si se acredita que tal solicitante ha intentado hacer valer tales derechos frente a un tercero. El motivo de esta restriccin de acceso a los expedientes no publicados parece motivado por la necesidad de evitar que terceros puedan conocer la marca solicitada antes de que se otorgue una fecha de solicitud definitiva.
258 Vid. el artculo 37 de la Ley 30/92 de rgimen jurdico de las administraciones pblicas y del procedimiento administrativo comn (LRJPAC). 259 El texto de este artculo reproduce el contenido de los dos primeros apartados del artculo 44 de la Ley 11/86 de 20 de marzo de Patentes. - 151 -
A este respecto, ya hemos visto que cuando una solicitud no contenga los elementos mnimos requeridos por la Ley260 se le otorgar como fecha de presentacin la del momento en que se subsanen esas omisiones261. Por tanto, la Ley parece querer evitar la posibilidad de que un tercero pueda presentar una solicitud entre la fecha real de deposito de la solicitud y la fecha que finalmente se otorgue como fecha de solicitud, una vez subsanadas las omisiones. Y as, parece quererse impedir que el solicitante se vea defraudado en sus derechos como consecuencia de este error y de la maliciosa actuacin de un tercero que contara con una fecha de solicitud anterior. Como consecuencia de lo anterior, solo se permitir el acceso a estas solicitudes no publicadas cuando exista expreso consentimiento del solicitante. Y ello, una vez ms, por el carcter de derecho subjetivo de la marca. Si el solicitante desea permitir este acceso a un tercero se debe permitir ya que esto solo puede afectar a los derechos del solicitante. Otra excepcin es la del tercero que demuestre que el solicitante ha hecho valer los derechos dimanantes de esta solicitud contra l. En efecto, la presente Ley, como su antecesora, reconoce la proteccin provisional de la marca. Y esta proteccin se extiende expresamente a la solicitud de marca no publicada, pudindose hacer valer contra terceros a quienes se hubiera 262 comunicado la existencia de la solicitud y su contenido . Por tal motivo, y en aras del derecho de defensa del tercero que haya sido requerido por el solicitante de la marca, tendr derecho a acceder a la solicitud para comprobar la misma y poder confirmar la posible existencia de conflictos.
260 Como ya hemos visto al comentar el artculo 12 de esta norma, los requisitos mnimos son; la instancia de solicitud, la identificacin del solicitante, la reproduccin de la marca y la lista de productos o servicios para los que se solicita la marca 261 Vid. supra los artculos 13 y 16.3 de esta Ley 262 Vid. infra el artculo 38.2 de la Ley. - 152 -
Artculo 30
Tras la publicacin la consulta de expedientes es libre previa solicitud quedando su regulacin al arbitrio del reglamento. Para favorecer esta informacin sobre los expedientes de solicitud de marca y concretamente sobre la situacin jurdica de los mismos, la Ley establece que se har pblica la misma por medios telemticos. Esta muy loable iniciativa ya esta en vigor de forma que en la pgina Web de la Oficina Espaola de Patentes y Marcas se puede consultar la situacin de los expedientes. Como peculiaridad indicar que en la actualidad las solicitudes son incorporadas a la base de datos de la Oficina, accesible como hemos dicho a travs de Internet, antes de su publicacin. Por ello entendemos que a la entrada en vigor de la presente Ley deber, de conformidad con el primer apartado de este artculo, establecerse que solo sean accesible por tales medios las solicitudes ya publicadas.
- 153 -
TTULO IV
Artculo 31
TTULO IV*
Artculo 31. Duracin.

El registro de una marca se otorga por diez aos contados desde la fecha de presentacin de la solicitud y podr renovarse por perodos sucesivos de diez aos.
A diferencia de los otros derechos de Propiedad Industrial (patentes, modelos de utilidad y diseos y dibujos industriales) que tienen una duracin determinada legislativamente tras la cual pasan al dominio pblico, los signos distintivos se caracterizan por poder ser indefinidos. As, podrn mantenerse los derechos sobre un signo distintivo siempre y cuando se cumplan las condiciones requeridas para su renovacin263. El presente artculo mantiene la duracin del registro por diez aos desde la fecha de solicitud y la renovacin por el mismo periodo en idntico sentido que la legislacin anterior264
* Por Jos Abad Revenga 263 Vid infra el artculo 32 de la Ley. 264 Artculo 5 de la Ley 32/88 de Marcas. - 157 -
Artculo 32. Renovacin.

1. El registro de la marca se renovar previa solicitud del titular de la misma o de sus derechohabientes, presentada ante la Oficina Espaola de Patentes y Marcas o los rganos a que se refiere el artculo 11, que debern acreditar esta cualidad en la forma que se disponga reglamentariamente. Si la solicitud no fuera presentada ante la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, el rgano que la reciba la remitir, junto con la documentacin que se acompae, en el plazo de cinco das a la Oficina, contando el plazo para su resolucin a partir de la recepcin del expediente. 2. La solicitud se presentar acompaada del justificante de pago de la tasa de renovacin, cuya cuanta vendr determinada por el nmero de clases que comprenda la solicitud de renovacin. 3. La solicitud se presentar y la tasa se abonar en los seis meses anteriores a la expiracin del registro. En su defecto, podr hacerse todava de forma vlida en un plazo de seis meses a partir de la expiracin del registro, con la obligacin de satisfacer, de forma simultnea, un recargo del 25 por ciento de la cuota si el ingreso tiene lugar durante los tres primeros meses, y de un 50 por ciento si se efecta dentro de los tres siguientes. 4. Si la tasa de renovacin o, en su caso, los recargos no fueran abonados en su totalidad, se conceder la renovacin respecto de aquellas clases totalmente pagadas, siguiendo el orden de la solicitud. 5. Si la solicitud de renovacin comprende tan slo una parte de los productos o servicios para los que la marca ha sido registrada, el registro de la marca ser renovado, nicamente, en relacin con los productos o servicios de que se trate. 6. La renovacin, que ser inscrita en el Registro de Marcas y publicada en el Boletn Oficial de la Propiedad Industrial, surtir efectos desde el da siguiente al de la fecha de expiracin del correspondiente perodo de diez aos. 7. Si la renovacin no fuera acordada se reembolsar, a peticin del interesado, el 75 por ciento de la tasa de renovacin pagada.
Como ya hemos visto, la Ley establece el carcter indefinido del derecho de marcas, siempre y cuando se proceda a su renovacin por periodos de diez aos.
- 158 -
Artculo 32
La renovacin no es automtica sino que requiere que se presente una solicitud por parte del titular o sus derechohabientes265. La presentacin de esta solicitud se realizar ante el rgano que fuera competente para recibir la solicitud de marca266 . En caso de que este rgano competente para recibir la solicitud no fuera la Oficina Espaola de Patentes y Marcas sino que fuera un rgano autonmico, el mismo proceder a remitir la solicitud de renovacin a la Oficina en el plazo de cinco das267. La solicitud de renovacin implica el pago de las tasas de renovacin que se calcularan con base en el nmero de clases comprendidas por la marca268. Por tal motivo la solicitud de renovacin debe ir acompaada del justificante de pago de la tasa de renovacin. En cuanto al plazo, la solicitud puede ser presentada y la tasa pagada los seis meses anteriores a la expiracin del registro hasta esta fecha de expiracin. Es decir de la fecha en que se cumplan diez aos desde la presentacin de la solicitud269 o la ltima renovacin. En los seis meses posteriores a la expiracin de registro tambin cabr proceder a solicitar la renovacin si bien ello llevar un recargo de un 25% en el primer trimestre y de un 50% en el segundo trimestre270.
265 A diferencia del artculo 7 de la ley 32/88 de marcas, la nueva ley no exige que se acredite por documento pblico la cualidad de sucesor en el derecho sobre la marca. sin embargo, probablemente en el reglamento de ejecucin si se requerir esta acreditacin fehaciente de la cualidad con la que un tercero distinto de quien conste como titular de la marca solicita la renovacin. 266 Vid. supra el artculo 11 de esta Ley. 267 Vemos aqu como, a diferencia de la solicitud de marca -Artculo 13 y 16 de esta Leyel rgano tiene una funcin meramente receptora de la solicitud de renovacin y no puede entrar a pronunciarse sobre la misma. 268 Vid. la Tasa 1.8 del Anexo a esta Ley. 269 Vid. supra el Artculo 31 de esta Ley. 270 Como ya vimos este plazo adicional se descontar en caso de una solicitud de restablecimiento de derechos, conforme al artculo 25.2 de la Ley. - 159 -
Si el pago de las tasas no cubre todas las clases comprendidas por la marca se aplicar la cantidad pagada a aquellas clases que puedan ser cubiertas totalmente, siguiendo el orden de la marca271. La marca se considerar renovada respecto a estas clases cubiertas por la tasa. Igualmente la marca puede ser parcialmente renovada, si el solicitante solicita la renovacin solo para determinadas clases. La Ley establece que se publique la renovacin, una vez acordada, en el Boletn Oficial de la Propiedad Oficial de la Propiedad Industrial y se inscriba en el Registro de la Oficina. En cuanto a los efectos de la renovacin empezarn a contar desde el da despus de la expiracin del periodo de diez aos. Es decir desde el da despus de que cumplan diez aos desde la fecha de solicitud o de la anterior renovacin. Si la renovacin no se acuerda272, se devolvern el 75% de las tasas de renovacin. Para ello se requiere que el solicitante lo solicite, sin que la devolucin se realice de oficio. A diferencia de la antigua ley, la nueva Ley suprime la obligacin de aportar una declaracin de uso junto a la solicitud de renovacin.273
271 En igual sentido respecto a la solicitud de marca, el artculo 16.5 de esta Ley. 272 La regulacin del procedimiento de renovacin parece haberse dejado para su desarrollo por el Reglamento. 273 Esta supresin ya se anuncia en el ltimo prrafo del apartado IV de la Exposicin de Motivos. - 160 -
Artculo 33
Artculo 33. Modificacin.

1. La marca no se modificar en el Registro durante el perodo de vigencia, ni tampoco cuando se renueve. No obstante, si la marca incluye el nombre y la direccin del titular, toda modificacin o supresin de stos que no afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal como fue registrada originariamente, podr registrarse a instancia del titular. 2. La solicitud de modificacin, presentada ante la Oficina Espaola de Patentes y Marcas o el rgano competente de conformidad con lo establecido en el artculo 11, dar lugar al pago de la tasa correspondiente y si fuera registrada, se publicar en el Boletn Oficial de la Propiedad Industrial una reproduccin de la marca tal como quede modificada. Cualquier tercero que se considere perjudicado podr recurrir esta modificacin. Si la solicitud no se presentase ante la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, se proceder de conformidad y con los efectos expresados en el apartado 1 del artculo anterior.
La Ley no permite la modificacin de la marca una vez registrada274, salvo que se pretenda modificar o suprimir el nombre del solicitante. Esta modificacin o supresin solo podr realizarse si la misma no afecta al carcter distintivo de la marca275. La solicitud de modificacin se presentar ante el rgano competente para recibir la solicitud de marca de acuerdo con lo dispuesto por esta Ley276. Si se presenta ante un rgano autonmico, este lo remitir a la Oficina en el plazo de cinco das277.
274 En cuanto a la modificacin de la solicitud ver el artculo 23.2 de la ley. Se puede ver as como en el caso de la solicitud las posibilidades de modificacin son mayores que en el caso de la marca ya concedida. y ello, por cuanto en el primer caso se permite la supresin de elementos que no afecten de manera significativa al conjunto mientras que en el caso de la marca concedida las modificaciones se limitan al nombre y direccin del titular. 275 En igual sentido se pronunciaba el artculo 8 de la Ley 32/88 de Marcas. 276 Vid supra el artculo 11 de la Ley. 277 Es aplicable lo manifestado sobre la remisin de la solicitud por el rgano autonmico al comentar el artculo 32 de esta ley - 161 -
La Oficina proceder a resolver si procede admitir la modificacin y en tal caso publicar la marca tal y como resulte tras la modificacin. El tercero que se considere perjudicado podr plantear recurso contra esta modificacin278. Entendemos que este recurso solo podr referirse a la modificacin efectuada y no podr encubrir un ataque a los elementos que permanezcan inalterables. A tenor de este artculo debemos recordar que se ha eliminado la figura de la marca derivada.
278 El sistema de recurso ha sido tratado al comentar el artculo 27 de esta Ley. - 162 -
TTULO V
Artculo 34
TTULO V*
CAPTULO I
Efectos del registro de la marca y de su solicitud
Artculo 34. Derechos conferidos por la marca.
1. El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el trfico econmico. 2. El titular de la marca registrada podr prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el trfico econmico: a) Cualquier signo idntico a la marca para productos o servicios idnticos a aqullos para los que la marca est registrada. b) Cualquier signo que por ser idntico o semejante a la marca y por ser idnticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusin del pblico; el riesgo de confusin incluye el riesgo de asociacin entre el signo y la marca. c) Cualquier signo idntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aqullos para los que est registrada la marca, cuando sta sea notoria o renombrada en Espaa y con la utilizacin del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexin entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carcter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada. 3. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podr prohibirse, en especial: a) Poner el signo en los productos o en su presentacin.
* Coordinado por Salvador Ferrandis Gonzlez. En la redaccin de estos artculos han colaborado Antonio Selas Colorado, Urko Ochoa Berdonces, Eva M Ochoa Santamara y Juan Lus Gracia Albero. - 165 -
b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo. c) Importar o exportar los productos con el signo. d) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad. e) Usar el signo en redes de comunicacin telemticas y como nombre de dominio. Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificacin u ornamentacin del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algn acto que conforme a las letras anteriores estara prohibido. 4. El titular de una marca registrada podr impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento, si bien no podr impedir que aadan por separado marcas o signos distintivos propios, siempre que ello no menoscabe la distintividad de la marca principal. 5. Las disposiciones de este artculo se aplicarn a la marca no registrada notoriamente conocida en Espaa en el sentido del artculo 6 bis del Convenio de Pars, salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2.
Este nuevo articulo 34 viene a refundir los que la ley del 88 recoga en los derogados 30, 31 y 32, entremezclando los conceptos que la ley antes mantena claramente diferenciados. Asi en un solo articulo se introducen las facultades positivas del titular registral (ordinal 1, derecho de uso), y facultades de exclusin, ordinales 3 a 5.Hubiera sido mas sencillo complementar lo ya dispuesto, que en esencia se mantiene, con aquellos conceptos novedosos que se desea, con buen criterio, integrar, pero esta mezcla de facultades en un solo articulo creemos hace mas confuso el texto legal. En cuanto a las llamadas facultades positivas, el ordinal 1 es idntico al derogado articulo 30, pero se elimina del mismo la referencia a las facultades especificas de uso del signo Singularmente, el titular podr designar
- 166 -
Artculo 34
con la marca los correspondientes productos o servicios, introducir en el mercado, debidamente identificados con ella, los productos o servicios para los que hubiere sido concedido el registro y utilizar la marca a efectos publicitarios lo que, complementado con la nueva regulacin de los ordinales 2 a 5 da la sensacin de que la experiencia de los ltimos 14 aos en los Tribunales, ha hecho necesario ser mas preciso en cuanto a los derechos del titular frente a terceros, que en las facultades propias de uso. El articulo 34.2 enumera las facultades genricas de prohibicin a disposicin del titular marcario, sin variacin apreciable sobre la Ley del 88, salvo lo dispuesto por el articulo 34.2.c, mucho mas complejo de lo que aparenta, y que seguro dar mucho juego en los Tribunales El articulo 34.2.c recoge la facultad de prohibicin de uso de signos en proteccin de las marcas notoria y renombrada, definidas por primera vez en el articulo 8 de la 17/2001, proteccin que se lleva mas all de las fronteras establecidas por el Nomencltor de la clasificacin de Niza, extendindose tanto mas lejos como lo sea su reconocimiento por el sector en particular o el publico en general. As la titularidad de una marca notoria o renombrada permitir prohibir el uso de un signo no solo idntico, sino tambin del semejante, y entendemos que confundible, si: a) Este uso pudiera conducir a una falsa relacin de asociacin en cuanto a los orgenes empresariales b) Pueda suponer un aprovechamiento indebido de la reputacin del signo. c) Pueda tener como consecuencia la dilucin de la marca, o perdida de la fuerza distintiva del signo notorio o renombrado. La proteccin especial que se dispensa a las marcas notoria y renombrada aparece siguiendo una exigencia tanto doctrinal como jurisprudencial.
- 167 -
La experiencia nos ha demostrado que las disposiciones previstas para las marcas en general no dotan de suficiente proteccin a aquellas dotadas de un valor aadido especial, las que son mas susceptibles de sufrir abusos. Es aceptada pacficamente necesidad de la existencia de un Nomencltor que clasifique las marcas en funcin de los productos o servicios a los que se aplicar el signo, y ello tanto por razones de carcter administrativo, como por la necesidad de que la existencia de un registro no cierre el acceso a denominaciones que si bien idnticas o similares a otras ya registradas, estn destinadas a su uso para productos o servicios por completo distantes, tanto por disparidad aplicativa, como diferencia en sus canales de distribucin o consumidor potencial. Pero esta clasificacin no puede constituirse en un sistema de compartimentos estancos, sino en un instrumento de carcter funcional, que no ha de servir para que accedan a registro denominaciones coincidentes con aquellas notoriamente conocidas, o renombradas, por el mero hecho de no constar inscritas en otra clase concreta del nomencltor. Ya la jurisprudencia ha venido a recoger este principio ahora trasladado a la Ley, anulando registros y prohibiendo uso de marcas, a pesar de constar en clases por completo distintas, en proteccin de un signo notorio. Por su parte la Oficina Espaola de Patentes y Marcas tambien inici tmidamente esta poltica a partir de la resolucin Jeep vs Jeep , cuando se rechazo una solicitud de marca para clase 25 basndose en la notoriedad de la denominacin propiedad de Chrysler para vehculos automviles en clase 12. Quedaba asi plasmar este hecho en una disposicin legal, lo que tiene lugar a travs del artculo 34.2.c. El nuevo articulo 34.2.c permitir asi de manera efectiva prohibir a terceros el uso de denominaciones idnticas o semejantes, a la que se acredite es notoriamente conocida o renombrada segn la definicin del articulo 8, y ello si se da uno de las tres condiciones que recoge este articulo, es decir, supongan un riesgo de asociacin de origenes empresariales, un
- 168 -
Artculo 34
aprovechamiento indebido de la reputacin ajena, o finalmente se produzca un riesgo de dilucin de la fuerza distintiva del signo, novedad esta tambin recogida ltimamente por los Tribunales. El concepto de la dilucin, o perdida de fuerza distintiva del signo distintivo constituye asimismo una importante novedad en nuestro sistema legislativo, y tiende a proteger la fuerza distintiva del signo, que se ve gravemente afectada por la su multiplicacin en diversos tipor de productos y/o servicios. Las facultades otorgadas al titular marcario quedan enumeradas en el ordinal 3, siendo iguales las cuatro primeras a las que ya recogia la derogada ley, e introducindose dos novedades en sus puntos e) y f), si bien en el punto c) se elimina la posibilidad de prohibir el uso no autorizado de la marca en productos que se encuentren en rgimen aduanero de transito o deposito, si bien este aspecto estar cubierto en cuanto a mercancas con usurpacin de marca por el Reglamento Comunitario 3295/94 en su articulo 1.a La primera de las novedades tiene su consecuencia en la evolucin de la tcnica. Asi el legislador no pudo prever a finales de los aos 80 la importancia que iba a adquirir las denominadas redes telemticas, lase internet, asi como los nombres de dominio. La rpida popularizacin del acceso a internet, y el desarrollo del comercio electrnico ha hecho posible que en este canal se filtre tambin el uso ilicito de los signos distintivos, y el vaco legal se cubre en este punto. En cuanto a los nombres de dominio, si bien en principio no constituan mas que una regla nemotecnica para sustituir los codigos cifrados de identificacin de ordenadores en la red, pasaron a muy corto plazo a ser verdaderos signos distintivos, empleados en la red para la ofrecer la distribucin de productos o servicios. Obviamente este hecho da entrada casi con carcter inmediato a actos de infraccion de marca, que de una manera mas o menos agil han ido resolviendo nuestros Tribunales, pero que se llevara cabo de una manera mas efectiva a partir de la entrada en vigor de la Ley.
- 169 -
Finalmente este articulo en su punto 3 f) recoge otra de las peticiones de los titulares marcarios, tendente a lograr se considere infraccin, y en su consecuencia se obtenga proteccin frente, no solo al producto ilcitamente marcado en si mismo, sino tambien a los embalajes, envoltorios, etiquetas y otros medios de identificacin que portando la marca sin autorizacin, si estas estan dispuestos para ser utilizados en productos de manera ilicita. El ordinal 4 del articulo 34 se corresponde esencialmente con el antiguo 31.3, si bien la autorizacin de uso de la marca propia por el distribuidor o comerciante no tiene carcter ilimitado, y debera respetar la esencial distintividad de la marca principal, tendiendo asi a evitar abusos, e incluso la cuasi desaparicin de la marca del fabricante. Termina el articulo 34 con una disposicin de gran importancia, ya que recoge la proteccin de la marca no registrada. EL antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial reconoca que los derechos de propiedad industrial pertenecan a su autor por el mero hecho de la creacin. La Ley del 88 da un giro radical, y as el derecho sobre la marca se adquiere nicamente por registro validamente efectuado. Bajo esta ley la unica proteccin que obtena la marca no registrada se daba para las notorias, y en las condiciones previstas por su articulo 3.2 . De nuevo, y en proteccin una vez mas de la marca notoria, el artculo 34.5 le otorga a sta todas las facultades conferidas en este articulo al titular registral, lo que entendemos en un avance fundamental. Asi el titular de la marca notoria no registrada podra prohibr el uso de signos idnticos para productos o servicios idnticos, o semejantes, su oferta, comercializacion o almacenamiento, uso en redes telemticas, envoltorios, etc. Se hace excepcin de lo dispuesto por el articulo 34.2.c, articulo que rompe el principio de especialidad en proteccin de la marca notoria registrada, no aplicable en su consecuencia a la no registrada.
- 170 -
Artculo 35
Artculo 35. Reproduccin de la marca en diccionarios.

Si la reproduccin de una marca en un diccionario, enciclopedia u obra de consulta similar diera la impresin de que constituye el trmino genrico de los bienes o servicios para los que est registrada la marca, el editor, a peticin del titular de la marca, velar por que la reproduccin de sta vaya acompaada, a ms tardar en la siguiente edicin de la obra, de la indicacin de que se trata de una marca registrada.
Novedad sta que igualmente procede de la practica. Se trate de evitar que la posible o hipottica ignorancia provoque la creencia de que un termino pertenece al dominio publico (se haya convertido asi en genrica), y en su consecuencia es de libre utilizacin. Por supuesto esta disposicin legal es solo de aplicacin a aquellas marcas definidas como acuadas, es decir, terminos de nueva creacin, como lo pueden ser a titulo de ejemplo Intel, Pentium o Kodak, no existentes en diccionario alguno antes de su invencin por su creador, pero no a terminos como Iberia, que solo constituira marca en relacion con una compaa determinada, o Puma para, por ejemplo, articulos deportivos. Adicionalmente podra servir para evitar que caigan en genericidad trminos que por su uso tan generalizado pudiera entenderse que definen un tipo de producto, en lugar de una marca (i.e. lo sucedido a Celo para cintas autoadhesivas) derecho que protegera, por ejemplo, a los titulares registrales de Aspirina (Bayer) o Barbour (Barbour & Sons)
- 171 -
Artculo 36. Agotamiento del derecho de marca.

1. El derecho conferido por el registro de marca no permitir a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Econmico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento. 2. El apartado 1 no se aplicar cuando existan motivos legtimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercializacin ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercializacin.
El agotamiento del derecho es un concepto propio del derecho francs y germnico, de principio de siglo, que pronto fue importado en nuestro pas y que constituye una limitacin de la facultad exclusiva y excluyente que tiene todo titular de uno de los derechos de propiedad industrial e intelectual (ya sea patente o modelo de utilidad, marca, modelo industrial o derecho de autor, por ejemplo) en relacin con sus propios productos, en el sentido de que una vez comercializado (por l o con su consentimiento expreso) uno de sus productos, se entender que el titular no podr ampararse en su derecho exclusivo para impedir las comercializaciones posteriores o exigir compensacin alguna por cada una de ellas. Inicialmente nuestros tribunales aplicaron el principio en cuestin entendiendo que resultaba irrelevante si la primera comercializacin, esto es la comercializacin realizada por el titular del derecho o con su consentimiento, se haba realizado en Espaa o en cualquier otro pas. Esta aplicacin del principio del agotamiento ha sido denominada por la doctrina cientfica como agotamiento internacional del derecho. La validez del principio, en tanto principio acogido por el propio Tribunal Supremo, no ha sido discutida hasta la entrada de Espaa en la Comunidad Europea y la consiguiente incorporacin a la normativa en materia de patentes, de forma que con la entrada en vigor de la Ley de
- 172 -
Artculo 36
Patentes, se procedi a limitar el agotamiento del derecho al territorio nacional279. La limitacin del mbito territorial del derecho se vio confirmada con la promulgacin de otras normas como la 32/1988, en cuyo artculo 32.1 se estableca que "el derecho conferido por el registro de la marca no permitir a su titular prohibir a los terceros el uso de la misma para productos comercializados en Espaa con dicha marca por el titular o con su consentimiento expreso". Teniendo en cuenta la redaccin del artculo 30 de la Ley 32/1988280, esta modificacin implic que el derecho de marca permitiera a su titular prohibir a los terceros introducir en el mercado productos que no hubieran sido comercializados en Espaa por ese titular o con su consentimiento. El contenido del principio del agotamiento se vio de este modo territorialmente limitado, motivo por el cual con la entrada en vigor de la vigente Ley de Marcas dej de ser de aplicacin la jurisprudencia anterior que se refiere al agotamiento internacional281. Sin embargo, poco despus de que se promulgara la Ley de marcas, el principio del agotamiento del derecho vendra nuevamente modificado con la Directiva de Marcas, cuyo artculo 7 establece en su primer aparta279 Dispone el art. 53 de la Ley de Patentes: Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos realizados en Espaa con relacin a un producto protegido por ella despus de que ese producto haya sido puesto en el comercio en Espaa por el titular de la patente o con su consentimiento expreso 280 Dispona este precepto: "El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el trfico econmico. Singularmente, el titular podr designar con la marca los correspondientes productos o servicios, introducir en el mercado, debidamente identificados con ella, los productos o servicios para los que hubiere sido concedido el registro y utilizar la marca a efectos publicitarios". 281 Entre las sentencias que reconocen la vigencia del agotamiento comunitario cabe citar la de 27 de junio de 1994, de la Audiencia Provincial de Baleares, la de 20 de julio de 1995 de la Audiencia Provincial de Barcelona, la de 23 de marzo de 1999 de la Audiencia Provincial de Logroo, la de 21 de septiembre de 1999 de la audiencia provincial de madrid o la de 20 de febrero de 2001 de la Audiencia Provincial de A Corua. - 173 -
do que el derecho se agotar en relacin con los productos "comercializados en la Comunidad". La ltima modificacin del mbito territorial del agotamiento ha tenido lugar con la Acuerdo constitutivo del Espacio Econmico Europeo, de 2 de mayo de 1992, que entr en vigor el 1 de enero de 1994, en cuyo art. 65.2 se ampla dicho mbito a la totalidad del Espacio Econmico Europeo. El carcter comunitario del agotamiento no es exclusivo de las marcas nacionales, sino que es un principio caracterstico de la normativa comunitaria, destacando entre las normas que lo adoptan el Reglamento sobre la Marca Comunitaria282, norma de incuestionable influencia en la Ley 32/1988, en cuya Exposicin de motivos se aluda precisamente a este Reglamento comunitario como parte integrante del entonces "futuro Derecho europeo de marcas", cuyos principios se pretendan respetar con la norma. En lo que se refiere a la dimensin territorial del agotamiento, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha reconocido en reiterada jurisprudencia que para que se produzca el agotamiento del derecho, el producto en cuestin deber haber sido importado en un Estado miembro por el titular de la marca o, segn se ha apuntado, esta importacin debe haber sido autorizada por el mismo. En materia de marcas, esta limitacin territorial del agotamiento ha sido fundamentalmente recogida en las sentencias Silhouette283, Sebago284 y Davidoff285, en las que fundamentalmente se establece que:
282 Dispone el art. 13.1 del reglamento: "el derecho conferido por la marca comunitaria no permitir a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la comunidad bajo esa marca por el titular o con su consentimiento". 283 Sentencia de 16 de julio de 1998, asunto c-355/96 (sihouette international schmied gmbh & co. kg c. hartlauer handelsgeellschaft mbh), Rep. 1998, p. 4799 y ss. 284 Sentencia de 1 de julio de 1999, asunto C-173/98 (Sebago Inc. y HAncienne Maison Dubois et Fils SA c. G-B Unic SA), Rep. 1999, p. 4103 y ss. 285 Sentencia de 20 de noviembre de 2001, asuntos 414/99, 415/99 y 416/99 (Zino Davidoff SA c. A&G Imports Ltd; Levi Strauss & Co y Levi Strauss (UK) Ltd c. Tesco Stores, Tesco Plc y Costco Wholesale UK Ltd), pendiente de publicacin. - 174 -
Artculo 36
1.- Los Estados miembros no pueden aprobar una norma en la que se permita el agotamiento internacional286. 2.- El agotamiento se produce con la comercializacin de cada unidad de producto, de forma que el consentimiento se debe verificar en cada unidad comercializada287. 3.- La existencia de autorizacin debe ser acreditada por quien invoca el agotamiento288. 4.- El consentimiento puede ser tcito cuando se aprecie con certeza la renuncia del titular a oponerse a la comercializacin en el Espacio Econmico Europeo289. Durante la tramitacin parlamentaria, el mantenimiento del agotamiento comunitario del derecho de marca fue defendido por Lema Devesa, quien
286 Establece la sentencia Silhouette: "El apartado 1 del artculo 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximacin de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en su versin modificada por el acuerdo sobre el espacio econmico europeo, de 2 de mayo de 1992, se opone a normas nacionales que prevn el agotamiento del derecho conferido por una marca respecto de productos comercializados fuera del espacio econmico europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento". 287 En la sentencia Sebago se establece: "para que haya consentimiento, en el sentido del apartado 1 del artculo 7 de dicha directiva, ste debe referirse a cada ejemplar del producto respecto del cual se invoca el agotamiento". 288 En la sentencia Davidoff se indica que "corresponde al operador que invoca la existencia de consentimiento aportar la prueba correspondiente y no al titular de la marca acreditar la falta de consentimiento". 289 As se establece en la sentencia Davidoff, en la que se lee: el consentimiento del titular de una marca para la comercializacin en el Espacio Econmico Europeo de productos designados con dicha marca que han sido comercializados anteriormente fuera del Espacio Econmico Europeo por el titular o con su consentimiento puede ser tcito, cuando resulte de elementos o circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores a la comercializacin fuera del espacio econmico europeo que, apreciados por el juez nacional, revelen con certeza la renuncia del titular a su derecho de oponerse a la comercializacin en el espacio econmico europeo" - 175 -
indic que en caso contrario no tendran sentido los contratos de licencia o distribucin exclusiva de marca290.
290 En su comparecencia de 27 de abril de 2001 ante el Congreso, aadi este autor que "si un tercero puede hacer una denominada importacin paralela de este producto de marca desde un pas sudamericano o desde un pas asitico, a mi, empresario, no me interesa tener la exclusiva de ese producto, entre otras razones porque el importador paralelo va a estar compitiendo deslealmente con el licenciatario exclusivo o con el distribuidor exclusivo. En efecto, el importador paralelo no realiza publicidad de ese artculo de marca, publicidad que normalmente realiza el distribuidor o licenciatario espaol, de tal manera que se est aprovechando de las inversiones publicitarias ajenas, del esfuerzo econmico de este otro empresari, para vender ms barato el producto que ha importado de un pas ajeno al espacio econmico europeo". - 176 -
Artculo 37
Artculo 37. Limitaciones del derecho de marca.

El derecho conferido por la marca no permitir a su titular prohibir a terceros el uso en el trfico econmico, siempre que ese uso se haga conforme a las prcticas leales en materia industrial o comercial: a) de su nombre y de su direccin; b) de indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geogrfica, poca de obtencin del producto o de prestacin del servicio u otras caractersticas de stos; c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios.
Este artculo recoge los supuestos ya contemplados por el artculo 33 ALM 32/1988, pero con una redaccin que se alinea con lo dispuesto en el artculo 15 DM as como en lo previsto por el artculo 12 RMC, logrndose una perfecta acomodacin entre el derecho marcario interno y el comunitario. En este sentido, los supuestos que se recogen en este artculo como limitaciones al derecho de marca tienen como fin esencial el conjugar los intereses del titular de la marca con los intereses de los competidores en el ejercicio de su actividad, con el fin ltimo de conseguir un correcto y transparente funcionamiento del mercado. Por tanto, no se trata de autnticas limitaciones del derecho de marca, sino de una regulacin de aqullas situaciones en las que previsiblemente colisionarn los derechos conferidos por el registro de la marca con el derecho de terceras personas a ejercer su actividad econmica, bien identificndose en el trfico econmico mediante su nombre, bien indicando caractersticas de los productos o finalmente sealando el destino para el que han de servir sus propios productos. La anterior afirmacin encuentra acogida en la clusula general, que limita el uso de la marca registrada por un tercero siempre que ese uso se
- 177 -
haga conforme a las prcticas leales en materia industrial o comercial, lo cual, como veremos a continuacin, tiene especial trascendencia prctica en cada uno de los supuestos especficamente contemplados: a) En primer lugar, el derecho otorgado por la marca registrada no facultar a su titular para impedir que terceros hagan uso en el mercado de su nombre o direccin, aun cuando stos pudieran entrar en conflicto con el signo registrado. Este supuesto se refiere esencialmente a los casos en que la marca registrada constituye un nombre propio, el del solicitante o el de un tercero que ha otorgado su consentimiento al registro de la marca291. Sin embargo, dicho uso por parte de un tercero de su nombre se ha de efectuar conforme a las prcticas leales en materia industrial, lo que en la prctica supone que la indicacin del nombre o domicilio ha de ser completa y con efectos meramente informativos para el consumidor, sin que en ningn caso se pueda equiparar a un uso a ttulo de marca292. A estos efectos es recomendable que el tercero que usa su nombre, acompae al mismo, por ejemplo, sus propias marcas. b) Asimismo, el derecho otorgado por el registro de marca no facultar a terceros utilicen en el mercado indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geogrfica, poca de produccin u otras caractersticas del producto o servicio cuando dichas indicaciones pudieran entrar en conflicto con el signo registrado. Este supuesto parece aplicable a aqullos casos en los que nos encontramos en presencia de marcas descriptivas o con elementos descriptivos,
291 Asimismo, queda la duda de si este supuesto se aplica a personas fsicas y jurdicas, tal y como indic el tribunal supremo en sentencia de 21 de octubre de 1994, o exclusivamente a personas fsicas, segn lo especificado por la declaracin del consejo y la comisin relativa al artculo 6.1 a) dm. 292 Tal y como prescriba la ALM 32/1988 "Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a ttulo de marca, los terceros podrn...". - 178 -
Artculo 37
las cuales, a pesar de gozar de todos los derechos que concede la Ley, no permitirn a su titular que terceros se sirvan de dichas indicaciones descriptivas para distinguir sus productos o su propia actividad empresarial. Esta dbil proteccin que se confiere a las marcas con elementos descriptivos ha sido corroborada por el hecho de que se ha suprimido el apartado tercero del artculo 33 ALM 32/1988, el cual estableca una contra excepcin a la limitacin citada en el sentido de prohibir el uso de indicaciones geogrficas cuando stas coincidieran o fueran confundibles con marcas colectivas registradas. No obstante, este eventual uso permitido para terceros se encuentra asimismo condicionado a que se efecte de acuerdo con las costumbres leales en materia de comercio, de tal manera que tales indicaciones descriptivas debern normalmente ir acompaadas de una marca propia y, en cualquier caso, sin ocupar un lugar preponderante en la identificacin de los productos. c) El titular de una marca registrada no podr impedir el uso de dicha marca cuando sea necesario para indicar el destino de los productos o servicios protegidos por ella, lo cual hace referencia expresa al campo de los accesorios o recambios de otros productos. De nuevo entra en juego el concepto del uso segn las prcticas leales del comercio, de tal manera que el tercero que use una marca ajena para indicar el destino de las piezas sueltas que fabrica y/o comercializa deber diferenciar claramente el origen y el destino de los productos, de tal manera que su propia marca prevalezca sobre la ajena, y todo ello con efectos meramente informativos para los consumidores.
- 179 -
Artculo 38. Proteccin provisional.

1. El derecho conferido por el registro de la marca slo se podr hacer valer ante terceros a partir de la publicacin de su concesin. No obstante, la solicitud de registro de marca confiere a su titular, desde la fecha de su publicacin, una proteccin provisional consistente en el derecho a exigir una indemnizacin razonable y adecuada a las circunstancias, si un tercero hubiera llevado a cabo, entre aquella fecha y la fecha de publicacin de la concesin, un uso de la marca que despus de ese perodo quedara prohibido. 2. Esa misma proteccin provisional ser aplicable aun antes de la publicacin de la solicitud frente a la persona a quien se hubiera notificado la presentacin y el contenido de sta. 3. Se entiende que la solicitud de registro de marca no ha tenido nunca los efectos previstos en el apartado 1 cuando hubiere sido o se hubiere tenido por desistida, o cuando hubiese sido denegada en virtud de una resolucin firme. 4. La proteccin provisional prevista en este artculo slo podr reclamarse despus de la publicacin de la concesin del registro de la marca.
La proteccin provisional conferida al solicitante en la nueva Ley de Marcas trata de resolver definitivamente los problemas que se haban planteado al hilo de la regulacin de dicha materia en el artculo 34 ALM 32/1988293, cuyos rasgos bsicos se mantienen, no obstante, en la nueva regulacin. Asimismo, destacamos el hecho de que la proteccin provisional de la solicitud de marca no haba sido objeto de consideracin por la DM y que la
293 Artculo 34.1 ALM 32/1988: "El derecho conferido por el registro de la marca slo se podr hacer valer ante terceros, salvo en lo referente al artculo 26, a partir de su concesin. no obstante, la solicitud de registro de marca confiere a su titular, a partir de la fecha de su publicacin, una proteccin provisional consistente en el derecho a una indemnizacin razonable y adecuada a las circunstancias, exigibles de cualquier tercero que entre aquella fecha y la fecha de concesin hubiera llevado a cabo un uso de la marca que despus de eses perodo quedara prohibido". - 180 -
Artculo 38
regulacin que se da a la misma en el artculo 8.3 RMC, tampoco parece en principio responder a los problemas prcticos que en su momento se han planteado. El solicitante de una marca goza de una proteccin provisional la cual se concreta en el derecho que le asiste a exigir una indemnizacin razonable y adecuada a las circunstancias por el uso que un tercero hubiera efectuado de dicha marca desde la fecha de publicacin de la solicitud a la fecha de publicacin de concesin294. El perodo que comprendera la indemnizacin comenzara desde la fecha de publicacin de la solicitud hasta la fecha de concesin de la marca. Como excepcin a la regla mencionada, tal y como especifica el apartado 2, la proteccin sera aplicable incluso antes de la publicacin de la solicitud en el caso de que sta hubiera sido directamente notificado al presunto infractor con anterioridad a dicha publicacin. En este punto se nos plantea si para el ejercicio de la accin es requisito imprescindible el requerimiento fehaciente al presunto infractor de la solicitud de marca sobre la publicacin de sta, ante lo cual nuestra opinin no deja de ser afirmativa, pues si dicho requisito es necesario para ejercitar la accin de daos y perjuicios por el titular de la marca registrada, no tiene ningn sentido que se exima de esta obligacin al solicitante, toda vez que la proteccin que la ley le dispensa es en cualquier caso considerablemente ms dbil. El apartado 3 de este artculo recoge una aclaracin ya contenida en la anterior regulacin, por cuanto especifica que la indemnizacin no
294 Esto significa que el solicitante de la marca carece del resto de los mecanismos de defensa reconocidos al titular de la marca registrada, y en concreto, el ejercicio de la accin de cesacin o la adopcin de medidas cautelares. - 181 -
ser aplicable, en toda lgica, cuando la solicitud sea desistida o denegada, pues en ese caso, se entiende que dicha solicitud nunca tuvo efectos. Lo comentado hasta el momento, que esencialmente reproduce la redaccin dada por el artculo 34 ALM 32/1988, dejaba en cualquier caso una cuestin sin resolver, y concretamente, el momento en que se haca exigible la indemnizacin. En este sentido destacamos que la jurisprudencia relativa al tema es escasa y contradictoria, situando en unos casos como fecha relevante la de publicacin de la solicitud295 (Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14 de diciembre de 1994 y Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 1999) y en otros, se supeditaba el momento de hacer exigible la indemnizacin a la efectiva publicacin de la concesin de la marca (Sentencia del Tribunal Supremo, en sentencia de 10 de noviembre de 1999, que cas la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona citada). Esta polmica ha sido definitivamente resuelta en el artculo 38 LM, el cual aade como apartado 4 que la proteccin provisional slo podr reclamarse despus de la publicacin de la concesin del registro de la marca, con lo que la indemnizacin que correspondera al solicitante slo se podra exigir una vez la marca fuera concedida. Por ltimo, destacamos que esta solucin por la que ha optado el legislador espaol no se ajusta exactamente a lo prescrito para la marca comunitaria, pues si bien el artculo 9.3 RMC no contiene una declaracin expresa al respecto, expresamente establece: El tribunal al que se acuda (en solicitud de proteccin provisional) no podr pronunciarse sobre el fondo hasta la
295 Esta tesis es la que ha contado generalmente con el apoyo de la doctrina ms autorizada (FERNNDEZ NOVOA, GALAN CORONA), quienes se apoyaban en el hecho de que la indemnizacin recibida debera ser restituida en caso de que la marca fuera definitivamente cancelada. - 182 -
Artculo 38
publicacin del registro, lo que nos indica que ante una solicitud de marca comunitaria s se permite, al contrario que con la solicitud de marca espaola, exigir la proteccin provisional aun antes de la efectiva publicacin de la concesin de dicha marca.
- 183 -
CAPTULO II
Obligacin de uso de la marca
Artculo 39. Uso de la marca.

1. Si en el plazo de cinco aos contados desde la fecha de publicacin de su concesin, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en Espaa para los productos o servicios para los cuales est registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco aos, la marca quedar sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso. 2. A los efectos del apartado 1 tambin tendr la consideracin de uso: a) El empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carcter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada. b) La utilizacin de la marca en Espaa, aplicndola a los productos o servicios o a su presentacin, con fines exclusivamente de exportacin. 3. La marca se reputar usada por su titular cuando sea utilizada por un tercero con su consentimiento. 4. Se reconocern como causas justificativas de la falta de uso de la marca las circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular, como las restricciones a la importacin u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que est registrada.
La figura del uso obligatorio de la marca registrada, anteriormente regulada en el artculo 4 ALM 32/1988, encuentra con la nueva regulacin un tratamiento armonizado con el derecho comunitario de marcas (artculo 10 DM y artculo 15 RMC) y con los otros preceptos de la Ley que regulan la materia.
- 184 -
Artculo 39
En efecto, la nueva regulacin consolida en el sistema espaol el principio del uso obligatorio de la marca registrada por parte de su titular, el cual se configura como un lmite subjetivo intrnseco al propio derecho de marca, de tal manera que el incumplimiento de dicha obligacin puede sancionarse con la caducidad de dicha marca (artculo 55.1 LM). La finalidad de esta institucin es principalmente adecuar la realidad formal del Registro a la realidad del mercado, consolidando por un lado la marca como bien inmaterial que identifica los productos a ojos de los consumidores y por otro, aliviando la saturacin de marcas inactivas del propio registro, que podran suponer un obstculo a la actividad empresarial de terceros que deseen operar en el mercado registrando nuevas marcas. Por tanto, si el titular de la marca no puede probar un uso efectivo y real de su marca en un plazo de cinco aos desde la publicacin de la concesin de la misma o si dicho uso ha sido suspendido por un plazo de cinco aos, sin que existan causas justificativas de la falta de uso, dicha marca podr ser sometida a las sanciones previstas por la Ley.
296 Las consecuencias prcticas de esta declaracin son :
I) Que dicha marca puede ser sometida a una accin de caducidad por cualquier tercero interesado (artculo 55.1). II) Que el titular de dicha marca no podr ejercitar las acciones que le corresponden en defensa de su marca, pues la misma podra ser susceptible de una accin de caducidad por va de excepcin o reconvencin bien al emprender una accin por infraccin de sus derechos
296 Se echa de menos, para en la LM un precepto que obligue al titular de una marca sobre la base de la cual se presenta una oposicin al registro de otra posterior, a probar un efectivo uso de la misma, tal y como se prev en el RMC para las marcas comunitarias. no obstante, el propio artculo 26 b) lm prev la suspensin del procedimiento de registro en caso de que se haya iniciado una accin de caducidad contra la marca oponente. - 185 -
sobre la marca (artculo 41.2 LM), bien al ejercitar una accin de nulidad contra una marca posterior (artculo 52.3 LM) o incluso. Por otro lado, el uso exigido por la Ley ha de ser efectivo y real297, esto es, que para evitar las sanciones que la falta de uso lleva aparejada, el titular de la marca ha de acreditar que el uso de la misma se ha efectuado con una relativa intensidad y no a ttulo aparente o ficticio. Para la acreditacin de estos extremos es habitual acudir a las cifras de ventas de los productos o servicios distinguidos por la marca, que debern tener cierta intensidad en funcin del producto o servicio distinguido; la publicidad efectuada sobre el producto o servicio, pues ello es indicativo de una difusin del signo (o de un inminente uso del mismo) e incluso la elaboracin de sondeos de mercado, preparatorios para un posterior lanzamiento del producto o servicio298. No tendrn la consideracin de uso efectivo y real, por otro lado, la distribucin de productos dentro del mbito de una empresa, sin que tengan salida por los canales comerciales convencionales o incluso las ventas espordicas de un producto cuando razonablemente se pueda entender que se han realizado con el fin de evitar la caducidad de la marca. Los apartados 2 y 3 de este artculo contienen supuestos que se han de reputar como uso de la marca y concretamente: El empleo de una marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carcter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada (artculo 39.2 a) LM), lo cual viene dado por las exigencias comerciales que obligan a los empresarios a adaptar su marca a los continuos cambios sociales.
297 Ntese que se emplea la misma redaccin que el RMC, mientras que la DM se refiere exclusivamente a un "uso efectivo". 298 Este ltimo supuesto es recogido por FERNANDEZ NOVOA. - 186 -
Artculo 39
El lmite que expresamente contempla la Ley es que dicho uso de la marca no altere el carcter distintivo de la misma, lo cual suscita no pocos problemas de interpretacin, dado que habra que desglosar la marca en sus elementos distintivos y los meramente accesorios y comprobar finalmente si la impresin global de la marca sigue siendo la misma a ojos de los consumidores. La utilizacin de la marca en Espaa, aplicndola a los productos o servicios o a su presentacin, con fines exclusivamente de exportacin (artculo 39.2 b) LM). Por otro lado, la marca se reputar usada por el titular cuando sea utilizado por un tercero con su consentimiento (artculo 39.3 LM), lo cual recoge aquellos supuestos en que la marca haya sido objeto de licencia.
En lo que respecta a las causas justificativas de la falta de uso, la nueva regulacin recoge como aspecto novedoso una definicin de las mismas, como las circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad del titular, que recoge los supuestos clsicos de caso fortuito y fuerza mayor, especificando en cualquier caso que se considerarn como causas justificativas, las restricciones a la importacin u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que est registrada, lo cual tiene especial importancia en determinados sectores comerciales, como es el caso de las marcas farmacuticas, que requieren una autorizacin para la comercializacin que ha de emitir el Ministerio de Sanidad y Consumo, lo cual suele demorar por largo tiempo la puesta en el mercado de los productos. Finalmente, no podemos dejar pasar el acierto del legislador con la supresin del apartado 4 del artculo 4 ALM 32/1988, que prescriba lo siguiente: el uso de una marca para un producto o servicio determinado sirve para acreditar tal uso con respecto a productos o servicios de la misma clase del Nomencltor internacional o a productos o servicios en relacin con los cuales la utilizacin de la misma marca podra dar lugar
- 187 -
a riesgo de asociacin por los consumidores respecto al origen de unos y otros. Esta redaccin ha suscitado hasta el momento no pocos problemas en la prctica, pues amn de no acomodarse a lo dispuesto en la DM ni en los preceptos correlativos de ALM, introduca la figura del riesgo de asociacin, absolutamente novedosa en aqullos momentos y todava sin configurar299. En cualquier caso, la nueva regulacin apuesta definitivamente por la figura del uso parcial de la marca de tal manera que la marca slo se reputar usada para los productos o servicios concretos para los que se haya acreditado su uso. Si bien, esta regla no se encuentra recogida expresamente en este artculo, la efectividad de la misma se desprende de lo dispuesto en los artculos 41.2 y 52.3 LM en los que expresamente se establece: la marca se considerar registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada.
299 La doctrina no era en absoluto pacfica a este respecto, debatindose en la posibilidad de que el uso de una marca para una serie de productos serva para acreditar el uso de todos los productos para los que haba sido registrada la marca en la misma clase del nomencltor internacional o tambin en las clases relacionadas. - 188 -
Artculo 40
CAPTULO III
Acciones por violacin del derecho de marca
Artculo 40. Posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales.

El titular de una marca registrada podr ejercitar ante los rganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisin a arbitraje, si fuere posible.
La nueva Ley de Marcas recoge, sin cambio alguno, la antigua formula del artculo 35 que facultaba al titular del registro violado para, de forma general, ejercitar todas y cada una de las acciones civiles o penales que le correspondan, manteniendo igualmente el derecho de EXIGIR aquellas medidas necesarias para su salvaguardia. Este precepto, absolutamente paralelo a su correspondiente de la Ley de Patentes300, sigue con el antiguo (y acertado) sistema proteccionista que lejos de restringir las acciones a las que el titular del registro violado puede acceder, establece una forma tan amplia como en derecho corresponda tanto respecto de las acciones como, no lo olvidemos, de las medidas que pueda solicitar (la ley reza exigir) en su defensa. Como novedad en la redaccin de este artculo respecto de su correspondiente en la antigua Ley de Marcas, cabe destacar la posibilidad de some-
300 Dispone el artculo 62 de la Ley de Patentes . " El titular de una Patentes podr ejercitar ante los "rganos de la Jurisdiccin ordinaria, las acciones que correspondan, cualquiera que sea su clase y naturaleza, contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguarda". - 189 -
ter las acciones en defensa del derecho de propiedad industrial a arbitraje si fuere posible. Debemos necesariamente poner en relacin este precepto con el artculo 28 de la Ley301 en el que, de manera ms detallada, se recoge la posibilidad de someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas con ocasin del procedimiento para el registro de una marca.
301 Dispone el artculo 28 de la Ley de Marcas "1. Los interesados podrn someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas con ocasin del procedimiento para el registro de una marca, de conformidad con lo establecido en el presente artculo. 2. El arbitraje slo podr versar sobre las prohibiciones relativas previstas en los artculos 6.1.b), 7.1.b), 8 y 9 de la presente Ley. En ningn caso podr someterse a arbitraje cuestiones referidas a la concurrencia o no de defectos formales o prohibiciones absolutas de registro. 3. El convenio arbitral slo ser vlido si est suscrito, adems de por el solicitante de la marca: a. por los titulares de los derechos anteriores que hubieren causado la denegacin de la marca y, en su caso, por sus licenciatarios exclusivos inscritos. b. por los titulares de los derechos anteriores que hubieran formulado oposicin al registro de la marca y, en su caso, por sus licenciatarios exclusivos inscritos. c. por quienes hubieran interpuesto recurso o hubieran comparecido durante el mismo. 4. El convenio arbitral deber ser notificado a la oficina espaola de patentes y marcas por todos los interesados una vez finalizado el procedimiento administrativo de registro de la marca y antes de que gane firmeza el acto administrativo que hubiera puesto trmino al mismo. resuelto el recurso administrativo de carcter ordinario contra el acto que conceda o deniegue el registro, quedar expedita la va contencioso-administrativa sin que pueda hacerse valer la firma del convenio arbitral. 5. Suscrito el convenio arbitral, y mientras subsista, no cabr interponer recurso administrativo alguno de carcter ordinario, declarndose la inadmisibilidad del mismo. igualmente, de haberse interpuesto con anterioridad a la suscripcin del convenio, se tendr por desistido. 6. el laudo arbitral firme producir efectos de cosa juzgada, de acuerdo con lo establecido en el artculo 37 de la ley 36/1988, de 5 de diciembre, de arbitraje, de aplicacin en todo lo no previsto por el presente artculo, y la oficina espaola de patentes y marcas proceder a realizar las actuaciones necesarias para su ejecucin. 7. El laudo arbitral firme deber ser comunicado fehacientemente a la oficina espaola de patentes y marcas en el plazo de 6 meses a contar desde la fecha de recepcin de la notificacin prevista en el apartado 4. transcurrido este plazo no proceder ejecutar el laudo arbitral. - 190 -
Artculo 40
En su consecuencia, y de ser suscrito por las partes en conflicto el correspondiente convenio arbitral, se podr someter a esta va de solucin de controversias una gran parte de los conflictos surgidos por la confrontacin entre marcas desde el acceso al registro hasta su violacin. El ltimo inciso de este artculo acepta la sumisin a arbitraje nicamente si fuera posible, excluyendo as de manera lgica aquellos aspectos que no pueden ser objeto de arbitraje que, de manera general se encuentran recogidos en el artculo 2 de la Ley 36/88 de 5 de Diciembre de Arbitraje302, y de manera ms especfica en el citado artculo 28 de la NLM que expresamente excluye de la sumisin a arbitraje aquellas cuestiones referidas a la concurrencia o no de defectos formales o prohibiciones absolutas de registro. En cuanto a la legitimacin activa para ejercitar las acciones correspondientes, la Ley contina otorgndola, en principio, nicamente al titular de la marca o registro violado. Sin embargo, persiste la legitimacin del licenciatario al conservarse la remisin del antiguo artculo 40 de la Ley de Marcas de 1988303 al ttulo XIII de la Ley de Patentes, remisin desplazada del articulado de la Ley a la Disposicin Adicional Primera Jurisdiccin y normas procesales. En su consecuencia, y en virtud de la citada remisin, el licenciatario podr ejercitar las acciones correspondientes en defensa de su derecho,
302 Establece el artculo 2 de la Ley de Arbitraje;"1.- No podrn ser objeto de arbitraje: a) Las cuestiones sobre las que haya recado resolucin judicial firme y definitiva, salvo los aspectos derivados de su ejecucin. b) Las materias inseparablemente unidas a otras sobre las que las partes no tengan poder de disposicin. c) las cuestiones en que, con arreglo a las leyes, deba intervenir el ministerio fiscal en representacin y defensa de quienes, por carecer de capacidad de obrar, o de representacin legal, no pueden actuar por si mismos" 303 Dispone el artculo 40 LM 1988: "Las normas contenidas en el ttulo XIII de la ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes, sern de aplicacin en todo aquello que no sea incompatible con la propia naturaleza de las marcas. en especial, no ser aplicable a las marcas el artculo 128 de la citada ley de patentes. - 191 -
establecindose distintos requisitos en funcin del carcter exclusivo o no de la licencia304. As, al licenciatario exclusivo se le presume el derecho de defender la marca licenciada frente a la violacin de la misma, salvo pacto en contrario, en las mismas condiciones que el titular registral. Sin embargo, el licenciatario no exclusivo deber requerir por conducto notarial al titular registral de la marca para ejercitar las acciones correspondientes. nicamente en caso de pasividad o falta de respuesta en un perodo de tres meses, podr el licenciatario ejercitar de forma personal las citadas acciones debiendo informar al titular. La nueva Ley de Marcas, en concordancia con la anterior, continua en su consecuencia con ese acertado papel de garante de los intereses del licenciatario no exclusivo frente a la pasividad del titular de la marca, echando sin embargo en falta, en esta nueva redaccin, una inclusin expresa de estas facultades (tanto del licenciatario exclusivo como no exclusivo), sin necesidad de la siempre peligrosa tcnica de la remisin a otros textos y cuerpos legales.
304 El artculo 124 de la Ley de Patentes establece "1. Salvo pacto en contrario, el concesionario de una licencia exclusiva podr ejercitar en su propio nombre todas las acciones que en la presente Ley se reconocen al titular de la patente frente a los terceros que infrinjan su derecho, pero no podr ejercitarlas el concesionario de una licencia no exclusiva. 2.- el licenciatario, que conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, no est legitimado para ejercitar las acciones por violacin de la patente, podr requerir notarialmente al titular de la misma para que entable la accin judicial correspondiente. si el titular se negara o no ejercitara la fortuna accin dentro de un plazo de tres meses, podr el licenciatario entablarla en su propio nombre, acompaando el requerimiento efectuado. con anterioridad al transcurso del plazo mencionado el licenciatario podr pedir al juez la adopcin de medidas cautelares urgentes cuando justifique la necesidad de las mismas para evitar un dao importante, con presentacin del referido requerimiento. - 192 -
Artculo 41
Artculo 41. Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca.

1. En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podr reclamar en la va civil: a) La cesacin de los actos que violen su derecho. b) La indemnizacin de los daos y perjuicios sufridos. c) La adopcin de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violacin y, en particular, que se retiren del trfico econmico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violacin del derecho de marca. d) La destruccin o cesin con fines humanitarios, si fuere posible, a eleccin del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilcitamente identificados con la marca que estn en posesin del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminacin del signo distintivo sin afectar al producto o la destruccin del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, segn las circunstancias especficas de cada caso apreciadas por el Tribunal. e) La publicacin de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. 2. Cuando el titular de una marca, que lleve al menos cinco aos registrada en el momento de presentar la demanda, ejercite frente a un tercero, por medio de alguna de las acciones previstas en el apartado 1, los derechos conferidos por el artculo 34, deber probar, si as lo solicita el demandado por va de excepcin, que, en el curso de los cinco aos anteriores a la fecha de presentacin de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que est registrada y en los que se basa la demanda, o que existen causas justificativas de la falta de uso. A estos efectos, la marca se considerar registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada. El demandado podr asimismo ejercitar, por va de reconvencin, la accin de declaracin de caducidad por falta de uso de la marca del actor.
Mantiene este artculo, tal y como hemos adelantado, la frmula establecida en la antigua Ley consistente en la enumeracin, con carcter no exhaustivo, de aquellas acciones a las que se puede acoger el titular del registro violado, destacando como nica novedad la loable y expresa inclu- 193 -
sin de la referencia a la destruccin o cesin con fines humanitarios, y siempre a costa del condenado, de los productos infractores. A pesar del carcter nmerus apertus de la antigua Ley, y la expresa inclusin (felizmente mantenida) de la facultad del titular de EXIGIR aquellas medidas necesarias para la salvaguardia de sus derechos, los Tribunales de Justicia han sido reticentes a ordenar la destruccin del gnero intervenido estableciendo la antigua Ley nicamente de manera expresa, la retirada del trfico econmico de este tipo de productos, sin pronunciarse sobre su destino posterior. As, la nueva Ley de Marcas recoge acertadamente una importantsima medida de salvaguarda del titular del derecho violado recogiendo as las indicaciones establecidas en el Reglamento (CE) 3295/1994, del consejo, de 22 de diciembre de 1994, modificado por el Reglamento (CE) 241/1999, del Consejo, de 25 de Enero de 1999305 por el que se establecen medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre prctica, la exportacin, la reexportacin y la inclusin en un rgimen de suspensin de las mercancas con usurpacin de marca y de las mercancas piratas. Respecto de la segunda alternativa sobre el destino de la mercanca, esto es, la cesin de estos efectos con fines humanitarios, la Ley recoge una prctica que se ha venido proponiendo, segn nuestra experiencia, por los propios Jueces a los titulares de los registros violados como una salida til para aquellos objetos que deben ser retirados de los circuitos comerciales. Sin embargo, esta medida no es en muchos casos y de manera lgica acogida de manera favorable por los titulares de los registros infringidos
305 el articulo 8 del citado reglamento reza como sigue: "sin perjuicio de las dems acciones que pueda ejercitar el titular del derecho, los estados miembros adoptarn las medidas necesarias para que las autoridades competentes puedan: por regla general, y de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la legislacin nacional, destruir las mercancas a las que se refiere la letra a) del apartado 2 del artculo 1 o colocarlas fuera de los circuitos comerciales de tal manera que se evite causar un perjuicios al titular del derecho, sin ninguna clase de indemnizacin ni gasto para el erario." - 194 -
Artculo 41
sobre todo en aquellos supuestos en los que, por ejemplo, la marca ha sido utilizada en productos de calidad y acabado inferior a los originales De cualquier manera, y a la espera de ver la acogida que dicha alternativa tendr entre los afectados, no debemos olvidar que sta es una posibilidad que recoge la Ley siempre a eleccin del actor, y lo que es ms importante a costa del condenado. El segundo apartado de este artculo se hace eco de la imposibilidad para una marca que no cumple con la obligacin de uso, y por lo tanto en una situacin registral que podramos calificar de ficticia, de ser utilizada como punta de lanza de acciones por infraccin contra terceros que realicen cualquiera de las conductas prohibidas por el artculo 34 de la N.LM Esta posibilidad puede ejercitarse tanto por va de excepcin (en cuyo caso sus efectos se limitarn a las partes en litigio) como por va de reconvencin (lanzando una accin de declaracin de caducidad por falta de uso que derivar, de tener xito, en la erradicacin registral de la marca). Respecto de esta ltima posibilidad reconvencional, la Ley ser limita a anunciarla sin entrar en su regulacin especfica en este momento remitindose implcitamente a aquellos artculos que regulan la caducidad por falta de uso. Sin embargo, son de destacar dos cuestiones especficas que la Ley establece respecto de la excepcin de falta de uso de una marca: la inversin de la carga de la prueba y en el hecho de considerarse oponible la marca nicamente para aquellos productos o servicios para los que ha sido usada. Respecto de la inversin de la carga de la prueba la Ley no aade en este punto nada nuevo a la regulacin anterior, si acaso aporta claridad y concrecin al derivarla igualmente de las excepciones que en este sentido puedan articularse a la vista de la probatio diablica que supone la dificultad evidente de la prueba negativa de unos hechos, en este caso, la falta de uso.
- 195 -
Mucho ms interesante en este punto es la cuestin referente a entender como registrada (y por lo tanto oponible) la marca con la que se ataca nicamente para aquellos productos o servicios para los que se haya acreditado su uso. La Ley rectifica as la deficiente redaccin y tcnica de la anterior regulacin derivada del artculo 4.4 de la Ley de Marcas de 1988306 bajo cuyos auspicios se eliminaba en teora la figura de la caducidad parcial y se entenda vlida, en vigor y oponible una marca para todos y cada uno de los productos para los que estaba registrada (e incluso aquellos similares), mientras fuera usada slo para uno de ellos. La antigua regulacin chocaba frontalmente con la redaccin y contenido del propio articulado de la Ley307 32/1988, y de la Directiva Comunitaria, en su artculo 10.1308, y ms llamativamente incluso en su artculo 13309 que expresamente recoga la caducidad parcial.
306 Artculo 4.4 Ley de Marcas de 1988: "El uso de una marca para un producto o servicio determinado sirva para acreditar tal uso con respecto a productos o servicios de la misma clase del nomencltor internacional o a productos o servicios en relacin con los cuales la utilizacin de la misma marca por un tercero p0dra dar lugar a riesgo de asociacin por los consumidores respecto de unos y otros" 307 Artculo 54 Ley de Marcas de 1988: "Si la causa de caducidad solamente existiese para una parte de los productos y servicios para los cuales est registrada la marca, la declaracin de caducidad slo se extender a los productos o servicios afectados" 308 Directiva 89/104/CEE, de 18 de Diciembre de 1988 relativa a la aproximacin de las Legislaciones de los Estados Miembros en Materia de Marcas, Artculo 10.1 "Si, en un plazo de cinco aos contados a partir d ela fecha en que se haya concluido el procedimiento de registro, la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo por parte del titular en el estado miembro de que se trate, para los productos o servicios para los cuales est registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido d urante un plazo inninterrumpido de cinco aos, la marca quedar sometida a las sanciones previstas en la presente directiva salvo que existen causas que justifiquen al falta de uso" 309 artculo 13 directiva 89/104/cee de 21 de diciembre de 1988: "causas de denegacin, caducidad o nulidad relativas slo a parte de los productos o servicios. cuando la causa de la denegacin del registro o de la caducidad o de la nulidad de una amrca slo exista para parte de los productos o servicios para los que la marca haya sio soliitada o registrada, la denegacin del registro o la caducidad o la nulidad slo se extender a los productos o servicios de que se trate". - 196 -
Artculo 41
Esta dicotoma, que en principio deba haber sido solventada a favor de la caducidad parcial en virtud de la primaca del derecho comunitario y el Efecto Directo de la Directiva una vez transcurrido su plazo de transposicin, fue objeto de una importante controversia con resoluciones judiciales divergentes. Sin embargo, la Nueva Ley de Marcas viene en este punto a aclarar y solventar la cuestin incluso en el caso de que sea invocada la caducidad por falta de uso por va de excepcin, estableciendo que la marca que se pretende infringida se considerar registrada, y por lo tanto oponible, nica y exclusivamente para aquellos productos para los que est siendo efectivamente usada.
- 197 -
Artculo 42. Presupuestos de la indemnizacin de daos y perjuicios.

1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del artculo 34.3, as como los responsables de la primera comercializacin de los productos o servicios ilcitamente marcados, estarn obligados en todo caso a responder de los daos y perjuicios causados. 2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violacin de la marca registrada slo estarn obligados a indemnizar los daos y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la accin acerca de la existencia de sta, convenientemente identificada, y de su violacin, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuacin hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestin fuera notoria o renombrada.
El precedente de este artculo es el antiguo artculo 37 de la Ley 32/1988. La novedad mas importante en este precepto resulta en el nacimiento de una responsabilidad objetiva y directa respecto de aquel que ponga el signo en el producto o en su presentacin, del responsable de la primera comercializacin del producto o servicio ilcitamente marcado y finalmente respecto de quien realice las mismas conductas con de los envoltorios, embalajes, etiquetas, junto con el que los fabrique, confeccione, ofrezca, comercialice, importe o exporte. Todos aquellos que realicen alguno de estos actos, estarn obligados a responder EN TODO CASO, de los daos y perjuicios causados, junto con aquellos responsables de la primera comercializacin de los productos o servicios ilcitamente marcados Llama la atencin lo confuso de la redaccin y contenido de este artculo (que encuentra su paralelo en el artculo 64 de la Ley de Patentes310), puesto que resulta desconcertante que la Ley no exija requerimiento previo frente aquel que, por ejemplo, almacena las etiquetas, y s en cambio lo requiera para el que usa el signo como nombre de dominio.
310 El artculo 64 de la Ley de Patentes establece " - 198 -
Artculo 42
La segunda parte de este artculo contiene una importante novedad frente a la antigua redaccin del artculo 37 de la Ley de Marcas puesto que, adems de eximir para el resto de los supuestos de requerimiento previo si ha mediado culpa o negligencia en el actuar del infractor, tambin lo exime de manera general en el caso de que el signo violentado sea notorio o renombrado. La nueva redaccin de este precepto se enmarca en la lnea proteccionista de las marcas notorias y renombradas que impregna la Nueva Ley de Marcas, entendiendo que el conocimiento que la generalidad del pblico tiene sobre dichos registros (precisamente el que las convierte en notorias y renombradas) es predicable, lgicamente, del infractor. En su consecuencia, desde el momento en que conoce la existencia del registro, conoce por lo tanto su ilcito actuar encontrndonos en una supuesto paralelo o muy prximo al del dolo o negligencia. En cualquier caso, llamamos la atencin sobre ciertas exigencias que debe cumplir el requerimiento al infractor: En cuanto a su forma, el requerimiento debe ser fehaciente. En segundo lugar, el requerimiento debe identificar la marca o signo que considere infringido, denunciar su violacin y requerir para que la misma cese.
- 199 -
Artculo 43. Clculo de la indemnizacin de daos y perjuicios.

1. La indemnizacin de daos y perjuicios comprender no slo las prdidas sufridas, sino tambin las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca a causa de la violacin de su derecho. El titular del registro de marca tambin podr exigir la indemnizacin del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente, por una realizacin defectuosa de los productos ilcitamente marcados o una presentacin inadecuada de aqulla en el mercado. 2. Las ganancias dejadas de obtener se fijarn, a eleccin del perjudicado, con arreglo a uno de los criterios siguientes: a) Los beneficios que el titular habra obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violacin. b) Los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violacin. c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesin de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilizacin conforme a derecho. 3. Para la fijacin de la indemnizacin se tendr en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el nmero y clase de licencias concedidas en el momento en que comenz la violacin. En el caso de dao en el prestigio de la marca se atender, adems, a las circunstancias de la infraccin, gravedad de la lesin y grado de difusin en el mercado. 4. A fin de fijar la cuanta de los daos y perjuicios sufridos, el titular de la marca podr exigir la exhibicin de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad. 5. El titular de la marca cuya violacin hubiera sido declarada judicialmente tendr, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnizacin de daos y perjuicios el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilcitamente marcados. El titular de la marca podr exigir, adems, una indemnizacin mayor si prueba que la violacin de su marca le ocasion daos o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.
- 200 -
Artculo 43
La nueva redaccin de este artculo introduce sutiles pero importantsimas novedades en torno al dao moral infringido al titular del registro violado y la indemnizacin objetiva del dao concretada en el 1% de la infraccin. En cuanto a la estructura y cuantificacin del dao, pocas novedades han sido introducidas respecto de la redaccin del antiguo artculo 35 de la LM 32/88. As, la Ley sigue diferenciando entre las perdidas sufridas (dao emergente) y las ganancias dejadas de obtener (lucro cesante) como conceptos indemnizables. Tanto el legislador del 88 como el actual han sido plenamente conscientes de la dificultad de la prueba de dao en sede de propiedad industrial (no debemos olvidar tampoco que la misma sistemtica aplica la Ley de Patentes en su artculo 66 para la cuantificacin del dao). En cuanto al Lucro Cesante, se establecen unos parmetros en base a los cuales el perjudicado puede y debe elegir. Estos parmetros o criterios, que no han variado, son los siguientes: a) Los beneficios que habra obtenido el titular de no haber tenido lugar la infraccin. b) Los obtenidos por el infractor con el acto ilcito. c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesin de una licencia. Para la cuantificacin del lucro cesante y el dao emergente, en definitiva, para el clculo de la indemnizacin, la Ley especifica que deber tenerse muy en cuenta las circunstancias especiales de cada supuesto, como por ejemplo (y sin nimo de resultar una enumeracin exhaustiva) la notoriedad, el renombre y el prestigio de la marca, as como el nmero o clase de licencias concedidas. Con independencia de estos dos parmetros ya clsicos en sede de indemnizacin por violacin de derechos de Propiedad Industrial (Dao emer- 201 -
gente y lucro cesante) el legislador incluye en la nueva redaccin de la norma y de forma expresa los DAOS MORALES causados a la marca o signo distintivo como consecuencia de la infraccin, denominndolo expresamente indemnizacin del perjuicio causado al prestigio de la marca. Esta figura del dao al prestigio de la marca aade al sistema de daos y perjuicios en sede de Ley de Marcas un elemento adicional y diferente al Lucro Cesante y Dao Emergente, en plena concordancia con la Legislacin que regula otras modalidades de Propiedad Industrial (Ley de Patentes311), y con la Jurisprudencia del Tribunal Supremo que ya haba aceptado su existencia en sede de infraccin de marcas312. Consciente de la dificultad de prueba de los daos morales, el texto del artculo llama la atencin sobre ciertos supuestos (no tasados) en los que parece acertadamente entender que se presume su presencia (caso de realizacin defectuosa de los productos ilcitamente marcados o presentacin inadecuada de stos en el mercado). Lo anterior es evidente, sobre todo, en los casos de reproduccin de marcas registradas del sector de lujo en productos de baja calidad que son vendidos en mercadillos o bazares, a un precio sensiblemente inferior. Los titulares de este tipo de marcas, entre otros, ven el prestigio, reputacin y buen nombre que forma parte esencial del atractivo de sus marcas enormemente daado. El punto 3 de este artculo establece, en orden a la cuantificacin de los mismos, ciertas pautas que giran en torno a las circunstancias de la infrac311 El artculo 68 de la Ley de Patentes establece "El titular de la patente podr exigir tambin la indemnizacin del perjuicio que suponga el desprestigio de la invencin patentada causado por el infractor mediante una realizacin defectuosa o una presentacin inadecuada de aqulla al mercado. 312 Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 18 de Febrero de 1999 (RJ 1999\660) de la que fue Ponente el Excmo. Sr. D. Alfonso Villagmez Rodil, y a tenor de la cual "En cuanto a la reparacin de daos morales, si bien la Ley de Marcas no la contempla, tampoco la prohbe expresamente. En el caso presente". - 202 -
Artculo 43
cin, gravedad de la lesin y grado de difusin en el mercado del producto infractor. En cualquier caso, debemos siempre estar e invocar la acertada Jurisprudencia del Tribunal Supremo establecida en torno a la cuantificacin de los daos morales, que deja un amplio margen a la apreciacin judicial para su cuantificacin, aceptando sin problemas su concretizacin por aproximacin ante la evidente dificultad de su cuantificacin objetiva 313. En su consecuencia, no podemos sino alabar el tino del legislador en este sentido al establecer por un lado, supuestos en los que los daos morales estn especialmente presentes, y por otro, pautas o indicaciones que ayuden al Juzgador a aproximarse a una indemnizacin adecuada al dao moral producido. Como segunda novedad especialmente destacable en la redaccin de este artculo, debemos imperativamente sealar la indemnizacin objetiva y que en todo caso tiene derecho a percibir el titular del derecho violado como consecuencia de la infraccin, y que se concreta en el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilcitamente marcados, sin perjuicio, por supuesto, de una indemnizacin ms alta en caso de que se pruebe que el dao y perjuicio ha sido mayor de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.
313 Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 9 de Mayo de 1984 (RJ 1984\2403) de la que fue Ponente el Excmo Sr. D. Carlos de la Vega Benayas y a tenor de la cual "los daos morales que alegan estn incluso reconocidos en la sentencia.... al no ser materiales no precisan de ms prueba, y su determinacin dejada al prudente criterio judicial" la mima sentencia establece que " la relatividad e imprecisin forzosa del dao moral impide una exigencia judicial estricta respecto de su existencia y traduccin econmica o patrimonial". En el mismo sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 18 de febrero de 1999 antes citada, que establece respecto de los daos morales fijados en el caso de autos en 3.500.000 de pesetas " por corresponder a los tribunales su libre apreciacin y cuantificacin". - 203 -
Finalmente, se introduce una novedad podramos decir que menor, puesto que en la prctica procesal se vena ya aceptando el hecho de solicitar del responsable de la infraccin la exhibicin de todos aquellos documentos que permitan para fijar la cuanta de los daos y perjuicios. Un precepto prcticamente idntico a este estaba ya contemplado en la Ley de Patentes314.
314 El artculo 65 de la Ley de Patentes establece "A fin de fijar la cuanta de los daos y perjuicios sufridos por la explotacin no autorizada del invento, el titular de la patente podr exigir la exhibicin de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad. - 204 -
Artculo 44
Artculo 44. Indemnizaciones coercitivas.

Cuando se condene a la cesacin de los actos de violacin de una marca, el Tribunal fijar una indemnizacin de cuanta determinada no inferior a 600 euros por da transcurrido hasta que se produzca la cesacin efectiva de la violacin. El importe de esta indemnizacin y el da a partir del cual surgir la obligacin de indemnizar se fijar en ejecucin de sentencia.
La indemnizacin coercitiva del artculo 44 supone una novedad importantsima dentro de la Nueva Ley de Marcas, tendente a reforzar la declaracin judicial de cesacin. Bajo la vigencia de la Ley de Marcas 32/88, una vez constatado por el titular del registro violado que el condenado continuaba con la actividad infractora, se vea en cierta medida desprotegido ante la desobediencia flagrante de una sentencia, y necesitado de solicitar auxilio judicial una vez terminado el procedimiento para la imposicin de multas coercitivas315 316, indemnizacin de daos y perjuicios y, en su caso, incoacin de un delito de desobediencia a la autoridad judicial (todo ello con los costes de tiempo y dinero que ello conlleva)317.
315 el artculo 711 de le ley de enjuiciamiento civil, ley 1/2000 establece "cuanta de las multas coercitivas.- para determinar la cuanta de las multas previstas en los artculos anteriores, el tribunal, mediante providencia, tendr en cuenta el precio o la contraprestacin del hacer personalsimo establecidos en el ttulo ejecutivo y, si no constaran en l o se tratara de deshacer lo mal hecho, el coste dinerario que en el mercado se atribuya a esas conductas. Las multas mensuales podrn ascender a un veinte por ciento del precio o valor y la multa nica al cincuenta por ciento de dicho precio o valor." 316 En los Anteproyectos de la Ley de Marcas, las indemnizaciones coercitivas fueron denominadas "multas coercitivas" en claro (y errneo) paralelismo a lo establecido en la LEC, siendo objeto de amplias crticas y debates por el carcter privado e indemnizatorio de las cantidades devengadas en virtud de lo establecido en este artculo (diario de sesiones del congreso de los diputados de fecha 5 de abril de 2001, sesin plenaria nm.71) 317 El artculo 710 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley 1/2000 establece " Condenas de no hacer.- 1. Si el condenado a no hacer alguna cosa quebrantare la sentencia, se le requerir, a instancia del ejecutante, para que deshaga lo mal hecho si fuere posible, indemnice los daos y perjuicios causados y, en su caso, se abstenga de reiterar el quebrantamiento, con apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad judicial. - 205 -
La Nueva Ley de Marcas viene en su consecuencia a facilitar y allanar el camino a quien en derecho se le ha dado la razn intentando atenuar y compensar este tipo de actuaciones de desobediencia judicial, puesto que una vez declarada la cesacin el Tribunal deber, en el Auto que resuelva la Ejecucin, fijar definitivamente la cuanta y el des a quo de las indemnizaciones coercitivas. En su consecuencia, bastar con acreditar ante el Juzgado (por ejemplo, con un ticket de compra o mejor, con un acta notarial) que cierto producto contina siendo vendido para que comience a devengarse la cuanta de las multas. Dos cuestiones principales surgen a la hora de estudiar y profundizar sobre este artculo: la primera de ellas reside en la posibilidad de solicitar multas coercitivas en caso de desobediencia en el cese ordenado en sede de ejecucin provisional, y la segunda en la necesidad de establecer unas cantidades muy altas en la cuanta de estas multas que en ningn caso compensen al infractor para seguir con su actividad con una licencia forzosa un judicial sobre la marca. a) Nos preguntamos en su consecuencia sobre la posibilidad de solicitar y percibir esta indemnizacin en sede de la Ejecucin Provisional prevista en el Titulo II del Libro III de la LEC 1/2000. Partimos de la base de que la actual LEC instaura un sistema de ejecucin provisional en el que las partes deben disponer de los mismos derechos y facultades procesales que en la 318 ordinaria . En su consecuencia, no vemos obstculo alguno, en principio, para que el Auto que resuelva sobre la ejecucin y ordene provisionalmente la cesacin incluya las indemnizaciones coercitivas a las que se refiere el artculo que aqu comentamos de la Ley de marcas.
2. si, atendida la naturaleza de la condena de no hacer, su incumplimiento no fuera susceptible de reiteracin y tampoco fuera posible deshacer lo mal hecho, la ejecucin proceder para resarcir al ejecutante por los daos y perjuicios que se le hayan causado." 318 Artculo 524.3 de la LEC 1/2000 "En la ejecucin provisional de las sentencias de condena, las partes dispondrn de los mismos derechos y facultades procesales que en la ordinaria." - 206 -
Artculo 44
b) La segunda de las interrogantes que plantea este artculo no tendr respuesta hasta ver la casuistica de los Tribunales sobre este aspecto. En cualquier caso, llamamos la atencin sobre la necesidad de que el montante de estas indemnizaciones coercitivas sea lo suficientemente elevado y realmente amenazador para evitar que al infractor compense el seguir con la infraccin teniendo as lo que podramos llamar incluso una licencia judicial forzosa sobre la marca.
- 207 -
Artculo 45. Prescripcin de acciones.

1. Las acciones civiles derivadas de la violacin del derecho de marca prescriben a los cinco aos, contados desde el da en que pudieron ejercitarse. 2. La indemnizacin de daos y perjuicios solamente podr exigirse en relacin con los actos de violacin realizados durante los cinco aos anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente accin.
El precedente de este precepto es el artculo 39 de la Ley de Marcas 32/88, completado con la disposicin referente al computo temporal de la indemnizacin de daos y perjuicios, antes contenida en el artculo 38.4. En su consecuencia, se sistematiza en un mismo artculo (de forma absolutamente paralela a lo establecido en la Ley de Patentes319) la prescripcin de las acciones civiles (que la contina fijando en cinco aos) y el cmputo temporal de la indemnizacin de daos y perjuicios, que tambin contina siendo de cinco aos anteriores a la fecha en la que se ejercite la accin.
319 Dispone el artculo 71 de la Ley de Patentes "1. las acciones civiles derivadas de la violacin del derecho de patentes prescriben a los cinco aos, contados desde el momento en que pudieron ejercitarse. 2. Solo podr reclamarse indemnizacin de daos y perjuicios por hechos acaecidos durante los cinco aos inmediatamente anteriores a la fecha en que se ejercita la correspondiente accin". - 208 -
Artculo 46
CAPTULO IV
La marca como objeto de derecho de propiedad
Artculo 46. Principios generales.
1. La marca o su solicitud podr pertenecer proindiviso a varias personas. La comunidad resultante se regir por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en este apartado y en ltimo trmino por las normas del Derecho comn sobre la comunidad de bienes. La concesin de licencias y el uso independiente de la marca por cada partcipe debern ser acordados conforme a lo dispuesto en el artculo 398 del Cdigo Civil. Cada partcipe podr por s solo ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa de la marca, pero deber notificarlo a los dems comuneros, a fin de que stos puedan sumarse a las mismas y para que contribuyan al pago de los gastos habidos. En caso de cesin de la marca o de una participacin, los partcipes podrn ejercitar el derecho de tanteo en el plazo de un mes a contar desde el momento en que fueran notificados del propsito y condiciones en que se llevara a cabo la cesin. A falta de aviso previo o si la cesin se hubiere realizado de forma distinta a lo prevenido en aqul, los partcipes podrn ejercitar el derecho de retracto, en igual plazo, desde la publicacin de la inscripcin de la cesin en el Registro de Marcas. La oposicin absoluta e injustificada de un partcipe al uso de la marca de forma que pueda dar lugar a su declaracin de caducidad se considerar, a todos los efectos, como renuncia a su derecho. 2. Con independencia de la transmisin de la totalidad o de parte de la empresa, la marca y su solicitud podrn transmitirse, darse en garanta o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecucin, para todos o parte de los productos o servicios para los cuales estn registradas o solicitadas, e inscribirse en el Registro de Marcas, sin perjuicio de los dems negocios jurdicos de que fuere susceptible el derecho de marca. En el supuesto de que se constituya una hipoteca mobiliaria, sta se regir por sus disposiciones especficas y se inscribir en la Seccin Cuarta del Registro de Bienes Muebles, con notificacin de dicha inscripcin a la Oficina Espaola de Patentes y Marcas para su anotacin en el Registro de Marcas. A estos efectos ambos registros estarn coordinados de forma que se comunicarn telemticamente entre ellos los gravmenes sobre marcas inscritos o anotados en los mismos.
- 209 -
3. Los actos jurdicos contemplados en el apartado anterior slo podrn oponerse frente a terceros de buena fe una vez inscritos en el Registro de Marcas. 4. Inscrito en el Registro de Marcas alguno de los derechos o gravmenes contemplados en el apartado 2, no podr inscribirse ningn otro de igual o anterior fecha que resulte opuesto o incompatible con aqul. Si slo se hubiera anotado la solicitud de inscripcin, tampoco podr inscribirse hasta la resolucin de la misma ningn otro derecho o gravamen de la clase antes expresada. 5. La solicitud de inscripcin que acceda primeramente al rgano competente ser preferente sobre las que accedan con posterioridad, practicndose las operaciones registrales correspondientes segn el orden de presentacin. 6. El Registro de Marcas es pblico. La publicidad se har efectiva, previo pago de las tasas o precios pblicos correspondientes, mediante el acceso individualizado a las bases de datos, suministro de listados informticos, consulta autorizada de los expedientes, obtencin de copias de los mismos y certificaciones y, de forma gratuita, en la forma prevista en la disposicin adicional undcima de la presente Ley.
El Captulo IV del Ttulo V de la nueva Ley de Marcas, en sus artculos 46 a 50, est dedicado a la regulacin de la Marca como objeto de derecho de propiedad. Este epgrafe presenta una estructura novedosa con respecto a la Ley de Marcas 32/1988, amn de recoger ciertas novedades bastantes importantes. Entre las novedades ms significativas se puede citar el hecho de que el Artculo 46 recoja los principios generales sobre los que debe sentarse toda la regulacin de la marca como objeto de propiedad, circunstancia que no se daba en la anterior Ley, en la que haba una dispersin total. El artculo 46.1 de la nueva Ley de Marcas regula la tradicional figura de la cotitularidad sobre la marca. Sin embargo, a diferencia del artculo 46.2 de la Ley de Marcas 32/88320, ahora es objeto de una regulacin mas com- 210 -
Artculo 46
pleta, al estilo de lo que ya haban hecho la Ley de Patentes y la Ley de Propiedad Intelectual, pues no se limita a constatar su existencia, sino que establece cual es el regimen jurdico aplicable a la misma, adems de hacer referencia a algunos de los problemas mas significativos que pueden presentarse a la hora de estar ante un supuesto de cotitularidad sobre una marca. En primer lugar, establece cual es la normativa aplicable a la misma, siguiendo para ello un sistema en cascada321: 1.- El rgimen pactado entre las partes. 2.- En su defecto, lo establecido en el proprio artculo 46.1 de la LM. 3.- Finalmente, por lo dispuesto por las normas de derecho comn sobre la comunidad de bienes, es decir por lo establecido en los artculos 392 a 406 del Cdigo Civil. Como se puede observar, los pactos entre los cotitulares resultan imprescindible para evitar situaciones problemticas. As, de no establecerse cual es la cuota perteneciente a cada comunero, se entender salvo prueba en contrario que las cuotas son iguales322. Por otro lado, el nuevo articulo 46.1 al regular el supuesto de la concesin de licencias y uso de la marca por cada partcipe, se remite a lo dispuesto en el articulo 398 del CC, en virtud del cual los acuerdos sern obligatorios cuando se adopten por los partcipes que representen el mayor numero de cuotas, lo cual habr que entender siempre a falta de pacto expreso de las partes.
320 El articulo 41.2 de la Ley 32/88 se limitaba a decir que a los efectos de su cesion o gravamen, la solicitud de registro de marca o la marca ya concedida son indivisibles, aunque pueden pertenecer a varias personas". 321 Asi se salva la parquedad con la que se regulaba en el articulo 41.2 de la LM 32/88, lo cual obligaba a acudir directamente con caracter supletorio am lo dispuesto en el codigo civil. 322 Vid. Artculo 392.2 CC - 211 -
Resulta muy positivo al respecto el que se disponga expresamente en el artculo 46.1 in fine la posibilidad de que un comunero pierda su derecho sobre la marca, al entenderse que renuncia323 al mismo si se opone absoluta e injustificadamente al uso de la marca, de manera que pueda dar lugar a su declaracin de caducidad324 Si bien la nueva regulacin no habla de actos de conservacin de los partcipes, habr que entender que todos y cada uno ellos pueden llevarlos a cabo (renovaciones, oposiciones a posteriores solicitudes de marca, etc). Tambin, al igual que ya prevea la Ley de Patentes325, se introduce explicitamente la posibilidad de que cualquier comunero pueda ejercitar las acciones civiles y penales que estime oportunas en defensa de la marca, siempre que lo notifique al resto de los comuneros, al objeto de que stos puedan sumarse a las mismas326. Asimismo se introduce una disposicin bastante positiva, y no es otra que la posibilidad que tienen los copartcipes, para el caso de cesin de la marca o de una cuota, de ejercitar el derecho de tanteo en el plazo de un mes a contar desde el momento en que se les notificara esa intencin y las condiciones pertinentes, o bien ejercitar en el plazo de un mes, desde la publicacin de la inscripcin de la cesin en el Registro de Marcas, el derecho de retracto, para el caso de falta de preaviso o si la cesin se hubiese efectuado de forma distinta a lo prevenido en aqul. Si bien es cierto que en estos momento se recoge explcitamente esa posibilidad de ejercitar el derecho de tanteo y retracto, no es menos cierto que
323 vid. Artculo 57 LM 324 Debe tenerse en cuenta que de no usar la marca en el periodo de 5 anos desde que se concedi el registro, la marca ser objeto de una accion de caducidad. 325 Artculo 72.2.d) de la Ley de Patentes 326 Quizs hubiese sido ms conveniente que se hubiese establecido su obligatoriedad, no "que puedan sumarse". Debe tenerse en cuenta que en estos casos estaramos ante supuestos tpicos de litisconsorcio activo necesario, donde una eventual resolucin producira efectos de cosa juzgada respecto a todos los comuneros. - 212 -
Artculo 46
por aplicacin subsidiaria de los artculos 1522 y 1524 del Cdigo Civil ya se poda. Sin embargo, la principal diferencia estriba en que ahora se establece un plazo de un mes, ampliamente superior al plazo de nueve das de que se dispona en base al artculo 1254 del Cdigo Civil. Por lo que respecta al apartado segundo, no cabe la ms mnima duda de que se trata de una disposicin muy novedosa, que viene a dar una coherencia estructural a la dispersin que bajo la antigua LM se estableca respecto a la marca como objeto de derecho de propiedad. Este apartado, vendra a ser una refundicin del artculo 41.1, 46.1 y 46.2 de la LM 32/88, con ciertas novedades. En este sentido, adems de seguirse el tradicional principio de autonoma de la marca respecto de la empresa cuyos productos o servicios distingue, se establecen un elenco no taxativo de posibles actos o negocios jurdicos que pueden llevarse a cabo con la marca o su solicitud. A los tradicionales, como la transmisin o cesin, licencias, dacin en 327 garanta u otros derechos reales , embargos u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecucin328, se introduce una novedad muy significativa, y es la posibilidad de que la marca o su solicitud sea objeto de una opcin de compra, lo cual refleja perfectamente el marcado carcter que tiene una marca como bien activo de una empresa, y su potencialidad comercial. Todo ello, sin perjuicio de los dems negocios jurdicos de que fuere susceptible el derecho de marca. Adems, en clara coherencia con la instauracin del sistema de registro multiclase, se establece la facultad de que los anteriores actos recaigan
327 Usufructos, prendas, etc... 328 Anotacin preventiva de demanda. - 213 -
sobre la totalidad o parte de los productos o servicios para los que cuales est registrada o solicitada. Asimismo, se establece un rgimen particular para el caso de que se constituya una hipoteca mobiliaria, debiendo acudirse a la Ley de 16 de Diciembre de 1954. As, se inscribirn en la Seccin Cuarta del Registro de Bienes Muebles, notificndose a la OEPM para su anotacin en el Registro de Marcas. A estos efectos, en clara consonancia con la adaptacin de la nueva LM a los tiempos, y a la modernizacin de los instrumentos de telecomunicacin, se declara que ambos registros estarn coordinados para comunicarse telemticamente todos los gravmenes sobre marcas inscritos o anotados en los mismos. Curiosamente, al haber desaparecido las marcas derivadas, ya no tendr que aplicarse el artculo 46 de la Ley antedicha, de manera que la hipoteca mobiliaria sobre una marca ya no se extender a las marcas derivadas que eventualmente hubiese solicitado el titular de la marca hipotecada. Asimismo, el acreedor hipotecario estar plenamente facultado para llevar a cabo todos los actos necesarios para evitar una posible caducidad de la 329 marca . En el apartado tercero se establece la obligacin de inscribir en el Registro de Marcas los actos jurdicos anteriormente mencionados, por ejemplo, una licencia, para poder oponerlos a terceros de buena fe330. De este modo, suscrito un contrato de licencia entre dos partes, si el mismo no se inscribe en el Registro de Marcas, slo tendr efectos entre ellas, pero no respecto a terceros de buena fe, no pudiendo ejercitar los derechos derivados de esa licencia frente a los mismos. En los apartados cuarto y quinto se introducen sendas disposiciones sin precedente alguno en la materia, al otorgarle un carcter al Registro de
329 Vid. Artculo 51 de la Ley 16 de diciembre de 1954. 330 Al igual que ya dispona el artculo 46.3 de la LM 32/88. - 214 -
Artculo 46
Marcas como si de un Registro de la Propiedad se tratase. No obstante, a diferencia de lo que sucede en materia de propiedad inmobiliaria, una vez inscrito en el Registro de Marcas algn derecho o gravmen de los citados en el apartado segundo, o si se hubiere anotado la solicitud de inscripcin, no podr inscribirse ningn otro de igual o anterior fecha que resulte opuesto o incompatible con aqul. Adems, se prev que las solicitudes que accedan en primer lugar al registro sern preferentes sobre las posteriores. Con todo ello, no cabe sino concluir, que a la hora de celebrar un acuerdo o acto jurdico de los enunciados en el apartado segundo, habr que adoptar las cautelas oportunas para evitar sorpresas de ltima hora. Finalmente, en el apartado sexto331 se declara la naturaleza pblica del Registro. Esta disposicin no precisa de mayores comentarios dado el hecho de que la OEPM es un organismo pblico adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnologa. Adems, explica cmo se har efectiva la publicidad: a travs del acceso individualizado a base de datos, suministro de listados informticos, etc, previo pago tasas establecidas, o gratuitamente, en la forma prevista en la D.A.11. Esto ya lo recoga el artculo 31 del Real Decreto 645/90, de Marcas, si bien ahora est ms adaptado a la realidad tecnolgica actual.
331 Vid Artculos 30 y 74 LM. - 215 -
Artculo 47. Transmisin de la marca.

1. La transmisin de la empresa en su totalidad implicar la de sus marcas, salvo que exista pacto en contrario o ello se desprenda claramente de las circunstancias del caso. 2. Si de los documentos que establecen la transmisin se dedujera de forma manifiesta que debido a esa transmisin la marca podra inducir al pblico a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geogrfica de los productos o de los servicios para los cuales est solicitada o registrada, se denegar la inscripcin de la transmisin, a no ser que el adquirente acepte limitar la solicitud o el registro de la marca a productos o servicios para los cuales no resulte engaosa.
Este artculo completa la regulacin dispuesta en el apartado 2 del artculo 46 respecto de la cesin o transmisin de la marca. Este artculo es una absoluta novedad con respecto a la anterior LM, pues con el se colma una exigencia que desde la doctrina vena siendo impulsada, cual es la de determinar expresa y legalmente que ocurre con la cartera de marcas de una empresa cuando sta es transmitida en bloque, y que ya haba sido recogida en el Reglamento de Marca Comunitaria 40/1994, en su artculo 17.2 De este modo, se establece tajantemente que salvo que exista pacto en contrario o ello se desprenda claramente de las circunstancias del caso, la transmisin de la empresa en su totalidad implicar la de sus marcas. En el apartado segundo se establece una norma equivalente a la prevista en el apartado 4 del artculo 17 del RMC, y que supone una clara limitacin al principio de libre cesin proclamado en el propio Prembulo de la LM 32/88. Este mecanismo de control consiste en que la OEPM podr denegar la inscripcin de la transmisin cuando de los documentos que la establecen
- 216 -
Artculo 47
se dedujera de forma manifiesta que la misma podra inducir al pblico a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia de los productos o servicios para los cules est solicitada o registrada, salvo que el adquirente acepte limitar la solicitud o el registro de la marca a productos o servicios para los cuales no resulte engaosa, evitando de esta modo una posible accin de caducidad sobre la marca. Con la anterior LM, dado que no se prevea una norma de tal calado, quedaba la va de solicitar la caducidad de la marca objeto de la cesin al amparo del artculo 53 c), si el adquirente de la misma, por ejemplo en caso de marcas sugestivas de la calidad, naturaleza, etc, fabricase o distribuyese bajo la misma productos o servicios en los que no concurriese dicha calidad, naturaleza, etc Por tanto, entendemos que esta disposicin resulta muy positiva, pues obliga a futuros adquirentes de marcas que usen las mismas conforme se vena haciendo, protegiendo de este modo los intereses de los consumidores y de los propios competidores. Finalmente, y como simple comentario a apuntar, con la desaparicin de la marca derivada, se ha omitido obviamente la inclusin de un precepto similar al contenido en el artculo 44.5 de la LM 32/88.
- 217 -
Artculo 48. Licencia.

1. Tanto la solicitud como la marca podrn ser objeto de licencias sobre la totalidad o una parte de los productos y servicios para los cuales est registrada y para todo o parte del territorio espaol. Las licencias podrn ser exclusivas o no exclusivas. 2. Los derechos conferidos por el registro de la marca o por su solicitud podrn ser ejercitados frente a cualquier licenciatario que viole alguna de las disposiciones del contrato de licencia relativas a su duracin, a la forma protegida por el registro, a la naturaleza de los productos o servicios, al territorio en el cual pueda ponerse la marca o a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario. 3. El titular de una licencia no podr cederla a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario. 4. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia tendr derecho a utilizar la marca durante toda la duracin del registro, incluidas las renovaciones, en todo el territorio nacional y en relacin con todos los productos o servicios para los cuales la marca est registrada. 5. Se entender, salvo pacto en contrario, que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podr conceder otras licencias y utilizar por s mismo la marca. 6. Cuando la licencia sea exclusiva el licenciante slo podr utilizar la marca si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho.
Este artculo lleva a cabo una profunda ampliacin del artculo 42 de la LM 32/1988, integrando ciertos vacos legales que se originaban en cuanto a los aspectos contractuales de su regulacin332. El apartado primero de este artculo 48 es idntico al antiguo artculo 42.1, limitndose a declarar que tanto la marca como su solicitud pueden ser objeto de licencias333. Asimismo cita las distintas modalidades que
332 Con este nuevo artculo, se est adaptando a lo ya previsto en el artculo 8 de la Directiva 89/104/CEE, y en el artculo 22 del Reglamento 40/1994 sobre la marca comunitaria. - 218 -
Artculo 48
caben: global o parcial (segn su objeto), para todo el territorio espaol o limitada a una parte, y exclusivas o no exclusivas. Obviamente, todas esta modalidades pueden combinarse entre s. Con la instauracin del sistema registral multiclase en detrimento del monoclase vigente bajo la LM 32/88, adquiere mayor sentido la posibilidad de otorgar acuerdos de licencia parciales. El apartado segundo transcribe exactamente lo dispuesto en el artculo 8.2 de la Directiva 89/104/CEE, salvando de este modo el desajuste normativo existente entre la Directiva y el antiguo artculo 42.1. No debe olvidarse, que conforme a la redaccin de este ltimo podra entenderse su incompatibilidad con los artculos 30-36 y 85.1 del Tratado de Roma, al estar especificndose cuales son los derechos conferidos por la marca frente al licenciatario, es decir, en qu supuestos puede ejercitar las acciones basadas en la infraccin del ius prohibendi inherente a su derecho de marca, adems de aqullas que le correspondiesen por incumplimiento contractual. De este modo, los lmites inherentes al contrato de licencia, cuya infraccin significar que el licenciatante pueda ejercitar su ius prohibendi son los siguientes: disposiciones contractuales relativas a la duracin de la licencia, a la forma protegida por el registro bajo la que puede utilizarse la 334 marca , a la naturaleza de los productos o de los servicios para los cuales se otorgue la licencia335, al territorio en el cual puede ponerse la marca336 y las relativas a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario337.
333 Sin embargo, en el artculo 8.1 de la Directiva 89/104/CEE, no se preve la posibilidad de licenciar una solicitud de marca. 334 Es muy importante, en aras a evitar una posible accin de caducidad por falta de uso de la marca. 335 Supuesto tpico en caso de concederse una licencia parcial, y el licenciatario extienda su actividad para productos o servicios no objeto del contrato. 336 no se aplica a supuestos como la poltica pasiva de ventas. 337 Las clusulas concernientes a la calidad de los productos o servicios son muy importantes, porque adems de estar en juego la propia funcin indicadora de la calidad empre - 219 -
Los apartados tercero a sexto son completamente novedosos en materia marcaria. En estos apartados se establece un rgimen supletorio, en defecto de pacto o disposicin de las partes en contrario, en cuanto a la exclusividad de la licencia o no. As, con carcter general, se entender que la licencia es simple o no exclusiva, que el licenciante podr conceder otras licencias y utilizar por s mismo la marca, y que el licenciatario no podr cederla a terceros ni sublicenciarla, si bien podr hacer uso de la marca durante toda la vigencia del registro, incluidas renovaciones, en todo el territorio nacional y en relacin con todos los productos o servicios para los cuales est registrada. Adems, el apartado sexto declara que en el caso de que la licencia sea exclusiva, el licenciante slo podr utilizar la marca si se hubiese reservado esa facultad en el contrato. Es decir, se tratara de una licencia exclusiva reforzada En definitiva, los apartados tercero a sexto, vienen a incorporar unas dis338 posiciones que ya estaban previstas en la Ley de Patentes de 1986 , de manera que no es necesario acudir, en defecto de pacto inter partes, a la aplicacin analgica de la misma , o del propio Cdigo Civil339.
sarial, su inobservancia podra derivar en la caducidad de la propia marca. No obstante, la nueva regulacin tampoco ha optado por establecer de modo concreto una carga obligatoria al propio licenciante de control de la calidad de los productos o servicios, precisamente para garantizar la fucncin indicadora de la calidad empresarial. 338 Vid. Artculo 75 de la Ley de Patentes. 339 Vid. Artculo 1289 Cdigo Civil. - 220 -
Artculo 49
Artculo 49. Solicitud de inscripcin de las modificaciones de derechos.

1. La inscripcin del cambio en la titularidad del registro de marca deber solicitarse mediante instancia en la forma que se establezca reglamentariamente. La solicitud de inscripcin deber acompaarse del justificante de pago de la tasa correspondiente que se abonar segn los registros afectados. 2. Si la transmisin de la titularidad resulta de un contrato, la instancia deber expresarlo. A eleccin del solicitante se deber acompaar a la instancia alguno de los siguientes documentos: a) Copia autntica del contrato o bien copia simple del mismo con legitimacin de firmas efectuada por notario o por otra autoridad pblica competente. b) Extracto del contrato en el que conste por testimonio notarial o de otra autoridad pblica competente que el extracto es conforme con el contrato original. c) Certficado o documento de transferencia firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario, ajustado al modelo que se establezca reglamentariamente. 3. Si el cambio en la titularidad se produce por una fusin, por imperativo de la ley, por resolucin administrativa o por decisin judicial, deber acompaarse a la instancia testimonio emanado de la autoridad pblica que emita el documento, o bien copia del documento que pruebe el cambio, autenticada o legitimada por Notario o por otra autoridad pblica competente. De la misma manera se solicitar la inscripcin de embargos y dems medidas judiciales. 4. Los apartados anteriores sern aplicables, en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza, a la inscripcin de los dems actos o negocios jurdicos contemplados en el apartado 2 del artculo 46, salvo la hipoteca mobiliaria que se regir por sus disposiciones especficas y la constitucin de otros derechos reales o de una opcin de compra, para cuya inscripcin deber acompaarse alguno de los documentos pblicos previstos en las letras a) o b) del apartado 2.
En estos artculos, a diferencia de lo dispuesto en los artculos 44 y 45 de la Ley 32/88 de Marcas, viene a regularse ms detalladamente el pro- 221 -
cedimiento de inscripcin de las modificaciones de derechos ante la OEPM, introduciendo al mismo tiempo algunas novedades significativas. En cuanto se refiere al artculo 49, el mismo trata de la solicitud de inscripcin de las modificaciones de derechos. En primer lugar, en consonancia con la antigua Ley de Marcas, se establecen unos requisitos que deben cumplirse a la hora de solicitar la incripcin de la modificaciones que puedan recaer sobre los derechos marcarios. De este modo, si bien es cierto que en el apartado primero se est refiriendo al supuesto concreto del cambio de titularidad del registro, por la aplicacin del apartado cuarto, se extiende la regulacin, en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza, a dems actos o negocios jurdicos contemplado en el apartado 2 del artculo 46, como por ejemplo la licencia. Sin embargo, como veremos ms adelante, para el caso de una hipoteca mobiliaria, otros derechos reales o una opcin de compra, se prevn determinadas especialidades. Entrando en materia, la inscripcin de una modificacin en el status legal de una marca, al igual que dispona el artculo 44.1 LM 32/88, se solici340 tar mediante una instancia en la forma que se establezca reglamentariamente, a la cual habr de acompaarse el justificante del pago de la tasa correspondiente341. A continuacin, segn se trate de una modificacin consecuencia de la celebracin de un contrato inter partes, o de aqulla que se produzca por
340 A esta solicitud se le otorgar una fecha de presentacin (Vid Artculo 13 LM), a los fines de lo previsto en el artculo 46.4 y 46.5. 341 Vid. Anexo LM. Tarifa Segunda. Puede oscilar, segn el nmero de registros afectados, desde los 28,24 hasta los 6.01012 Euros - 222 -
Artculo 49
una fusin342, por imperativo de la Ley, por resolucin administrativa o por decisin judicial, por un embargo y dems medidas judiciales, se debern acompaar, a eleccin del solicitante, una serie de documentos. Cuando se documente la modificacin contractual de una marca, siguiendo lo que ya prevea el inciso primero del primer apartado del artculo 44 LM 32/88 segn la redaccin dada por la Ley 14/1999, de 4 de mayo343, habr que presentar cualquiera de los documentos recogidos en las letras a), b), o c) del apartado 2. Obviamente, lo ms probable, es que las partes opten o bien por un certificado o documento de transferencia344, firmado por ambas, pues tiene como ventaja esencial una reduccin en los costes, adems de su simplicidad formal. A diferencia de los casos de modificaciones originadas por contratos, cuando estemos ante el segundo supuesto, con carcter preceptivo, deber acompaarse documento emanado de la autoridad pblica que emita el testimonio (por ejemplo, de un Tribunal de Justicia), o bien copia del documento que pruebe la modificacin, autenticada o legitimada por Notario o por otra autoridad pblica competente.
342 Esta es una de las novedades ms importantes con respecto a la regulacin prevista en el artculo 44 lm 32/88, y supone la inclusin de una previsin que estaba ya presente en el tratado de derechos de marcas. con ello, se hace eco de uno de los supuestos que con mayor frecuencia pueden darse en el mundo empresarial. as pinsese en una fusin por absorcin, en la que con toda seguridad el absorbente reclamar la titularidad sobre todo la cartera de marcas titularidad de la sociedad absorbida. 343 En la disposicin Adicional Sptima de la Ley 4 de mayo de 1999 sobre tasas y precios pblicos por servicios prestados por el consejo de seguridad nacional, se estableca una nueva redaccin del artculo 44 de la lm 32/88, en la cual, cuando se estuvise ante un supuesto de modificacin de origen contractual, debera acompaarse junto con la instancia alguno de los documentos previstos en la letra b) del art.11 del tratado sobre el derecho de marcas de 27 de octubre de 1994. 344 Habr de ajustarse al modelo que se determine reglamentariamente, por lo que no habindose aprobado dicho Reglamento todava, habr que esperar. Sin embargo, actualmente, la propia OEPM dispone de unos modelos tipo, por lo que es bastante factible que el nuevo modelo no se aprate mucho de los vigentes en estos momentos. - 223 -
Como se haba apuntado con anterioridad, cuando se trate de una modificacin originada por una hipoteca mobiliaria, otros derechos reales o una opcin de compra, se recogen ciertas particularidades. As, en caso de una hipoteca mobiliaria se regir por sus disposiciones especficas345, y la constitucin de otros derechos reales o de una opcin de compra, el solicitante deber aportar alguno de los documentos pblicos a los que se refieren las letra a) o b) del apartado segundo.
345 Vid Ley de 16 de diciembre de 1954, de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de posesin, y el Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de posesin - 224 -
Artculo 50
Artculo 50. Procedimiento de inscripcin de las modificaciones de derechos.

1. La inscripcin de los actos y negocios jurdicos contemplados en el apartado 2 del artculo 46, podr solicitarse tanto por el cedente como por el cesionario y la solicitud de inscripcin se presentar, conforme a quien sea el solicitante, en el rgano que resulte competente de acuerdo con lo previsto en el artculo 11. 2. Recibida la solicitud de inscripcin, el rgano competente la numerar y fechar en el momento de su recepcin y, dentro de los cinco das siguientes, remitir, en su caso, los datos de la misma a la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, en la forma que reglamentariamente se determine. 3. El rgano competente para la recepcin examinar si la documentacin presentada consta de: a) Una instancia de solicitud conforme al modelo oficial, conteniendo el nmero del registro de marca afectado, los datos de identificacin del nuevo titular y la indicacin de los productos o servicios a los que afecte la cesin o licencia, si no fueran totales. b) El documento acreditativo de la cesin o licencia, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 del artculo 49. c) El justificante de abono de la tasa correspondiente. 4. Si la solicitud de inscripcin no cumpliera las condiciones previstas en el apartado anterior, el rgano competente comunicar las irregularidades observadas al solicitante, para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca, las subsane. Si no se subsanasen, la solicitud de inscripcin se tendr por desistida, procedindose, en su caso, conforme establece el apartado 2 del artculo 17. Si la solicitud no presentara ninguna de estas irregularidades o las mismas hubieran sido subsanadas, el rgano competente de la Comunidad Autnoma, si de l se tratara, proceder conforme a lo previsto en el apartado 1 del artculo 17. 5. Recibida la solicitud de inscripcin, la Oficina Espaola de Patentes y Marcas examinar la documentacin presentada y calificar la legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse. Si se observara algn defecto, se declarar en suspenso la tramitacin de la inscripcin, notificndolo al interesado para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca, subsane los defectos que se hayan sealado. Transcurrido ese plazo se resolver la solicitud de inscripcin.
- 225 -
6. Cuando la Oficina Espaola de Patentes y Marcas pueda dudar razonablemente de la veracidad de cualquier indicacin contenida en la solicitud de inscripcin o en los documentos que la acompaen, podr exigir al solicitante la aportacin de pruebas que acrediten la veracidad de esas indicaciones. 7. La Oficina Espaola de Patentes y Marcas resolver concediendo o denegando, total o parcialmente, la solicitud de inscripcin. En el caso de denegacin se indicarn sucintamente los motivos de la misma. La resolucin recada se publicar en el Boletn Oficial de la Propiedad Industrial, con mencin expresa de los siguientes datos: a) b) c) d) e) f) Nuevo titular del derecho. Nmero de expediente. Identificacin de los registros afectados. Fecha de resolucin. Representante, si hubiere intervenido. El acto que dio origen a la inscripcin.
Este artculo regula el procedimiento de inscripcin de la oportuna modificacin, correspondindose esencialmente con los artculos 44.2 y 45 de la LM 32/88, si bien haciendo reflejo de las novedades derivadas de la Sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio, que ha delimitado las competencias en materia de propiedad industrial correspondientes al Estado y Comunidades Autnomas, adems de explicar ms detalladamente todos los pasos que deben seguirse en dicho procedimiento. Evitando cualquier tipo de vaco legal. En primer lugar, dado que tanto el cedente o cesionario pueden solicitar la inscripcin del cambio de situacin legal de la marca, dicha solicitud deber presentarse, conforme quien de los dos sea el solicitante, ante el rgano competente que resulte por aplicacin del artculo 11 de LM, a cuyo comentario nos remitimos346. En los cinco das siguientes la remitir, en su caso, a la OEPM.
346 Por ejemplo, si se el cesionario es una empresa inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, podra presentar la solicitud ante el IMPIVA, de Valencia - 226 -
Artculo 50
Recibida la solicitud, el rgano competente, sea la propia OEPM u otro rgano de los previstos en el artculo 11 LM, la numerar y fechar347, procediendo a un examen previo formal, en aras a comprobar si consta de todos los documentos obligatorios, es decir, instancia debidamente cumplimentada, documento acreditativo de la modificacin, y justificante de abono de la oportuna tasa. Si dicha solicitud presenta alguna irregularidad, como la falta de aportacin del justificante de pago, ser notificada al solicitante para que en el plazo que se determine reglamentariamente la subsane348. En defecto de subsanacin, se tendr por desistida dicha solicitud349, notificndose a la OEPM, para el caso de que la solicitud se hubiese presentado ante rgano distinto, tanto si es firme esa resolucin de desistimiento, como si ha sido impugnada350. En este punto, resulta importante hacer una aclaracin; si la irregularidad que no se subsana es la que se ha puesto de ejemplo con anterioridad, el procedimiento continuar a todos los efectos para las clases totalmente pagadas, siguiendo el orden de la solicitud351. Si la solicitud no presentare defectos o hubiesen sido subsanados, indicndose en este caso la nueva fecha de presentacin otorgada a resultas de la rectificacin, el rgano competente de la Comunidad Autnoma, de ser este el caso, la remitir a la OEPM junto con el resto del expediente352.
347 A los efectos del artculo 44.4 y 44.5 LM 348 En la LM 32/88, en su artculo 45.1 se estableca un plazo de 2 meses. 349 Vid. Artculo 38.3. Es como si esa solicitud nunca hubiese tenido los efectos del artculo 38.1, es decir, la proteccin provisional que desde la fecha de publicacin de la solicitud se le concede, consistente en una indemnizacin razonable, para el caso de que un tercero hubiese llevado a cabo un acto infractor de la marca entre la fecha de la solcitud y la de su publicacin. 350 Vid artculo 17.2 LM 351 Vid Artculo 16.5 LM. 352 Esta nueva remisin parece contradecirse con la prevista en el apartado 50.2 in fine. Debera haberse establecerse una nica remisin a la oepm, una vez la solicitud hubiese superado el examen formal por parte de los rganos autonmicos. - 227 -
Recibida la documentacin por la OEPM, proceder a su examen as como a la calificacin de la validez, legalidad y eficacia de los actos que hayan de inscribirse353, concedindose al solicitante el plazo que reglamentariamente se establezca para que subsane los posible defectos, previa declaracin de suspenso de la tramitacin del expediente. A colacin con esta facultad otorgada a la OEPM, se introduce en su apartado 6 una disposicin muy novedosa, consistente en la atribucin a la OPEM de una capacidad fiscalizadora de la veracidad del contenido de la solicitud o de los documentos que le acompaan, para el caso de que dude razonablemente354 de la misma, que se concreta en la posibilidad de exigir la aportacin de pruebas para acreditar la veracidad de las indicaciones discutidas. Finalmente, la OEPM resolver concediendo o denegando, en este caso motivadamente, total o parcialmente, dicha solicitud de inscripcin, pasando a publicarse en el BOPI, con mencin expresa del nuevo titular del derecho, el nemro de expediente, identificacin de los registros afectados, fecha de resolucin, representante si hubiere intervenido, y el acto que dio origen a la inscripcin355.
353 Resulta novedosa esta precisin, porque con ello se asimila a la OEPM con los propios Registros de la Propiedad o con los Registros Mercantiles, pues estar capacitada para efectuar un autntico examen de viabilidad registrald de los actos inscribibles. 354 Habra que preguntarse que se entiende por "dudar razonablemente", puesto que esta falta de concrecin, puede significar que la OEPM proceda de manera incontrolada y arbitraria a la exigencia de un esfuerzo adicional de carcter probatorio sobre la certeza de los datos o docuemntos obrantes en la solcitud de inscripcin. 355 Obviamente, se trata de una novedad con respecto a la antigua LM. Sin embargo,En este caso quizs hubiese sido conveniente que se especificase si la inscripcin tuvo lugar a resultas de un documento privado o no, para de este modo permitir que terceros adquuirientes conozcan si su tranmitente lo adquiri mediante documento autntico o privado, adoptando las cautelas que estimen oportunas. - 228 -
TTULO VI
Nulidad de la marca
Artculo 51
TTULO VI*
Nulidad de la marca
CAPTULO I
Nulidad
Artculo 51. Causas de nulidad absoluta.
1. El registro de la marca podr declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelacin: a) Cuando contravenga lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artculo 3 y en el artculo 5 de la presente Ley. b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe. 2. La accin para pedir la nulidad absoluta de una marca registrada es imprescriptible. 3. La nulidad no podr ser declarada cuando su causa haya desaparecido en el momento de interponer la demanda. En particular, no podr ser declarada la nulidad de una marca, cuando habindose registrado contraviniendo el artculo 5, apartado 1, letras b), c) o d), dicha marca hubiera adquirido despus de su registro un carcter distintivo para los productos o servicios para los cuales est registrada por el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con su consentimiento.
Coordinado por Salvador Ferrandis Gonzlez. En la redaccin de este Ttulo han colaborado Fernando Rodrguez Domnguez (artculos 51 a 54) y Juan Lus Gracia Albero (artculos 55 a 61) - 231 -
1.- Introduccin. El artculo 51 de la Ley establece, en su apartado primero, las causas de nulidad absoluta del registro de marca. Dicho artculo tiene su antecedente en el artculo 47 de la Ley de Marcas de 1.988. El nuevo artculo 51 se adecua en mayor medida a la Directiva de Marcas y presenta una redaccin muy similar a la del artculo 51 del Reglamento de Marca Comunitaria. As, el artculo 51.1 de la nueva Ley presenta dos novedades destacables respecto del antiguo artculo 47: Establece como causa de nulidad la falta de legitimacin del titular para obtener el registro de la marca356. Incluye entre las causas de nulidad la solicitud de mala fe de la marca, con lo que el Legislador viene a hacer uso de la facultad prevista en el artculo 3.2 de la Directiva de Marcas de 1.988357.
2. Causas de nulidad absoluta de la marca registrada. Las distintas causas de nulidad absoluta de la marca registrada que recoge el artculo 51 de la Ley de Marcas pueden ser sistematizadas del siguiente modo:
2.a .Cuando el titular carezca de legitimacin para obtener el registro de la marca.
En este punto, el artculo que comentamos establece como primera causa de nulidad que la marca hubiera sido solicitada por una persona que no goce de legitimacin para ser titular de una marca358.
356 En el mismo sentido, el artculo 51 del Reglamento (CE) nm. 40/94, de Marca Comunitaria. 357 A tenor del art. 3.2 d) Directiva de Marcas Cualquier Estado miembro podr prever que el registro de una marca sea denegado o, si est registrada, que pueda declararse su nulidad, en los casos y en la medida en que: d) la solicitud de registro de la marca haya sido hecha de mala fe por el solicitante. 358 V . comentario al artculo 3. - 232 -
Artculo 51
Este es un motivo que no se hallaba recogido como causa de nulidad en la antigua Ley de Marcas, y que sin embargo s haba sido recogido en otros textos legales, como el Reglamento de Marca Comunitaria. As, en la Ley de Marcas de 1.988 no se estableca ningn artculo que recogiese este motivo como causa de nulidad. Por el contrario, nicamente se estableca en relacin con la legitimacin para el registro de la marca el artculo 53 d), que estableca como causa de caducidad aquellos casos en los que, a consecuencia de una transferencia de derechos o por otros motivos, el titular de la marca no cumpliese ya las condiciones fijadas en el artculo 10 de la misma Ley (requisitos de legitimacin). Tal como se desprende del artculo 16 de la Ley, la Oficina Espaola de Patentes y Marcas realiza un examen de admisibilidad y forma, durante el cual comprueba, entre otros extremos, si el solicitante est legitimado para solicitar una marca, conforme al artculo 3 de esta Ley, o lo que es lo mismo, si rene los presupuestos de nacionalidad, domicilio o establecimiento para ser titular de dicha marca. No obstante, cabe la posibilidad de que a pesar de este examen, la marca sea concedida a una persona no legitimada para ostentar su titularidad, en cuyo caso deber declararse la nulidad de dicha marca. Recurdese que, el artculo 55 de la Ley establece que se declarar la caducidad de la marca y se proceder a cancelar el registro cuando, a consecuencia de una transferencia de derechos o por otros motivos, el titular de la marca no cumpliera ya las condiciones fijadas en el artculo 3 de la Ley. En su consecuencia, es llano que en la accin de nulidad contemplada en el artculo 51 de la Ley, deber examinarse si el titular gozaba de legitimacin para obtener el registro de la marca en el momento de la solicitud, y no en el momento de interposicin de la demanda.
359 Art. 55.1 f): Se declarar la caducidad de la marca y se proceder a cancelar el registro: f) cuando, a consecuencia de una transferencia de derechos o por otros motivos, el titular de la marca no cumpliera ya las condiciones fijadas en el artculo 3 de la Ley. Slo se declarar la caducidad y se cancelar el registro mientras persista este incumplimiento. - 233 -
Por el contrario, en aquellos supuestos en que la marca hubiese sido solicitada por una persona legitimada para ostentar su titularidad, pero posteriormente hubiera sido objeto de transferencia a favor de una persona o entidad carente de legitimacin para ser titular de la misma, no estaramos ante una causa de nulidad, sino ante una causa de caducidad de la marca. Por lo tanto, cuando se interponga demanda de caducidad por este motivo, el examen de la legitimacin del solicitante para obtener el registro deber ir referido al momento de interposicin de la demanda de caducidad. Por el contrario, cuando se entable demanda de nulidad sobre la misma base, el examen sobre la existencia o inexistencia de legitimacin, deber deferirse al momento de la solicitud de la marca. As lo corrobora el propio artculo 51.3 de la Ley, al establecer que la nulidad no podr ser declarada cuando su causa haya desaparecido en el momento de interponer la demanda.
2. b. Cuando la marca se halle incursa en alguna de las prohibiciones absolutas recogidas en el artculo 5 de la Ley.
La segunda causa de nulidad apuntada en el apartado a) del artculo 51.1 de la Ley se refiere a aquellas marcas que contravienen lo dispuesto en el artculo 5 de la Ley, precepto ste que integra el Captulo II del Ttulo II, y que establece las prohibiciones absolutas. Consecuentemente, nos hallamos ante las mismas causas establecidas en el artculo 5, con la particularidad de que en este caso dichas causas sern invocadas en una sede distinta. As, mientras que las prohibiciones del artculo 5 se harn valer tras la publicacin de la solicitud, mediante las oportunas oposiciones y observaciones de terceros360, las causas de nulidad habrn de ser invocadas en sede de procedimiento judicial, una vez que la marca haya sido concedida. No vamos a comentar ahora cada una de las prohibiciones del artculo 5 de la Ley, que son objeto de anlisis en otro apartado de los presentes comentarios por lo que, en aras de una mayor brevedad expositiva, nos remitimos en este punto a los comentarios realizados al artculo 5 de la Ley, limitn360 V . comentario al artculo 19. - 234 -
Artculo 51
donos a sealar que dichas prohibiciones vendran a ser las que a continuacin se relacionan: a) Los signos que no pueden constituir marca; b) los signos genricos; c) los signos descriptivos; d) Los signos que se hayan convertido en usuales; e) los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado tcnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto; f) los signos distintivos contrarios a la ley, al orden pblico o a las buenas costumbres; g) los signos engaosos; h) los que contengan falsas indicaciones de procedencia de vinos y bebidas espirituosas; i) los signos no autorizados que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de Espaa, Comunidades Autnomas, municipios, provincias u otras entidades locales; j) los signos contrarios al artculo 6 ter del Convenio de Pars, y: k) los que incluyan insignias, emblemas o escudos no incluidos en el artculo 6 ter del Convenio de Pars pero que sean de inters pblico. S procede hacer hincapi en el hecho de que en las acciones por nulidad de marca, los Juzgados y Tribunales debern examinar si la marca incurra en alguna de las causas de prohibicin establecidas en la Ley en el momento de la solicitud, sin que por el contrario, deba referirse el examen sobre la concurrencia o no de dicha causa o causas al momento en que se interpone la accin de nulidad. En su consecuencia el anlisis sobre la existencia de dichos motivos de prohibicin deber llevarse a cabo de manera retroactiva o, dicho de otro modo, deber realizarse un examen retrospectivo de la marca. Por el contrario, en las acciones de caducidad, el examen deber referirse al momento en que se interpone la accin. De esta suerte, si una marca gozaba en el momento de su solicitud de carcter distintivo, pero posteriormente, por la actividad o inactividad de su titular, se hubiera convertido en la designacin usual de un producto o un servicio para el que estuviera registrada, no podr interponerse contra la misma accin de nulidad (pues en el momento en que se solicit no incurra en dicha causa de prohibicin) pero s podrn interponerse contra la misma la accin de caducidad prevista en el artculo 55.1 d) de la Ley.
- 235 -
2.c. Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.
Esta causa de nulidad no estaba prevista en la Ley de 1.988, a pesar de que el artculo 3.2 d) de la Directiva ya estableca la posibilidad de que cualquier Estado miembro la incluyese como causa de nulidad de la marca361. As se hizo, por ejemplo, en el artculo 51 del Reglamento de Marca Comunitaria362. Si bien en la Ley de Marcas de 1.988 se contemplaba la prescriptibilidad de las acciones de nulidad por causas relativas, a no ser que hubiesen sido solicitadas de mala fe, en cuyo caso la accin de nulidad era imprescriptible, en la antigua Ley de Marcas no se contemplaba la solicitud de mala fe de la marca como causa de nulidad autnoma, sino nicamente como un factor a poner en relacin con otras causas de nulidad relativa de la marca. De manera diferente, la nueva Ley de Marcas incluye la mala fe del solicitante como causa de nulidad de la marca en si misma (causa autnoma), sin necesidad de que el signo se halle incurso en ningn otro motivo de nulidad. Mediante la inclusin de esta nueva causa de nulidad, se ve aumentada la proteccin de los usuarios extrarregistrales de marcas que venan siendo utilizadas en el mercado con anterioridad a la marca registrada posterior y con las que sta pudiese inducir a riesgos de confusin o asociacin a los
361 Art. 3.2 Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1.988, relativa a la aproximacin de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de Marcas (89/104/CEE): Cualquier Estado miembro podr prever que el registro de una marca sea denegado o, si est registrada, que pueda declararse su nulidad, en los casos y en la medida que: d) la solicitud de registro de la marca haya sido hecha de mala fe por el solicitante. 362 Artculo 51 del Reglamento (CE) nm. 40/94, de Marca Comunitaria: La nulidad de la marca comunitaria se declarar, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvencin en una accin por violacin de marca: b) cuando al presentar la solicitud de la marca el solicitante hubiera actuado de mala fe. - 236 -
Artculo 51
consumidores, siempre que se demuestre la mala fe del solicitante de la marca posterior363. Se deber declarar la nulidad de marcas, de conformidad con esta causa, en todos aquellos casos en los que el titular hubiese solicitado la marca de mala fe. Sin perjuicio de que la mala fe ha de ser probada, pues la buena fe se presume, entendemos que deber considerarse acreditada la mala fe en aquellos casos en los se demuestre, por poner un ejemplo, que el solicitante, en el momento de presentar la solicitud de marca, tena conocimiento del uso extrarregistral de dicha marca por un tercero, o de la realizacin de preparativos para iniciar dicho uso, etc. Dicho conocimiento podr haberse adquirido como consecuencia del mantenimiento de relaciones comerciales previas, bien contractuales bien precontractuales, entre el solicitante y el usuario anterior, en cuyo caso la presuncin de buena fe quedar completamente desvirtuada364. Evidentemente, en ocasiones la prueba de que el solicitante de la marca cuya nulidad se insta conoca ese uso previo ser difcil. No obstante, entendemos que deber bastar con la acreditacin de aquellos hechos que permitan inferir, de manera razonable, que ese conocimiento exista, por ejemplo, por el alto grado de notoriedad o de difusin de la marca365.
363 En la propia Exposicin de motivos de la Ley se precisa que: La nueva Ley atempera del automatismo formal del nacimiento del derecho de marca basado en el carcter constitutivo del registro, con el establecimiento del principio de buena fe registral, al prever, como causa autnoma, la nulidad absoluta del registro de una marca, cuando la solicitud en que se bas dicho registro hubiera sido presentada de mala fe. 364 Durante la tramitacin parlamentaria del Proyecto de Ley de Marcas, el Grupo Parlamentario de Coalicin Canaria propuso adicionar un segundo prrafo al artculo 51.1 b), del siguiente tenor: Se considera mala fe el conocimiento inequvoco y seguro, del registro de la marca a nombre de tercera persona, al entender que la mala fe debe ser comprobable y probada, en razn del principio de seguridad jurdica. La citada enmienda fue rechazada al ser el concepto de mala fe un concepto jurdico acuado y definido por la doctrina y la jurisprudencia, por lo que se entendi que no requera de mayores explicaciones legales. 365 As pareci entenderlo el Tribunal Supremo (Sala Primera) en su Sentencia nm. 1849/1995, de 6 de marzo, en la que afirm: (...) la declaracin de mala fe en la solicitud de registro de la marca 1.031.385 por el demandado recurrente no resulta des- 237 -
3. Imprescriptibilidad de la accin para pedir la nulidad absoluta de una marca registrada. El artculo 51, en su apartado 2 establece que la accin para pedir la nulidad absoluta de una marca registrada es imprescriptible. En este punto, la nueva Ley contina con la lnea marcada por la antigua Ley de Marcas que, en su artculo 47.3 estableca tambin la imprescriptibilidad de las acciones por causa de nulidad absoluta. La imprescriptibilidad de las acciones para reclamar la nulidad de una marca por causas de nulidad absoluta contrasta con los sistemas de prescripcin que tradicionalmente se han establecido para las acciones por causas de nulidad relativa. Segn Fernndez Novoa366 dicha imprescriptibilidad est plenamente justificada por la misma ratio de las prohibiciones que operan como causas de nulidad, y que van dirigidas a la proteccin del inters general de los consumidores, de motivos de orden pblico, del normal funcionamiento del mercado, etc. En su consecuencia, la propia razn de las prohibiciones justificara el carcter imprescriptible de la accin y la posible inseguridad jurdica que dicha imprescriptibilidad pudiese ocasionar al titular de la marca.
virtuada, no puede calificarse de ilgica o absurda atendidos esos hechos, teniendo en cuenta que SC Joshnson and Son Inc. Vena utilizando la marca registrada a su favor para distinguir sus productos desde el ao 1971, lo que no poda desconocer el demandad, pues, como fijo la sentencia de esta Sala de 28 de noviembre de 1988, que puso fin al litigio entre las mismas partes ahora contendientes sobre la nulidad de las marcas denominativas Taktus y taco de Lzaro, la palabra Tacto, _ ha adquirido una cierta notoriedad o difusin en el mercado al ir acompaada de la marca de la empresa notoria Johnson. 366 Carlos Fernndez Novoa. Tratado sobre Derecho de Marcas.Ed. Marcial Pons, 2001 (pg. 517). - 238 -
Artculo 51
4.Carcter distintivo sobrevenido o secondary meaning.

4.1. Planteamiento general
Sin perjuicio de lo que apuntbamos con anterioridad, en el sentido de que el examen de la existencia o inexistencia de causa de nulidad absoluta en una determinada marca, deber referirse al momento en que dicha marca fue solicitada, sin que quepa referir dicho examen o anlisis al momento de interposicin de la demanda de nulidad, el artculo 51.3 de la nueva Ley dispone que no se podr declarar la nulidad de la marca, en aquellos casos en que la causa de nulidad haya desaparecido en el momento de interponer la demanda. Es importante destacar el amplio carcter que la nueva Ley ha conferido a este principio, que es aplicado con carcter general a todas las prohibiciones establecidas en el artculo 5, sin perjuicio de que se mencionen en particular, las recogidas en los apartados b) c) y d). As, pongamos por caso que se obtuvo el registro de una marca que imitaba un emblema de una Comunidad Autonma, y para lo cual no se contaba con autorizacin en el momento de la solicitud. Es claro que dicha marca estara incursa en la causa de nulidad del artculo 5.1 i) de la Ley de Marcas. Sin embargo, si con posterioridad al registro de la marca y antes de la interposicin de la posible demanda de nulidad la Comunidad Autnoma correspondiente otorgase la autorizacin necesaria, ya no sera posible declarar la nulidad de la marca, por desaparicin previa de la propia causa de nulidad.
4.2. Especial referencia a los supuestos de marcas genricas, descriptivas y usuales.
Sin perjuicio del carcter general reseado, el apartado que comentamos se refiere particularmente a aquellos supuestos en los que en el momento de la solicitud, la marca se hallaba incursa en alguna de las prohibiciones establecidas en el artculo 5, apartado 1, letras b), c) o d), pero con posterioridad, y como consecuencia del uso realizado de la misma por el titu- 239 -
lar o por un tercero con su consentimiento, hubiera adquirido carcter distintivo para los productos o servicios para los cuales fue registrada. Lo anterior debe ponerse en relacin con lo que dispone el artculo 5.2 de la Ley de Marcas, que establece la inaplicacin de las prohibiciones citadas en el prrafo anterior, cuando la marca haya adquirido un carcter distintivo como consecuencia del uso que se haya hecho de la misma. El artculo 51 de la nueva Ley introduce una importante modificacin respecto a la regulacin contenida en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, cuyo artculo 47.2 slo contemplaba la imposibilidad de declarar la nulidad por desaparicin sobrevenida de la causa en relacin con la prohibicin contenida en la letra el artculo 11.1 c), referida a las denominadas marcas descriptivas. Por el contrario, la nueva Ley ampla dicha posibilidad al resto de causas de nulidad absolutas, haciendo especial referencia, no slo al caso de las marcas descriptivas, sino tambin al de las marcas genricas y al de las que se hubieran convertido en habituales o usuales. Mediante la ampliacin de los supuestos en los que se determina la imposibilidad de declarar la nulidad de la marca por desaparicin de las correspondientes causas de nulidad, la Ley de Marcas espaola viene a hacer uso 367 de la facultad recogida en el artculo 3.3 de la Directiva de 1.988 , y se adecua a la regulacin establecida en otras disposiciones legales en el mbito europeo, como el Reglamento de Marca Comunitaria368.
367 Art. 3.3 Directiva del Consejo (89/104/CEE): No se denegar el registro de una marca ni se declarar su nulidad de conformidad con lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carcter distintivo. Los Estados miembros podrn establecer que la presente disposicin se aplique igualmente cuando el carcter distintivo haya sido adquirido despus de la solicitud de registro o despus de la fecha de registro. 368 V . artculos 7.3 y 51.2 del Reglamento (CE) 40/94. - 240 -
Artculo 51
As las cosas, como consecuencia de la nueva regulacin, no slo se beneficiarn de ese carcter distintivo sobrevenido con posterioridad a la solicitud de marca, las marcas que en el momento de la solicitud podan ser consideradas descriptivas, sino tambin aqullas que pudieran ser genricas o usuales. Adicionalmente, conviene tener presente que la Ley exige que esa distintividad sobrevenida haya surgido como consecuencia del uso que de la marca se hubiera realizado por el titular, o con su consentimiento (por ejemplo, por un licenciatario). De esta suerte, habr de probarse, no slo que la marca ha sido objeto de un uso real y efectivo, sino que como consecuencia del mismo, la marca permite a los consumidores distinguir los productos o servicios del titular de los productos o servicios de otras empresas, as como identificar el origen empresarial del producto o servi369 cio amparado por la marca .
369 En este sentido se pronuncia Elena de la Fuente Garca, Propiedad Industrial. Teora y prctica. Ed. Centro de Estudios Ramn Areces (pg. 186), al afirmar que: En caso contrario, si exclusivamente se prueba el uso del signo y no se prueba adquisicin de la distintividad, la accin de nulidad puede prosperar. - 241 -
Artculo 52. Causas de nulidad relativa.

1. El registro de la marca podr declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelacin cuando contravenga lo dispuesto en los artculos 6, 7, 8, 9 y 10. 2. El titular de un derecho anterior que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un perodo de cinco aos consecutivos con conocimiento de dicho uso no podr solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basndose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de sta se hubiera efectuado de mala fe, en cuyo caso la accin ser imprescriptible. En el supuesto contemplado en este apartado, el titular de la marca posterior no podr oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca posterior. 3. Cuando el titular de una marca anterior, que lleve al menos cinco aos registrada en el momento de presentar la demanda, solicite la nulidad de otra marca posterior, deber probar, si as lo solicita el demandado por va de excepcin, que, en el curso de los cinco aos anteriores a la fecha de presentacin de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que est registrada y en los que se basa la demanda, o que existen causas justificativas de la falta de uso. A estos efectos, la marca se considerar registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada.
1. Introduccin. El artculo 52, en su apartado 1, dispone que el registro de la marca podr declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelacin cuando contravenga lo dispuesto en los artculos 6, 7, 8, 9 y 10. Dichos artculos se encuentran enmarcados en el Captulo III del Ttulo II, referente a las prohibiciones relativas. No vamos a entrar en el anlisis de los citados artculos, por ser el mismo objeto de estudio en otro apartado del presente libro, por lo que nos remitimos en este punto a lo que se expone en el comentario realizado a los artculos 6 al 10 de la Ley.
- 242 -
Artculo 52
Sin perjuicio de ello, apuntaremos que dichas prohibiciones se referan, fundamentalmente: a) a la marca idntica a una marca anterior para proteger idnticos productos o servicios o a un nombre comercial anterior que designe actividades idnticas a los productos o servicios para los que se solicita la marca; b) a la marca idntica o similar a una marca anterior para distinguir productos o servicios idnticos o similares o a un nombre comercial anterior que designe actividades idnticas o similares a los productos o servicios para los que se solicita la marca; c) a la marca idntica o similar a una marca notoria o renombrada aunque distingan productos o servicios no relacionados, cuando la marca posterior pueda indicar una conexin respecto al origen empresarial, suponer un aprovechamiento indebido del carcter distintivo, la notoriedad o renombre de la marca prioritaria, o un menoscabo de los mismos; d) a la marca que constituya el nombre civil o la imagen de un tercero o el nombre, apellido, seudnimo o cualquier otro signo que identifique a una persona distinta del solicitante; e) a la marca que reproduzca, imite o transforme creaciones protegidas por un derecho de propiedad intelectual o industrial; f) a la marca que constituya el nombre comercial, denominacin o razn social de una persona jurdica, y ; g) la marca conocida como marca del agente o del representante.
2. Caducidad por tolerancia.

2.1 Introduccin.
El artculo 52.2 de la Ley dispone que El titular de un derecho anterior que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un perodo de cinco aos consecutivos con conocimiento de dicho uso no podr solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basndose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de sta se hubiera efectuado de mala fe, en cuyo caso la accin ser imprescriptible. En el supuesto contemplado en este apartado, el titular de la marca posterior no podr oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca posterior.
- 243 -
El citado apartado viene a incorporar a la Ley de Marcas espaola la denominada caducidad por tolerancia, que no fue contemplada en la redaccin de la Ley 32/1988, de Marcas370, y que sin embargo s apareca en el artculo 9 de la Directiva Comunitaria de Marcas. Asimismo, el citado instituto aparece recogido en otros textos legales de mbito comunitario, como pueda ser el Reglamento (CE) nm. 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1.993, sobre la marca comunitaria371, aunque en el citado Reglamento se le d la denominacin de Caducidad por tolerancia. Tradicionalmente, el legislador siempre se ha encontrado con dos intereses contrapuestos a la hora de regular la prescripcin de las acciones de nulidad por causas de nulidad relativa372: de un lado, el derecho de los titulares de marcas de reclamar la nulidad de registros posteriores que puedan colisionar en el mercado con los suyos; y de otra parte, el inters del titular de la marca registrada posterior de conseguir una cierta seguridad jurdica que le permita ver su marca consolidada en el mercado y libre de posi-
370 En este sentido, el artculo 9.1 de la Directiva dispone: El titular de una marca anterior contemplada en el apartado 2 del artculo 4 que, en un Estado miembro, haya tolerado el uso de una marca posterior registrada en dicho Estado miembro, durante un perodo de cinco aos consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podr solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basndose en dicha marca anterior para los productos o servicios para los cuales se hubiere solicitado la marca posterior, salvo que la solicitud de la marca posterior se hubiese efectuado de mala fe. 371 El Art. 53 del Reglamento (CE) 40/94, de Marca Comunitaria dispone, en su apartado segundo, que: El titular de una marca nacional anterior contemplada en el apartado 2 del artculo 8, o de otro signo anterior contemplado en el apartado 4 del artculo 8, que hubiere tolerado durante cinco aos consecutivos el uso de una marca comunitaria posterior en elEstado miembro en que esa marca o signo anterior est protegido, con conocimiento de dicho uso, ya no podr solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca posterior sobre la base de aquella marca o signo anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, a no ser que la presentacin de la solicitud de la marca comunitaria posterior se hubiera efectuado de mala fe. 372 En el caso de las causas de nulidad absolutas se ha optado por la imprescriptibilidad de las acciones, en atencin a los intereses protegidos por las prohibiciones que sirven de base a dichas acciones de nulidad, que son intereses generales de todo el mercado, por lo que ese enfrentamiento de intereses se produce en mucha menor medida. - 244 -
Artculo 52
bles acciones, una vez que ha realizado importantes esfuerzos e inversiones en la promocin de dicha marca. En contraste con la actual regulacin, la Ley de Marcas de 1.988 no contemplaba la caducidad por tolerancia, sino que distingua entre las acciones de nulidad de marca, segn estuvieran basadas en causas de nulidad absolutas o relativas. Las primeras eran imprescriptibles, mientras que las segundas tenan un plazo de prescripcin de cinco aos, con la excepcin de aquellos supuestos en los que la marca objeto de la accin de nulidad hubiese sido solicitada de mala fe (en cuyo caso se estableca la imprescriptibilidad de la accin). En su consecuencia, en la antigua Ley, el cmputo del plazo para la caducidad de las acciones de nulidad por causas de nulidad relativa no se haca depender de ninguna circunstancia relativa a la posible tolerancia observada por el titular de un derecho anterior respecto del uso llevado a cabo de la marca posterior, sino que dependa nica y exclusivamente de la 373 fecha de publicacin de la concesin de la marca posterior . Por lo que respecta a las acciones por infraccin de marca, el plazo de prescripcin era de cinco aos, pero contados desde el da en que pudiesen ejercitarse. Es evidente que el da en que dichas acciones comienzan a poder ser ejercitadas es el da en que el titular de la marca infringida tiene cono-
373 Durante los trmites de enmiendas al articulado del Proyecto de Ley, primero el Grupo Parlamentario Cataln (Convergencia i Uni) y posteriormente el Grupo Parlamentario Socialista, propusieron que se mantuviese el plazo de prescripcin de cinco aos desde la publicacin de la concesin del registro para reclamar la nulidad de una marca por causas de nulidad relativas, con excepcin del registro solicitado de mala fe, para el que se establecera la imprescriptibilidad de la accin. Es decir, que se propona el mantenimiento de la regulacin establecida por la Ley de Marcas de 1.988. Dicha enmienda fue rechazada en la medida en que la Directiva de Marcas, en su artculo 9, no prev un supuesto de prescripcin general, sino un supuesto de prescripcin del ejercicio de la accin derivado del derecho de marca, siempre y cuando exista a su vez un consentimiento expreso o tcito al ejercicio indebido por un tercero del derecho de marca, y no un plazo de prescripcin de cinco aos a contar desde la publicacin del registro del derecho. - 245 -
cimiento de los actos de violacin de su marca, por lo que las acciones por infraccin prescribirn por el transcurso de cinco aos desde dicha fecha. Es decir, se estableca un diferente rgimen para la prescripcin de las acciones por infraccin y para la prescripcin de las acciones por nulidad, siendo as que en el sistema establecido para stas, se protega excesivamente el derecho del titular de la marca posterior a conseguir una cierta seguridad jurdica, en detrimento del derecho de los titulares de marcas anteriores a reclamar la nulidad de esa marca que pudiese entrar en conflicto con las suyas. Y decimos que esos titulares de marcas anteriores quedaban algo desprotegidos con la anterior regulacin, porque pasados cinco aos desde la publicacin de la concesin de la marca posterior sta se consolidaba en el mercado si no se haba ejercitado accin de nulidad contra la misma, y ello con independencia de si el titular de la marca anterior haba tenido conocimiento del registro, o no, y con abstraccin de si haba habido un comportamiento pasivo por parte de esos titulares de marcas anteriores. En definitiva, se estableca la prescripcin de las acciones de nulidad por 3741 el mero transcurso del plazo de cinco aos . Con la introduccin de la caducidad por tolerancia se elimina la prescripcin automtica y se establece un sistema ms justo y ponderado que persigue el equilibrio entre la proteccin de los principios de seguridad jurdica y justicia material. As, y a diferencia de la regulacin plasmada en la Ley de Marcas de 1988, ya tanto la Directiva de Marcas, como el Reglamento de Marca Comunitaria, como otros textos legales de Derecho comparado, haban venido incorporando la figura de la denominada prescripcin por tolerancia.
374 En opinin del Prof. Dr. D. Toms de las Heras Lorenzo, la prescripcin automtica de las acciones de anulabilidad del titular de un derecho anterior contra una marca registrada prevista en el artculo 48.2 de la antigua Ley de Marcas era difcilmente conciliable con la justicia (al perderse las acciones sin necesidad de conocer que pudieron ejercitarse, pues prescriban sin necesidad de que el actor conociese el registro anulable). - 246 -
Artculo 52
Finalmente, no debemos pasar por alto que al regular la caducidad por tolerancia, la Ley de Marcas se refiere en todo momento al titular de un derecho anterior. De ello se infiere que la Ley de Marcas no limita la posibilidad de que opere la prescripcin por tolerancia al caso del titular de una marca anterior, sino que le confiere un alcance ms amplio. Para entender el concepto de derecho anterior deber acudirse a los artculos 6.2, 7, 8 y 9 de la Ley. De la redaccin de los mencionados artculos se desprende que la ley entiende como posibles derechos anteriores no slo las marcas registradas, sino tambin: las solicitudes de marca (a condicin de que sean finalmente registradas), las marcas no registradas notoriamente conocidas, los nombres comerciales registrados y las solicitudes de nombres comerciales (siempre que sean finalmente registrados), el nombre civil y la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca, el nombre, apellido, seudnimo o cualquier otro signo que para la generalidad del pblico identifique a una persona distinta del solicitante, los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de las marcas y nombres comerciales, as como las denominaciones sociales. Resumiendo, en la nueva Ley de Marcas el legislador, en ese propsito de incorporar a nuestra legislacin de marcas las disposiciones de carcter comunitario a que se ha comprometido el Estado espaol, introduce esa caducidad por tolerancia, que resulta conveniente, atendiendo a las razones antes expuestas, y por la que se establece un lmite temporal al derecho del titular anterior de instar la nulidad de la marca posteriormente registrada y cuyo uso ha contado con su aquiescencia, de tal modo que el titular del derecho anterior no goce de la posibilidad de reclamar la nulidad de esa marca sine die.
2.2 Requisitos.
De conformidad con el propio tenor literal del apartado 2 del artculo 52 se desprende que, para que opere la denominada caducidad por tolerancia, es precisa la concurrencia de varias condiciones: 1) que el titular del derecho anterior haya tolerado el uso de la marca posterior registrada; 2)
- 247 -
que dicho uso haya sido tolerado durante un perodo de cinco aos consecutivos; y 3) que el titular del derecho anterior haya tenido conocimiento del uso de la marca posterior registrada. Como consecuencia de los presupuestos citados, para que la caducidad por tolerancia surta sus efectos, es preciso que el titular del derecho anterior haya permanecido pasivo ante el uso realizado de la marca posterior, a pesar de haber tenido conocimiento de dicho uso. En su consecuencia, para que se impida al titular del derecho anterior la posibilidad de solicitar la nulidad de la marca posterior, o la de oponerse a su uso, ser necesario que se pruebe que el titular del derecho anterior tena efectivamente conocimiento de ese uso, sin que baste la mera inactividad del titular del derecho anterior. En otras palabras, para que se produzca la caducidad por tolerancia, la pasividad del titular del derecho anterior tiene que ser consciente, pues si no existe conocimiento no se puede hablar de tolerancia. Como requisito adicional se establece que el uso de la marca posterior haya sido tolerado durante un perodo de cinco aos consecutivos. Ello implica que el titular de la marca posterior deber haber venido usando la marca en el mercado durante un plazo ininterrumpido de cinco aos, siendo preciso que se haya llevado a cabo un uso real y efectivo de la marca, sin que sea suficiente el uso puntual o testimonial del signo. As, las alusiones al uso de la marca posterior que se contemplan en el artculo que analizamos deben ser puestas en relacin con el artculo 39 de la Ley, relativo al uso de la marca. Por lo que respecta al dies a quo que deber establecerse para el cmputo del plazo, ste vendr determinado por el momento en que el titular del derecho anterior vino en conocimiento de ese uso. La prueba del conocimiento del uso por el titular anterior constituye una prueba extraordinariamente difcil, habida cuenta que el conocimiento o la ignorancia sobre un determinado hecho es algo que pertenece al fuero interno de la persona. Por ello, entendemos que deber ser suficiente con la prueba de los hechos que determinen que el titular del registro anterior deba tener, razonablemente, conocimiento de dicho uso. Naturalmente, dicha prueba
- 248 -
Artculo 52
estar ntimamente ligada con la acreditacin del grado de difusin, notoriedad, etc. de la marca posterior en el mercado. Por otro lado, ese perodo de cinco aos debe ser consecutivo, de tal suerte que quedar interrumpido por cualquier reclamacin del titular del derecho anterior, ya sea judicial o extrajudicial. Al exigir la ley ese carcter consecutivo del perodo de cinco aos, el plazo se interrumpe, no se suspende, de manera que si se produce cualquier reclamacin, deber volver a computarse el plazo de cinco aos desde el principio. En otras palabras, deber transcurrir un nuevo plazo de cinco aos ininterrumpidos para que la prescripcin por tolerancia surta sus efectos. Finalmente, ntese que esta caducidad por tolerancia, por la que el titular de la marca posterior podr impedir que la accin de nulidad entablada contra su registro marcario prospere, nicamente podr ser invocada por aqul titular que hubiera solicitado la marca correspondiente de buena fe, habida cuenta que si la solicitud de marca se hubiera efectuado de mala fe, la accin de nulidad ser imprescriptible.
2.3 Efectos
La caducidad por tolerancia no implica la consolidacin de la marca posterior, sino nicamente la imposibilidad de entablar una accin de nulidad u oponerse a su uso con base en el derecho anterior y para los productos o servicios para los que la marca posterior hubiera sido usada, quedando a salvo la facultad del titular del derecho anterior de reclamar la nulidad parcial de la marca posterior, u oponerse al uso de la marca, en lo referente a la distincin de aqullos productos o servicios para cuya distincin no se hubiera tolerado su utilizacin. De esta suerte, la caducidad por tolerancia nicamente podr ser invocada por el titular de la marca posterior para aquellos productos o servicios para los que efectivamente se hubiera tolerado el uso de la marca, quedando a salvo la facultad del titular del derecho anterior de oponerse al uso de dicha marca para la distincin de aquellos productos o servicios para los que dicho uso no hubiera sido tolerado.
- 249 -
Adicionalmente, debemos tener presente que en todo caso la caducidad por tolerancia se referir nicamente al uso concreto que de la marca posterior se haya realizado durante ese plazo ininterrumpido de cinco aos (que, en puridad, ser el uso que haya sido tolerado por el titular del derecho anterior), de tal modo que si posteriormente el titular de la marca posterior comienza a realizar un uso diferente de la misma, podr el titular del derecho anterior entablar la correspondiente accin judicial al objeto de que cese en dicho uso de la marca, y se limite a usarla en la forma en que lo hizo desde un principio. El apartado analizado concluye estableciendo que en el supuesto contemplado, el titular de la marca posterior no podr oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca posterior. En su consecuencia, una vez que la caducidad por tolerancia surta sus efectos, el derecho anterior y la marca posterior debern coexistir de forma pacfica en el mercado.
3. Excepcin de falta de uso.

3.1 Introduccin.
El artculo 52.3 recoge la excepcin de falta de uso que el demandado en una accin de nulidad puede interponer frente al titular de la marca anterior en que se base la demanda375. Esta excepcin no debe ser confundida con la caducidad por tolerancia que hemos tratado con anterioridad, habida cuenta que la excepcin que ahora nos ocupa, nicamente podr tener xito en aquellos casos en los que la marca anterior no haya sido objeto de uso. La excepcin de falta de uso a que hacemos referencia no estaba incluida en la Ley de Marcas de 1.988, en la que no se contemplaba la posibilidad de alegar la caducidad de la marca base de la demanda por va de excepcin.
375 Una excepcin similar se establece en el artculo 56.2 RMC. - 250 -
Artculo 52
As, en el rgimen establecido por la antigua Ley de Marcas nicamente se poda reclamar por va de excepcin la nulidad de la marca del actor, y ello al amparo del artculo 126 de la Ley de Patentes376, aplicable a las marcas por la remisin efectuada en el artculo 40 de la Ley de Marcas de 1.988. Con la nueva Ley de Marcas se viene a dar cumplimiento al mandato contenido en el artculo 11.1 de la Directiva de Marcas de 1.988, y a las recomendaciones establecidas para los Estados miembros en los siguientes apartados del mismo artculo377. Asimismo, mediante esta excepcin de uso de la marca se aproxima la realidad del registro a la realidad del mercado, en la medida en que las acciones de nulidad interpuestas con base en registros que no han sido objeto de un uso en los trminos exigidos por la Ley podrn quedar enervadas. Idntica finalidad persigue el artculo 56 del Reglamento de Marca Comunitaria, que permite al titular de una marca comunitaria contra la
376 El artculo 126 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, dispona que: La persona frente a la que se ejercite una accin por violacin de los derechos derivados de una patente podr alegar, en toda clase de procedimientos, por va de reconvencin o por va de excepcin, la nulidad total o parcial de la patente del actor, de conformidad con las normas del Derecho procesal comn. 377 Artculo 11 de la Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1.988, relativa a la aproximacin de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de Marcas (89/104/CEE): 1. No podr declararse la nulidad de una marca debido a la existencia de una marca anterior que se le oponga si esta ltima no cumpliere los requisitos de uso previstos en los apartados 1, 2 y 3 del artculo 10 o, segn el caso, en el apartado 4 del artculo 10. 2. Cualquier Estado miembro podr disponer que no pueda denegarse el registro de una marca a causa de la existencia de una marca anterior que se le oponga si esta ltima no cumpliere los requisitos de uso establecidos en los apartados 1, 2 y 3 del artculo 10 o, segn el caso, en el apartado 4 del artculo 10. 3. Sin perjuicio de la aplicacin del artculo 12 en caso de demanda reconvencional, cualquier Estado miembro podr prever que una marca no podr ser vlidamente invocada en un procedimiento de violacin de marca si a consecuencia de una excepcin queda establecido que la caducidad de la marca podra ser declarada en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artculo 12. 4. Si la marca anterior se hubiere utilizado solamente para parte de los productos o de los servicios para los que hubiere estado registrada, a los efectos de la aplicacin de los apartados anteriores se considerar registrada solamente para dicha parte de los productos o servicios. - 251 -
que se hubiera interpuesto accin de nulidad, exigir la prueba de uso de la marca del actor que fuese fundamento de la demanda.
3.2 Efectos.
En los casos en que esta excepcin sea interpuesta por el titular de la marca posterior, el titular de la marca anterior correr con la carga de probar el uso real, efectivo de la marca. No obstante lo anterior, dicha prueba podr limitarse al uso de la marca para la distincin de aqullos productos o servicios en los que se basa la demanda, sin que sea necesario aportar prueba del uso de la marca para todos aquellos otros productos para los que se halle registrada y que no sean objeto de la demanda de nulidad. Todo ello se entiende sin perjuicio de la posibilidad que tiene el titular de la marca posterior de reclamar la caducidad por falta de uso de la marca del actor, por va reconvencional. En el caso de que el titular de la marca anterior no pudiese probar ese uso real, efectivo e ininterrumpido de la marca para los productos objeto de la demanda de nulidad, deber probar la existencia de causas justificativas de la falta de uso. En este sentido, la falta de prueba sobre el uso de la marca y sobre la existencia de causas justificativas de dicha falta de uso, determinar la inobservancia de la marca anterior a los efectos de la accin de nulidad y, consiguientemente, la desestimacin de la misma. Para el caso de que se hubiese acreditado el uso nicamente respecto de algunos de los productos en que se base la demanda, el Juzgado o Tribunal competente para la resolucin de la accin de nulidad nicamente tendr por registrada la marca anterior para los productos o servicios para los que el uso hubiese quedado probado, con las consecuencias que de ello se desprenden en orden al estudio de la posible colisin entre las marcas enfrentadas (riesgos de confusin, riesgos de asociacin, aprovechamiento de la reputacin ajena, etc.).
- 252 -
Artculo 53
Artculo 53. Extensin de la excepcin de cosa juzgada.

No podr demandar ante la jurisdiccin civil la nulidad de una marca, invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestin, en sentencia dictada en recurso contencioso-administrativo, quien hubiera sido parte en el mismo.
El citado artculo no tiene precedente en la Ley 32/1988, de Marcas. El tenor literal de dicho precepto es claro, en el sentido de que determina la extincin de la accin civil en aquellos casos en que se hubiera interpuesto recurso contencioso-administrativo con anterioridad por la misma causa. Obsrvese que para que se cierre la puerta a una posible accin civil es necesario que el recurso contencioso administrativo haya sido interpuesto con base en el mismo motivo. De esta suerte, atenindonos a la diccin del artculo objeto de estudio, sera posible interponer recurso contencioso-administrativo contra la concesin de una marca por una determinada causa de prohibicin y entablar una accin de nulidad ante la jurisdiccin civil por causa de nulidad distinta. Con todo y con ello, es indudable que el artculo 53 de la nueva Ley de Marcas va a provocar una sensible disminucin en la interposicin de recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones de la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, habida cuenta la mayor rapidez de los procedimientos civiles de nulidad frente a los recursos contenciosos, y las mayores posibilidades que los procesos civiles de nulidad ofrecen en fase 378 de prueba .
378 En este sentido, el Profesor Doctor D. Carlos Lema Devesa, durante su comparecencia ante el Congreso de los Diputados del 27 de abril de 2.001, al objeto de informar en relacin con el proyecto de ley de marcas, defendi la necesidad de extender la admisin de pruebas en materia contencioso-administrativa, habida cuenta que hasta hace pocos aos los Tribunales Superiores de Justicia eran muy reacios a admitir pruebas en los recursos contencioso-administrativos y basaban con excesiva frecuencia sus resoluciones sobre la nica base del expediente administrativo recibido de la Oficina Espaola de Patentes y Marcas. - 253 -
Dado que la Ley exige, para que se extinga la accin civil, que la causa de nulidad que se invoque en la demanda civil sea la misma que fue objeto de pronunciamiento en sede contencioso-administrativa, podemos afirmar que la cosa juzgada material a que se refiere el artculo 53, conlleva un efecto prejudicial o vinculante, ms que un efecto preclusivo, en la medida en que la consecuencia de dicha cosa juzgada no es tanto la imposibilidad de interponer un nuevo procedimiento sobre el mismo objeto del procedimiento en que recay Sentencia firme (la marca cuya nulidad se pretenda), cuanto la imposibilidad de que en ese procedimiento posterior se resuelva sobre la concreta causa de nulidad o de prohibicin que fuera invocada y resuelta en el primer proceso, de tal manera que s ser posible entablar una nueva accin de nulidad contra el mismo registro invocando una causa de nulidad distinta. As se desprende, no slo de la propia redaccin del artculo 53, sino de la falta de la triple identidad necesaria para que la cosa juzgada material produzca el efecto negativo o preclusivo que impida la iniciacin del procedimiento ulterior: identidad de personas (personal), de cosas (real) y de causa de pedir (causal). Los motivos que han impulsado al Legislador a establecer la disposicin que comentamos son: de un lado, la conveniencia de impedir que puedan darse resoluciones contradictorias en sede contencioso-administrativa y en sede civil; de otra parte, la intencin de adecuar la regulacin al principio de economa procesal y, finalmente, el propsito de atender al principio de seguridad jurdica, de tal suerte que el titular de la marca contra cuya concesin se interpuso recurso contencioso-administrativo, no siga viendo amenazada su marca registrada si dicho recurso hubiere sido desestimado. En cualquier caso, no deja de sorprender el hecho de que el artculo que comentamos haya sido introducido en la Ley a pesar de la existencia de una reiterada corriente jurisprudencial por la que el Tribunal Supremo ha venido declarando que las Sentencias dictadas por los Tribunales de lo contencioso-administrativo no producen cosa juzgada en el mbito civil,
- 254 -
Artculo 53
dadas las diferentes esferas jurdico-sociales en que ambas jurisdicciones de desenvuelven379. Finalmente, obsrvese que el artculo 53 nicamente impide demandar la nulidad de la marca en va civil a quien hubiera sido parte en el recurso contencioso-administrativo anterior. En este sentido, si el solicitante de una marca que hubiera sido denegada por la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, interpusiese recurso contencioso-administrativo, y el titular del derecho anterior que se hubiera invocado como oponente durante el procedimiento administrativo no se personase en el recurso contencioso, le quedara a ste expedita la va civil para instar la nulidad de la marca concedida en va contencioso-administrativa, aunque invocase la misma causa de nulidad que hubiera sido objeto de pronunciamiento en sede contencioso-administrativa.
379 En este sentido podemos citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 1.986 (RAJ 1986\5794) en la que se sostuvo: las sentencias dictadas en el marco jurisdiccional especializado de lo contencioso-administrativo no producen tal efecto (se refiere al efecto de cosa juzgada) en el de la ordinaria comn, en cuanto como queda apuntado, las esferas jurdico-sociales en que una y otra se desenvuelven son distintas. En el mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de diciembre de 1.995, reiterando la doctrina contenida en otras sentencias del Alto Tribunal, como la Sentencia de 16 de octubre de 1.985 (RJ 1985\4899), declara en su Fundamento Jurdico Quinto que Las resoluciones recadas en la jurisdiccin contencioso-administrativa y las dictadas por las autoridades administrativas no producen excepcin de cosa juzgada en el orden civil. - 255 -
Artculo 54. Efectos de la declaracin de nulidad.

1. La declaracin de nulidad implica que el registro de la marca no fue nunca vlido, considerndose que ni el registro ni la solicitud que lo origin han tenido nunca los efectos previstos en el Captulo I del Ttulo V de la presente Ley, en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad. 2. Sin perjuicio de la indemnizacin de daos y perjuicios a que hubiere dado lugar cuando el titular de la marca hubiere actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectar: a) A las resoluciones sobre violacin de la marca que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaracin de nulidad. b) A los contratos concluidos antes de la declaracin de nulidad en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. Esto no obstante, por razones de equidad, y en la medida en que lo justifiquen las circunstancias, ser posible reclamar la restitucin de sumas pagadas en virtud del contrato.
1. Introduccin El citado artculo, tena su equivalente en el artculo 50 de la Ley de Marcas de 1.988, en el que se establecan pormenorizadamente las consecuencias de la declaracin de nulidad del registro de marca. De la lectura del precepto transcrito se desprende que el Legislador ha mantenido el artculo 50 de la Ley anterior en toda su literalidad, con la sola modificacin se haber suprimido el apartado 3 del citado artculo, en el que se estableca que Una vez firme, la declaracin de nulidad del registro de la marca tendr fuerza de cosa juzgada frente a todos, y la necesaria modificacin en la remisin al captulo de la Ley que regula los efectos del registro de la marca y de su solicitud, que en la antigua Ley era el Captulo primero del Ttulo IV380, y en la nueva Ley de Marcas es el Captulo I del Ttulo V . 381
380 Artculos 30 al 34 Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. 381 Arts. 34 al 38. - 256 -
Artculo 54
2. Principio general Del primer apartado del artculo que comentamos se desprende que la declaracin de nulidad de una marca produce efectos ex tunc, habida cuenta que dichos efectos se retrotraen en el tiempo. Adicionalmente, la retroactividad establecida por la redaccin de ese primer apartado es tajante, toda vez que esa declaracin de nulidad determinar la necesidad de considerar que la marca nunca existi. Lo anterior es lgico si tenemos en cuenta que el examen sobre la concurrencia o no de las causas de nulidad deber referirse al momento en que la marca fue solicitada, siendo as, por tanto, que la declaracin de nulidad de una marca implicar que la misma adoleca de algn vicio desde el mismo momento de su solicitud.
3. Excepciones a la regla general. Con todo y con ello, el propio apartado segundo del mismo artculo se encarga de establecer algunas excepciones a la regla general.
3.1. Las resoluciones sobre violacin de la marca que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaracin de nulidad.
Esta excepcin obedece a criterios de seguridad jurdica por virtud de los cuales no podrn deshacerse los efectos de una resolucin sobre violacin de la marca que ha sido declarada nula con posterioridad. Para que ello sea as, dicha resolucin judicial deber haber adquirido fuerza de cosa juzgada (y por lo tanto, ser firme) y haber sido ejecutada antes de la declaracin de nulidad (de tal suerte que si la ejecucin de dicha resolucin no se ha llevado a cabo a la fecha de la declaracin de nulidad de la marca, evidentemente, ya no deber procederse a su ejecucin).
3.2. Los contratos concluidos antes de la declaracin de nulidad en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma.
Al igual que en el caso anterior, nos hallamos ante una excepcin que atiende al principio de seguridad jurdica, y por la cual la retroactividad de la declaracin de nulidad de la marca no afectar a los contratos concluidos sobre la misma. Obsrvese que el contrato no quedar afectado en la
- 257 -
medida en que hubiera sido ejecutado, siendo por lo tanto evidente que, en lo que no hubiera sido objeto de ejecucin, s quedar totalmente afectado por la declaracin de nulidad. Por virtud de lo anterior, y dada la falta de afectacin de la retroactividad de la declaracin de nulidad a los contratos concluidos sobre la marca, en principio, el cesionario o licenciatario de la marca que ha sido declarada nula no podr reclamar al cedente o licenciante la restitucin de las sumas pagadas en concepto de precio por la cesin, o como cnones o regalas del contrato de licencia. No obstante, y an siendo sta la regla general, el propio artculo introduce una precisin por la cual, por razones de equidad, y en la medida en que lo justifiquen las circunstancias, ser posible reclamar la restitucin de sumas pagadas en virtud del contrato. Esta excepcin a la excepcin, que obedece a la intencin de evitar situaciones de evidente injusticia material, aparece redactada en parecidos trminos en el artculo 54.3 del Reglamento de Marca Comunitaria. A pesar de la imprecisin de su redaccin, la doctrina ha apuntado los principales supuestos en que cabr la aplicacin de dicha excepcin. As, D. Jos Antonio Garca-Cruces Gonzlez apunta el supuesto en que la nulidad de la marca fuese declarada en una fase incipiente del contrato de licencia, o al poco tiempo de que la marca hubiese sido cedida o 382 transferida . En tales supuestos, normalmente el cesionario o licenciatario habr llevado a cabo importantes desembolsos econmicos, no slo en concepto de cnones o regalas por la licencia o precio de la cesin, sino como inversiones publicitarias y promocionales de los productos o servicios amparados por la marca objeto del contrato, por lo que, en aras de impedir consecuencias manifiestamente injustas, el Legislador establece un mecanismo que permitir a los Juzgados y Tribunales la reparacin de aquellos daos que haya podido causar la
382 D. Jos Antonio Garca-Cruces Gonzlez, Comentario a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria. Ed. La Ley, 1996. - 258 -
Artculo 54
falta de afectacin de la retroactividad de la declaracin de nulidad de la marca en tales supuestos383.
4. Posible indemnizacin de daos y perjuicios en caso de actuacin de mala fe del titular de la marca declarada nula Las dos excepciones al principio general citadas con anterioridad por las que se limita el efecto retroactivo de la nulidad se aplicarn sin perjuicio de la indemnizacin de daos y perjuicios a que hubiere dado lugar cuando el titular de la marca hubiere actuado de mala fe. El citado inciso ha sido interpretado por la jurisprudencia en el sentido de que la Ley prev la posibilidad de que el titular de la marca declarada nula sea condenado a indemnizar al titular de la marca anterior que hubiere resultado infringida por la marca anulada, cuando el titular de sta hubiera actuado de mala fe384. Con independencia de la escasa claridad del citado inciso, cuya redaccin, que ya apareca en la Ley de 1.988, ha sido mantenida en idnticos trminos en la nueva Ley de Marcas, entendemos que el mismo tambin podra ser interpretado en el sentido de que la mala fe en la actuacin del titular de la marca que hubiera sido declarada nula, determina la posibilidad de que el mismo pueda ser condenado a resarcir a terceros por los daos y perjuicios que su actuacin hubiese podido causar. Dichos terceros seran los que aparecen contemplados en las excepciones establecidas
383 En relacin con lo anterior, De la Fuente Garca, op. cit. (pg. 193) seala que En todo caso, para la reclamacin de tales cantidades es necesario invocar la equidad, que como dispone el artculo 3.2 C.c. las resoluciones de los Tribunales slo pueden descansar de manera exclusiva en ella cuando la Ley expresamente lo permita. 384 En este sentido, podemos citar la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, nm. 779/1999, de 22 de septiembre (RAJ 1999\6604), en la que se declar que: (...) aunque en dicho artculo 50 se formula de una manera muy drstica al sentir de cierta doctrina cientfica- los efectos de la nulidad de la marca registrada, al proclamar que la declaracin de nulidad de la marca implica que el registro de la misma no fue nunca vlido. Y esa consecuencia lleva ineludible y lgicamente a la exigencia de una indemnizacin de daos y perjuicios, pero para ello y en este concreto extremo, se exige que la persona titular de la marca registrada que se ha declarado nula, haya actuado de mala fe. - 259 -
en los apartados a) y b) del apartado 2 del artculo 54 de la Ley que han sido comentadas con anterioridad, es decir: aquellos posibles licenciatarios o adquirentes de buena fe de la marca que hubiese sido declarada nula, y aquellos terceros de buena fe que hubiesen sido condenados por infraccin de la marca declarada nula con posterioridad. Como ya hemos visto, el efecto retroactivo de la nulidad no afecta, como regla general, a los contratos concluidos sobre la marca en la medida en que hubiesen sido ejecutados con anterioridad a la declaracin de nulidad. Es evidente que ello causa un perjuicio al licenciatario de buena fe que hubiese realizado importantes desembolsos e inversiones como consecuencia del contrato de licencia, toda vez que no va a poder reclamar la devolucin de tales cantidades. No obstante, de acuerdo con la interpretacin a que nos referimos, si se demostrase la actuacin de mala fe del titular de la marca que ha sido declarada nula, ste podra ser condenado a indemnizar al licenciatario por los daos y perjuicios causados. Un ejemplo en el que cabra acordar tal indemnizacin, sera el supuesto en que el titular de la marca que ha sido declarada nula hubiese concedido la licencia teniendo ya conocimiento de la existencia de un procedimiento civil de nulidad contra dicha marca, y sin poner dichos hechos en conocimiento del licenciatario.
5. Supuesto de nulidad parcial Finalmente, tngase en cuenta que el apartado 1 del artculo 54 limita los efectos de la declaracin de nulidad de la marca, toda vez que establece expresamente que esa consideracin de invalidez de la marca declarada nula desde el principio se producir en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad. Dicha afirmacin debe ponerse en relacin con el artculo 60 de la Ley que contempla la posibilidad de nulidad o caducidad parcial de un registro de marca, al disponer que si la causa de nulidad o caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales est registrada la marca, su declaracin slo se extender a los productos o servicios afectados.
- 260 -
Artculo 55
Con dicha apreciacin, la nueva Ley de Marcas se adecua a lo dispuesto en el artculo 13 de la Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1.988, relativa a la aproximacin de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de Marcas (89/104/CEE)385. Asimismo, en parecidos trminos se pronuncia el Reglamento de Marca Comunitaria386. Sin perjuicio de que la citada posibilidad de nulidad parcial ya se contemplaba en la Ley de Marcas de 1.988, es indudable que la misma va a gozar de mucha mayor trascendencia a partir de la entrada en funcionamiento del denominado sistema multiclase que la nueva Ley de Marcas instaura. As, si la causa de nulidad estimada en el procedimiento judicial afecta nicamente a una parte de los productos amparados por el registro marcario, la marca mantendr toda su validez y eficacia (y consecuentemente continuar desplegando todos sus efectos) respecto del resto de productos distinguidos, producindose, en su consecuencia, nicamente una cancelacin parcial del registro de marca.
6. Fuerza de cosa juzgada frente a todos En el artculo 54 de la nueva Ley se ha suprimido el apartado 3 del artculo 50 de la antigua Ley de Marcas, que estableca que: Una vez firme, la declaracin de nulidad del registro de la marca tendr fuerza de cosa juzgada frente a todos. Dicho pronunciamiento ha sido incluido en el artculo 61.2 de la nueva Ley, a tenor del cual: Una vez firme la sentencia, la declaracin de nulidad o caducidad del registro de la marca tendr fuerza de cosa juzgada frente a todos.
385 (DOCE L 40, de 11 de febrero de 1989). El artculo 13 de la Directiva dispone que: Cuando la causa de la denegacin del registro o de la caducidad o de la nulidad de una marca slo exista para parte de los productos o servicios para los que la marca haya sido solicitada o registrada, la denegacin del registro o la caducidad o la nulidad slo se extender a los productos o servicios de que se trate. 386 Por virtud de lo dispuesto por el RMC en su artculo 51.3 Si la causa de nulidad existiera nicamente para una parte de los productos o servicios para los que est registrada la marca comunitaria, la nulidad de la marca slo podr declararse para los productos o servicios de que se trate, previendo as la posibilidad de declarar la nulidad parcial de una marca comunitaria. - 261 -
En consecuencia, la ubicacin actual es ms acertada en la medida en que: de un lado, viene a subsanar la omisin que en la Ley de 1.988 se produca respecto de la eficacia erga omnes de la Sentencia que declaraba la caducidad de una marca; y de otra parte, establece esa declaracin de fuerza de cosa juzgada frente a todos junto con los mecanismos adecuados para la ejecutividad de la Sentencia387.
387 As, el artculo 61de la nueva Ley dispone que: La sentencia firme que declare la nulidad o caducidad del registro de la marca se comunicar, bien de oficio bien a instancia de parte, a la Oficina Espaola de Patentes y Marcas para que proceda, inmediatamente, a la cancelacin de la inscripcin del registro y a su publicacin en el Boletn Oficial de la Propiedad Industrial. - 262 -
Artculo 55
CAPTULO II
Caducidad
Artculo 55. Caducidad.

1. Se declarar la caducidad de la marca y se proceder a cancelar el registro: a) Cuando no hubiere sido renovada conforme a lo previsto en el artculo 32 de la presente Ley. b) Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular. c) Cuando no hubiera sido usada conforme al artculo 39 de esta Ley. d) Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designacin usual de un producto o de un servicio para el que est registrada. e) Cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, o que se hubiera hecho con su consentimiento, para los productos o servicios para los que est registrada, la marca pueda inducir al pblico a error, especialmente acerca de la naturaleza, calidad o la procedencia geogrfica de estos productos o servicios. f) Cuando, a consecuencia de una transferencia de derechos o por otros motivos, el titular de la marca no cumpliera ya las condiciones fijadas en el artculo 3 de la Ley. Slo se declarar la caducidad y se cancelar el registro mientras persista este incumplimiento. En los dos primeros casos la caducidad ser declarada por la Oficina Espaola de Patentes y Marcas y en los cuatro siguientes por los Tribunales. 2. Las marcas caducadas dejarn de surtir efectos jurdicos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad, con independencia de la fecha en que se hubiera realizado su publicacin en el Boletn Oficial de la Propiedad Industrial. Sern de aplicacin al efecto retroactivo de la caducidad las previsiones establecidas en el apartado 2 del artculo 54 de esta Ley.
- 263 -
El Ttulo VI de la nueva Ley de marcas est dedicado a la nulidad y caducidad de la marca. Este Ttulo consta de tres Captulos; el primero dedicado a la nulidad, el segundo a la caducidad y el tercero que viene a establecer una serie de disposiciones comunes para ambas figuras. Estamos ante una de las materias que con respecto a la anterior Ley de Marcas 32/88 ha sido objeto de una clara mejora. Conforme dice la propia Exposicin de motivos, la nulidad y caducidad de la marca se completan y sistematizan. De este modo, tomando en consideracin las distintas divergencias existentes entre la anterior regulacin con lo previsto por la Directiva de Marcas, y as como por la propia falta de claridad y ordenacin que presentaba, debemos llegar a la conclusin de que en este punto se han colmado con gran xito las expectativas impulsadas desde la doctrina. De entrada, el artculo 55 agrupa las distintas causas de caducidad que pueden afectar a la marca registrada, salvando de este modo la falta de tratamiento unitario que se le otorgaba a la caducidad en l a Ley de Marcas 32/88. Entre las distintas causas establecidas figuran:
388 1.- la falta de renovacin conforme al artculo 32 . 2.- la renuncia del titular. 3.- la falta de uso conforme al artculo 39389. 4.- Por su vulgarizacin. 5.- Por su carcter engaoso devenido. 6.- Por falta de legitimacin, conforme al artculo 3390, en el nuevo titular de una marca a resultas de una transferencia de derechos u otros motivos.
388 Vid supra Artculo 32 y comentario. 389 Vid supra Artculo 39 y comentario. 390 Vid supra Artculo 3 y comentario. - 264 -
Artculo 55
En este sentido, viene a distinguirse entre los supuestos (1 y 2) en que la caducidad ser declarada por la OEPM de manera automtica, de aqullos en que sern competentes los Tribunales de Justicia (4 a 6)391. En el apartado segundo se recoge el principio general de que las marcas caducadas dejarn de surtir efectos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad, matizando que ello ser as con independencia de la fecha en que se hubiere realizado su publicacin en el Boletn Oficial de la Propiedad Industrial. Esto supone una gran diferencia con lo establecido en el artculo 53 de la LM 32/88, pues este principio general opera ahora para todas las causas de caducidad, y no slo respecto de las relativas a la falta de renovacin y a la renuncia del titular392. Asimismo, al recogerse expresamente, en el inciso final del apartado segundo, que en cuanto al efecto retroactivo de la caducidad se aplicarn las previsiones establecidas en el apartado 2 del artculo 54393 de esta Ley, se llena el vaco legal existente bajo la anterior LM, en cuya regulacin no se haca dicha aclaracin.
391 Esta distincin expresamente declarada, entre causas cuya declaracin es competencia de la OEPM y aquellas cuya competencia corresponde a los Tribunales, no se recoga en la Ley 32/88, aunque ello se sobreentendiese, .... 392 El artculo 55 de la LM 32/88, de 10 de Noviembre, estableca en su apartado primero que El registro de marca, caducado por virtud de lo dispuesto en los artculos 51 (falta de renovacin) y 52 (renuncia del titular), dejar de surtir efectos jurdicos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad, sin perjuicio de su publicacin en el Boletn de la Propiedad Industrial, mientras que en el segundo apartado, refirindose obviamente a los supuestos de caducidad del artculo 53, declaraba que El registro de marca caducado en virtud de sentencia dejar de producir efectos desde el momento en que la sentencia gane firmeza. 393 Vid supra Artculo 54.2 y comentario. - 265 -
Artculo 56. Caducidad por falta de renovacin.

1. Cuando existan embargos inscritos sobre una marca o una accin reivindicatoria en curso y su titular no la hubiera renovado, no caducar dicha marca hasta el levantamiento del embargo o la desestimacin definitiva de la accin reivindicatoria. Si como consecuencia de estos procedimientos se produjera un cambio en la titularidad de la marca, el nuevo titular podr renovarla en el plazo de dos meses a contar desde la fecha en que la sentencia sobre la accin reivindicatoria hubiera ganado firmeza o desde que la autoridad o tribunal competente hubieran notificado a la Oficina Espaola de Patentes y Marcas la adjudicacin definitiva de la marca embargada. Transcurrido este plazo, la marca caducar si no hubiere sido renovada. 2. Tampoco caducar una marca por falta de renovacin cuando se encuentre inscrita en el Registro de Marcas una hipoteca mobiliaria sobre la misma. El titular hipotecario podr solicitar la renovacin en nombre de su propietario en el plazo de un mes a contar desde la finalizacin del plazo de demora previsto en el artculo 32.3 de esta Ley. El titular hipotecario tambin podr abonar las tasas de renovacin en el plazo de un mes desde la finalizacin del plazo en que debieron ser pagadas por el propietario. La inactividad del titular hipotecario en los plazos previstos determinar la caducidad de la marca.
A simple vista, la causa de caducidad basada en la falta de renovacin ha sido una de las que ha sufrido una modificacin ms profunda y completa. En primer lugar, esta causa de caducidad debe ser analizada partiendo de lo establecido en el artculo 32394, a cuyo comentario nos remitimos por razones de eficacia expositiva. Sin embargo, conviene recordar en este momento que en el trmite de renovacin de la marca395 previsto en dicho artculo se ha suprimido la
394 El equivalente a este artculo en la LM 32/88 es el artculo 7, si bien con la nueva redaccin se han introducido modificaciones sustanciales. 395 El artculo 31 establece que el registro de una marca se otorga por diez aos contados desde la fecha de presentacin de la solicitud y podr renovarse por perodos sucesivos de diez aos. - 266 -
Artculo 56
obligacin de presentar al tiempo que se solicitaba la renovacin un documento pblico declarativo del uso de la marca, indicando qu productos o servicios en relacin con la marca se haban usado. Estamos ante una causa de caducidad automtica, de manera que si transcurrido el plazo de 10 aos computados desde la fecha de presentacin de solicitud de la marca, no es renovada396, esta se extingue, perdiendo el titular marcario su derecho de exclusiva sobre la misma, y cayendo sta en dominio pblico pudiendo ser objeto de registro por terceros. Hechas estas aclaraciones, conviene en primer lugar destacar las principales novedades que ha experimentado la regulacin de esta causa de caducidad, en comparacin con el artculo 51 de la LM 32/88397: 1.- En el apartado segundo del artculo 51 de la LM 32/88 se estableca que No se llevar a cabo la cancelacin, cuando existan derechos reales o embargos inscritos en el registro de marcas, sin poner en conocimiento de los titulares de esos derechos o trabas al impago, as como la posibilidad de evitar la cancelacin pagando aquellas cantidades en el plazo que reglamentariamente se seale.
396 La renovacin y el abono de la tasa correspondiente se har en los seis meses previos a la expiracin del registro (10 aos), pero se establece la posibilidad de que se lleve a cabo en forma vlida en los seis meses posteriores a la expiracin del registro, abonando un recargo del 25 o 50 % dependiendo de is se hace en los tres primeros meses o en los tres restantes. 397 El artculo 51 de la LM 32/88 dispona: 1. El registro de la marca ser cancelado cuando expire su vida legal, sin que hubiese sido renovada de acuerdo con lo establecido en el artculo 7 de la presente Ley. 2. (este apartadoAsimismo, el registro de la marca ser cancelado por falta de pago en tiempo oportuno del quinquenio correspondiente y, en su caso, del recargo que proceda. No se llevar a cabo la cancelacin, cuando existan derechos reales o embargos inscritos en el registro de marcas, sin poner en conocimiento de los titulares de esos derechos o trabas al impago, as como la posibilidad de evitar la cancelacin pagando aquellas cantidades en el plazo que reglamentariamente se seale. 3. El registro de la marca cuya caducidad se haya producido por alguna de las causas mencionadas en los apartados anteriores podr ser rehabilitado de acuerdo con lo establecido en el artculo 117 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes. - 267 -
Con ello, recaa sobre los titulares de derechos reales o embargos inscritos en el registro de marcas, la carga de renovarlas. En este punto surge la primera diferencia con la nueva LM, puesto que ahora se incluyen dos nuevos supuestos en que la no renovacin en tiempo y forma de la marca, no implicar la declaracin ipso iure de su caducidad. Se trata de la existencia de una accin reivindicatoria sobre la marca no renovada por su titular, y la existencia de una inscripcin en el Registro de Marcas de una hipoteca mobiliaria. En el primer caso, hasta en tanto no se desestime definitivamente la accin reivindicatoria la marca no caducar por falta de renovacin, y si prosperase la misma, producindose un cambio de titularidad de la marca, el nuevo titular dispondr de un plazo de dos meses a contra desde la fecha en que adquiriese firmeza para renovarla. Si en dicho plazo no la renueva, es cuando se tendr por caducada la marca. Como se puede observar, hasta que no adquiera firmeza la resolucin estimatoria de la accin de caducidad, el nuevo titular no tendr la obligacin de renovarla, lo cual significa que de recurrir el titular de la marca la sentencia cuya transferencia se ha declarado, la renovacin de la marca podra demorarse lejos en el tiempo. Estas apreciaciones deben ser extendidas a los supuestos en que existiendo sobre la marca un embargo inscrito el titular de la misma no la haya renovado. La nica particularidad reside en que aqu el plazo de dos meses para poder renovarla se computar a partir de la fecha en que la autoridad o tribunal competente hubieran notificado a la Oficina Espaola de Patentes y Marcas la adjudicacin definitiva de la marca embargada. El segundo caso, cuando se encuentre inscrita en el Registro de Marcas una hipoteca mobiliaria sobre la marca no renovada el titular hipotecario podr solicitar la renovacin en nombre de su propietario en el plazo de un mes a contar desde la finalizacin del plazo de demora previsto en el artculo 32.3, es decir los seis meses siguientes a la expiracin del registro
- 268 -
Artculo 56
o en el plazo de un mes desde la finalizacin del plazo en que debieron ser pagadas las tasas de renovacin por el propietario. De no hacerlo en un plazo u otro conllevar la caducidad de la marca. 2.- Del apartado tercero del artculo 51 de la LM 32/88 se derivaba la posibilidad de que el registro de la marca cuya caducidad se hubiese producido por falta de renovacin fuese rehabilitado de acuerdo con lo establecido en el artculo 117 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes. Esta previsin ha desaparecido de la nueva LM, sin embargo, se ha introducido en el artculo 25 la figura de la restitutio in integrum398, por lo que si el titular de la marca no renovada demuestra, que a pesar de emplear toda la diligencia requerida por las circunstancias, no pudo respetar los plazos fijados para la renovacin, y a resultas de ello ha perdido un derecho, como lo es el propio derecho subjetivo de exclusiva sobe la marca derivada del registro, podr ser restablecido en sus derechos previa solicitud. En este sentido, partiendo de una interpretacin lgica del apartado segundo del artculo 25, habr que entender que el plazo que se le concede para solicitar la renovacin de la marca es de 6 meses.
398 Vid. Artculo 25 y comentario - 269 -
Artculo 57. Renuncia de la marca.

1. El titular podr renunciar a toda la marca o a parte de los productos o servicios para los cuales est registrada. 2. La renuncia deber presentarse ante la Oficina Espaola de Patentes y Marcas o los rganos a que se refiere el artculo 11, por escrito y slo tendr efectos una vez inscrita en el Registro de Marcas. Si la solicitud se presentase ante un rgano distinto de la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, el rgano que la reciba la remitir a aquella, junto con la documentacin que la acompae, en el plazo de cinco das siguientes a su recepcin. 3. No podr admitirse la renuncia del titular de una marca sobre la que existan derechos reales, opciones de compra, embargos o licencias inscritos en el Registro de Marcas, sin que conste el consentimiento de los titulares de esos derechos. Tampoco se admitir la renuncia si existiera en curso una accin reivindicatoria sobre la marca y no constara el consentimiento del demandante.
La renuncia de la marca constituye uno de los supuestos de extincin del derecho sobre la marca, que el legislador ha optado por encuadrar dentro del captulo dedicado a la caducidad, siguiendo la sistemtica del anterior texto legal y a diferencia del RMC, que aun dedicando un solo precepto a la cuestin (artculo 49 RMC), el mismo constituye una seccin independiente. La configuracin de la renuncia no modifica lo establecido por el artculo 52 ALM 32/1988 que regulaba la materia, si bien aade una serie de especificaciones que contribuyen a aclarar determinados aspectos de esta figura. La renuncia podr ser total, caso en el que la marca quedar cancelada definitivamente, o parcial, con lo que continuar exclusivamente para los productos para los que no ha sido renunciada. Dicha renuncia habr de ser notificada a la Oficina Espaola de Patentes y Marcas o a los servicios competentes de las Comunidades Autnomas
- 270 -
Artculo 57
donde el titular tenga su domicilio, de la manera especificada en el artculo 11 LM, al cual nos remitimos399. Asimismo, se establece como novedad, ante el silencio de la anterior regulacin, que la renuncia slo tendr efectos una vez inscrita en el Registro de Marcas, alinendose con lo dispuesto en el RMC. En cualquier caso, la facultad de renunciar a la marca no es absoluta, pues puede perjudicar derechos de terceros sobre dicha marca, por lo que el apartado 3 contempla que la renuncia necesitar previo consentimiento de los titulares de derechos reales, embargos, opciones de compra o licencias inscritas en la propia Oficina Espaola de Patentes y Marcas400. La enumeracin de posibles titulares efectuada por dicho apartado 3 ha de entenderse como un numerus apertus, pues a la enumeracin efectuada se aade el supuesto del titular de opciones de compra sobre la marca, que no se inclua en la antigua regulacin. Asimismo, se ha optado por incluir la necesidad de previo consentimiento por parte del demandante en una accin reivindicatoria contra la marca que pretende ser renunciada, dado que es igualmente un tercero a quien dicha renuncia podra perjudicar, frustrando un eventual xito de su accin.
399 Esta multiplicidad de rganos competentes para la recepcin de la renuncia da pleno cumplimiento a lo dispuesto por la STC 103/1999 de 3 de junio. 400 Lo cual nos indica que, por ejemplo, el licenciatario no inscrito no podr evitar la renuncia de la marca por parte del titular licenciante. - 271 -
Artculo 58. Caducidad por falta de uso de la marca.

En la accin de caducidad por falta de uso de la marca corresponder al titular de la misma demostrar que ha sido usada con arreglo al artculo 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso. No podr declararse la caducidad de la marca si, en el intervalo entre la expiracin del perodo de cinco aos a que se refiere el artculo 39 y la presentacin de la demanda de caducidad, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudacin del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentacin de la demanda de caducidad, plazo que empezar a correr en fecha no anterior a la de expiracin del perodo ininterrumpido de cinco aos de no utilizacin, no se tomar en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudacin del uso se hubieran producido despus de haber conocido el titular que la demanda de caducidad podra ser presentada.
Esta causa de caducidad es si duda alguna la ms importante, y la que ms objeto de estudio y anlisis por parte de la doctrina ha suscitado. El registro de la marca confiere a su titular un derecho exclusivo y excluyente sobre la misma. Dentro del haz de facultades positivas atribuidas al titular de la marca, encontramos la genrica de utilizacin de la marca en el trfico econmico en relacin con los productos o servicios para los que ha sido registrada. Sin embargo, aunque aparentemente se piense que el titular de la marca puede decidir libremente cuando, cmo y de qu manera va a utilizarla, amparndose en ese derecho subjetivo de marca, la realidad es que dicho titular vendr obligado a hacerlo, en determinadas condiciones y sujeto a estrictos plazos temporales, puesto que la obligacin del uso de la marca constituye un deber jurdico cuya no observancia lleva aparejada la sancin de la caducidad de la marca. El fundamento de esta causa de caducidad, reside en la necesidad de eliminar del Registro de Marcas todas aquellas marcas muertas o inactivas, de manera que no haya una saturacin en el mismo que impida el acceso de posteriores solicitudes que sean incompatibles con aqullas401.
- 272 -
Artculo 58
Por lo que respecta a la redaccin de este artculo, el mismo ha sido objeto de una clara reforma, adaptndose completamente a lo dispuesto en el artculo 12.1 de la Directiva de Marcas 89/104/CEE402. En primer lugar, el artculo 58 establece de modo general la causa de caducidad de la marca por falta de uso conforme a lo dispuesto en el artculo 39 de la Ley, a cuyo comentario nos remitimos por razones de eficacia expositiva. Hasta aqu, se ha mantenido idntica regulacin a lo previsto en el artculo 53.a) de la LM 32/88403 que recoga como causa de caducidad de la marca que la misma no hubiese sido usada con arreglo al artculo 4 de la presente Ley, matizando a continuacin que en la accin de caducidad competer al titular de la marca demostrar que la misma ha sido usada con arreglo al artculo 4 o que existen causas justificativas de la falta de uso. En este sentido, simplemente decir que se sigue la lnea ya iniciada con la LM 32/88 en virtud de la cual, ser el titular de la marca cuya caducidad se insta quien tendr que demostrar que la misma est siendo usada de una manera efectiva y real en Espaa, no de manera simblica, para evitar
401 En la propia Exposicin de Motivos de la Primera Directiva del consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximacin de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/104/CEE), ya se le conceda a este hecho una particular importancia al declarase que con el fin de reducir el nmero total de marcas registradas y protegidas en la Comunidad y, por ende, el nmero de conflictos entre las mismas, es preciso exigir que las marcas registradas sean efectivamente utilizadas so pena de caducidad;_. En esta misma lnea se pronunciaba el Prembulo de la LM 32/88, donde partiendo de la necesidad de aproximar la realidad del registro a la realidad del mercado para que la marca cumpliese su verdadera funcin, se haca eco de la necesidad de modificar instituciones como el uso obligatorio de la marca registrada, consiguiendo de este modo la eliminacin de un gran nmero de marcas que pos su desuso constituan un serio obstculo para la inscripcin de nuevas marcas. 402 El artculo 12.1 de la Directiva establece que .... 403 El artculo 4.1 de la LM 32/88 prevea que si en un plazo de cinco aos desde la fecha de publicacin de su concesin, la marca no hubiese sido objeto de un uso efectivo y real en Espaa para los productos o servicios para los que ha sido registrada, o si tal uso hubiese sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco aos, la marca quedar sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso. - 273 -
la declaracin de caducidad de la misma. Con ello, se reafirma la inversin de la carga de la prueba que en relacin con el uso de la marca se introdujo en la LM 32/88, abandonando el sistema del EPI, precisamente para evitar exigir a los potenciales demandantes de la caducidad de una marca, la acreditacin de una prueba diablica, la falta de uso por parte del titular, cuando son estos quienes disponen de la posibilidad de demostrar mediante hechos concluyentes que estn usando seriamente la marca en el trfico econmico. Pinsese, que estos titulares de marcas pueden aportar toda la documentacin contable y fiscal correspondiente, as como catlogos, etiquetas, etc que probaran el uso de la marca. Adems, tanto el apartado primero del actual artculo 39, al cual se remite este artculo, como el apartado primero del artculo 4 de la LM 32/88, su equivalente bajo la vigencia de la anterior ley, son prcticamente idnticos al artculo 10.1 de la Directiva de Marcas, que viene a decir que si en un plazo de 5 aos contados a partir de la fecha en que se haya concluido el procedimiento de registro, la marca no hubiese sido objeto de un uso efectivo por parte del titular en el Estado miembro de que se trate, para los productos o servicios para los cuales est registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco aos, la marca quedar sometida a las sanciones previstas en la Directiva, salvo que existan causas justificativas de la falta de uso Las nicas dos diferencias estriban en: 1) que la Directiva establece como punto de partida del cmputo del plazo de 5 aos, la fecha en que haya concluido el procedimiento de registro y las leyes citadas sealan la fecha de publicacin de la concesin; 2) la Directiva menciona la expresin uso efectivo, mientras que las Leyes hablan de uso efectivo y real. A mi entender, estas dos diferencias no presentan trascendencia alguna. En cuanto al establecimiento de una fecha distinta a partir de la cual se computar el plazo ininterrumpido de 5 aos en los cuales deber certificarse que no se ha usado la marca, deber interpretarse que la fecha en que haya concluido el procedimiento de registro es la misma que la fecha de publicacin de la sentencia, puesto que es con la publicacin de la reso- 274 -
Artculo 58
lucin de concesin en el Boletn Oficial de la Propiedad Industrial como termina el procedimiento de registro de una marca404. Esta argumentacin vendra a ser confirmada por el propio artculo 22.4405de la nueva LM, que en el Captulo II del Titulo III, bajo el enunciado de Procedimiento de Registro, expresamente prev que concedido el registro de la marca, la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, en la forma que se establezca reglamentariamente, proceder a su publicacin en el Boletn Oficial de la Propiedad Industrial y a expedir el ttulo de registro de la marca Por otro lado, el que en una se exija respecto del uso que sea efectivo, mientras que en las otras se precise que sea efectivo y real, no tiene mayor incidencia, puesto que significa lo mismo. No obstante, si que es conveniente aclarar que estamos ante un concepto jurdico indeterminado406, que deber ser desarrollado jurisprudencialmente. Posteriormente, en el propio artculo 53.a) de la LM 32/88 se aada que no obstante, no podr declararse la caducidad del registro de la marca si, en el perodo comprendido entre la expiracin del plazo fijado en dicho artculo y los tres meses previos al ejercicio de la accin de caducidad, el titular de la marca demuestra que ha empezado a usarla de buena fe con arreglo a dicho artculo. Es en este punto, donde el nuevo artculo 58 ha sido completamente modificado en su literalidad, ajustndose a las especificaciones del mencionado artculo 12.1 de la Directiva de Marcas, en clara consonancia con lo ya dispuesto para la marca comunitaria en el artculo 50.1.a)407 del Reglamento de Marca Comunitaria 40/94.
404 En contra de lo que opinan autores como Gregorio Robles Morchn, Las Marcas en el Derecho Espaol (adaptacin al derecho comunitario), cit., p.174. 405 Vid supra Artculo 22 y comentario. 406 Vid. Carlos Fernndez-Novoa, Derecho de Marcas, cit., p 246. 407 El artculo 50.1.a) RMC 40/94, para la marca comunitaria prev idntica regulacin... - 275 -
Aunque con menor precisin, tanto el artculo 53.a) de la LM 32/88, como el actual artculo 58 establecen una excepcin al principio general de que la falta de uso de la marca durante un plazo ininterrumpido de 5 aos, computado desde la fecha de publicacin de la concesin de la misma o en cualquier momento posterior a esa fecha, conlleva automticamente su caducidad. Esta excepcin consiste en la posibilidad otorgada al titular de la marca para que entre la expiracin del perodo de 5 aos ininterrumpidos en que la marca no ha sido usada y la presentacin de la demanda de caducidad, subsane esta situacin de amenaza de caducidad de la marca, mediante el comienzo o reanudacin del uso efectivo de la misma408. No obstante, en ambas normas se recoga una contraexcepcin, al considerarse que hay un perodo sospechoso de 3 meses previo a la presentacin de la demanda, en el cual si el titular comienza o reanuda el uso de la marca no le permitir rehabilitar esa marca. La nica diferencia estriba en que en la nueva LM se dispone que el comienzo o reanudacin del uso en ese perodo sospechoso no se tomar en consideracin si los preparativos para el inicio o la reanudacin del uso se hubieren producido despus de haberse enterado el titular de que la demanda de caducidad podra ser presentada409, mientras que en la anterior regulacin, y a sensu contrario, cuando esa reanudacin hubiese sido hecha de mala fe.
408 Vid comentarios al SISTEMA COMUNITARIO DE MARCAS, Carlos Fernndez Novoa, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1995, pgs 355 a 386. 409 A tal efecto, es necesario que el tercero demuestre que el titular de la marca cuya caducidad insta ha tenido conocimiento de esa posible accin de caducidad. - 276 -
Artculo 59
CAPTULO III
Disposiciones comunes
Artculo 59. Legitimacin.

La accin declarativa de nulidad o caducidad del registro de la marca podr ser ejercitada: a) En los casos previstos en el artculo 51 y 55.c), d), e) y f), por la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, as como por cualquier persona fsica o jurdica o por cualquier agrupacin constituida legalmente para la representacin de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un inters legtimo. b) En los casos previstos en el artculo 52, por los titulares de los derechos anteriores afectados por el registro de la marca, o por sus causahabientes en el caso de los derechos anteriores previstos en la letras a) y b) del artculo 9 de la presente Ley.
Este artculo tambin ha experimentado una amplia transformacin con respecto a lo establecido en el artculo 56 de la Ley de Marcas 32/88410. Basta recordar, que al atribuir legitimacin para el ejercicio de la accin declarativa de nulidad o caducidad a cualquier persona que ostentase un inters legtimo, se estaba concediendo una amplia legitimacin para el ejercicio de la misma, que abarcaba tanto a los titulares de intereses individuales como a los titulares de intereses colectivos propios, cualificados y especficos que
410 El artculo 56 de la LM 32/88 estableca que La accin declarativa de nulidad o de caducidad del registro de marca podr ser ejercitada por el Registro de la Propiedad o por cualquier persona que ostente inters legtimo. - 277 -
pueden resultar favorecidos o perjudicados por la declaracin de caducidad411. No obstante, al exigirse un inters legtimo para poder entablar la correspondiente accin de nulidad o caducidad, se estaba corriendo el riesgo de que los Tribunales interpretasen de una manera restrictiva este requisito. Por ello, con la nueva redaccin del artculo 59, en la que se introduce en el apartado a) la posibilidad de que se solicite la nulidad por motivos absolutos o la caducidad en supuestos que no operan de manera automtica por cualquier persona fsica o jurdica o por cualquier agrupacin constituida legalmente para la representacin de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un inters legtimo se delimita con mayor amplitud quienes gozan de legitimacin activa para ejercitar este tipo de acciones. En este sentido, podra llegar a afirmarse que estamos ante una autntica accin popular que permitir, entre otros objetivos, alcanzar la finalidad de depurar el registro de marcas de aquellas inactivas, siendo al mismo tiempo una forma eficaz de exigir el que los titulares de las marcas cumplan con la carga legal del uso de las mismas prescrita en el artculo 39. Asimismo, con esta nueva regulacin se produce una adecuacin al sistema comunitario, que en el artculo 55.1.a) del Reglamento 40/94 sobre la marca comunitaria establece que en los casos de caducidad (artculo 50) y nulidad absoluta (artculo 51) podr presentarse una solicitud ante la Oficina (OAMI) por cualquier persona fsica o jurdica, as como por cualquier agrupacin constituida para la representacin de los intereses de los fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que, a tenor de la legislacin, que le es aplicable, tenga capacidad procesal.
411 Vid. DE LAS HERAS LORENZO, loc. Cit., BOTANA AGRA, Las deslegitimaciones del Tribunal Supremo sobre la legitimacin para el ejercicio de la accin de caducidad del registro de la marca por falta de uso, La Ley 1994, pg.426 - 278 -
Artculo 59
La diferencia entre el sistema comunitario y la regulacin espaola estriba en que en el primer caso se solicitar ante la OAMI, mientras que en el segundo se har mediante la interposicin de una demanda ante los Tribunales competentes. Por lo dems, la finalidad es la misma, como se ha dicho, introducir una especie de accin popular, en la que no se exija ningn tipo de requisito subjetivo al demandante para poder atribuible legitimacin. En resumen, con el artculo 59 de la nueva LM vienen a distinguirse dos grupos distintos de legitimados activamente para el ejercicio de las acciones de nulidad o caducidad, segn la causa de nulidad o caducidad que se alegue. De este modo, cuando se ejercite una accin de nulidad absoluta (Artculo 51412) y/o una accin de caducidad por falta de uso (artculo 55.1.c), por vulgarizacin de la marca (artculo 55.1.d), por su carcter engaoso devenido (artculo 55.1.e) o por no tener legitimacin el nuevo titular de la marca a resultas de una transferencia de derechos o por otros motivos (artculo 55.1.f), estarn legitimados activamente la OEPM, cualquier persona fsica o jurdica, y cualquier agrupacin constituida legalmente para la representacin de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un inters legtimo. El que no se haga referencia alguna a las causas de caducidad por falta de renovacin y por renuncia del titular obedece a que estas causas operan automticamente para el caso de que se den los presupuestos oportunos. Por el contrario, cuando se ejercite una accin de nulidad basada en la incursin de la marca atacada en una causa de nulidad relativa (Artculo 413 52 ), la legitimacin activa para ejercitar dicha accin corresponder a los titulares de derechos anteriores incompatibles con la marca cuya nulidad
412 Vid. Artculo 51 y comentario. 413 Vid Artculo 52 y comentario. - 279 -
se insta. Esta facultad tambin es otorgada a los causahabientes (herederos) en los casos de derechos anteriores previstos en las letras a) y b) del Artculo 9414, es decir, cuando la marca susceptible de nulidad venga representada por el nombre civil o imagen que identifique a una persona distinta del solicitante (letra a)), o cuando la misma constituya el nombre, apellido, seudnimo o cualquier otro signo que para la generalidad del pblico identifique a una persona distinta del solicitante (letra b)), y no haya mediado la debida autorizacin.
414 Vid Artculo 9 y comentario. - 280 -
Artculo 60
Artculo 60. Nulidad y caducidad parcial.

Si la causa de nulidad o caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales est registrada la marca, su declaracin slo se extender a los productos o servicios afectados.
La posibilidad de declaracin de la nulidad o caducidad parcial de una marca ya estaba expresamente recogida en la LM 32/88, que en el artculo 49 lo dispona para la nulidad y el artculo 54 para la caducidad415. Esta nueva reformulacin conjunta del tratamiento jurdico previsto para la nulidad y caducidad parcial supone una fiel reproduccin del artculo 13 de la Directiva de Marcas 89/104/CEE, que establece con carcter general, el principio de extensin parcial de la denegacin del registro, de la caducidad y de la nulidad de la marca cuando se den las causas correspondientes, a los productos o servicios afectos a las mismas, y no al resto. En este sentido, es significativo recordar en estos instantes, que con la nueva LM tambin se ha recogido expresamente la posibilidad de la denegacin parcial de la marca, situacin que no se daba bajo la LM 32/88. En consecuencia, ello no hace sino confirmar la total consagracin en nuestro nuevo sistema de registro de marcas del sistema multiclase. En lo que respecta particularmente a la caducidad parcial de la marca, se ha salvado la problemtica contradiccin existente entre los artculo 4.4 y 54 de la LM 32/88, al no introducirse en la nueva LM precepto similar al artculo 4.4 citado. Al regularse en el artculo 4 de la LM 32/88 el uso obligatorio de la marca, se introduca especficamente una disposicin en su apartado cuarto, en virtud de la cual se consideraba que El uso de una marca para un produc415 En trminos parecidos se pronuncian para la marca comunitaria los artculos 50.2 del RMC, - 281 -
to o servicio determinado sirve para acreditar tal uso con respecto a productos o servicios de la misma clase del nomenclator internacional o a productos o servicios en relacin con los cuales la utilizacin de la misma marca por un tercero podra dar lugar a riesgo de asociacin por los consumidores respecto del origen de unos y otros. Ya desde la doctrina se vena solicitando la supresin del apartado cuarto del artculo 4 de la LM 32/88, puesto que las consecuencias eran nefastas al entablarse acciones de caducidad contra marcas que slo haban sido usadas respecto de unos productos o servicios, puesto que por aplicacin del susodicho artculo 4.4 se permita extender los efectos de uso efectivo ya no slo a productos o servicios de la misma clase sino a todos aquellos productos o servicios que pudieren originar riesgo de confusin o asociacin.
- 282 -
Artculo 61
Artculo 61. Anotaciones registrales y ejecutividad y comunicacin de sentencias.

1. Admitida a trmite la demanda de nulidad o caducidad del registro de la marca, el Tribunal, a instancia del demandante, librar mandamiento a la Oficina Espaola de Patentes y Marcas para que haga anotacin preventiva de la demanda en el Registro de Marcas. 2. Una vez firme la sentencia, la declaracin de nulidad o caducidad del registro de la marca tendr fuerza de cosa juzgada frente a todos. 3. La sentencia firme que declare la nulidad o caducidad del registro de la marca se comunicar, bien de oficio bien a instancia de parte, a la Oficina Espaola de Patentes y Marcas para que proceda, inmediatamente, a la cancelacin de la inscripcin del registro y a su publicacin en el Boletn Oficial de la Propiedad Industrial.
Este artculo supone una autntica novedad con respecto a la anterior regulacin, puesto que los apartados primero y segundo son de nueva incorporacin, no encontrando disposiciones similares en el artculo 57 de la LM 32/88416. Sin embargo, en cuanto a la previsin especfica de que una vez firme la sentencia, tanto la declaracin de nulidad como la de caducidad del registro de la marca tendrn fuerza de cosa juzgada417 frente a todos, cabe decir que si bien ello no se prevea para la caducidad en la LM 32/88, si que es
416 El artculo 57 de la LM 32/88 estableca que La sentencia firme que declare la caducidad o la nulidad del registro de la marca se comunicar , bien de oficio, bien a instancia de parte, al registro de la Propiedad Industrial para que proceda, inmediatamente, a la inscripcin de la cancelacin y a su publicacin en el Boletn Oficial de la Propiedad Industrial 417 A su vez, el concepto de cosa juzgada es el establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, que distingue entre cosa juzgada formal (artculo 207.3) y cosa juzgada material (artculo 222). 418 En el apartado tercero del artculo 50 de la LM 32/88 se dispona que Una vez firme, la declaracin de nulidad del registro de la marca tendr fuerza de cosa juzgada frente a todos - 283 -
cierto que en el artculo 50.3418 de la misma se recoga para la nulidad, entendindose aplicable a la caducidad por analoga. En este sentido, el artculo 207.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 establece que tendrn la consideracin de resoluciones firmes aquellas contra las que no cabe recurso alguno bien por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado. Este concepto de firmeza ha sido desarrollado en la Sentencia del Tribunal Supremo nm.22/1999, que lo califica como una situacin procesal que se alcanza cuando no procede recurso alguno ordinario ni extraordinario, ya por la naturaleza de la resolucin, ya por haber sido consentido por las 419 partes . Por tanto, mientras la sentencia que declare la nulidad o caducidad de la marca no sea firme, la marca permanece viva, gozando el titular de todas las facultades positivas y negativas inherentes al derecho subjetivo de exclusiva que ostenta sobre ellas. No obstante, el uso que se haga de la marca por el titular, en el perodo comprendido entre la fecha de presentacin de la demanda de caducidad y la posterior declaracin de caducidad por sentencia firme, no rehabilita el derecho sobre la marca. Adems, y de conformidad con lo previsto en el artculo 58 de la nueva LM, si los preparativos para el inicio o reanudacin del uso se han producido en los tres meses anteriores a la interposicin de la demanda, a sabiendas de que una demanda de caducidad podra ser presentada, no enervarn la declaracin de caducidad de la marca. En conexin con lo anterior, y teniendo en cuenta que la declaracin de caducidad o nulidad presenta como principal efecto la extincin del regis419 Vid. LEC Comentada, Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, Volumen I, SEPIN, 1 Edicin, Octubre 2000, op. cit, pgs 510 y siguientes. - 284 -
Artculo 61
tro de la marca, habr de procederse a su comunicacin a la OEPM para que proceda a su cancelacin, y su publicacin en el Boletn Oficial de la Propiedad Industrial. A tal efecto, el apartado tercero del artculo 61, que es una reproduccin fiel del artculo 57 de la LM 32/88, dispone expresamente que la sentencia firme que declare la caducidad o nulidad del registro de la marca se comunicar, bien de oficio bien a instancia de parte, a la Oficina Espaola de Patentes y Marcas para que proceda, inmediatamente, a la cancelacin de la inscripcin del registro y a su publicacin en el Boletn Oficial de la Propiedad Industrial Finalmente, la novedad ms importante que presenta este artculo estriba en que se prev expresamente la posibilidad de que cuando se admita a trmite una demanda de caducidad o nulidad, el demandante solicite del Tribunal correspondiente que se libre mandamiento a la Oficina Espaola de Patentes y Marcas para que se anote preventivamente la demanda en el Registro de Marcas. Ello resulta totalmente lgico, puesto que el primer trmite procesal que lleva a cabo un Juzgado es la admisin a trmite de la demanda, y no es hasta este momento cuando se da traslado del escrito de demanda al demandado, titular de las marcas cuya nulidad o caducidad se insta. Adems, dado que en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil no se prev el sistema de traslado de copia respecto del primer escrito, no se podr librar mandamiento a la OEPM hasta que se admita a trmite el mismo. Si bien es cierto, que entre la fecha de presentacin de la demanda de nulidad o caducidad y su posterior admisin a trmite puede transcurrir un perodo de tiempo, siendo posible que en dicho trmino terceros tengan la intencin de llevar a cabo actos o negocios jurdicos que tengan por objeto las marcas afectadas por la accin de nulidad o caducidad, sin tener la posibilidad de conocer en dicho momento la presentacin de las citadas acciones, no lo es menos, que no puede de ninguna de las maneras pretenderse que la solicitud de anotacin preventiva de la demanda de nuli- 285 -
dad o caducidad se efecte en el momento mismo de la interposicin de la demanda, puesto que es posible que la misma adolezca de algn vicio o defecto que deba conducir a su inadmisin a trmite. Obviamente, esta situacin no puede ir en perjuicio del titular de las marcas, ya que hasta que no se declare la nulidad o caducidad de las marcas, las mismas gozan de una presuncin de validez. Por otro lado, en cuanto a lo que se refiere a la propia anotacin preventiva de la demanda, habr que estar, con carcter supletorio, a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria y el Reglamento Hipotecario420. La finalidad perseguida con esta previsin es la de limitar la libre disponibilidad del derecho que el titular ostenta sobre las marcas afectadas por la correspondiente accin de nulidad o caducidad. Con ello se permite que terceros futuros adquirentes o interesados en celebrar negocios jurdicos sobre las mismas puedan conocer su situacin registral.
420 Vid Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1946, artculos 40 y siguientes, y Decreto de 14 de febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario - 286 -
TTULO VII
Artculo 62
TTULO VII*
CAPTULO I
Marcas colectivas
Artculo 62. Concepto y titularidad.

1. Se entiende por marca colectiva todo signo susceptible de representacin grfica, de los comprendidos en el apartado 2 del artculo 4, que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociacin titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas. 2. Slo podrn solicitar marcas colectivas las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que tengan capacidad jurdica, as como las personas jurdicas de Derecho Pblico. 3. No obstante lo dispuesto en el artculo 5.1.c), podrn registrarse como marcas colectivas los signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para sealar la procedencia geogrfica de los productos o de los servicios. El derecho conferido por la marca colectiva no permitir a su titular prohibir a un tercero el uso en el comercio de tales signos o indicaciones, siempre que dicho uso se realice con arreglo a prcticas leales en materia industrial o comercial; en particular dicha marca no podr oponerse a un tercero autorizado a utilizar una denominacin geogrfica. 4. La marca colectiva no podr ser cedida a terceras personas ni autorizarse su uso a aqullas que no estn oficialmente reconocidas por la asociacin.
La marca colectiva y la marca de garanta han sufrido una profunda reordenacin en la presente Ley, con la que el legislador ha buscado que las
* Por Antonio Selas Colorado. - 289 -
diferencias que separan a estas dos modalidades de marcas aparezcan ms ntidamente definidas, eliminando el confusionismo que siempre ha envuelto a las mismas, segn expresamente se indica en su Exposicin de motivos. La marca colectiva ha sido definida por la Doctrina como el signo destinado a ser usado por un conjunto de industriales o comerciantes, agrupados o representados en una colectividad que ostenta su titularidad421, siendo la separacin entre titularidad y uso de la marca su principal caracterstica422. Esta figura ha ido evolucionando en nuestro sistema desde su implantacin a travs del Estatuto de la Propiedad Industrial, en el que se regulaba en los artculos 136 y ss., habindose respetado por el legislador en la ALM423, los principios instaurados en aquella secular norma y, siendo ahora, a travs de esta nueva Ley, definitivamente adaptados los mismos a
421 En palabras de Baylos Corroza la marca colectiva se caracteriza por destinarse a ser usada por una colectividad de industriales o comerciantes, agrupados o representados en una colectividad -asociacin o corporacin, que es la titular de la marca, resaltando que lo que define a la marca colectiva es el hecho de que su titularidad pertenece a la entidad que la ha adoptado, mientras que su uso corresponde a todos los industriales comprendidos o representados por aqulla (Tratado de Derecho Industrial, Madrid, 1978, p. 865). 422 En este sentido se expresan Largo Gil y Monge Gil, quines matizan que la utilizacin de la marca que queda vedada al titular es la que se refiere a la comercializacin en el mercado de productos o servicios propios, pero son admisibles otros usos; en concreto, el uso de la marca con fines publicitarios y de mrketing (Marcas Comunitarias Colectivas, en Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria, 2000, p. 636). 423 En la regulacin de la marca colectiva encuadrada en el artculo 58 y ss de esa Ley, no se define cual sea el concepto de marca colectiva, limitndose el mencionado artculo a establecer que: las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios podrn solicitar el registro de marcas colectivas para diferenciar en el mercado los productos o servicios de sus miembros de los productos o servicios de quienes no forman parte de dicha asociacin., de cuya redaccin en opinin de Baylos Corroza (Tratado de Derecho Industrial, Madrid, 1993, p. 843) y Monge Gil (Las Marcas Colectivas, ADI XVI, 1994-95, Madrid, 1996, p. 204). no se desprende la existencia de una definicin de las marcas colectivas; manifestando por su parte Fernndez Novoa, que bien mirada las cosas, el art. 58 no define la figura de la marca colectiva; antes al contrario, el art. 58 se limita a reconocer que las asociaciones de empresarios pueden solicitar el registro de marcas colectivas (Tratado..., op. cit., p. 567). - 290 -
Artculo 62
la normativa comunitaria424. Sin embargo, esta presencia continuada en nuestra legislacin no resulta acorde con su presencia en el mercado, donde el uso de la marca colectiva es casi residual425, siendo prcticamente inexistente su presencia registral426. A pesar de la mejora en la regulacin de la marca colectiva que se deriva de esta nueva Ley de Marcas, debe sealarse que el legislador ha prescindido de solucionar una serie de problemas denunciados por la Doctrina. Entre estos cabe destacar el que se refiere a la ausencia de una mencin expresa al principio de especialidad que caracteriza a los signos distintivos, estos es, a la conexin entre la marca colectiva y los productos o servicios que se distinguen con la misma; mantenindose la lnea omisiva de la Ley 32/1988 al respecto pues en la misma no se inclua referencia alguna a la similitud de productos o servicios en relacin con las marcas colectivas, omisin sta que asimismo aparece en el Reglamento sobre la Marca Comunitaria427. No obstante lo cual , entendemos que no cabe sostenerse que la marca colectiva sea concedida para la totalidad de productos y servicios del Nomencltor Internacional, dada la remisin que el artculo 78 hace a las normas que regulan las marcas individuales, como antes lo haca el artculo 65 de la ALM428, salvo que designen expresamente todas las clases en la solicitud.
424 Como indican Largo Gil y Monge Gil, la configuracin del estatuto jurdico de las marcas comunitarias colectivas no ha sido un asunto pacfico al existir un grado de conflictividad elevado, dada la diversidad de partida entre las legislaciones nacionales (Marcas ..., op. cit., p. 605). 425 Botana Agra afirma que la marca colectiva no tiene demasiado peso en la prctica (Panormica de la Ley 32/1988 Espaola de Marcas, ADI XIII, 1998-99, p. 36) 426 Monge Gil llama la atencin sobre el hecho de que pese a que la marca colectiva ya apareca en el EPI en sus artculos 136 al 143 y que la LM data de 1988, en la OEP y M, en la actualidad, no consta la existencia de ninguna marca colectiva en cuanto tal (Las Marcas..., op. cit., p. 204). 427 Monge Gil resalta esta circunstancia al analizar el artculo 58 de la Ley 32/1988 (Las Marcas..., op. cit., p. 204) y al analizar, junto con Largo Gil, el artculo 64 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria (Marcas..., op. cit., p. 635). 428 En opinin de Monge Gil, la aplicacin del principio de especialidad en relacin con las marcas colectiva viene determinado por la mencin que al mismo se realizaba en el - 291 -
Legitimacin El nuevo texto mantiene el nmero tasado que fijaba la ALM, al fijar la legitimacin para solicitar el registro a "las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios"429, si bien presenta dos novedades. La primera de ellas es que, a pesar de no precisarse cual sea la naturaleza de las asociaciones430, tal y como aconteca en la anterior norma, ahora se dice expresamente que tales asociaciones deben tener capacidad jurdica, por lo que entendemos que las asociaciones legitimadas para solicitar el Registro son las de inters pblico o particular definidas en el artculo 35 del Cdigo Civil , las cuales, de ser espaolas, habrn de haberse constituido de acuerdo a cuanto previene la Ley de Asociaciones431. La segunda novedad es el giro radical, en relacin con su anterior regulacin, al permitirse ahora que las marcas colectivas sean registradas por personas
Artculo 72 de la Ley 32/1988, por entender que dicho principio, establecido en el artculo 1 de aquella norma, es un principio comn a todo el Derecho de marcas y porque la marca colectiva est sometida a las prohibiciones de los artculos 11 al 13 de la LM, entre ellas las del artculo 12.1.a) en el que se alude expresamente a esta cuestin (Las Marcas..., op. cit., p. 212). 429 Al carcter tasado de la enumeracin de posibles titulares que realizaba el artculo 58 de la Ley 32/1988 se refera Monge Gil, para quien ningn otro tipo de persona, ni fsica ni jurdica puede solicitar el registro de una marca colectiva conforme a la LM (Las Marcas ..., op. cit., p. 220). 430 Adoptando las palabras de OCallaghan Muoz, la asociacin es una organizacin formada por un grupo de personas; stas deciden su funcionamiento y su actuacin; son soberanos de la misma; su esencia es, pues, la pluralidad de personas, universitas personarum (Cdigo Civil Comentado y con Jurisprudencia, Madrid, 2001, p. 83). 431 Ley 191/1964, de 24 de diciembre, de Asociaciones, modificada por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, en lo que se refiere a las asociaciones de inters pblico o utilidad pblica. 432 En este sentido, Baylos Corroza sostena que entre las asociaciones a las que se refera el artculo 58 de la Ley 32/1988 estn excluidas las Corporaciones y entidades oficiales (Tratado..., op. cit., 1993, p. 844). En idnticos trminos se expresaba Monge Gil al afirmar que ni las propias administraciones pblicas pueden ser titulares de una marca colectiva, aadiendo que una administracin pblica, per se, no supone la existencia de ningn tipo de colectividad empresarial, requisito sine que non para la solicitud de una marca colectiva (Las Marcas..., op. cit., pp. 220-221). - 292 -
Artculo 62
jurdicas de derecho pblico432; adoptando de este modo el criterio seguido en el Reglamento sobre la Marca Comunitaria. En lo que se refiere a la legitimacin para usar el signo, slo estn legitimados para tal uso los miembros de la asociacin y no sta, si bien no cabe descartar que sta pueda realizar un uso de la marca con fines publicitario, en beneficio de sus asociados, o que la utilice en su documentacin mercantil433, pues de no admitirse ello se estara obligando a los asociados a realizar ellos mismos dicha publicidad, cuando parece que lo mas razonable seria el que dicha funcin publicitaria sea llevada a cabo por la asociacin o la persona jurdica de Derecho Pblico.
Denominaciones geogrficas La nueva Ley mantiene la posibilidad de que las denominaciones geogrficas sean registradas como marcas colectivas con excepcin a la prohibicin absoluta que es establece en el art. 5.1 c) de la Ley, si bien introduce una limitacin al derecho de exclusiva derivado del registro al establecer, de conformidad con cuanto se dispone en la Directiva de marcas y en el Reglamento sobre la Marca Comunitaria, que el titular de una marca colectiva consistente en un signo o indicacin que pueda servir en el comercio para sealar la procedencia geogrfica de los productos o de los servicios, no podr impedir el uso de la misma cuando se trate de un uso leal, posibilidad esta que no se contemplaba en la normativa anterior y cuya introduccin en esta Ley fue contestada en el Congreso por el Grupo Parlamentario Socialista a travs de una enmienda dirigida a impedir el uso de la marca colectiva por terceros ajenos a la asociacin, con lo que se pretenda impedir primar a la colectividad sobre el individuo, respetar el carcter abierto de la asociacin titular de la marca y no degradar lo establecido en el artculo 63.2 y 67.a); y con el propsito de que el titular de la marca que por su naturaleza es colectiva pueda impedir la utilizacin de la denominacin geogrfica de pro433 V . infra, comentarios al artculo 75. 434 Se refiere al apartado 2 del artculo 15 de la Primera Directiva del Consejo 89/104/CEE. - 293 -
cedencia. Lo que se justificaba indicando que "el artculo 15, apartado 3434, de la directiva faculta a los Estados a regular las denominaciones de origen. Por consiguiente, al facultarles a regular las denominaciones de origen, pueden hacerlo en diversas direcciones. La propia directiva impide que se pueda hacer un uso desleal de la denominacin de origen y este uso desleal lo hara quien, pudiendo entrar en la asociacin abierta, que es connatural a la existencia de la marca colectiva, rechazara entrar en ella y adems impidiera que la marca colectiva pudiera desplegar toda su eficacia". Sin entrar a distinguir los conceptos de "denominacin geogrfica", "denominacin de origen" e "indicacin geogrfica protegida", que parecen confundirse en el debate parlamentario, consideramos razonable la limitacin del derecho de exclusiva que se establece en este precepto cuando la marca colectiva registrada consista en un signo o denominacin geogrfica y ello por cuanto el registro de estas denominaciones se establece como una excepcin a la prohibicin recogida en el artculo 5.1 c) y, como tal excepcin, debe ser aplicada de forma restrictiva; evitndose con dicha limitacin que a travs de la marca colectiva y prescindiendo del procedimiento legalmente establecido para ello, pueda obtenerse la proteccin propia de una denominacin de origen. Por lo tanto y segn en este articulo se precepta, cuando la denominacin geogrfica se registre como marca colectiva, dicha denominacin podr seguir siendo usada por terceros ajenos a la asociacin para identificar la procedencia geogrfica de aquellos productos o servicios que procedan de la localidad en cuestin, siempre y cuando se trate de un uso leal y sin que de ello pueda inferirse la posibilidad de que tal uso se realice a ttulo de marca; quedando, de este modo a salvo los intereses de todos los empresarios del emplazamiento geogrfico al que se refiere la denominacin, en sintona con lo establecido en el artculo 15.2 de la Directiva de Marcas, en el que se fija esta limitacin para el supuesto de que los Estados miembros regulen el registro como marca colectiva, de garanta o de certificacin de un signo o denominacin que pueda servir en el comercio para designar el origen geogrfico de los productos o servicios.
- 294 -
Artculo 62
Prohibicin de cesin A diferencia de lo establecido en el Reglamento sobre la marca comunitaria, se prohbe ahora la cesin de la marca colectiva, manteniendo cuanto se recoga en el artculo 61 de la ALM, precepto que es literalmente transcrito en el apartado cuarto del artculo que ahora comentamos, en un claro intento de proteger el inters de los usuarios de la marca colectiva, quienes, de permitirse la cesin podran verse privados de usar la marca a pesar de reunir los requisitos establecidos al efecto, pues podran no formar parte de la nueva asociacin titular del registro435. Sin embargo, no se entiende porqu el legislador adopta tan absoluta prohibicin, excluyendo la posibilidad de que tal cesin de la marca pueda hacerse cuando ello haya sido as acordado unnimemente por los miembros de la asociacin, lo que unido a la circunstancia de que dicha absoluta prohibicin de cesin puede plantear problemas prcticos en determinados casos, habra aconsejado, a nuestro parecer, establecer excepciones a dicha prohibicin, que permitieran una cesin controlada de la misma, siempre que con ella no peligrara el derecho sobre la marca436.
435 Como apunta Monge Gil, una transmisin de la marca conllevara de forma automtica la revocacin de la autorizacin de uso a los que, hasta ese momento, eran los usuarios de la misma (circunstancia que no se producira en caso de transmisin de una marca de garanta). Y ello, porque no se puede ser usuario de una marca colectiva sin ser miembro de la asociacin (Las Marcas ..., op. cit., p. 234). 436 Si bien es cierto que no podr registrarse el mismo signo en los tres aos posteriores a la cancelacin de la marca colectiva, como veremos ms adelante, esta prohibicin se refiere exclusivamente al registro de la misma marca y no al registro de marcas similares. Por lo tanto, la titularidad de la marca colectiva podra peligrar por ejemplo, en el supuesto de que un tercero solicitase un signo similar en el lapso temporal que precede a la nueva presentacin de la solicitud desde que la marca es caducada como consecuencia de la extincin. - 295 -
Artculo 63. Reglamento de uso.

1. La solicitud de registro de marca colectiva deber ser acompaada de un reglamento de uso, en el que, adems de los datos de identificacin de la asociacin solicitante, se especificarn las personas autorizadas a utilizar la marca, las condiciones de afiliacin a la asociacin, las condiciones de uso de la marca, los motivos por los que puede prohibirse el uso de la marca a un miembro de la asociacin y dems sanciones en que puede incurrir. 2. Si la marca colectiva consistiera en una indicacin de procedencia geogrfica, el reglamento de uso deber prever que cualquier persona cuyos productos o servicios provengan de esa zona geogrfica y cumplan las condiciones prescritas por el mismo, podr hacerse miembro de la asociacin.
Con la solicitud de la marca colectiva deber acompaarse un reglamento de uso a travs del cual habr de identificarse la asociacin y especificarse las personas que podrn utilizar la marca , quienes habrn de cumplir con los requisitos que en este articulo se establecen; constituyendo dicho reglamento "la ley interna reguladora del uso de la marca por los miembros de la asociacin o de la persona jurdica de Derecho pblico que son quienes ostentan la titularidad de la misma", reglamento que se presenta como el principal elemento diferenciador entre las marcas colectivas y las individuales437. A diferencia de lo establecido en el Reglamento sobre la Marca Comunitaria, este precepto establece que el reglamento de uso deber presentarse simultneamente con la presentacin de la solicitud, de forma que su falta de presentacin constituir una causa de inadmisin a trmite.
437 En este sentido se pronuncian Largo Gil y Monge Gil al referirse al reglamento de uso de las marcas comunitarias colectivas (Marcas ..., op. cit., pp. 699 y 665-666). - 296 -
Artculo 63
Contenido del reglamento de uso El precepto enumera en su primer apartado el contenido, datos y especificaciones que habr de contener el reglamento, debiendo entenderse que, adems de ello, el contenido del mismo habr de respetar la legalidad vigente , por lo que el reglamento no habr de contener ninguna de las prohibiciones tenidas como restrictivas de la competencia, establecidas en la Ley de Defensa de la Competencia438 o constituir un acto de los tipificado en la Ley de Competencia Desleal439. Adhesin imperativa Si la marca colectiva consiste en una indicacin geogrfica440, el reglamento de uso deber expresar necesariamente que cualquier persona cuyos productos o servicios procedan de esa zona geogrfica podr hacerse miembro de la asociacin, siempre que tales productos o servicios cumplan con los requisitos en el mismo contemplados para los miembros de la asociacin441, de cuyos requisitos as como de la propia existencia de la
438 Ley 16/1989, de 17 de julio. Esta norma prohbe en su primer artculo todo acuerdo, decisin o recomendacin colectiva, o prctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir, o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional. Entre los supuestos enumerados de forma enunciativa en dicho precepto se encuentra la aplicacin, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situacin desventajosa frente a otros. 439 Ley 3/1991, de 10 de enero. Entre los preceptos que se pueden vulnerar en el reglamento de uso destacamos los actos de confusin del artculo 6, los de engao recogidos en el artculo 7, la entrega de obsequios, primas y supuestos anlogos del artculo 8, la violacin de normas recogida en el artculo 15, el tratamiento discriminatorio del consumidor y la explotacin de dependencia econmica analizados en el artculo 16, as como la venta a prdida sancionada en el artculo 17. 440 Ntese que el precepto alude exclusivamente a las indicaciones de procedencia, obviando los signos que pueden ser usados en el comercio para sealar la procedencia geogrfica, omisin que consideramos un lapsus calami y que como tal debe ser interpretado, entendiendo que engloba ambos supuestos. 441 En este sentido, al comentar la marca comunitaria colectiva, Fernndez-Novoa sostiene que la autorizacin para ingresar en la Asociacin tiene que ser atribuida, lgicamente, a las empresas asentadas en la zona geogrfica que elaboren, fabriquen o distribuyan los productos o servicios diferenciados por la marca comunitaria colectiva (El Sistema Comunitario de Marcas, Montecorvo, Madrid, 1995, p. 420). - 297 -
marca y de toda la informacin pertinente en relacin con la misma, podr tener conocimiento, cualquier tercero interesado desde el momento en que se produzca su inscripcin, dado el carcter pblico del Registro, con lo que dicho tercero interesado podr solicitar su adhesin a la asociacin, sin que de dicha solicitud pueda inferirse la concesin automtica para la utilizacin de la marca colectiva, pues dicha utilizacin depender de que por el mismo se cumplan los requisitos impuestos en el reglamento442. Al establecer la adhesin imperativa (siempre que el interesado cumpla los requisitos establecidos en el reglamento) se limita an ms el derecho de exclusiva sobre el signo geogrfico, que como hemos visto al comentar el artculo 62, no puede ser invocado para impedir el uso del signo o indicacin geogrfica para identificar el origen de aquellos productos o servicios que procedan de la localidad en cuestin. La negativa injustificada a admitir a un nuevo miembro cuando la marca consista en una indicacin de procedencia, determina que la marca incurra no solo en causa de caducidad, como veremos ms adelante, sino tambin que, dicha negativa, pueda constituir, a nuestro entender, un acto de competencia desleal, por violacin de normas del artculo 15 de la Ley de Competencia Desleal443, cabiendo adems la posibilidad de considerar la
442 Como indican Largo Gil y Monge Gil al referirse a la marca comunitaria colectiva, ello no supone la concesin automtica de la autorizacin para utilizar la marca colectiva sobre tales productos o servicios, dado que no se trata de una mera indicacin de procedencia. Para que tal uso sea procedente, los productos o servicios en cuestin debern ajustarse a las condiciones adicionales que, en su caso, se hayan previsto en el reglamento de uso de la marca. Slo entonces el titular de la marca colectiva deber otorgar la oportuna autorizacin para el uso de la misma; es un acto reglado y de ello depende el cumplimiento por el titular de usar la marca. Pero sobre ste no pesa ninguna obligacin de conferir la referida autorizacin a cualquiera, dado que ello podra comportar la caducidad de la marca comunitaria colectiva por actuar sin ajustarse al reglamento de uso (Marcas..., op. cit., p. 677). 443 El artculo 15 de la Ley de Competencia Desleal, establece que se considera desleal prevalecerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infraccin de las leyes, aclarando que la ventaja ha de ser significativa y aadiendo que tendr tambin la consideracin de desleal la simple infraccin de normas jurdicas que tengan por objeto la regulacin de la actividad concurrencial. - 298 -
Artculo 63
misma como una decisin o prctica concertada que tiene por objeto, produce o puede producir el efecto de impedir, restringir, o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional, con lo que incurrira en la prohibicin establecida en el artculo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia444 al incluirse en el mismo, entre los supuestos de Competencia desleal, "la aplicacin, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situacin desventajosa frente a otros". Esa negativa podra, finalmente ser interpretada, en determinadas circunstancias, como un abuso de posicin dominante de los miembros de la asociacin , sancionado en el epgrafe d) del artculo 6 de la Ley de Defensa de la Competencia, en cuyo segundo apartado se considera como tal "la aplicacin, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competidores en situacin desventajosa frente a otros". Tanto si la inadmisin es considerada como un acto de competencia desleal como si se entiende que se trata de un acto que impide, restringe o falsea la competencia, nuestra normativa establece mecanismos de defensa, dirigidos a la cesacin de tal conducta, pudindose interesar la reparacin de los daos con ella ocasionados e incluso establecerse multas sancionadoras y coercitivas, lo que constituye un elemento disuasorio adicional a la amenaza de caducidad de la marca con que el presente artculo castiga los supuestos de inadmisin injustificada de un tercero en la asociacin.
444 La negativa arbitraria de admisin podra ser considerada como una decisin o prctica concertada que tiene por objeto, produce o puede producir el efecto de impedir, restringir, o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional, con lo que incurrira en la prohibicin establecida en el primer artculo de la norma. Entre los supuestos enumerados de forma enunciativa en dicho precepto se encuentra la aplicacin, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situacin desventajosa frente a otros. Esa negativa podra ser asimismo interpretada, en determinadas circunstancias, como un abuso de posicin dominante sancionado en el artculo 6 de la norma, en cuyo segundo apartado se considera como tal la aplicacin, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competidores en situacin desventajosa frente a otros (supuesto d del apartado). - 299 -
A tenor de cuanto precede, el tercero injustamente inadmitido en la asociacin podra, invocando el artculo 18 de la Ley de Competencia Desleal, ejercitar en la jurisdiccin ordinaria, las siguientes acciones: declarativa de deslealtad, de cesacin o prohibicin, de remocin de los efectos producidos (esto es, la admisin del socio solicitante en la asociacin). De mediar dolo o culpa de los miembros de la asociacin en el acto de inadmisin, le cabra adems el ejercicio de una accin de resarcimiento de los daos y perjuicios causados, y la eventual publicacin de la sentencia; cabindole finalmente al mismo plantear una accin de enriquecimiento injusto, prevista para los actos que lesionen una posicin jurdica amparada por un derecho de exclusiva u otra de anlogo contenido puesto que, si bien el perjudicado no estara facultado en el momento del ejercicio de la accin para usar la marca445, lo cierto es que precisamente es la privacin de esa facultad lo que dara lugar a dicho enriquecimiento injusto motivador del ejercicio de la accin. La inadmisin en la asociacin o persona jurdica de Derecho pblico podra asimismo denunciarse ante el Tribunal de Defensa de la Competencia, para que por el mismo se decrete la admisin de quien est legitimado para ello446, posibilidad esta que si bien frente al posible ejercicio de las acciones previstas en la Ley de Competencia Desleal, ofrecera las ventajas de poderse ventilar la disputa ante un tribunal especializado en este tipo de litigios y no en uno ordinario, cuya tramitacin seria adems mas rpida y a travs del cual podran imponerse multas coercitivas447 a la asociacin, presenta el riesgo de la
445 Posicin jurdica de anlogo contenido a la de la titularidad. 446 El artculo 9 de la Ley de Defensa de la Competencia establece que quienes realicen actos de los descritos en los artculos 1, 6 y 7 podrn ser requeridos por el Tribunal de Defensa de la Competencia para que cesen en los mismos y, en su caso, obligados a la remocin de sus efectos. 447 La Ley de Competencia Desleal no contempla la posibilidad de imponer multas coercitivas. Si bien no es unnime la postura de la doctrina sobre este punto, coincidimos con Massaguer Fuentes que de legge ferenda no parece posible acudir con aquel fin [la eficacia prctica de la condena de cesacin] a la imposicin de multas coercitivas o medidas similares, que no pueden fundarse ni en una norma general ni en la extensin por analoga de lo previsto en materia de defensa de la competencia (Comentario a la Ley de Competencia Desleal, Madrid, 1999, p. 534). - 300 -
Artculo 63
posible inhibicin de dicho Tribunal para pronunciarse sobre dicha cuestin por entender que la indamisin en la asociacin afecta exclusivamente a quien no ha sido admitido en la misma y que no tiene trascendencia en el mercado; riesgo este al que habra de sumar la imposibilidad para el tercero perjudicado de acumular a dicha accin la de resarcimiento de daos y perjuicios por los que se le hubieran producido de la negativa a su integracin como miembro de la asociacin, vindose obligado a ejercitar tal accin indemnizatoria posteriormente ante los Tribunales ordinarios. De todo lo cual se deriva que sern las circunstancias de cada caso las que determinen la va mas conveniente a seguir, debiendo, a la hora de tomarse una decisin, atenderse, adems, a las diferencias que en relacin con la prescripcin de acciones se dan entre la Ley de Competencia Desleal y la Ley de Defensa de la Competencia, pues, en entendemos que, inadmitido el socio en la asociacin, el plazo de prescripcin de las acciones de competencia desleal sera el de un ao a contar del momento de la denegacin, en virtud de lo establecido en el artculo 21 de la Ley de Competencia Desleal, mientras que las infracciones basadas en la Ley de Defensa de la Competencia prescriben a los cuatro aos de la fecha de la infraccin (artculo 12). Prescrita la accin, al perjudicado tan solo le quedar ejercitar la accin de caducidad prevista en el artculo 67 de la Ley de Marcas. Debe sealarse, que, de ejercitarse la accin ante el Tribunal de Defensa de la Competencia y de declararse el mismo competente, este podra imponer las multas sancionadoras que expresamente se establecen en la Ley de defensa de la Competencia; pudiendo ascender su cuanta, atendiendo a la importancia de la infraccin, a la cantidad de 150.000.000 Pesetas (901.518,16 Euros) e incrementarse la misma hasta el 10% del volumen de ventas del ejercicio anterior a la resolucin judicial448.
448 As se establece en el artculo 10 de la Ley de Defensa de la Competencia, en cuyo segundo apartado se dispone que para determinar la importancia de la infraccin se tendrn en cuenta los siguientes factores: la modalidad y alcance de la restriccin de la competencia, la dimensin del mercado afectado, la cuota de mercado de la empresa correspondiente, el efecto de la restriccin de la competencia sobre los competidores efectivos o potenciales, sobre otras partes en el proceso econmico y sobre los consumidores y usuarios, la duracin de la restriccin de la competencia y la reiteracin en la realizacin de las conductas prohibidas. - 301 -
Sancin sta que podra alcanzar a los representantes legales u rganos directivos de la asociacin que hayan intervenido en el acuerdo de negar la admisin de incorporacin a la asociacin, en cuyo caso, y de acuerdo a lo establecido en el tercer apartado del artculo 10 de la Ley de Defensa de la Competencia, esta multa podra alcanzar los 5.000.000 de pesetas (30.050,61 Euros). Asimismo el Tribunal de Defensa de la Competencia podr imponer multas coercitivas que pueden oscilar entre las 10.000 y las 500.000 Pesetas (entre 60,1 y 3.005,06 Euros) diarias, riesgo este para la asociacin que podra facilitar el que por la misma se decretase el pronto ingreso en la asociacin, a diferencia de lo establecido en la Ley de Marcas, en la que no se contempla la posible imposicin de multas coercitivas para estos casos449.
449 Si bien la nueva Ley de Marcas introduce en su artculo 44 las indemnizaciones coercitivas, consideramos que su aplicacin en estos supuestos resultara demasiado forzada, dado que estn previstas para los supuestos de infraccin de marca, infraccin que no se da cuando se niega la incorporacin a la asociacin. - 302 -
Artculo 64
Artculo 64. Denegacin de la solicitud.

1. La solicitud de registro de una marca colectiva ser denegada en la forma y por los mismos motivos que una marca individual y, adems, cuando no cumpla lo dispuesto en los artculos 62 y 63, o cuando el reglamento de uso sea contrario a la ley, al orden pblico o a las buenas costumbres. 2. La solicitud de marca colectiva ser tambin denegada cuando pueda inducir al pblico a error sobre el carcter o la significacin de la marca, en particular cuando pueda dar la impresin de ser algo distinto de una marca colectiva. 3. No se denegar la solicitud si el solicitante, mediante una modificacin del reglamento de uso, cumpliere los requisitos enunciados en los apartados 1 y 2.
Junto a los motivos de denegacin establecidos para las marcas individuales, se establecen cuatro motivos adicionales que determinan la denegacin del signo, dos de ellos referidos al propio signo y los otros dos referidos a la legitimacin del solicitante y al contenido del reglamento. Los motivos de denegacin relativos al signo se refieren a la idoneidad del mismo para constituir marca colectiva (en aplicacin de la definicin recogida en el artculo 62) o al riesgo de que induzca al pblico a error sobre el carcter o significacin de la marca450, incluyndose en este ltimo caso el supuesto de que la misma de la impresin de ser algo distinto de una marca colectiva, como por ejemplo, una marca de garanta451.
450 En opinin de Fernndez-Novoa este motivo est estrechamente ligado con la prohibicin de signos engaosos prevista para las marcas individuales (El Sistema ..., op. cit., p. 431). 451 Largo Gil y Monge Gil consideran que en esta prohibicin se incluye el riesgo de que se interprete que el signo es una marca individual, una marca de grupo, una denominacin de origen o una indicacin de procedencia (Marcas ..., op. cit., p. 685), si bien en nuestra opinin, estos supuestos no se verifican en el propio signo (en los supuestos que as fuera resultaran de aplicacin las prohibiciones que rigen para las marcas individuales) sino en el modo en que ste se use, por lo que entendemos que difcilmente - 303 -
En lo que se refiere al solicitante, recordemos que slo pueden solicitar una marca colectiva las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que tengan capacidad jurdica, as como las personas jurdicas de Derecho pblico. Por lo que se refiere a la falta de presentacin del reglamento de uso o la presentacin defectuosa del mismo (por no cumplir con lo establecido en el artculo 63, o bien por resultar contrario a la ley, al orden pblico452 o a las buenas costumbres), ello determinar asimismo la denegacin del registro. Tambin ser un motivo de denegacin, an cuando no se indique en este precepto, la identidad del signo solicitado con una marca colectiva o de garanta cancelada, cuando no hayan transcurrido tres aos desde su cancelacin, segn veremos ms adelante453.
Subsanacin Verificada la existencia de un motivo de denegacin, dicho motivo podr subsanarse realizando las oportunas modificaciones en el reglamento de uso; debiendo entenderse, an cuando dicha subsanacin parece establecerse en el precepto sin limitacin, que no podr subsanarse a travs de una mera modificacin del reglamento de uso la falta de idoneidad del signo para constituir una marca colectiva, la existencia de una prohibicin absoluta o relativa de registro o la presentacin por persona no legitimada para ello. Contrariamente y si el signo no resulta idneo para constituir una marca colectiva o incurre en una prohibicin de registro, el defecto tan slo podr ser subsanado modificando el signo, cuando el signo incurra en una prohibicin absoluta de registro, u obteniendo una evenpodr entenderse que un signo solicitado constituye por ejemplo una denominacin de origen. Por otra parte, entendemos que la mayor parte de las marcas colectivas podran constituir marcas individuales, por lo que sera imposible excluir dicho riesgo, circunstancia que determinara la necesaria denegacin de la mayor parte de las solicitudes. 452 Es evidente la influencia del artculo 1255 del Cdigo Civil en este punto. 453 V . infra cometarios al artculo 77. - 304 -
Artculo 64
tual declaracin de consentimiento cuando resulte confundible con un distintivo prioritario. Cuando se deba modificar el signo, ste deber ser nuevamente solicitado, salvo que tal modificacin consista en la omisin de elementos que no alteren de manera significativa el carcter distintivo de la marca en la forma en que fue solicitada, segn se establece en el artculo 23. Finalmente, cuando el defecto consista en la falta de legitimacin para solicitar una marca colectiva, deber solicitarse nuevamente la marca, por persona legitimada para ello, sin que sea admisible la transmisin de la solicitud, en virtud de la prohibicin de transferencia establecida en el artculo 62, prohibicin que si bien no alude a la solicitud de marca, entendemos abarca a la misma.
- 305 -
Artculo 65. Modificacin del reglamento de uso.

1. El titular de la marca colectiva deber someter a la Oficina Espaola de Patentes y Marcas toda propuesta de modificacin del reglamento de uso. Se desestimar la modificacin cuando el reglamento de uso modificado no cumpla los requisitos del artculo 63 o incurra en alguna de las prohibiciones de registro del artculo 64. 2. La modificacin del reglamento de uso surtir efectos a partir de su inscripcin en la Oficina Espaola de Patentes y Marcas.
El reglamento de uso puede ser modificado siempre que con ello se respeten los requisitos establecidos en el artculo 63 y no se incurra en las prohibiciones del artculo 64. El cumplimiento de estos requisitos debe ser garantizado por la Oficina, que deber rechazar la modificacin del reglamento en caso contrario. La posibilidad de modificacin del reglamento constituye un reconocimiento al dinamismo del mercado454 permitiendo asimismo mejorar el sistema regulador de la marca y corregir los errores en que puedan incurrir las asociaciones, lo que puede ser mas probable ocurra en aquellas que sean de nueva formacin. Con la posibilidad de modificar el reglamento contemplada en este precepto se eliminan posibles trabas en la tramitacin del registro de la marca, incentivndose con ello la presentacin de solicitudes de marcas colectivas, al eliminarse con ello la incertidumbre que acompaara a las mismas en el caso de que un error en el reglamento de uso pudiera determinar la denegacin del registro, permitiendo adems dicha posibilidad que el reglamento pueda, en todo momento, adaptarse a la legalidad vigente,
454 Fernndez-Novoa se refiere a las cambiantes circunstancias de la vida econmica (El Sistema ..., op. cit., p. 425). Por su parte, Largo Gil y Monge Gil aluden a su adaptacin a las circunstancias cambiantes del trfico econmico en el que la marca colectiva desempea sus funciones (Marcas ..., op. cit., p. 699). - 306 -
Artculo 65
eliminando, cuando ello sea preciso, aquellas disposiciones que, por un cambio normativo, hayan dejado de ser lcitas, supuesto este que se dara por ejemplo cuando en el reglamento se contemplase la necesidad de emplear una sustancia que posteriormente fuese ilegalizada. Debe sealarse finalmente que la redaccin de este artculo es idntica a la del artculo 60 de la ALM, y se mejora la del artculo 69 de la versin espaola del Reglamento sobre la Marca Comunitaria, donde al regularse este tema textualmente se dice: "el titular de la marca comunitaria colectiva deber someter a la Oficina cualquier reglamento de uso modificado"; de cuya lectura podra inferirse que lo que debe someterse a la Oficina de Marca Comunitaria es el reglamento ya modificado y no una propuesta de modificacin; extremo este que ha sido sealado por diversos autores quienes sostienen que dicho precepto debe ser interpretado de acuerdo con esta Ley de Marcas, que se corresponde, a su vez, con la versin alemana del Reglamento sobre la Marca Comunitaria455.
Nuevo usuario Cada nueva autorizacin para utilizar la marca obligar a modificar el reglamento, dada la exigencia establecida en el artculo 63 de identificar a "los miembros que estn autorizados a usar la marca", sin que de ello se infiera el que la Oficina deba proceder a calificar en forma alguna la idoneidad del nuevo miembro para pertenecer a la asociacin, con lo que el nuevo asociado podr utilizar la marca desde el mismo momento en que se produzca su identificacin.
455 Entiende Fernndez-Novoa que es ms esclarecedora en este punto la versin alemana del artculo 69.1 en la que aparece la expresin (jede Aenderung der Satzung) (cualquier modificacin del Reglamento) (El Sistema ..., op. cit. p. 426). De forma mucho ms categrica se pronuncian Largo Gil y Monge Gil al sostener que el tenor literal de la versin espaola del Art. 69.1 del RMC ha de interpretarse en el sentido aqu sealado; esto es, como cualquier modificacin del reglamento de uso, lo que es conforme con la versin de la Proposicin de Reglamento de 1980 y 1984 (Art. 94) (Marcas ..., op. cit. p. 700). - 307 -
Artculo 66. Causas de nulidad.

Adems de por las causas de nulidad previstas en los artculos 51 y 52, se declarar la nulidad del registro de una marca colectiva cuando hubiera sido registrada contraviniendo lo dispuesto en el artculo 64, salvo que el titular de la marca, por una modificacin del reglamento de uso, cumpliera las prescripciones de las citadas disposiciones.
Entre las causas de nulidad de la marca colectiva el presente artculo incluye, junto a las causas establecidas para las marcas individuales (salvo, como hemos visto, la referente a los signos o indicaciones geogrficas), las causas que habran determinado la denegacin de la solicitud de registro, establecidas en el artculo 64.
Subsanacin La nueva Ley adopta para la marca colectiva las causas de nulidad establecidas en el Reglamento sobre la marca comunitaria, contrariamente a lo que antes de su promulgacin ocurra, permitiendo su subsanacin cuando ella pueda realizarse, mediante la modificacin del reglamento de uso. A pesar de no quedar ello claro de la redaccin del precepto, debe entenderse que las nicas subsanaciones posibles sern las relativas a los defectos existentes en relacin con los requisitos establecidos en el art. 63, o cuando alguno de sus apartados fuesen contrarios al orden pblico o a 456 las buenas costumbres ; no cabiendo, a nuestro entender, que mediante la modificacin del reglamento de uso puedan subsanarse las causas de denegacin absolutas o relativas establecidas para las marcas individuales, ni que pueda convertirse en idneo un signo que no lo es; pues, en ambos casos, tal subsanacin tan solo podra hacerse modificando el propio signo, lo que obligar a la presentacin de una nueva solicitud de registro, en virtud de la prohibicin de modificacin establecida en el artculo 33
456 Ntese que este defecto puede asimismo afectar a la propia asociacin, que puede haber sido constituida contraviniendo lo dispuesto en el artculo 1 de la Ley de Asociaciones, en cuyo tercer apartado se incluyen, entre los fines ilcitos, los que atenten contra el orden pblico. - 308 -
Artculo 66
de la Ley para las marcas concedidas (precepto equivalente al artculo 23 al que nos hemos referido previamente). Dada la posibilidad otorgada al titular de la marca a traves de este precepto de subsanar las causas de nulidad mediante la simple modificacin del reglamento, sin que para ello se establezca plazo alguno, queda abierta la posibilidad de que aquel pueda proceder a tal subsanacin en cualquier momento por lo que, en el supuesto de que la nulidad de la marca fuese instada por un tercero a travs de la oportuna demanda judicial, recibida dicha demanda por el titular, le cabria a ste proceder en ese momento a modificar el Reglamento, con lo que la accin de nulidad iniciada habra perdido su fundamento y el procedimiento su razn de ser de lo que se infiere la conveniencia de que, el tercero de buena fe, antes de iniciar el proceso, intente del titular de la marca, la subsanacin de los defectos de que la misma adolece, requirindole fehacientemente a ello. No se aclara en este precepto si las causas de nulidad que en el mismo se mencionan son absolutas o relativas, lo que tiene especial importancia a la hora de determinar la eventual prescripcin de la accin. En nuestra opinin todas las causas de nulidad propias de estas marcas (falta de idoneidad del signo, falta de legitimacin del solicitante, o defectos en el reglamento) deben ser tenidas como causas de nulidad absolutas, por lo que carecen de plazo de prescripcin. Las nicas causas de nulidad que entendemos estn sujetas a plazo de prescripcin de cinco aos son las causas de nulidad relativas establecidas para las marcas individuales.
- 309 -
Artculo 67. Causas de caducidad.

El registro de una marca colectiva caducar, adems de por las causas previstas en el artculo 55, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes y as se declare en sentencia firme: a) Que el titular ha negado arbitrariamente el ingreso en la asociacin a una persona capacitada para ello o ha incumplido cualquier otra disposicin esencial del reglamento de uso de la marca. En el caso de inadmisin de una persona en la asociacin, el Tribunal podr, en atencin a las circunstancias, abstenerse de declarar la caducidad, condenando al titular a admitir en la asociacin a la persona arbitrariamente excluida. b) Que el titular no ha adoptado las medidas apropiadas para impedir que la marca sea utilizada de una manera incompatible con el reglamento de uso. c) Que a consecuencia del uso permitido por el titular, la marca se ha hecho susceptible de inducir al pblico a error en el sentido del apartado 2 del artculo 64. d) Que se ha inscrito una modificacin del reglamento de uso contraviniendo las disposiciones del apartado 1 del artculo 65, salvo si el titular de la marca, mediante una nueva modificacin del reglamento de uso, se ajustara a los requisitos fijados por dichas disposiciones.
Junto a las causas de caducidad establecidas para las marcas individuales (falta de renovacin, renuncia, falta de uso457, genericidad o induccin a error sobrevenidas458), este precepto recoge cuatro causas adicionales que derivan de la propia naturaleza de la marca colectiva y sus requisitos de
457 En opinin de Monge Gil, la carga de uso efectivo y real de la marca se cumple con que uno slo de los usuarios de la marca lo haga conforme a los postulados del art. 4 (Marcas ..., op. cit., p. 225). Por el contrario, Fernndez-Novoa entiende que debe considerarse insuficiente el uso de la marca colectiva por parte de un solo empresario miembro de la Asociacin, argumentando que el uso de la marca colectiva por parte de un nico miembro de la Asociacin no armonizara bien con un tipo de marca que per definitionem est llamada a diferenciar los productos o servicios de los miembros de la Asociacin (Tratado ..., op. cit., p. 573 y nota nm. 43). - 310 -
Artculo 67
uso y registro, causas todas ellas que atienden a los actos u omisiones realizados por el titular de la marca.
Negativa de admisin La primera causa de caducidad de la marca colectiva se establece para el caso de que de forma arbitraria se niegue a un tercero el ingreso en la asociacin o en la persona jurdica de derecho pblico. Con esta "amenaza", que no es recogida en el Reglamento sobre la Marca Comunitaria y s en la ALM459, si bien limitada exclusivamente a las marcas colectivas constituidas por denominaciones o signos geogrficos, el legislador pretende evitar que no pueda hacer uso de la marca colectiva quien rene los requisitos para ello. Al ampliar esta causa de caducidad incluyendo la negativa arbitraria de ingreso a cualquier asociacin y no solo a las de marcas constituidas por denominaciones o signos geogrficos, el legislador parece superar la crtica realizada por un sector de la doctrina que consider injustificada esta limitacin460. Sin embargo, esta modificacin no parece haber sido realizada de forma adecuada visto el contenido del artculo 63, en cuyo segundo apartado se exige, que el reglamento prevea que cualquier persona pueda hacerse miembro de la asociacin, estableciendo esta obligacin exclusivamente para los casos en que la marca consista en una indicacin de procedencia geogrfica. El hecho de que se establezca esta obligacin slo para esos casos podra interpretarse como una aceptacin de que la asociacin
458 Ntese que, a pesar de que el precepto nada dice al respecto, no resulta de aplicacin la ltima causa de caducidad establecida en el artculo 55 (cuando, a consecuencia de una transferencia de derechos o por otros motivos, el titular de la marca no cumpliera ya las condiciones fijadas en el artculo 3 de la Ley), dada la prohibicin de cesin establecida en el artculo 62.4. 459 En el artculo 71 c) de la Ley 32/1988 esta causa de caducidad se aplicaba exclusivamente en el caso de las marcas colectivas constituidas por denominaciones o signos geogrficos. 460 Esta circunstancia fue criticada por Monge Gil al comentar las causas de caducidad previstas en la Ley 32/1988 (Las Marcas ..., op. cit. p. 238). - 311 -
pueda negarse a admitir nuevos miembros, cuando no se trate de marcas que consistan en una indicacin geogrfica, aunque cumplieran con los requisitos establecidos en el reglamento de uso, lo que se contradice con lo dispuesto en el precepto que ahora comentamos, en el que se establece como causa de caducidad, la inadmisin, sin limitarlo a los casos de indicaciones de procedencia. Esta discrepancia parece tener su origen en la intencin del legislador , al redactar el artculo 67, de superar la crtica realizada por la doctrina y recoger al mismo tiempo los principios establecidos en el Reglamento sobre la Marca Comunitaria en el que, no establecindose como causa de caducidad la inadmisin injustificada, s se dice que en el reglamento de uso deber contemplarse la admisin como miembro de "cualquier persona cuyos productos o servicios procedan de la zona geogrfica de que se trate". De lo que precede se infiere la contradiccin existente entre el mencionado precepto y el artculo 63, pues este debera haber contemplado la admisin forzosa a todo aquel que rena las condiciones establecidas en el reglamento, sin limitarlo, segn hace, a los supuestos de marcas que consistan en indicaciones de procedencia; si bien, la prevalencia de la aplicacin de un articulo u otro deber establecerse a travs de la Jurisprudencia o mediante modificacin legislativa, supuesto ste ltimo ms probable visto el escaso arraigo de la marca colectiva en nuestro pas, con lo que es de prever que este problema no tenga acceso a los Tribunales. En relacin con este motivo debemos por ltimo sealar que la caducidad del registro no se producir, cuando, atendiendo a las circunstancias, el Juez considere preferible obligar al titular a admitir en la asociacin al tercero-demandante.
Uso incompatible con el reglamento La segunda causa de caducidad establecida en este precepto y que ya se estableca tanto en la ALM como en el Reglamento sobre la Marca
- 312 -
Artculo 67
Comunitaria, sanciona a la falta de control por parte de la asociacin sobre el uso de la marca, decretando la caducidad del registro si sta tolera un uso que resulte incompatible con lo dispuesto en el reglamento, ya sea autorizando dicho uso461 o limitndose a no perseguirlo, dejando por ejemplo de imponer las sanciones previstas en el reglamento cuando el uso indebido lo sea por uno de sus miembros, o no ejercitando las correspondientes acciones judiciales cuando lo realiza un tercero ajeno a la asociacin o persona jurdica de Derecho pblico.
Error sobre su carcter o significacin La tercera causa de caducidad se refiere a un motivo sobrevenido que afecta al propio signo y deriva de la permisividad del titular al tolerar un uso por parte de los asociados que pueda inducir a error a los consumidores sobre el carcter o la significacin de la marca. Esta causa no estaba prevista en la ALM y su inclusin est ligada a la de denegacin o nulidad que se establece por el mismo motivo cuando el signo adolece de este defecto desde su solicitud (artculos 64.2 y 66). Este precepto, no contempla el supuesto de que el riesgo de inducir a error a los consumidores venga determinado por la actuacin del propio titular, ello a diferencia de lo que se establece en el Reglamento sobre la Marca Comunitaria, omisin que viene motivada por el propio concepto de marca colectiva como signo que distingue los productos o servicios de los miembros de la asociacin y no los del titular, olvidando el uso publicitario que puede realizar el propio titular en beneficio de aquellos. Esta omisin debe ser superada en beneficio de los consumidores, pues lo determinante es que el signo pueda inducir a errores a los mismos por la falta de diligencia o control del titular, con independencia de si se deriva de la actuacin de ste o de los miembros de la asociacin; habiendo sido asimismo aconsejable haber incluido el supuesto de que el riesgo de error
461 Un ejemplo de autorizacin es el recogido por Monge Gil, al referirse a la admisin en la asociacin de quien no rene las condiciones de acceso (Las Marcas..., op. cit. p. 238). - 313 -
venga motivado por la falta de actuacin del titular frente a terceros ajenos a la sociedad, cuando el contenido del reglamento no sancione la concreta actuacin, pues en este caso no resultara aplicable la segunda causa de caducidad.
Modificacin irregular del reglamento La ltima causa de caducidad viene determinada por la eventual modificacin irregular del reglamento de uso pues si bien los artculos 64 y 65 establecen un mecanismo de control de forma que la Oficina determinar la viabilidad de la solicitud y de la modificacin del reglamento de uso, puede ocurrir que, existiendo irregularidades en el mismo, estas no sean detectadas por el examinador, supuesto para el que se establece esta causa de caducidad, que puede ser subsanada realizando la pertinente modifica462 cin del reglamento .
462 Cuando la subsanacin se realiza tras la interposicin de la accin judicial, esta posibilidad de subsanacin plantea las mismas dudas que hemos comentado al analizar las causas de nulidad. - 314 -
Artculo 68
CAPTULO II
Marcas de garanta
Artculo 68. Concepto.

1. Se entiende por marca de garanta todo signo susceptible de representacin grfica, de los expresados en el artculo 4.2, utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorizacin de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geogrfico, condiciones tcnicas o modo de elaboracin del producto o de prestacin del servicio. 2. No podrn solicitar marcas de garanta quienes fabriquen o comercialicen productos o servicios idnticos o similares a aquellos para los que fuera a registrarse la citada marca. 3. Ser aplicable a las marcas de garanta lo dispuesto en el apartado 3 del artculo 62.
La figura de la marca de garanta fue introducida en nuestro sistema jurdico con la ALM con el propsito de dar "una respuesta efectiva a las nuevas tendencias del mercado que demanda instrumentos que sirvan para garantizar a los consumidores la calidad, origen y otras caractersticas de los productos o servicios", segn se indicaba en su prembulo. En el Proyecto de la nueva Ley, de 9 de marzo de 2001, se defina la marca de garanta como "todo signo susceptible de representacin grfica utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorizacin de su titular ", aadindose en la versin de 3 de julio de 2001 que se trata de los signos "expresados en el artculo 4.2", aclaracin que se hizo al mismo tiempo en relacin con las marcas colectivas y con la que se obtiene una mayor homogeneidad, evitando posibles errores de interpretacin.
- 315 -
Dicha definicin adopta la frmula del artculo 62 de la ALM, al atender a la funcin informadora de unas caractersticas determinadas del producto o servicio al que se incorpora, caractersticas que en la prctica se refieren principalmente a su calidad. Por lo tanto, la marca de garanta es un distintivo destinado a informar a los consumidores sobre la presencia de esas caractersticas en los productos que la adoptan (que pueden proceder de diversas empresas con o sin relacin entre s), garantizndose la concurrencia de esas caractersticas por el control que realiza el titular de la marca.
Funciones de la marca de garanta Esta es la figura que presenta una mayor distorsin de las funciones propias de los signos distintivos, pues con la marca de garanta no se indica una procedencia empresarial463, funcin que es desplazada por la indicadora de determinadas caractersticas, en especial de la calidad de los productos o servicios, que se convierte en la funcin principal de este tipo de marca464.
463 Como indica Fernndez-Novoa, esta es la funcin primaria y fundamental de la marca: la que se apoya directamente en las reacciones de los consumidores y se basa de modo inmediato en la estructura de la marca (Tratado ..., op. cit., pp. 60-61). Este autor tambin ha sealado que la funcin indicadora de la procedencia empresarial es la funcin originaria de la marca (Las Funciones de la Marca, ADI V , 1978, p. 35). 464 Tras la incorporacin de esta figura en nuestro ordenamiento jurdico Botana Agra subray que en la marca de garanta ocupa un primer plano la funcin indicadora de la calidad (Panormica ..., op. cit. p. 32). En idntico sentido se expresa FernndezNovoa al resaltar que desde la perspectiva de los consumidores la marca de garanta no atestigua una constante identidad del origen empresarial de los productos o servicios, sino una calidad idntica y relativamente constante de los productos o servicios que diferentes empresarios introducen en el mercado bajo la marca de garanta (Derecho..., op. cit. p. 56). Largo Gil ha subrayado asimismo el carcter predominante de esta funcin, si bien equiparndola a la funcin informadora de unas caractersticas comunes a todos los productos en los que se usa. En este sentido, indica esta autora: las marcas de garanta tienen como funcin primaria en el plano jurdico la de certificar la presencia de determinadas caractersticas comunes y de cierto nivel de calidad en los productos o servicios (Las Marcas de Garanta, Madrid, 1993, p. 54). Esta indicacin de calidad es asimismo evidenciada por Baylos Corroza (Tratado..., op. cit., 1993, p. 844) y por Lema Devesa (comparecencia ante el Congreso celebrada el 27 de abril de 2001). - 316 -
Artculo 68
No existe una postura unnime entre la doctrina a la hora de determinar si la funcin indicadora de la procedencia empresarial desaparece por completo en la marca de garanta o si, por el contrario, persiste465. En nuestra opinin debe sostenerse que dicha funcin desaparece, subsistiendo en la prctica de forma excepcional cuando sea una nica empresa la que adopta el signo en relacin con unos productos concretos o cuando las empresas que la adoptan estn vinculadas comercialmente, pues en estos casos, la identificacin del origen empresarial sera una consecuencia casual, siendo las circunstancias del mercado las que llevaran a establecer una asociacin entre el signo y la empresa que lo comercializa. Cuando por dicho motivo persista la funcin indicadora del origen empresarial, ello podra generar un riesgo de confusin si aparecieran en el mercado nuevos productos o servicios procedentes de terceros en los que se usara la marca, supuestos que difcilmente se darn en la prctica ya que normalmente las marcas de garanta se usan en productos en los que existe una marca predominante que es precisamente la que indica el origen empresarial del producto o servicio. A las funciones mencionadas habra que sumar la publicitaria, derivada de la calidad que en el mercado puede atribuirse a los productos que incorporan una determinada marca de garanta, especialmente cuando sta 466 goza de notoriedad .
465 Entre los autores que consideran que desaparece la funcin cabe citar a FernndezNovoa, quien sostiene que en la marca de garanta se desvanece, en efecto, la funcin indicadora del origen empresarial (Tratado..., op. cit. p. 554). Por el contrario, al indicar que queda en cambio, muy atenuada la funcin indicadora del origen empresarial de los productos o servicios a los que se aplica Botana Agra parece reconocer cierta persistencia de esta funcin (Panormica..., op. cit. p. 32). Asimismo, Baylos Corroza atribuye a la marca de garanta una funcin identificadora del origen comn (mismo origen) (Tratado..., op. cit., 1993, p. 844). 466 En relacin con esta funcin v. Aren Laln En Torno a la Funcin Publicitaria de la Marca, ADI VIII, 1982, p. 57 y ss.En lo que aqu interesa, destacamos la opinin de este autor segn la cual la funcin condensadora o cristalizadora del eventual <goodwill>, lejos de sustituir a la funcin publicitaria, la realza y fundamenta. En efecto, al condensar la buena fama o reputacin de un producto o servicio, la marca adquiere un efectivo <sales appeal> que asegura el xito en el mercado del artculo de marca. Aade este autor que sin duda alguna, el <goodwill> puede provenir de la calidad del producto o servicio y de la slida organizacin empresarial del fabricante o distribuidor (p. 79). - 317 -
Signos o indicaciones geogrficas Mediante la remisin realizada al tercer apartado del artculo 62 se establece la posibilidad de registrar como marca de garanta los signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para sealar la procedencia geogrfica de los productos o de los servicios467. Debe resaltarse la desaparicin de la prohibicin de registrar como marca de garanta una denominacin de origen, lo que constituye una de las principales diferencias de la nueva regulacin de la marca de garanta con el sistema establecido en la Ley 32/1988. En el debate celebrado en el Congreso el 18 de mayo de 2001, el Grupo Parlamentario Cataln defendi la necesidad de mantener vigente la prohibicin de registro de las denominaciones de origen que estableca el artculo 62.2 de la ALM, dado que las denominaciones de origen estn ya reguladas en la Ley 25/1970, fundamentndose la misma en el criterio seguido al excluirse de la Ley de Patentes la patentabilidad de las variedades vegetales al estar las mismas reguladas por una Ley especfica, lo que en opinin de dicho Grupo Parlamentario "contribuye a la claridad, evita posibles dudas e incluso recuerda la permanencia en vigor de esta Ley". Dicha enmienda no fue aprobada y, adoptando el criterio que rige para la marca colectiva, en la Ley no se ha incluido dicha limitacin, de lo que se deduce que con la nueva Ley no slo se podr registrar como marca de garanta una indicacin o denominacin geogrfica, como suceda con el texto anterior, sino que podr asimismo registrarse una denominacin de origen, con lo que se refuerza la proteccin de dicha figura, al poder la 468 misma ser registrada como marca colectiva o de garanta, posibilidad 469 sta que ha sido criticada por la Doctrina .
467 V . supra, comentarios al artculo 62. 468 Sobre la posibilidad de registrar una denominacin de origen como marca colectiva se pronunci Aren Laln al indicar que al limitarse la prohibicin de registro que la Ley 32/1988 estableca al registro de la denominacin de origen como marca de garanta, caba interpretar -a contrario sensu- que incluso las indicaciones o denominaciones geogrficas reconocidas como denominacin de origen podrn ser registradas como marcas colectivas (Definicin y Proteccin Jurdica de las Indicaciones Geogrficas, ADI XIV , 1991-92, p. 79). - 318 -
Artculo 68
Actividad del titular Entre las novedades que presenta la reorganizacin de la regulacin de la marca de garanta destaca asimismo la inclusin en este precepto de la prohibicin de registro del signo cuando los productos designados sean idnticos o similares a aquellos que pueda fabricar o distribuir el solicitante. En la ALM esta prohibicin se recoga exclusivamente como causa de caducidad mientras que en la nueva norma se incluye tambin este motivo como determinante para la prohibicin del registro. Esta prohibicin era mucho ms restringida en la antigua Ley, pues tan slo se sancionaba el uso de la marca por parte de su titular, mientras que en el nuevo texto se ampla dicha prohibicin a la fabricacin, o distribucin por el solicitante de productos idnticos o similares a los que distingue la marca, en un claro intento por garantizar la imparcialidad del titular en su funcin de control.
Cesin En las marcas de garanta rige el principio de libre cesin del registro, ello contrariamente a lo que se establece para las marcas colectivas, lo que entendemos viene motivado por las diferentes funciones que cumplen ambos signos, pues mientras con la prohibicin de cesin de la marca colectiva, que slo puede ser usada por los miembros de la asociacin o persona jurdica de Derecho pblico titular del registro, se trata de garantizar los derechos de los asociados a usar la marca, en la marca de garanta, no existe el riesgo de que la cesin acarree un perjuicio inmediato a quienes estn facultados para usarla, al poder continuar hacindolo mientras sus productos o servicios renan los requisitos establecidos en el reglamento.
469 En su comparecencia ante el Congrso, Lema Devesa apunt que en el proyecto de Ley no se excluye la posibilidad de que puedan registrarse como marcas de garanta las denominaciones de origen que tienen un rgimen jurdico especfico y, a mi entender, tal vez hubiese sido oportuno mantener esta prohibicin, pues en su opinin, no resulta muy ortodoxo optar por la proteccin de las denominaciones de origen a travs de marcas de garanta. - 319 -
En cuanto al posible control de la cesin a realizar por la Administracin, no exista una postura unnime entre los autores al interpretar la ALM, defendindose en unos casos que la cesin deba ser autorizada por el Organismo administrativo competente470, mientras que en otros se interpretaba que no era precisa intervencin alguna471, criterio este ltimo que entendemos se fundamentaba en la propia norma mencionada al no establecerse en ella una prohibicin expresa para la cesin de la marca, ello a diferencia de lo que se dispona para la marca colectiva, lo que adems entendemos vena respaldado por el hecho de que no se exigirse al titular reflejar sus datos en el reglamento de uso. La no necesidad de dicho control persiste en el nuevo texto, sin que el mismo tampoco sea preciso para la modificacin del reglamento de uso472.
Marca de garanta y franquicia Durante la tramitacin parlamentaria de la Ley, la marca de garanta fue confundida con la franquicia, llegando a proponer varios grupos parlamentarios que el Ttulo VII debera "pasar a epigrafiarse como: Marcas colectivas y marcas de garantas o franquicias"473 y que, en consecuencia, el captulo II deba pasar a denominarse "Marcas de garantas o franquicias". Modificacin que fue justificada por el Grupo Socialista en el debate celebrado en el Congreso el 18 de mayo de 2001, sosteniendo que "dado que la mayora de las franquicias se estructuran en torno a la cesin (sic) de aqullas [las marcas de garanta], hubiera debido hacerse alusin a ellas [las franquicias] fortalecindose su tipicidad". Esta enmienda fue rechazada por el Grupo Parlamentario Popular, en base a que "la franquicia no tiene por qu ser una marca colectiva (sic), sin per470 En este sentido v. Largo Gil Las Marcas ..., op. cit., pp. 112-113. 471 Fernndez-Novoa llegaba a sostener que no era necesaria siquiera la intervencin previa de la Oficina Espaola de Patentes y Marcas (Tratado..., op. cit., p. 559). 472 V . infra, comentario al artculo 71. 473 En este sentido se pronunciaron en el Senado el Grupo Socialista y Entesa Catalana de Progrs, alegando la necesidad de dotar de mayor tipicidad y seguridad jurdica a las franquicias - 320 -
Artculo 68
juicio de que una franquicia tambin pueda ser una marca colectiva (sic), pero no toda marca colectiva (sic) representa una franquicia". Lo que en nuestra opinin es evidente, si bien no puede con ello justificarse el rechazo a toda mencin y/o regulacin de la figura de la franquicia en otro ttulo de la Ley, dada su estrecha relacin con la marca. Finalmente debe decirse que la continuidad de la marca de garanta en nuestro ordenamiento jurdico contrasta con su ausencia en el Reglamento sobre la Marca Comunitaria, en la que tras amplio debate, se excluy, finalmente de su texto la tipificacin y consiguiente regulacin de la marca de garanta. Las funciones de la marca de garanta en la norma comunitaria, parecen ser atribuidas a la marca colectiva, a la que de este modo se dota de un mayor contenido e incluso presencia, lo que entendemos debera haberse hecho en la norma espaola que podra haberse decantado por prescindir de la marca colectiva, regulando una figura hbrida entre esta y la de garanta, dada su escasa presencia registral (especialmente de la primera), de forma que el contenido de la marca colectiva se dividiese entre las marcas individuales en las que exista una cotitularidad del registro y las marcas de garanta; con lo que desapareceran finalmente las confusiones que an hoy persisten en torno a estas figuras.
- 321 -
Artculo 69. Reglamento de uso.

1. La solicitud de registro de una marca de garanta deber ser acompaada de un reglamento de uso en el que se indicarn las personas autorizadas a utilizar la marca, las caractersticas comunes de los productos o servicios que se van a certificar, la manera en que se verificarn estas caractersticas, los controles y vigilancia del uso de la marca que se efectuarn, las responsabilidades en que se pueda incurrir por el uso inadecuado de la marca y el canon que, en su caso, se exigir a quienes utilicen la marca. 2. El reglamento de uso deber ser informado favorablemente por el rgano administrativo competente en atencin a la naturaleza de los productos o servicios a los que la marca de garanta se refiere. El informe se entender favorable por el transcurso del plazo de tres meses desde su solicitud sin que el rgano administrativo competente lo haya emitido. En caso de informe desfavorable, se denegar, en su caso, la solicitud de registro de la marca de garanta previa audiencia del solicitante. 3. Si la marca de garanta consistiera en una indicacin de procedencia geogrfica, el reglamento de uso deber prever que cualquier persona, cuyos productos o servicios provengan de esa zona geogrfica y cumplan las condiciones prescritas por el mismo, podr utilizar la marca.
Con la solicitud de la marca de garanta deber acompaarse un reglamento de uso en el que se indiquen, fundamentalmente, las caractersticas que reunirn los productos o servicios que se distinguirn con el signo. Como ha indicado la doctrina, el reglamento de uso es "el eje en torno al cual se estructura el instituto de las marcas de garanta"474.
Contenido del reglamento de uso Como en el reglamento de uso de la marca colectiva, en el de la marca de garanta se debe incluir la siguiente informacin:
474 Largo Gil, Las Marcas ..., op. cit. p. 91. - 322 -
Artculo 69
1. La identificacin de las personas que estn autorizadas para usar la marca, identificacin dirigida a informar a los consumidores y competidores acerca de la licitud o ilicitud del uso que se realice de la misma. 2. Que cualquier persona puede usar la marca475 si sta consiste en una indicacin de procedencia476, siempre que sus productos o servicios procedan de la zona geogrfica y los productos o servicios renan las condiciones establecidas en el reglamento477. Diferencias con el reglamento de uso de la marca colectiva La redaccin del presente precepto presenta ciertas diferencias respecto al artculo 63 en el que se regula el reglamento de uso de la marca colectiva, diferencias que por lo general vienen motivadas por las caractersticas propias de cada figura. La primera diferencia con la que nos encontramos se refiere a la inclusin de los datos de identificacin del solicitante, pues mientras en la regulacin del reglamento de uso de la marca colectiva se da por sentada la identificacin de la asociacin, el artculo que ahora analizamos nada dice al respecto, de lo que deduce que no es preciso recoger los datos del titular en el reglamento de la marca de garanta478. Ello no plantea excesivos problemas prcticos pues la identificacin del titular aparece recogida en toda solicitud de marca479, con lo que el acceso a dicha informacin sobre el titular queda
475 En el caso de las marcas colectivas podr pasar a formar parte de la asociacin o de la persona jurdica de Derecho pblico. 476 Ntese que, como en el artculo 63, se omite la palabra signo, omisin a la que, reiteramos, no entendemos deba otorgarse mayor trascendencia. 477 Esta exigencia es equiparada por Farnndez-Novoa a una licencia obligatoria de marca (Tratado ..., op. cit. p. 559). 478 Esta conclusin viene respaldada por lo dispuesto en la Ley 32/1988 (artculo 63.1) y su reglamento de ejecucin (artculo 23.2), en los que al establecer el contenido del reglamento de uso de la marca de garanta, no se exiga la inclusin de los datos de identificacin del titular. 479 As se establece en el artculo 12 de la Ley en el que, como se ha visto, se incluye la identificacin del solicitante entre los datos mnimos que deben recogerse en toda solicitud. - 323 -
garantizada; siendo de sealar, adems, que la no inclusin de la identificacin del titular en el reglamento agilizara la tramitacin de la transferencia de la marca, pues al no tenerse que modificar el reglamento se evita que se deba realizar un nuevo control por parte de la Administracin sobre tal modificacin480. Lo que no ocurre en las marcas colectivas, pues precisamente con dicho control sobre la modificacin del reglamento se refuerza en las mismas la prohibicin de transferencia de la marca, al poder detectar la Administracin en dicho control un posible cambio de titular. La principal diferencia que se aprecia en el contenido de ambos reglamentos se refiere a las condiciones de uso de la marca. Mientras que en el caso de la marca colectiva, el reglamento recoge las condiciones de uso bajo la doble perspectiva del producto y del usuario (al que se puede exigir ciertas condiciones para la afiliacin), el reglamento de uso de la marca de garanta solamente hace referencia a las condiciones de uso del producto, diferencia que viene motivada por la diferente naturaleza de cada figura. As, mientras que con la marca colectiva se distinguen en el mercado los productos o servicios de los miembros de la asociacin de los de otras empresas, la marca de garanta certifica que los productos o servicios a los que esta se aplica cumplen unos requisitos comunes. La naturaleza dispar de ambos tipos de marca determina asimismo que en el caso del reglamento de la marca de garanta se exija la mencin de la vigilancia y controles que se realizarn sobre los productos que lle481 ven la marca , a diferencia del reglamento de uso de la marca colecti480 Sobre el eventual control de la Administracin en relacin con la cesin de la marca v. supra, comentarios al artculo 68, e infra, comentarios al artculo 71. 481 El referirse a las medidas de control, Fernndez-Novoa llama la atencin sobre los grados de intensidad del control, indicando que el control ser ms dbil cuando el titular de la marca de garanta se limita a impartir a los usuarios instrucciones acerca de las caractersticas y nivel de calidad de los correspondientes productos o servicios. En su opinin, el control ser ms enrgico cuando el titular impone a los usuarios la obligacin de remitir peridicamente muestras de los productos portadores de la marca de garanta. Concluye este autor sealando que la intensidad del control ser todava mayor en los casos en que el titular establezca la medida consistente en visitar de manera imprevista las dependencias empresariales de los usuarios (Tratado..., op. cit. p. 555). - 324 -
Artculo 69
va, en el que no se exige esta informacin, si bien entendemos que resulta aconsejable establecer esos controles tambin en las marcas colectivas, dado el riesgo de caducidad que podra darse en el caso de que el titular tolere un uso de la marca contrario a lo establecido en el reglamento. La ltima diferencia reseable la constituye la mencin expresa que se hace en este artculo a la posibilidad de que se exija un canon a los usuarios de la marca, lo que no se recoge expresamente en la regulacin de las marcas colectivas, si bien entendemos que a pesar de dicho silencio, cabe establecer un canon como fuente de financiacin de la asociacin titular 482 de la marca, como hemos indicado anteriormente .
Supervisin del reglamento de uso Solicitada la marca con el reglamento de uso, ste ser sometido a aprobacin por parte del rgano administrativo correspondiente, que deber pronunciarse sobre su viabilidad en el plazo de tres meses. Este plazo se ha establecido a raz de la enmienda 111 presentada por el Grupo Parlamentario Cataln, al considerar insuficiente el plazo de diez das que resultaba aplicable en virtud de lo establecido en la Ley de bases del rgimen jurdico y del procedimiento administrativo comn483. Dicho Grupo entendi que la ampliacin era necesaria "para que las comunidades autnomas dispongan de un plazo suficiente y adecuado para poder contestar e informar en relacin al reglamento de uso de la marca colectiva". Transcurrido dicho plazo, el silencio por parte de la Administracin ser considerado como silencio positivo, con lo que la tramitacin de la marca seguir su curso como si se hubiera emitido un informe favorable, si bien es cierto que se habr ocasionado un evidente perjuicio al solicitante, deri-
482 V . supra, comentario al artculo 63. 483 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, cuyo artculo 83.2 dispone: los informes sern evacuados en el plazo de diez das, salvo que una disposicin o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor. - 325 -
vado de la dilacin en la tramitacin, motivo por el cual un sector de la Doctrina se mostr partidario de eliminar este control484. En caso de que el informe sea desfavorable, se emplazar al solicitante para que realice alegaciones, denegndose en su caso la marca.
484 En este sentido se pronunci Lema Devesa en la comparecencia celebrada ante el Congreso el 27 de abril de 2001, recordando que si a travs de un reglamento de uso de una marca de garanta se limita la competencia, obviamente actuar el Tribunal de Defensa de la Competencia, o si se est infringiendo alguna norma actuarn los tribunales de justicia - 326 -
Artculo 70
Artculo 70. Denegacin de la solicitud.

1. La solicitud de registro de una marca de garanta ser denegada en la forma y por los mismos motivos que una marca individual y, adems, cuando no cumpla lo dispuesto en los artculos 68 y 69, o cuando el reglamento de uso sea contrario a la ley, al orden pblico o a las buenas costumbres. 2. La solicitud de marca de garanta ser tambin denegada cuando pueda inducir al pblico a error sobre el carcter o la significacin de la marca, en particular cuando pueda dar la impresin de ser algo distinto de una marca de garanta. 3. No se denegar la solicitud si el solicitante, mediante una modificacin del reglamento de uso, cumpliere los requisitos enunciados en los apartados 1 y 2.
Las marcas de garanta se denegarn en primer lugar por los motivos establecidos para las marcas individuales. Junto a estos motivos se establecen, como en el caso de las marcas colectivas, cuatro motivos adicionales que determinan la denegacin del registro, dos de ellos referidos al propio signo y los otros dos referidos a la legitimacin del solicitante y al contenido del reglamento. Los motivos de denegacin relativos al signo se refieren a la idoneidad del mismo para constituir marca de garanta (en aplicacin de la definicin recogida en el artculo 68) o al riesgo de que induzca al pblico a error sobre el carcter o significacin de la marca, como por ejemplo seria el caso de que el mismo diera la impresin de ser un smbolo oficial. En lo que se refiere a la legitimacin del solicitante, debe indicarse que el mismo no puede registrar una marca de garanta para distinguir productos o servicios idnticos o similares a los que fabrique o comercialice. El control de este motivo de denegacin no ser fcil, salvo denuncia de parte mediante el trmite de presentacin de observaciones, de oposicin o recurso. Por lo tanto, esta dificultad en la constatacin de la incompatibilidad entre los productos o servicios designados por la marca solicitada
- 327 -
y los fabricados o distribuidos por el solicitante implica que en la prctica sea ms probable que se denuncie ejercitando la correspondiente accin de nulidad485. La ltima causa de denegacin es la falta de presentacin del reglamento de uso o la presentacin defectuosa del mismo (por no cumplir con lo establecido en el artculo 69 o por resultar contrario a la ley, al orden pblico o a las buenas costumbres), motivo que ser fcilmente apreciable. A los motivos de denegacin mencionados, habr que sumar el derivado de que la solicitud incurra en la prohibicin que impide el registro de marcas colectivas o de garanta durante los tres aos posteriores a su cancelacin486. Por ltimo cabe sealar que la norma permite subsanar los defectos modificando el reglamento de uso, como sucede con las marcas colectivas, por lo que nos remitimos a los comentario realizados al analizar el artculo 64.
485 V . infra comentarios al artculo 72. 486 V . infra cometarios al artculo 77. - 328 -
Artculo 71
Artculo 71. Modificacin del reglamento de uso.

1. El titular de la marca de garanta deber someter a la Oficina Espaola de Patentes y Marcas toda propuesta de modificacin del reglamento de uso. Se desestimar la modificacin cuando el reglamento de uso modificado no cumpla los requisitos del artculo 69 o incurra en alguna de las prohibiciones del artculo 70. 2. La modificacin del reglamento de uso surtir efectos a partir de su inscripcin en la Oficina Espaola de Patentes y Marcas.
Toda modificacin del reglamento de uso deber ser sometida a aprobacin por parte de la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, sobre la que recae en exclusiva la tarea de controlar si, como consecuencia de la modificacin: 1. El reglamento incluye la informacin imperativa establecida en el artculo 69 (artculo cuya cita en este precepto resulta reiterativa al estar expresamente recogido en el artculo 70). 2. El signo deja de resultar idneo para constituir una marca de garanta. 3. El signo puede inducir a error sobre el carcter o la significacin de la marca. 4. El reglamento atenta contra el orden pblico o las buenas costumbres. 5. Se dejan de identificar las personas autorizadas a usar la marca. El sistema adoptado para la modificacin del reglamento de uso es el mismo que estableca la ALM, manteniendo la Oficina Espaola de Patentes y Marcas la competencia exclusiva para supervisar las modificaciones que se realicen, de lo que se deriva, si atendemos a lo que se pre- 329 -
cepta en el artculo 69, que dicho Reglamento ser supervisado por dos organismos diferentes dependiendo del momento en el que se realice la supervisin, de forma que cuando se supervise en fase de solicitud, dicha supervisin deber realizarse por el Organismo competente, mientras que la supervisin de la modificacin ser realizada por la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, lo que resulta cuando menos incongruente, pues lo razonable habra sido establecer que en ambos casos el reglamento fuese supervisado por el mismo organismo para de esta forma evitar los problemas que de esa duplicidad se puedan dar en la practica cuando de las modificaciones del reglamento se deduzca una alteracin sustancial de las normas de calidad de los productos o servicios, inicialmente establecidas en el mismo y supervisadas en su momento por el Organismo competente a quien, de este modo se le hurtar dicha supervisin a favor de la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, lo que puede alterar gravemente el buen funcionamiento del sistema y constituir a todas luces una puerta abierta a la infraccin. Al igual que sucede con las modificaciones del reglamento de uso de la marca colectiva, las del reglamento de uso de la marca de garanta no surtirn efecto hasta su inscripcin en la Oficina Espaola de Patentes y Marcas. Finalmente, dadas las similitudes de este precepto con el que regula la modificacin de uso de la marca colectiva nos lleva a remitimos a los 487 comentarios realizados al tratar la misma
487 V . supra comentarios al artculo 65. - 330 -
Artculo 72
Artculo 72. Causas de nulidad.

Adems de por las causas de nulidad previstas en los artculos 51 y 52, se declarar la nulidad del registro de una marca de garanta cuando hubiera sido registrada contraviniendo lo dispuesto en el artculo 70, salvo que el titular de la marca, por una modificacin del reglamento de uso, cumpliera las prescripciones de los citados preceptos.
La regulacin de las causas de nulidad de la marca de garanta se realiza empleando la misma frmula que en el caso de las causas de nulidad de la marca colectiva, en lo que no es sino un desdoblamiento de la accin de nulidad que de forma conjunta se estableca en el artculo 70 de la ALM488, lo que deriva de la proximidad entre ambas figuras, circunstancia que nos lleva a remitirnos nuevamente a lo expuesto al analizar la marca colectiva489, especialmente en relacin con lo comentado al valorar la posibilidad de subsanar los defectos determinantes de la nulidad. A lo ya comentado en relacin con la nulidad de la marca colectiva, debe aadirse que las marcas de garanta incurrirn en causa de nulidad cuando se den las causas que debieron motivar la denegacin del registro de la marca de garanta, segn se establece en el artculo 70.
488 Circunstancia sta que afecta asimismo a la accin de caducidad, que se regulaba en el artculo 71 de la Ley 32/1988 para ambas figuras. 489 V . supra, comentarios al artculo 66. - 331 -
Artculo 73. Causas de caducidad.

El registro de una marca de garanta caducar, adems de por las causas previstas en el artculo 55, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes y as se declare en sentencia firme: a) Que el titular ha negado arbitrariamente el uso de la marca a una persona capacitada para ello o ha incumplido cualquier otra disposicin esencial del reglamento de uso de la marca. En el caso de denegacin injustificada del uso de la marca, el Tribunal podr, en atencin a las circunstancias, abstenerse de declarar la caducidad, condenando al titular a autorizar el uso de la marca a la persona arbitrariamente excluida. b) Que el titular no ha adoptado las medidas apropiadas para impedir que la marca sea utilizada de una manera incompatible con el reglamento de uso. c) Que, a consecuencia del uso permitido por el titular, la marca se ha hecho susceptible de inducir al pblico a error en el sentido del apartado 2 del artculo 70. d) Que se ha inscrito una modificacin del reglamento de uso contraviniendo las disposiciones del apartado 1 del artculo 71, salvo si el titular de la marca, mediante una nueva modificacin del reglamento de uso, se ajustara a los requisitos fijados por dichas disposiciones. e) Que el titular ha utilizado la marca para los productos o servicios que l mismo o una persona que est econmicamente vinculada con l fabrique o suministre.
Al igual que se establece para las marcas colectivas, las de garanta caducarn por las causas establecidas para las marcas individuales, incluyndose una serie de motivos que debern ser apreciados en el correspondiente procedimiento judicial. Tales motivos son los siguientes: 1. La negativa arbitraria a autorizar el uso por quien rene las condiciones para ello, motivo que no determinar la caducidad del registro cuando el juzgador condene al titular a permitir ese uso. 2. La actitud permisiva frente al uso que resulta incompatible con el reglamento.
- 332 -
Artculo 73
3. La tolerancia por el titular de un uso del signo que implique error sobre su carcter o significacin 4. Que se haya inscrito indebidamente una modificacin del reglamento que habra debido ser denegada por la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, motivo ste que podr ser subsanado por el titular con una nueva modificacin que reconduzca el reglamento a la legalidad. Junto a estos motivos, examinados al comentar el artculo 67, la Ley incluye el uso del signo por parte del titular o una persona a l vinculada econmicamente, motivo que no es recogido en aquel precepto.
- 333 -
CAPTULO III
Disposiciones comunes
Artculo 74. Carcter pblico del reglamento de uso.

El reglamento de uso de las marcas colectivas o de garanta depositado en la Oficina Espaola de Patentes y Marcas podr ser libremente consultado por cualquier persona, sin sujecin a pago de tasa.
Cualquier interesado tiene a su disposicin el reglamento de uso, que podr consultar libremente en la Oficina. Esta disposicin es una reminiscencia de la ALM490 que viene a reiterar la publicidad registral sancionada en el artculo 30 de la nueva Ley y en el artculo 35 h) de la Ley 30/1992, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, reiteracin que muestra el inters del legislador por obtener una total transparencia en relacin con estas marcas, dadas las particularidades de las mismas. Con la publicidad registral se facilita la informacin precisa para quienes puedan estar interesados en usar la marca para, despus de ello, poder solicitar entrar a formar parte de la asociacin o persona jurdica de Derecho pblico que ostente la titularidad de una marca colectiva que consista en un signo o denominacin que puedan servir en el comercio para sealar la procedencia geogrfica de los productos o de los servicios491, as como a usar una marca de garanta cuando cumpla con lo establecido en su reglamento.
490 Dispona dicha norma en el cuarto apartado del artculo 67: cualquier persona podr examinar el Reglamento de la Marca Colectiva o de Garanta depositado en el Registro de la Propiedad Industrial. 491 V . supra, comentarios al artculo 62. - 334 -
Artculo 75
Artculo 75. Uso de la marca.

La exigencia de uso de las marcas colectivas y de garanta se entender cumplida por el uso que cualquier persona facultada haga conforme al artculo 39 de esta Ley.
Con este precepto se establece que el uso obligatorio del signo, establecido en el artculo 39, quedar cumplido cuando sea realizado por cualquier persona de las facultadas para usar la marca colectiva o de garanta, lo que en principio parece excluir al titular del registro, como hemos visto previamente492. Cabe plantearse si el eventual uso publicitario que realice el titular de la marca habra de ser considerado como uso suficiente, a pesar de cuanto se previene en el apartado precedente. En nuestra opinin, con independencia de lo que resultare del caso concreto, ese uso deber ser considerado suficiente en los supuestos, entre otros, en los que en la publicidad de la marca se ofrezcan los productos de los asociados o de los miembros de la persona jurdica de Derecho pblico493 ya en el mercado, as como cuando la publicidad sea la antesala de su lanzamiento. Al igual que en el caso de las marcas individuales, la falta de uso no determinar la caducidad de la inscripcin cuando existan causas justificativas para su no uso494, causas que debern afectar al signo, a quienes estn facultados para usarlo o al producto o servicio que distinga. Entre las causas que afectan al signo, no ofrece duda la referente a la existencia de una prohibicin cautelar de usar el signo, acordada judicialmente. Las causas
492 V . supra, comentarios a los artculos 62 y 68. 493 En sentido contrario se expresan Largo Gil y Monge Gil (Marcas ..., op. cit., p. 692). 494 En opinin de Fernndez-Novoa, por causas justificativas de la falta de uso hay que entender la existencia de acontecimientos no imputables al titular de la marca que impiden o dificultan extraordinariamente la utilizacin de la misma en el mercado. Aade este autor que estos acontecimientos pueden equipararse a la fuerza mayor (El Sistema ..., op. cit. p. 385, as como en Derecho..., op. cit. pp. 264-265 o Tratado ..., op. cit. pp. 491 y 492). - 335 -
que se refieren a quienes pueden usar el signo deben afectar a todos ellos (salvo que la marca sea usada por aquellos a los que no afecta y stos no puedan realizar un uso que sea considerado como uso efectivo495), destacando entre estas causas la existencia de un causa mayor (una catstrofe natural por ejemplo496) o administrativa (como sera el caso de no haberse obtenido el correspondiente permiso, licencia o autorizacin), causas que han sido analizadas al comentar el artculo 39, sin que sea preciso abundar aqu en las mismas. Del mismo modo, las causas que afecten a los productos o servicios deben afectar a todos los que pueden usar la marca, con la salvedad indicada. Por ltimo, entre las causas que afectan al propio producto o servicio se encuentran asimismo los impedimentos naturales (este sera el caso de unas condiciones climticas agresivas que impidan que se verifiquen los requisitos establecidos en el reglamento de uso) y administrativos (embargo al pas del que proceda la materia prima por ejemplo). La accin de caducidad por falta de uso de las marcas colectivas o de garanta presenta la particularidad en cuanto a la legitimacin para su ejercicio se refiere de que, cuando se haya registrado un signo o indicacin que pueda servir en el comercio para sealar la procedencia geogrfica de los productos o de los servicios, slo estarn legitimados para dicho ejercicio de la accin de caducidad quienes lo estn para registrar una marca colectiva o de garanta, pues ellos seran los nicos que veran obstaculizado el registro a su nombre del signo o denominacin, en virtud de la prohibicin de registro establecida en el artculo 5.1 c).
495 Por su escasa capacidad productiva por ejemplo. 496 Este sera el caso de un terremoto que acabe con las fbricas de una zona que coincida con la denominacin de la marca colectiva. - 336 -
Artculo 76
Artculo 76. Ejercicio de acciones.

1. Las acciones derivadas del registro de una marca colectiva o de garanta no podrn ser ejercidas por las personas facultadas a utilizar dichas marcas, salvo autorizacin expresa del titular o disposicin contraria del reglamento de uso. 2. El titular de una marca colectiva o de garanta podr reclamar, por cuenta de las personas facultadas para utilizar la marca, la reparacin del dao que stas hayan sufrido por el uso no autorizado de la marca.
Este artculo mantiene el contenido del artculo 68 de la ALM, si bien variando su redaccin, pues en lugar de prever que solamente el titular de la marca estar legitimado para el ejercicio de las acciones derivas del registro, establece la imposibilidad de que las acciones derivadas del registro sean ejercitadas por quienes estn facultados para usar la marca; cabiendo cuestionarse, a la vista de dicha redaccin, si el titular de la marca esta legitimado para ejercitar las acciones civiles y penales derivadas del registro, cuestin a la que no cabe sino dar una respuesta afirmativa en virtud de lo dispuesto en al artculo 40 y de la remisin que establece el artculo 78, ello a pesar de que nada se diga en este articulo 76. Siguiendo la lnea establecida en el artculo 68 de la ALM, el precepto que ahora comentamos condiciona la legitimacin de los usuarios de las marcas colectivas y de garanta para el ejercicio de las acciones derivadas del registro al hecho de que ello este as establecido en el reglamento de uso o a que as lo autorice el titular; contrastando esta posible legitimacin de los usuarios de la marca colectiva y de garanta, con la ausencia en esta Ley de una mencin similar para el usuario de una marca espaola individual, a diferencia de lo establecido para los licenciatarios de la marca comunita497 498 ria individual o de la patente espaola . Este dispar trato, contemplando al menos la posibilidad de que el usuario de la marca colectiva o de
497 As se dispone en el artculo 22.3 del Reglamento sobre la marca comunitaria. 498 V . artculo 124 de la Ley de Patentes. - 337 -
garanta pueda estar legitimado para ejercitar las acciones derivadas del registro viene aconsejado por la sancin de caducidad que pesa sobre estas ltimas cuando se tolera un uso incompatible con el reglamento de uso, y por el menor inters que puede presentar el titular de una marca colectiva o de garanta por defender el derecho de exclusiva499. Por otro lado, al mantenerse la necesidad de que el reglamento autorice al usuario autorizado para ejercitar las acciones derivadas del registro, prevalece el criterio restrictivo que ha llevado al legislador a rechazar la posibilidad de legitimar al licenciatario de la marca individual, lo que desafortunadamente se ha hecho sin tener en cuenta las diferencias que existen entre los mismos y entre ambas clases de marca. Entendemos que habra sido ms acertado haber aproximado la figura del usuario autorizado de la marca colectiva y de garanta (fundamentalmente la primera) a la del comunero (o cotitular en materia de marcas), permitiendo que pudiera ejercitar las acciones en su propio beneficio y en el de la asociacin o persona jurdica de Derecho pblico, salvo disposicin en contrario en el reglamento500. A la vista de las limitaciones establecidas para el ejercio de las acciones civiles y penales que se deriven de su registro, resultar conveniente que, a la hora de redactar el reglamento se regule de forma expresa quin ostenta la legitimacin para ejercitar las acciones, cmo deber actuarse en caso
499 Largo Gil y Monge Gil sostienen que en el supuesto de la licencia sobre una marca individual, el titular de la marca es el verdadero afectado en caso de violacin de la marca por un tercero; en cambio, en ese mismo caso, pero referido a la marca colectiva, los perjuicios revierten, principalmente, sobre los usuarios de la marca (Marcas ..., op. cit. p. 707). 500 Largo Gil y Monge Gil entienden por su parte, al comentar la legitimacin para ejercitar acciones derivadas del registro de la marca comunitaria colectiva que lo procedente sera posibilitar la actuacin del usuario previo requerimiento (notarial en el caso espaol) al titular de la marca, aadiendo que no debe descartarse desde un principio la posibilidad de aplicar el rgimen diseado para los licenciatarios exclusivos. Concluyen estos autores que desde el punto de vista de la legitimacin activa para entablar la demanda en caso de violacin de la marca, las previsiones hubiesen tenido que ser diferentes (Marcas ..., op. cit. pp. 703 y 704). - 338 -
Artculo 76
de infraccin y el eventual reparto de indemnizaciones entre los asociados en los supuestos en que las mismas sean reclamadas por el titular501; siendo as mismo aconsejable para el supuesto de no autorizarse en el reglamento el ejercicio por los usuarios autorizados de las acciones derivadas del registro de la marca, contemplar la posibilidad de que, una vez iniciado el procedimiento judicial por el titular de la marca, puedan personarse en el mismo los usuarios autorizados, ello al igual que se establece en la Ley de Patentes para el licenciatario no exclusivo y ello con el fin de que los mismos puedan reclamar la reparacin del dao sufrido de no hacerlo en su nombre el titular, segn a ello le autoriza este precepto, pues en otro caso, a aquellos usuarios no les quedara a otra alternativa que reclamar la reparacin del dao causado al amparo de la Ley de Competencia Desleal502 o, en su caso, la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, con los riesgos que de ello se les derivara al ser dudoso el xito de estas acciones.
501 La conveniencia de establecer en el reglamento los criterios del reparto de indemnizaciones es sealada por Largo Gil y Monge Gil (Marcas ..., op. cit. p. 705). 502 Para ello se deber invocar el artculo 15 de la Ley de Competencia Desleal al que nos hemos referido en anteriores apartados. - 339 -
Artculo 77. Prohibicin temporal de registrar marcas colectivas o de garanta canceladas.

Las marcas colectivas y de garanta cuyo registro haya sido cancelado por cualquiera de las causas previstas en esta Ley no podrn ser registradas en relacin con productos o servicios idnticos o similares durante un plazo de tres aos a contar desde el da en que fue publicada la cancelacin del registro de la marca o, si hubieran caducado por falta de renovacin, desde el da en que concluy el plazo de demora para renovar el registro.
Con la prohibicin que en este articulo se establece se pretende preservar el inters de los consumidores, evitando la confusin que a los mismos se podra crear al poder tales consumidores entender que el producto o servicio que se les ofrece con la marca nuevamente registrada es el mismo de la marca cancelada o que tiene una idntica procedencia empresarial, confusin que debe ser claramente evitada dado que las marcas colectivas y de garanta tienen reforzada la funcin de indicar la calidad del producto503. La redaccin del artculo resulta ms depurada que la de la ALM, en la que de forma reiterativa se estableca la prohibicin temporal de registro de las marcas que hubieran sido canceladas por cualquiera de las causas establecidas en la norma y de las que no hubieran sido renovadas, cuando la falta de renovacin era una causa de caducidad expresamente contemplada en el artculo 51. A pesar de la clara intencin del legislador, de introducir con la prohibicin que en este precepto se establece, un instrumento de proteccin a los consumidores, debe sealarse que, al no contemplarse tal prohibicin en el Reglamento sobre la Marca Comunitaria, cabra la posibilidad de que cancelada la marca colectiva o de garanta, se obtenga de forma inmediata, una marca comunitaria idntica con eficacia en Espaa; riesgo que solamente tendra consecuencias relevantes en el supuesto de que quien
503 Sobre las distintas funciones de las marcas v. Fernndez-Novoa Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid, 1984, p. 44 y ss., y Tratado..., op. cit., p. 56 y ss. - 340 -
Artculo 77
solicitase la marca fuese un tercero y no el titular de la misma. Solicitado por un tercero el registro de la marca colectiva o de garanta como marca comunitaria, solo cabra oponer a dicha solicitud la eventual notoriedad de la marca o, cuando esta no fuese notoria, podra invocarse la prohibicin absoluta que se refiere a los signos que pueden "inducir al pblico a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geogrfica del producto o servicio" (artculo 7.1 g) del Reglamento), dada la necesidad de proteger el inters general de los consumidores e incluso del propio sistema competitivo, y la ventaja que podra obtener quien se aproveche de la imagen que los consumidores pueden tener de una marca colectiva o de garanta504; viniendo respaldado este ltimo argumento en primer lugar por la referencia que como hemos visto previamente se realizaba en el Prembulo de la ALM al empleo de la marca de garanta como un instrumento dirigido a garantizar a los consumidores la calidad, origen y otras caractersticas de los productos o servicios y, en segundo lugar, si se tiene en cuenta la limitacin a la cesin de la marca individual que se establece tanto en el Reglamento sobre la Marca Comunitaria como en la Ley de Marcas, en los que se contempla la denegacin de la inscripcin de la transmisin si de la documentacin aportada se dedujera de forma manifiesta que debido a esa transmisin la marca podra inducir al pblico a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geogrfica de los productos o de los servicios para los cuales est solicitada o registrada505, pues si la marca puede resultar engaosa dependiendo de la identidad del titular, no resulta descabellado sostener que este riesgo existir en mayor medida en el caso de que se pretenda registrar una marca colectiva o de garanta cancelada mientras exista el riesgo de asociacin entre los consumidores, plazo que el legislador espaol ha considerado
504 Fernndez-Novoa indica que a travs de las prohibiciones absolutas enumeradas por el apartado 1) del artculo 7 del Reglamento se aspira a proteger no slo los intereses particulares de un competidor concreto, sino tambin el inters de la generalidad: bien el inters pblico de los Estados y Organizaciones internacionales; bien el inters superior del propio sistema competitivo; o bien el inters general de los consumidores (El Sistema..., op. cit., p. 117). 505 As se establece en el artculo 17.4 del Reglamento y en el artculo 47.2 de la Ley de Marcas. - 341 -
debe ser de tres anos506. La ausencia en el Reglamento de la Marca Comunitaria de una prohibicin equivalente a la recogida en el artculo 77 de nuestra Ley de Marcas plantea una seria incgnita para el xito de este argumento.
506 Al analizar la posible cesin de una marca colectiva, Fernndez-Novoa resalta que no cabe desconocer que la cesin de una marca comunitaria colectiva plantear muy probablemente en la prctica delicados problemas. Antes de inscribir la cesin en el Registro, la Oficina deber examinar con particular atencin los documentos presentados a fin de determinar si el cambio de titularidad de la marca comunitaria colectiva puede inducir al pblico a error (El Sistema..., op. cit. p. 425). - 342 -
Artculo 78
Artculo 78. Normas aplicables.

Las normas de la presente Ley relativas a las marcas individuales se aplicarn a las marcas colectivas y de garanta, salvo disposicin contraria prevista en el presente Ttulo.
El presente precepto reconoce la existencia de un rgimen propio de las marcas colectivas y de garanta, que les confiere una especialidad frente a las marcas individuales, como hemos visto al comentar los precedentes artculos507; constituyendo un nuevo ejemplo de depuracin de la norma al establecer la aplicacin de las disposiciones relativas a las marcas individuales, salvo disposicin en contra establecida en "el presente ttulo" y no "en el presente captulo" tal y como se estableca en el artculo 65 de la Ley 32/1988508. En cuanto a la tcnica empleada, cabe sealar la existencia de algunas diferencias en relacin con el Reglamento sobre la Marca Comunitaria y la Ley 32/1988, si bien se trata de diferencias sin efectos prcticos. La primera diferencia que presenta frente al Reglamento la constituye la ubicacin de la remisin a las normas establecidas para las marcas individuales. Mientras que en el Reglamento se sita en un apartado del artculo 64, precepto en el que se define la figura de la marca colectiva, en la Ley de Marcas la remisin se recoge en un precepto independiente, circunstancia sta que constituye una reminiscencia de la ALM, que viene moti507 A esta especialidad se refiere Botana Agra al indicar que, si bien la funcin que cumple la marca colectiva explica que el rgimen aplicable a este tipo de marca sea en general el mismo que se establece para la marca individual, al mismo tiempo, las particularidades que presenta frente a sta, justifican igualmente que en algunos extremos se someta la marca colectiva a un rgimen propio y especfico (Panormica..., op. cit., p. 31). 508 Este defecto fue criticado por Monge Gil, quien entendi que no tiene ningn sentido aludir a las disposiciones comunes a las marcas colectivas y de garanta y no a los Captulos I y II del mismo Ttulo, en los que se recogen preceptos especficos de las marcas colectivas (arts. 58 al 61) y las marcas de garanta (arts. 62 al 64). - 343 -
vada por su aplicacin tanto para las marcas colectivas como para las marcas de garanta, figura esta ltima no contemplada en el Reglamento. Por otra parte, el presente precepto se diferencia del Reglamento y la ALM en su ubicacin en el articulado, pues mientras en aquellos textos se estableca al inicio del correspondiente captulo, en esta norma sirve de cierre del ttulo.
- 344 -
TTULO VIII
Artculo 79
TTULO VIII*
Artculo 79. Solicitud de extensin territorial a Espaa.
Siempre que el titular lo solicite expresamente, el registro internacional de una marca efectuado al amparo del Acta vigente en Espaa del Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891, relativo al Registro Internacional de Marcas (llamado en lo sucesivo Arreglo de Madrid), del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid de 27 de junio de 1989 (llamado en lo sucesivo Protocolo) o de ambos, extender sus efectos en Espaa.
ste es el primero de una serie de preceptos a travs de los cuales la Ley de Marcas establece la conexin entre nuestro Derecho nacional y el sistema de registro internacional de marcas, sistema con el que se simplifica el registro de marcas a escala internacional509, mediante la coordinacin de la tramitacin de la marca en una nica oficina (la Oficina Internacional) que informar al solicitante de la tramitacin de la marca en los distintos Estados. El registro de la marca internacional se regula en dos instrumentos jurdicos estrechamente relacionados entre si, el Arreglo de Madrid510 y el
* Por Antonio Selas Colorado. 509 Esta caracterstica es evidenciada por Botana Agra quien recuerda que el sometimiento de la marca a tantos sistemas jurdicos nacionales cuantos eran los pases en los que interesaba dotarla de proteccin, constitua un serio freno a la concurrencia de los empresarios en los mercados transnacionales, aadiendo que la idea de establecer un sistema que simplificara las formalidades para proteger una misma marca en diversos pases, encontr su primera resonancia oficial en el Congreso Internacional de la Propiedad Industrial celebrado en Pars del 5 al 17 de septiembre de 1878 (La Proteccin de las Marcas Internacionales (con especial referencia a Espaa), Madrid, 1994, pp. 11 y 15). - 347 -
Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid511, que fueron aprobados con un siglo de diferencia512 y que, a pesar de ser buena parte de su contenido idntico y sus signatarios parcialmente coincidentes, funcionan de forma autnoma, debindose escoger entre la aplicacin de una u otra de dichas normas segn cual sea el pas donde se quiera registrar la marca, si bien dicha autonoma queda atemperada con las reglas de conexin establecidas en los mismos a travs de las cuales se establece la aplicacin del Arreglo cuando el Estado de la Oficina de Origen de una solicitud o un registro internacional sea parte tanto del Arreglo como del Protocolo y haya sido designado otro Estado que tambin sea parte de ambos513. De acuerdo con este artculo es posible extender a Espaa los efectos de una marca internacional solicitada al amparo del acta del Arreglo o del Protocolo vigente en Espaa en el momento de la solicitud, extensin que no se producir de forma automtica sino que deber pedirse expresamente516, bien en la propia solicitud de registro internacional514 o en una solicitud presentada con posterioridad al registro internacional515.
510 Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, de 14 de abril de 1891, revisado en las Conferencias de Bruselas (1897 y 1900), Washington (1911), La Haya (1925), Londres (1934), Niza (1957) y Estocolmo (1967). El 14 de julio de 1976 el Estado Espaol firm en Estocolmo las Actas de 14 de julio de 1967 (Instrumento de Ratificacin publicado en el BOE nm. 147, de 20 de junio de 1979). 511 Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, de 27 de junio de 1989. El 29 de junio de 1989 el Estado Espaol firm en Madrid el Protocolo adoptado en esta capital (Instrumento de Ratificacin publicado en el BOE nm. 276, de 18 de noviembre de 1995). 512 Tal y como se indica en la exposicin de motivos, la incorporacin del Protocolo al Derecho espaol ha exigido reformar el Ttulo que en la Ley se dedica a las marcas internacionales. 513 As se establece en el art. 9 sexies del Protocolo. 514 As se establece en el artculo 3 bis del Arreglo y del Protocolo. 515 Posibilidad contemplada en el artculo 3 ter del Arreglo y el Protocolo. 516 Esta circunstancia ya se contemplaba en el artculo 73 la Ley 32/1988 - 348 -
Artculo 80
Artculo 80. Denegacin y concesin de la proteccin en Espaa.

1. Se podr denegar la proteccin de la marca internacional en Espaa, de acuerdo con el artculo 5 del Arreglo de Madrid o el artculo 5 del Protocolo. 2. A efectos de la concesin o denegacin sern aplicables al registro de la marca internacional, en lo que proceda, los artculos 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 y 28 y el apartado 4 del artculo 29. 3. La publicacin de la solicitud a que se refiere el artculo 18, queda reemplazada, para las marcas internacionales, por la publicacin que la Oficina Internacional efecta en su gaceta peridica conforme a lo previsto en el artculo 3.4) del Arreglo de Madrid o en el artculo 3.4) del Protocolo. La Oficina Espaola de Patentes y Marcas publicar en el Boletn Oficial de la Propiedad Industrial una mencin de la referida publicacin de la Oficina Internacional. 4. El plazo de oposicin establecido en el artculo 19.2 empezar a contar a partir de la publicacin en el Boletn Oficial de la Propiedad Industrial de la mencin a que se refiere el apartado anterior. 5. La denegacin de la proteccin provisional, en el supuesto previsto por el artculo 21.1, o definitiva, en el supuesto previsto por el artculo 22.1, sern notificadas a la Oficina Internacional en la forma y plazo establecidos por el Reglamento comn del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (llamado en lo sucesivo Reglamento comn al Arreglo y al Protocolo).
Con la solicitud de una marca internacional se simplifica la tramitacin de los distintos expedientes nacionales, si bien, los distintos Estados mantienen la facultad de denegar el registro, siempre que dicha denegacin venga motivada por las mismas razones que habran determinado la denegacin de un registro nacional517, denegacin que deber ser notificada a la Oficina Internacional en el plazo de un ao o dieciocho meses, segn se aplique el Arreglo o el Protocolo, desde la fecha de registro internacional de la marca o de la peticin de extensin de la proteccin.
517 As lo dispone el artculo 5 del Arreglo y el Protocolo. - 349 -
Recibida de la Oficina Internacional la notificacin de que se ha designado el Estado espaol en una marca internacional, la OEPM proceder a publicar un aviso en el BOPI, sin que en el mismo deba contenerse la publicacin de la solicitud prevista para las marcas nacionales518, puesto que, tal publicacin de la solicitud de la marca internacional deber hacerse exclusivamente "en una hoja peridica editada por la Oficina internacional"519, debiendo tenerse la publicidad derivada de dicha publicacin como plenamente suficiente, sin que pueda exigirse otra al solicitante520 Una vez publicado el aviso en el BOPI se abre el plazo para la presentacin de oposiciones u observaciones a las que se refiere el artculo 19 de la Ley y a partir de ese momento, la solicitud de marca internacional tendr el mismo trato que una solicitud de marca nacional, de forma que le resultar aplicable lo dispuesto en relacin con el examen de fondo (artculo 20), la suspensin de la solicitud (artculo 21), la resolucin de la solicitud (artculo 22), el reestablecimiento de derechos (artculo 25), la suspensin de la tramitacin (artculo 26), la revisin de actos en va administrativa (artculo 27) y el arbitraje (artculo 28).
518 V . supra, comentarios al artculo 18. 519 Artculo 3.4 del Arreglo y el Tratado. 520 As se establece en el art. 3.5 del Arreglo y del Protocolo. - 350 -
Artculo 81
Artculo 81. Presentacin de la solicitud de registro internacional.

1. La solicitud se presentar por el titular de una marca registrada en Espaa, al amparo del Arreglo de Madrid, o por el titular o el mero solicitante de una marca, al amparo del Protocolo, en el rgano que resulte competente, de acuerdo con lo previsto en los apartados 1, 2, 3 y 4 del artculo 11. 2. Al solicitarse el registro internacional, su renovacin, o la inscripcin de cualquier modificacin se satisfar una tasa nacional, sin cuyo pago no ser tramitada.
A diferencia de lo que ocurre en cuanto a las marcas espaolas o comunitarias, la fecha de concesin o de registro de las marcas internacionales ser aquella en la que la solicitud internacional haya sido recibida por la oficina de origen, siempre que esta solicitud se reciba en la Oficina Internacional en el plazo de dos meses y no incurra en irregularidades que determinen la suspensin de la tramitacin por la Oficina Internacional, lo que lleva a plantearse si es a partir de esa fecha cuando el titular goza de los derechos derivados del registro, lo que beneficiara enormemente al solicitante, que vera reforzado desde ese momento su derecho sobre la marca pues, como hemos tenido ocasin de analizar previamente521, la solicitud de marca goza de una proteccin provisional, menor que la que se confiere a la marca registrada, deducindose de dicha interpretacin que el solicitante de una marca internacional se vera sustancialmente beneficiado, al gozar de una proteccin total desde el primer momento. Sin embargo, esta interpretacin ha sido rechazada por la doctrina espaola, que considera que hasta que la OEPM no se pronuncie, o no haya transcurrido el plazo establecido al efecto, la marca no gozar de la condicin legal de marca registrada522.
521 V . supra comentarios al art. 38. 522 Al comentar la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 1977, Botana Agra indica: en los pases en los que rige el sistema de previo examen de la registrabilidad de una marca, la proteccin de la marca internacional no deriva automticamente del registro de la Oficina Internacional; se requiere, adems, la falta de declaracin dene- 351 -
La principal diferencia con el anterior sistema radica en la posibilidad de que la marca internacional sea solicitada por el titular de una solicitud en tramitacin, novedad que viene motivada por la incorporacin del Protocolo a nuestro Derecho. De este modo, se agiliza la tramitacin, ahorrando un tiempo considerable al no tener que esperar a la concesin del registro, lo que en la prctica supona un mnimo de seis meses, aumentando sustancialmente cuando se presentaban oposiciones o se decretaba un suspenso de oficio. A diferencia de lo dispuesto en el art. 75 de la ALM, en este precepto se recoge expresamente la posibilidad de que el titular del registro o de la solicitud presente la solicitud de registro internacional, si bien esta diferencia no tiene efectos prcticos, siendo la situacin actual idntica a la prevista en la norma antes vigente. Lo que no cambia en modo alguno es la referencia expresa a la necesidad de satisfacer la correspondiente tasa, tanto al solicitar la marca como al interesar su renovacin.
gatoria de proteccin por parte de cada pas (La proteccin de las marcas internacionales en Espaa, Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 1977 (Sala Tercera), ADI V , 1978, p. 411). - 352 -
Artculo 82
Artculo 82. Examen preliminar de la solicitud internacional.

1. Recibida la solicitud de registro internacional, el rgano competente examinar: a) Si la solicitud ha sido presentada en el formulario oficial previsto por el Reglamento comn al Arreglo y al Protocolo. b) Si la tasa nacional ha sido pagada. 2. Si la solicitud presentada no cumpliera estos requisitos, se notificar al solicitante los defectos observados, para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, los subsane. Si no se subsanasen, se resolver teniendo por desistida la solicitud. Si la solicitud no presentara ninguno de estos defectos o los mismos hubieran sido subsanados, el rgano competente otorgar como fecha de la solicitud de registro internacional la fecha en que recibi la solicitud o la subsanacin de sta, segn proceda, y la transmitir, con todo lo actuado, a la Oficina Espaola de Patentes y Marcas dentro de los cinco das siguientes. 3. Recibida la solicitud, la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, como Oficina de origen, examinar si: a) El solicitante tiene derecho a pedir el registro internacional de acuerdo con los artculos 1 y 2 del Arreglo de Madrid o, en su caso, del artculo 2 del Protocolo. b) Las indicaciones que figuran en la solicitud internacional se corresponden con las del registro nacional o, en su caso, con las de la solicitud de registro nacional, a los efectos de certificar esa conformidad segn establece el artculo 3.1) del Arreglo de Madrid o, en su caso, el artculo 3.1) del Protocolo. 4. En el caso de que la solicitud internacional carezca de alguno de los requisitos examinados, la Oficina Espaola de Patentes y Marcas notificar los defectos al solicitante requirindole para que los subsane en el plazo reglamentariamente establecido. Si no se subsanasen, se resolver teniendo por desistida la solicitud. 5. Si el solicitante subsana los defectos oportunamente, la Oficina Espaola de Patentes y Marcas indicar como fecha de la solicitud de registro internacional la fecha en que recibi la subsanacin.
- 353 -
En el presente precepto se colman las lagunas del anterior texto en relacin con el examen nacional de la solicitud internacional523, regulando de forma detallada la actuacin de los rganos competentes de las distintas Comunidades Autnomas y de la OEPM. Los primeros comprobarn si la solicitud ha sido presentada en el formulario establecido en el Reglamento del Arreglo y del Protocolo y si han sido pagadas las tasas. La existencia de algn defecto en este punto ser comunicada al solicitante para que pueda subsanarla. Si no se subsanan, se tendr por desistida la solicitud. Si no hubiera defecto o si ste se subsana el rgano competente fijar la fecha de solicitud (que ser la de presentacin si no hubiera defectos y la de subsanacin si los hubiera) y en un plazo de cinco das la remitir a la OEPM. A pesar de que nada se dice, entendemos que la OEPM deber actuar del mismo modo que los rganos competentes cuando reciba directamente la solicitud, examinando en primer lugar si se ha presentado la solicitud en el formulario adecuado y si se han pagado las tasas. Recibida la solicitud de los rganos competentes o tras haber comprobado que se ha empleado el formulario adecuado y se han pagado las tasas, segn el caso, la OEPM deber comprobar si el solicitante est legitimado para solicitar la marca internacional. Cuando sea aplicable el Arreglo se comprobar si el solicitante es nacional de una Estado miembro o tiene establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los pases de la Unin de 524 Pars . Si resulta aplicable el Protocolo, se comprobar si el solicitante es nacional, tiene domicilio o un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en un Estado contratante525.
523 As se destaca en la propia Exposicin de Motivos. 524 As se establece en el art. 1 del Arreglo y en el art. 3 del Convenio de la Unin de Pars, artculo este ltimo al que se remite el art. 2 del Arreglo. 525 As lo dispone el art. 2.1 del Protocolo. - 354 -
Artculo 82
Adems de comprobar la legitimacin del solicitante, la OEPM deber comprobar y certificar que las indicaciones de la solicitud internacional se corresponden con las del registro o solicitud de base, correspondencia que, a pesar de que nada se diga en este artculo, entendemos deber existir en el momento de la certificacin, ello en virtud de cuanto al respecto establecen el Arreglo y el Protocolo. La OEPM notificar al solicitante la existencia, si la hubiere, de algn defecto para que pueda subsanarlo en el plazo reglamentariamente establecido, teniendo por desistida la solicitud en caso de que as no lo hiciera. Subsanado el defecto, la fecha de solicitud ser aquella en la que la subsanacin se produzca. Si no existen defectos o si stos son subsanados, la OEPM fechar y firmar la solicitud, expedir la indicada certificacin y los enviar a la Oficina Internacional quien, tras comprobar que la solicitud cumple con las condiciones establecidas en el Acuerdo o el Protocolo y su Reglamento, proceder al registro (estableciendo como fecha de registro la que hasta ese momento era fecha de solicitud ) y posterior notificacin a las Administraciones interesadas, as como a su publicacin.
- 355 -
Artculo 83. Transformacin de un registro internacional.

1. Un registro internacional cancelado en virtud del artculo 6.4 del Protocolo podr ser transformado en una solicitud de marca nacional para productos o servicios cubiertos en Espaa por dicho registro internacional si dicha solicitud se dirige a la Oficina Espaola de Patentes y Marcas en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de cancelacin de dicho registro internacional. 2. El peticionario de la transformacin deber presentar una solicitud de registro nacional conforme a lo dispuesto en el artculo 12 de la presente Ley. Esta solicitud incluir, adems, los siguientes datos: a) Indicacin de que se trata de una solicitud de transformacin. b) Nmero y fecha del registro internacional en que se basa. c) Indicacin de si dicho registro est concedido o pendiente de concesin en Espaa. d) Domicilio en Espaa a efectos de notificaciones, de conformidad con el artculo 29.4 A la solicitud de registro deber adjuntarse una certificacin de la Oficina Internacional en la que se indique la marca y los productos o servicios para los cuales la proteccin del registro internacional haba tenido efectos en Espaa antes de su cancelacin. Esta certificacin se acompaar de su traduccin al castellano. 3. La solicitud de transformacin se considerar presentada en la fecha del registro internacional o de la extensin posterior para Espaa, segn proceda, y, si tena prioridad, gozar de este derecho. En lo dems, la solicitud de transformacin se tramitar como una solicitud de marca nacional. No obstante, si la solicitud de transformacin se refiriera a una marca internacional ya concedida en Espaa, se acordar sin ms trmite su concesin como marca nacional, aplicndosele las disposiciones del artculo 22.4. Contra este acuerdo no podr formularse recurso basado en la concurrencia de prohibiciones absolutas o relativas, pero s podr fundarse en el incumplimiento de los requisitos exigidos para la vlida transformacin o concesin directa del registro internacional solicitado. 4. A los efectos de lo previsto en los artculos 31 y 32 de la presente Ley, se considerar como fecha de presentacin la del da en que la solicitud de transformacin hubiere sido recibida por la Oficina Espaola de Patentes y Marcas o, en su caso, la prevista en el artculo 16.3 de esta Ley.
- 356 -
Artculo 83
Dos han sido los argumentos principales invocados por los pases anglosajones para no suscribir el Arreglo de Madrid: la necesidad de que la solicitud de registro internacional se realizase partiendo de una marca concedida, no bastando la mera solicitud, y la dependencia de la marca internacional respecto del registro de base durante cinco aos, de suerte que la cancelacin de aquel antes de que transcurriese este perodo, determina la nulidad de la marca internacional. Ambas cuestiones son abordadas en el Protocolo de Madrid, estableciendo la posibilidad de solicitar la marca internacional partiendo de una mera solicitud y contemplando la posible transformacin de la marca internacional en registros nacionales o regionales, caracterstica comn con el sistema de marca comunitaria como veremos ms adelante526. El Protocolo adopta la regla del Arreglo segn la cual la Oficina de Origen puede solicitar a la Oficina Internacional la cancelacin del registro internacional cuando la solicitud o el registro de base haya sido retirada, caducado, se haya renunciado al mismo o haya sido objeto de una decisin definitiva de rechazo, cancelacin o invalidacin, antes de que transcurra un plazo de cinco aos desde la fecha del registro internacional, o cuando la resolucin que determine la cancelacin o invalidacin ponga fin a un procedimiento iniciado antes de que transcurriese dicho plazo527. La particularidad del Protocolo reside en la posibilidad de que cuando esto suceda, el titular podr "transformar" el registro internacional en solicitudes nacionales o regionales, de forma que el titular podr presentar una solicitud en la Oficina de cualquier Parte Contratante en el territorio en el que el registro internacional era vlido, solicitud que se tramitar como si se
526 V . infra comentarios al art. 86. 527 El art. 6 del Arreglo establece en su segundo apartado que la marca internacional ser independiente a los cinco aos de su inscripcin, sealando en su tercer apartado que el registro internacional no podr ser invocado cuando haya sido cancelado el registro de base antes de que transcurra dicho plazo o cuando en dicho plazo haya sido iniciada una accin que determine la cesacin de la proteccin. Por ltimo, en el cuarto apartado del art. 6 se establece que la Oficina Internacional proceder a la cancelacin a peticin de la Administracin del pas de origen. - 357 -
hubiera presentado en la fecha del registro internacional o en la fecha de su extensin territorial, gozando incluso de su prioridad528. De acuerdo con el artculo que comentamos, si la marca internacional tena efectos en Espaa y el titular desea obtener un registro en nuestro pas, deber presentar la correspondiente solicitud en el plazo de tres meses desde la fecha de cancelacin del registro internacional. Esta solicitud presenta la siguientes particularidades frente a la solicitud prevista en el art. 12: la necesidad de indicar en la solicitud que se trata de una solicitud de transformacin, de identificar el nmero y fecha de registro de la marca en la que se basa (lo que deber ser acreditado con la correspondiente certificacin de la Oficina Internacional, debidamente traducida al castellano) y el estado del registro en Espaa (si est concedido o en tramitacin), facilitando asimismo un domicilio en Espaa a efectos de notificaciones. Cuando la marca internacional haya sido concedida en Espaa, la nueva marca ser directamente concedida, sin posibilidad de recurso basado en la existencia de prohibiciones absolutas o relativas. El nico recurso que puede interponerse vendr motivado por el incumplimiento de los requisitos exigidos para la vlida transformacin o concesin directa del registro internacional solicitado. Por lo tanto, para solicitar la cancelacin del signo no cabr otra opcin que ejercitar la correspondiente accin de nuli529 dad ante la jurisdiccin civil . Concedida la marca por la va de la transformacin, su duracin y renovacin vendr determinada por la fecha de presentacin de la solicitud de transformacin o por la fecha en la que se hayan subsanado las eventuales irregularidades que hubieran impedido obtener una fecha de presentacin.
528 As se establece en el art. 9 quinquies del Protocolo. 529 V . supra, comentarios al art. 51 y ss. - 358 -
TTULO IX
Marcas comunitarias
Artculo 84
TTULO IX*
Marcas comunitarias
Artculo 84. Presentacin de una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina Espaola de Patentes y Marcas.
La presentacin de una solicitud de marca comunitaria en la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, al amparo del artculo 25.1.b) del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, dar lugar al pago de la tasa correspondiente. La Oficina Espaola de Patentes y Marcas indicar la fecha de recepcin de la solicitud y el nmero de pginas que la compongan, transmitindola a la Oficina de Armonizacin del Mercado Interior, si la tasa anteriormente sealada hubiera sido satisfecha.
Con la marca comunitaria se altera el principio de territorialidad del derecho de marca en el mbito de la Unin Europea, pues con el registro de una nica marca se obtiene un derecho de exclusiva con efectos en todos los Estados miembros, lo que simplifica la tramitacin y gestin de los registros y facilita la circulacin intracomunitaria de productos distinguidos con una marca, al disminuir considerablemente las posibilidades de infraccin que se derivara de la importacin de un producto distinguido con una marca que estuviera registrada por diferentes personas en los Estados miembros. La solicitud de marca comunitaria, que al igual que la de la marca nacional, debe ser presentada por persona que tenga legitimacin para ser titular del registro, se puede realizar bien directamente en la Oficina de Armonizacin del Mercado Interior, que tiene sede en Alicante, ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o ante la
* Por Antonio Selas Colorado. - 361 -
Oficina de marcas del Benelux, segn se establece expresamente en el artculo 25.1 del Reglamento sobre la marca comunitaria530, debiendo sealarse que tales facilidades otorgadas a los posibles solicitantes a la hora de elegir donde presentar su solicitud, entraan ciertos riesgos, cual seria el de que hecha la presentacin a la oficina nacional del solicitante, sta, no la tramitase con la diligencia que se exige en el artculo 25 del Reglamento sobre la marca comunitaria y como consecuencia de ello la solicitud de marca no llegase a la Oficina de Armonizacin del Mercado Interior en el plazo de un mes desde su presentacin, pues ello conllevara el que dicha solicitud de marca se considere retirada531, riesgo este que unido a las facilidades que para su presentacin se dan en la Oficina de Alicante (puede enviarse la misma a travs de un servicio de mensajera, por fax y, en un futuro, por correo electrnico), aconseja la presentacin de la solicitud ante dicha Oficina en lugar de hacerlo ante el servicio central de los estados miembros, la OEPM532 en Espaa, lo que parece est sucediendo en la prctica a la vista de la escasa presentacin de solicitudes de marca que, segn parece se est haciendo ante dicha OEPM533.
530 Reglamento (CE) n 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DOCE n L 11, de 14 de enero de 1994, p. 1) 531 Si esto ocurriese, es evidente que la eventual falta de diligencia por parte de la Oficina Espaola de Patentes y Marcas posibilitar la correspondiente reclamacin, como apunta OReeally al comentar el artculo 25 del Reglamento en AA. VV . Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria, La Ley, 2 edicin, revisada, 2000, p.308. 532 En el Anteproyecto de 4 de diciembre de 2001 para la ejecucin de la Ley de Marcas no se contempla la posibilidad de presentar la solicitud por fax y la posible presentacin por correo electrnico queda pospuesta a una regulacin posterior, al establecer el artculo 5.3 que la presentacin de solicitudes en soporte magntico o por medios informticos, electrnicos o telemticos se regular mediante Orden del Ministro de Ciencia y Tecnologa, a propuesta del Sirector de la Oficina Espaola de Patentes y Marcas. 533 Esta circunstancia ya era apuntada por OReally en la primera edicin de Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria (AA.VV ., Alicante, 1996, p. 292), y es confirmada en la edicin de 2000 (p. 309), al indicar que la presentacin directa ante la Oficina es la opcin escogida por la gran mayora de solicitantes y representantes, apuntando que no obstante, tambin se da el caso de solicitantes y representantes que utilizan las oficinas nacionales con el objeto de cumplir con determinados plazos, comentario este ltimo que parece mostrar una mayor accesibilidad a las oficinas nacionales.
- 362 -
Artculo 84
Cabra plantearse la posibilidad de presentar la solicitud ante el rgano competente de la Comunidad Autnoma donde el solicitante tenga su domicilio o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo, por aplicacin de lo dispuesto en el artculo 11 de la Ley. Sin embargo, el hecho de que esta posibilidad no haya sido recogida expresamente en el artculo 84 y el tenor literal del artculo 25 del Reglamento nos lleva a considerar excluida esta posibilidad. En cualquier caso, el escaso plazo conferido para la recepcin de la solicitud en la Oficina de Armonizacin del Mercado Interior parece justificar una presentacin directamente en la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, debiendo tener en cuenta que el plazo conferido quedara reducido en virtud del plazo que reglamentariamente se establezca para la remisin de la copia de la solicitud por el rgano autonmico competente534.
534 En este sentido, el Anteproyecto del Reglamento de ejecucin establece en el sptimo apartado de artculo 5 que dicho plazo ser de cinco das. - 363 -
Artculo 85. Declaracin posterior de la caducidad o nulidad.

Cuando una marca comunitaria se beneficie de la antigedad de una marca anterior con efectos en Espaa, se podr declarar la caducidad o nulidad de esta marca anterior, aunque la misma ya estuviera extinguida por la falta de renovacin, renuncia del titular o impago de las tasas de mantenimiento, en su caso.
La posible coexistencia de una misma marca como marca comunitaria y marca nacional, cuando quien teniendo registrada su marca en Espaa desee registrar la misma como marca comunitaria, supondra el que con ello existira una duplicidad de registros para la misma marca derivndose de ello una innecesaria duplicidad de tramites y costes para su titular, lo que en principio parece podra evitarse mediante el simple trmite de sustituir el registro nacional por el de la marca comunitaria; solucin sta que de adoptarse, sin ms, acarreara diversos problemas entre los que resalta la posible prdida de la consolidacin del registro, esto es, el hecho de que haya trascurrido el plazo de prescripcin para la accin de nulidad basada en causas de nulidad relativas; razn esta por la cual en el Reglamento sobre la Marca Comunitaria y con el fin de evitar la duplicidad de registros se contempla la posibilidad de que el solicitante de una marca comunitaria, titular de la misma como marca nacional, pueda reivindicar para dicha marca comunitaria la antigedad de la que la misma disfrutaba en Espaa. Con el abandono de los registros nacionales, adems del ahorro que de ello se le derivara a su titular, se otorga la posibilidad de que el titular de una marca anterior registrada en un Estado miembro o de una marca internacional con efectos en dicho Estado que solicite su registro como marca comunitaria, pueda prevalerse de la antigedad de la marca abandonada por la marca comunitaria, en lo que respecta a dicho Estado miembro, de lo que se deriva que si concedida la marca comunitaria se renuncia a la marca nacional anterior o se deja que se extinga, se entender que la marca comunitaria continuar disfrutando de los mismos derechos que tendra si
- 364 -
Artculo 85
la marca anterior hubiera continuado registrada535, por lo que, la cancelacin del registro nacional no impedir al titular dirigirse contra el uso o registro de signos distintivos que, siendo incompatibles con aquel, hayan sido usados o solicitados con anterioridad a la presentacin de la marca comunitaria o a la fecha de prioridad de sta, facilitndose as la transicin hacia el sistema comunitario con un procedimiento que ha sido interpretado por la Doctrina como una manifestacin inequvoca de la permeabilidad existente entre el Sistema Comunitario de Marcas y los Sistemas Nacionales de Marcas de los Estados de la Unin Europea536. Con la introduccin de la posibilidad de declarar la caducidad o nulidad de una marca nacional cuando un registro comunitario se beneficie de su antigedad a pesar de que el registro en Espaa haya caducado por falta de pago o renovacin o se haya extinguido por renuncia de su titular, se prorroga de forma ficticia la vigencia de dicho registro evitndose con el establecimiento de dicha ficcin que la reivindicacin de antigedad sea usada por el titular del registro y se incumpla con lo establecido en la normativa nacional, como ocurrira en el posible supuesto de que dicha antigedad se solicitara para evitar que la marca nacional fuese caducada por falta de uso, con lo que a travs de dicha reivindicacin y en el supuesto de que la marca fuese usada tan solo en unos Estados de la Comunidad Europea y no en Espaa se podran mantener los efectos del registro en la totalidad de los Estados miembros a pesar de la falta de uso en alguno de ellos537.
535 As se establece en el artculo 34 del Reglamento. 536 Fernndez-Novoa El Sistema ..., p. 401. 537 Tngase en cuenta que la obligacin de uso establecida en el Reglamento sobre la marca comunitaria no implica un uso en todos los Estados miembros. Un sector de la Doctrina que este uso deber realizarse al menos en dos Estados. En este sentido, afirma C. Fernndez-Novoa: el cumplimiento de la obligacin de uso presupone inexcusablemente que la marca comunitaria tiene que ser utilizada cuando menos, en el territorio de dos Estados miembros de la Unin Europea. Es indudable, a mi juicio, que per definitionem la marca comunitaria est llamada a surtir efecto en un espacio territorial (la Unin Eurpea) superior al territorio de un solo Estado miembro. Por lo tanto, en opinin de este autor debe considerarse incumplida la obligacin de uso en la hiptesis de que la marca comunitaria sea efectivamente tan slo en el territorio de un Estado miembro (El Sistema ..., op. Cit.. pp. 373 y 374). Por su parte, otro sector consi- 365 -
La declaracin de caducidad o nulidad de la marca nacional conlleva la extincin de la antigedad reivindicada para la marca comunitaria, con lo que el titular no podr valerse de la misma en caso de transformacin de la marca comunitaria en marcas nacionales, ni podr por ejemplo ejercitar la accin de nulidad contra los distintivos registrados con posterioridad a la fecha de registro de aquel y antes del registro de la marca comunitaria, circunstancia esta ltima que podra llegar a desembocar en la remota posibilidad de que se pudiese cancelar la marca comunitaria si los titulares de los registros posteriores a la marca cuya antigedad se reivindicaba pero anteriores a la marca comunitaria ejercitaran una accin de nulidad basada en su incompatibilidad. Del mismo modo, la caducidad del registro nacional impedira que el titular de la marca ejercitase acciones derivadas de la infraccin por el uso realizado con anterioridad al registro de la marca comunitaria538, aadindose en este caso la incertidumbre de cual sera el resultado de la accin en relacin con el uso que, iniciado con anterioridad a la solicitud de la marca comunitaria, contine sin amparo registral una vez concedida la marca comunitaria539.
dera que se debe prescindir de referirse a un nmero determinado de Estados, a las fronteras de stos. As, Casado Cervio entiende que la obligacin de usar la marca se ver satisfecha cuando se use la marca en el territorio comunitario con independencia de la extensin del mismo y sin que sea necesariamente relevante que dicho territorio integre o forme parte un solo Estado, o de ms de un Estado miembro de la Unin Europea (AA.VV ., Comentarios ..., op. Cit., p. 200 de la edicin de 1996 y p. 222 de la edicin de 2000). 538 De lo contrario se estara confiriendo un cierto efecto retroactivo al derecho exclusivo derivado del registro de la marca posterior. 539 Si se entiende que debe impedirse la continuacin en el uso del signo no registrado se estara en cierto modo estableciendo una obligatoriedad del registro de las marcas, producindose los perniciosos efectos a los que se refera Baylos Corroza, para quien no sera posible desentenderse de la situacin del usuario extraregistral de una marca, haciendo caso omiso de la gran cantidad de empresarios que, como es bien sabido, utilizan sus signos fuera de la Oficina. Si se les privase de todo derecho por no haberlos inscrito, se producira una situacin injusta, pues cualquier otro empresario podra tomar para s uno de esos signos no registrados e inscribirlos a su nombre, produciendo al que no inscribi un verdadero despojo (Tratado de Derecho Industrial, Civitas, Madrid, 1993, p. 821). - 366 -
Artculo 86
Artculo 86. Transformacin de la marca comunitaria.

1. El procedimiento de transformacin de una solicitud o de una marca comunitaria en solicitud de marca nacional se iniciar con la recepcin por la Oficina Espaola de Patentes y Marcas de la peticin de transformacin que le transmita la Oficina de Armonizacin del Mercado Interior. 2. En el plazo que reglamentariamente se establezca desde la recepcin de la peticin de transformacin por la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, el solicitante deber cumplir los siguientes requisitos: a) Abonar las tasas establecidas en el artculo 12.2 de esta Ley. b) Presentar una traduccin al castellano de la peticin de transformacin y de los documentos que la acompaan cuando no estn redactados en este idioma. c) Designar un domicilio en Espaa a efectos de notificaciones, de conformidad con el artculo 29.4. d) Suministrar cuatro reproducciones de la marca si la misma fuere grfica o contuviere elementos grficos. 3. Si en el plazo previsto en el apartado anterior no se cumplieran los requisitos exigidos en el mismo, la solicitud de transformacin se tendr por desistida. Si los requisitos fueran cumplidos, la Oficina Espaola de Patentes y Marcas resolver sobre la admisibilidad de la transformacin solicitada conforme a lo previsto en los artculos 108.2 y 110.1 del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. 4. La solicitud de transformacin se considerar presentada en la fecha de presentacin que se le hubiere otorgado como solicitud de marca comunitaria y, si tena prioridad o antigedad reivindicada, gozar de estos derechos. Por lo dems, la solicitud de transformacin se tramitar como una solicitud de marca nacional. No obstante, si la solicitud de transformacin se refiriera a una marca comunitaria ya registrada, se acordar sin ms trmite su concesin como marca nacional, aplicndosele las disposiciones del artculo 22.4, salvo que, debido a la renuncia, falta de renovacin o a cualquier otra causa provocada por su titular, hubiera quedado pendiente de pronunciamiento en cuanto al fondo algn motivo de nulidad o caducidad capaz de afectar a la proteccin de la marca en Espaa, en cuyo caso se tramitar como una solicitud de marca nacional. Contra el acuerdo de concesin directa previsto en este apartado no podr formularse recurso basado en la concurrencia de prohibiciones absolutas o relativas, pero s podr fundarse en el incumplimiento de los
- 367 -
requisitos exigidos para la vlida transformacin o concesin directa de la marca comunitaria solicitada. 5. A los efectos de lo previsto en los artculos 31 y 32 de la presente Ley, se considerar como fecha de presentacin la del da en que la solicitud de transformacin hubiere sido recibida por la Oficina Espaola de Patentes y Marcas.
A travs de este precepto se introduce una medida de salvaguardia de los derechos que ostenta el titular de una marca comunitaria, facilitndole el mantenimiento de su derecho de exclusiva sobre la misma en los distintos estados miembros mediante la transformacin en una marca nacional de una marca comunitaria, en los supuestos en los que la misma sea cancelada, y de la solicitud de una marca comunitaria en una solicitud de marca nacional, cuando la misma haya sido desestimada, bien por no subsanarse los defectos formales de que pueda adolecer la solicitud540 o cuando el solicitante no est legitimado para ser titular de una marca comunitaria541, si bien en este caso la peticin de transformacin caer en saco roto dado que la marca espaola ser igualmente denegada al haberse incorporado en la Ley los mismos supuestos de legitimacin que se establecen en el Reglamento542; debiendo sealarse que si dicha denegacin de la solicitud de marca comunitaria lo fuese por incurrir la misma en prohibiciones absolutas o relativas de registro543, slo procedera la efectiva transformacin en marca espaola cuando las prohibiciones de registro no sean aplicables en nuestro pas, esto es, cuando no exista una prohibicin absoluta544 y no se presente oposicin por parte de un titular de una marca anterior espaola, comunitaria o con efectos en Espaa545.
540 As lo establece el artculo 36.5 del Reglamento. 541 Este motivo viene recogido en el art. 37 del Reglamento, que se remite al artculo 5, en el que se especifica quien puede ser titular de una marca comunitaria. 542 El artculo 3 de la Ley establece los mismos supuestos de legitimacin que el artculo 5 del Reglamento. 543 Los motives de denegacin absolutos y relativos se recogen respectivamente en los artculos 7 y 8 del Reglamento. - 368 -
Artculo 86
El procedimiento para la transformacin de una marca comunitaria en marca nacional se desarrolla en dos fases: una comunitaria, regulada en el Reglamento sobre la Marca Comunitaria y la otra nacional, a travs de cuanto en el presente artculo se establece. Por lo que respecta a la fase comunitaria, a tenor con el artculo 108 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria el plazo para solicitar dicha transformacin ser de tres meses que, en los supuestos en los que deba tenerse por retirada la solicitud, o se deniegue o cancele la misma por resolucin definitiva546, se computar a contar de la fecha de la comunicacin hecha al solicitante por la Oficina de Armonizacin del Mercado Interior. Cuando la transformacin tenga su causa en la retirada de la solicitud por el solicitante o en no haberse renovado el registro de la marca comunitaria, dicho cmputo del plazo se contar a partir de la fecha en que tal retirada se hubiera hecho o haya expirado el registro. Por ltimo, cuando sea un tribunal nacional el que establezca que la marca comunitaria deje de producir efectos en Espaa, el plazo comenzar a contarse a partir de la fecha en que la sentencia por el mismo dictada adquiera fuerza de cosa juzgada. Recibida la solicitud, y abonada la correspondiente tasa547, la Oficina comunitaria comprobar si en la misma se dan los supuestos previstos en el Reglamento para solicitar la transformacin de la marca y si dicha soli544 Las prohibiciones absolutas se establecen en el artculo 5 de la Ley, que incorpora las establecidas en el artculo 3 de la Directiva y en el artculo 7 del Reglamento. 545 Al establecer las prohibiciones relativas de registro, el artculo 6 recoge los mismos supuestos que se recogen en el artculo 4 de la Directiva y en el artculo 8 del Reglamento. 546 La desestimacin deviene definitiva cuando transcurren dos meses desde la notificacin de la correspondiente resolucin de la Oficina, ya sea de los examinadores, las divisiones de oposicin o de las salas de recursos (artculos 57, 59 y 63 del Reglamento) o cuando deviene firme la sentencia del Tribunal de Justicia, cuando se ha interpuesto el correspondiente recurso (artculo 63). 547 Esta tasa asciende a 200 ecus segn se establece en el artculo 2.20 del Reglamento (CE) No 2869/95, de la Comisin, de 13 de diciembre de 1995 relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonizacin del Mercado Interior (marcas, diseos y modelos). - 369 -
citud se ha presentado en plazo, procediendo, si ello fuera as a transmitir la misma a la OEPM, que podr pedir que aquella le facilite la informacin que resulte pertinente para pronunciarse sobre la admisibilidad de la solicitud548. Por lo que respecta a la fase nacional de transformacin, regulada en este precepto, la tramitacin del procedimiento se iniciar con la recepcin de la solicitud de transformacin en la Oficina Espaola, abrindose, en este momento, un plazo, an por determinar reglamentariamente, para que el solicitante, tras abonar la correspondiente tasa, proceda a presentar una traduccin al castellano de la peticin de transformacin y de los documentos que la acompaan cuando no estn redactados en este idioma, indicar un domicilio en Espaa a efectos de notificaciones y facilitar cuatro reproducciones de la marca si fuera grfica o mixta (grfico-denominativa)549, acarrendose del incumplimiento por el solicitante de cuanto precede el que la solicitud se tenga por desistida. Verificados los requisitos formales de la solicitud, la Oficina Espaola de Patentes y Marcas resolver sobre su admisibilidad y, de admitirse, la transformacin continuar, desde este momento, tramitndose como si se tratase de una solicitud de marca nacional, con las salvedades que a continuacin se describen. La solicitud de transformacin se considerara presentada en la fecha de presentacin que se le hubiere otorgado a la solicitud de la marca comunitaria con la particularidad de que la vigencia de la marca espaola computar a partir del momento en que la solicitud de transformacin es recibida en la Oficina y no desde la fecha de solicitud de la marca comunitaria.
548 As lo establece el artculo 109 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria. 549 Requisitos stos que con carcter potestativo se recogan en el tercer apartado del artculo 110 del Reglamento Reglamento sobre la Marca Comunitaria. - 370 -
Artculo 86
La solicitud gozar asimismo de los derechos de prioridad y antigedad de los que se beneficiara la marca comunitaria, si bien tan solo se podr beneficiar de la antigedad cuando la solicitud lo sea de una marca espaola o de una marca internacional con efectos en Espaa. En los supuestos de solicitarse la transformacin de una marca comunitaria concedida, la OEPM proceder sin ms trmite al registro, publicando la concesin en el BOPI y expedir el ttulo correspondiente, todo ello a menos que hubiera quedado pendiente de pronunciamiento en cuanto al fondo algn motivo de nulidad o caducidad capaz de afectar a la proteccin de la marca en Espaa, en cuyo caso habra de continuarse el trmite de registro como si se tratare de la solicitud de una marca nacional. En el caso de concesin directa por tratarse de la transformacin de una marca comunitaria ya concedida, las posibles causas para recurrir el acuerdo de concesin se limitan al posible incumplimiento de los requisitos exigidos para la vlida transformacin o la concesin directa, no cabiendo tal recurso en los supuestos en que la marca adolezca de prohibiciones absolutas o relativas que, de existir, debern ser alegadas a travs del ejercicio judicial de la correspondiente accin de nulidad. Con dicha limitacin de los motivos a ser alegados en un posible recurso, confiriendo un novedoso carcter de cosa juzgada a un acto administrativo forneo, entendemos que el legislador ha pretendido evitar que se pueda volver a cuestionar la viabilidad de la marca, cuando ello ya se habra o debera haberse planteado durante el proceso de tramitacin de la marca comunitaria, evitndose as el planteamiento de conflictos innecesarios en nuestro pas, que se sumaran a la ingente cantidad de oposiciones que se presentan en el mismo. Sin embargo dicho procedimiento debera, en nuestra opinin, haberse reservado nicamente para los supuestos en los que durante el proceso de tramitacin de la marca comunitaria se hubieran analizado expresamente los posibles motivos de nulidad que pudieran impedir el registro de la marca por adolecer la misma de prohibiciones absolutas o relativas, con lo que este precepto se mantendra en sintona con lo dispuesto en el artculo 53 de la Ley; producindose la consecuencia, al no haberse hecho as de dificultar a los posibles terceros que ostenten un inte- 371 -
rs legitimo sobre la marca el poder oponerse, en va administrativa, a su concesin con lo que los mismos se vern obligados a acudir a la ms costosa y lenta jurisdiccin ordinaria al fin de hacer valer sus derechos. La disparidad de criterios que se siguen en los procesos de tramitacin de la marca comunitaria y de la marca espaola y en especial el hecho de que, la Oficina de Armonizacin del Mercado Interior solo debe informar de la solicitud de la marca a los titulares de marcas comunitarias o de solicitudes de marcas comunitarias que pudieran verse afectados550 y no a los de marcas nacionales y el consiguiente perjuicio que para estos de ello se deriva, pues los mismos tan slo sern informados de la presentacin de solicitudes nacionales posteriores551, sera, a nuestro entender, otra circunstancia que habra aconsejado el no haber limitado las causas de oposicin a la solicitud o inscripcin de la marca en la forma en que en este artculo se hace.
550 Esta comunicacin est prevista en el artculo 39.6 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria. 551 As se establece en el apartado cuarto del artculo 18 de la Ley. - 372 -
TTULO X
Nombres comerciales
Artculo 87
TTULO X*
Nombres comerciales
Artculo 87. Concepto y normas aplicables.
1. Se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representacin grfica que identifica a una empresa en el trfico mercantil y que sirve para distinguirla de las dems empresas que desarrollan actividades idnticas o similares. 2. En particular, podrn constituir nombres comerciales: a) Los nombres patronmicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurdicas. b) Las denominaciones de fantasa. c) Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial. d) Los anagramas y logotipos. e) Las imgenes, figuras y dibujos. f) Cualquier combinacin de los signos que, con carcter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores. 3. Salvo disposicin contraria prevista en este captulo, sern de aplicacin al nombre comercial, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas de la presente Ley relativas a las marcas.
La proteccin del nombre comercial se recogi, por primera vez, en el Convenio de la Unin de Pars552, cuyo artculo 8 establece su obligatoria proteccin en todos los pases de la Unin sin obligacin de depsito o registro, forme o no parte de una marca; introducindose en nuestro dere* Por Antonio Selas Colorado. 552 Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883 (Texto de Estocolmo de 14 de julio de 1967), publicado en el BOE nm. 28, de 1 de febrero de 1974. - 375 -
cho interno a travs de la Ley de Propiedad Industrial de 1902, en la que se creaba a nivel interno esta figura para identificar el nombre del establecimiento de los comerciantes553, confundindolo en ocasiones con el rtulo de establecimiento, y que debiendo de ser exclusivamente denominativo, poda componerse de denominaciones de fantasa, o coincidir con los apellidos, con o sin nombre, del correspondiente agricultor, industrial o comerciante, as como con las razones o firmas sociales, las denominaciones sociales o las de las fincas destinadas a una explotacin agrcola, industrial o comercial554. El carcter exclusivamente denominativo del nombre comercial perdur en el Estatuto de la Propiedad Industrial, si bien se limitaron los posibles nombres comerciales a los nombres patronmicos as como a las razones y denominaciones sociales555, que, salvo autorizacin en contrario556, deban coincidir con el del solicitante (principio de veracidad o autenticidad), limitacin esta que abandon la ALM, por entender la misma, segn se establece en su prembulo, que al ser el nombre comercial un verdadero signo distintivo de le empresa, no debera exigirse al mismo ningn requisito que no se hubiere exigido a otros signos distintivos, de lo que se deri553 El artculo 33 lo defina literalmente como el nombre, razn social o denominacin bajo las cuales se da a conocer al pblico un establecimiento agrcola, fabril o mercantil. 554 La enumeracin de los signos susceptibles de constituir el nombre comercial se recoga en el artculo 34 de la Ley. 555 Al regular los nombres comerciales, el artculo 196 del Estatuto estableca que se considerarn como tales los nombres de las personas y las razones y denominaciones sociales, aunque estn constituidos pos iniciales, que sean los propios de los individuos, Sociedades o Entidades de todas clases que se dediquen al ejercicio de una profesin o al comercio o industria en cualquiera de sus manifestaciones. Esta limitacin fue criticada por un sector de la Doctrina, destacando por su contundencia Daz Velasco (El Nombre Comercial en los Registros Mercantil y de la Propiedad Industrial, en Revista de Derecho Privado, 1949, p. 503). 556 En el artculo 200 se estableca que cuando se solicite un nombre comercial que consista en otro que no sea el del peticionario o que contuviera alguna expresin calificativa, tal como <Sucesor de ...>, <Antiguo encargado ...>, <Antiguo gerente ...>, <Hijo ...>, <Sobrino ...> u otras similares, debern presentar la debida autorizacin documentada y la justificacin de tener la calidad de nicos. - 376 -
Artculo 87
vaba que "cualquier signo que sirva para identificar una persona fsica o jurdica en el ejercicio de su actividad empresarial, puede ser susceptible de proteccin como nombre comercial"; definindose el nombre comercial, a tenor con todo ello, como "el signo o denominacin que sirven para identificar a una persona fsica o jurdica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distinguen su actividad de actividades idnticas o similares"558. La definicin del nombre comercial que se hace en el artculo que comentamos, es sustancialmente idntica a la que se daba en la ALM, si bien la enumeracin enunciativa de los signos que pueden constituir nombres comerciales es ahora mas completa, pues junto a los signos previstos en el artculo 76 de dicha Ley (nombres patronmicos, razones sociales, denominaciones de las personas jurdicas, denominaciones de fantasa, denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial, anagramas559) se incluyen los logotipos, las imgenes560, las figuras y los dibujos.
558 Esta definicin recogida en el artculo 76 de la Ley 32/1988 ha llevado a la Doctrina a conceptuar el nombre comercial como el signo que el empresario utiliza para identificarse en todos los actos relativos a su empresa, de forma que sera no slo el signo empleado por el empresario en la documentacin relativa a su empresa, as como en la publicidad comercial encaminada a la difusin y promocin de los productos que fabrica o vende y de los servicios que presta, sino, tambin, el utilizado como firma en los contratos celebrados con terceros (v. gr., proveedores, entidades bancarias, consumidores, etc.) o en negocios jurdicos de carcter unilateral (v. gr., declaraciones en letras de cambio), siempre que unos y otros tuviesen lugar con ocasin y propsito de su empresa (actos de empresa) (Miranda Serrano, Denominacin Social y Nombre Comercial, Marcial Pons, Madrid, 1997, pp. 80 y 81). 559 En la sentencia de la Sala Primera del tribunal Supremo, 26 de junio de 1995, se resalta la importancia de los anagramas al indicar que el anagrama adquiere carcter de elemento destacado e incluso acta como predominante en el nombre comercial, cuando la empresa en el mundo exterior es ms conocida por su anagrama que por el propio nombre societario y el comercial completo, cumpliendo decidida funcin identificadora 560 Las imgenes, figuras y dibujos no se recogan en el Proyecto presentado el 9 de marzo de 2001 y fue incluido el 25 de junio de 2001 al transarse la enmienda nmero 119 del Grupo Cataln, que con la enmienda buscaba una mayor armonizacin con las normas relativas a las marcas, entendiendo que los signos que pueden constituir nombre comercial no siempre estarn representados por logotipos. - 377 -
No obstante lo que precede, al definir el articulo que comentamos el nombre comercial, se omite la referencia que en la ALM se hacia a la posibilidad de que el mismo distinguiese a las personas fsicas, recogindose ahora una definicin ms amplia al referirse al nombre comercial como el signo con el que se identifica a una empresa en el trfico mercantil, sin hacerse referencia alguna a que el signo haya de distinguir al propio empresario; solventndose de este modo una conflictiva cuestin originada por el tenor literal del artculo 76 de la ALM, en el que en contradiccin con su exposicin de motivos , en la que se deca que se iba "a conceptuar el nombre comercial como un verdadero signo distintivo de la empresa", se contemplaba expresamente la posibilidad de que el nombre comercial distinga al empresario. Al establecerse que el nombre comercial es el signo que distingue a la empresa y no a una persona fsica o jurdica, se acoge el concepto de nombre comercial adoptado por un importante sector de la doctrina que viene rechazando la confusin entre el nombre de la empresa y la identificacin 561 del empresario . A la vista de la definicin establecida en este artculo, habr que determinar qu debe entenderse por "empresa" y a falta de una definicin en nuestra legislacin al respecto, habr de acudirse a la jurisprudencia y a la doctrina. Las primeras referencias al concepto de empresa las encontramos en sentencias del Tribunal Supremo como las de 13 de marzo y 3 de mayo de 1943 y 7 de diciembre de 1945. En la de 3 de marzo de 1943 se define la empresa mercantil como "organizacin de bienes, actividades y relaciones de muy diversa condicin, constitutiva de un todo susceptible de
561 En este sentido, Bans Durn sostiene que el nombre comercial es el smbolo, el emblema de la empresa y no se ha de identificar ni confundir este signo, este emblema de la empresa, con la identificacin del empresario (El Nombre Comercial y el Rtulo de Establecimiento en Jornadas Sobre la Nueva Regulacin del Derecho de Marcas. La Empresa Espaola ante el Mercado nico, Barcelona, Grupo Espaol de la AIPPI, Madrid, 1990, p. 144). En similares trminos se expresaba Miranda Serrano al afirmar que el nombre comercial es el signo que aspira a distinguir no tanto al empresario, sino ms bien a la empresa (Denominacin Social..., op. cit. p. 90). - 378 -
Artculo 87
ser objeto de trfico jurdico". Entre la jurisprudencia ms recientes destaca la sentencia de 7 de marzo de 1994 de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en la que se establece que la empresa mercantil "se configura con una unidad patrimonial, propia de la persona individual o colectiva, integrada no solamente por determinados elementos singulares sino tambin por el elemento preponderante de la organizacin, fuente del dinamismo creador y de la actividad en la esfera de produccin econmica". De las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas destaca la de 13 de septiembre de 1962562, en la que la empresa se define como "unidad econmica con un grado de autonoma suficiente como para determinar su propia estrategia comercial". Finalmente destacamos el concepto de empresa establecido por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en su sentencia de 18 de febrero de 1992, en la que se dice que "la empresa, a efectos laborales, puede ser conceptuada como organizacin econmica de elementos productivos, encaminada a la creacin y/o prestacin de bienes o servicios". La doctrina, por su parte, ha definido la empresa como el "especial modo de desarrollar, dentro del mercado, una actividad econmica cualificada", en concreto, "el ejercicio profesional de una actividad econmica planificada, con la finalidad de intermediar en el mercado de bienes o servicios"563. El carcter lucrativo ha llevado asimismo a definir la empresa como "un conjunto de bienes (cosas, derechos, actividades) organizados por el comerciante con fines de lucro"564 o como el "conjunto de elementos distintos, reducibles a capital o a trabajo, organizados de forma idnea para realizar una funcin productiva que permita obtener una ganancia ilimitada"565. La principal diferencia entre la regulacin del nombre comercial en la ALM y la que en la presente Ley se hace, la constituye, en nuestra opi562 C- 19/66 (Manesmann c. Haute Autorit), Rep. 1966, p. 687. 563 Rodrigo Ura, Derecho Mercantil, Marcial Pons, p. 37-39. 564 Garrigues Walker, Tratado de Derecho Mercantil, Madrid 1976, T. I, p. 214. 565 Diccionario de Derecho, Bosch, 1987, p. 248. - 379 -
nin, la desaparicin de la prohibicin de transferencia del nombre comercial, autnoma o separadamente de la empresa, prohibicin que, establecida en el artculo 79 de la ALM, fue alabada por un sector de la Doctrina566, instaurndose ahora, en virtud de la remisin que se hace a las normas aplicables a las marcas para la regulacin de los nombres comerciales, el principio de libre cesin del que gozan las marcas y que rega en tiempos del Estatuto. Con la posibilidad de transferir el nombre comercial con independencia de la empresa, segn ahora se autoriza, desaparece el distinto tratamiento que en la ALM se confera a los diversos signos distintivos, lo que ha sido criticado por la Doctrina567, evitndose con ello el riesgo de confusin que se derivara de la coexistencia en el mercado de dos distintivos coincidentes cuando una empresa hubiere transferido su marca o rtulo de establecimiento y no el nombre comercial coincidente con aquellos; riesgo ste que tan slo poda evitarse con complicadas actuaciones568.
566 Para Miranda Serrano la conceptuacin del nombre comercial como el signo distintivo de la empresa explica la prohibicin legal de su transmisin autnoma o separada de la misma, pues si as ocurriese el pblico podra ser inducido a confusin, al confiar en la existencia, tras un concreto nombre comercial, de una empresa determinada, cuando, por el contrario, la empresa en cuestin podra ser otra bien diferente. Este autor invoca a Fernndez-Novoa, quien al analizar la ALM considera que hubiera sido preferible que la nueva Ley de Marcas instaurase unas mnimas medidas de control para salvaguardar las funciones de la marca en la hiptesis de que sta se transmita con total independencia de la empresa a la que estaba adscrita (Derecho de Marcas, Montecorvo, Madrid, 1990, p.223), para abogar por imponer la cesacin de la marca con la totalidad de la empresa o, al menos, con la parte de la empresa en la que se producen los bienes y servicios distinguidos con aquella (Denominacin social ..., op. cit., pp. 86 y 87). 567 En opinin de Botana Agra, la prohibicin de transferencia del nombre comercial constitua una especie de <penalizacin> que, o bien habr que extender a otros signos distintivos, o bien resulta inservible para lo que con ella se pretende (Panormica _, op. cit., p. 36). 568 Para transferir los distintivos a un tercero podan por ejemplo transferirse en primer lugar las marcas y rtulos de establecimiento, hecho lo cual el titular del nombre comercial renunciara al mismo y tras acordarse su caducidad, el nuevo titular de las marcas y rtulos deba presentar una nueva solicitud que no encontrara obstculo alguno. Sin necesidad de esperar a esa renuncia del nombre comercial, el nuevo titular de las mar- 380 -
Artculo 87
Por ltimo debemos referirnos a las diferencias existentes entre los nombres comerciales y las denominaciones sociales569, figuras prximas que siendo frecuentemente confundidas deben ser diferenciadas dado el diferente objeto de cada una570, pues mientras la denominacin social identifica a la sociedad como persona jurdica571, el nombre comercial identifica, como hemos visto, a la empresa572, sin que a partir de la ALM tenga porcas y rtulos poda tambin solicitar directamente el registro del nombre comercial, obteniendo una declaracin de consentimiento del vendedor de los signos. En ambos casos, el nuevo titular perda los beneficios de la fecha de prioridad. 569 El conflicto entre ambos es objeto de exhaustivo anlisis por Miranda Serrano (Denominacin Social... op. cit., en especial, pp. 245 y ss.). Destacamos asimismo el anlisis que realizan Botana Agra (A Propsito de las Colisiones entre Denominaciones Sociales y Nombres Comerciales, La Ley nm. 4.023, 1996, pp. 15 y ss), Cachon Blanco (Relaciones entre Signos Distintivos de la Empresa y Denominaciones Sociales, Actualidad Civil nm. 48, 1992, pp. 829 y ss.) Fernndez Lpez (Marcas, Nombres Comerciales y Denominaciones Sociales. Relacin y Conflicto, en El Tratamiento de la Marca en el Trfico Jurdico - Mercantil, Consejo General del Poder Judicial y Andema, Madrid, 1994, p.11 y ss) Elzaburu Mrquez y Gmez Montero (Nombre Comecial en Propiedad Industrial... op. cit. p. 238 y ss.) 570 La necesidad de diferenciar ambas figuras viene establecida por la Sala Primera del Tribunal Supremo en sentencias como la de 26 de junio de 1995, en la que se rechaza la confusin incluso del nombre comercial no registrado y la denominacin social, argumentando que, lo contrario supondra marginar totalmente al Registro de la Propiedad Industrial y sin perjuicio del derecho a registrarlo, si se cumplen las previsiones legales. 571 Esta caracterstica de la denominacin social es reflejada en la citada sentencia de 26 de junio de 1995, en la que se destaca que el nombre o denominacin social facilita por s mismo a llevar a cabo relaciones y actividades correspondientes a las personas jurdicas y se presenta exigente para acceder al campo de los negocios. 572 A las diferencias entre ambas figuras se refiere la anteriormente citada sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 1996, en la que se indica que si la denominacin social identifica la empresa -la normativa societaria as lo contempla y especifica-, y le atribuye titularidad de derechos y responsabilidad por obligaciones, el nombre comercial opera con funcionalidad propia y diferenciada, siendo inscribibles en Registros totalmente distintos e independientes, rigindose por su particular normativa. Dicho lo cual, concluye esta sentencia: nombre social y comercial (resultara posiblemente ms adecuado la utilizacin de la denominacin nombre empresarial), si bien pueden coincidir, no son precisamente lo mismo, pues les asiste efectos distintos y protecciones jurdicas diferentes. En la sentencia de 4 de julio de 1995 la Sala Primera aade que el nombre comercial atiende a la defensa y proteccin de los consumidores, mientras que la denominacin social tiene por finalidad identificar e individualizar al titular de la empresa. - 381 -
qu coincidir aquel con esta cuando dicha denominacin existe573; residiendo las principales diferencias entre ambas en las consecuencias que se derivan de su registro, los requisitos para proceder al mismo y la unidad que caracteriza a la denominacin social, pues con el registro de una denominacin social tan slo se permite identificar a la sociedad como empresa jurdica, sin que de la adopcin de una determinada denominacin social se derive ipso facto la posibilidad de usarla en el trfico econmico como distintivo, para lo que deber estarse a lo dispuesto en la Ley de Marcas574. En lo que a las prohibiciones de registro se refiere, hay que indicar que son ms amplias las del nombre comercial, siendo minoritarios los ejemplos de denominaciones que pueden constituir un nombre comercial y no una denominacin social575. Por otra parte, cada sociedad tendr slo una denominacin social en cada momento576, mientras que
573 Cuando nombre comercial y denominacin social coinciden, aquel mercantiliza intensamente el nombre social, como declara la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 21 octubre 1994. 574 Nuevamente nos referios a la sentencia de 26 de junio de 1995, en la que se establece que dicho registro no la faculta para comercializar dicho nombre y menos blindarlo ante el inscrito debidamente y que otorga a su titular el uso exclusivo del mismo, pues no puede coexistir en el mercado con otro igual o semejante y asimismo es excluyente, al otorgar acciones de proteccin frente a los apropiadores. 575 Este sera el caso de los anagramas, segn establece la resolucin de la Direccin General de los Registros y del Notariado de 1 de diciembre de 1997, en la que se recuerda que la Resolucin de 16 septiembre 1987 estableca que Al expresar en una solicitud de certificacin la denominacin social, no se agregarn abreviaturas o anagramas que no formen parte integrante de ella, por lo que admita que las denominaciones sociales pudieran estar compuestas con anagramas y abreviaturas, de suerte que se dispensaba a stas una proteccin indirecta. En cambio, tanto el artculo 363 del Reglamento del Registro Mercantil de 1989 como el artculo 398.2 del vigente, con la finalidad de evitar ms eficazmente la dualidad de nombres -que se producira de admitir la denominacin social, por una parte, y anagrama o abreviatura, por otra-, prohibieron que las siglas o las denominaciones abreviadas formen parte de la denominacin y, por ello, los anagramas gozarn nicamente de la proteccin derivada de lo establecido en la Ley de Marcas cuando se constituyan como nombre comercial. Esta circunstancia es justificada en dicha resolucin invocando la prohibicin de dualidad de denominacin social. 576 As se establece en el artculo 398 del Reglamento del Registro Mercantil, cuyo primer apartado dispone: las sociedades y dems entidades inscribibles slo podrn tener una denominacin. Esto sentado, los artculos 416, 417 y 420 regulan, respectivamente, el cambio voluntario de denominacin, el cambio judicial y la sucesin en la denominacin. - 382 -
Artculo 87
puede ostentar la titularidad e incluso girar con diversos nombres comerciales de forma simultnea. En lo que se refiere a las diferencias en los requisitos de registro caractersticos del nombre comercial y extraos a la denominacin social, destacan el principio de especialidad577 y la exigencia de capacidad distintiva, con la consiguiente prohibicin de registro de las denominaciones genricas o descriptivas o del resto de prohibiciones absolutas de registro (artculo 5 de la Ley), prohibiciones que no resultan aplicables para las denominaciones sociales578; debiendo finalmente sealarse que, mientras la denominacin social puede ser slo denominativa y estar compuesta total o parcialmente por letras, nmeros, "guiones, signos de puntuacin u otras partculas similares"579, el nombre comercial puede como hemos visto estar constituido por figuras, imgenes, logotipos, etc.
577 En relacin con los nombres comerciales, el principio de especialidad es aplicado por la Sala Primera del Tribunal Supremo en sentencias como la de 19 de abril de 1985. 578 En este punto destaca la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 23 de julio de 1993, en la que se establece que son cosas distintas la denominacin social con que una compaa figura inscrita en el Registro Mercantil y el nombre comercial amparado en el Registro de la Propiedad Industrial, pues la validez del primero slo exige que no haya otra sociedad preexistente con el mismo nombre, y para el segundo la concurrencia de una serie de requisitos. Esta circunstancia es resaltada en la sentencia de 31 de diciembre de 1996, de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en la que se compara la denominacin social con la marca con un razonamiento de evidente aplicacin para los nombres comerciales: son cosas distintas la denominacin social con que una compaa figura inscrita en el Registro Mercantil y la marca amparada por el Registro de la Propiedad Industrial, pues para la validez del primero slo se exige que no haya otra sociedad preexistente con el mismo nombre, y para la segunda la concurrencia de una serie de requisitos, entre los que se encuentra que no les alcancen las prohibiciones absolutas y relativas. 579 El artculo 408 del Reglamento del Registro Mercantil alude expresamente a estas partculas como componentes de denominaciones sociales, si bien este precepto se refiere al concepto de identidad. - 383 -
Artculo 88. Prohibiciones de registro.

No podrn registrarse como nombres comerciales los signos siguientes: a) Los que no puedan constituir nombre comercial por no ser conformes con el artculo 87. b) Los que incurran en alguna de las prohibiciones absolutas del artculo 5 de la presente Ley. c) Los que puedan afectar a algn derecho anterior de los previstos en los artculos 6 a 10 de esta Ley.
Dado el carcter distintivo que, al igual que sucede con las marcas, se atribuye al nombre comercial, segn hemos visto en el Comentario al artculo precedente, las prohibiciones establecidas en este precepto van dirigidas a impedir el registro de signos que no tengan fuerza, capacidad o aptitud distintiva; siendo tales prohibiciones prcticamente idnticas a las establecidas para las marcas, pues la nica diferencia existente entre ambos signos, es que mientras que el nombre comercial distingue a la propia empresa, ello de acuerdo con la definicin que se da en el artculo 87 de esta Ley, la marca se dirige a distinguir los productos o servicios de la misma580, a tenor con el articulo 4 (veanse los comentarios a los mencionados preceptos) Al realizar la enumeracin de los signos que pueden constituir un nombre comercial se prescinde en este precepto del primer y ms completo grupo de supuestos, recogido en el artculo 4 para las marcas, esto es, "las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas"; omisin, heredada de la ALM, y que , en nuestra opinin no debe de interpretarse en el sentido de que de la misma se derive que el nombre comercial no pueda constituirse por nombres de personas fsicas, ya que con dicho nombre no se distinguira a dicha persona fsica y si a la empresa.
580 En palabras de la Seccin 21 de la Audiencia Provincial de Madrid, la marca identifica un producto o servicio prestado por una empresa, mientras que el nombre comercial identifica a quien presta efectivamente los servicios o fbrica, distribuye, etc. los productos (sentencia de 30 de abril de 1999). - 384 -
Artculo 88
Segn se precepta en el primer suspuesto de este artculo, no podrn consituirse nombres comerciales que no sean conformes con el artculo 87, en el cual se enumeran los signos que podrn constituirse como tal; siendo de notar que, en dicha enumeracin no se describen los signos sonoros y las formas tridimensionales, que si aparecen en el artculo 4 de la Ley referidos a las marcas; por lo que, podra ser de inters, dilucidar, si dicha omisin en el artculo 87 debe interpretarse como que tales signos no podran constiuir un nombre comercial. En nuestra opinin, si bien la propia denominacin "nombre comercial" parece sugerir que este signo debe de estar compuesto por un "nombre", esto es, una o varias palabras o, cuando menos, por una combinacin de letras, no es menos cierto que en el articulo 87 se establece expresamente la posibilidad de que las imgenes, figuras y dibujos puedan aisladamente constituir nombres comerciales, sin que puedan considerarse en puridad "nombres", motivo por el cual podra defenderse la posibilidad de registrar como tales los signos sonoros y las formas tridimensionales, pues entendemos que su aptitud distintiva es equivalente a la de las imgenes, figuras y dibujos. Esta conclusin vendra respaldada por la variacin que ha sufrido la definicin del nombre comercial respecto a la establecida en la ALM, en la que se conceptuaba ste como "signo o denominacin", de lo cual se dedujo por un sector de la doctrina que con tal definicin se exclua la posibilidad de que los sonidos constituyesen nombres comerciales, basndose precisamente en las diferencias existentes entre la definicin de marca ("signo o medio") y de nombre 581 comercial mientras que en la definicin que ahora se da se refiere al nombre comercial solamente como "signo", pudiendo interpretarse que, con dicha modificacin de la definicin del nombre comercial en la que se abandona la palabra "denominacin" sera posible crear un nombre comercial sonoro o compuesto por formas tridimensionales.
581 En opinin de Miranda Serrano La utilizacin por el legislador de los trminos <signo o denominacin> y, por ende, la ausencia del vocablo <medio> (que slo se emplea con relacin a la marca) en la definicin de nombre comercial del art. 76.1 LM, lleva a concluir que nuestro Derecho nicamente prohbe de forma expresa la posibilidad, slo admisible tericamente con relacin a la marca, de que ciertos medios inmateriales (v. gr., olores, gustos y ciertos sonidos) puedan constituir nombres comerciales. (Denominacin Social..., op. cit., p. 150). - 385 -
En lo que se refiere a las prohibiciones de registro recogidas en los apartados b) y c) en relacin con los signos inapropiables (prohibiciones absolutas de registro) y con los que resulten incompatibles con derechos prioritarios (prohibiciones relativas), hay que destacar que con su introduccin en este precepto se vence la crtica realizada por un sector de la Doctrina en relacin con la ausencia en la ALM de una previsin expresa acerca de la disponibilidad del nombre comercial582, a diferencia del Estatuto de la Propiedad Industrial583, si bien con el texto ahora derogado poda entenderse que la disponibilidad vena implcitamente prevista con la remisin que se realizaba en el artculo 81 a las normas reguladoras de las marcas584. Dada la remisin que se realiza tambin en el nuevo texto a las prohibiciones establecidas para las marcas, damos por reproducidos los comentarios realizados al analizar los artculos 5, en el que se recogen las prohibiciones absolutas de registro, y 6 a 10, que se refieren a las prohibiciones relativas, con las siguientes puntualizaciones. En relacin con las prohibiciones absolutas, debe tenerse en cuenta que no resultar aplicable lo dispuesto en el art. 5.1 a) por referirse al concepto de marca, resultando en su lugar aplicable la prohibicin recogida en la letra a) del artculo 88. En lo que a las prohibiciones relativas se refiere, debemos recordar que, en virtud de lo dispuesto en la Disposicin Transitoria Segunda, junto a la prohibicin de registro de nombres comerciales incompatibles con marcas
582 En opinin de Miranda Serrano, el legislador debi haber previsto de forma expresa la indisponibilidad del nombre comercial cuando es confundible con un signo previo, aadiendo que as lo ha hecho con relacin al rtulo de establecimiento (art. 86 LM: <no podr registrarse como rtulo de establecimiento un signo que no se distinga suficientemente de una marca o un nombre comercial o de otro rtulo registrado para el mismo trmino municipal>), y ste es el proceder ms correcto (Denominacin social..., op. cit. P . 164). 583 El artculo 201 d) estableca la prohibicin de registro de los nombres comerciales comprendidos en las prohibiciones sealadas para las marcas en el artculo 124 en relacin con las denominaciones, remisin a la que se refiere expresamente la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 20 de junio de 1994. 584 En este sentido se expresa Bans Durn (El Nombre..., op. cit., p. 147) y el propio Miranda Serrano (Denominacin Social..., op. cit., p. 164). - 386 -
Artculo 88
o nombres comerciales anteriores (artculos 6 y 7), persiste la prohibicin de registro cuando el nombre comercial sea idntico a un rtulo de establecimiento anteriormente solicitado o registrado para designar las mismas actividades que las actividades para las que se solicite el nombre comercial.
- 387 -
Artculo 89. Clasificacin y tasas aplicables.

1. En la solicitud de registro debern especificarse las actividades que pretendan distinguirse con el nombre comercial solicitado, agrupndolas por clases conforme a la Clasificacin Internacional de Productos y Servicios, segn se trate de actividades de prestacin de servicios o de actividades de produccin o comercializacin de productos. 2. La solicitud y la renovacin del nombre comercial estarn sometidas al pago de las tasas correspondientes, segn el nmero de clases que comprenda, en los mismos trminos que las marcas.
Al solicitar un nombre comercial deber indicarse la actividad para la que se pretende su registro, especificando la clase de la Clasificacin Internacional en la que dichas actividades estn englobadas, lo que constituye una de las novedades de la Ley de Marcas segn se destaca en la propia Exposicin de Motivos. De este modo desaparece otra de las diferencias que en la anterior Ley existan entre la figura de la marca y la del nombre comercial, consiguindose con ello una mayor seguridad a la hora de valorar la incompatibilidad entre signos, tanto para determinar la viabilidad de las solicitudes como la vigencia de los registros, reduciendo la subjetividad del examinador o el juzgador a la hora de valorar la similitud o relacin existente entre las actividades distinguidas con el nombre comercial y los productos, servicios o actividades distinguidos por registros prioritarios. La introduccin de este sistema se realizar de forma gradual, resultando de aplicacin inmediata para los nombres comerciales que se soliciten con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley y posponindose al momento de la renovacin para los nombres comerciales registrados con anterioridad, segn se establece en la Disposicin Transitoria Sexta. Al igual que sucede con las marcas, tanto la solicitud como la renovacin del nombre comercial estn sujetas al pago de unas tasas cuyo importe
- 388 -
Artculo 89
variar en funcin del nmero de clases a las que se refiera la solicitud o el registro, salvo que se trate de nombres comerciales registrados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, para los que la tasa ser la equivalente a una sola clase en la primera renovacin que se realice tras la entrada en vigor. A diferencia de lo previsto en la ALM, ya no es preciso acompaar con la solicitud el alta de licencia fiscal en la actividad para la que se solicita el registro, de forma que desaparece la obligacin de correspondencia entre las actividades distinguidas por el nombre comercial y las que se han dado de alta en el momento de la solicitud, permitindose ahora que el registro se realice con una perspectiva de futuro sin que ello implique adelantar el coste que supone el alta de licencia fiscal.
- 389 -
Artculo 90. Derechos conferidos por el registro.

El registro del nombre comercial confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el trfico econmico en los trminos previstos en esta Ley.
Al igual que sucede con el registro de la marca, el registro de un nombre comercial confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el trfico econmico para designar la actividad empresarial para la que ha sido registrado585, pudiendo impedir que el signo se use sin su consentimiento para distinguir actividades empresariales idnticas o similares e incluso productos relacionados con la actividad para la que est registrado. Como en el caso de las marcas, la presuncin de exclusividad es una presuncin iuris tantum y existir siempre que el registro no se haya realizado vulnerando las prohibiciones de registro y no exista mejor derecho de un tercero, pues como recuerda el Tribunal Supremo, "la inscripcin en el Registro de la Propiedad Industrial condiciona el derecho al uso exclusivo de la marca o nombre comercial, da constancia oficial y certeza a la toma de posesin de la misma, y crea una presuncin iuris tantum de propiedad que ampara al titular", de forma que al titular del registro "le corresponde el uso exclusivo del signo mientras su inscripcin no haya sido cancelada en forma legal" 586.
585 Citando las sentencias de 16 julio de 1985, 20 septiembre y 5 diciembre 1985, 5 de marzo de 1986, la Sala Primera del Tribunal Supremo establece en su sentencia de 5 de marzo de 1993 que cuando existan denominaciones cuya coincidencia nominal por su similitud puedan producir confusin, prevalece la inscrita sobre la que no lo estuviere, peligrosa conclusin, que no consideramos aplicable en relacin con el nombre comercial usado previamente, pues ste debe ser protegido con independencia de su registro, segn hemos visto viene establecindose desde antiguo en aplicacin de lo dispuesto en el Convenio de la Unin de Pars. 586 Sentencia de la Sala Primera, de 11 de julio de 1989. Al analizar el supuesto de autos, en la sentencia se establece que el uso exclusivo del signo que nuestra legislacin otorga al que ha tenido acceso al Registro, subsiste mientras su inscripcin no haya sido - 390 -
Artculo 90
El derecho de uso que se confiere con el registro se limita al uso del signo como nombre comercial, de forma que su posible uso como marca vendr limitado por la eventual existencia de derechos prioritarios de terceros. En este punto hay que destacar que no existe un precepto equivalente al desafortunado artculo 78.3 de la Ley 32/1988, en el que se estableca que "cuando se quiera utilizar la denominacin del nombre comercial como marca de producto o de servicio, deber procederse a estos registros separadamente", precepto que poda interpretarse en el sentido de exigir el registro de los distintivos para poder utilizarlos en el trfico econmico587, interpretacin rechazable al no exigirse el registro de los signos distintivos para poder usarlos en el mercado, lo que no quiere decir que el titular del nombre comercial pudiera invocar su registro para usarlo como marca si existan derechos prioritarios e incompatibles, situacin que parece pretendi evitarse con dicho precepto, con una criticable redaccin. Por lo tanto, la ausencia de un artculo equivalente en la nueva Ley no debe ser interpretada en el sentido de permitir que obtenido el registro, el nombre comercial sea usado como marca, con independencia de los evetuales derechos prioritarios. Por el contrario, la lesin de dichos derechos prioritarios ser considerada como infraccin del derecho de exclusiva, pudiendo ser ejercitadas las acciones derivadas del mismo.
cancelada en forma legal, y la parte demandada no ejercit pretensin alguna que llevara aneja tal cancelacin, lo que reconvencionalmente poda haber efectuado, con lo que queda matizado lo establecido lo establecido en la sentencia de 5 de marzo de 1993 anteriormente citada. 587 La existencia de este precepto llev a la Seccin 4 de la Audiencia Provincial de Vizcaya a establecer en su sentencia de 17 de marzo de 1998 que el nombre comercial tiene una situacin jurdica en cierta medida subordinada a la marca, debiendo limitarse a lo que sealbamos al principio, es decir, a designar una actividad, mas nunca a marcar productos o servicios o impedir que una marca preexistente pueda seguir siendo utilizada. En un pronunciamiento poco afortunado, la Audiencia concluy que en la medida en que un nombre comercial no puede hacerse valer como si de una marca se tratara y los demandantes no son titulares de ninguna marca comprensiva de la actividad o del sustantivo Muro, no cabe condenar a los demandados a abstenerse de utilizar como marca el trmino El Muro ni Calzados El Muro, sin tener en cuenta que el nombre comercial se haba registrado para distinguir una actividad de distribucin de calzado y que la marca se utilizaba para distinguir estos productos, con la evidente relacin que de ello se deriva. - 391 -
Por otra parte, el derecho al uso viene limitado por el rtulo de establecimiento definitivamente cancelado, figura que, junto a los derechos recogidos en el artculo 9, constituye una restriccin al derecho de exclusiva derivado del registro del nombre comercial, en virtud de lo dispuesto en la Disposicin Transitoria Cuarta. Durante los veinte aos posteriores a su cancelacin el titular del rtulo cancelado, o su causahabiente, podr oponerse a que en el trmino municipal para el que hubiese estado protegido se use un nombre comercial posterior que sea idntico y se haya registrado para distinguir las mismas actividades, salvo que haya dejado de usar el rtulo durante tres aos o que teniendo conocimiento del uso realizado en el trmino municipal, se hubiese tolerado el uso durante cinco aos consecutivos, a menos que medie mala fe en el registro del nombre comercial. En lo que se refiere al contenido negativo del derecho, esto es, el ius prohibendi del que disfruta el titular del registro, cabe establecer que, al igual que suceda con la norma anterior, el titular del nombre comercial podr oponerse al registro de distintivos incompatibles (tanto nombres comerciales como marcas nacionales y comunitarias) y ejercitar las acciones previstas para las marcas registradas, recogidas en los artculo 40 y siguientes, a cuyos comentarios nos remitimos, limitndonos aqu a analizar el enfrentamiento entre el nombre comercial y la denominacin social. A pesar de las diferencias existentes, lo cierto es que ambas figuras disfrutan de un carcter distintivo o identificador (de la actividad de la empresa el nombre comercial y de la identidad de la sociedad la denominacin social), lo que puede causar evidentes problemas en el trfico jurdico si una denominacin social es confundible con el distintivo prioritario de un tercero y viceversa. Ante la ausencia de regulacin normativa, la tensin existente entre ambas figuras ha sido objeto de una interpretacin jurisprudencial que ha ido variando a lo largo de los aos hasta concluir confiriendo al titular de un derecho de propiedad industrial prioritario la posibilidad de ejercitar una
- 392 -
Artculo 90
accin dirigida a modificar una denominacin social incompatible y posterior588, posibilidad que parece recogerse en el art. 406 del Reglamento del Registro Mercantil al establecer la prohibicin de denominaciones que induzcan a error o confusin en el trfico mercantil sobre la identidad, clase o naturaleza de la sociedad o entidad. Esta tensin ha motivado que se contemple la posibilidad de que la denominacin social sea opuesta a la solicitud de registro de un signo distintivo incompatible (artculo 9 d, a cuyo comentario nos remitimos) y motiv asimismo la presentacin de una enmienda dirigida a "establecer un mecanismo preventivo de la elevada litigiosidad judicial derivada de los conflictos entre nombres comerciales y denominaciones sociales, motivados por la falta de coordinacin del Registro de Marcas con otros Registros, en particular, con el Registro Mercantil" (Enmienda 52 del Grupo Mixto). Lo justificado de esta enmienda determin que en el Proyecto de 3 de julio de 2001 se incluyeran las actuales disposiciones adicionales decimocuarta y decimosptima, aplicables tanto para las marcas como para los nombres comerciales. En stas se establece respectivamente la prohibicin de otorgamiento de denominaciones de personas jurdicas que puedan originar confusin con una marca o nombre comercial notorios o renombrados y la extincin de sociedades por violacin del derecho de marca (o nombre comercial, en virtud de la aplicacin a este de lo dispuesto para las marcas).
588 Esta posibilidad ya era contemplada en las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 7 de julio de 1980, 16 de julio de 1985 y 5 de julio de 1986 o en las de 12 de marzo de 1993, 26 de junio y 4 de julio de 1995 y 31 de diciembre de 1996. Por su contundencia resaltamos la sentencia de 14 de febrero de 2000 de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en la que se establece que resulta incuestionable la facultad de pedir la modificacin de la razn social confundible posteriormente inscrita en el Registro Mercantil o que pudiera inducir a error por la preexistencia de una marca o nombre comercial. Con esta sentencia parece haberse superado la doctrina recogida en sentencias como la de 22 de abril de 1999, en la que se invocaban las diferencias existentes entre denominacin social y nombre comercial para permitir la utilizacin de aqulla, de buena fe y siempre que no constituya uso a ttulo de marca, incluso, en coexistencia con un signo marcario anterior, por aplicacin de lo dispuesto en el artculo 33 de la Ley de Marcas. - 393 -
Artculo 91. Nulidad y caducidad del nombre comercial.

1. Siempre que no sea contrario a su propia naturaleza, se declarar la nulidad del nombre comercial en la forma y por las mismas causas previstas para las marcas y, adems, cuando hubiere sido registrado contraviniendo lo dispuesto en el artculo 88 de la presente Ley. 2. Se declarar la caducidad del nombre comercial en la forma y por las mismas causas previstas para las marcas, siempre que ello no sea incompatible con su propia naturaleza.
En el presente artculo se establecen para los nombres comerciales las mismas causas de nulidad y caducidad que se aplican a las marcas, aadiendo entre las causas de nulidad la existencia de alguna de las causas de prohibicin establecidas en el artculo 88 para los nombres comerciales, causas que difieren de las establecidas para las marcas en lo que se refiere a la definicin del nombre comercial, esto es, a su aptitud para identificar a una empresa en el trfico mercantil y distinguirla de las empresas concurrentes. En primer lugar, se declarar la nulidad de un nombre comercial cuando el signo haya sido registrado por una persona que no est legitimada (artculo 3) o cuando el signo no sea idneo como tal, esto es, cuando no sea susceptible de representacin grfica o no permita identificar a una empresa en el trfico mercantil, distinguindola de aquellas que desarrollan actividades idnticas o similares (artculo 87). Entendemos que en este supuesto se engloban los signos genricos o descriptivos (salvo que estos ltimos hayan adquirido distintividad como consecuencia del uso realizado), con lo que se establece un doble cauce para su prohibicin: la aplicacin de la prohibicin recogida en el primer supuesto del artculo 88, que se remite al artculo 87, y la del segundo supuesto de aquel, que se remite a las causas de nulidad absolutas establecidas para las marcas, causas de nulidad que resultan asimismo de aplicacin en virtud de la remisin que se realiza en el precepto que ahora comentamos.
- 394 -
Artculo 91
Como se ha indicado al comentar el artculo 51, la presente Ley introduce como causa independiente de nulidad la mala fe del solicitante, con la que se completan las causas de nulidad absoluta del registro. Junto a las causas de nulidad absoluta, los nombres comerciales sern anulados cuando incurran en causas de nulidad relativa, esto es, cuando resulte de aplicacin lo dispuesto en los artculos 6 a 10. En virtud de la limitacin que en el artculo 27 se establece a la potestad revisora que ostentara la OEPM por aplicacin de lo dispuesto en el artculo 102 de la ALM, para cancelar los nombres comerciales registrados que incurran en causas de nulidad absolutas o relativas deber ejercitarse ante la jurisdiccin civil la correspondiente accin de nulidad, interponiendo para ello demanda de juicio ordinario, segn se establece en el artculo 249 de la Ley de Enjuiciamiento Civil589. Los nombres comerciales sern caducados por abandono o inactividad del titular, cuando pierda su carcter distintivo como consecuencia del uso realizado o cuando se transfiera a una persona que no est legitimada al efecto. El abandono podr realizarse de forma activa, cuando se renuncie al registro, o pasiva, cuando no se renueve, pasividad que caracteriza asimismo la inactividad del titular que no usa el registro durante cinco aos y que determina la caducidad por falta de uso. Cuando la caducidad venga motivada por la renuncia o falta de renovacin, la misma ser decretada por la OEPM, mientras que en el resto de supuestos deber ser declarada por los Tribunales.
589 En el cuarto supuesto del primer apartado del artculo 249 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se establece: Se decidirn en el juicio ordinario, cualquiera que sea su cuanta: las demandas en materia de competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarn por el procedimiento que les corresponda en funcin de la cuanta que se reclame. - 395 -
DISPOSICIONES ADICIONALES
D. Adicionales
DISPOSICIONES ADICIONALES*
Primera. Jurisdiccin y normas procesales.
Las normas vigentes contenidas en el Ttulo XIII de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, respecto de las patentes sern de aplicacin a las distintas modalidades de signos distintivos regulados en la presente Ley, en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza, a excepcin del artculo 128 de dicha Ley.
Esta disposicin es absolutamente idntica al artculo 40 de la Ley de Marcas 32/88, conservando en su consecuencia la legislacin actual la remisin a las normas procesales de la Ley de Patentes, en todo lo que no sea incompatible con los signos distintivos regulados en la Ley de Marcas. Las normas contenidas en el ttulo XIII de la Ley de Patentes son aquellas que regulan la Jurisdiccin y normas procesales, y deben ser en su consecuencia estudiadas a la luz de la reciente reforma efectuada por la Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley 1/2000. Como efectos ms destacables de esta remisin resulta la legitimacin activa del licenciatario de una marca o signo distintivo de los recogidos en la presente Ley para ejercitar las acciones contenidas en los artculos 40 y siguientes590.
Por Jos Abad Revenga. En la redaccin de estos comentarios han colaborado Eva Mara Ochoa Santamera (Disposicin Adicional Primera), Antonio Selas Colorado (Disposiciones Adicionales Decimocuarta, Decimosptima y Decimoctava) y Fernando Rodrguez Domnguez (Disposicin Adicional Decimonovena).
590 Vid. infra Comentarios al artculo 40 de esta Ley. - 399 -
Segunda. Tasas.
Las bases y tipos de gravamen de las tasas a que se refiere el apartado 4 del artculo 11 de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creacin del Organismo Autnomo Registro de la Propiedad Industrial, sern, en materia de signos distintivos, las previstas en el anexo de la presente Ley.
La Ley 32/88591, remita a las tasas establecidas por la Ley 17/1975, las cuales se actualizaban a travs de las Leyes de acompaamiento a los Presupuestos Generales del Estado. La nueva Ley por el contrario incluye, como Anexo, las tarifas a aplicar en materia de signos distintivos y sustituye en ese punto a la citada Ley592. En parte este sustitucin era necesaria a efectos de redenominar las tasas a la nueva moneda oficial.
591 Ver la Disposicin Final Segunda de la Ley 32/88 de Marcas de 10 de noviembre. 592 Ver Disposicin Derogatoria nica apartado 2.c) de esta Ley. - 400 -
D. Adicionales
Tercera. Modificacin de la Ley de Patentes.

1. Se aade un nuevo apartado 3 al artculo 125 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, con la redaccin siguiente: En el caso de acciones por violacin del derecho de patente, tambin ser competente, a eleccin del demandante, el mismo Juzgado a que se refiere el apartado anterior de la Comunidad Autnoma donde se hubiera realizado la violacin o se hubieran producido sus efectos. 2. El artculo 155 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, queda redactado de la siguiente forma: 1. Podrn actuar ante la Oficina Espaola de Patentes y Marcas: a) Los interesados con capacidad de obrar de conformidad con lo previsto en el Ttulo Tercero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn. b) Los Agentes de la Propiedad Industrial. 2. Los no residentes en un Estado miembro de la Comunidad Europea debern actuar, en todo caso, mediante Agente de la Propiedad Industrial.
Como hemos visto593, las normas de procedimiento contempladas en la Ley 11/1986 de Patentes, son aplicables a todas las modalidades de Propiedad Industrial594. Y por tal motivo, el legislador aprovecha la nueva Ley de Marcas para incluir modificaciones en este Ttulo XIII que rige el procedimiento. Y as se introducen dos novedades;
593 Vid supra Disposicin Adicional Primera. 594 Las normas procesales del Ttulo XIII de la Ley 11/1986 de Patentes de 20 de marzo, son aplicables a las invenciones, a los signos distintivos (Disposicin Final Primera) y a los Dibujos y Modelos Industriales (Disposicin Derogatoria Apartado 1, a) de esta Ley de Patentes. - 401 -
A) Eleccin de la Jurisdiccin competente en acciones por violacin La Ley de Patentes establece en el artculo 125, apartado 2, una norma competencia basada en el domicilio del demandado y que liga la misma con los domicilios de los Tribunales Superiores de Justicia595. En el caso de las acciones por infraccin de derechos de Propiedad Industrial la nueva Ley viene a introducir mediante el apartado tercero en el artculo596, un foro alternativo referido al lugar en que se hubiera cometido la infraccin o donde la misma hubiera producido sus efectos. Es decir, se ofrece la posibilidad al demandante de elegir entre demandar ante los Tribunales de Primera Instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autnoma correspondiente al domicilio del demandado o a los mismo pero correspondientes a la Comunidad Autnoma donde se ha cometido la infraccin o sta produjere sus efectos. Esta norma es especialmente interesante desde el punto de vista del infractor extranjero sin domicilio en Espaa, ya que exime al demandante de la necesidad de alegar de manera analgica las normas sobre culpa extracontractual. B) Legitimacin para actuar ante la Oficina Espaola de Patentes y Marcas El artculo 155 de la Ley de Patentes establece la legitimacin para actuar ante el Registro de la Propiedad Industrial, ahora Oficina Espaola de Patentes y Marcas, y distingue entre;
595 El artculo 125.2 de la Ley 11/1986 de Patentes de 20 de diciembre, establece; Ser competente el Juez de Primera Instancia de la ciudad sede, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autnoma, correspondiente al domicilio del demandado, pudiendo ser designado uno con carcter permanente donde hubiere varios, por el rgano Judicial competente. 596 No olvidemos que los antiguos apartados 3 y 4 del artculo 125 de la Ley de patentes fueron derogados mediante la Disposicin Derogatoria nica, apartado 2, regla 14 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero. - 402 -
D. Adicionales
I) Los interesados con capacidad de obrar. En este punto, la Ley ha cambiado en el sentido de remitirse en cuanto a la definicin del concepto de "interesado con capacidad de obrar" a la LRJPAC597. II) Los Agentes de la Propiedad Industrial. La anterior redaccin del artculo estableca la obligacin de que los residentes en el extranjero actuaran ante la Oficina Espaola de Patentes y Marcas representados por un Agente de la Propiedad Industrial. Sin embargo, con la entrada en la unin Europea, ello supona establecer restricciones a la actividad de los ciudadanos comunitarios y, por ese motivo, se procede a sealar que los residentes extracomunitarios estarn obligados a actuar representados por agentes.
597 Los artculos 30 a 34 de esta Ley 30/92 de Rgimen Jurdico de la Administraciones pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn vienen referidos a regular la figura de los interesados as como la capacidad de obrar desde el punto de vista administrativo. - 403 -
Cuarta. Cumplimiento de trmites.

Cuando un plazo para evacuar un trmite de un procedimiento en materia de propiedad industrial expire en sbado, el trmite de que se trate se podr efectuar vlidamente en el primer da hbil siguiente a ese sbado.
En principio la LRJPAC establece la obligatoriedad de los plazos598 y excluye nicamente los domingos y das festivos en el computo de los mismos599. Por tanto, en principio no hay motivo para establecer esta norma en virtud de la cual los trmites cuyo trmino recaiga en Sbado podrn ser cumplidos el siguientes da hbil. Sin embargo, la medida es lgica desde el punto de vista de que se pretende evitar indefensin a los administrados como consecuencia del horario reducido de la Oficina Espaola de Patentes y Marcas que no abre sus puertas los sbados por la tarde. Con esta norma se evita acortar injustamente tales plazos.
598 Artculo 47 de la Ley 30/92 (LRJPAC) 599 Artculo 48.1 de la Ley 30/92 (LRJPAC en la redaccin dada por la Ley 3/94 de 13 de enero). - 404 -
D. Adicionales
Quinta. Plazos de resolucin de los procedimientos.

Los plazos mximos de resolucin de los procedimientos regulados en esta Ley se computarn desde la fecha de recepcin en la Oficina Espaola de Patentes y Marcas de las respectivas solicitudes, y sern los siguientes: a) Concesin de signos distintivos: doce meses si la solicitud no sufre ningn suspenso y no tuviera oposiciones, y veinte meses si concurriera alguna de las circunstancias anteriores. b) Renovacin de signos distintivos: ocho meses si no se produjera ningn suspenso y doce meses en caso contrario. c) Inscripcin de cesiones, derechos reales, licencias contractuales y otras modificaciones de derechos o de asientos registrales: seis meses si no concurriera ningn suspenso y ocho meses si concurriera esta circunstancia. d) Restablecimiento de derechos: seis meses. e) Transformacin de registros internacionales: cinco meses si la solicitud de transformacin se refiere a una marca internacional ya concedida en Espaa, y el establecido para el procedimiento de concesin de marcas nacionales, en caso contrario. f) Transformacin de marcas comunitarias: cinco meses si la solicitud de transformacin se refiere a una marca comunitaria ya registrada y el establecido para el procedimiento de concesin de marcas nacionales en caso contrario. En este caso, el plazo se computar desde la fecha en la que el solicitante cumpla los requisitos establecidos en el apartado 2 del artculo 86 de esta Ley. g) Todo otro procedimiento en materia de propiedad industrial que no est sometido a un plazo especfico de resolucin: veinte meses.
Los plazos mximos de resolucin de expedientes se han modificado sensiblemente respecto a los establecidos hasta el momento600.
600 Artculo 9 del Real Decreto 441/94 de 11 de marzo , por el que se aprueba el Reglamento de Adecuacin a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de la Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn de los Procedimientos relativos a la concesin, mantenimiento y modificacin de los derechos de Propiedad Industrial. Hay que destacar que este artculo no ha sido expresamente derogado por la nueva Ley, aunque debe entenderse sustituido en virtud de esta disposicin. - 405 -
Respecto a los efectos del transcurso de dichos plazos sin que la Oficina haya resuelto los mismos, nos remitimos a la Ley comn administrativa que establece que la falta de resolucin en procedimientos iniciados a instancias del interesado dar lugar a que los mismos puedan considerar como estimadas sus pretensiones salvo en determinados casos no aplicables a la Propiedad Industrial601. Al igual que con la inclusin de las tasas como Anexo a la Ley, la intencin de esta disposicin parece venir dada por la necesidad de evitar la dispersin legislativa, concentrando en un solo cuerpo todas las normas relativas a los signos distintivos. Sin embrago, se plantea la duda de si muchas de estas disposiciones adicionales no hubieran encontrado mejor acomodo en el Reglamento de Ejecucin de la Ley602
601 Ver artculo 43 de la Ley 30/92 (LRJPAC) en la versin dada por la Ley 3/99 de 13 de enero. En igual sentido el artculo 12 del Real Decreto 441/94 anteriormente citado. 602 La disposicin final segunda establece la delegacin al Consejo de Ministros para que puedan dictar normas en desarrollo de esta Ley. Y es que es evidente que la Ley necesita de un reglamento de ejecucin que desarrolle convenientemente sus normas y que aqul que desarrolla la Ley 32/88 no es en absoluto aplicable a esta nueva Ley. - 406 -
D. Adicionales
Sexta. Boletn Oficial de la Propiedad Industrial.

1. La Oficina Espaola de Patentes y Marcas publicar peridicamente el Boletn Oficial de la Propiedad Industrial en el que se insertarn las solicitudes, resoluciones y notificaciones relativas al servicio y a los procedimientos de las distintas modalidades de propiedad industrial, conforme a lo que se disponga en sus respectivas legislaciones. 2. La Oficina Espaola de Patentes y Marcas pondr a disposicin del pblico el Boletn Oficial de la Propiedad Industrial en soporte informtico que haga posible su lectura.
Una de las caractersticas que definen a la Oficina Espaola de Patentes y Marcas es la publicidad de sus actuaciones. Tal y como hemos visto603, la tramitacin de los signos distintivos conlleva la publicacin de solicitudes, oposiciones y otras actuaciones. Y en igual sentido ocurre con las otras modalidades de Propiedad Industrial. As, es necesaria la publicacin de tales actos para permitir a terceros su acceso a esta informacin. La puesta a disposicin de esta informacin en soporte informtico, no parece muy lgica ya que la Ley establece604 igualmente la puesta a disposicin a los usuarios a travs de las redes telemticas mucho ms accesibles al pblico en general que la versin en papel o en disco del Boletn Oficial de la Propiedad Industrial.
603 Vid supra, Ttulo III Solicitud y registro de marca. 604 Disposicin Adicional Undecima - 407 -
Sptima. Aplicacin del restablecimiento de derechos a las dems modalidades registrales de propiedad industrial.
1. Las normas contenidas en el artculo 25 de la presente Ley sern de aplicacin, en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza, a las patentes, modelos de utilidad, topografas de los productos semiconductores y modelos y dibujos industriales y artsticos. 2. Adems de las excepciones previstas en el apartado 5 del artculo 25, tampoco ser aplicable el restablecimiento de derechos a los plazos contemplados en los apartados 1 y 2 del artculo 33 y en el apartado 2 del artculo 39 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.
Una de las novedades de la presente Ley de Marcas es la introduccin de la figura del restablecimiento de derechos o "restitutio in integrum" en el derecho nacional605. La presente disposicin establece la posibilidad de aplicar la misma a otras instituciones de la Propiedad Industrial. Ms all de las excepciones contempladas en dicho artculo 25 de la Ley, se establecen las siguientes excepciones relativas al procedimiento de solicitud de Patentes; Los plazos para solicitar los informes sobre el estado de la tcnica (artculo 33 de la L.P .) y la solicitud del examen previo en los procedimientos con examen previo (artculo 39 de la L.P .)
605 Vid supra los comentarios al artculo 25 de esta Ley - 408 -
D. Adicionales
Octava. Utilizacin de medios electrnicos.

1. Se faculta al Ministerio de Ciencia y Tecnologa para que en el plazo de dos aos determine, en colaboracin con las Comunidades Autnomas que hayan asumido competencias en la materia, los supuestos en los que las comunicaciones e intercambio de documentacin entre la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, los rganos competentes, en su caso, de las Comunidades Autnomas y los usuarios de sus servicios podrn o, en su caso, debern presentarse o remitirse en soporte electrnico. Las condiciones generales, requisitos y caractersticas tcnicas de las comunicaciones y de los distintos documentos, sern fijadas por resolucin del Director General de la Oficina Espaola de Patentes y Marcas. 2. Una vez se establezcan las condiciones generales, requisitos y caractersticas tcnicas de presentacin de solicitudes en soporte magntico o por medios telemticos, quedar reducido en un 15 por ciento el importe de las tasas de solicitud de registro, divisin de la solicitud y de renovacin, en el supuesto en que los interesados presenten dichas solicitudes en soporte magntico o por medios telemticos.
Es evidente que en la sociedad actual se imponen las comunicaciones por medios telemticos dada su velocidad y economa, adems de suponer una gran ventaja al conllevar la reduccin de papel. As, siguiendo una vez ms las tendencias de la Oficina de Armonizacin del Mercado Interior606, esta norma intenta lograr normalizar las comunicaciones entre la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, los rganos de las Comunidades Autnomas607 con competencia para la recepcin de solicitudes y otros actos relacionados con el registro de marcas y los administrados. Dadas las ventajas que supone el uso de sistemas telemticos e informticos se establece una rebaja en el pago de tasas a favor de quien utilice dicho sistema.
606 En un sentido similar la Regla 65 del Reglamento CE N 2.868/95 de la Comisin de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecucin del Reglamento (CE) N 40/94 del Consejo, sobre marca comunitaria. 607 Vid Supra comentarios al artculo 11 de esta Ley. - 409 -
Novena. Comunicacin de signos protegidos.

A los efectos del examen de fondo de las prohibiciones absolutas que ha de efectuar la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, deber comunicrsele a esta Oficina. a) Por el rgano competente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacin, las denominaciones de origen, las indicaciones geogrficas protegidas y las denominaciones de las variedades vegetales protegidas b) Por el rgano competente del Ministerio de Sanidad y Consumo la publicacin que, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 3 del artculo 15 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, efecta de la lista de denominaciones oficiales espaolas de las sustancias autorizadas en Espaa, as como la publicacin que realiza la Organizacin Mundial de la Salud de las denominaciones comunes internacionales. c) Por los rganos competentes de las distintas Administraciones Pblicas, los signos de inters pblico que, conforme a lo previsto en la letra k) del artculo 5.1, hayan de ser protegidos.
En orden a lograr efectividad en la aplicacin de las prohibiciones absolutas de registro y de evitar que se registren como marcas denominaciones que incurran en las mismas, es necesario en determinados supuestos la colaboracin de otros organismos de la Administracin del Estado cuyas competencias estn directamente relacionadas con tales prohibiciones absolutas de registro. Por tal motivo esta disposicin exige que se comunique a al Oficina Espaola de Patentes y Marcas la siguiente infiormacin; .- Por el rgano competente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacin informacin sobre las denominaciones de origen, indicaciones geogrficas protegidas y denominaciones de variedades vegetales protegidas. En los dos primeros casos, esta informacin deber ser suiministrada por el Instituto Nacional de Denominaciones de Origen (INDO). As se exige
- 410 -
D. Adicionales
que el Ministerio proporcione esta informacin a efectos de poder aplicar correctamente la prohibicin de registro del artculo 5. 1.g), en cuanto a falsas indicaciones de procedencia y 5.1.h) en cuanto a las indicaciones geogrficas aplicadas a vinos y bebidas espirituosas. En cuanto a las variedades vegetales protegidas, tambin deben ser notificadas a la Oficina Espaola de Patentes y Marcas. .- Por el Ministerio de Sanidad y Consumo se ha de notificar la lista de denominaciones oficiales de sustancias autorizadas tanto a nivel nacional como de manera intermnacional por parte de la Organizacin Mundial de la Salud. Es evidente que estas denominaciones oficiales de medicamentos no pueden ser registrados como marca dado su carcter genrico. .- En cuanto a la nueva prohibicin relativa a "signos de inters pblico"608, todos los rganos de las Administraciones Pblicas debern notificar aquellos que se encuentren dentro de tal supuesto, para que la OEPM pueda evitar su registro por parte de terceros.
608 Vid Supra comentario al artculo 5.1.k - 411 -
Dcima. Rgimen contractual y presupuestario de las consultas a bases de datos efectuadas por la Oficina Espaola de Patentes y Marcas.
1. Las consultas que efecte la Oficina Espaola de Patentes y Marcas a bases de datos nacionales o extranjeras sobre desarrollo tecnolgico o, en general, sobre propiedad industrial, no requerirn la celebracin de contratos en los trminos previstos en el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pblicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. 2. La utilizacin de esas bases de datos requerir la existencia de crdito adecuado y suficiente en el presupuesto de gastos de la Oficina Espaola de Patentes y Marcas. El pago a los proveedores por las consultas efectuadas a dichas bases de datos podr realizarse mediante expediente de pagos a justificar.
Se aprovecha esta Ley relativa a signos distintivos y la va de la Disposicin Adicional para introducir una norma que en realidad est dirigida no a tramitacin de solicitudes de marca o nombre comercial sino a las de invenciones (Patentes y Modelos de Utilidad). As, mediante esta norma con rango de Ley se establece una excepcin respecto a la obligacin de celebracin de un contrato establecidas por la Ley de Contratos de las Administraciones Pblicas. As, las necesarias consultas sobre desarrollo tecnolgico que la OEPM deber realizar a efectos de practicar informes sobre el Estado de la Tcnica en bases de datos ajenas, quedan excludas de esta obligacin. Ms all se establece la necesidad de incluir el pago por los servicios de tales consultas en los presupuestos de la Oficina Espaola de Patentes y Marcas y la posibilidad de realizar los mismos y justificarlos posteriormente. Todo lo anterior es debido a la circunstancia de que estas consultas se realizan a travs de Internet, a distancia y de manera inmediata.
- 412 -
D. Adicionales
Undcima. Prestacin de servicios de informacin por medio de redes de comunicacin telemtica.

La Oficina Espaola de Patentes y Marcas, en colaboracin con las Comunidades Autnomas, podr poner a disposicin a travs de redes de comunicacin telemtica con carcter gratuito el Boletn Oficial de la Propiedad Industrial as como informacin sobre la situacin jurdica de los expedientes, sobre identidades y parecidos entre signos distintivos, sobre patentes, modelos de utilidad y diseo industrial, sobre el archivo histrico y, en general, sobre aspectos relacionados con la propiedad industrial cuya divulgacin se estime conveniente por razones de informacin tecnolgica, difusin de la propiedad industrial u otra justificada.
La puesta a disposicin de informacin sobre Propiedad Industrial por parte de la Oficina Espaola de Patentes y Marcas a travs de redes telemticas es ya una realidad. As a travs de la pgina Web de este organismo609 se puede consultar el estado de los expedientes administrativos y el Boletn Oficial de la Propiedad Industrial, as como diversa informacin relacionada con la Propiedad Industrial. Sin embargo, la Ley es an ms ambiciosa y plantea incluso la posibilidad de que se permita realizar busquedas de parecidos e identidades entre signos distintivos. Sin embargo, y dado que lo que establece es una posibilidad y no una obligacin, resta por saber si realmente se llegara a poder efectuar, de forma gratuita, y a travs de estas redes bsquedas de anterioridades.
609 www.oepm.es - 413 -
Duodcima. Aplicacin de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.
Los procedimientos administrativos en materia de propiedad industrial y, en particular, los procedimientos de registro, renovacin e inscripcin de cesiones de derechos y dems actos registrales se regirn por su normativa especfica y, subsidiariamente, por las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.
Los procedimientos seguidos ante la Oficina Espaola de Patentes y Marcas son procedimientos de derecho administrativo especiales. Por tanto, se regiran por los mismos y, susidiariamente, en aquello que no se encuentre regulado por las normas procedimentales propias, caso del Ttulo III de esta ley en lo que respecta a signos distintivos, se les aplica la Ley de Procedimiento comn citada en el artculo610. De hecho las referencias a las normas comunes de procedimiento contenidas en dicha Ley son frecuentes en el Ttulo Tercero.
610 Esta Ley ha sido modificada parcialmente por la Ley N 4/99 de 13 de enero de 1999. - 414 -
D. Adicionales
Decimotercera. Modificacin de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creacin del Organismo Autnomo Registro de la Propiedad Industrial.
1. Se modifica el nmero 1 del artculo 3. de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creacin del Organismo Autnomo Registro de la Propiedad Industrial, que quedar redactado como sigue: 1. El Presidente del Organismo. 2. Se modifica el artculo 4. de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creacin del Organismo Autnomo Registro de la Propiedad Industrial, que quedar redactado como sigue: Art. 4. 1. El Presidente del Organismo ser el Subsecretario del Ministerio de adscripcin de la Oficina Espaola de Patentes y Marcas. 2. Son facultades del Presidente del Organismo: a) Definir la poltica del Organismo y establecer las directrices de su actuacin. b) Aprobar la gestin del Director del Organismo. c) Conocer el funcionamiento de la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, por medio de los informes que peridicamente rinda el Director. d) Aprobar el anteproyecto del presupuesto de ingresos y gastos, as como la liquidacin anual del mismo. e) Aprobar la memoria anual de actividades del Organismo. f) Adoptar, en su caso, acuerdos sobre los asuntos que por su naturaleza e importancia sean sometidos a su conocimiento. 3. Se modifica el artculo 5. de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creacin del Organismo Autnomo Registro de la Propiedad Industrial, que quedar redactado como sigue: Art. 5. 1. El Director de la Oficina Espaola de Patentes y Marcas ser el ejecutor de las directrices marcadas por el Presidente del Organismo y ostentar la representacin legal del Organismo y las facultades efectivas de direccin y gestin de los servicios; tendr a su cargo la vigilancia y fiscalizacin de todas las dependencias del Organismo; resolver los asuntos propios de la competencia del mismo, y sus resoluciones en las materias de propiedad industrial de las que sea competente pondrn fin a la va administrativa. 2. El nombramiento del Director de la Oficina Espaola de Patentes y Marcas se efectuar por Real Decreto a propuesta del Ministro del Departamento de adscripcin del Organismo.
- 415 -
El presente artculo viene a realizar modificaciones sobre la Ley que rige el Registro de la Propiedad Industrial, hoy en da denominado Oficina Espaola de Patentes y Marcas611. En primer lugar, artculo 3, se sustituye la figura del Consejo de Direccin por el de Presidente del Organismo. Es decir se pasa de un rgano Colegiado a un rgano unipersonal. Este cargo corresponder al subsecretario del Ministerio al que se encuientre adscrita la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, lo que en la actualidad corresponde al Ministerio de Ciencia y Tecnologa. Tambin se especifican claramente, artculo 4, las facultades que corresponden al Presidente del organismo. Parece que se intentan evitar los conflictos que pudiera originar la referencia genrica a "las ms amplias funciones de direccin y control" que respecto al Consejo de Direccin realizaba la Ley. Respecto a las funciones del Director de la Oficina Espaola de Patentes y Marcas se sustituyen, artculo 5.1, las referencias al Consejo de Administracin por el Presidente, en concordancia con la sustitucin del rgano y se le otorga el carcter de representante legal del organismo. Tambin se modifica el segundo apartado de este artculo 5, determinando que el nombramiento del Director se realizara por Real Decreto en lugar de por Decreto como se estableca anteriormente. Se ha optado por hablar en todo momento de "Ministerio al que se encuentre adscrito el organismo" para evitar modificaciones innecesarias si la Oficina Espaola de Patentes y Marcas pasa a depender de un Ministerio diferente.
611 Vid Disposicin Adicional Primera de la Ley 21/1992 de 16 de julio de Industria. - 416 -
D.Adicionales
Decimocuarta. Prohibicin de otorgamiento de denominaciones de personas jurdicas que puedan originar confusin con una marca o nombre comercial notorios o renombrados.
Los rganos registrales competentes para el otorgamiento o verificacin de denominaciones de personas jurdicas denegarn el nombre o razn social solicitado si coincidiera o pudiera originar confusin con una marca o nombre comercial notorios o renombrados en los trminos que resultan de esta Ley, salvo autorizacin del titular de la marca o nombre comercial.
Con la prohibicin recogida en la presente disposicin parece intentar reforzar temporalmente la proteccin de las marcas notorias y renombradas, hasta tanto en cuanto no se haya aprobado la Ley a la que se refiere la Disposicin Adicional decimoctava. La necesidad de proteger con urgencia el distintivo notorio frente a la posible constitucin de denominaciones sociales confundibles. En su intervencin del 27 de abril de 2001 ante el Congreso, El Sr. Benavides Rey, Registrador del Registro Mercantil Central defendi el contenido de esta disposicin recordando que "cuando el registrador mercantil central otorga mediante la correspondiente certificacin la denominacin social no se conoce cual va a ser el objeto social ni la localizacin geogrfica de la sociedad". En esas circunstancias, el registrador no puede saber si las actividades para las que se otorga la certificacin, por lo que no puede evaluar su eventual incompatibilidad con derechos prioritarios. Con esta disposicin se soluciona el problema al menos en relacin con los distintivos notorios, signos a los que se vena intentando proteger partiendo de las recomendaciones de la OMPI en relacin con lo dispuesto en el art. 406 del Reglamento del Registro Mercantil, segn indic el Sr. Benavides Rey. Por otra parte, el Sr. Benavides Rey manifest asimismo que, en opinin de los registradores mercantiles centrales la autorizacin en materia de marcas notorias no es funcin, en principio, de representacin voluntaria, es decir de los apoderados de una sociedad, aadiendo que, a pesar de que
- 417 -
pueda ser discutible, "parece ms seguro reconducir siempre a los rganos de administracin de la sociedad titular de la marca notoria la correspondiente autorizacin, a menos que, como se da en determinadas sociedades, haya apoderados que claramente tienen facultades para disponer en el mbito de los derechos de propiedad industrial".
- 418 -
D.Adicionales
Decimoquinta. Cooperacin de la Oficina Espaola de Patentes y Marcas con Organizaciones Internacionales y Oficinas extranjeras.
Las actividades de formacin y cooperacin realizadas por la Oficina Espaola de Patentes y Marcas en colaboracin con Organizaciones Internacionales y las que tenga con Oficinas de Propiedad Industrial extranjeras o sus trabajadores como beneficiarios, que pudieran ser consideradas como ayudas o subvenciones, no tendrn que estar precedidas por el trmite de publicidad y concurrencia.
Los intercambios temporales de trabajadores para actividades de formacin y cooperacin entre la OEPM y organizaciones internacionales u Oficinas de Propiedad Industrial de terceros Estados que conlleven ayudas o subvenciones no estn sometidas al rgimen de publicidad y concurrencia establecidos para la funcin pblica.
- 419 -
Decimosexta. Proyecto de Ley de nombres de dominio en la red.

El Gobierno, en el plazo oportuno y tras los estudios y consultas que fueren necesarios, remitir al Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley sobre los nombres incluidos en el dominio en la red de pas de primer nivel .es. La regulacin se inspirar, entre otros, en los criterios aplicados a los signos distintivos protegidos por la legislacin de propiedad industrial.
La asignacin de los nombres de dominio bajo el cdigo de pas correspondiente a Espaa "es" se encuentra delegada a favor de la Entidad Pblica Empresarial de la Red Tcnica Espaola de Televisin (en la actualidad, Red.es). La asignacin de tales nombres de dominio se encuentra regulada por la Orden del Ministerio de Fomento de 21 de Marzo de 2000 por la que se regula el sistema de asignacin de nombres de dominio de Internet bajo el cdigo de pas correspondiente a Espaa (parcialmente modificada por la Orden del Ministerio de Ciencia y Tecnologa de 12 de julio de 2001612). Sin embargo, resultaba esencial la promulgacin de una Ley que actualizara y mejorara el sistema configurado por tales normas. Por tal motivo esta Ley establece la necesidad de lanzar el proceso de redaccin de una Ley que regulara este tema613. Desde el punto de vista del derecho marcario, lo ms interesante en esta norma es la referencia a la necesidad de que la regulacin de los nombres de dominio se inspire en la regulacin sobre signos distintivos. Y es que, sin duda y aunque esta no fuera su funcin primera, los nombres de domi612 B.O.E. N 174 de 21 de julio de 2001. 613 En el mismo sentido la Disposicin Adicional Sexta de la Ley 11/1998, de 24 de abril General de Telecomunicaciones, y la Sexta y Sptima de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informacin y Comercio Electrnico. - 420 -
D. Adicionales
nio se han convertido en signos distintivos de la empresa y por tanto su regulacin debe correr paralela. No olvidemos que esta Ley ya contempla el nombre de dominio como un uso de marca614.
614 Vid supra artculo 34.3.e) de esta Ley. - 421 -
Decimosptima. Extincin de sociedades por violacin del derecho de marca.

Si la sentencia por violacin del derecho de marca impusiera el cambio de denominacin social y ste no se efectuara en el plazo de un ao, la sociedad quedar disuelta de pleno derecho, procediendo el Registrador Mercantil de oficio a practicar la cancelacin, y sin per juicio de lo establecido en el artculo 44 de esta Ley.
La presente disposicin constituye uno innovador mecanismo de proteccin del titular del derecho lesionado, dirigido a evitar que la falta de cooperacin del infractor obstaculice la ejecucin de la sentencia. Para ello se impone una gravsima sancin, que determinar la disolucin de la sociedad cuando no cumpla en ese plazo con lo dispuesto en la sentencia, todo ello al margen de las indemnizaciones coercitivas que se le puedan imponer hasta que se lleve a efecto la disolucin. Esta Disposicin se redact a proposicin del Registrador del Registro Mercantil Central, Sr. Benavides Rey, quien en la anteriormente mencionada intervencin del 27 de abril de 2001, indic que en ocasiones no se daba cumplimiento al mandato judicial y no se modificaban las denominaciones sociales, lo que con frecuencia suceda cuando las sociedades estaban disueltas, sugiriendo que se fijase un plazo para la modificacin y que transcurrido ste, se produjese automticamente la extincin de la sociedad.
- 422 -
D. Adicionales
Decimoctava. Proyecto de Ley de denominaciones de personas jurdicas.

El Gobierno, en el plazo oportuno y tras los estudios y consultas que fueren necesarios, remitir al Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley sobre el rgimen de las denominaciones sociales de las entidades jurdicas.
La denominacin de personas jurdicas est actualmente regulada en el artculo 2 de la Ley de Sociedades Annimas615 y de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada616, en el art. 1 de la Ley de Cooperativas617, en el art. 6 de la Ley de Agrupaciones de Inters Econmico618, en el art. 3 de la Ley de Sociedades Laborales619 y, fundamentalmente, en los artculos 398 y ss del Reglamento del Registro Mercantil. Las modificaciones introducidas en este punto con la redaccin de 1996 del Reglamento del Registro Mercantil siguen regulando la materia de forma parcial, si bien es cierto que la norma es algo menos parca que la de la versin de 1989 y se han revelado del todo insuficientes para resolver los problemas que se venan suscitando con anterioridad. Estos problemas han llevado al legislador a entender que resulta necesario promulgar una Ley referida exclusivamente a esta cuestin, cuya relacin con las marcas y en mayor medida los nombres comerciales, es evidente.
615 Con el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, se aprob el texto refundido de la Ley (BOE nm. 310, de 27 de diciembre) 616 Ley 2/1995, de 23 de marzo (BOE nm. 71, de 24 de marzo). 617 Ley 27/1999, de 16 de julio (BOE nm. 170, de 17 de julio. 618 Ley 12/1991, de 29 de abril (BOE nm. 103, de 30 de abril). 619 Ley 4/1997, de 24 de marzo (BOE nm. 72, de 25 de marzo). - 423 -
Decimonovena. Proyecto de Ley de denominaciones de origen e indicaciones geogrficas protegidas.

Por el Gobierno, en el plazo oportuno y tras los estudios y consultas que fueren necesarios, se proceder a remitir al Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley regulador de las denominaciones de origen e indicaciones geogrficas protegidas que sustituya a la vigente Ley 25/1970 de 2 de diciembre, del Estatuto de la Via, del Vino y de los Alcoholes.
En la Disposicin Adicional Decimonovena, el Legislador, consciente del carcter obsoleto de la proteccin de las denominaciones de origen e indicaciones geogrficas protegidas a travs de la Ley 25/1970, del Estatuto de la Via, del Vino y de los Alcoholes, incluye en la Ley un mandato al Gobierno para que prepare un Proyecto de Ley con el que se supere la citada regulacin, dada la creciente pujanza que las denominaciones de origen e indicaciones geogrficas han venido experimentando en los ltimos tiempos. A fin de tomar conciencia del estado arcaico de la actual regulacin de las denominaciones de origen en Espaa, basta detener un momento la atencin en la denominacin de la Ley que constituye la regulacin vigente, y que recibe el nombre de "Estatuto de la Via, del Vino y de los Alcoholes", a pesar de lo cual, y no sin pocos esfuerzos, es aplicada a denominaciones de origen relativas a otros productos, que tratan de hallar acomodo en dicha Ley. Lo anterior, unido a la abundante normativa comunitaria que ha venido siendo dictada durante los ltimos aos en relacin con las denominaciones de origen e indicaciones geogrficas, hace necesaria la redaccin de una nueva Ley que adapte la normativa espaola a los nuevos tiempos, teniendo en cuenta todas las normas de rango inferior que han sido aprobadas al socaire de la Ley 25/1970, y adaptando la legislacin espaola a la normativa comunitaria.
- 424 -
D. Adicionales
Por otra parte, y sin perjuicio de la posibilidad de registrar denominaciones de origen como marcas colectivas o de garanta, es evidente que las denominaciones de origen presentan ciertas peculiaridades frente a aqullas que aconsejan un tratamiento legislativo separado, lo que explica el tenor de la Disposicin Adicional que comentamos.
- 425 -
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
D. Transitorias
DISPOSICIONES TRANSITORIAS*
Primera. Rgimen transitorio de los procedimientos.
Los procedimientos sobre marcas, nombres comerciales y rtulos de establecimiento iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley sern tramitados y resueltos conforme a la legislacin anterior.
Esta disposicin transitoria establece claramente el carcter limitado de la retroactividad de las disposiciones contenidas en la presente Ley. As, las normas contenidas en la misma no sern de aplicacin a procedimiento ya iniciado en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley. La Ley no deja claro si se trata de procedimientos administrativos de registro o procedimientos judiciales, aunque en cualquier caso lo entendemos aplicable a ambos supuestos en aplicacin del principio "perpetuatio iurisdictionis". Por tanto, aquellas solicitudes de signos distintivos presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley se seguirn tramitando al amparo de la anterior Ley de Marcas hasta que se ponga fin al procedimiento. E incluso entendemos que tambin ser de aplicacin la Ley anterior respecto a Recursos que en va contencioso-administrativa se puedan plantear contra las resoluciones dictadas al amparo de dicha Ley. Dado el carcter revisor de la jurisdiccin contencioso-administrativa es evidente que se habr de aplicar en cuanto al fondo la legislacin que fue aplicable a la hora de dictar la resolucin recurrida. Y en el mismo sentido los procedimientos judiciales ya iniciados a la entrada en vigor de la Ley se regirn en sus distintas instancias conforme a la Ley de 1988.
* Por Jos Abad Revenga - 429 -
Al estudiar la disposicin transitoria segunda veremos como si cabe su aplicacin retroactiva en otros supuestos.
- 430 -
D. Transitorias
Segunda. Aplicacin de la presente Ley a los derechos ya registrados.

1. Las marcas y nombres comerciales concedidos durante la vigencia de legislaciones anteriores se regirn por la presente Ley, salvo en lo que se dispone en los apartados siguientes. 2. Las marcas y nombres comerciales concedidos conforme al Estatuto de la Propiedad Industrial que no hubieran sido renovados durante la vigencia de la Ley de Marcas de 1988 seguirn, en cuanto a su renovacin y pago de quinquenios las siguientes normas: a) La primera renovacin que se efecte de los mismos, tras la entrada en vigor de la presente Ley, se presentar dentro de los seis meses anteriores al trmino de los veinte aos de su vida legal y se ajustar a lo previsto en el artculo 32. Esta renovacin se otorgar por diez aos contados desde la fecha de presentacin de la solicitud inicial de registro. Las renovaciones posteriores se efectuarn conforme a las previsiones de esta Ley. b) Hasta la primera renovacin que se efecte tras la entrada en vigor de la presente Ley, estas marcas y nombres comerciales estarn sujetos, bajo sancin de caducidad, al pago de los quinquenios correspondientes. A estos efectos, la fecha de vencimiento de los quinquenios ser el ltimo da del mes en que se cumpla cada quinto aniversario de la fecha de concesin del registro, debiendo efectuarse el pago correspondiente dentro de los tres meses anteriores a la fecha de vencimiento o en el mes posterior a dicha fecha. 3. Las marcas y nombres comerciales no comprendidos en el apartado anterior, cuya concesin hubiera sido publicada o cuya ltima renovacin hubiera sido solicitada bajo la vigencia de la Ley de Marcas de 1988, pero antes de la entrada en vigor de la Ley 14/1999, de Tasas y Precios Pblicos por servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear, estarn sujetos, hasta la primera renovacin que efecten tras la entrada en vigor de la presente Ley, al pago de los quinquenios correspondientes, bajo sancin de caducidad. A estos efectos, la fecha de vencimiento del segundo quinquenio ser el ltimo da del mes en que se cumpla el quinto aniversario de la fecha de presentacin de la solicitud inicial de registro, debiendo efectuarse el pago correspondiente dentro de los tres meses anteriores a la fecha de vencimiento o en el mes posterior a dicha fecha. 4. La cuanta de los quinquenios a que se refieren los apartados anteriores ser la prevista en la tarifa 1.11 del Anexo de la presente Ley. Finalizado el
- 431 -
plazo para el pago del quinquenio correspondiente, sin haberse satisfecho su importe, podr abonarse el mismo con un recargo del 25 por ciento dentro de los tres primeros meses y de un 50 por ciento dentro de los tres siguientes, hasta un mximo de seis meses de demora.
1.- Aplicabilidad de esta Ley a registros concedidos por leyes anteriores Al igual que su antecesora, la nueva Ley de marca establece la aplicacin de sus normas a aquellos signos distintivos otorgados al amparo de las legislaciones anteriores (Estatuto de Propiedad Industrial y Ley de Marcas de 1988). Vemos por tanto, que salvo en el supuesto contemplado en la Disposicin Transitoria Primera, la Ley es fundamentalmente retroactiva. La norma es de gran importancia especialmente en lo relativo a acciones de infraccin y sobretodo a acciones de nulidad. Si como hemos visto, la nueva Ley reconoce nuevas prohibiciones de registro como , por ejemplo, la ruptura del principio de especialidad en el caso de marcas notorias y renombradas cuando la marca posterior pueda suponer un debilitamiento de la fuerza distintiva de la marca renombrada620, nos encontraremos con la posibilidad de plantear acciones de nulidad que si bien no tenan encaje en prohibiciones vigentes en el momento de concesin de la marca, habrn devenido anulables como consecuencia del cambio legislativo. En el mismo sentido nos encontraremos en aquellas acciones por infraccin de marca considerando, por ejemplo, que a marcas concedidas conforme a la antigua Ley y con base en las cuales se plantee un accin de Nulidad se les podrn aplicar las obligaciones de acreditar su uso que introduce la nueva Ley de Marcas621 y que no existan en el momento de su concesin.
620 Vid supra comentarios al artculo 8 621 Vid supra comentarios al artculo 41. - 432 -
D. Transitorias
2.- Marcas y Nombres comerciales concedidos al amparo del E.P .I. y no renovadas durante la vigencia de la Ley 32/88. El Estatuto de la Propiedad Industrial estableca un plazo de duracin del derecho de marcas de veinte aos renovable por periodos iguales. Por este motivo, y dado que la Ley de 1988 ha estado vigente por un periodo inferior, nos encontramos con marcas que concedidas o renovadas durante la vigencia del Estatuto no fueron adaptadas a las normas de la Ley de 1988. Por tal motivo, y para adaptar tales registros a esta nueva Ley, se establece que en los seis meses anteriores a la fecha en que se cumpla ese plazo de veinte aos se deber solicitar la renovacin conforme a lo previsto al respecto en esta nueva Ley, artculo 32. Esta renovacin se conceder por un plazo de diez aos para homologar tales registros a los signos distintivos de la Ley de 1988 y de la nueva Ley que se conceden por tal plazo. La norma recuerda que, en cualquier caso, hasta que se proceda a la renovacin se pagarn los quinquenios correspondientes, so pena de ser cadu622 cadas por falta de pago . 3.- Marcas y Nombres comerciales concedidos o renovados bajo la Ley de 1988 pero sometidas al pago de quinquenios. Los registros de signos distintivos concedidos o renovados bajo la anterior Ley de Marcas tenan una duracin de diez aos pero se encontraban sometidos al pago de tasas quinquenales. La entrada en vigor de la Ley 14/1999 citada por la disposicin elimin tal figura del quinquenio estableciendo un nico pago correspondiente al mantenimiento del registro por un periodo de diez aos. Sin embargo, aquellas marcas que fueron concedidas o renovadas con anterioridad a esta Ley de 1999 se encuentran an sujetas al pago de tales tasas quinquenales. Por tanto, y hasta su renovacin, que se realizar conforme a la nueva Ley, debern pagar esa tasa quinquenal. La Ley establece as como fecha de vencimiento de pago del segundo quinquenio el lti622 Vid infra Disposicin Transitoria Octava. - 433 -
mo da del mes en que se cumplan cinco aos de la fecha de solicitud. El quinqueno deber pagarse en los tres meses anteriores a esta fecha de vencimiento. Tambin se podr pagar este quinquenio en los seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, si bien con un recargo del 25% en el primer trimestre posterior y de un 50% en el segundo.
- 434 -
D. Transitorias
Tercera. Rgimen transitorio de los rtulos de establecimiento registrados.

1. Sin perjuicio de lo establecido en la presente disposicin transitoria, los rtulos de establecimiento, mientras dure su vigencia registral y en la medida en que no sea incompatible con su propia naturaleza, se regirn por las normas de esta Ley. 2. Los rtulos de establecimiento continuarn temporalmente su existencia registral de acuerdo con lo que se dispone a continuacin: a) Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, los rtulos de establecimiento que se hallen vigentes podrn ser renovados por un perodo de siete aos a contar desde la entrada en vigor de la citada Ley. Esta solicitud de renovacin deber acompaarse del justificante de pago del 50 por ciento de la tasa de renovacin prevista en la tarifa 1.8.a) del anexo, para una sola clase. Cuando la renovacin del rtulo de establecimiento slo comprenda municipios ubicados en una nica Comunidad Autnoma, la solicitud de renovacin se presentar ante los rganos competentes de dicha Comunidad, a los que corresponder su resolucin y anotacin registral pertinente, sin perjuicio de la oportuna comunicacin a la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, en el plazo de cinco das, tanto de la presentacin de la solicitud de renovacin como de la resolucin adoptada, a efectos de su anotacin registral. La Oficina Espaola de Patentes y Marcas, previa peticin de los rganos autonmicos competentes, remitir copia de estos expedientes de rtulo de establecimiento. Las tasas que han de abonarse por la renovacin de estos rtulos sern percibidas por las Comunidades Autnomas competentes y se abonarn en la forma que las mismas dispongan. b) Los rtulos de establecimiento que no hubieran sido renovados conforme a lo previsto en la letra anterior o aquellos que resulten concedidos con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, en virtud de lo establecido en la disposicin transitoria primera, continuarn su existencia registral hasta la conclusin del perodo de diez o veinte aos por el que hubieran sido concedidos o renovados por ltima vez. Los rtulos de establecimiento, comprendidos en esta letra, que estuvieran sometidos al pago de quinquenios, debern abonar stos, bajo sancin de caducidad, en el plazo previsto en el apartado 2.b) o en el apartado 3 de la disposicin transitoria segunda, segn la legislacin bajo la que hubieran sido concedidos o renovados por ltima vez. El apartado 4 de la citada disposicin transitoria ser tambin de aplicacin.
- 435 -
Transcurrido el perodo de vigencia registral previsto en las letras anteriores, el registro de los rtulos de establecimiento ser definitivamente cancelado, pasando a estar protegidos por las normas comunes de competencia desleal, conforme a lo dispuesto en los artculos 6 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal y por lo dispuesto en la disposicin transitoria siguiente. 3. Mientras dure la vigencia registral de los rtulos de establecimiento: a) No podrn registrarse como marcas o nombres comerciales los signos que sean idnticos a un rtulo de establecimiento anteriormente solicitado o registrado para designar las mismas actividades que los productos, servicios o actividades para los que se solicitan la marca o nombre comercial. A estos efectos, el titular del rtulo de establecimiento podr oponerse al registro de dichos signos conforme a lo previsto en el artculo 19 o solicitar la nulidad de los mismos si hubiesen sido registrados en contravencin de lo dispuesto en este prrafo. b) Podr declararse la nulidad o caducidad de un rtulo de establecimiento en la forma y por las mismas causas previstas para las marcas. Su nulidad podr declararse adems cuando hubiere sido registrado a pesar de no distinguirse suficientemente de una marca, nombre comercial o rtulo de establecimiento, en este caso, para el mismo trmino municipal, que sean anteriores y para productos, servicios o actividades idnticos o similares.
Con el cambio legislativo se elimina la figura del rtulo de establecimiento registrado de entre las modalides de signos protegidos por esta Ley. Por tanto, ya no existe normas en este cuerpo legal que regulen los mismos. Sin embargo, la desaparicin de los Rtulos de establecimiento no se producir de modo automtico una vez entre en vigor la nueva Ley, sino que se establece un sistema transitorio hasta la efectiva desaparicin de los registros existentes. Por tanto, y en tanto en cuanto subsitan los rtulos registrados, se les aplicarn las normas establecidas en la Ley que no sean incompatibles con su propia naturaleza. Vemos aqu como, al igual que la Disposicin Transitoria segunda hace con respecto a las marcas y nombres
- 436 -
D. Transitorias
comerciales, se establece el carcter retroactivo de la Ley a signos registrados al amparo de la legislacin anterior. Respecto al rgimen transitorio de los rtulos de establecimiento se establecen dos posibilidades; A) Rtulos renovados a la entrada en vigor de la Ley; Quien lo desee podr, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley623, solicitar la renovacin por un plazo de siete aos contando desde la entrada en vigor de esta Ley. Ello supone que los titulares que opten por esta modalidad conservarn sus registros hasta el 31 de julio del ao 2009. En aplicacin de las potestades ejecutivas que ostentan las Comunidades Autnomas en materia de Propiedad Industrial, se establece la plena competencia de dichas Comunidades Autnomas respecto a estas renovaciones cuando se trate de rtulos de establecimiento que incluyan municipios pertenecientes a una sola Comunidad Autnoma. B) Rtulos no renovados a la entrada en vigor de la Ley; Si se opta por no proceder a la renovacin se permitir su existencia hasta que termine su vida legal. En cuanto a aquellos rtulos de establecimiento registrados y que estuvieran sometidos al pago de quinquenios de mantenimiento se les aplicar lo dispuesto en la Disposicin Transitoria anterior respecto a las marcas y nombres comerciales. El artculo recuerda que existe la posibilidad de que haya rtulos de establecimiento que se concedan con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley al amparo de la Disposicin Transitoria Primera que establece que los procedimientos de registro iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se tramitarn conforme a la legislacin hasta su concesin.
623 Es decir, hasta el 31 de enero de 2002 - 437 -
En ambos casos, transcurrido el plazo de vigencia del registro, la proteccin de los rtulos se reenvia a la legislacin de Competencia Desleal, artculos 6 y 12624, y la disposicin transitoria cuarta. En este sentido, parece poco acertado limitar la proteccin a dos artculos de la Ley de Competencia Desleal ya que parece impedir que se inicien acciones cuando la actuacin desleal sea incardinable en otro nmero de la misma Ley. La Ley establece unas prohibiciones de registro de carcter temporal que solo son aplicables durante este plazo de vigencia de los registros de rtulo de establecimiento; A) Prohibicin de registro de signos distintivos idnticos a un rtulo registrado para distinguir las mismas actividades. Dado que siguen siendo signos distintivos registrados podrn, mientras subsistan, impedir el registro de signos distintivos posteriores y confundibles. Sin embargo, se trata de una prohibicin de registro para casos extremos, ya que se exige una doble identidad; del signo distintivo solicitado con el rtulo prioritario y del producto o servicio amparado por la marca o nombre comercial y la actividad a que se destina el rtulo. Esta prohibicin puede ser base tanto para una oposicin como para una accin de Nulidad. B) Nulidad de rtulos de establecimiento registrados, Si hemos visto que como signos distintivos registrados pueden impedir el acceso al registro de terceros o se base para la Nulidad de los mismos, son igualmente susceptibles de ser bien anulados, cuando sean incompatibles con signos distintivos anteriores, o bien caducados. Por tanto, se podrn iniciar acciones de Nulidad o Caducidad, siendoles plenamente aplicables las disposiciones existentes a este respecto para las marcas.
624 El artculo 6 regula los actos de confusin y el artculo 12 los actos de explotacin de la reputacin ajena - 438 -
D. Transitorias
Cuarta. Proteccin extrarregistral de los rtulos de establecimiento definitivamente cancelados.

1. El titular o causahabiente de un rtulo de establecimiento que hubiere sido cancelado definitivamente en virtud de lo dispuesto en el ltimo prrafo del apartado 2 de la disposicin transitoria tercera, podr oponerse al uso de una marca o nombre comercial en el trmino municipal para el que hubiere estado protegido registralmente, si dichos signos distintivos fueran posteriores e incompatibles con dicho rtulo en los trminos establecidos en la letra a) del apartado 3 de la disposicin transitoria tercera. 2. El apartado 1 dejar de ser aplicable si el titular del rtulo de establecimiento hubiere tolerado, teniendo conocimiento de ello, el uso de la marca o nombre comercial en el trmino municipal en el que dicho rtulo tiene proteccin, durante cinco aos consecutivos, a no ser que la solicitud de estos signos distintivos se hubiera efectuado de mala fe. 3. Los titulares de marcas o nombres comerciales registrados posteriormente no podrn oponerse al uso de los rtulos de establecimiento contemplados en el apartado 1, incluso si los mismos, por aplicacin del apartado anterior, no pudieran ya ser alegados contra dichas marcas o nombres comerciales posteriores. 4. Los derechos concedidos en esta disposicin transitoria se extinguirn a los veinte aos de haber sido cancelado el registro conforme a lo previsto en el ltimo prrafo del apartado 2 de la disposicin transitoria tercera, o si el rtulo de establecimiento dejara de ser usado por un plazo ininterrumpido de tres aos.
Ms all de la proteccin otorgada al amparo de las disposiciones relativas a la Competencia Desleal, se establece un sistema temporal de proteccin para aquellos rtulo de establecimiento cancelados definitivamente por transcurso del tiempo625. Por tanto, este sistema de proteccin solo es aplicable a rtulos cancelados por haber expirado su vida legal y no a aquellos
625 Vid supra Apartado segundo de la Disposicin Transitoria Tercera - 439 -
que fueran cancelados por otros motivos; falta de pago, accin de Nulidad, caducidad por falta de uso, etc. Una segunda nota que se observa es que se exige que el rtulo este siendo objeto de uso, ya que transcurridos tres aos sin haber sido usados, se pierden los derechos extraregistrales contenidos en esta norma. Y as, cuando se cumplan estos requisitos de cancelacin por transcurso de la vida legal del registro y uso, se podr impedir por este usuario extraregistral el uso de un signo distintivo posterior en el trmino municipal o trminos en que estuvo registrado. Es decir, en cuanto signo extraregistral no puede motivar la nulidad del signo distintivo posterior, pero si impedir el uso en aquel municipio en que se ostent el derecho sobre el rtulo. En principio es discutible que un signo distintivo concedido para todo el territorio nacional pueda ser limitado en el sentido de excepcionar los derechos otorgados por el registro en determinadas poblaciones.Sin embargo, este derecho de prohibicin de uso es bastante debil ya que se requiere para que opere una doble identidad del signo distintivo y de los campos aplicativos al igual que para las acciones de Nulidad plantedas con base en rtulos an en vigor. Lo anterior se aplicar con el lmite de la institucin de la "caducidad por tolerancia", heredada del derecho comunitario, que establece la imposibilidad de atacar el uso o el registro de un signo posterior que lleve siendo usado con conocimiento del usuario del derecho anterior durante cinco aos626, salvo que dicho uso se haya realizado de mala fe en cuyo caso la accin es imprescriptible. Por otro lado, y aunque el usuario extraregistral del rtulo de establecimiento carece de un derecho de Propiedad Industrial en que amparar su
626 Vid supra en un sentido muy parecido y con relacin a las marcas el artculo 52 de la Ley. - 440 -
D. Transitorias
uso, los titulares de registros posteriores no podrn pertubar este uso extraregistral. Los derechos establecidos en esta disposicin se extendern por veinte aos desde la fecha de extincin del registro del rtulo de establecimiento. Sin embargo, y como hemos visto, solo se conceden estos derechos a quien realice un uso efectivo del rtulo de establecimiento, por lo que si se interrumpe el uso durante tres aos se perdern los derechos otorgados por esta Disposicin.
- 441 -
Quinta. Inicio de las actividades registrales de los rganos competentes de las Comunidades Autnomas.
Las Comunidades Autnomas que estatutariamente tuvieran atribuida la competencia para la ejecucin de la legislacin de propiedad industrial, previa coordinacin con la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, publicarn en sus respectivos Boletines Oficiales la fecha a partir de la cual iniciar su funcionamiento el rgano competente de las mismas para recibir y examinar las solicitudes conforme a lo previsto en esta Ley. Hasta la entrada en funcionamiento de dichos rganos, las funciones registrales que los mismos tienen atribuidas sern ejecutadas por la Oficina Espaola de Patentes y Marcas.
Como hemos visto627, las Comunidades Autnomas tienen atribuidas competencias en materia de ejecucin. Y as pueden recibir solicitudes de signos distintivos, renovaciones, etc. Dada la necesidad de que designen un organismo competente para realizar estas funciones, hasta la efectiva entrada en funcionamiento de los mismos la Oficina Espaola de Patentes y Marcas realizar las funciones que la Ley establece para los mismos.
627 Vid supra, artculos 1, 11 o Disposicin Transitoria Tercera - 442 -
D. Transitorias
Sexta. Clasificacin de los nombres comerciales.

1. En la primera renovacin que se produzca tras la entrada en vigor de la presente Ley, los nombres comerciales concedidos bajo la legislacin anterior se clasificarn conforme a lo previsto en el artculo 89 de esta Ley. 2. El solicitante de la renovacin deber presentar su propuesta de clasificacin sin modificar el tenor literal de la lista de actividades, aunque podr reordenarlas o renunciar a las que estime oportunas. En caso de que la Oficina Espaola de Patentes y Marcas no considerara correcta la clasificacin presentada, propondr al interesado una nueva clasificacin para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, se pronuncie sobre la misma. Transcurrido este plazo, la Oficina Espaola de Patentes y Marcas, haya contestado o no el interesado, resolver. 3. Por esta primera renovacin se abonar la tasa de renovacin prevista en la tarifa 1.8.a) del anexo, para una sola clase. Las renovaciones posteriores quedarn sujetas al pago de la tasa de renovacin en la cuanta que corresponda, segn el nmero de clases que comprenda la solicitud de renovacin.
Una de las novedades introducidas por la nueva Ley respecto a los nombres comerciales es la necesidad de que sean solicitados con respecto a una determinada clase o clases del Nomencltor Internacional de Marcas628. A este respecto, y a efectos de armonizar el sistema de nombres comerciales, si las solicitudes posteriores a la entrada en vigor de la Ley se registrarn conforme a la clasificacin del Nomencltor Internacional de Marcas, es necesario que los registros anteriores sean tambin clasificados. Y as, la presente disposicin establece que esta adaptacin al sistema de la nueva Ley se realice en la primera renovacin del nombre comercial. Se establece as un sistema por el que el titular del registro del Nombre Comercial propondr una clasificacin a la Oficina Espaola de Patentes y Marcas. Si la Oficina no considera correcta la clasificacin propuesta por
628 Vid supra el comentario al artculo 89 de la Ley y la gran ventaja prctica que supone esta novedad. - 443 -
el interesado le remitir una contrapropuesta y le dar opcin a realizar manifestaciones respecto a la misma en el plazo que se establezca reglamentariamente. Finalmente la Oficina Espaola de Patentes y Marcas resolver el expediente. Esta primera renovacin en la que se procede a adaptar los nombres comerciales al nuevo sistema dan lugar al pago de la tasa correspondiente a una sola clase, con independencia del nmero de clases que comprenda el nombre comercial. Las sucesivas renovaciones darn lugar al pago de tasas correspondientes al nmero de clases comprendidas por el registro.
- 444 -
D. Transitorias
Sptima. Fusin de registros.

A peticin del interesado en la primera renovacin que se produzca tras la entrada en vigor de la presente Ley, podrn unificarse en un nico registro las marcas concedidas para diferentes clases bajo la legislacin anterior, siempre que concurra identidad de titular, de signo y de fecha de presentacin y se abonen las tasas de solicitud de renovacin suplementarias correspondientes. Reglamentariamente se determinar el procedimiento de fusin.
Otras de las novedades quie introduce la nueva legislacin sobre marcas es la creacin de un sistema multiclase, en concordancia con las figuras de la marca internacional y comunitaria, que sustituye a la necesidad de iniciar un nuevo expediente de solicitud por cada clase que se desee proteger629. Debido a este sistema uniclase, la antigua legislacin obligaba a presentar multiples solicitudes de un mismo signo el mismo da correspondiendo cada una de ellas a una de las clases que se quera proteger y tener que proseguir una pluralidad de procedimientos de concesin. En tales caso, se establece la posibilidad de que el interesado pueda fusionar en la primera renovacin tales registros en uno solo. Los requisitos exigidos para ello son; - Identidad de titular. - Identidad de signo. - Identidad de fecha de presentacin. Dandose estos requisitos, el titular refundir sus derechos en un solo registro del signo para una pluralidad de clases.
629 Vid artculo 19 de la Ley 32/88 de Marcas de 10 de noviembre. - 445 -
Octava. Caducidad por falta de pago de quinquenios.

El artculo 56 de la presente Ley ser aplicable a las marcas, nombres comerciales y rtulos de establecimiento cuando hubiera de declararse la caducidad de los mismos por la ausencia de pago de los quinquenios de mantenimiento.
Como ya hemos comentado anteriormente, la Ley 14/1999 de 4 de mayo elimin la figura del pago de quinquenios. Sin embargo, an quedan signos distintivos que por haber sido concedidos o renovados con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley siguen sometidos temporalmente a este regimen630. Pues bien, en tales supuestos en que se mantiene la necesidad del pago de quinquenios, su falta de pago de las tasas conllevar la caducidad del registro por falta de pago, sindoles de aplicacin lo establecido en el citado artculo 56 respecto a la caducidad por falta de renovacin.
630 Vid supra Disposiciones Trasnsitorias Segunda y Tercera respecto al regimen de tales signos distintivos y su renovacin. - 446 -
DISPOSICIN DEROGATORIA
D. Derogatoria
DISPOSICIN DEROGATORIA*
nica.
1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley. 2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones: a) La Ley 32/1988 de 10 de noviembre, de Marcas. b) Del Estatuto sobre Propiedad Industrial, aprobado por Real Decretoley de 26 de julio de 1929, texto refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930 y ratificado con fuerza de Ley por la de 16 de septiembre de 1931, el Captulo II del Ttulo XI, en cuanto afecta a las marcas, nombres comerciales y rtulos de establecimiento. c) De la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creacin del Organismo Autnomo Registro de la Propiedad Industrial el apartado 4 del artculo 11 en cuanto afecta a las marcas, nombres comerciales y rtulos de establecimiento y la letra b) del prrafo segundo del apartado 5 del artculo 11. d) El artculo segundo del Real Decreto-ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de propiedad industrial. e) De la Ley 14/1999, de 4 de mayo, de Tasas y Precios Pblicos por servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear, las disposiciones adicionales sexta y sptima y la disposicin transitoria segunda.
La disposicin derogatoria se divide en dos apartados; A) Clusula General; Se establece la derogacin de toda aquella normativa que sea de igual o inferior rango que sean incompatibles con esta Ley. Esta clusula general exime al legislador de examinar toda la legislacin existente y relacionada con esta materia y el permite a su vez que se produzcan incongruencias legislativas.
* Por Jos Abad Revenga. - 449 -
B) Clusula Expresa; Una vez se ha realizado la declaracin general contenida en el primer apartado se detallan aquellas normas expresamente derogadas: 1.- La Ley 32/88 de Marcas de 10 de noviembre. Es evidente que se trata de la norma a la que la presente Ley viene a sustituir, y respecto a la cual presenta profundos cambios, por lo que necesariamente ha de derogarla pues son incompatibles. 2.- Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929. En lo relativo a signos distintivos se deroga todas aquellas disposiciones del Ttulo XI relativas al funcionamiento de la Oficina Espaola de Patentes y Marcas. 3.- El sistema de Tasas dispuestas por la Ley 17/1975. Dado que la Ley acompaa como Anexos el sistema de tasas, adaptadas a la nueva moneda europea, se derogan aquellas tasas fijadas por la citada Ley. 4.- El artculo 2 del Real Decreto- Ley 8/1998. El citado artculo vena a realizar ciertas modificaciones a la Ley 32/88 de Marcas. Puesto que tal Ley es derogada en su conjunto por la presente normas, las modificaciones a la misma han de correr la misma suerte. 5.-Las disposiciones sobre signos distintivos de la Ley 14/1999. Aquellos preceptos de la citada Ley que venan a regular la desaparicin del sistema de tasas quinquenales y el rgimen transitorio de los mismos se derogan por estar ya regulado el suspuesto por esta Ley, fundamentalmente en sus disposiciones transitorias.
- 450 -
DISPOSICIONES FINALES
D. Finales
DISPOSICIONES FINALES*
Primera. Ttulo competencial.
La presente Ley se dicta en virtud de la competencia estatal en materia de legislacin sobre propiedad industrial, prevista por el artculo 149.1. 9. de la Constitucin.
El Ttulo VIII de la Constitucin Espaola, "De la organizacin territorial del Estado", establece el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autnomas. Dentro del mismo este artculo 149 viene a enumerar las competencias exclusivas del Estado entre las que se encuentran, apartado 9, "La legislacin en Propiedad Industrial e Intelectual". Por tanto, siendo los signos distintivos una de las materias comprendidas dentro de la Propiedad Industrial631, la redaccin de esta Ley era competencia exclusiva del Estado tal y como establece este artculo. A este respecto, debemos sealar que el reparto de competencias en materia de Propiedad Industrial entre Estado y Comunidades Autnomas fue definido y concretado por el Tribunal Constuitucional en sentencia N 103/99, que resolva dos Recursos de inconstitucionalidad planteados contra la anterior Ley de Marcas632.
Por Jos Abad Revenga.
631 Las materias comprendidas dentro de la Propiedad Industrial se encuentran relacionadas en el artculo 1.2 del Convenio de la Unin de Pars de 1883. 632 Vid supra, comentarios al artculo 1 de esta Ley, en que se trata dicha sentencia. - 453 -
Segunda. Desarrollo de la Ley

Se autoriza al Consejo de Ministros a dictar cuantas disposiciones de aplicacin y desarrollo de la presente Ley sean necesarias.
La presente Ley se remite continuamente, especialmente en lo relativo a la tramitacin de las solicitudes de marca, a su reglamento de ejecucin para que por el mismo se desarrolle de manera pormenorizada su contenido. Evidentemente no se le pueden aplicar las normas contenidas en el Reglamento de Ejecucin de la anterior Ley de Marcas633, ya que las profundas modificaciones efectuadas por esta Ley respecto a la tramitacin de las solicitudes de marcas impiden tal aplicacin. Actualmente an se est preparando dicho Reglamento, con forma de Real Decreto, del que ya se ha publicado un borrador. En este sentido, y debido a la entrada en vigor de la Ley con fecha 31 de julio de 2002634, el mismo deber ser aprobado necesariamente antes de esa fecha.
633 Real Decreto 645/1990, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucin de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (B.O.E. nm. 125, de 25 de mayo). 634 Vid infra Disposicin Final Tercera - 454 -
D. Finales
Tercera. Entrada en vigor.

La presente Ley entrar en vigor el 31 de julio de 2002, salvo lo previsto en el Ttulo V, artculo 85, Disposiciones Adicionales tercera, cuarta, octava, dcima, undcima, decimotercera, decimocuarta y decimoquinta que entrarn en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.
La Ley entrar en vigor en dos fases; La primera fase (Ttulo V , Artculo 85 y varias disposiciones Adicionales) en fecha 9 de diciembre de 2001; Es decir el da despus de su publicacin en el B.O.E. El resto de la Ley entrar en vigor con fecha 31 de julio de 2002. De entre las disposiciones que han de entrar en vigor anticipadamente, las ms importantes sin duda son las contenidas en el Ttulo V (artculos 34 a 50). Y ello, porque este Ttulo hace referencia tres instituciones fundamentales en derecho de marcas; Las acciones por infraccin del derecho de marcas, la acciones de caducidad por falta de uso y la marca como objeto de propiedad. Esta entrada en vigor anticipada del Ttulo V ha dado lugar a que se planteen procedimientos basados de manera simultnea en las dos Leyes de marcas. As, quien pretende acumular acciones de Nulidad, reguladas por la Ley de Marcas 32/88 hasta el 31 de julio de 2002, y de infraccin o caducidad por falta de uso, respecto a las cuales es de aplicacin la nueva Ley, durante este periodo transitorio que va desde la publicacin en el Boe de la nueva Ley hasta la entrada en vigor en su integridad, deber basar cada una de estas acciones en la Ley aplicable durante este periodo. Incluso en el caso de la accin de caducidad por falta de uso, la accin se regula por la Ley de 1988 mientras que la norma relativa a la obligacin de uso a aplicar es la contenida en la nueva Ley por la que ambas jugarn de manera simultanea hasta la completa entrada en vigor de la Ley 17/2001 de Marcas de 7 de diciembre.
- 455 -
Tan bien entran en vigor anticipadamente el artculo 85, la posibilidad de solicitar la Nulidad o Caducidad de una marca espaola aunque la misma se encuentre extinguida por haberse reivindicado su antigedad al solicitar una marca comunitaria635, y las Disposiciones Adicionales Tercera modificaciones de la Ley de Patentes-, Cuarta -Plazos para el cumplimiernto de trmites-, Octava -utilizacin de medios electrnicos-, Dcima - Rgimen contractual y presupuestario de las consultas efectuadas por la Oficina Espaola de Patentes y Marcas a Bases de Datos ajenas-, Undcima -prestacin de servicios por redes telemticas-, Dcimotercera -Modificaciones de la Ley 17/1975 sobre creacin del Registro de la Propiedad Industrial, Dcimocuarta -prohibicin de otorgar denominaciones sociales que puedan inducir a confusin con marcas o nombres comerciales notorios o renombrados- y Decimoquinta - Cooperacin de la Oficina Espaola de Patentes y Marcas con organizaciones internacionales y Oficinas de Propiedad Industrial extranjeras.
635 Vid supra comentario al artculo 85 de esta Ley. - 456 -

USO FULL - Comentarios A La Ley de Marcas. Todo Sobre La Nueva Ley de Marcas

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

USO FULL - Comentarios A La Ley de Marcas. Todo Sobre La Nueva Ley de Marcas

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

COMENTARIOS A LA LEY DE MARCAS

PINT RUIZ & DEL VALLE

COMENTARIOS A LA LEY DE MARCAS

PINT RUIZ & DEL VALLE

Comentarios a la Ley de Marcas

Comentarios a la Ley de Marcas

Comentarios a la Ley de Marcas

Prof. Dr. Carlos Lema Devesa

CAPTULO II. Prohibiciones absolutas

CAPTULO III. Prohibiciones relativas

Comentarios a la Ley de Marcas

CAPTULO II. Procedimiento de registro

CAPTULO III. Disposiciones generales sobre el procedimiento

CAPTULO II. Obligacin de uso de la marca

CAPTULO III. Acciones por violacin del derecho de marca

Comentarios a la Ley de Marcas

CAPTULO IV. La marca como objeto de derecho de propiedad

CAPTULO II. Caducidad

CAPTULO III. Disposiciones comunes

CAPTULO II. Marcas de garanta

CAPTULO III. Disposiciones comunes

Comentarios a la Ley de Marcas

Comentarios a la Ley de Marcas

ADI ADPIC ALM BOPI CUP DM

INDO OEP OEPM OMPI RM

Comentarios a la Ley de Marcas

Comentarios a la Ley de Marcas

Disposicin Transitoria Tercera. - 24 -

Artculo 2. Adquisicin del derecho.

Comentarios a la Ley de Marcas

Comentarios a la Ley de Marcas

La Ley establece tres posibles momentos para plantear la accin Reivindicatoria;

Comentarios a la Ley de Marcas

Comentarios a la Ley de Marcas

Comentarios a la Ley de Marcas

Comentarios a la Ley de Marcas

2) Quienes gocen de los beneficios del Convenio de la Unin de Pars

3) Los nacionales de los Estados miembros de la organizacin Mundial del Comercio

Comentarios a la Ley de Marcas

Comentarios a la Ley de Marcas

Comentarios a la Ley de Marcas

Comentarios a la Ley de Marcas

Comentarios a la Ley de Marcas

Comentarios a la Ley de Marcas

1) La forma impuesta por la naturaleza del propio producto;

2) La forma necesaria para obtener un resultado tcnico

Comentarios a la Ley de Marcas

3) Las formas que afecten al valor intrnseco del producto

1) Los signos contrarios a la Ley.

Comentarios a la Ley de Marcas

G) Los signos engaosos

Comentarios a la Ley de Marcas

Comentarios a la Ley de Marcas

Comentarios a la Ley de Marcas

Comentarios a la Ley de Marcas

Comentarios a la Ley de Marcas

Artculo 7. Nombres comerciales anteriores.

Comentarios a la Ley de Marcas

Artculo 8. Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados.

Comentarios a la Ley de Marcas

Comentarios a la Ley de Marcas

Comentarios a la Ley de Marcas

Artculo 9. Otros derechos anteriores.