NTRODUCCION

En la actividad comercial existen diversos factores que determinan el xito de una empresa frente a sus competidores. Entre los ms importantes de estos factores se encuentra la necesidad de lograr que el consumidor identifique y distinga los productos o servicios de un proveedor de los productos o servicios de sus competidores. Para tal fin, los empresarios cuentan con diversos elementos o signos distintivos que les permiten lograr esa identificacin con sus consumidores. En nuestra edicin anterior desarrollamos algunos aspectos de uno de estos signos distintivos, la marca. Los signos distintivos cumplen evidentemente una funcin econmica, ya que por un lado la marca genera un derecho de propiedad como activo intangible; cabiendo sealar que desde el punto de vista econmico, la Propiedad es el conjunto de relaciones econmicas y sociales que definen la posicin de cada individuo respecto al uso de los bienes escasos.' Se debe considerar adems, que para la Economa los derechos bsicos de propiedad consisten en la facultad de usar y explotar un bien y, al mismo tiempo, de impedir a otros que usen y/o exploten ese mismo recurso, -lo cual se denomina "exclusin". Asimismo, la propiedad privada produce la "internalizacin" de los efectos positivos y negativos que el uso o la explotacin del bien ocasionen, evitando as la generacin de externalidades. El signo distintivo acta como un instrumento de comunicacin entre el oferente y el consumidor de forma que este ltimo sea capaz, mediante aqul, de identificar y distinguir el producto de sus semejantes en el mercado 16 . En la actualidad, entre los diversos signos distintivos de proteccin directa, y debido fundamentalmente a la gran extensin geogrfica en la que se desarrolla el mercado, ha adquirido una mayor importancia la marca (signo diferenciado de la mercadera o producto que se fbrica o comercializa). En la actualidad los signos distintivos, tienen una gran importancia, ya que con ellos se identifica un producto de los dems que se encuentran en el mercado; la importancia econmica de las marcas se deriva de que cada uno de ellos comporta un determinado prestigio frente a los consumidores y frente al resto de los competidores, fruto de una actividad industrial y comercial prolongada con unos determinados niveles de calidad y fiabilidad.

SIGNOS DISTINTIVOS

I.

NOCIN DE SIGNO DISTINTIVO.

1.1. Definiendo el signo distintivo. En un sistema de economa de mercado es imprescindible que existan signos distintivos que permitan diferenciar a las empresas y a sus productos. stos signos distintivos, todos aquellos que se utilizan en la industria o en el comercio para diferenciar de las manifestaciones o actividades homlogas de los dems, las propias actividades, servicios, productos o establecimientos. Son Medios utilizados por el empresario para distinguir en mercado su empresa, su establecimiento de comercio, los productos que fabrica o comercializa o los servicios que presta. Se aplica para diferenciar unos determinados productos o servicios en el mercado. La marca o nombre comercial es un patrimonio ms de la empresa y muchas veces es el activo ms importante, concentrando todo el prestigio y reputacin de su esfuerzo empresarial. Signos distintivos existen muchos pero no todos estn registrados, por ejemplo un envoltorio. Pero este tema trata de unos derechos que estn protegidos por un derecho de exclusiva, como la marca, el nombre comercial. Como se ha dicho, los signos distintivos son elaboraciones mercantiles o industriales, capaces de diferenciar un ser de otro. De esta concisa

definicin, descompondremos sus elementos para esclarecer la profundidad de su tenor, transcribiendo el significado de cada uno de ellos, que trae el diccionario de la lengua espaola de la Real Academia. Signo: "Cosa que por su naturaleza o convencionalmente evoca en el entendimiento la idea de otra". Distintivo, segn su segunda acepcin: "Dcese de la cualidad que distingue o caracteriza esencialmente una cosa". Mercantil: "Perteneciente o relativo al mercader, a la mercanca o al comercio".

 Comercio: "Negociacin que se hace comprando, vendiendo o permutando gneros o mercancas". Examinado el significado de cada elemento de la definicin atrs ensayada, a la conclusin que conduce su sumatoria es interpretar el contenido de los signos distintivos, como algo cuyo raciocinio nos hace conocer las diferencias substanciales propias de un ente relativo al comercio o la industria. Se dice que es algo, pues su materia es lo que pueda ser concebido por la mente, si bien los signos distintivos que conocemos estn reducidos a los que sean perceptibles por los sentidos. Una vez recibimos la informacin apreciada

sensorial o especulativamente del objeto que muestra el signo o del signo mismo, juzgamos conocido en su naturaleza su relacin con una persona, cosa, servicio o lugar o, con unas puntuales cualidades. Si inicialmente no se conoca la relacin con esos seres, la virtualidad de los signos distintivos lo puede asegurar para el futuro, nuevamente ocasionado por su carcter individualizador. Ahora, los signos distintivos son creados por una persona circunstancia que los contrasta an ms con otros signos- para alcanzar un propsito econmico en la industria o el comercio, siendo hoy un activo de gran valor en las empresas. Esta importancia econmica -como muchas

otras en todas las ramas del derecho- impact con tanta fuerza el campo social, que import al derecho su regulacin en cuanto a la titularidad, proteccin, etc. Autoridad competente: Direccin de signos distintivos de INDECOPI. Legislacin aplicable: o o Normativa andina: Decisin 485 de la Comisin de la Comunidad Andina.

Norma nacional: Decreto legislativo N 1075. Decreto legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina que establece el rgimen comn sobre propiedad industrial.

Convenios Internacionales: o Convenio de Pars. o Convencin de Washington.

o Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). o Arreglo de Lisboa. o Tratado de Derecho de Marcas (TLT).

1.2.

Caractersticas de los signos distintivos. Se separan del objeto que los exhibe: Los derechos que atribuye la propiedad industrial sobre los signos distintivos -esto ocurre en todas las aplicaciones de propiedad industrial- se desprenden de aquello que los exterioriza. Lo que se resguarda es la especial forma de utilizacin que ha sido compuesta por el creador del signo distintivo -representativo de un desarrollo empresarial juzgado por el pblico-, siendo inmaterial aquello que lo comunique; pues si se ampara aquello que contiene el signo, al momento de transferirlo se terminara la proteccin. Esto se sustenta gracias a la clasificacin de las cosas en corporales e incorporales. Son de contenido patrimonial: Esta caracterstica diferencia a los signos distintivos que particularmente se componen de palabras, con los nombres que tienen las personas naturales como atributo de su personalidad. Los signos distintivos son bienes mercantiles y por Frecuentemente, los signos

ende, enajenables, renunciables, etc..

distintivos tienen un gran valor dentro de los activos de la sociedad que los forja, pues transmiten informacin compactada en ellos relacionada con el empresario y las cualidades del producto o servicio, que justifican las cuantiosas inversiones en publicidad. Sin los signos

distintivos los empresarios y sus productos seran desconocidos en el mercado, circunstancia que explica su importancia econmica. Son de acceso pblico: Prcticamente ocurre el efecto contrario al tutelado derecho a la intimidad personal, pues para sus titulares, los signos distintivos son el vehculo por el cual penetran en un mercado. Entre ms conocido el signo distintivo, ms inelstica ser la demanda por lo identificado y en consecuencia, los empresarios podrn obtener mejores ganancias financieras. Si el signo distintivo es tan conocido que

goza de fama o notoriedad, los atentados contra el buen nombre pueden venir de muchas direcciones y ocasionar mayores perjuicios. Esta es una de las razones por las cuales los signos famosos o notoriamente conocidos se les extiende proteccin ms all de la especialidad o territorialidad de su registro o depsito, fenmeno muy bien atendido por los instrumentos internacionales para el caso de las marcas, pero que empieza a extenderse a los dems signos distintivos.

II.

CLASIFICACIN DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS.

El desarrollo normativo de los signos distintivos se remonta al primer instrumento internacional para la proteccin de la propiedad industrial: Convencin de Pars del 20 de marzo de 1883, recogido en su esencia por el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio ADPIC, parte del tratado que crea la Organizacin Mundial del Comercio -OMC. Dentro de la Comunidad Andina, la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina es el texto que regula en su integridad el rgimen comn de propiedad industrial, obra que no se aparta de los anteriores instrumentos internacionales. Actualmente el derecho solamente reconoce cuatro signos distintivos a saber:

2.1.

La Marca. Es el signo, susceptible de representacin grfica (sea con letras, nmeros, imgenes, sonidos, formas tridimensionales como envases, e incluso colores), que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra. La marca algunas veces va a acompaada de un lema comercial o palabra, frase o leyenda que se emplea para ayudar la recordacin de la marca. Como va acompaada de una marca registrada y solamente el titular puede hacer uso de ella, la solicitud de registro de lema comercial registrable como marca deber intentarlo el titular de la marca.

2.2.

El Nombre Comercial. Si la marca distingue los productos o servicios que la lleven, el nombre comercial identifica a un comerciante o fabricante de productos o servicios. Una empresa puede tener varios nombres comerciales. Es diferente a la razn social o denominacin social de la persona jurdica.

2.2.1.

Marco normativo. En nuestro pas, la regulacin sobre el nombre comercial se encuentra contenida en la Decisin N 486 - Rgimen Comn sobre Propiedad Industrial, emitida por la Comisin de la Comunidad Andina, y por el Decreto Legislativo N 823 - Ley de Propiedad Industrial. El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial slo se adquiere por el uso en el comercio. Resolucin 387-1998/TPI-INDECOPI (P.O.B.): el nombre comercial empleado por una persona natural o jurdica domiciliada o establecida en cualquiera de los Estados Contratantes para identificar una actividad econmica en otro de los Estados Contratantes, goza de proteccin en este otro Estado sin necesidad de registro o depsito Resolucin 387-1998/TPI-INDECOPI (P.O.B.): si la norma hubiese extendido la proteccin del nombre comercial a todo el territorio sin limitarla al supuesto excepcional de que el nombre comercial tenga una difusin masiva y constante a nivel nacional, se hubiese llegado al absurdo de que la persona que desease realizar una actividad comercial en el pas bajo un nombre comercial determinado deba recorrer previamente todo el territorio nacional para asegurarse que en ese mbito no existiese otra persona actuando en el mismo giro de actividad econmica con un nombre igual o similar.

2.2.2.

Definicin. El nombre comercial es aquel signo distintivo que identifica al empresario, su establecimiento comercial o su actividad comercial. Esto quiere decir, que el nombre comercial permite diferenciar al empresario mismo de sus competidores, de tal manera que sus consumidores puedan determinar si estn adquiriendo los

productos o servicios del proveedor que ellos desean.

Adems, el nombre comercial tambin distingue al establecimiento comercial de un empresario. De tal manera que, los consumidores pueden distinguir el local comercial de su preferencia de los locales de los dems proveedores. Finalmente, el nombre comercial distingue a la actividad comercial misma del empresario. Este ltimo campo de cobertura del nombre comercial tiene que ver con la evolucin de las actividades comerciales, por la que cada da aparecen nuevas formas de ejercer una actividad comercial, al punto que ya no podemos restringir el concepto de actividad empresarial a la existencia de un local o establecimiento comercial, sino que, existen muchas actividades en las que no se requiere contar con un

establecimiento, como en los casos de aquellos empresarios que se dedican nicamente a licenciar sus procedimientos de fabricacin o sus marcas a favor de los fabricantes y distribuidores. sta es la definicin que recoge el artculo 190 de la Decisin N' 486, cuando dispone que "Se entender por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad econmica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. De esta manera, el contenido del nombre comercial es sumamente amplio. Por ello, su regulacin debe procurar que todo este campo de cobertura tenga la proteccin necesaria.

2.2.3.

Proteccin del Nombre Comercial. Debido a la amplitud del contenido del nombre comercial, su proteccin abarca a todos los aspectos que se encuentran contenidos en su definicin. A diferencia de la marca, la proteccin del nombre comercial no requiere de su inscripcin en un registro. El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial se obtiene por su primer uso en el mercado. Esto quiere decir, que la primera persona que haya utilizado un determinado nombre comercial ser la titular del derecho a su uso exclusivo y recibir la proteccin que le otorga la regulacin correspondiente.

Aunque esto no impide que el titular de un nombre comercial decida registrarlo a su favor, con lo cual obtendr una prueba fehaciente sobre su fecha de uso, que estara constituida, cuando menos, por la fecha del registro. Sobre este punto, es necesario tener en cuenta que no podr registrarse como nombre comercial un signo que est comprendido en alguno de los siguientes casos: a) Cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden pblico;

b)

Cuando su uso sea susceptible de causar confusin en los medios comerciales o en el pblico sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre;

c)

Cuando su uso sea susceptible de causar confusin en los medios comerciales o en el pblico sobre la procedencia empresarial, el origen u otras caractersticas de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o,

d)

Cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior.

El derecho exclusivo sobre el nombre comercial termina cuando cesa el uso del nombre, cesan las actividades comerciales de su titular o con el cierre del establecimiento comercial. La trasferencia solo podr realizarse conjuntamente con la empresa o

establecimiento con el cual se vena usando el nombre comercial No son registrables: Cuando sea contrario a la moral o al orden pblico. Si causa confusin en el pblico sobre la identidad, naturaleza, actividades, giro comercial u otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con el nombre comercial.

 Si su uso causa confusin sobre la procedencia empresarial, origen u otras caractersticas de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice. Cuando ya exista un registro anterior.

2.2.4.

Derechos del titular de un Nombre Comercial. El titular de un nombre comercial goza de los siguientes derechos: a) Derecho al uso exclusivo del nombre comercial y a impedir que terceros lo utilicen. b) Impedir a cualquier tercero a usar en el comercio un signo distintivo idntico o similar a su nombre comercial, cuando ello pudiere causar confusin o un riesgo de asociacin con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un dao econmico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. c) Derecho a otorgar licencias a terceros para el uso del nombre comercial. d) Derecho a impedir que los comerciantes supriman del producto o envase, la referencia al nombre comercial. e) Derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relacin a productos o servicios idnticos o similares para los cuales utilice el nombre comercial, alguno de los siguientes actos:

Usar o aplicar el nombre comercial o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al pblico a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular del nombre comercial;

Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con el nombre comercial u ofrecer servicios con el mismo;

Importar o exportar productos utilizando nombre comercial; Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan el nombre comercial, materiales. as como, comercializar o detentar tales

Usar en el comercio un signo idntico o similar al nombre comercial, con relacin a productos o servicios distintos de aqullos para los cuales se utiliza el nombre comercial, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al pblico a error o confusin, pudiese causar a su titular un dao econmico o comercial injusto, o produzca una dilucin de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicho nombre comercial; o,

Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse anlogo o asimilable a los supuestos antes sealados.

2.2.5.

Relacin entre el Nombre Comercial y la Denominacin o Razn Social. Como ya hemos visto, el nombre comercial es aquel signo distintivo que identifica al empresario, su establecimiento comercial o a su actividad comercial. Ahora bien, este nombre comercial no equivale al nombre, la denominacin o razn social de la persona que realiza actividad comercial. El nombre, la denominacin social o la razn social son los nombres que identifican a la persona jurdica o natural que realiza la actividad comercial. El nombre comercial es el que identifica precisamente a esa actividad comercial, al

establecimiento comercial o al empresario en el ejercicio de su actividad comercial.

Claro que muchas veces este nombre comercial coincide con el nombre, la denominacin o razn social, pues es comn que muchos empresarios sean identificados por los consumidores a travs de su nombre, denominacin o razn social. Sobre este punto, el artculo 190 de la Decisin N 486 seala que "una empresa o establecimiento podr tener ms de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominacin social, razn social u otra designacin inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurdicas, pudiendo ambas coexistir." Entonces, podemos concluir que el nombre comercial no constituye el nombre, denominacin o razn social del empresario, al punto que una misma persona o empresa puede tener ms de un nombre comercial, pero no podra tener ms de un nombre, denominacin o razn social.

2.2.6.

Infraccin a los derechos sobre un Nombre Comercial. Cuando un titular de un nombre comercial se ve afectado por el uso indebido de una denominacin o signo idntico o semejante a su nombre comercial y que puede causar confusin en los consumidores, este empresario puede iniciar una accin por infraccin a sus derechos de propiedad industrial. Esta accin, al igual que las acciones por infraccin a los derechos sobre una marca, se interpone ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, con la finalidad que sta determine si se ha cometido la infraccin y si corresponde la imposicin de una sancin. Ahora bien, el titular del nombre comercial que se considere afectado por el uso indebido por parte de otra persona de un signo idntico o semejante podr solicitar la reparacin de los daos ocasionados por el infractor ante el Poder Judicial.

2.2.7.

Actos que pueden ser realizados sobre el Derecho a Nombre Comercial. El titular de un nombre comercial puede realizar diversos actos jurdicos sobre su derecho a dicho nombre, dependiendo de sus intereses y necesidades. Los actos que pueden realizarse sobre el nombre comercial son los siguientes:

2.2.7.1.

Licencia de uso. La licencia de uso es la autorizacin que otorga el titular de un nombre comercial a favor de un tercero, con la finalidad que ste utilice el nombre comercial en sus actividades comerciales. La licencia puede ser de carcter oneroso o gratuito, de acuerdo lo que establezcan las partes en el respectivo contrato de licencia.

2.2.7.2.

Transferencia. La transferencia del nombre comercial tiene como condicin la transmisin de la empresa, del

establecimiento comercial o de la actividad comercial. De tal manera que un mismo nombre comercial no pueda ser utilizado por dos personas o empresarios de manera independiente y permanente. As lo establece el artculo 199" de la Decisin N 486 y el artculo 210j del Decreto Legislativo N 823.

2.2.7.3.

Gravmenes. Cuando el derecho al nombre comercial ha sido registrado, en dicho registro podrn anotarse las cargas o

gravmenes, tales como embargos o prendas, que el titular haya constituido.

2.2.8.

Extincin del Derecho al Nombre Comercial. El derecho al nombre comercial termina con el cese de su uso, el cierre del establecimiento comercial o el cese de las actividades comerciales de su titular. Ahora bien, cuando el derecho al nombre comercial ha sido objeto de registro, ste tendr un plazo de vigencia de diez aos, susceptible de ser renovado. Sin embargo, para la renovacin es requisito indispensable demostrar el uso del nombre comercial:

2.2.8.1.

Caducidad. El registro del nombre comercial se extingue por caducidad cuando se vence el plazo de diez aos de vigencia y no es renovado por su titular.

2.2.8.2.

Nulidad. El registro del nombre comercial es nulo cuando ha sido otorgado en contravencin de las disposiciones legales aplicables.

2.2.8.3.

Renuncia. El titular de un registro de nombre comercial puede renunciar a sus derechos sobre l, extinguindose as el registro.

2.3.

El Lema Comercial. El lema comercial es la palabra o frase o leyenda utilizada que sirve para publicitar una marca, la solicitud de registro de un lema comercial deber especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usar. Un lema comercial deber ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estar sujeta a la del signo registrado. El registro de un lema comercial se conceder por un perodo de diez aos renovables, contados a partir de la resolucin que concede el derecho. La cancelacin, nulidad o caducidad del registro de la marca a la que se vincule el lema comercial, determinar tambin la cancelacin, nulidad o caducidad del lema comercial, aun cuando no haya vencido el plazo sealado en el prrafo anterior. No podrn registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.

2.3.1.

Normativa. Resolucin 422-1998/TPI-INDECOPI (P.O.B.): el lema comercial (es) la palabra, frase o leyenda capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. el lema comercial debe tener en s mismo la aptitud distintiva. No podr registrarse como lema comercial una frase simple, comnmente utilizada en la publicidad para promocionar los productos o servicios distinguidos con la marca que publicita. Tampoco podr registrarse como lema comercial una frase que sin fantasa alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desea publicitar. no debe ser genrico ni descriptivo en relacin a los productos o servicios que la marca que publicita distingue. El registro no debe convertirse en una va para obtener

proteccin legal de denominaciones que no podran ser registradas como marcas.

2.4.

Denominaciones de origen. La denominacin de origen es un signo que sirve para identificar un producto que tiene caractersticas especiales, que se deben al lugar geogrfico de produccin, extraccin o manufactura; y que debido a ese vnculo, el producto es conocido con el nombre del lugar geogrfico. La declaracin de proteccin de una denominacin de origen se har de oficio o a peticin de quienes demuestren tener legtimo inters, entendindose por tales, las personas naturales o jurdicas que directamente se dediquen a la extraccin, produccin o elaboracin del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominacin de origen, as como las asociaciones de productores. El estado peruano es el titular de las denominaciones de origen peruanas y sobre ellas se concedern autorizaciones de uso. Su vigencia est supeditada a la subsistencia de las condiciones que motivaron la declaracin. La autoridad competente otorga las

autorizaciones de uso por 10 aos renovables. Ejemplo: Pallar de Ica.

Identifica al pallar cultivado en los valles de Ica. Es reconocido por su sabor y textura nicos que lo diferencia del pallar producido en otras zonas.

III. Proteccin de los Signos Distintivos.

La proteccin a las marcas, jalona la consagracin de nuevas acciones y peticiones tendientes a mantener inclume la exclusividad en la explotacin por parte de los titulares de los dems signos distintivos. En hora buena, los

legisladores han comprendido la necesidad de proteger armnicamente los signos distintivos, dejando a los operadores jurdicos la adecuacin de las

particularidades de cada uno dentro de los mecanismos de prevencin y represin de conflictos; ya que, independientemente de aquello a que estn destinados, casi todos los signos distintivos estn compuestos de la misma materia: palabras. Por eso, la propia Decisin 486 de la normativa de la Comunidad

Andina permite extender a todos los signos distintivos, las acciones contra los riesgos de usurpacin, confusin, asociacin y dilucin (los riesgos no son excluyentes), inicialmente solo disponibles para las marcas. Porque a iguales

conflictos pueden enfrentarse los dems signos distintivos y aunque el trmite diseado por la ICANN (Corporacin de Internet para la Asignacin de Nombres y Nmeros) para remediar los conflictos que generan los nombres de dominio se circunscribe a las marcas, estudiaremos a continuacin los temas que tratan las protecciones a los signos distintivos.

3.1.

Derechos que confieren los signos distintivos. Todos los signos distintivos son protegidos contra la utilizacin por parte de personas no autorizadas por sus titulares para explotarlos, a travs de procedimientos judiciales o administrativos suficientes para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual, que los Estados en cumplimiento de obligaciones internacionales derivadas de ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad

Intelectual relacionados con el Comercio) entre otras, organizan en sus ordenamientos jurdicos internos. Esas acciones o peticiones, buscan

garantizar la propiedad privada y los dems derechos adquiridos sobre las aplicaciones de propiedad industrial, realizados una vez se han cumplido los requisitos de su formacin; guardando las proporciones, tal y como se salvaguarda el dominio sobre las cosas corporales.

3.2.

Planteamiento jurdico del riesgo de usurpacin. Apoderarse de los signos distintivos ajenos es el ms comn de los atentados al derecho de exclusiva de quienes han formado uno cualquiera. Muchos de los casos de conflictos entre nombres de domino y signos distintivos se dan precisamente por la usurpacin de ellos. La usurpacin de un signo distintivo puede venir por falsificacin o reproduccin material, total o parcial, de un signo distintivo, imitacin o reproduccin imperfecta de un signo distintivo y especficamente por el uso del signo sin autorizacin del titular o uso ilegtimo, respecto de la categora de

productos o servicios a los que se aplique el principio de especialidad. Principio de especialidad: No se trata propiamente de un principio de la propiedad industrial, pues se destina preferentemente a los signos distintivos. La especialidad de los signos distintivos, valida la

exclusividad del derecho sobre el ente incorpreo conforme la funcin que propende. En el caso de las marcas -el ejemplo expresa mejor el contenido del principio-, el registro debe ser adecuado a la

determinada clase de producto o servicio que identifica, segn un nomencltor. La Comunidad Andina de Naciones emplea el Arreglo de Niza de 1957 y sus modificaciones vigentes- para clasificar los productos o servicios a los que solamente pertenecer una marca luego de ser registrada. En consecuencia, la especialidad en el registro de

una marca habilita la coexistencia de idnticas, cuando estn destinadas a distinguir productos o servicios de clases distintas, segn el Arreglo de Niza de 1957. El artculo 155 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina enumera los supuestos que puede impedir el titular de un signo distintivo: "El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales sta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o

acondicionamientos de tales productos.

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, despus de que se hubiese aplicado o colocado sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales sta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, as como comercializar o detentar tales materiales...".

Nuestro Cdigo Civil, en su Art. 896, dice "La posesin es el ejercicio de hecho de uno o mas poderes inherentes a la propiedad". Los poderes inherentes a la propiedad son: el uso, el disfrute y la disposicin. El uso implica que la persona est ejerciendo sobre el bien una tenencia del mismo; por ejemplo con una propiedad inmueble, el uso est en la forma en cmo realiza su derecho, la persona sobre el inmueble. Pueda que la persona decida que el inmueble le servir de residencia o bien, le servir como un local comercial. Es importante precisar que los nombres comerciales, as como las enseas comerciales, otorgan el derecho exclusivo sobre ellas desde su primer uso y si bien pueden depositarse, el depsito cumple un fin declarativo y no atributivo como lo es el registro de una marca. "El depsito no implica un derecho sobre el nombre; solo crea presunciones legales. Se presume que el uso del nombre comenz a lo menos en la fecha de la solicitud de depsito y que los terceros conocen su empleo desde la fecha de publicacin". Sin rigor, la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad

Andina trata indistintamente los trminos "registro" y "depsito" para nombres y enseas comerciales, a pesar de fijar su carcter declarativo en tratndose de esos signos distintivos. La exclusividad en la explotacin econmica de los signos distintivos, no choca con el ejercicio de los derechos y libertades pblicas que los ciudadanos tenemos. Por eso, el derecho libera del deber de abstencin

que apareja el derecho sobre la propiedad industrial, a quienes de buena fe

hacen alguna mencin sobre cualquier signo distintivo y, a quienes con fines competitivos, hacen uso publicitario de ellos sin amedrentar su realidad. Las soluciones a los conflictos entre nombres de dominio y signos distintivos no pueden desconocer este ejercicio legtimo de derechos y libertades pblicas, pero debern salvaguardar la exclusividad en la explotacin de los signos distintivos, pues con eso se cumplirn las normas superiores de libertad de empresa, competencia y adems, normas de proteccin al consumidor.

3.3.

Planteamiento jurdico del riesgo de confusin. Tema obligado de cualquier escrito sobre los signos distintivos, la confusin se presenta cuando signos distintivos de titulares diversos se parecen. Aparentemente, cada titular tiene un inters legtimo en explotar su signo puesto que no se trata de una usurpacin, pero a causa de la similitud fontica, grfica o ideolgica, el consumidor o usuario pierde claridad sobre las cualidades del producto o servicio que elige, su productor o comerciante. El literal d) del artculo 155 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina, enumera unos supuesto de riesgo de confusin: "d) usar en el comercio un signo idntico o similar a la marca respecto de cualquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiere causar confusin o un riesgo de asociacin con el titular del registro. Tratndose del uso de un signo idntico para productos o servicios idnticos se presumir que existe riesgo de confusin". La analoga de los signos confusos, puede deberse a la similitud fontica, grfica o ideolgica. La similitud grfica es causada por la parecida composicin ortogrfica, en los colores o en los contornos de un signo distintivo, con otro previamente registrado o depositado. Son los casos de las direcciones de sitios web en la Internet que involucran errores mecanogrficos de nombres de dominios iguales a marcas conocidas: El caso <microsoft.com> o <yahoo.com>, con las marcas microsoft y yahoo!.

La similitud fontica, compara signos distintivos que al pronunciarse son percibidos semejantemente, sin oportunidad para el consumidor o usuario de distinguirlos; por tal motivo, se deben tener en cuenta la identidad de la slaba tnica entre las marcas comparadas, a la coincidencia de la raz o primeras slaba o slabas o diferencia en las terminaciones y la ordenacin de las vocales. Por ejemplo, si se inscribiera un nombre de dominio

<yaju.com>, este estara en conflicto con la marca yahoo!, pese a encontrarse cada uno escrito en diferentes idiomas. Finalmente, la similitud ideolgica se da cuando un signo distintivo induce otro conceptualmente dominio igual. Por o ejemplo, registrar un nombre de <cajetillamarlboro.com> podra

<cigarrillosmarlboro.com>

ocasionar una confusin ideolgica con la marca Marlboro. El riesgo de confusin est ntimamente emparentado con los actos de competencia desleal asociados a la propiedad intelectual, cuyos supuestos se encuentran en el artculo 10 bis del Convenio de Pars de 1967 y han sido reproducidos por la Direccin de signos distintivos de INDECOPI, la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina en su artculo 259; como "cualquier acto capaz de crear confusin, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor... las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor o,... las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al pblico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricacin, las caractersticas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos"

3.4.

Planteamiento jurdico del riesgo de asociacin. El riesgo de asociacin hace vincular a una misma persona o grupo empresarial, signos distintivos de titulares mltiples. el riesgo de confusin mediato tendr lugar en aquellos casos en que aun sin resultar confundibles los signos entre s, sus caractersticas comunes puedan hacer creer razonablemente a los consumidores que uno es derivacin del otro y, por lo tanto, ambos poseen un origen empresarial comn: en estos supuestos, el riesgo de asociacin ser todava ms probable si en el correspondiente

sector del mercado se detecta una tendencia generalizada a la diversificacin de actividades que desemboca en la formacin de conglomerados empresariales; y es indudable que el riesgo de asociacin ser todava ms verosmil cuando el titular de la marca acredita que su empresa est inmersa en un proceso de ramificacin de sus actividades econmicas". Tambin puede haber riesgo de asociacin entre empresas aunque se advierta su independencia-, si a causa de los signos distintivos parecidos, se piensa erradamente que median entre ellas conexiones econmicas y organizativas. El riesgo de asociacin tambin es coartado por el literal d) del artculo 155 de la norma Andina.

3.5.

Planteamiento jurdico del riesgo de envilecimiento. nicamente aplicable por norma a los signos distintivos notorios, El riesgo de envilecimiento entraa el atentado ms grave contra el good will o prestigio de una marca renombrada. Surge por una parte, cuando un

tercero utiliza un signo idntico o semejante en relacin con productos o servicios que tienen una calidad y un precio notablemente inferiores a la calidad y precio de los productos diferenciados por la marca renombrada. As, por ejemplo, si la marca renombrada distingue productos de elevado precio y calidad mxima, el riesgo de envilecimiento se producir en el supuesto de que un tercero aplique una marca idntica a productos de consumo masivo y bajo precio que se venden indistintamente en cualquier establecimiento del ramo... El riesgo de envilecimiento surgir, por otra parte, cuando un signo idntico o confundible con la marca renombrada aparece en un contexto degradante o escandaloso. As ocurrir, singularmente, si el signo idntico o semejante es empleado para designar productos o actividades relacionadas con la pornografa, el consumo de drogas, etc. Es, en pocas palabras, depreciar un signo distintivo a causa de la usurpacin, confusin o asociacin que otro haya hecho de l. El riesgo de envilecimiento es conocido en la doctrina norteamericana como dilution by tarnishment y definida en la legislacin de Estados Unidos, como:

"la disminucin de la capacidad de una marca famosa de identificar y distinguir bienes o servicios, sin tener en cuenta la presencia o ausencia de: (1) competencia entre el titular de una marca famosa y otras personas, o (2) probabilidades de confusin, equivocacin o engao". Por envilecimiento: "ocasionado por el desprestigio provocado de la confusin, equivocacin o engao con el que una persona usurpa un signo distintivo". Esta figura se encuentra copiada en el artculo 155 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina como el uso comercial ilegtimo de un signo distintivo, causante del aprovechamiento del prestigio de un signo distintivo o de la dilucin de su valor comercial o publicitario. Pero, qu se entiende por signo distintivo notoriamente conocido? El signo distintivo notoriamente conocido, es aquel de masivo conocimiento, dentro del regln industrial o comercial al cual pertenece. No se confunde con los hechos notorios que el juez tiene por sabidos ni con los signos distintivos famosos o renombrados. A diferencia de los hechos notorios, los signos distintivos notorios deben probarse y finalmente calificarse como tales por un juez, dependiendo entre otras consideraciones del grado de conocimiento entre los participantes del sector pertinente y la duracin, amplitud y extensin geogrfica de su utilizacin. El signo distintivo famoso o renombrado, es aquel que no solo tiene una notoriedad en el ramo industrial o comercial relevante, sino que su cognicin trasciende y se demuestra en toda la economa. Al derecho le basta la notoriedad de los signos distintivos, para liberarlos de la especialidad y territorialidad y as, mantener inclume la exclusividad en su explotacin. Muchos de los casos de envilecimiento de signos distintivos por su uso en la Internet se dan por sitios web establecidos bajo nombres de dominio confusamente similares cuando no exactos- a signos distintivos notorios, utilizados para brindar informacin diferente a la que estaban buscando personas que reconocen el signo.

3.6.

Planteamiento jurdico del riesgo de debilitamiento de la capacidad distintiva. La prdida de la capacidad distintiva de un signo distintivo es erosionarlo a causa de la utilizacin de signos idnticos o similares por parte de otras personas, a tal punto que la exclusividad del derecho poco a poco se pierde. Dado el masivo conocimiento de los signos distintivos notorios, sus titulares deben estar muy atentos a la utilizacin de ellos al margen de sus prerrogativas. Sin embargo, el trabajo para evitar su vulgarizacin depende enteramente de sus creadores, si no quieren perder su privilegio. Todos los titulares de signos distintivos tienen la facultad de oponerse a las solicitudes de registro o depsitos de otros, con los que crean entrar en conflicto los suyos. Junto a las oposiciones, cada titular cuenta con un conjunto de

acciones para impedir que otros exploten su signo sin la autorizacin debida. Si ninguna de las opciones fueron acudidas y el trmino del signo empieza a ser comn, la oficina nacional competente de oficio o a solicitud de parte, podr cancelar su registro o depsito Se entender que una marca se ha convertido en un signo comn o genrico cuando en los medios comerciales y para el pblico dicha marca haya perdido su carcter distintivo como indicacin de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos debern concurrir los siguientes hechos con relacin a esa marca: a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo; b) el uso generalizado de la marca por el pblico y en los medios comerciales como signo comn o genrico del producto o servicio respectivo; y c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el pblico de que la marca significa una procedencia empresarial determinada".

IV. Bibliografa. 1. ALEMN BADEL, Marco Matas. Marcas: normatividad subregional sobre marcas de productos y servicios. Top Management International. 2. BENADAVA, Santiago. Derecho internacional pblico. Editorial jurdica

Conosur Ltda. Santiago de Chile 1993. 3. CASARES, Julio. Diccionario ideolgico de la lengua espaola. Editorial

Gustavo Gil S.A. Barcelona 1940. 4. INDECOPI DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS. El registro de marca en el Decreto Legislativo N 1075. Lima Per. 2011. 5. MARTNEZ CAELLAS, Anselmo. Introduccin al Derecho Mercantil. Editorial Campus Estens. Mallorca 2003. 6. PACHN MUOZ, Manuel. SNCHEZ VILA, Zoraida. El rgimen andino de la propiedad industrial. Ediciones jurdicas Gustavo Ibez. Bogot 1995. 7. NORTHCOTE SANDOVAL, Cristhian. Apuntes generales sobre el Derecho Comercial. Revista Actualidad Empresarial. Pacfico Editores. Lima Per. 2005. 8. RONDN DE SANSO, Hildegart. Patentes y signos distintivos. Universidad central de Venezuela. Caracas 1968.

V. Conclusiones.
Si el signo distintivo es tan conocido que goza de fama o notoriedad, los atentados contra el buen nombre pueden venir de muchas direcciones y ocasionar mayores perjuicios. Esta es una de las razones por las cuales los signos famosos o

notoriamente conocidos se les extienden proteccin ms all de la especialidad o territorialidad de su registro o depsito.

Una Marca debe

registrarse

para

que

el

propietario,

obtenga

un Ttulo

de

Registro que le da derecho a usarla en forma exclusiva en toda la Repblica. De esta manera nadie deber usarla sin su autorizacin.

No es obligatorio registrar una marca; tampoco es un requisito para iniciar las actividades comerciales en el mercado. Sin embargo, el registro otorga seguridad jurdica a los empresarios para que se puedan desenvolver en el mercado. En efecto, el registro de una marca es el nico mecanismo que otorga a su titular la posibilidad de impedir que terceros registren o utilicen en el mercado signos confundibles con el suyo.

El conjunto de innovaciones y conocimientos empresariales (patentes y know-how) y de signos distintivos de los productos y servicios (marcas) que posee un empresario se conoce con el nombre de propiedad industrial. La "propiedad industrial" no debe confundirse con la "propiedad intelectual" que protege los derechos de los autores sobre sus creaciones artsticas, literarias de software. etc. y sus interpretaciones. Tngase cuidado con el buen uso de la terminologa en ingls: la "propiedad industrial" se corresponde con "intellectual property" mientras que la "propiedad intelectual" peruana se corresponde con el trmino "copyright "

El nombre comercial constituye uno de los derechos de propiedad industrial ms importantes para la actividad comercial de un empresario, pues permite que los consumidores identifiquen el origen empresarial de sus productos o servicios, as como, la distincin de sus establecimientos de los de sus competidores. Por estas razones, es necesario que los empresarios cuenten con una adecuada proteccin y control de sus derechos de propiedad industrial, como las marcas, lemas y nombres comerciales, pues de stos depende que los consumidores desarrollen una preferencia por sus productos o servicios.

Si bien la razn o denominacin social de las sociedades o el nombre de pila del comerciante persona natural generalmente corresponden al sentido del nombre comercial de un empresario, el Derecho permite que sean distintos, pudiendo ambos coexistir.

VI. Anexos. Ejemplos de marcas.

Ejemplos de lema comercial.

Ejemplos de nombre comercial.

Ejemplo de Denominacin de Origen.