Imitacion Confusoria de Productos - Montiano Monteagudo

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La imitacin confusoria de productos (comentario

a las sentencias del Tribunal Supremo de 5 de
junio de 1997 y de 17 de julio de 1997)
Montiano Monteagudo - Profesor Titular de Derecho
Mercantil Universidad Pompeu Fabra
Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor
Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XVIII (1997)
Comentarios de jurisprudencia espaola
Autor: Montiano Monteagudo
Cargo del Autor: Profesor Titular de Derecho Mercantil Universidad Pompeu Fabra
Id. vLex: VLEX-262646
http://vlex.com/vid/imitacion-confusoria-productos-comentario-262646
Resumen
I. Antecedentes.-II. Comentario.-1. Preliminar.-2. La imitacin confusoria de productos
y el principio de libre imitabilidad.-3. La nocin de singularidad competitiva y su
relevancia sistemtica: grupos de casos.-4. Valoracin crtica.
Texto
I. ANTECEDENTES
La primera de las dos sentencias que motivan este comentario tiene su origen en el
litigio que enfrent a Procter & Gamble Espaa, S. A., y Richardson-Vicks,
Inc. (demandantes) con la compaa Sociedad Qumica de Perfumera y Color, S. A.
(demandada). Las empresas referidas se dedican a la fabricacin y comercializacin
de champes, si bien las primeras distinguen sus productos en el mercado bajo la
marca Vidal-Sasson, mientras que la ltima recurre a las marcas Neymi y
Tayko.
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22 de Octubre de 2011
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La imitacin confusoria de productos (comentario a las sentencias del Tribuna...
Las sociedades Procter & Gamble Espaa, S. A., y Richardson-Vicks, Inc.,

entienden que los envases utilizados por la compaa Sociedad Qumica de
Perfumera y Color, S. A., son semejantes al empleado en los productos distinguidos
por la marca Vidal-Sasson y que la indicada situacin incide en conductas de
confusin e imitacin prohibidas por la Ley. Consecuentemente con lo anterior,
aquellas compaas ejercitan, con apoyo en el artculo 18 de la Ley de Competencia
Desleal (en lo sucesivo, LCD), accin declarativa de deslealtad del acto, de cesacin
del mismo, de remocin de sus efectos y de resarcimiento de los daos y perjuicios
por l ocasionados.
El Juzgado de Primera Instancia nmero 6 de Valencia, luego de analizar los
recipientes en conflicto, rechaza la pretensin entablada, apoyando su decisin en el
hecho de que el distinto tamao y la diferencia entre los signos distintivos empleados
era bastante para excluir el error en la adquisicin del producto, por ms que hubiera
cierta similitud entre ellos, pero, en todo caso, insuficiente para producir en el
mercado los efectos denunciados.
Recurrida en apelacin la indicada resolucin, la Audiencia Provincial de Valencia, en
Sentencia de 5 de mayo de 1993, estima parcialmente la demanda y afirma que la
solucin de la controversia es un problema estrictamente probatorio, a saber: si el
envase de la demandada genera confusin por su imitacin entre los consumidores.
Centrada en estos trminos la cuestin, seala la Audiencia, el enjuiciamiento debe
tener presente la naturaleza del producto implicado y el modo en que el consumidor
se relaciona con el mismo, y por ello desecha la comparacin de detalle realizada en
la instancia. A juicio de la Audiencia, el consumidor, en el trance de adquirir productos
habituales, no se comporta de manera reposada y meticulosa, antes bien atiende
principalmente al aspecto externo de los recipientes, de ah que el criterio de
valoracin deba ponderar si las semejanzas advertidas son por su entidad
susceptibles de integrar un supuesto de imitacin confusoria. En opinin de la
Audiencia:
(L)a mera apreciacin visual de los dos envases fotografiados (...) revela una
identidad en su color, una etiqueta de similares caractersticas consistente en un
plstico adhesivo transparente, una igual disposicin de los textos y, en fin, casi una
prctica coincidencia de su contenido con las mismas expresiones de "nuevo",
"champ, acondicionador", "en uno", "lavar y listo", que en su conjunto producen a la
vista una inequvoca impresin de relacin o correspondencia entre ambos productos,
y es precisamente esa posible asociacin respecto de la procedencia u origen de uno
y otro champ la que, de conformidad con los preceptos antes aludidos (arts. 6.2 y
11.2 LCD), justifica la procedencia de la reclamacin entablada, sin que a ello, se
opongan los alegatos de contrario expuestos en la vista de la alzada acerca de la
inexistencia de una prueba testifical sobre el riesgo de asociar los objetos discutidos,
en cuanto que conceptualmente basta la simple contingencia o posibilidad de que se
d esa conexin por el consumidor, sin necesidad de una certeza demostrativa que
convertira una exigencia de probabilidad en otra de realidad, ni tampoco que los
colores por s solos no sean registrables como marca -art. 11.1.g) de la Ley de Marcas
de 10 de noviembre de 1998-, en la medida que esa cualidad no se pondera desde la

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perspectiva de su aptitud como tal signo distintivo, sino de su idoneidad para, en

combinacin con otros elementos, causar el efecto denunciado (Fundamento de
Derecho 3.).
Contra el anterior pronunciamiento se alz en casacin la demandada. El Tribunal
Supremo, en Sentencia de 5 de junio de 1997, declara haber lugar al recurso, casa la
sentencia recurrida y confirma la de primera instancia. El Tribunal Supremo reincide
en la valoracin comparativa de los productos al entender que la similitud o
semejanza es un concepto jurdico indeterminado y no una mera cuestin de hecho
que debe buscar su subsuncin en las normas de derecho positivo. A tal efecto,
advierte el Alto Tribunal que debe atenderse a los elementos coincidentes y a los
divergentes, pero sobre todo a una visin de conjunto o sinttica de los productos
confrontados. Determinado as el criterio de comparacin, se aade que los principios
de libertad de empresa, libertad de competencia y funcionamiento concurrencial en el
mercado han encontrado plasmacin en el artculo 11.1 LCD, donde se declara la libre
imitacin de prestaciones e iniciativas empresariales no amparadas por un derecho de
exclusiva. Desde esta perspectiva se afirma:
(L)o nico que ampara a la actora es su marca "Vidal-Sasson", en la misma medida
que a la demandada las suyas, "Neymi" y "Tayko", pero a ninguna de ellas la
prestacin de dos productos en uno, al carecer de la correspondiente patente y
pertenecer, por tanto, a la libertad concurrencial, lo que ha de plasmar en que el
producto pueda anunciarse como "nuevo" y en expresiones que reflejen esa doble
prestacin con accin nica, de manera que, efectivamente, y en s mismas
consideradas, las expresiones "nuevo", "champ", "acondicionador", "en uno", "lavar y
listo", no implican, simplemente por ello, competencia desleal, por ms que puedan
resultar incmodas para los competidores, mxime cuando los signos o expresiones
genricas no pueden constituir marca para los productos, servicios o prestaciones que
pretendan distinguir [art. 11.1.a) de la Ley de Marcas]. E igual ocurre con el color por
s solo [apartado g) del propio precepto y ley], siquiera pueda registrarse siempre que
est delimitado por una forma determinada, lo que implica que es sta, la forma, lo
que es en realidad susceptible de individualizacin, registracin y exclusividad
excluyente de concurrencia, lo que no ocurre en el caso que nos ocupa, en el que los
envases de los champs "Neymi" y "Tayko" consisten en una botella ovalada,
estndar, con cuello y tapn de rosca, mientras que el de "Vidal-Sasson", de menor
tamao, es un frasco rectangular, cuyo tapn es continuidad del mismo e inseparable
de su cuerpo, a ms de estar dotado de una pestaa para extraer el producto.
Finalmente, las etiquetas transparentes pegadas a los envases de unos y otros
champes son de uso comn no slo en estos productos, sino tambin en los envases
de muchos otros. Hay coincidencia, en cambio, en el tipo de letras empleadas y
similitud en las frases: "Champ y acondicionador en uno - lavar y listo" para Vidal
Sasson; "Champ + acondicionador todo en uno -lavar y peinar-" para Neymi y Tayko
(Fundamento de Derecho 2.).
Puestas de relieve las diferencias y semejanzas procede el Tribunal Supremo a
examinar los productos desde una visin de conjunto para detectar si hay imitacin
idnea para generar confusin entre los consumidores o bien una mera respuesta

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natural de mercado con inevitabilidad del riesgo de asociacin:

Esa visin conjunta revela que en los etiquetados de los envases figuran con carcter
prevalente, por su encuadre y tamao, las marcas "Neymi" y "Tayko" y en la parte
baja de la etiqueta un cuadrado dentro del cual aparece la figura de una especie de
probeta, y en el envase del producto de las actoras, en el mismo centro, con carcter
dominante, la marca "Vidal Sasson", que tiene en la parte ms baja, dentro de un
marco ovalado, el distintivo en grandes letras Wash & Go.
En resumen, tanto el examen de detalle como el de visin conjunta obligan a acoger
el motivo, pues no se revela idoneidad para producir asociacionismo confuso en los
consumidores, ni aprovechamiento indebido de la reputacin o el esfuerzo ajeno, aun
contemplado todo bajo la perspectiva de las exigencias de una buena fe objetivada
(...).
La segunda sentencia objeto de este comentario se ocupa del conflicto surgido entre
Esselte Business System, S. A. (demandante), y don Joaqun Z. C. (demandado),
ambos dedicados a la confeccin y suministro de etiquetas autoadhesivas en rollos.
Debe advertirse que Esselte Business System, S. A., fue titular de una patente de
invencin (perfeccionamiento de cintas etiquetadoras con marcas para el gobierno de
su avance) y de un modelo industrial (tira de etiquetas de forma alargada, con bordes
laterales formando una serie de ondulaciones iguales), ambos ya caducados.
Habindose percatado Esselte Business System, S. A., de que don Joaqun Z. C.
produca y comercializaba etiquetas autoadhesivas de forma y tamao similar a
aquellas suministradas por l, ejercita contra ste acciones por competencia desleal,
al estimar que la referida actuacin constituye un acto de confusin, imitacin y
aprovechamiento de su reputacin.
La sentencia de primera instancia desestima ntegramente la demanda al considerar
no producido el ilcito concurrencial denunciado. El demandante interpuso recurso de
apelacin que fue estimado por la Audiencia Provincial de Barcelona, en Sentencia de
5 de julio de 1993, al declarar:
De lo hasta aqu expuesto resultan las conclusiones que se exponen a seguido:
1.a El demandado, al elegir para las etiquetas y los soportes que fabrica y vende, de
entre las formas y dimensiones posibles, las anteriormente elegidas por la
demandante para identificar el mismo gnero de productos de su actividad
empresarial, se inmiscuy en ste e imit las concretas prestaciones de que se trata.
Lo que, en principio, le est permitido -art. 11.1 Ley 3/1991, de 10 de enero, de
Competencia Desleal.
2.a Sin embargo, esas identidades de forma y tamao generan un riesgo de confusin
en los consumidores sobre la procedencia de los indicados productos y exteriorizan un
intencionado propsito de aprovecharse el demandado de la reputacin y esfuerzo de
la demandante. Trtase, al fin, de una muestra de la llamada competencia parasitaria,
orientada a vincular un producto al concurrente, al efecto de aprovecharse de las

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ventajas de ste y del reconocimiento obtenido en el mercado por quien lo fabrica. Lo

que est prohibido -art. 11.2 de la misma Ley.
3.a Esos riesgos evidentes de asociacin o aprovechamiento son evitables al no haber
necesidad alguna de que las etiquetas y soportes tengan una determinada forma ni
un determinado tamao -cuanto menos, en la altura-, de modo que, con otros
distintos, podra el demandado dedicarse a la actividad de fabricar y vender el mismo
producto, apto para ser utilizado en las que existen en el mercado.
4.a La imitacin de que se ha hecho mencin no est justificada por la Ley, pese a
haber pasado al dominio pblico los objetos protegidos por la patente de invencin y
el modelo industrial de que era titular la demandante, ya que: a) la forma y
dimensiones de las tiras de etiquetas no constituyen el procedimiento de perfeccin
del gobierno del avance de las cintas, protegido por el primer ttulo, ni, como se ha
dicho, venan impuestas por l como una necesidad tcnica inevitable, y b) el tipo y
configuracin de las cintas de etiquetas protegidas por el segundo ttulo no
comprendan la existencia de un soporte ni se referan a etiquetas autoadhesivas, que
s la exigen.
5.a Por ltimo, no hay abuso alguno por parte de la actora, cual si pretendiera
prorrogar el ius prohibendi que le conferan los ttulos de propiedad industrial
caducados, ya que al pretender poner fin a la estrecha y confundiente vinculacin de
unos productos ajenos a los propios, ejercita facultades conferidas a los empresarios y
no a los titulares de la propiedad industrial sobre un mbito que, como se ha repetido,
es distinto objetivamente (Fundamento de Derecho 6.).
Interpuesto recurso de casacin, el Tribunal Supremo casa y anula la sentencia
recurrida y confirma en su lugar la dictada por el Juzgado de Primera Instancia. El Alto
Tribunal apoya su fallo en tres argumentos principales: de una parte, resalta la
vigencia del principio de libre imitabilidad, toda vez que la actora carece del amparo
de derechos de exclusin; de otra, afirma que los destinatarios de las etiquetas son
empresas y entidades usuarias cuya cualificacin y conocimiento de la oferta atena
la posibilidad de confusin; finalmente, seala que las coincidencias entre los
productos enfrentados son inevitables por cuanto resulta difcil prescindir de las
mismas para conseguir el resultado de su aplicacin en el mercado. En efecto, el
Tribunal Supremo realiza las siguientes consideraciones:
[E]l artculo 11 de la Ley 3/1991 establece el principio de la libre imitacin de
prestaciones e iniciativas empresariales, y cuando, como aqu sucede, la actora
carece del amparo de exclusiva reconocida por la Ley (...), ya que se produjo
caducidad de la patente y modelo de utilidad, lo que determina que la conducta del
recurrente resulta lcita, conforme a lo expuesto, pues en otro caso significara blindar
los ttulos. A su vez los empresarios que adquieren y utilizan las etiquetas, como
queda dicho, son conocedores de su origen y gozan de los conocimientos,
experiencias y medios aptos e idneos para la identificacin de procedencia y
caractersticas singulares, tanto respecto a los productos que se pueden reputar
creados (los de la sociedad recurrida) como los recreados o imitados (del recurrente).

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Por otra parte, dadas la ausencia de signos distintivos relevantes y las caractersticas
propias de las prestaciones en contienda, tanto atendiendo a sus estructuras tcnicas,
para su posible utilizacin y empleo, como a las exteriores de esttica y presentacin
necesarias, resulta difcil prescindir de las mismas para conseguir el resultado de su
aplicacin en el mercado, por lo que su inevitabilidad se presenta tambin
concurrente, atendindose a que qued despejada la situacin de confusionismo para
los consumidores finales y dota de lgica empresarial la conducta del recurrente
(Fundamento de Derecho 2.).
II. COMENTARIO
1. Las Sentencias del Tribunal Supremo (Sala 1.a) de 5 de junio de 1997 y de 17 de
julio de 1997 ahondan en la delicada delimitacin del mbito de aplicacin de la
imitacin desleal, y ms concretamente en el grupo de casos de mayor relieve
cuantitativo, a saber: la imitacin confusoria de productos o de su forma de
presentacin. Con todo, debe efectuarse ya en este momento una precisin inicial. Los
actos de imitacin regulados por el artculo 11 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de
competencia desleal, tienen por objeto prestaciones e iniciativas empresariales, por
lo tanto resultados del trabajo ajeno: productos, servicios, estrategias publicitarias,
comerciales o de financiacin u organizacin, cualquiera que sea su naturaleza
tcnica, comercial o esttica y cualquiera que sea su forma de exteriorizacin, en
medios corporales o incorporales(1); de ah que el empleo no autorizado de signos
distintivos y otros elementos esencialmente caracterizados por su funcin
individualizadora de la actividad, prestaciones o establecimiento (entre los que se
cuenta la presentacin de los productos) deba ser sistemticamente enjuiciado como
acto de confusin o como acto de explotacin de la reputacin ajena (arts. 6 y 12
LCD). La prctica, sin embargo, no acostumbra, como sucede en las sentencias
resumidas, observar las diferencias entre los tipos; antes bien, de comn se acumulan
ambos preceptos en los casos de confusin e imitacin.
No es sta ocasin para desarrollar ampliamente, a la luz del artculo 11 de la Ley
3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal, la estructura (plural) del tipo, ni las
precisas condiciones de deslealtad de la imitacin(2), pero s de reflexionar, a partir
de la jurisprudencia reseada, acerca del papel que la imitacin confusoria est
llamado a cumplir en cuanto instrumento complementario de tutela de las
prestaciones e iniciativas empresariales.
Las sentencias de referencia, a pesar de que sus trminos no permiten extraer una
formulacin dogmtica generalizable (tampoco es sa su funcin), disean
adecuadamente el mbito prohibitivo de la imitacin confusoria. De una parte, se
vislumbra en las mismas una preocupacin por contraer la aplicacin del artculo 11
LCD a fin de no suplantar la proteccin dispensada por los derechos de propiedad
industrial e intelectual, y de otra, aunque claramente relacionada con lo anterior,
proclaman una aplicacin muy contenida de las figuras de asociacin y
aprovechamiento de la reputacin ajena, del todo coherente con la vigencia del
principio de libre imitabilidad expresamente consagrado por el legislador.

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2. El legislador afirma contundentemente el principio de libre imitabilidad respecto de

las prestaciones no amparadas por derechos de exclusiva (art. 11.1 LCD).
Coherentemente con este postulado, la imitacin nicamente es desleal si concurren
especiales circunstancias que, atendido el espritu y finalidad de la norma (Prembulo
LCD III.2 in fine), deben entenderse taxativas (art. 11.2 y 3 LCD) e interpretarse de
forma restrictiva. De la estructura del precepto resulta, desde una perspectiva
dogmtica y lgica, la contencin que debe presidir la apreciacin de las
circunstancias que comportan el reproche de deslealtad. Ahora bien, no puede
desconocerse el riesgo de que, en el trance de enjuiciar una determinada conducta
imitatoria, se pierda de vista aquella contencin para proceder en su lugar a una
lectura amplia de las circunstancias que determinan la ilicitud de la imitacin. Este
riesgo viene propiciado, de una parte, por el divorcio entre el cometido (positivo) que
nuestro orden concurrencial asigna a la imitacin de prestaciones no protegidas por
derechos de exclusin(3) y la carga semntica (negativa) que incorpora el vocablo
"imitacin" (4), y de otra, porque el redactado de las circunstancias que propician la
deslealtad de la imitacin recurre a conceptos jurdicos indeterminados presentes
tambin en otras sedes del orden concurrencial y revestidos all de un contenido
(sistemticamente) ms amplio. Me refiero en particular, y por lo que hace a la
imitacin confusoria de productos, a las nociones de riesgo de confusin y/o
asociacin residenciadas en el artculo 6 LCD y tambin, aunque con un contenido
ciertamente dispar, en la legislacin de marcas(5).
En contra de una aplicacin laxa, no por comprensible menos criticable, de aquellas
circunstancias y en concreto de la nocin de confusin, puede afirmarse que la mera
confusin de producto es efecto ineludible de la imitacin, de ah que su sancin
vaciara de contenido el principio de libre imitabilidad de las prestaciones no
protegidas por derechos de exclusiva. La interpretacin restrictiva de las
circunstancias de deslealtad no resulta nicamente de la estructura del tipo, sino
tambin de la propia literalidad del precepto. En efecto, la imitacin por confusin slo
es desleal cuando resulta evitable (art. 11.2 in fine LCD). La nocin de
evitabilidad/inevitabilidad, que resulta irrelevante para la deslealtad del acto de
confusin genrico (art. 6 LCD), no se traduce unvocamente para el imitador en una
carga de diferenciacin respecto a la prestacin original, antes bien se trata aqu, de
nuevo, de un concepto jurdico indeterminado cuya relevancia y concrecin
depender de las circunstancias del caso concreto. La clusula de evitabilidad ha de
permitir la ponderacin de los distintos intereses contrapuestos, en concreto: el
inters de quien primero desarroll la concreta configuracin formal en mantener la
posicin adquirida frente al inters de los imitadores en reproducir libremente aquello
no amparado por un derecho de exclusin. En caso de configuraciones determinadas
por condicionamientos tcnicos la evitabilidad estar condicionada por la no
afectacin de la propia utilidad del producto. Las desviaciones sern exigibles tan slo
respecto a elementos que no afecten a aqulla. Por su parte, la imitacin de formas
estticas no ha de perder de vista el inters del competidor en acompasar su
produccin a los gustos del concreto momento (6). No resulta admisible compeler al
competidor al distanciamiento respecto a formas estticas de moda, porque ello
reportara graves perjuicios econmicos a l y al mercado. Si no es ste el caso, cabr

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exigir un mayor distanciamiento en las formas estticas que el predicado para las
tcnicas, por cuanto para aqullas existe generalmente un mayor margen de
variacin.
3. Advertida la contencin que dimana de la estructura y la literalidad del tipo en lo
concerniente a la imitacin desleal de productos, conviene introducir adems un
argumento sistemtico relativo a la posicin que esta figura est llamada a
desenvolver en el seno de la regulacin global de la propiedad industrial y del derecho
de la competencia. En este sentido, la proteccin frente a imitaciones que puedan
generar un riesgo de asociacin evitable no puede interpretarse de forma tan amplia
que duplique el sistema de proteccin previsto por el derecho de marcas para los
signos distintivos, entre los que se cuentan tambin la forma de los productos y su
presentacin(7); de ah que la tutela dispensada frente a la imitacin confusoria deba
revestir una importancia meramente accesoria frente al sistema de proteccin
diseado en la Ley de Marcas. As, pese a que una concreta configuracin formal si no
se ve afectada por la prohibicin contenida en el artculo 11.1.d) LM puede ser objeto
de registro en la OEPM y, consecuentemente, protegida ampliamente frente al riesgo
de confusin; ello no supone que la misma forma, no amparada por posicin registral
alguna, pueda beneficiarse de un grado de proteccin anlogo en aplicacin de la
nocin riesgo de asociacin contenida en el artculo 11 LCD. Ello no implica, como
es sabido, que en supuestos excepcionales la proteccin frente a la imitacin no
resulte plenamente justificada. Se tratar, entre otros, de los supuestos de confusin o
asociacin evitable. Este grupo de casos tiene, sin embargo, como premisa la
aplicacin rigurosa del requisito de la singularidad competitiva (8).
La exigencia de singularidad competitiva aunque ciertamente carece de reflejo
expreso en el tipo, es derivacin inequvoca de la nocin de riesgo de confusin
evitable. En este sentido presupone la aptitud de la concreta configuracin formal
para provocar representaciones de origen y distincin en el consumidor y su efectivo
asentamiento en el trfico. Un correcto entendimiento de esta nocin logra varios
propsitos: de un lado, el mantenimiento de la necesaria coherencia sistemtica entre
lo dispuesto para la proteccin de configuraciones formales en la Ley de Marcas(9), y
de otro, la delimitacin de las concretas necesidades de proteccin.
La figura de la singularidad competitiva es, en efecto, parmetro destacado para
identificar los concretos grupos de casos necesitados de proteccin. En este sentido,
la referida nocin es un aspecto que, en funcin de su intensidad, condiciona la propia
aplicacin del tipo prohibitivo. La prestacin original poseer singularidad competitiva
si sus rasgos caractersticos la diferencian de las prestaciones de igual naturaleza
habituales en el sector y sirven efectivamente al consumidor como instrumento para
identificar la concreta prestacin (10). No es necesario que la prestacin original
tenga una especial fama, calidad o reputacin, ni que haya alcanzado un grado
intenso de penetracin en el mercado. Si ste fuera el caso, podra concurrir un
aprovechamiento de fama ajena. La proteccin no se fundamenta en la proteccin de
la concreta singularidad, sino en la comprobacin de si la imitacin ocasiona riesgo de
asociacin (11). En este ltimo sentido no slo cuenta la aptitud (estructural) de la
prestacin para sobresalir frente a las habituales en el sector, sino que adems ha de

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servir efectivamente en el trfico para identificar su origen empresarial, para

diferenciarla (concretamente) respecto de las prestaciones de la misma naturaleza.
As, la prestacin original tiene el necesario grado de penetracin en el mercado si
efectivamente es conocida en el trfico y efectivamente es reconocida por sus
destinatarios naturales precisamente a travs de los rasgos o elementos apropiados
mediante la imitacin.
A la vista de la caracterizacin de la nocin de singularidad competitiva parece
oportuno diferenciar varios grupos de casos.
Especialmente fructfera resulta la distincin, partiendo de la configuracin formal de
las prestaciones, entre formas ordinarias fruto de su empleo en multitud de productos
de uso cotidiano y formas que captan la atencin del pblico. Para las primeras no
cabe, en caso alguno, proteccin por las normas contra la competencia desleal, toda
vez que carecen del requisito de singularidad competitiva (12). Relevantes son
nicamente aquellas formas que por su peculiaridad o efecto esttico atraen a los
consumidores y son retenidas por stos (13). Dentro de este ltimo gnero tambin
resulta til diferenciar dos supuestos. La forma del producto puede ser, en primer
lugar, componente destacado de la prestacin que el fabricante ofrece. La forma se
sita, desde esta perspectiva, en un plano equiparable a la calidad o precio del
producto. La concreta configuracin ser empleada tanto tiempo como el consumidor
la valore y estime. Cuando la forma no satisfaga ms las exigencias del gusto esttico,
el productor aplicar un nuevo diseo (14). Frente a esta categora puede destacarse
la existencia de formas exclusivas. Con este trmino se hace referencia a
configuraciones formales cuya caracterstica principal radica en su extrema
singularidad y elevado coste. El hecho de que sean estticamente bellas no resulta
definitivo; su peculiaridad radica en su notable diferenciacin respecto a las dems
formas, as como en el hecho de que sus adquirentes son identificados como
consumidores de una prestacin valiosa. Estas configuraciones formales son a
menudo inslitas y extravagantes, no persiguen tanto embellecer como destacar y
distinguir. Por lo dems, es caracterstico de las mismas su mantenimiento en el
tiempo por los fabricantes, ya que simbolizan su propia imagen y el reconocimiento de
la misma en el trfico.
As las cosas, nicamente cuando la configuracin formal es retenida por el
consumidor como indicativa de un determinado origen empresarial merece la tutela
frente al riesgo de asociacin evitable. A estos efectos debe considerarse la impresin
del consumidor medio natural de la prestacin en cuestin, concretada segn el grado
de atencin que normalmente presta al efectuar la adquisicin del producto,
resultante de un examen sinttico e ideal, esto es, de un examen de conjunto sobre la
forma y condiciones en que la prestacin se ofrece al consumidor, donde la asociacin
ha de surgir slo de la contemplacin de la imitacin y del recuerdo que el consumidor
guarda en su memoria de la prestacin original, lo que excluye la revisin
pormenorizada de los detalles de la imitacin y del original. Finalmente, la asociacin
debe ser evitable: el riesgo de asociacin a travs de la imitacin es aceptable en los
supuestos en que no puede ser evitado; en todos los dems supuestos de apropiacin
de rasgos o elementos dotados de singularidad competitiva la imitacin slo es

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admisible si se han tomado las medidas adicionales para evitar el riesgo de asociacin
sobre el origen empresarial. Habr de ponerse el acento, por tanto, en la fase del
ofrecimiento y comercializacin de la imitacin, en particular exigiendo la colocacin
de indicaciones de presentacin y el empleo de signos distintivos que revelen
claramente la distinta procedencia empresarial de las prestaciones (15).
De su lado, la singularidad o peculiaridad de las formas exclusivas fundamenta una
proteccin frente a las conductas de terceros que, imitando la configuracin formal,
persigan aprovechar esas representaciones para la introduccin de sus propios
productos en segmentos distintos del mercado donde no compita con el producto
imitado (16) y en los que la llave de acceso sea precisamente la fama ganada por la
prestacin imitada en el segmento de mercado que le es propio, evitando los costes
de introduccin que conllevara el apoyo en una forma desconocida. Estas concretas
formas son equiparables a los signos distintivos renombrados, lo que justifica una
proteccin durante todo el tiempo en el que se mantenga la peculiar singularidad
competitiva de la concreta forma. En estos casos, pese a no mediar proteccin por
derechos de exclusin, la extrema originalidad de la prestacin es elemento
determinante a partir del cual se construye la proteccin. Ello no supone la proteccin
de la propia singularidad competitiva, porque el tipo funda la deslealtad en estos
casos en el riesgo de aprovechamiento de la reputacin ajena evitable.
Sin embargo, la especial singularidad competitiva impregna toda la interpretacin
del precepto: de un lado, la acreditacin del riesgo de aprovechamiento de la
reputacin ajena se ve facilitado, porque la propia singularidad exclusiva integra el
renombre; de otro, la extraordinaria fuerza distintiva y condensacin del renombre
que se dan cita en la misma dificultarn la acreditacin de la inevitabilidad.
Una ulterior diferencia se centra en la finalidad perseguida con la imitacin. Algunas
configuraciones formales peculiares determinan tendencias a las que los
competidores no desean ni pueden sustraerse. Ello constituye la esencia de la moda
como proceso dinmico. Las imitaciones son, en este contexto, elemento implcito del
proceder competitivo; tambin cuando los seguidores de una concreta tendencia se
aproximen considerablemente a la forma desarrollada en primera instancia por un
competidor. En otros supuestos, sin embargo, la imitacin resultar claramente
reprochable. En concreto, cuando sta se produzca en un mercado carente de
tendencias formales apreciables y se apropie de una forma particularmente exitosa.
4. Las sentencias que han motivado el presente comentario muestran una elevada
contencin a la hora de tutelar la configuracin de productos o de su forma de
presentacin en aplicacin del principio de libre imitabilidad. Es cierto que, para tal
efecto, la jurisprudencia no recurre explcitamente a la exigencia de singularidad
competitiva, pero entiendo que su aplicacin se halla implcita en la argumentacin
utilizada. En efecto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1997 seala,
de una parte, que la utilizacin de etiquetas transparentes sobre los envases es de
uso comn, y de otra, que el recurso a expresiones descriptivas de las caractersticas
del producto pertenecen a la libertad concurrencial. A mi juicio, tales afirmaciones del
Tribunal Supremo deben entenderse en el sentido de que los caracteres de la

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prestacin original carecen de la suficiente singularidad competitiva para

fundamentar, mediante su reproduccin por un tercero, la confusin entre los
consumidores (17). Con todo, y sin perjuicio del mrito que, siempre a mi juicio, cabe
atribuir a la sentencia por su aplicacin restrictiva del criterio de confusin en
beneficio del principio de libre imitabilidad, resulta cuanto menos dudoso que en
casacin pueda revisarse la apreciacin que de los hechos realiz la Audiencia
Provincial de Valencia.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 1997 ha de merecer igualmente
una valoracin positiva, toda vez que reafirma la vigencia del principio de libre
imitabilidad de las prestaciones no protegidas por derechos de exclusiva. A pesar de
que nuevamente el Tribunal Supremo no recurre explcitamente a la nocin de
singularidad competitiva, s parece entender que las etiquetas autoadhesivas
originales no renen el mrito mnimo exigible para enjuiciar la relevancia y las
consecuencias de la prctica imitatoria, y ello porque afirma que los destinatarios de
las etiquetas no identifican su origen con apoyo en la configuracin formal.
Ahora bien, debe formularse, a mi juicio, una objecin de relieve respecto al modo en
que el Tribunal Supremo argumenta su fallo. Si se conviene en que la singularidad
competitiva de la prestacin imitada representa una condicin mnima ineludible
para la relevancia de la imitacin confusoria descrita en el artculo 11.2 LCD, los
tribunales habran de determinar, en primer trmino, si la prestacin
(estructuralmente) atesora el referido mrito y si se ha acreditado que los
consumidores asocian representaciones de origen empresarial con sus rasgos o
elementos caractersticos, para analizar posteriormente (slo cuando la prestacin
supere aquel primer examen) el riesgo de confusin o asociacin con la prestacin del
imitador que reproduce precisamente aquellos rasgos o elementos. La secuencia
descrita en el enjuiciamiento de deslealtad de la imitacin confusoria permitir
simplificar la argumentacin y distinguir adecuadamente los diversos grupos de casos
en atencin a los intereses implicados. As las cosas, y si no ando errado al interpretar
que las dos sentencias del Tribunal Supremo desechan la singularidad competitiva de
la prestacin imitada, es tcnicamente improcedente la comparacin entre las
prestaciones confrontadas, toda vez que la imitacin de prestaciones carentes de
singularidad competitiva es del todo legtima.
-----------------(1) Sobre la determinacin de los posibles objetos de imitacin, C. Fernndez-Nvoa,
Reflexiones preliminares sobre la Ley de competencia desleal, La Ley, 1991-11,
pgs. 1179 sigs.; J. M. Otero, La nueva Ley sobre Competencia Desleal, XIV, ADI,
1991-1992, pg. 37; P. Portellano, La imitacin en el derecho de la competencia
desleal, Civitas, Madrid, 1995, pgs. 278 a 282.
(2) Contamos para ello en nuestra doctrina con slidas aportaciones: cfr. J. M. Otero,
Aproximacin a la figura de la imitacin servil, X, ADI, 1984-1985, pgs. 61 sigs.; M.
Lobato, Los actos de imitacin en la Ley de Competencia Desleal de 10 de enero de
1991. Especial referencia a la relacin entre los derechos de propiedad industrial y la

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competencia desleal, RGD, nms. 562-563, 1991, pgs. 6151 y sigs.; id., Los actos
de imitacin en la Ley de Competencia Desleal de 19 de enero de 1991 en relacin
con el ordenamiento comunitario. Especial referencia a la relacin entre los derechos
de propiedad industrial y la competencia desleal, RDPr., 1992, pgs. 728 y sigs.; J.
M.a de la Cuesta, Supuestos de competencia desleal por confusin, imitacin y
aprovechamiento de la reputacin ajena, en A. Bercovitz, La Regulacin contra la
Competencia Desleal, BOE-Cmara de Comercio e Industria de Madrid, Madrid, 1992,
pgs. 35 y sigs.; C. Lema y J. Gmez Montero, Actos de competencia desleal por
imitacin y explotacin de la reputacin ajena, Actualidad Civil, nm. XXXI, 1995,
pgs. 643 sigs.; E. Boet, Los actos de imitacin servil en la Ley de Competencia
Desleal, RDM, nm. 213, 1994, pgs. 505 sigs. y muy especialmente P. Portellano, La
imitacin en el Derecho de la competencia desleal, ob. cit., 1995.
(3) La industria, el comercio y el trfico se sustentan sobre la herencia del pasado; no
es exigible ni razonable que las nuevas creaciones no puedan aprovechar los
desarrollos pretritos; la evitacin de repeticiones estriles exige anudarse a lo
conseguido y continuar su desarrollo. En este sentido, Sentencia del RGH de 19-1111932, RGZ 135, pg. 385, pgs. 394 y 395, caso Knstliche Blumen.
(4) Sobre la cuestin, ampliamente, Portellano, La imitacin en el Derecho de la
competencia desleal, ob. cit., pgs. 36 y sigs.
(5) Sobre el diferente contenido de la nocin riesgo de confusin en derecho de
marcas y en competencia desleal, vide M. Monteagudo, El riesgo de confusin en
derecho de marcas y en derecho contra la competencia desleal, XV ADI, 1993, pgs.
73 sigs.
(6) De la Cuesta, en A. Bercovitz, La regulacin contra la competencia desleal, ob. cit.,
pg. 45.
(7) Sobre la cuestin, cfr. J. A. Gmez Segade, Concepto y proteccin de la
presentacin comercial (Trade Dress): debe seguirse el ejemplo USA en el caso Taco
Cabaal, CJPI, nm. 14, 1995, pgs. 11 y sigs.
(8) Requisito destacado unnimemente por la doctrina, cfr. Otero, X, ADI 1984-1985,
pgs. 61 y sigs., pg. 73; De la Cuesta, en A. Bercovitz, La Regulacin contra la
competencia desleal, ob. cit., pg. 43; M. Monteagudo, La imitacin de creaciones
tcnicas y estticas. Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de
Barcelona (Seccin 15.a) de 5 de julio de 1993, RGD, nm. 595, 1994, pgs. 3961
sigs., pg. 3977; Lema y Gmez Montero, Actualidad Civil, 1995, nm. XXXI, pg. 647,
o Portellano, La imitacin en el derecho de la competencia desleal, ob. cit., pgs. 469
a 471.
(9) Sobre la cuestin, ampliamente, Monteagudo, RGD, nm. 595, 1994, pgs. 3978 a
3983, con ulteriores referencias.
(10) En este sentido, la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Almunia de

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Doa Godina de 25-XI-1992, Panam Jack, pgs. 15 y 16.

(11) Muy acertadamente seala la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de
Almunia de Doa Godina, de 25 de noviembre de 1992, Panam Jack, pgs. 15 y 16,
que: La disciplina de la competencia desleal nicamente protege la virtud distintiva
de los elementos de la empresa; slo defiende frente a la imitacin, en cuanto
instrumento que produzca confusin entre los elementos distintivos, por lo que una
empresa o sus resultados puedan ser reconocidos entre todas las dems. Ya
indicamos que no se funda la funcin represora en la defensa de la originalidad del
medio copiado, sino en su asociacin con la empresa que lo utiliza como nota peculiar
suya, con fines de distincin y diferenciacin.
(12) En el mismo sentido, la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de VitoriaGastiz, de 6 de junio de 1991, RGD, nm. 570, 1992, pgs. 1720 sigs., Compaa
Mercantil Frigo, S. A. c. Helados y Congelados, S. A..
(13) En este sentido, la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Almunia de
Doa Godina de 25 de noviembre de 1992, caso Panam Jack, pgs. 15 y 16.
(14) Sobre esta cuestin, cfr. Otero, X,ADI 1984-1985, pgs. 61 y 62.
(15) En el mismo sentido, Otero, X, ADI1984-1985, pg. 74. La Sentencia de la AP de
Toledo de 4 de abril de 1992, Actualidad Civil, nm. 8, agosto de 1992, pgs. 880 y
sigs., Vidal-Sasoonllber Neutro, conden al demandado por imitacin desleal de la
forma de presentacin del producto pese a la ntida diferencia entre los signos
distintivos de ambas partes. No entramos a discutir el acierto del fallo, porque la
comparacin entre ambas prestaciones se acomoda al examen sinttico, donde
tambin fue objeto de consideracin la falta de similitud entre las marcas. S es
reprochable, sin embargo, que en ningn momento se entre a valorar la singularidad
competitiva de los elementos imitados. El mismo reproche es achacable a la
Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 8 de noviembre de 1993, Aranzadi
Civil, 1993-III, AP 2216, pgs. 358 y sigs., caso Wyn Olis Co., en aplicacin de los arts.
87 y 88 LM.
(16) La creacin imitada dotada de singularidad competitiva extraordinaria se situar
de suyo, dentro de concreto tipo de productos, en el sector de prestaciones de lujo o
exclusivas; mientras que el producto del imitador se ubicar entre los de menor
prestigio. La conducta parasitaria del imitador no casa con el ofrecimiento de una
prestacin a su vez exclusiva para la que siempre se pretende una elevada dosis de
peculiaridad propia. Paradigmtica en este sentido es la conducta condenada por el
BGH en su Sentencia de 8 de noviembre de 1984, GRUR 1985, 876 = WRP 1985, 397,
caso Tschibo/Rolex. El precio de los relojes imitados era de 39,95 DM, mientras que el
original costaba 4.650 DM (modelo masculino), y 3.250 DM (modelo femenino). El BGH
seal que la diferencia de precio impeda la confusin y el engao, pero no el
aprovechamiento de la reputacin ajena.
(17) Aade el Tribunal Supremo (Fundamento de Derecho 2.), para completar su

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razonamiento, que los signos genricos (as califica a las menciones utilizadas en las
etiquetas de los envases confrontados) no pueden constituir marca, ni tampoco el
color por s solo [apartados a) y b) del art. 11.1 LM], de ah que tampoco sea posible
conferir proteccin a tales aspectos por medio de la normativa contra la competencia
desleal. En mi opinin, estas afirmaciones no son enteramente asumibles. Aunque es
innegable el valor del mantenimiento de la coherencia sistemtica entre la regulacin
de la competencia desleal y los sistemas de proteccin de la propiedad industrial e
intelectual, no es menos cierto que en el enjuiciamiento concurrencial no pueden
trasladarse mecnicamente las reglas de valoracin que caracterizan a stos. As, en
principio, puede afirmarse (genricamente) que no cabe la proteccin por
competencia desleal para las formas estandarizadas: las generalmente usadas en el
sector; para las formas necesarias: las inevitablemente impuestas por la funcin,
caractersticas o estructura del producto; o para las formas banales: las integradas por
elementos geomtricos simples o por combinaciones tambin simples de tales
elementos. Con todo, tampoco puede descartarse que la suma de elementos pueda
dar lugar a una forma singular, as para un envase el color, material, etiqueta,
estructura general, grafa...

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