TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 54-IP-2014
Interpretacin prejudicial del artculo 136 literal a) de
la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad
Andina; y, de oficio, de los artculos 134 literal a) y
137 de la misma normativa; con fundamento en la
solicitud formulada por la Octava Sala Especializada
de lo Contencioso Administrativo de la Corte
Superior de Justicia de Lima, Repblica del Per.
Marca: ESIKA.COM (denominativa). Expediente
Interno: 4413-2010-0-1801-JR-CA-11
Magistrado ponente: Luis Jos Diez Canseco Nez
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de
Quito, a los 11 das del mes de julio del ao dos mil catorce.
VISTOS:
El Oficio 4413-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 12 de mayo de 2014, recibido en
este Tribunal va correo electrnico el mismo da, mediante el cual la Octava Sala
Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de
Lima, Repblica del Per, solicita a este Tribunal interpretacin prejudicial, a fin de
resolver el Proceso Interno 4413-2010-0-1801-JR-CA-11.
El Auto de 18 de junio de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admiti a trmite la solicitud de
interpretacin prejudicial.
1.

LAS PARTES:

Demandante:
Demandado:

Ebel International Limited

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIN DE LA
PROPIEDAD
INTELECTUAL
(INDECOPI),
REPBLICA DEL PER

Tercero interesado:

Carlos Manuel Salinas Dagnino

A.

Determinacin de los hechos relevantes:

1. El 30 de enero de 2006, Carlos Manuel Salinas Dagnino solicit el registro de la

marca de servicio ESIKA.COM para distinguir educacin, esparcimiento,

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

B.

actividades deportivas, gimnasio y actividades culturales de la Clase 41 de la

Clasificacin de Niza.
El 5 de abril de 2006, Ebel International Limited formul oposicin sobre la base
de las marcas SIKA registradas en las Clases 3, 5, 14, 16, 18, 25 y 44 de la
Clasificacin de Niza.
Mediante Resolucin 5-2008/OSD-INDECOPI de 2 de enero de 2008, la Oficina
de Signos Distintivos (OSD) declar fundada la oposicin formulada y deneg el
registro solicitado.
El 30 de enero de 2008, Carlos Manuel Salinas Dagnino interpuso recurso de
reconsideracin sealando que limitar los servicios a distinguir nica y
exclusivamente a servicios de esparcimiento, actividades deportivas, gimnasio
y actividades culturales.
Mediante Resolucin 1414-2009/CSD-INDECOPI de 10 de junio de 2009, la
Comisin de Signos Distintivos accedi a la limitacin de servicios y declar
fundado el recurso de reconsideracin, otorgando as el registro del signo
solicitado.
Ebel International Limited formul recurso de apelacin y mediante Resolucin
690-2010/TPI-INDECOPI de 24 de marzo de 2010, la Sala del Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual resolvi confirmar la
Resolucin 1414-2009/CSD-INDECOPI, que otorg el registro del signo
solicitado.
Ebel International Limited present demanda contencioso administrativa.
Mediante sentencia de 10 de abril de 2013 se declar infundada la demanda.
Ebel International Limited presenta recurso de apelacin en contra de la
sentencia de primera instancia.
La segunda instancia judicial cumpli con suspender el proceso y solicit la
interpretacin prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para
que se aclare lo siguiente: La interpretacin deber tener en cuenta que la
marca registrada ESIKA y logotipo distingue productos de la Clase 16, dentro
de los cuales se encuentran material impreso, artculos de papel y cartn,
papelera, material de instruccin o de enseanza, catlogos y folletos; en
relacin con productos cosmticos, higinicos y de belleza; bijouterie. Mientras
que la marca registrada ESIKA COM distingue servicios de esparcimiento,
actividades deportivas, gimnasio y actividades culturales para la Clase 41. Por
tal razn, la misma deber pronunciarse por: Cmo debe analizarse e
interpretarse el riesgo de confusin entre productos y servicios de distinta clase,
distinguidos por signos idnticos o semejantes, respecto a la conexin
competitiva en el marco de la Decisin 486.
Fundamentos de la demanda:

La demandante Ebel International Limited argument lo siguiente:

9. Es titular de la marca SIKA (mixta) en la Clase 16 de la Clasificacin de Niza.
El 18 de abril de 2008 (con posterioridad a la presente solicitud) ha solicitado el
registro de la marca SIKA MAGAZINE (mixta) en la Clase 41 de la
Clasificacin de Niza.
10. Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusin
en el pblico consumidor.
11. Existe vinculacin entre los productos y servicios a distinguir en las Clases 16 y
41, respectivamente.
12. La terminacin .COM del signo solicitado es una terminacin comn que no
resulta relevante dentro de ningn signo y no deber tenerse en cuenta para
establecer alguna diferenciacin entre los signos en conflicto.

13. La marca registrada SIKA es una marca de fantasa y cuenta con una familia
de marcas.
14. Alega la vinculacin entre las Clases 3 y 41 de la Clasificacin de Niza.
15. Alega la vinculacin entre las Clases 41 y 44 de la Clasificacin de Niza.
16. Existe mala fe por parte del solicitante, resultara ingenuo sostener que el
solicitante haya creado un signo fontico y grficamente igual a la marca
SIKA y justamente para distinguir productos que tienen conexin competitiva.
17. Alega la aplicacin del artculo 137 de la Decisin 486.
C. Fundamentos de la contestacin a la demanda:
El Indecopi contest la demanda sealando que:
18. No existe conexin competitiva entre las Clases 16 y 41 de la Clasificacin de
Niza.
19. En el presente caso, no obstante las semejanzas fonticas existentes entre los
signos, dado que no existe vinculacin entre los productos y servicios que
distinguen los mismos, se concluye que es posible su coexistencia pacfica en
el mercado.
El tercero interesado Carlos Manuel Salinas Dagnino argument lo siguiente:
20. Defiende la legalidad de las resoluciones administrativas que otorgaron el
registro del signo solicitado.
21. No existe conexin competitiva entre las Clases 16 y 41 de la Clasificacin de
Niza.
22. Ha limitado los servicios a distinguir nica y exclusivamente a servicios de
esparcimiento, actividades deportivas, gimnasio y actividades culturales, por lo
que el Indecopi acept la exclusin de los servicios de educacin de la lista de
servicios a proteger.
23. El Indecopi no acept la aplicacin del artculo 137 de la Decisin 486 por falta
de pruebas.
24. No existe una familia de marcas para las Clases 16 y 44.
D. Fundamentos de la sentencia de primera instancia:
25. Mediante sentencia de 10 de abril de 2013 se declar infundada la
demanda por considerar que no existe vinculacin entre los servicios de
la marca registrada a favor de Carlos Manuel Salinas (ESIKA y
logotipo), al poseer un pblico consumidor y un mercado diferente, y un
impacto grfico distinto, pese a existir similitudes fonticas, no se llega a
producir confusin entre los usuarios, por lo que no se encuentra incursa
en la prohibicin de registro prevista en el inciso a) del artculo 136 de la
Decisin 486.
E. Fundamentos del recurso de apelacin:
26. Ebel International Limited present recurso de apelacin en contra de la
sentencia de primera instancia judicial y reiter los argumentos esgrimidos en
la demanda.

CONSIDERANDO:
1.

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

27. Que, de conformidad con el artculo 1 literal c) del Tratado de Creacin del
Tribunal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma cuya
interpretacin se solicita forma parte del ordenamiento jurdico de la
Comunidad Andina.
28. Que, a tenor del artculo 32 del Tratado de Creacin del Tribunal, en
correspondencia con lo establecido en los artculos 2, 4 y 121 del Estatuto, este
Tribunal es competente para interpretar por va prejudicial las normas que
integran el ordenamiento jurdico de dicha Comunidad.
2.

NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURDICO COMUNITARIO A SER

INTERPRETADAS

29. La Corte Consultante solicita la interpretacin prejudicial del artculo 136 literal
a) de la Decisin 486, por lo que procede la interpretacin solicitada.
Adicionalmente, del anlisis de los antecedentes remitidos, este Tribunal
considera pertinente interpretar de oficio los artculos 134 literal a) y 137 de la
misma normativa.
30. En consecuencia, las normas a ser interpretadas son las siguientes:
DECISIN 486
()
DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS
Artculo 134.- A efectos de este rgimen constituir marca cualquier
signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el
mercado. Podrn registrarse como marcas los signos susceptibles de
representacin grfica. La naturaleza del producto o servicio al cual
se ha de aplicar una marca en ningn caso ser obstculo para su
registro.
Podrn constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinacin de palabras;
()
Artculo 136.- No podrn registrarse como marcas aquellos signos
cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de
tercero, en particular cuando:
a) sean idnticos o se asemejen, a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo
de confusin o de asociacin;
()

Artculo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios

razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese
solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de
competencia desleal, podr denegar dicho registro.
().
A.

CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA REGISTRAR UNA MARCA.

LA DISTINTIVIDAD.

31. En el presente caso, Carlos Manuel Salinas Dagnino solicit el registro de la

marca de servicio ESIKA.COM para distinguir educacin, esparcimiento,
actividades deportivas, gimnasio y actividades culturales de la Clase 41 de la
Clasificacin de Niza, por lo que resulta necesario referir al concepto de marca
y a sus elementos constitutivos.
32. Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal ha
reiterado que:
La Decisin 486, en su artculo 134, define a la marca como cualquier
signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el
mercado. Podrn registrarse como marcas los signos susceptibles de
representacin grfica.
La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado
por palabras o combinacin de palabras, imgenes, figuras,
smbolos, grficos, etc., que, susceptibles de representacin grfica,
sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de
que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y
seleccione sin riesgo de confusin o error acerca del origen o la
calidad del producto o del servicio.
La doctrina ha reconocido, en atencin a la estructura del signo,
algunas clases de marcas, como las denominativas, las grficas y las
mixtas. En el marco de la Decisin 486 se puede, sin embargo,
constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los
enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los
productos, sus envases o envolturas, etc., segn consta detallado en
el artculo 134 de la mencionada Decisin.
Los elementos constitutivos de una marca.
El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido
en la Decisin 344, est implcitamente contenido en la definicin del
artculo 134 mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser
captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresin
material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios
sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los
consumidores o usuarios.
La representacin grfica y la distintividad son los requisitos
expresamente exigidos en la Decisin 486 como elementos
esenciales de una marca.

La susceptibilidad de representacin grfica consiste en expresiones

o descripciones realizadas a travs de palabras, grficos, signos
mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes
puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el
consumidor, a travs de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo
solicite. La traslacin del signo del campo imaginativo de su creador
hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras,
vocablos o denominaciones, grficos, signos mixtos, notas, colores,
etc.
Es fundamental que todo signo goce de la caracterstica de la
distintividad para que sea susceptible de registro como marca; ello
lleva implcita la posibilidad de identificar unos productos o unos
servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciacin
por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por
s solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se
confunda con l o con sus caractersticas esenciales o primordiales.
Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1)
distintividad intrnseca, mediante la cual se determina la capacidad
que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el
mercado; y, 2) distintividad extrnseca, mediante la cual se determina
la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el
mercado.
En este sentido, el literal b) del artculo 135 de la Decisin 486,
establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un
signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la
distintividad.
().
33. En consecuencia, en el presente caso la Corte Consultante debe analizar si el
signo solicitado cumple con los requisitos del artculo 134 de la Decisin 486 y
si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los
artculos 135 y 136 de la referida Decisin.
B. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA
SIMILITUD GRFICA, FONTICA, E IDEOLGICA. RIESGO DE CONFUSIN
DIRECTA E INDIRECTA O DE ASOCIACIN. REGLAS PARA REALIZAR EL
COTEJO ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS.
34. En el presente caso, Carlos Manuel Salinas Dagnino solicit el registro de la
marca de servicio ESIKA.COM para distinguir educacin, esparcimiento,
actividades deportivas, gimnasio y actividades culturales de la Clase 41 de la
Clasificacin de Niza. Ebel International Limited formul oposicin sobre la
base de las marcas SIKA registradas en las Clases 3, 5, 14, 16, 18, 25 y 44
de la Clasificacin de Niza.
35. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), publicado en la
Gaceta Oficial 2194, de 15 de mayo de 2013, este Tribunal reitera que:

La legislacin andina ha determinado que no pueden ser objeto de

registro como marca los signos que sean idnticos o similares entre
s, conforme lo establece el literal a) del artculo 136, materia de esta
interpretacin prejudicial.
Este Tribunal al respecto ha sealado: La marca tiene como funcin
principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante,
con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante
naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el
titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la
utilizacin del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que
terceros no autorizados por l hagan uso de la marca.1
36. Ha enfatizado adems en sus pronunciamientos este rgano acerca del
cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para
determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusin o de asociacin.
Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra,
presenta diferentes matices y complejidades, segn que entre los signos en
proceso de comparacin exista identidad o similitud y segn la clase de
productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no slo sean idnticas sino que tengan por
objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusin
sera absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de
mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este
contexto, as mismo, con la mayor precisin posible.
37. El Tribunal observa tambin que la determinacin de la confundibilidad
corresponde a una decisin del funcionario administrativo o, en su caso, del
juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que
la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado
de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
38. La jurisprudencia de este rgano Jurisdiccional Comunitario, basndose en la
doctrina, ha sealado que para valorar la similitud y el riesgo de confusin es
necesario, en trminos generales, considerar los siguientes tipos de similitud:
La similitud ortogrfica que emerge de la coincidencia de letras
entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de
vocales, la longitud de la o las palabras, el nmero de slabas, las
races, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a
que la confusin sea ms palpable u obvia.
La similitud fontica se presenta entre signos que al ser
pronunciados tienen un sonido similar. La determinacin de tal
similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la slaba
tnica o de la coincidencia en las races o terminaciones; sin
embargo, deben tenerse tambin en cuenta las particularidades de
cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de
confusin entre los signos confrontados.

Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594, de 21 de agosto del
2000, marca: CAMPO VERDE. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

La similitud ideolgica se produce entre signos que evocan la

misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido
conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o
evocan una misma cosa, caracterstica o idea, se estara impidiendo
al consumidor distinguir una de otra.
Riesgo de confusin y/o de asociacin.
Este rgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que
no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a
los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de
confusin o de asociacin para que se configure la irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que La confusin en materia marcaria, se
refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la
que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo
la capacidad suficiente para ser distintivo.2
Para establecer la existencia del riesgo de confusin y de asociacin
ser necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los
signos en disputa, tanto entre s como en relacin con los productos
o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situacin de los
consumidores o usuarios, la cual variar en funcin de los productos
o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los
signos puede dar lugar a dos tipos de confusin: la directa,
caracterizada porque el vnculo de identidad o semejanza induce al
comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en
la creencia de que est comprando o usando otro, lo que implica la
existencia de un cierto nexo tambin entre los productos o servicios;
y la indirecta, caracterizada porque el citado vnculo hace que el
consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos
productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial
comn.3
39. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusin entre varios signos
y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, seran los siguientes:
(i) que exista identidad entre los signos en disputa y tambin entre los
productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y
semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e
identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aqullos y
tambin semejanza entre stos.4
40. Tambin es importante tener en cuenta que adems del riesgo de confusin,
que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de
marcas idnticas o similares, la Decisin 486 se refiere al denominado riesgo
2

Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: DIUSED JEANS.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y
diseo. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIPS.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

de asociacin, en particular, los artculos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155
literal d).
41. Sobre el riesgo de asociacin, el Tribunal ha expresado que El riesgo de
asociacin es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las
marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense
que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relacin o
vinculacin econmica (PROCESO 70-IP-2008. Marca denominativa:
SHERATON, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008).
42. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un
producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola
posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiaran
sobre la base de la actividad ajena.
43. En lo que respecta a los mbitos de la confusin, el Tribunal ha sentado los
siguientes criterios: El primero, la confusin visual, la cual radica en poner de
manifiesto los aspectos ortogrficos, los meramente grficos y los de forma. El
segundo, la confusin auditiva, en donde juega un papel determinante, la
percepcin sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominacin
aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva grfica sean diferentes,
auditivamente la idea es de la misma denominacin o marca. El tercer y ltimo
criterio, es la confusin ideolgica, que conlleva a la persona a relacionar el
signo o denominacin con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en
este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que
se atiende a la comprensin, o al significado que contiene la expresin, ya sea
denominativa o grfica.5
Reglas para realizar el cotejo de marcas
44. Este rgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes
reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas:
Regla 1.- La confusin resulta de la impresin de conjunto
despertada por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no
simultneamente.
Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las
diferencias que existen entre las marcas.
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del
comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los
productos.6
45. Acerca de la utilidad y aplicacin de estos parmetros tcnicos, el tratadista
Breuer Moreno ha manifestado:

Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329, de 9 de marzo

de 1998, marca: DERMALEX. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
BREUER MORENO, Pedro C. TRATADO DE MARCAS DE FBRICA Y DE COMERCIO,
Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss.

10

La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia,

es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo
tipo o clase de marcas.
Esta visin general o de conjunto de la marca es la impresin que el
consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a
confusin frente a otras marcas semejantes que se encuentren
disponibles en el comercio.
En las marcas es necesario encontrar la dimensin que con mayor
intensidad penetra en la mente del consumidor y determine as la
impresin general que el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visin en conjunto, a ms de evitar que sus elementos
puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar
cada componente de una marca con los componentes o la
desintegracin de la otra marca, persigue que el examen se realice
sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes,
porque ste no es el camino de comparacin utilizado por el
consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparacin de marcas, y siguiendo otro criterio, debe
emplearse el mtodo de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto
es, no cabe el anlisis simultneo, en razn de que el consumidor no
analiza simultneamente todas las marcas sino lo hace en forma
individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cul es la
impresin final que el consumidor tiene luego de la observacin de
las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se proceder
bajo un examen riguroso de comparacin, no hasta el punto de
disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo
de marcas.
La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos
distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o
de la semejante disposicin de esos elementos7. ().
46. Por lo tanto, la Corte Consultante deber determinar los diferentes modos en
que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de
confusin en el pblico consumidor.
C. COMPARACIN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS.
COMPARACIN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS. EL CRITERIO DEL
CONSUMIDOR MEDIO.
47. En el presente caso, se deben confrontar el signo solicitado ESIKA.COM
(denominativo) y las marcas SIKA (denominativa y mixta).
48. Se tomar en cuenta lo sealado por este Tribunal dentro del Proceso 15-IP2013, marca: KOLKANA (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de
mayo de 2013:

Proceso 15-IP-2013, Marca: KOLKANA (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15

de mayo de 2013. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

11

Las marcas denominativas, llamadas tambin nominales o

verbales, utilizan expresiones acsticas o fonticas, formadas por
una o varias letras, palabras o nmeros, individual o conjuntamente
estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que
puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se
subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotacin
conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto
identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexin
alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones
del producto que va a identificar.
Dentro de los signos denominativos estn los signos denominativos
compuestos, que son aquellos que se componen de dos o ms
palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: No existe
prohibicin alguna para que los signos a registrarse adopten, entre
otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra
compuesta, o de dos o ms palabras, con o sin significacin
conceptual, con o sin el acompaamiento de un grfico (...).
(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de
2001, marca: BOLIN BOLA).
Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una
o varias palabras) y un elemento grfico (una o varias imgenes). La
combinacin de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto,
produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite
diferenciarla de las dems existentes en el mercado. La
jurisprudencia indica: La marca mixta es una unidad, en la cual se
ha solicitado el registro del elemento nominativo como el grfico,
como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la
protege en su integridad y no a sus elementos por separado.8
Comparacin entre signos denominativos y mixtos:
49. La Corte Consultante al realizar la comparacin entre marcas denominativas y
mixtas debe identificar, como se ha sealado, cul de los elementos prevalece y
tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el grfico.
50. De acuerdo con la doctrina especializada, en el anlisis de una marca mixta hay
que esforzarse por encontrar la dimensin ms caracterstica de la misma: la
dimensin que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del
consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresin general que la marca
mixta va a suscitar en los consumidores.9
51. Si al realizar la comparacin se determina que en la marca mixta predomina el
elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos
aplicando las reglas que para ese propsito ha establecido la doctrina; y, si por
otro lado, en la marca mixta predomina el elemento grfico frente al
denominativo, no habra lugar a la confusin entre las marcas, pudiendo stas
coexistir pacficamente en el mbito comercial.

Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseo industrial:

BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 46-IP-2008. Marca: PAN AMERICAN ASSISTANCE (mixta). 14 de mayo de 2008.

12

Comparacin entre signos denominativos:

52. Fernndez Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparacin de
marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos
del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: LOREX.
(...) ha de ser realizada una visin de conjunto o sinttica, operando
con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su
unidad fontica y grfica en fonemas o voces parciales, teniendo en
cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las
slabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin
perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial
eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan
atenuada funcin diferenciadora.
(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas
cuando la slaba tnica de las mismas ocupa la misma posicin y es
idntica o muy difcil de distinguir.
(...) la sucesin de las vocales en el mismo orden habla a favor de la
semejanza de las marcas comparadas porque la sucesin de vocales
asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una
denominacin.
(...) en el anlisis de las marcas denominativas hay que tratar de
encontrar la dimensin ms caracterstica de las denominaciones
confrontadas: la dimensin que con mayor fuerza y profundidad
penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la
impresin general que la denominacin va a suscitar en los
consumidores10.
El criterio del consumidor medio:
53. En el presente caso, se ha alegado que la similitud de los signos confrontados
provocar que el consumidor medio asuma que se trata de la misma marca; y, al
ser productos y servicios estrechamente vinculados, dicho consumidor medio
tendr la certeza de que ambos signos provienen del mismo origen empresarial.
54. Sobre el consumidor medio cabe destacar que se supone que el pblico
correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y
razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la
circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta
que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideracin el
hecho de que el nivel de atencin del consumidor medio puede variar en funcin
de la categora de productos contemplada (Proceso 38-IP-2013 de 8 de mayo de
2013).
55. Cabe indicar que la confusin resulta de la impresin de conjunto despertada por
las marcas. Se exige el cotejo en conjunto de la marca como un criterio vlido
para la comparacin de marcas de todo tipo o clase. Esta visin general o de
10

FERNNDEZ NOVOA, Carlos. FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS. Editorial

Montecorvo S.A. Espaa, 1984, pp. 199 y ss.

13

conjunto es la impresin que el consumidor medio tiene sobre la misma y que

puede llevarlo a confusin frente a otras marcas semejantes que se encuentren
disponibles en el comercio.
D.

LAS PARTCULAS DE USO COMN EN LA CONFORMACIN DE LAS

MARCAS. LA MARCA DBIL.

56. En el presente caso, se ha sealado que la partcula .COM del signo solicitado
ESIKA.COM (denominativo) es una partcula de uso comn.
57. El literal g) del artculo 135 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad
Andina, dispone:
No podrn registrarse como marcas los signos que:
g)

consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una

designacin comn o usual del producto o servicio de que se trate
en el lenguaje corriente o en la usanza del pas.

58. Si bien se prohbe el registro de signos conformados exclusivamente por

elementos comunes o usuales, las partculas de uso comn al estar
combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso
en el cual se puede acceder a su registro. El titular de dicha marca no puede
impedir que las partculas de uso comn puedan ser utilizadas por los otros
empresarios. Esto quiere decir que su marca es dbil porque tiene una fuerza
limitada de oposicin, ya que las partculas de uso comn se deben excluir del
cotejo de marcas11.
59. Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las
partculas de uso comn. sta es una excepcin al principio de que el cotejo de
las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visin de los signos que
se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso,
la distintividad se buscar en el elemento diferente que integra el signo y en la
condicin de signo de fantasa del conjunto de dicho signo distintivo.
60. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a travs del registro de
marcas, descarta que partculas de uso comn que pertenecen al dominio
pblico, puedan ser utilizados nicamente por un titular de marca, porque al ser
esos vocablos usuales, no se puede impedir que el pblico en general los siga
utilizando. Hacerlo constituir un monopolio de uso de partculas necesarias en
beneficio de unos pocos.
61. Dentro del Proceso 38-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal seal lo
siguiente: Ahora bien, lo que es de uso comn en una clase determinada
puede no serlo as en otra; los trminos comunes o usuales, por ejemplo, en
materia de servicios mecnicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o
comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que
hay productos y servicios que tienen una estrecha relacin o conexin
competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexin se
11

Dentro del tema Jorge Otamendi seala que: El titular de una marca con un elemento de
uso comn sabe que tendr que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de
solicitar en el futuro. Y sabe tambin que siempre existir entre las marcas as configuradas el
parecido que se deriva, necesariamente, de las partculas coparticipadas insusceptibles de
privilegio marcario. Esto necesariamente tendr efectos sobre el criterio que se aplique en el
cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso comn son marcariamente dbiles.
OTAMENDI Jorge. DERECHO DE MARCAS. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina,
2010, p. 215.

14

podra establecer si el estatus descriptivo, genrico o de uso comn en una

clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto
es muy importante, porque en productos o servicios con ntima conexin
competitiva la informacin comercial se cruza, lo que hace imposible que un
comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios
tambin pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios
ntimamente relacionados.
62. Los signos conformados por partculas de uso comn se harn dbiles frente a
otros que tambin incluyan uno de tales elementos o cualidades, tal como
veremos a continuacin.
La marca dbil:
63. Dentro del Proceso 30-IP-2013, marca: TAXI DRIVER (mixta) de 7 de junio de
2013, este Tribunal seala que:
Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse dbil
en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si
uno de los elementos que integran el signo es uso comn, o si evoca
una cualidad del producto o servicio, el signo se har dbil frente a
otros que tambin incluyan uno de tales elementos o cualidades,
inapropiables en exclusiva.
Segn la doctrina, la presencia de una locucin genrica no
monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en
efecto, puede monopolizar una raz genrica, debiendo tolerar que
otras marcas la incluyan, aunque podrn exigir que las desinencias u
otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo
claramente del otro. Asimismo, el texto citado agrega que, no
obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal por
el crecido nmero de registros marcarios que lo contienen; no se
trata de una cualidad intrnseca del signo, sino de su posicin relativa
en ese universo de signos que constituye el Registro (...).12
64. Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca dbil, al contener
sta:
una partcula de uso comn no puede impedir su inclusin en
marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia
de confundibilidad, ya que entonces se estara otorgando al oponente
un privilegio inusitado sobre una raz de uso general o necesario (...).
Esto necesariamente tendr efectos sobre el criterio que se aplique
en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso
comn son marcariamente dbiles, y que los cotejos entre marcas
que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.13

12

13

BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Derecho de

Marcas, Tomo II, 1984, pp. 78 y 79.
OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina,
2010, pp. 191 y 192.

15

E. SIGNOS DE FANTASA.
65. La demandante Ebel International Limited argument que la marca registrada
SIKA es una marca de fantasa, por lo tanto, el Tribunal interpretar el tema.
66. Dentro del Proceso 13-IP-2013, Lema comercial: THE BEST LOGISTICS
TEAM (denominativo), publicado en la Gaceta Oficial 2214 de 2 de julio de
2013, el Tribunal seala que:
Los signos caprichosos o de fantasa constituyen una elaboracin
del ingenio e imaginacin de sus autores. Es la creacin de un
vocablo que no tiene significado por s mismo, sino que asocia
indirectamente una idea. Este tipo de signos causan en el
consumidor o en el usuario un doble esfuerzo de percepcin:
aprender la nueva palabra y enlazarla con el producto o con el
servicio distinguido por stos.
Sobre los signos caprichosos o de fantasa, el Tribunal ha indicado
que son () los vocablos creados por el empresario que pueden no
tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto;
tambin lo son las palabras con significado propio que distinguen un
producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.
Caracterstica importante de esta clase de marcas es la de ser
altamente distintivas () se pueden crear combinaciones originales
con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras
nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas14.
67. Por lo tanto, la Corte Consultante deber determinar si el signo constituye un
signo de fantasa o si por el contrario est dotado de un significado conceptual
comprendido por el pblico consumidor medio.
F.

LA FAMILIA DE MARCAS.

68. En el presente proceso, la demandante Ebel International Limited argument

que la marca registrada SIKA cuenta con una familia de marcas.
69. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretacin Prejudicial de 15 de
mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-IP-2013:
Una familia de marcas, es un conjunto de marcas que pertenecen a un
mismo titular y que poseen un rasgo distintivo comn, mediante el cual el
pblico consumidor las asocia entre s y las relaciona con un mismo origen
empresarial.
El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la
siguiente manera:
En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de
una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo comn. Si
este elemento comn figura al inicio de la denominacin, ser, por
lo general, el elemento dominante. El elemento dominante comn
14

Proceso 72-IP-2003, marca: INSTAFRUTA, publicado en la Gaceta Oficial 989 de 29 de

setiembre de 2003.

16

har que todas las marcas que lo incluyan produzcan una

impresin general comn, toda vez que inducir a los
consumidores a asociarlas entre s y a pensar que los productos a
que se refieren participan de un origen comn. Dado que el
elemento dominante comn obra como un indicador de pertenencia
de la marca a una familia de marcas, es probable que el
consumidor medio considere que el producto donde figura el citado
elemento comn constituye objeto de una marca que pertenece a
determinada familia de marcas, por lo que el registro de aqulla,
caso de corresponder a distinto titular, podra inducir a confusin.
(Proceso 96-IP-2002. Interpretacin Prejudicial de 25 de marzo de
2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 912
del 25 de marzo de 2003).
El fenmeno de la familia de marcas se diferencia claramente de la marcas
conformadas por una partcula de uso comn, ya que ests poseen un
elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta
clase de productos. Por tal razn, el titular de una marca que contenga una
partcula de uso comn no puede impedir que otros la usen en la
conformacin de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de
marcas, cuyo titular s puede impedir que el rasgo distintivo comn, que no
es genrico, descriptivo o de uso comn, pueda ser utilizado por otra
persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos
que comercializa el titular del conjunto de marcas y, adems, genera en el
consumidor la impresin de que tienen un origen comn.
G. LA SOLICITUD DEL REGISTRO DE UNA MARCA PARA PERPETRAR,
FACILITAR O CONSOLIDAR UN ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL.
70. La sociedad demandante argument que existe mala fe por parte del solicitante,
resultara ingenuo sostener que el solicitante haya creado un signo fontico y
grficamente igual a la marca SIKA y justamente para distinguir productos que
tienen conexin competitiva. Alega la aplicacin del artculo 137 de la Decisin
486.
71. En consecuencia, el Tribunal abordar el tema de la solicitud de registro de marca
para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Para esto se
determinar cul es el mbito y el campo de aplicacin de las normas
comunitarias sobre competencia desleal, cules son los actos de competencia
desleal vinculados a la propiedad industrial. Por ltimo, cmo se estructura la
causal de irregistrabilidad prevista en el artculo 137 de la Decisin 486 de la
Comisin de la Comunidad Andina.
72. Dentro del Proceso 51-IP-2013 de 19 de junio de 2013, este Tribunal seal lo
siguiente:
mbito y campo de aplicacin de las normas comunitarias sobre
competencia desleal:
73. Los artculos 258 y 259 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad
Andina, regulan el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la
Propiedad Industrial.
74. Lo primero que se advierte es que las anteriores disposiciones se encuentran
contenidas en el Ttulo XIV de la competencia desleal vinculada a la propiedad

17

industrial, de donde se desprende que la normativa comunitaria regula la

competencia desleal que se encuentre vinculada a la propiedad industrial.
75. Teniendo como propiedad industrial, aquella que tiene por objeto el conjunto de
bienes inmateriales que utilizan los sujetos que compiten en el mercado, ya sea
en forma de patentes de invencin, modelos de utilidad, modelos y dibujos
industriales o signos distintivos como las marcas, nombres comerciales o los
lemas comerciales, entre otros, las indicaciones geogrficas y las
denominaciones de origen, la represin de competencia desleal en relacin con
la propiedad industrial es utilizada como un mecanismo de proteccin de los
derechos de propiedad industrial, es por eso que la Decisin 486 dedica el
Titulo XIV a dicha figura.15
76. De conformidad con lo anterior, cuando la normativa comunitaria se refiere a
competencia desleal vinculada a propiedad industrial, est tratando de regular
aquella competencia desleal que se relaciona con el uso y goce y proteccin de
los derechos de propiedad industrial reconocidos por la normativa comunitaria,
y para ello la Decisin 486 prev sobre la competencia desleal vinculada a la
propiedad industrial regulando lo relativo a los actos de competencia desleal y a
los secretos industriales y sobre las acciones que puede adelantar el legtimo
interesado.
Los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. El
concepto de la buena fe vinculado a la competencia desleal:
77. El artculo 258 de la Decisin 486 seala que: Se considera desleal todo acto
vinculado a la propiedad industrial realizado en el mbito empresarial que sea
contrario a los usos y prcticas honestos y en el artculo 259 enumera algunos
de los que se pueden considerar como actos de competencia desleal. De
manera que no hay una lista taxativa que indique cules actos se consideran
desleales, sino que, ms bien, se da una definicin, por oposicin, de que es
desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el mbito
empresarial sea contrario a los usos y prcticas honestos.
78. En relacin con esto, se deben hacer algunas precisiones:
Cuando la norma se refiere al mbito empresarial, lo hace en relacin con
el empresario dentro del mercado, es decir, se refiere a que es desleal todo
acto vinculado a la propiedad industrial que haya sido realizado con
ocasin de la actividad empresarial, esto es, en relacin con la empresa
vinculada al mercado y la competencia.
En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prcticas honestos, el
Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente,
cuando se acta con la intencin de causar dao o de aprovecharse de
situaciones que puedan perjudicar al competidor, es decir con mala fe.
(Proceso 38-IP-98. Interpretacin Prejudicial de 22 de enero de 1999,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 419 de 17 de
marzo de 1999).
15

El numeral 2 del artculo 1 del Convenio de Pars, estipula:

2) La proteccin de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de
invencin, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas
de fbrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las
indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, as como la represin
de la competencia desleal.

18

79. El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial.

80. En ese sentido es pertinente traer al caso, lo que la doctrina dice sobre el
tema:
"Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de
competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo
cual no se trata de una buena fe comn, sino que est referida a la
buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el
criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe
revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular
especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisin anterior y
uniendo la nocin de buena fe al calificativo comercial, se debe
entender que esta nocin se refiere a la prctica que se ajusta a los
mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y
sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones." 16
La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni
defraudar la ley, y por eso sola definirse la buena fe comercial como
la conviccin de honestidad, honradez y lealtad en la concertacin y
cumplimiento de los negocios". 17
81. De manera que los actos de competencia desleal, adems de poder causar
daos a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por
lo tanto, al inters del pblico consumidor.
82. En esta lnea se puede decir que la finalidad de la figura de la competencia
desleal se da en dos aspectos: de un lado se trata de amparar los intereses de
los dems empresarios, en la medida en que ellos podran resultar vulnerados
por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero adems, y esta
faceta de la restriccin a la competencia desleal es frecuentemente olvidada,
se busca establecer una proteccin efectiva para los intereses de los
particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas
de las prcticas indebidas. (publicidad engaosa, por ejemplo).18
89. El artculo 259 enuncia, a ttulo de ejemplo, tres actos de competencia desleal
vinculados a la propiedad industrial que, como ya se anot, no configuran una
lista taxativa. Estos son:

16

17

18

Cualquier acto capaz de crear confusin, por cualquier medio que sea,
respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o
comercial de un competidor.
Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de
desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o
comercial de un competidor.
Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del
comercio, pudieren inducir al pblico a error sobre la naturaleza, el

JAECKEL KOVAKS, Jorge. APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL, Seminarios 8.

Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45.
NARVAEZ GARCIA, Jos Ignacio. DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO, parte general.
Editorial Legis, Colombia, 1971, p. 316.
GACHARN, Mara Consuelo. LA COMPETENCIA DESLEAL. Editorial Temis, Bogot,
Colombia, 1992, p. 47.

19

modo de fabricacin, las caractersticas, la aptitud en el empleo o la

cantidad de los productos.
90. El Tribunal ha determinado ciertas particularidades que debe tener un acto
para ser considerado desleal:
1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir,
que el infractor y la vctima estn en una verdadera situacin de
rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o
anloga forma.
1. Que el acto o la actividad sea indebido.
2. Que el acto sea susceptible de producir un dao, segn
Ascarrelli, un acto ser desleal "cuando sea idneo para
perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto
la probabilidad del dao (y no el dao efectivo) para justificar la
calificacin y la sancin". (Interpretacin Prejudicial de 17 de
abril de 2008, expedida dentro del Proceso 26-IP-2008)
91. El primer grupo, actos de competencia desleal por confusin, goza de las
siguientes caractersticas:
No se refiere propiamente al anlisis de confundibilidad de los signos
distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitacin
de un signo distintivo genere riesgo de confusin o asociacin en el
pblico consumidor. En consecuencia, no se trata de establecer un
anlisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que
esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de
determinar si dichos actos deshonestos, en relacin con un competidor
determinado, generan confusin en el pblico consumidor respecto del
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de
un competidor. Sobre este tema, el Tribunal ha manifestado:
A propsito de la primera categora de los actos citados, cabe
advertir que los mismos no se refieren propiamente a la
confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de
los competidores, toda vez que tal situacin se encuentra
sancionada por un rgimen especfico, sino a la confusin que
aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que
concierne al establecimiento, los productos o la actividad
econmica de un competidor determinado, impidindole elegir
debidamente, segn sus necesidades y deseos. (Interpretacin
Prejudicial de 13 de enero de 2005. Proceso N 116-IP-2004,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1172
de 7 de marzo de 2005).
La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusin por
cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar
diversas maneras de crear confusin respecto de los productos o la
actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto,
darse en forma de artificios, engaos, aseveraciones, envo de
informacin, imitacin de marcas, productos, envases, envolturas, etc.

20

En este sentido, la utilizacin de un signo distintivo ajeno para hacer

pasar como propios productos ajenos, es considerada como una
prctica desleal.
Para catalogar un acto como desleal, es necesario que los
competidores concurran en un mismo mercado. Lo anterior es as, ya
que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un
mismo mercado no se podra hablar de competencia desleal. En
relacin con este punto, el Tribunal ha manifestado:
En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar
sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusin, es
necesario que los establecimientos, los productos o la actividad
industrial o comercial de los competidores concurran en un
mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular
que para que un acto sea considerado desleal, es necesario
que la actuacin se haya producido en el mercado, esta
actuacin sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los
participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o
pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema
competitivo. () para que el sistema competitivo funcione hay
que obligar a competir a los empresarios e impedir que al
competir utilicen medios que desvirten el sistema competitivo
en s (). (FLINT BLANCK, Pinkas: Tratado de defensa de la
libre competencia; Pontificia Universidad Catlica del Per,
Lima, 2002, p. 115). (Proceso 116-IP-2004. Ibdem).
92. En el segundo grupo de actos, que se pueden denominar actos de descrdito
comercial, se encuentran todas aquellas aseveraciones falsas sobre el
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un
competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante el pblico consumidor.
93. Se debe entender por aseveracin, todo informacin que de por cierto algo del
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un
competidor.19
94. El tercer grupo de actos, se refiere a las indicaciones o aseveraciones cuyo
empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al pblico a error sobre la
naturaleza, el modo de fabricacin, las caractersticas, la aptitud en el empleo o
la cantidad de los productos, no es ms que una especie del primer grupo de
actos de competencia desleal, es decir, es un conjunto de actos de
competencia desleal por confusin.
La solicitud del registro de una marca para perpetrar, facilitar o consolidar un
acto de competencia desleal:
95. El artculo 137 de la Decisin 486 establece: Cuando la oficina nacional
competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se
hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia
desleal, podr denegar dicho registro.
96. La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de
salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para
19

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAOLA. Aseverar: Afirmar o asegurar lo que

se dice. Afirmar: 2. Asegurar o dar por cierto algo. Vigsima segunda edicin.

21

97.

98.

99.

100.

esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para
ejecutar un acto de competencia desleal.
La norma trascrita consagra tres verbos rectores: perpetrar, facilitar o
consolidar. El primero se realiza cuando la solicitud por s misma se configura
como un acto de competencia desleal. El segundo se realiza si la solicitud de
registro permite la realizacin de un acto de competencia desleal mediante
otras plataformas fcticas; es decir, si la solicitud genera el escenario propicio
para que se den otro tipo de actos de dicha naturaleza, bajo el soporte de la
posible obtencin de un registro de marca. Y el tercero se realiza cuando la
solicitud complementa y perfecciona el acto de competencia desleal; esto
quiere decir que estamos ante un acto complejo, compuesto de mltiples
acciones que tienen como fin realizar un acto de competencia desleal y que,
por supuesto, no est completo o consolidado sin la solicitud de un
determinado registro de marca.
En el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba enunciados,
la Oficina Nacional competente deber concluir si el registro solicitado puede
perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo
de actos, actos de competencia desleal por confusin, es el ms emblemtico
en relacin con el registro de un signo como marca. Si un competidor solicita el
registro con la finalidad de generar confusin en el mercado como tal y, por lo
tanto, de causar dao a otro competidor, estaremos en frente de la causal
anotada.
El anlisis que haga la oficina nacional competente, debe partir de indicios
razonables que le permitan llegar a la conclusin de que el solicitante del
registro, de mala fe, podra perjudicar a otro competidor en el mercado. Por
indicio razonable se debe entender todo hecho, acto u omisin del que, por
va de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se
solicit con el nimo de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia
desleal.
Dentro del Proceso 54-IP-2013 de 24 de julio de 2013, este Tribunal ha
precisado lo siguiente:

La competencia desleal por desvo de la clientela:

101. En el fondo, ms all de la proteccin del postulado de la transparencia en el
mercado, la regulacin de la competencia desleal trae consigo el resguardo de
la clientela obtenida por los empresarios. Posicionar los productos y servicios
ofrecidos en la mente del consumidor, as como generar fidelidad en este
ltimo, es una tarea que compromete ingentes esfuerzos y recursos. Por lo
tanto, todos los actos de competencia desleal podran terminar en que la
clientela migre de un empresario a otro ocasionando graves perjuicios tanto a
un sujeto determinado como al mercado como tal.
102. La conducta se realiza cuando de manera deshonesta un competidor, bajo
cualquier plataforma fctica, planea o logra que la clientela se aparte de la
actividad empresarial de otro competidor en el mercado.
103. Para el caso particular es muy importante que la Corte Consultante determine:

Posible prctica deshonesta: solicitud de registro de marca.

22

Indicios razonables que permitan pensar que dicha prctica se realiz para
perpetrar, facilitar o consolidar la desviacin o posible desviacin de la
clientela.

104. Es muy importante tener en cuenta que no es necesario que se d

efectivamente la desviacin, sino que la conducta tenga como objeto causar el
mencionado efecto. Para probar la posible desviacin de la clientela, primero
se debe probar la existencia de la misma, ya que de lo contrario si no existe
dicha clientela no habra acto de competencia desleal. Se debe tener muy en
cuenta que no cualquier prctica que genere o planee dicho desvo encaja
dentro del supuesto normativo. Slo puede ser por prcticas deshonestas y,
por lo tanto, ganar clientela por medios lcitos se encuentra amparado por el
ordenamiento jurdico.
La competencia desleal por aprovechamiento de la reputacin ajena:
105. Sin duda alguna, aprovecharse ilcitamente del prestigio que otro empresario
ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito. Hace parte de
ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podran generar
grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el
mercado y error en el pblico consumidor. El esfuerzo empresarial es un
activo que se debe proteger para desarrollar adecuada y estructuralmente el
mercado.
106. La mencionada conducta desleal est dirigida a aprovecharse del
posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la
organizacin empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la
venta de un producto o en la presentacin de un servicio, entre otras
situaciones que podran constituir la imagen de un empresa. Posicionarse
empresarialmente es una fuerte tarea logstica. Permitir que de manera
velada otro competidor se aproveche de dicha situacin, es permitir que el
posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando una erosin
sistemtica de la ubicacin de un empresario en el mercado.
107. La Corte Consultante para establecer la posible conducta desleal en el marco
del artculo 137 de la Decisin 486 debe determinar lo siguiente:
Posible prctica deshonesta: solicitud de registro de marca.
Indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud se hubiese
presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el aprovechamiento de la
reputacin ajena. Para esto se debe probar la existencia de la reputacin
ajena que se quiere aprovechar. Si no existe prestigio, posicionamiento en el
mercado o notoriedad de un signo distintivo, pues no se podra sancionar la
conducta como desleal.
108. En este caso es muy importante tener en cuenta que la accin de aprovechar,
es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe
sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemtico de la posicin
empresarial.

23

H.

LA CONEXIN COMPETITIVA.

109. En el presente caso, la marca registrada ESIKA y logotipo distingue

productos de la Clase 16, dentro de los cuales se encuentran material
impreso, artculos de papel y cartn, papelera, material de instruccin o de
enseanza, catlogos y folletos; en relacin con productos cosmticos,
higinicos y de belleza; bijouterie. Mientras que la marca registrada ESIKA
COM distingue servicios de esparcimiento, actividades deportivas, gimnasio y
actividades culturales para la Clase 41.
110. El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013, marca: ALDO (denominativa)
publicado en la Gaceta Oficial 2230 de 26 de agosto de 2013, ha sealado que:
Sobre este tpico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios
que pueden llevar a establecer o fijar cundo se da la conexin
competitiva entre los productos.
El hecho de que los productos posean finalidades idnticas o afines
podra constituir un indicio de conexin competitiva entre ellos, pues
tal circunstancia podra dar lugar a que se les hallase en el mismo
mercado.
En criterio del tratadista Carlos Fernndez Novoa, para determinar la
conexin competitiva entre los productos diferenciados por los signos
confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideracin es la
finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, seala el
autor, los criterios para determinar si a travs de la finalidad de los
productos hay o no conexin competitiva, siendo stos dos; el
primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene
que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles,
para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el
segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de
que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o
que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que
los productos sean complementarios o vayan a utilizarse
conjuntamente.20
Asimismo, se deber analizar el grado de conexin competitiva
existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto,
para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de
anlisis, a saber:
a)

20

La inclusin de los productos en una misma clase del

nomencltor: Esta regla tiene especial inters en el caso sub judice y
ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una
clase del nomencltor, perdiendo su valor al producirse el registro para
toda la clase. En el caso de la limitacin, la prueba para demostrar que
entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no
guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

FERNNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos op. cit. pp. 242 - 246.

24

a) Canales de comercializacin: Hay lugares de comercializacin o

expendio de productos que influyen escasamente para que pueda
producirse su conexin competitiva, como sera el caso de las grandes
cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda
clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de
un producto con otro. En cambio, se dara tal conexin competitiva, en
tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes.
Igual confusin se dara en pequeos sitios de expendio donde marcas
similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan tambin
una aparente similitud.
b) Similares medios de publicidad: Los medios de comercializacin o
distribucin tienen relacin con los medios de difusin de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general radio,
televisin y prensa-, presumiblemente se presentara una conexin
competitiva, o los productos seran competitivamente conexos. Por otro
lado, si la difusin es restringida por medio de revistas especializadas,
comunicacin directa, boletines, mensajes telefnicos, etc., la conexin
competitiva sera menor.
c) Relacin o vinculacin entre productos: Cierta relacin entre los
productos puede crear una conexin competitiva. En efecto, no es lo
mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender
en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relacin entre los
productos comercializados tambin influye en la asociacin que el
consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo
que eventualmente puede llevarlo a confusin en caso de que esa
similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que
provienen de un mismo productor.
d) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que
comnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y
chapa) pueden dar lugar a confusin respecto del origen empresarial, ya
que el pblico consumidor supondra que los dos productos son del
mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe
entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede
suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede
utilizarse el otro o su utilizacin no sera la de su ltima finalidad o
funcin.
e) Mismo gnero de los productos: Pese a que puedan encontrarse
en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen
similares caractersticas, existe la posibilidad de que se origine el riesgo
de confusin al estar identificados por marcas tambin similares o
idnticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).21
111. El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos
anteriormente y que pueden conducir a establecer cundo se da la conexin
competitiva entre los productos. Finalmente, al referirse los signos en cuestin
21

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del

2003. Proceso 114-IP-2003. Marca: EBEL. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena 1028 del 14 de enero de 2004. Proceso 115-IP-2008. Marca: CALVO (mixta).

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a productos en diferentes clases, la Corte Consultante deber analizar si se

trata, en efecto, de un caso de conexin competitiva.
Sobre la base de los fundamentos expuestos,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE:
Primero:

De conformidad con lo establecido por el artculo 134 de la Decisin 486

de la Comisin de la Comunidad Andina, un signo puede ser registrado
como marca cuando distingue productos o servicios en el mercado y
rene el requisito de ser susceptible de representacin grfica. Esa
aptitud se confirmar si el signo solicitado no se encuentra comprendido
en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas por los
artculos 135 y 136 de la mencionada Decisin. La distintividad del signo
supone la posibilidad de ser perceptible por cualesquiera de los sentidos.

Segundo: Segn el artculo 136 literal a) de la referida Decisin 486, no pueden ser
registrados los signos que, en relacin con derechos de terceros, sean
idnticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda
causar en el pblico un riesgo de confusin o de asociacin. De ello
resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca
a error o a confusin a los consumidores, sino que es suficiente la
existencia del riesgo de confusin para que se configure la prohibicin de
registro.
Tercero:

La Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusin o de

asociacin que pudiera existir entre los signos confrontados, aplicando
los criterios adoptados en la presente interpretacin prejudicial.

Cuarto:

Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las

partculas de uso comn. sta es una excepcin al principio de que el
cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visin de
los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus
componentes. En este caso, la distintividad se buscar en el elemento
diferente que integra el signo y en la condicin de signo de fantasa del
conjunto de dicho signo distintivo.
La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a travs del
registro de marcas, descarta que partculas de uso comn que pertenecen
al dominio pblico, puedan ser utilizados nicamente por un titular de
marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el
pblico en general los siga utilizando. Hacerlo constituir un monopolio de
uso de partculas necesarias en beneficio de unos pocos. Los signos
conformados por partculas de uso comn se harn dbiles frente a otros
que tambin incluyan uno de tales elementos o cualidades.

Quinto:

Los signos de fantasa son distintivos y, por lo tanto, registrables. En el

presente caso la Corte Consultante deber determinar si el signo

26

ESIKA.COM (denominativo) constituye un signo de fantasa o si, por el

contrario, est dotado de un significado conceptual susceptible de ser
comprendido por el pblico consumidor medio, de conformidad con lo
sealado en la presente interpretacin prejudicial.
Sexto:

En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una

pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo comn que, por lo
general, figura al inicio de la denominacin y que ser el elemento
dominante. Este elemento dominante har que las marcas que lo
incluyan produzcan una impresin general comn, en el sentido de que
inducir a los consumidores a asociarlas entre s y a pensar que los
productos a que se refieren participan de un origen comn. El titular de la
marca registrada podr solicitar el registro de signos que constituyan
derivacin de aquella, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la
marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los
productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados
por la marca registrada.

Sptimo: El artculo 137 consagra tres verbos rectores: perpetrar, facilitar o

consolidar. El primero se realiza cuando la solicitud por s misma se
configura como un acto de competencia desleal. El segundo, si la
solicitud de registro permite la realizacin de un acto de competencia
desleal mediante otras plataformas fcticas; es decir, si la solicitud
genera el escenario propicio para que se den otro tipo de actos de dicha
naturaleza sobre la base de la posible obtencin de un registro de marca.
Y el tercero, cuando la solicitud complementa y perfecciona el acto de
competencia desleal; esto quiere decir que estamos ante un acto
complejo, compuesto de mltiples acciones que tienen como fin realizar
un acto de competencia desleal y que, por supuesto, no est completo o
consolidado sin la solicitud de un determinado registro de marca.
El juez consultante debe determinar la existencia de indicios razonables
que le hagan pensar que de manera deshonesta la solicitud del signo
ESIKA.COM (denominativo) de la Clase 41 de la Clasificacin de Niza
se present para generar confusin con las marcas SIKA
(denominativa y mixta) registradas en las Clases 3, 5, 14, 16, 18, 25 y
44 de la Clasificacin de Niza, con el objetivo de perjudicar a la titular de
dichas marcas registradas.
Resulta muy importante tener en cuenta que no es necesario que se d
efectivamente la desviacin, sino que la conducta tenga como objeto
causar el mencionado efecto. Para probar la posible desviacin de la
clientela, primero se debe probar la existencia de clientela, ya que de lo
contrario si no existe dicha clientela no habra acto de competencia
desleal. Se debe tener muy en cuenta que no cualquier prctica que
genere o planee dicho desvo encaja dentro del supuesto normativo.
Slo puede ser por prcticas deshonestas y, por lo tanto, ganar clientela
por medios lcitos se encuentra amparado por el ordenamiento jurdico.
Asimismo, se debern analizar los indicios razonables que hagan pensar
que dicha solicitud se hubiese presentado para perpetrar, facilitar o
consolidar el aprovechamiento de la reputacin ajena. Para esto se debe
probar la existencia de la reputacin ajena que se quiere aprovechar. Si

27

no existe prestigio, posicionamiento en el mercado o notoriedad de un

signo distintivo, pues no se podra sancionar la conducta como desleal.
Octavo:

Para llegar a determinar la similitud entre dos signos, tambin se ha de

considerar los criterios que permiten establecer la posible conexin
competitiva existente entre los productos y servicios que distinguen las
marcas. Deber tenerse en cuenta, en principio, que al no existir
conexin, la similitud de los signos no impedir el registro de la marca
que se solicite.

De conformidad con el artculo 35 del Tratado de Creacin del Tribunal de Justicia

de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno la Corte Consultante
deber aplicar la presente interpretacin. Asimismo, deber dar cumplimiento a las
disposiciones contenidas en el prrafo tercero del artculo 128 del Estatuto vigente.
Notifquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remtase copia a la
Secretara General de la Comunidad Andina para su publicacin en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo

PRESIDENTA

Jos Vicente Troya Jaramillo

MAGISTRADO

Jos Luis Diez Canseco Nez

MAGISTRADO

Gustavo Garca Brito

SECRETARIO

PROCESO 54-IP-2014