XII.

CONCLUSIN
A modo de conclusin, la propiedad industrial segn la legislacin peruana,
es un derecho especial de propiedad 1. Estos derechos son personales y
patrimoniales y recaen sobre bienes incorporales.
Estos derechos de propiedad industrial se adquieren por el registro luego de
haberse cumplido requisitos especiales.
Estos derechos de propiedad industrial comprenden un conjunto de derecho
que concurren para asegurar a las personas y/o empresas el ejercicio de sus
creaciones industriales o signos comerciales otorgndole una propiedad
temporal (uso exclusivo por un tiempo determinado); para ello en toda la
tramitacin se aplican disposiciones administrativas y reglamentarias razn
por la cual se relaciona con el derecho administrativo.
Asimismo, estos derechos le aseguran el ejercicio de acciones contra las
apropiaciones ilcitas de terceros, las cuales que pueden ser administrativas
(infraccin, nulidad, oposicin), civiles (indemnizaciones) o penales. Cabe
destacar que en el caso de las resoluciones administrativas, estas pueden
ser revisadas a nivel judicial. Es clara la correlacin de los derechos de la
propiedad industrial con el derecho civil y penal.
Los convenios internacionales imponen a los pases signatarios reglas sobre
propiedad industrial, con lo cual el ordenamiento jurdico en propiedad
industrial resulta aplicando simultneamente estas normas con las normas
internas; lo cual exige una articulacin armnica a fin de evitar conflictos.
La correlacin de la propiedad industrial del derecho interno con el derecho
comunitario est dada por el rgimen comn andino, constituido por normas
supranacionales que rigen los derechos de propiedad industrial en los pases
miembros de la Comunidad Andina. Este rgimen si bien no es de un
mercado comn como el europeo pues no cuenta con una patente ni marcas
comunitarias, se regula la oposicin andina 2 en su normativa y se permite
ante una cancelacin por falta de uso probar el uso de la marca en
cualquiera de los pases andinos.
1 En la Constitucin y el Cdigo Civil se le da un tratamiento una propiedad
especial de las personas sobre bienes incorporales. Las leyes internas y
comunitarias en sus ttulos expresan Propiedad Industrial.

Los pases miembros de la Comunidad Andina aplican las disposiciones

andinas de forma individual; es decir, cada pas lo incorpora a su derecho
interno y lo aplica dentro de su territorio; teniendo solo en comn una
jurisprudencia andina que se construye a travs de las interpretaciones pre
judiciales y una accin de incumplimiento por la cual los cuatro pases velan
por asegurar la aplicacin de las normas de propiedad industrial andinas y
no adoptar medidas contrarias a ellas.
Cuando fue escrito este artculo, las negociaciones del TLC con EEUU
estaban en sus inicios y haba una expectativa positiva, pero tambin haba
temas sensibles. Despus de haber terminado la negociacin, firmado y
suscrito el Acuerdo, y realizada su implementacin con las normas
correspondientes estamos en condiciones de confirmar que ha sido un
acuerdo positivo porque ha colocado al Per como un pas con estabilidad
jurdica necesaria para atraer y fomentar el comercio, as como la
proteccin de la biodiversidad y ha constituido una base para negociar otros
TLC con diversos pases.

LOS SIETE PRINCIPIOS PARA UN SISTEMA OBJETIVO DE LA

PROPIEDAD INDUSTRIAL
La propiedad industrial, tradicionalmente mercantil, se ha convertido en
herramienta del derecho de la competencia, pero a pesar de su importancia
no es tratada an de manera uniforme por parte de los operadores jurdicos
andinos, quienes no poseen un modelo jurdico comn, ni patrones objetivos
respecto a los fenmenos de confusin y distintividad de las marcas. Dichos
operadores carecen tambin de especializacin comercial y desconocen a
nivel judicial y administrativo los elementos del mercado comn y el alcance
de

las

marcas

de

comercio,

por

ello

los

mtodos

difieren

entre

corporaciones, generan variedad de fallos, se alejan de la sana crtica y

generan

especulacin

inestabilidad

jurdica.

Tal

variedad

impide

estructurar jurisprudencialmente el derecho de los activos intangibles. El

cambio de perfil y de la actitud subjetiva de los jueces por un modelo
2 Decisin 486, Art. 147. Este artculo recoge la figura de oposicin jurdica,
por la que se ampla el mbito de proteccin de los derechos propiedad
intelectual pudiendo objetar una solicitud un titular o solicitante que no
pertenece al pas donde se solicita el registro

jurdico objetivo comercial, beneficiar al mercado con jueces ms cultos,

armonizar la oferta pblica de justicia y producir certeza y seguridad
jurdica, como garantas de la libre decisin econmica y de la competencia
en trminos de igualdad en la economa de mercado.
La competencia econmica moderna demanda una estructura jurdica
dinmica, que ser el soporte de una estructura econmica organizada. Esta
estructura jurdica debe generar para los competidores garantas que les
permitan ejercer libremente y en condiciones de igualdad su actividad
econmica; y para los consumidores, las garantas propias de una economa
de mercado.
Un sistema jurdico de tal magnitud requiere que los elementos e
instrumentos administrativos, judiciales y legales, as como comunitarios, se
encuentren integrados de manera armnica y que tal armona refleje
beneficios para los participantes del sistema, principalmente para los
consumidores.
El

sistema

actual

enfrenta

diferentes

problemas,

por

ejemplo:

la

distintividad, entendida como la garanta de arbitrariedad de los signos en

un mercado comn, no est siendo garantizada por la administracin ni por
los jueces, y en muchos casos por los comerciantes y empresas, lo cual
vulnera el derecho comn a la leal competencia, el derecho delos titulares
de marcas a la exclusividad y el de los consumidores a no ser engaados.
Asimismo, la diversidad normativa relativa a los signos distintivos dificulta la
uniformidad, afectada ya por la diversidad del objeto jurdico destinatario de
la proteccin: la marca.
La ausencia de tal uniformidad impide la creacin de criterios comunes
entorno a la marca y su distintividad, al igual que impide la apreciacin
uniforme de la prueba, con carcter objetivo, que establezca un modelo
jurdico comn y un lmite entre confundibilidad y distintividad, sin contar
con una oferta privada de justicia, como lo es el arbitraje comercial.
Aunque el derecho probatorio ofrece las herramientas para superar este
vaco, lo que debe cambiar es el sistema operativo relativo a la propiedad
industrial, el cual, requiere siete principios para que funcione de manera
adecuada:

1. Contexto de registro jurdico apropiado

La marca nace por el uso de un signo marcado fsicamente, que seala el
origen. Como primer antecedente hablamos de los ladrillos egipcios; luego,
de la cermica romana; y de manera registrada, el whiskey con el nombre
marcado del destilador3. El uso de ese signo conceda su titularidad.
La propiedad industrial, como disciplina econmica, concede prerrogativas
exclusivas de explotacin econmica a los titulares de derechos sobre
creaciones novedosas que tengan incidencia especfica en los aspectos
industriales;4 la ostentacin de un signo distintivo ofrece tambin proteccin
estatal al titular de este, garantizndole el derecho exclusivo a explotarlo,
de ah su importancia.
El derecho exclusivo y protegido aludido es posible a travs de dos
principios, el in dubio pro signo priori y el ius prohibendi. El primero es una
presuncin legal al signo solicitado con anterioridad temporal, y el segundo
una prohibicin de uso una vez concedido el derecho; as su titular adquiere
el poder para oponerse a que materialicen o usen su signo. Ambas
protecciones recaen sobre una caracterstica esencial de la marca, su
distintividad.
En la actualidad, el sistema de uso se mantiene junto al sistema de registro
o atributivo, en el cual el Estado, a travs de la Direccin de Signos
Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI), atribuye el derecho a usar una marca
cuya expresin permite al titular ubicar junto a la marca una R dentro de un
circulo TM o Trade Mark en el sistema anglosajn, lo cual es un
aviso pblico de exclusividad en la explotacin econmica de tal signo e
informa la prohibicin de que sea utilizado por un tercero; busca disuadir a
aquellos que la quieran imitar, ya que tal hace pblica la proteccin
otorgada por el INDECOPI y garantizada por el Estado.
3 Joseph Francesc Valls, La imagen de la marca de los pases, McGraw-Hill,
Madrid, 992, pp. 5-25
4 Madrenas Boadas, Sobre la interpretacin de las prohibiciones de la
publicidad engaosa y desleal: la parcialidad de la publicidad y los costes de
la competencia, Op. cit., pp. 2 y s

Los comerciantes desleales estn entonces aprovechando tal diversidad y

subjetividad de criterios respecto a la administracin para utilizar marcas
diferentes a las registradas, bajo el mismo objeto jurdico, o bien para crear
marcas similares y lograr su registro, evadiendo la declaratoria de nulidad
por parte del juez administrativo. Asimismo, se eluden condenas e
indemnizaciones en procesos civiles y penales, debido a la gran dificultad
del estudio de antecedentes figurativos y a la ausencia de facultades
sancionatorias por parte de INDECOPI.
2. Naturaleza y norma jurdica uniforme
Para llegar a afirmar que los derechos de propiedad industrial deben ser
protegidos de manera homognea, debemos primero estabilizar tanto la
naturaleza del objeto jurdico como la norma jurdica, que se refiere al
objeto. Comencemos por lo primero, estabilizar el objeto jurdico, ya que la
exposicin se complica si hablamos de nombres comerciales, marcas y
signos distintivos, pues sus naturalezas jurdicas difieren en jerarqua,
alcance y seguridad .Lo ideal sera hablar slo de marcas, las cuales se
dividen,

segn

teniendo

en

cuenta

su

representacin

grfica,

as:

nominativas, figurativas y mixtas, de las cuales la mixta es por excelencia la

marca ms utilizada5 y ms efectiva en sus fines comerciales dentro de un
mercado. Segn lo indica la doctrina, la marca mixta contempla los aspectos
visual, ortogrfico e incluso ideolgico o conceptual, razn por la cual
significa ms que una marca nominativa o figurativa, y es la ms solicitada
a la administracin. Sin embargo, la realidad nos indica que no podemos
hablar an de manera homognea de marcas, por ejemplo respecto a los
signos distintivos (signos que identifican a los establecimientos de
comercio) y los nombres comerciales (nombres con los cuales se identifican
los comerciantes al realizar su actividad). 6 Hay que decir que aunque el
5 Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Tratado de derecho administrativo,
tomo II, Universidad Externado de Colombia, Bogot, 2003, p. 39
6 Decisin 486. La CD configura un indicio razonable respecto a la PI en
virtud de los artculos 137 y 259 de la Decisin 486, y de la Circular nica
N 0, instructiva de la Decisin 486 del superintendente de industria y
comercio, en su numeral .2.5.5

ideal es el dominio de las marcas, la prctica indica que los nombres

comerciales pueden adquirir la misma entidad de las marcas, si se prueba
su uso y connotacin; por lo tanto, los vicios en el cotejo marcario se
presentan de igual manera entre exmenes de marcas, signos distintivos y
nombres comerciales.
INDECOPI ha sealado: la confusin grfica o visual se produce por la
simple observacin del signo, que conduzca a esa conclusin por la
identificacin o similitud, ya sea de palabras, frases, enseas, signos,
figuras, dibujos, etiquetas, etc. (Las cursivas se han aadido). INDECOPI
tambin comparte el mismo criterio de unificacin al referirse al signo como
concepto unvoco, que es lo comn a los tipos de representacin de tal
signo.
Ahora, al buscar homogeneizar la naturaleza del signo distintivo en una sola
categora: marca, debemos buscar estabilizar la norma jurdica que habla de
esta categora, esto es, buscar una sola norma uniforme. La Decisin 486,
Rgimen Comn sobre Propiedad Industrial de LA COMISION DE LA
COMUNIDAD ANDINA, es la indicada como nico referente normativo, por lo
cual estabilizaremos el objeto a travs de la marca y la norma a travs de la
Decisin 486 de 2000.Ahora, si bien los jueces civiles y penales no violan
con sus decisin es la Decisin 486 de 2000 ya que esta normativa es de
carcter administrativo, lo cierto es que los sistemas de valoracin vulneran
los derechos de propiedad industrial de sus titulares, por lo cual es
importante que el bien protegido posea una naturaleza jurdica estable, para
lograr mayor claridad en la proteccin por parte del Estado.
3.- Modelo social.
La marca es un bien jurdico de importancia econmica y cuenta con los
elementos necesarios para su proteccin. Vale sealar con claridad la
importancia conceptual del tema marcario y de su competencia judicial. El
tema puede verse desde diferentes categoras, por ejemplo:
1. Desde su accin: la accin marcaria, ejercitable nicamente por su
titular, permite que este defienda su marca tanto civil como penalmente,

una accin exclusiva de proteccin de la propiedad industrial. Por otro lado,

la accin de competencia desleal busca reprimir este tipo de actos en
cualquiera de los momentos en que se produzcan. 7
2. Desde su contexto: la propiedad industrial (PI), en el contexto jurdicoeconmico, presenta una relacin ms estrecha con el derecho de la
competencia;8 en la prctica, el fallo judicial y administrativo relacionado
con el aspecto patrimonial de los derechos de exclusividad relativos a la PI
est relacionado cada vez con capitales ms importantes. La marca
comercial super ya su pertenencia estricta al derecho mercantil y
pertenece ahora al derecho de la competencia como una de sus
herramientas, y la ausencia de uniformidad en su tratamiento ser un
generador de inseguridad jurdica que no afectar, en consecuencia,
solamente al derecho mercantil en su sentido positivo clsico, sino tambin
directamente al dela competencia y al orden pblico econmico.
3.-Desde su trascendencia: la PI, a su vez, hace parte de la propiedad
intelectual, junto a los derechos de autor y conexos. La propiedad industrial,
dentro del contexto de mercado, est ubicada justo entre los derechos de
sus titulares y los deberes de leal competencia en un mercado tanto de
comerciantes como de empresarios esto frente a los derechos del
consumidor

reconociendo

sus

titulares

derechos

exclusivos

imponindoles deberes y obligaciones que tienen como esencia la leal

competencia econmica y el respeto de los derechos exclusivos de otros
titulares; todo ello, a su vez, produce beneficios para el consumidor.
4. La induccin a error
En la creacin de marcas similares se requiere con frecuencia un diseador
o un publicista, quien por razn de su profesin domina los ritos de
comunicacin lingstica y no lingstica para crear confusin en el mercado
con fines de concurrencia y con pleno conocimiento del efecto que
producen. Por lo tanto tambin existen publicistas desleales, ya que las
7 Madrenas Boadas, Sobre la interpretacin de las prohibiciones de la
publicidad engaosa y desleal: la parcialidad de la publicidad y los costes de
la competencia, op. cit., pp. 2 y s
8 Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Tratado de derecho administrativo,
tomo II, Universidad Externado de Colombia, Bogot, 2003, p. 39

posibilidades de diseo y color son infinitas; en consecuencia los publicistas

no pueden alegar culpa en la elaboracin de imgenes de marca similares.
Una vez las imgenes de marca se encuentran en el mercado, ya contienen
tales signos una intencin de confundir lograda a travs de las particulares
habilidades del publicista, pero aparecen como signos inocentes dentro de
un espacio comn habitado por consumidores sociales, en el cual existen
tres eventos claramente determinables, eventos que van de lo leal a lo
desleal. El primero de ellos se denomina lmite de la concurrencia, y es la
situacin

en

la

cual

el

consumidor

medio

se

encuentra

en

clara

diferenciacin de marcas, situacin ideal de mercado. El segundo evento se

denomina induccin a error: las marcas no fielmente imitadas, sino
reproducidas

en

sus

elementos

caractersticos,

inducen

error

al

consumidor medio, exigindole un esfuerzo notableslo exigible al

consumidor profesional. Se presenta entonces el fenmeno de ineptitud
distintiva del signo.
El tercer evento se denomina imitacin fiel: aqu basta comparar el original
con la copia para deducir su imitacin, la prueba es sumaria, por lo tanto los
comerciantes y publicistas buscan no entrar en este evento para no dejar
prueba de su conducta desleal y no incurrir en el campo de la usurpacin
marcaria.
5. Modelo moderno de determinacin de imitacin de marcas.
Para lograr el xito en la proteccin de los derechos marcarios se requieren
mtodos de prueba que se adecen a los medios de engao cada vez ms
sutiles utilizados por los comerciantes desleales. Las clsicas pruebas de
cotejo de los funcionarios de INDECOPI para determinar la distintividad y
confundibilidad de los signos enfrentados escapan a los nuevos mtodos
artificiales desleales de induccin a error y confusin efectiva que se
presentan en el mercado, los cuales son propios de la dinmica del comercio
y de una sociedad que avanza tecnolgicamente, tanto positiva como
negativamente.
Adems de diferir conceptualmente, los mtodos comparativos estn
rezagados en cuanto a la evolucin y velocidad del comercio y del mercado.
La dificultad para demostrar con certeza casos de confusin ante la
administracin o el juez, segn el caso, vulnera intereses diversos, por

ejemplo: el de los consumidores que han sido engaados; los intereses del
mercado, como bien jurdico, al no permitir claridad en cuanto al origen
empresarial; y tambin los intereses de los comerciantes, afectados
doblemente, esto es, de manera directa, al no vender su producto original
cuando el consumidor engaado crey adquirir el mismo producto, y de
manera indirecta cuando el consumidor cree que tal producto o servicio de
inferior calidad al menos procede del mismo empresario que ofrece el
producto original.
6. El juez y la actitud comercial.
La falta de certeza de los jueces en cuanto a los fenmenos de
confundibilidad y distintividad, antes y despus del registro, genera
inestabilidad jurdica y subjetividad en la etapa probatoria, lo cual justifica la
proposicin de un mtodo de prueba de carcter objetivo en esta materia,
ya que los patrones probatorios de la similaridad de las marcas varan de un
juez a otro y se alejan de la sana crtica, para entrar en el campo puro de la
subjetividad.
La prueba es la misma en la Comunidad Andina, y esta uniformidad jurdica
es una de las razones por las cuales una decisin comunitaria andina es
posible, basada en la pertenencia a una misma familia jurdica, con
instituciones y estructuras judiciales y administrativas muy similares, en la
que se cuenta con autoridades administrativas, como oficinas nacionales
competentes que conceden las marcas y realizan los depsitos de nombres
y enseas comerciales, entre otras funciones; en Venezuela, el Servicio
Autnomo de la Propiedad Intelectual (SAPI); en Per, el Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI); en Ecuador, la Direccin Nacional de la Propiedad Industrial
(DNPI); y en Bolivia, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONPI).
7. Simultaneidad.
La mediacin y el arbitraje institucional especializado, como una opcin a
los jueces de comercio, balancea el sistema al proporcionarle una oferta
pblica y privada de jueces con perfil comercial. Los beneficios del sistema

deben cobijar armnicamente como bloque comercial a la Comunidad

Andina de Naciones.