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La elaboracin de este documento ha sido posible gracias al decidido apoyo del Proyecto USAID | Facilitando
Comercio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
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participantes del curso, y puede ser reproducida total o parcialmente, informando previa y expresamente a los
propietarios de los derechos de autor, y mencionando los crditos y las fuentes de origen respectivas.
Asimismo se debern enviar tres ejemplares o copias de los productos elaborados al Proyecto USAID |
Facilitando Comercio y al Indecopi.
Contenido
1. NOCIONES GENERALES SOBRE SIGNOS DISTINTIVOS............................... 4
1.1. Los signos distintivos como elementos de la Propiedad Intelectual ........... 4
1.2. Signos distintivos regulados en la legislacin andina y nacional ................ 7
1.2.1. Marcas ................................................................................................. 7
1.2.2. Lemas comerciales ............................................................................ 10
1.2.3. Nombres comerciales ........................................................................ 14
1.2.4. Denominaciones de origen ................................................................ 16
1.2.5. Marcas colectivas .............................................................................. 19
1.2.6. Marcas de certificacin ...................................................................... 20
1.3. Principios que rigen la proteccin de los signos distintivos en el Per ..... 22
1.3.1. Principio de inscripcin registral ........................................................ 22
1.3.2. Principio de buena fe ......................................................................... 23
1.3.3. Principio de territorialidad .................................................................. 24
1.3.4. Principio de especialidad ................................................................... 24
1.3.5. Excepciones a algunos principios ...................................................... 25
se
designan
los
derechos
subjetivos
privados
que
los
Diseos industriales.
Esquemas de trazado de circuitos integrados.
Signos distintivos: marcas, lemas comerciales, nombres comerciales,
denominaciones de origen, marcas colectivas y marcas de
certificacin.
En cuanto a los signos distintivos, es fcil constatar que vivimos en un mundo
donde su presencia es constante.
Legislativo
No.
1075
(Decreto
Legislativo
que
aprueba
1.2.
1.2.1. Marcas
Las marcas son muy importantes en una economa social de mercado pues
constituyen signos que permiten diferenciar los diversos productos y servicios que
se ofrecen al consumidor. Al respecto, Carlos Fernndez-Nvoa sostiene que el
signo asociado a los productos por el empresario se convierte en una verdadera
marca cuando la contemplacin del signo desata en la mente de los consumidores
las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena
fama de los productos a las que antes se hizo alusin. () Es, por tanto,
innegable que la marca no puede surgir sin la participacin de los consumidores3.
En cuanto a su definicin legal, en el artculo 134 de la Decisin 486 se establece
que constituyen marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o
servicios en el mercado. Podrn registrarse como marcas los signos susceptibles
de representacin grfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de
aplicar una marca en ningn caso ser obstculo para su registro.
Las marcas son activos muy valiosos dentro de una empresa. Para conocer cifras
acerca del valor de las marcas en el mercado global, una muy buena referencia es
el estudio que todos los aos realiza la consultora INTERBRAND. De acuerdo con
ella, en el ao 2010 las diez marcas de mayor valor en el mundo fueron4:
Pas de origen
EE.UU.
70,452
EE.UU.
64,727
EE.UU.
60,895
EE.UU.
43,557
EE.UU.
42,808
EE.UU.
33,578
EE.UU.
32,015
Finlandia
29,495
EE.UU.
28,731
No.
Marca
FERNNDEZ-NVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. 2da. Ed. Madrid: Marcial Pons, 2004.
Pg. 30
4
Fuente de las cifras e imgenes: http://www.interbrand.com/es/knowledge/best-global-brands/best-globalbrands-2008/best-global-brands-2010.aspx La metodologa y los criterios utilizados en el estudio se
encuentran
en
http://www.interbrand.com/es/best-global-brands/best-global-brandsmethodology/Overview.aspx
10
EE.UU.
26,867
De igual modo, los consumidores peruanos hemos asociado ciertas marcas con
nuestra nacin. En una reciente encuesta publicada por el diario EL COMERCIO
el 25 de julio de 2010, a propsito de las celebraciones por Fiestas Patrias, ante la
pregunta cules son las tres marcas que representan mejor al Per? 5, el listado
de respuestas fue encabezado por:
1. INCA KOLA
(37%)
2. GLORIA
(28%)
La correspondiente Ficha tcnica indica: Encuesta realizada por Ipsos Apoyo Opinin y Mercado S.A. por
encargo del Diario El Comercio No. de registro: 0001-REE/JNE. Sistema de muestreo: Probabilstico,
estratificado. Muestra: 1200 personas en 17 ciudades representativas del pas. Nivel de representatividad:
100%. Procedimiento de seleccin de encuestados: En la localidad, probabilstico estratificado; por zona,
probabilstico y sistemtico con inicio aleatorio; por hogar, probabilstico y sistemtico con inicio aleatorio; y
por persona, por cuotas de sexo, edad y NSE. Fechas de aplicacin: entre el 13 y 16 de julio de 2010. Margen
de error: 4,4%. Nivel de confianza: 96%. Universo: Poblacin urbana del pas, hombres y mujeres de 18 aos
a ms.
6
(26%)
Con el paso de los aos, algunas marcas pueden llegar a tener hasta una
conexin emocional con el consumidor. Ello se refleja en la respuesta brindada
por Johnny Lindley Surez, gerente general de la Corporacin Lindley, cuando se
le pregunt por qu pensaba que a los peruanos nos gusta tanto INCA KOLA.
Lindley manifest: es un gusto adquirido, ya est en nuestros genes. En 2010
cumplimos 75 aos y somos ya una tradicin peruana. Lo otro es que, desde que
se concibi la formula, se busc algo diferente en aroma, sabor y color. El color
amarillo refleja el oro de los incas. En cuanto a aroma y sabor, se busc que no
estuviera asociada a algo especfico, sino que fuera inclusiva. () Es una bebida
de fantasa, que da satisfacciones gustativas, emocionales y evocativas8.
En los captulos siguientes se analizarn las funciones de las marcas, requisitos
de registrabilidad, prohibiciones absolutas y relativas, as como el procedimiento
de registro.
1.2.2. Lemas comerciales
Tomando en cuenta que la publicidad es el mecanismo por excelencia para
posicionar un signo en el mercado, los lemas comerciales o eslganes constituyen
aquellas palabras o frases que los empresarios utilizan para reforzar el recuerdo
que un consumidor tiene sobre una marca determinada. Al respecto, en el artculo
175 de la Decisin 486 se indica que se entiende por lema comercial la palabra,
7
http://www.100aosdehistorias.pe/index.php/2010/09/%C2%BFla-inca-kola-tiene-hierbaluisa-manzanillaplatano-cana-de-azucar%E2%80%A6/
10
A continuacin
GIUFFRA, Bruno. Triunfadores Peruanos. BCP, una historia de liderazgo y compromiso en beneficio de sus
clientes. Lima: Empresa Editora El Comercio, 2010. Pg. 113.
11
Sobre LA BEBIDA DEL PER, lema comercial utilizado junto con INCA KOLA, el
chef Adolfo Perret, dueo del restaurante PUNTA SAL y difusor de la comida
peruana, seala que con respecto a la asociacin entre la bebida y la identidad
nacional, () sta es una ligazn frrea, casi indisociable a estas alturas. Hemos
sido testigos de que Inca Kola, desde sus inicios, marc un hito: se volvi la
bebida del Per. Se habla de una bebida que con todo combina. Esto genera
fidelidad por parte del consumidor10.
Cabe destacar tambin que los lemas comerciales son intensamente utilizados en
el mundo. Precisamente, la revista ADVERTISING AGE coloc al lema comercial
JUST DO IT (complementario de la marca NIKE) dentro de la lista de los diez
mejores eslganes del siglo XX en Estados Unidos11. Sobre este lema, Robert
10
CHUMPITAZI, Rolando y Gustavo RODRGUEZ. Triunfadores Peruanos. Corporacin Lindley Inca Kola. El
dulce sabor de la peruanidad. Lima: Empresa Editora El Comercio, 2010. Pg. 131 y 135.
11
12
podr
registrarse
como
lema
comercial
una
frase
simple,
13
No obstante esta Resolucin fue emitida cuando se encontraba vigente la Decisin 344, la correspondiente
interpretacin es actualmente aplicable pues la Decisin 486 regula de la misma forma a los lemas
comerciales.
13
Tampoco podr registrarse como lema comercial una frase que sin
fantasa alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desea
publicitar.
Para su acceso a registro, el concepto o idea que el lema comercial
pretenda transmitir a los consumidores no debe ser genrico ni
descriptivo en relacin a los productos o servicios que la marca que
publicita distingue. El registro del lema comercial no debe convertirse en
una va para obtener proteccin legal de denominaciones que, por ser
genricas o descriptivas, no podran ser registradas como marcas.
En concordancia con lo anterior, no cualquier frase puede ser inscribirse como
lema comercial, debe contar por s misma con suficiente aptitud distintiva para
complementar la marca.
Finalmente, cabe mencionar que en el Per los lemas comerciales se encuentran
jurdicamente enlazados con las marcas, lo cual se refleja en el artculo 178 de la
Decisin 486 que indica que un lema comercial deber ser transferido
conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estar sujeta
a la del signo.
1.2.3. Nombres comerciales
El nombre comercial constituye aquel signo que un empresario utiliza para
identificar a su actividad mercantil. Sobre el particular, en el artculo 190 de la
Decisin 486 se indica que un nombre comercial es cualquier signo que
identifique a una actividad econmica, a una empresa, o a un establecimiento
mercantil.
14
actividad comercial,
15
14
Sobre esta marca, SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. seala que Bells es una lnea especializada en
abarrotes. As, encontramos desde aceites para cocina, mermeladas y conservas de pescado, hasta huevos y
panetones. Es la marca emblemtica de Supermercados Peruanos y se distingue por ofrecer una propuesta
de precio bajo a la mejor calidad. Fuente: http://www.plazavea.com.pe/nuestras-marcas
15
Fuente propia.
15
16
17
en
base
un
nombre
comercial
(utilizado
registrado),
el
16
Fuente propia
17
Fuente propia
16
designar
los
productos
obtenidos
por
la
211.001),
elaborados
en
la
costa
de
los
valles
de
Locumba,
Sama
Caplina,
GIGANTE CUSCO
Yucay,
Maras,
Machupicchu
17
de
Chulucanas,
provincia
de
Morropn,
LOCHE DE
LAMBAYEQUE
18
b)
la lista de integrantes; y,
c)
19
PUNKT-DUALES
DEUTSCHLAND
20
21
1.3.
Per
1.3.1. Principio de inscripcin registral
En materia de signos distintivos seguimos en el Per un sistema atributivo o
constitutivo de adquisicin de derechos, mediante el cual la propiedad sobre una
marca se obtiene con su registro ante la Direccin de Signos Distintivos del
INDECOPI. Ello en virtud del artculo 154 de la Decisin 486 que seala que el
derecho al uso exclusivo de una marca se adquirir por el registro de la misma
ante la respectiva oficina nacional competente18.
No obstante lo antes mencionado, este principio tiene dos excepciones:
a) Prioridad: Involucra solicitar el registro de una marca en un pas
diferente de aqul en el cual fue presentada la primera solicitud. En
este caso se podr reivindicar la fecha de presentacin de la primera
solicitud.
18
Cabe indicar en este punto que el artculo 155 de la Decisin 486 seala que el registro de una marca
confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes
actos:
a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idntico o semejante sobre productos para los cuales se ha
registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales sta se ha registrado; o sobre
los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, despus de que se hubiese aplicado o colocado sobre
los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para
los cuales sta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales
productos;
c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la
marca, as como comercializar o detentar tales materiales;
d) usar en el comercio un signo idntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios,
cuando tal uso pudiese causar confusin o un riesgo de asociacin con el titular del registro. Tratndose del
uso de un signo idntico para productos o servicios idnticos se presumir que existe riesgo de confusin;
e) usar en el comercio un signo idntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de
cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un dao econmico o
comercial injusto por razn de una dilucin de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la
marca, o por razn de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
f) usar pblicamente un signo idntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no
comerciales, cuando ello pudiese causar una dilucin de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario
de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.
22
Como se indic anteriormente, contrariamente a lo que sucede con las marcas, el nombre comercial no
requiere de registro para su proteccin. El derecho sobre el mismo se adquiere con su primer uso en el
mercado.
20
GONZLEZ PREZ, Jess. El principio general de la buena fe en el Derecho Administrativo. 3ra. Ed.
Madrid: Civitas, 1999. Pg. 117-118.
23
mala fe el registro de las marcas de la empresa que representa pues en este caso
conoce que estos signos le pertenecen a un tercero.
1.3.3. Principio de territorialidad
El principio de territorialidad establece como regla general que una marca goza de
proteccin nicamente en el territorio del pas en el cual ha sido registrada. Este
principio se encuentra en el artculo 2093 del Cdigo Civil del Per que establece
que la existencia y los alcances de los derechos reales relativos a obras
intelectuales, artsticas o industriales se rigen por lo dispuesto en los tratados y
leyes especiales; y si stos no fueran aplicables, por la ley del lugar donde dichos
derechos se hayan registrado. La ley local establece los requisitos para el
reconocimiento y ejercicio de tales derechos.
Asimismo, sobre este principio, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en
el Proceso No. 17-IP-98, seal que la regla general en Derecho Marcario es la
de que el derecho exclusivo que para el titular de una marca le otorga el registro
de la misma debe circunscribirse al mbito territorial en que se aplica la ley
marcaria. Esta connotacin territorial hace tambin que las marcas registradas en
el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un pas
determinado.
1.3.4. Principio de especialidad
El titular de una marca se encuentra facultado a impedir que un tercero no
autorizado registre o utilice un signo idntico o similar. En este caso, para evaluar
el posible riesgo de confusin debe tomarse en consideracin el denominado
principio de especialidad, mediante el cual quien tenga una marca registrada o
solicitada podr defenderla nicamente en el mbito de los productos o servicios
idnticos o similares. Al respecto, el artculo 136 de la Decisin 486 seala que no
podrn registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idnticos o se
24
25
este tipo especial de marcas rompen los antes explicados principios de inscripcin
registral, territorialidad y especialidad.
Precisamente, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI,
mediante Resolucin No. 2951-2009/TPI-INDECOPI de fecha 9 de noviembre de
2009, estableci como precedente de observancia obligatoria, entre otros puntos,
lo siguiente: La proteccin especial que se da a las marcas notoriamente
conocidas rompe los principios de especialidad y territorialidad. As, respecto al
principio de especialidad, dicha proteccin se extiende a los productos o servicios,
con independencia de la clase a la cual pertenezcan, yendo ms all de las pautas
generales
para
el
establecimiento
de
conexin
competitiva
entre
los
26
ANEXO I
CLASIFICACION INTERNACIONAL DE NIZA
Novena Edicin, 2007
TITULOS DE LAS CLASES
PRODUCTOS
CLASE 1
CLASE 2
CLASE 3
CLASE 4
Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; productos para absorber, rociar y
asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de
alumbrado; velas y mechas de iluminacin.
CLASE 5
para
apsitos;
material
para
empastes
improntas
dentales;
y tuberas
metlicos; cajas
de caudales; productos
metlicos
no
27
CLASE 7
CLASE 8
CLASE 9
Aparatos
instrumentos
cientficos,
nuticos,
geodsicos,
fotogrficos,
CLASE 11
CLASE 12
CLASE 13
CLASE 14
CLASE 15
Instrumentos musicales.
CLASE 16
28
CLASE 18
CLASE 19
CLASE 20
CLASE 21
CLASE 22
CLASE 23
CLASE 24
CLASE 25
29
CLASE 26
CLASE 27
CLASE 28
CLASE 29
CLASE 30
Caf, t, cacao, azcar, arroz, tapioca, sag, sucedneos del caf; harinas y
preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelera y de confitera,
helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre,
salsas (condimentos); especias; hielo.
CLASE 31
CLASE 32
CLASE 33
CLASE 34
SERVICIOS
CLASE 35
CLASE 36
30
CLASE 37
CLASE 38
Telecomunicaciones.
CLASE 39
CLASE 40
Tratamiento de materiales.
CLASE 41
CLASE 42
CLASE 43
CLASE 44
CLASE 45
31