CAPTULO 4.

12

Contratos de Licencia en Biotecnologa Agrcola*

RICHARD S. CAHOON, Director Ejecutivo, Cornell Center for Technology, Enterprise & Commercialization

y Vicepresidente Senior, Cornell Research Foundation, EE.UU.

resumen

Aunque similares en muchos aspectos a otros tipos de

acuerdos de licenciamiento, las licencias en biotecnologa
agrcola contienen algunos elementos particulares que
requieren de atencin especial. Examinando primero las
similitudes, este captulo revisa en detalle el contenido
estndar tpico que todos los acuerdos de licenciamiento
comparten, desglosando la estructura bsica y las
consideraciones de tales acuerdos. El captulo luego revisa
las particularidades de las licencias en biotecnologa
agrcola, centrndose en materias como los tipos de
propiedad mltiple que, con frecuencia, cubren una
tecnologa y/o producto nico, aspectos sobre la Libertad
para Operar que originan clusulas con el objetivo de
evitar la acumulacin de regalas, clusulas filantrpicas
y de aplicacin humanitaria, y obligaciones de gestin.

1. INTRODUCCIN
Biotecnologa Agrcola es un trmino bastante
amplio, que puede incluir cultivos celulares,
fermentaciones, bioprocesamiento, reproduccin
y cra de animales, mtodos e instrumentos de
diagnstico y el control biolgico de enfermedades
y plagas vegetales. Un aspecto importante y
complejo en la gestin y licenciamiento de la
PI en la biotecnologa agrcola se relaciona con
la ingeniera gentica de plantas y animales a
travs de la qumica aplicada al cido nucleico
y las tecnologas relacionadas. Estas tecnologas
incluyen mtodos y materiales para el aislamiento

de segmentos funcionales del ADN (por

ejemplo, genes y promotores), la creacin de
construcciones genticas (esto es, paquetes
funcionales de secuencias de ADN) y la insercin
estable de genes en plantas y animales. Este
captulo se centra en estas materias (los trminos
biotecnologa agrcola y agro-biotecnologa se usarn
de manera anloga para describir esta rea de la
ingeniera gentica). Dado que a la fecha la mayor
parte de la actividad en ingeniera gentica en la
agricultura se ha aplicado en plantas, el anlisis
se centra en tecnologas vegetales. Pero muchos
de los principios para la gestin y licenciamiento
de la propiedad intelectual y biolgica de la
agro-biotecnologa basada en plantas se aplican
igualmente para animales y microbios.
El tema de este captulo son los acuerdos
de licenciamiento. Se exploran la naturaleza y
propsito bsicos de un acuerdo de licenciamiento:
la definicin y transferencia de ciertos derechos de
propiedad entre dos o ms partes, compartiendo
los derechos y obligaciones especificados entre las
partes. Una licencia se diferencia de una venta
en que la titularidad no se transfiere, sino que
se mantiene en manos del propietario original.
En una licencia, el titular, llamado el licenciante,
transfiere ciertos derechos de posesin y uso (pero
no la titularidad), al receptor de tales derechos (el
licenciatario).

Cahoon RS. 2010. Contratos de Licencia en Biotecnologa Agrcola. En Gestin de la Propiedad Intelectual e Innovacin
en Agricultura y en Salud: Un Manual de Buenas Prcticas (eds. espaol P Anguita, F Daz, CL Chi-Ham et al.). FIA:
Programa FIA-PIPRA (Chile) y PIPRA (USA). Disponible en lnea: http://fia.pipra.org.
Los Editores concedieron el permiso de usar este material.
2010. RS Cahoon. Compartiendo el arte de la gestin de PI: la reproduccin y la distribucin a travs de internet para
fines no comerciales, est permitida y fomentada.

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Como en cualquier otro sector, el proceso

de creacin de un acuerdo de licenciamiento
en agro-biotecnologa involucra la definicin
precisa de la propiedad de inters, la articulacin
de los derechos exactos del licenciante y
el licenciatario respecto de la propiedad
despus de firmar el acuerdo, y los derechos y
obligaciones de cada parte una vez en rgimen.
A continuacin se definen los elementos de este
proceso y se describen los aspectos inherentes al
licenciamiento en agro-biotecnologa. Tambin
se sugieren los mtodos de licenciamiento ms
convenientes.

2. ANTECEDENTES GENERALES DEL

LICENCIAMIENTO DE BIOTECNOLOGA
AGRCOLA
La decisin de licenciar una invencin en agrobiotecnologa se basa tpicamente en algunos
antecedentes importantes:
el costo significativo para la creacin,
desarrollo y comercializacin de productos
generados con biotecnologa agrcola
el papel crtico que juegan las regulaciones
gubernamentales en los ensayos y la
comercializacin de productos
la importancia de la percepcin y aceptacin
del pblico en general respecto de productos
de la biotecnologa agrcola
la necesidad de utilizar numerosas
tecnologas distintas (y con frecuencia
propietarias) para crear productos con
biotecnologa agrcola
Este ltimo elemento conduce a los siguientes
problemas relacionados:
el problema de la tragedia de los
anticomunes, generada por la existencia de
distintos titulares de tecnologas en relacin
con un nico producto
el desafo de lograr la Libertad para Operar
(FTO, por sus siglas en ingls, freedom to
operate) con tecnologas y productos de la
biotecnologa agrcola.
el problema de la acumulacin de regalas
(royalty stacking), en la cual cada dueo de
una tecnologa propietaria tiene expectativas

de obtener regalas significativas producto

de las ventas
las mltiples formas de propiedad que
pueden existir simultneamente para una
misma tecnologa o producto, como:
- patentes de utilidad
- patentes de planta
- derechos de obtentor (por ejemplo, la
proteccin de obtenciones vegetales
sobre la base del Convenio UPOV)
- secreto comercial
- marca registrada
- propiedad biolgica tangible
las caractersticas particulares de la industria
agrcola, esto es:
- bajos mrgenes de utilidad
- la economa de materias primas
- aspectos de seguridad nacional en la
alimentacin
- preocupaciones humanitarias respecto
del hambre y la desnutricin

3. ASPECTOS GENERALES DE LAS

LICENCIAS EN AGRO-BIOTECNOLOGA
Los factores antes mencionados se combinan
para determinar y restringir los trminos y
condiciones de las licencias en biotecnologa
agrcola. Por ejemplo, los aspectos multifacticos
de los posibles instrumentos de propiedad en
biotecnologa agrcola requieren que el tipo y
alcance de los derechos de propiedad contenidos
en la licencia sean descritos cuidadosamente.
Incluye la licencia un certificado de patente y
proteccin de variedad vegetal para una nueva
variedad de planta? Incluye la licencia derechos
de posesin limitados para materiales tangibles,
como semillas, esquejes vegetales o cultivos de
tejidos?
Del mismo modo, se debe expresar claramente
la naturaleza precisa de los derechos concedidos
al licenciatario. Se limita el permiso a la libertad
para operar sin exclusividad slo para efectos de
realizar ensayos o es un derecho exclusivo para la
fabricacin, utilizacin y venta? El permiso incluye
derechos para introducir mejoras a la tecnologa o
producto y a las futuras invenciones relacionadas
(por ejemplo, el derecho para fabricar, utilizar y

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vender una planta transgnica o los derechos para

todos los cruzamientos hechos con esa planta por
medio de tcnicas de cultivo convencionales)?
Y permite la cesin de derechos de propiedad
sobre desarrollos adicionales llevados a cabo por el
licenciatario? Por ejemplo, la cesin de derechos
sobre una planta transgnica incluye el derecho a
usar componentes individuales de la construccin
gentica (individualmente o en combinacin)
en otras construcciones y eventos transgnicos
vegetales realizados por el licenciatario?
Las licencias de agro-biotecnologa debieran
tambin definir con exactitud los derechos de
sublicenciamiento concedidos al licenciatario.
Por ejemplo, se limita el sublicenciamiento a
eventos de transformacin gentica especficos o
a componentes genticos? Finalmente, cul es el
alcance geogrfico de estos derechos? Se conceden
ciertos derechos en un pas, pero no en otro?
Pudieran limitarse los derechos de cultivo a un
pas, por ejemplo, y la comercializacin a otro.
Los bajos mrgenes de utilidad tpicos de
la agricultura de materias primas (commodities)
naturalmente disminuyen las tasas de regalas que
el titular de la tecnologa puede esperar obtener.
Por razones similares son poco frecuentes los pagos
anticipados cuantiosos, habituales en la industra
farmacutica.
La otra cara de los derechos son las obligaciones,
y varias clusulas de la licencia definirn las
obligaciones del licenciatario. Las ms obvias son
las obligaciones econmicas. Se definirn los pagos
que debe realizar el licenciatario, los que pueden
incluir pagos por la licencia, regalas sobre la venta
de productos, pagos frente al cumplimiento de
hitos y gastos en PI. Tales obligaciones se pueden
definir con diversas estructuras, calendarizacin y
trminos particulares. En licencias de biotecnologa
agrcola, los hitos pueden incluir la consecucin
de ensayos de campos exitosos, aprobacin
regulatoria y la primera venta de un producto.
Otras obligaciones del licenciatario probablemente
incluyan la observancia de la legislacin pertinente,
el asumir riesgos comerciales y el aseguramiento
de la calidad del producto.
La licencia pudiera tambin incluir
obligaciones del licenciatario en relacin con el
sublicenciamiento obligatorio, diligencia en el

desarrollo comercial, requisitos de rotulado, uso de

una marca registrada, confidencialidad y requisitos
para ciertos usos filantrpicos y humanitarios,
especialmente en pases en vas de desarrollo.
Es probable que la licencia tambin contenga
obligaciones para el licenciante. Por ejemplo, el
licenciante pudiera estar obligado a suministrar
una cantidad especificada de material biolgico a
lo largo de un determinado perodo. Asimismo,
pudiera exigirse que el licenciante provea knowhow y/o acceso a datos propietarios, documentos e
informacin relacionada. En algunas ocasiones, los
licenciantes son obligados a realizar ciertos ensayos
o trabajos de laboratorio, o bien a comprometer el
acceso a futuras invenciones y mejoras. Casi con
seguridad, se exigir que el licenciante garantice
sus derechos de propiedad y quizs tambin niveles
de rendimiento del producto, la no infraccin de
PI licenciada, etc.
Por supuesto, las partes involucradas en
la licencia debern atenerse a un conjunto
de requisitos legales que son estndares en
cualquier contrato, como notificaciones formales,
protocolos para enmiendas contractuales,
resolucin de conflictos, utilizacin de nombres
y el reconocimiento de recursos y jurisdicciones
legales. Aun cuando cada clusula de un contrato
es importante, una de estas clusulas de contenido
legal estndar, las garantas y representaciones,
es especialmente crtica. Su redaccin define con
exactitud los compromisos asumidos por las partes
y siempre debe ser examinado en detalle.
Las clusulas ms importantes de una licencia
en biotecnologa agrcola se describen en mayor
detalle a continuacin y se revisan algunas de las
implicancias particulares del licenciamiento en
este sector de la tecnologa.

4. PRINCIPALES CLUSULAS EN LAS

LICENCIAS DE BIOTECNOLOGA
AGRCOLA
4.1 El prlogo

Las clusulas del prlogo que definen con exactitud

las partes involucradas y entregan antecedentes
y contexto al acuerdo no son exclusivas de las
licencias de biotecnologa agrcola. Como en
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cualquier licencia, las clusulas del PRLOGO

de una licencia de biotecnologa agrcola son una
buena premisa para los trminos y condiciones
del acuerdo, siempre que estn bien redactadas.
4.2 Definicin de los derechos de propiedad

En el licenciamiento de biotecnologa agrcola

es de particular importancia el definir con
exactitud los derechos de propiedad contenidos
en y transferidos por el acuerdo. Los materiales
biolgicos deben ser descritos con precisin.
Por ejemplo, nminas completas de las lneas
de cultivos vegetales mencionadas, lneas de
tipos celulares, plsmidos, y similares, deben ser
anexadas al acuerdo. Todas las patentes, solicitudes
de patentes y certificados de proteccin vegetal
deben ser detallados en un anexo que incluya los
nmeros de serie y los pases para los cuales rigen.
Tambin debe quedar claro cules derivados de
patentes y aplicaciones han de ser considerados en
la cesin de derechos, incluyendo continuaciones,
continuaciones
parciales,
divisionales
y
revaluaciones.
4.3 Cesin de derechos

Esta clusula del acuerdo de licenciamiento

define con precisin los derechos traspasados
al licenciatario por el titular licenciante. En la
biotecnologa agrcola probablemente haya una
mezcla de derechos concedidos. Por ejemplo,
es posible que el licenciatario reciba el derecho
de exclusividad para comercializar una lnea
especfica de planta transgnica, pero no para
producir variantes de la planta. En la cesin
de exclusividad comercial para una lnea de
planta transgnica lo ms probable es que no se
incluya el derecho para fabricar, utilizar o vender
cualquiera de los componentes de la construccin
gentica por s sola o en combinacin, sino que
exclusivamente como una parte inextricablemente
enlazada de la planta transgnica especfica.
La cesin de derechos debe, asimismo, definir
cualquier delimitacin territorial. Como en toda
PI, las patentes de biotecnologa agrcola son
especficas para cada pas. Pero en la biotecnologa
agrcola esto pudiera incluir limitaciones en
las exportaciones provenientes de pases en los
cuales se ha concedido el derecho para producir

y comercializar. Adems, los licenciantes de

biotecnologa agrcola ofrecen incentivos para
que los licenciatarios cedan sub-licencias,
particularmente cuando estas cubran mercados
en los cuales el licenciatario sea dbil o incluso no
tenga presencia alguna. En consecuencia, la cesin
de derechos de sublicenciamiento y su alcance es,
con frecuencia, un punto importante.
En biotecnologa agrcola es de especial
relevancia definir si el licenciatario podr utilizar
la tecnologa para crear nuevas variantes. Por
ejemplo, tendr el licenciatario el derecho de
hacer cruzamientos de la lnea vegetal licenciada
en exclusividad con su propio germoplasma
propietario? De ser as, afectar esto a otros
trminos de la licencia, como la tasa de regala
comprometida?
La cesin de derechos definir la naturaleza
de la exclusividad en los derechos, as como
la existencia de lmites en la duracin de la
exclusividad. Por ejemplo, algunas licencias
exclusivas conceden un plazo de unos cinco aos
para colocar el producto en el mercado (leadtime), despus del cual se revierte la licencia.
Las licencias no exclusivas son comunes en
licenciamientos de biotecnologa agrcola, pero
tambin con frecuencia se conceden licencias
nicas, exclusivas y coexclusivas.
Finalmente, las licencias en biotecnologa
agrcola son relativamente nicas con respecto al
alcance del concepto de derechos en los campos
de aplicacin. En las licencias de biotecnologa
agrcola, el campo de aplicacin tpicamente se
refiere a un tipo de cultivo que puede encontrarse
definido en forma amplia o estrecha. Por ejemplo,
la cesin de derechos puede incluir ampliamente
el derecho a fabricar, utilizar y vender todas las
monocotiledneas y dicotiledneas creadas usando
la tecnologa. O bien, el campo de aplicacin
pudiera conceder solamente monocotiledneas
o slo maz. El terreno de la concesin de uso
es particularmente frecuente en la concesin del
licenciamiento de componentes de construcciones
genticas en la biotecnologa agrcola, tales como
genes, marcadores seleccionables, potenciadores
de transcripcin o promotores. Esto se debe a
que las tecnologas con frecuencia son de amplia
aplicabilidad.

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4.4 Retribucin

Las clusulas de retribucin del acuerdo son las

ms conocidas. Es comn a todas las licencias,
incluyendo a las de biotecnologa agrcola.
Cunto cost la licencia? Cun valiosa es la
licencia? Estos son aspectos estndares cubiertos
en las clusulas de retribucin, las que estn
diseadas para resolver aspectos del costo de
oportunidad para el licenciante y para justificar el
valor potencial, costo de desarrollo y potencial de
mercado de los derechos licenciados. Las licencias
en biotecnologa agrcola pudieran permitir el
intercambio de germoplasma y el acceso a otras
tecnologas de propiedad del licenciante. Por
ejemplo, es posible que el licenciatario le provea al
licenciante de una construccin gentica de acceso
a su valioso germoplasma para transformaciones
futuras. Como se ha mencionado anteriormente,
el licenciamiento en biotecnologa agrcola tiene
tpicamente retribuciones de licencia menores y
con frecuencia se caracterizan por pagos frente a
hitos en las etapas crticas de desarrollo comercial.
4.5 Pago de regalas

Como la mayora de las licencias, los acuerdos en

biotecnologa agrcola contienen disposiciones
para el pago de regalas asociados a volmenes
de venta. Con frecuencia, esta asociacin es
un porcentaje de las ventas netas. Debido a los
bajos mrgenes de utilidad en la agricultura, este
porcentaje casi siempre es muy inferior al 10%.
De hecho, son corrientes regalas entre el 1% y
el 5%.
Un aspecto relativamente singular en la
determinacin de regalas en la biotecnologa
agrcola es el importante problema de la
acumulacin de regalas (royalty stacking). Este
problema surge toda vez que distintos propietarios
intelectuales de componentes tangibles o
intangibles de un producto de biotecnologa
agrcola esperan, cada cual, una regala razonable
para cada venta. Todos los titulares estarn
entonces acumulando sus expectativas de regalas
sobre la venta de cada producto. Aun cuando esto
pudiera resultar relativamente fcil de manejar
para dos o tres regalas distintas acumuladas, es
imposible de manejar cuando existen muchas y/o
cuando algn titular de los componentes espera

una regala demasiado cuantiosa. Por ejemplo, es

comn que cada uno de los cuatro o cinco titulares
de distintos componentes tcnicos propietarios
solicite la mitad del margen de utilidad.
Obviamente, este tipo de acumulacin de regalas
hace que no sea factible la comercializacin
de un producto de biotecnologa agrcola. Las
disposiciones en relacin con la acumulacin de
regalas en las licencias de biotecnologa agrcola
estn diseadas para mitigar este problema.
Aunque tales disposiciones pueden ser difciles de
negociar, una vez implementadas pueden ofrecer
un protocolo de distribucin proporcional que
se ajusta automticamente a los cambios en la
estructura de titularidad de las tecnologas a lo
largo del tiempo.
Otros mecanismos frecuentes en la definicin
de regalas incluyen pagos de retribucin fijos,
basados en algn tipo de clculo sobre el valor
agregado. Por ejemplo, en los Estados Unidos,
las regalas sobre las ventas de maz transgnico
con resistencia a los lepidpteros y/o herbicidas
(esto es, maz Bt o maz Roundup Ready*) se han
basado en un tasa tecnolgica fija (tech fee) por
cada bolsa de semilla. Descuentos, el uso de la
marca registrada, incentivos y otros mecanismos
actan sobre la tasa fija, modificando su monto
final.
4.6 Pago mnimo de regalas

Las obligaciones respecto de pagos mnimos en

regalas no son exclusivas de la biotecnologa
agrcola. Son frecuentes en todas las licencias
exclusivas. En las licencias de biotecnologa
agrcola, estos pagos suelen estar vinculados
al alcance de los derechos concedidos, en
particular los derechos territoriales y de campos
de aplicacin. Por ejemplo, el licenciante
puede utilizar pagos mnimos incrementados o
reducidos como incentivo (o desincentivo) para
que el licenciatario procure la comercializacin de
ciertos tipos de cultivos en determinados pases.
4.7 Uso filantrpico y humanitario

Con frecuencia existen presiones para incluir

disposiciones filantrpicas o humanitarias
en las licencias de biotecnologa agrcola,
particularmente si los cultivos son un alimento
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bsico importante (por ejemplo, arroz o trigo)

en pases en desarrollo. Tales disposiciones
existen para establecer lmites claros entre el
mbito comercial y aquellos usos que impactan
directamente en la poblacin pobre del
pas. Aunque hay diversas formas de definir
estos lmites, suelen basarse en las escalas
de produccin y el alcance de la actividad
comercial. Estas definiciones dependen del
cultivo, del pas y de la situacin socioeconmica
en particular. Por ejemplo, cultivar tres rboles
de palta probablemente sea calificado como
uso filantrpico en Bangladesh. Cultivar ah
veinticinco rboles puede ser o no filantrpico;
una plantacin de 500 hectreas, seguramente
sera considerada comercial. Sin embargo, si la
produccin de estas 500 hectreas se utilizara por
una organizacin sin fines de lucro para alimentar
a los pobres, probablemente sera considerada de
uso filantrpico. El diseo e implementacin
de las limitaciones para el uso filantrpico es
esencial, as como el monitoreo continuo de su
cumplimiento. El uso filantrpico siempre debe
ser considerado cuando se trata de alimentos
bsicos en pases en desarrollo. Sin embargo,
estas disposiciones no deben ser usadas para
disfrazar usos a escala comercial.
Las disposiciones sobre el uso filantrpico
o humanitario de una licencia comercial en
biotecnologa agrcola suelen identificar una
tercera parte responsable de implementar las
disposiciones no comerciales. La licencia tambin
pudiera definir determinados protocolos para la
interaccin entre el licenciatario comercial y el
licenciatario del uso filantrpico. Existir una
segunda licencia de uso filantrpico, entre el titular
de la tecnologa y su socio no comercial. Tales
licencias generalmente contienen obligaciones
de regalas u otras retribuciones. Sin embargo,
pudieran exigrsele al licenciatario estrictas
obligaciones para el control y monitoreo de la
tecnologa y productos, de forma de asegurar la
consecucin tanto de las metas filantrpicas como
de aquellas comerciales. A pesar de la renuncia
del licenciante sobre el pago de regalas en usos
filantrpicos, pudieran exigirse pagos menores
por parte de los licenciatarios filantrpicos en
apoyo a la difusin de la tecnologa. Ambas, las

licencias comerciales y las de uso filantrpico,

deben ser concebidas para fortalecer y no para
dificultar los propsitos respectivos de cada
acuerdo.
4.8 Gestin de tecnologas

La problemtica de la gestin es un tema frecuente

en el licenciamiento de la biotecnologa agrcola.
Aun cuando las definiciones precisas varan,
gestin generalmente se refiere a la supervisin
y directrices continuas respecto del desarrollo
comercial y la difusin de una nueva tecnologa.
Tpicamente se refiere a la importancia de
resguardar los intereses generales del licenciante
para preservar la utilizacin de cultivos
transgnicos a largo plazo. Las clusulas de
gestin en las licencias de biotecnologa agrcola
se preocupan particularmente de la obtencin de
aprobaciones regulatorias sin contratiempos, de
mantener buenas relaciones con las autoridades
gubernamentales, de una gestin efectiva de
las relaciones pblicas y de la mitigacin de
la prdida de eficiencia en el producto como
resultado de una implementacin inadecuada o
bajo el nivel ptimo. Por ejemplo, las clusulas
de gestin en una licencia de biotecnologa
agrcola seguramente le exigirn al licenciatario
actuar de forma de no perjudicar aprobaciones
regulatorias o las relaciones entre las autoridades
gubernamentales pertinentes, el licenciatario y/o
el licenciante. Estas clusulas tambin pueden
establecer derechos y obligaciones del licenciante
y del licenciatario, concebidas para permitir que
el licenciante mantenga un control efectivo sobre
los esfuerzos invertidos en relaciones pblicas.
Finalmente, las clusulas de gestin se han usado
para evitar el desarrollo de resistencia a plagas en
cultivos transgnicos, exigiendo ciertas tcnicas
de administracin de los cultivos, como rotacin,
zonas buffer y refugios de plagas.
4.9 Ejercicio de derechos y litigios

Los productos de la biotecnologa agrcola

exitosos tienen un importante historial de
litigios por infraccin de patente. Por ejemplo,
grandes empresas de biotecnologa agrcola,
como Monsanto, Syngenta, Bayer y Pioneer
Hi-Bred International Inc. (actualmente una

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divisin de DuPont), se han visto involucradas

en numerosas y complejas acciones legales por
infraccin de patente, unas contra otras y contra
sus sublicenciatarios. A pesar de que el litigio
puede ser visto como algo indeseable, puede
ser inevitable. En consecuencia, las licencias en
biotecnologa agrcola deben incluir disposiciones
de cumplimiento y litigio que se han diseado
con esta posibilidad en mente.

5. EJEMPLOS PRCTICOS
La larga trayectoria de la Universidad de Cornell
en el licenciamiento de su propiedad intelectual
en agricultura comenz con vacunas veterinarias.
Cornell patent y licenci estas vacunas para
animales a comienzos de la dcada de 1930,
despus de crear su filial de patentes y licencias,
la Fundacin para la Investigacin de Cornell
(CRF, por sus siglas en ingls, Cornell Research
Foundation). Aos antes, Cornell tena un
proceso de transferencia de tecnologas informal,
a travs del cual entregaba nuevas variedades
de cultivos a los agricultores de Nueva York.
Por medio de este proceso informal, Cornell
transfiri nuevas variedades de semilla al sector
comercial (agricultores) mediante el Programa
de Mejoramiento de Semillas de Nueva York
(NYSIP, por sus siglas en ingls, New York
Seed Improvement Program), una funcin de
la Estacin Experimental Agrcola de Nueva
York de la Facultad de Agricultura y Ciencias
Biolgicas de Cornell. Aunque no era un proceso
de licenciamiento en s mismo, el NYSIP les
suministraba semillas desarrolladas por Cornell
a los agricultores bajo una tradicin de largo
tiempo en la cual los agricultores le pagaban
una suma reducida a la NYSIP a cambio de la
semilla. Y siguiendo una prctica que caracteriza
la transferencia de la PI en tecnologas de
Cornell, hoy en da la NYSIP transfiere estas
semillas desde la Universidad al sector privado
sin exclusividad.
El licenciamiento sin exclusividad refleja la
misin pblica de Cornell y el deseo fundamental
de ver sus tecnologas difundidas ampliamente.
Dado el largo historial del programa
de distribucin de semilla de la NYSIP, no

es sorprendente que despus de las vacunas

veterinarias el siguiente esfuerzo significativo
en patentes y licenciamiento en agricultura de
Cornell fuera un programa para la transferencia
de nuevas variedades de rboles, vides y otros
frutos por medio de licencias no exclusivas. A
comienzos de los aos ochenta, Cornell inici
un programa para patentar y licenciar nuevas
variedades de frambuesa y frutilla. Esta actividad
fue impulsada, en parte, por la llegada de una
nueva generacin de obtentores vegetales,
quienes vean las patentes y licencias como
parte importante de la misin de obtenciones
vegetales en una universidad con concesin de
terrenos (land-grant). Algunos obtentores ms
tradicionales, responsables por los manzanos y
otros rboles frutales de Cornell, se resistan al
concepto de utilizar de esta manera la propiedad
intelectual para controlar la difusin de nuevas
variedades. Ellos preferan la va tradicional
de colocar las nuevas variedades frutales en el
dominio pblico, sin involucrar la propiedad
intelectual, sin controlar la distribucin y sin
considerar retornos econmicos para Cornell o
para su programa de obtenciones vegetales.
Este enfoque tradicional de liberacin al
dominio pblico comenz a cambiar con el
lanzamiento de la variedad de manzana Jonagold
de Cornell. Aunque esta variedad tuvo un xito
moderado en los Estados Unidos (con frecuencia
rotulada como otras manzanas, ms corrientes),
la variedad Jonagold fue tremendamente
apreciada en toda Europa. Durante muchos
aos fue la manzana ms popular. Pero debido
a que Cornell no solicit proteccin para la
variedad, no exista propiedad intelectual vigente
y esta popularidad de mercado no se tradujo en
beneficios econmicos para Cornell. Este hecho,
junto con un decreciente apoyo gubernamental
para obtenciones de manzanas, cambi esta
mentalidad tradicional de dominio pblico
entre ciertos grupos de Cornell de una vez por
todas.
Desde mediados hacia fines de los aos
ochenta, Cornell ha implementado un programa
intensivo de patentes y licencias nacionales de
manzanas, cerezas, ciruelas, uvas, patrones de
manzano, frambuesas y frutillas. Estas licencias
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son contratos sencillos de dos pginas y no

exclusivos, que establecen el pago de una regala
a la CRF sobre la venta de plantas. Estas licencias
no incluyen pagos por adelantado o mnimos.
Aun cuando estas licencias han cumplido con
la meta de lograr una amplia utilizacin de
las variedades de Cornell, tambin han sido
una decepcin, porque los licenciatarios sin
exclusividad tienen poco o ningn incentivo
para invertir en el desarrollo del mercado para
la variedad licenciada. En consecuencia, el
volumen de ventas por licenciatario se mantiene
reducido.
En un caso aislado, Cornell decidi
licenciar con exclusividad una variedad de
frambuesa Watson con importantes tarifas
de licenciamiento, pago de regalas mnimos,
y mayores regalas sobre las ventas. La licencia
result ser un xito econmico para Cornell y su
programa de obtenciones frutales, favoreciendo
un sustancial desarrollo de mercado para la
variedad Watson. Pero esta licencia exclusiva fue
un fracaso poltico. Diversos electores polticos
de Cornell, incluyendo los agricultores, dueos
de viveros, legisladores estatales, entre otros,
protestaron por esta licencia. Por esta razn, y
hasta muy recientemente, todas las licencias
nacionales para variedades frutales de Cornell
han sido conferidas sin exclusividad. No
obstante, aunque las regalas obtenidas por estas
licencias no exclusivas han sido de gran apoyo
para los obtentores frutales de Cornell, cabe
preguntarse si las variedades frutales de Cornell
pudieran haber sido an ms exitosas en ventas si
se hubiesen permitido licencias exclusivas con el
objeto de incentivar el desarrollo de mercado.
A pesar de esta adhesin al licenciamiento
sin exclusividad en el sector de cultivos, Cornell
sigui licenciando tecnologas veterinarias de
forma exclusiva. Esto se debi a la gran inversin
que deba realizar el licenciatario para colocar el
producto en el mercado, pero tambin debido
a la falta de resistencia poltica para licencias
exclusivas en el sector de la salud animal. Estas
condiciones tambin existan en el campo del
procesamiento de alimentos y de dispositivos
agrcolas. En las dcadas de los setenta, ochenta
y noventa, Cornell patent y licenci con

exclusividad diversos procesos para la produccin

de alimentos, incluyendo la pasteurizacin de
huevos y blanqueo de hortalizas, as como el
extrusor de fluidos supercrtico CO2. Este ltimo
era nico, puesto que el dispositivo licenciado
requera del pago de regalas sobre las ventas
de alimentos producidos utilizando la mquina
patentada.
Durante este mismo perodo se patentaron
y licenciaron diversas tecnologas de control
biolgico, todas con exclusividad. Dos de ellas se
destacan porque las tecnologas se comercializaron
a travs de empresas nuevas. En ambos casos,
la CRF adquiri participacin accionaria en
las empresas. Una de las empresas, Bioworks,
comercializa una especie fngica para el control
fitosanitario. Bioworks es una empresa privada
y Cornell mantiene vnculos cercanos con esta
empresa neoyorkina. Una segunda empresa,
Eden Bioscience, se transa en el NASDAQ y
fue responsable de uno de los mayores eventos
de liquidacin de acciones llevado a cabo por
Cornell para sus invenciones patentadas.
La decisin de adoptar polticas que
permitieran a la CRF adquirir participacin en
empresas nuevas, como parte del licenciamiento
de una patente, fue un hito histrico. Esa
decisin, tomada a fines de los aos ochenta,
fue impulsada por una de las primeras y ms
importantes invenciones en biotecnologa vegetal,
la pistola gnica, que, basada en un proceso
biolstico, fue inventada por los profesores de
Cornell John Sanford y Edward Wolf. La CRF
patent la invencin, pero no tuvo xito en
licenciarla a empresas existentes relacionadas
con la agricultura. Sanford y Wolf fundaron
una empresa, Biolistics, ms adelante adquirida
por DuPont, que comercializ activamente el
aparato. La CRF fue uno de los socios fundadores
de Biolistics, por lo que obtuvo importantes
ganancias con la venta de la empresa a DuPont.
Aunque la historia de Biolistics fue un xito
de transferencia tecnolgica en muchos sentidos,
los socios iniciales no estaban totalmente
conscientes de ciertas repercusiones que tienen
algunos aspectos de la propiedad intelectual en
los acuerdos de licenciamiento. Especficamente,
Cornell no conserv su propio derecho para

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Captulo 4.12

utilizar la invencin con fines de investigacin

y transferencia tecnolgica, as como tampoco
escindi ciertos usos filantrpicos o humanitarios
de la licencia comercial. Esto ha presentado
problemas para aquellos que desean usar la
tecnologa sin tener que atenerse a las restricciones
impuestas por DuPont y sus sublicenciatarios.
Cornell ha recibido crticas por esta falta de visin;
posiblemente, con razn. Sin embargo, en esa
poca pocas personas comprendan la magnitud
de las repercusiones al licenciar biotecnologas
agrcolas que se encontraban mayormente sin
probar.
Pero a partir de la experiencia con la pistola
gnica s se obtuvo un resultado muy positivo.
Despus de ella, toda invencin licenciada por la
CRF se puso tambin a disposicin de propsitos
filantrpicos y humanitarios. Adicionalmente,
todas las licencias de la CRF incluyen condiciones
explcitas que aseguren un uso diligente de las
tecnologas de Cornell para todos los cultivos y
en cualquier regin geogrfica.
Despus de la experiencia con la pistola
gnica, Cornell y la CRF impulsaron activamente
un enfoque con dos frentes en el licenciamiento
de biotecnologa agrcola: no exclusiva y exclusiva.
El licenciamiento sin exclusividad es ms
frecuente, y toda vez que se confieren licencias
exclusivas stas contienen estrictos requisitos para
el desarrollo diligente de todas las aplicaciones,
as como escindidos para cultivos filantrpicos y
hurfanos. Por ejemplo, la tecnologa harpin
se licenci a Eden Bioscience bajo dos conjuntos
de condiciones: una para el uso tpico de las
protenas harpin (para el control fitosanitario y
para mejoras en el rendimiento de cultivos), y la
otra para expresiones transgnicas de los genes del
harpin. Esto requera dos conjuntos de requisitos
en diligencia y trminos econmicos.
Un buen ejemplo de la estrategia de Cornell
para la concesin de licencias sin exclusividad en
biotecnologa agrcola ha sido el licenciamiento
del promotor de la actina de arroz. Este
promotor, descubierto en el arroz, tiene amplias
aplicaciones en cultivos de monocotiledneas. Es
particularmente til en maz transgnico y ha sido
usado en lneas de maz con caracteres apilados de
resistencia a herbicidas e insecticidas. El uso del

promotor de la actina de arroz ha estimulado un

inters general en su licenciamiento. La estrategia
de Cornell para el licenciamiento no exclusivo ha
permitido la difusin de la invencin a la vez que
asegura una retribucin razonable para Cornell.
No obstante, el esfuerzo de licenciamiento se ha
visto complicado por los variados modelos de
negocios de las diversas licencias no exclusivas.
Aunque Cornell intent mantener un conjunto
estndar de trminos en las licencias, cada
licenciatario siguiente solicitaba variaciones
ajustadas a su propio modelo de negocios. Para
conservar equidad en todas las licencias, esta
adecuacin, en los trminos de la licencia,
requera que Cornell ajustara el equilibrio entre
derechos y obligaciones. Por ejemplo, se han
requerido ajustes importantes en las disposiciones
de sub-licenciamiento. Por supuesto, no permiti
el sub-licenciamiento del promotor en s mismo.
Sin embargo, el grado en que los sublicenciatarios
podan desarrollar nuevos cruzamientos ha sido un
tema recurrente en las negociaciones de licencias.
Un aspecto de la estrategia de licenciamiento
no exclusivo para la actina del arroz ha sido el
desarrollo de un hbrido de licencias con pagos
anticipados y pagos de regalas. El reclamo de
la industria era que regalas por cada venta era
demasiada carga en la contabilidad. Pero esta
modalidad dificulta que el licenciante obtenga
una retribucin significativa; a no ser que el pago
anticipado sea una suma muy, muy grande. Por lo
tanto, Cornell desarroll un hbrido para el cual
el licenciante no pagaba una regala permanente
por cada venta; en su lugar, pagos fijos (por sumas
predeterminadas) se adeudan al alcanzar ciertos
hitos definidos. Por ejemplo, se realizan pagos
contra la firma, primera prueba exitosa en terreno,
primera aprobacin regulatoria, primera venta,
tercer aniversario de la primera venta, etc.
Hoy en da, Cornell utiliza una serie de
estrategias de licenciamiento para lograr su meta
privativa de asegurar la difusin al mercado de
las tecnologas de Cornell. Esta prctica se apoya
fundamentalmente en licencias no exclusivas, pero
se aceptan las exclusivas con mayor receptividad.
Cornell contina experimentando con nuevas e
innovadoras estrategias de licenciamiento para
satisfacer su misin multifactica.
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CAHOON

6. CONCLUSIONES
Los acuerdos de licenciamiento en biotecnologa
agrcola comparten muchas similitudes con
otros tipos de licencias basadas en la propiedad
intelectual de tecnologas. Gran parte del
contenido legal estndar ser parecido al de
cualquier otro acuerdo de licenciamiento de
tecnologas. Sin embargo, existen aspectos
propios de la biotecnologa agrcola que tienen un
tratamiento distinto. Estas diferencias incluyen:
mltiples tipos de propiedad, con frecuencia
cubriendo una tecnologa y/o producto
individual
aspectos de Libertad para Operar que
originan disposiciones para prevenir la
acumulacin de regalas
clusulas respecto del uso filantrpico y
humanitario
obligaciones en la gestin

U.K., and PIPRA: U.S.A. Oswaldo Cruz Foundation

Fiocruz: Brasil and bioDevelopments-International
Institute: USA. Disponible en lnea en ingls: www.
ipHandbook.org.

Temas comunes, estructuras y convenciones

contractuales son parte de este dominio tecnolgico,
pero la naturaleza compleja de la biotecnologa
agrcola y su industria requiere que cada acuerdo
de licenciamiento sea nico, con la inclusin de
mecanismos especiales que promuevan el acuerdo
mutuo entre licenciante y licenciatario. Esperamos
que esta revisin de los aspectos generales nos
acerque un paso ms en la mejor comprensin de
ambos, los aspectos comunes y aquellos propios
del licenciamiento en biotecnologa agrcola. n
Richard S. Cahoon, Director Ejecutivo, Cornell Center
for Technology, Enterprise & Commercialization y Senior
Vice President, Cornell Research Foundation, Cornell
University, 20 Thornwood Drive, Suite 105, Ithaca, NY,
14850, U.S.A. rsc5@cornell.edu

Notas
Se ha accedido por ltima vez a todos los sitios web de
referencia entre el 1 y el 10 de octubre de 2007.
* Traducido al espaol de: Cahoon RS. 2007. Licensing
Agreements in Agricultural Biotechnology. In
Intellectual Property Management in Health and
Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices
(eds. A Krattiger, RT Mahoney, L Nelsen, et al.). MIHR:

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