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PATENTE EN EL PER
Y EL EXTRANJERO
Lo que un inventor debe saber sobre
el sistema de patentes y el PCT
DIRECCIN DE INVENCIONES
Y NUEVAS TECNOLOGAS
INDECOPI
2011
TABLA DE CONTENIDOS
QU ES UNA INVENCIN?
QU ES UNA PATENTE?
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23
QU
PCT?
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Procedimiento PCT
Fase Internacional
Fase nacional
Requisitos de la solicitud internacional
Bsqueda internacional
Publicacin internacional
Examen preliminar(opcional)
Ventajas del PCT
Sistema tradicional de patentes vs. PCT
Tasas del tratado PCT
Procedimiento de presentacin de una solicitud internacional en el
INDECOPI
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FUENTES DE INFORMACIN
62
ANEXOS
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QU ES UNA INVENCIN?
Una invencin es aquella idea que ha
sido materializada para solucionar un
problema tcnico en cualquier campo de
la tecnologa, desde los ms bsicos
como la metal-mecnica hasta los ms
complejos como la biotecnologa o la nanotecnologa. Se concibe por idea materializada, aquella que ha sido llevada
a la prctica y aplicada en la realidad
para lograr un resultado concreto. As,
una invencin puede ser, entre otros
elementos, un aparato, un compuesto
qumico, una composicin, un sistema o
un procedimiento.
QU ES UNA PATENTE?
Una patente es el ttulo otorgado por el Estado que confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotacin de una invencin por un tiempo y en
un territorio determinado, siempre y cuando la invencin cumpla con los requisitos
establecidos por las disposiciones legales. Durante el periodo de vigencia de la
patente, quien sea titular del derecho podr evitar que terceros exploten la invencin, la reproduzcan, la vendan, la usen o la aprovechen sin su consentimiento.
Como parte del procedimiento para solicitar una patente, la invencin debe ser
divulgada de manera clara y completa, de tal manera que esta pueda ser reproducida una vez culminado el plazo del citado derecho. Esta divulgacin permitir
asimismo enriquecer el estado del arte en el campo tcnico de la invencin,
facilitando la creacin de nuevas invenciones.
6
UNA PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD protege toda nueva forma, configuracin o disposicin de elementos, de
algn artefacto, herramienta, instrumento,
mecanismo u otro objeto o de alguna
de sus partes, que permita un mejor
o diferente funcionamiento, utilizacin o
fabricacin del objeto, incorporndole o
proporcionndole alguna utilidad, ventaja
o efecto tcnico que antes no tena. La
proteccin de un modelo de utilidad tiene una duracin de 10 aos, contados
desde la fecha de presentacin de la
solicitud.
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10
11
APLICACIN INDUSTRIAL: El tercer requisito exigido para que una invencin pueda
ser protegida por el derecho de patentes es la aplicacin industrial. Ello implica que la
invencin sea susceptible de ser reproducida o utilizada en cualquier tipo de industria
o actividad productiva.
En adicin a los requisitos sealados, es esencial que al momento de solicitar una
patente, la descripcin que se haga de la invencin sea lo suficientemente clara y
completa de tal manera que una persona capacitada en la materia tcnica correspondiente, pueda replicarla a partir de la informacin suministrada.
Finalmente, es necesario que la solicitud de patente slo comprenda una invencin o
un grupo de invenciones relacionadas entre s, de manera que conformen un nico
concepto inventivo.
En el caso de los modelos de utilidad, estos deben cumplir con el requisito de novedad. Adems, aquella diferencia o diferencias identificadas entre el modelo en cuestin
y el estado de la tcnica, debern otorgar al primero una ventaja o utilidad tcnica
que el antecedente ms cercano no tena.
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zz
zz
zz
zz
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LAS REIVINDICACIONES
Las reivindicaciones de una solicitud de patente son prrafos numerados que detallan
ordenadamente el concepto inventivo, incorporando de manera clara y concisa todas las
caractersticas tcnicas esenciales de la invencin. Son textos estructurados que permiten
comparar los elementos que se reivindican con aquellos contenidos en el estado de la
tcnica ms cercano y verificar que cumplan con los requisitos que exige la legislacin
para obtener una patente, al momento de efectuarse el examen tcnico de la solicitud.
Esto es de particular relevancia, pues una vez otorgada la patente, en caso se presente algn litigio con terceros por el uso sin autorizacin de una invencin protegida,
se revisarn sus reivindicaciones y sern comparadas con el producto en litigio. Con
base en ello de determinar si existe o no una violacin a los derechos del titular
de la patente.
Ahora bien, una solicitud de patente puede tener una reivindicacin nica o ms de
una, orientadas a buscar proteccin a una invencin. Al conjunto de ellas se le conoce como pliego de reivindicaciones. Cuando hay ms de una, estas deben estar
referidas a la misma invencin y solucionar el mismo problema tcnico; es decir, deben
guardar unidad entre s, lo que tambin es evaluado por el examinador de patentes
al momento del examen tcnico.
Partes de una reivindicacin: En el escenario ideal, una reivindicacin debe estar redactada en dos acpites claramente diferenciables entre s: un prembulo y una parte
caracterizante, ambos separados por la frase caracterizado por.
El prembulo es la parte de la reivindicacin que contiene el sector tecnolgico al que
se refiere la invencin y aquellas caractersticas tcnicas que forman parte del estado
de la tcnica; es decir, que ya son conocidas. Por otro lado, la parte caracterizante
debe incorporar las particularidades para las que se reclama proteccin y que el inventor considera novedosas.
Ejemplo 1:
Recipiente para contener lquidos caracterizado porque lleva adjunto un elemento de
sujecin (taza con asa).
Ejemplo 2:
Un mtodo de lixiviacin de cobre a partir de cementos frescos o parcialmente oxidados
caracterizado porque comprende:
zz
zz
zz
zz
Una etapa de preparacin de pulpa cuya concentracin de slidos ptima corresponde de un 10 a 15%.
Una segunda etapa de tostacin oxidante a una velocidad de calentamiento igual
o menor a 12 grados-hora.
Una tercera etapa de inyeccin de oxgeno proveniente de soplado de aire o
una mezcla de aire enriquecida con oxgeno.
Una etapa final de lixiviacin por agitacin acida.
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Ejemplo 3:
Un vehculo-gra del tipo de los que incluye un chasis que soporta una cabina, y una
tolva plana la cual es soportada al menos por un eje trasero y ruedas, donde la tolva
plana es inclinable con relacin al chasis alrededor de un eje pivotante, caracterizado
dicho vehculo-gra porque el eje pivotante est localizado adelante de eje trasero
del camin, dispuesto de tal forma que a medida que la tolva plana se inclina hacia
atrs, el chasis se inclina hacia adelante y la tolva plana baja hacia el eje trasero.
Las reivindicaciones pueden ser de producto (compuestos, composiciones, artefactos,
dispositivos, herramientas, formulaciones, etc.) o de procedimiento (mtodos, procesos,
etc), y pueden ser independientes, cuando definen la solucin al problema tcnico
planteado por s solas; y dependientes, cuando hacen referencia a una reivindicacin
independiente, aadiendo caractersticas adicionales de alcance ms limitado, sin modificar la naturaleza esencial de la invencin.
RESUMEN
El resumen contiene una resea de la divulgacin tal como figura en la descripcin,
las reivindicaciones y cualquier dibujo. Sirve de fuente de informacin que permite al
lector entender lo fundamental de la invencin de manera rpida. En general, tiene
una finalidad puramente informativa y no se tendr en cuenta a efectos de interpretar
las reivindicaciones, determinar la suficiencia de la divulgacin o la patentabilidad de
la invencin reivindicada.
DIBUJOS
Los dibujos no siempre son necesarios
para divulgar la invencin reivindicada
de manera completa y suficiente. Sin
embargo, dependiendo de su naturaleza,
resultan tiles para ilustrar, por ejemplo,
un grfico del objeto inventado, un esquema de un circuito electrnico o una
frmula qumica.
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CMO SOLICITAR
EXTRANJERO?
UNA
PATENTE
EN
EL
23
EL CONVENIO DE PARIS
De manera previa, conviene conocer el primer convenio internacional que se ocup
del tema de la propiedad industrial. Se trata del Convenio de Paris para la Proteccin
de la Propiedad Industrial, establecido en 1883 y que desarrolla el principio de trato
nacional (otorgar el mismo nivel de proteccin a los ciudadanos de las naciones que
pertenecen al Convenio), el derecho de prioridad y otras reglas comunes que los
pases miembro aceptan.
Se establece que las patentes concedidas en distintos pases miembros del Convenio
para un mismo invento, son independientes unas de otras. Ello quiere decir que la
concesin en un pas no obliga al resto a otorgar una patente sobre la misma invencin. Esto es lo que se denomina el principio de territorialidad. Si bien esto fortalece la
soberana de las naciones para otorgar o denegar invenciones de acuerdo a sus propias
reglas, genera en los inventores la necesidad de iniciar un procedimiento independiente
en cada lugar para obtener la proteccin de su invencin.
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REIVINDICACIN DE PRIORIDAD
Adems del principio de territorialidad, lo ms relevante para la presente seccin es el
establecimiento del principio de prioridad. Este prev que una vez presentada la solicitud
en un pas parte del Convenio, el solicitante tiene derecho a reivindicar la prioridad,
es decir reclamar la fecha de la primera presentacin (fecha de prioridad), en un
plazo de 12 meses. Esto da tiempo para evaluar otros escenarios distintos a aquel
donde se deposit la primera solicitud y en los que se desea obtener una patente.
El beneficio de la reivindicacin de prioridad consiste en que solicitudes presentadas
con posterioridad (hasta 12 meses) pueden reclamar la fecha de la primera solicitud
en otro pas miembro del Convenio.
Con ello, se asegura, en primer lugar, que los requisitos se evalen considerando la
fecha de presentacin primigenia. En segundo lugar, la solicitud que goza del derecho
de prioridad tiene prelacin sobre cualquier otra solicitud de patente presentada por
un tercero para la misma invencin. Esto da pie al concepto de familia de patentes,
definida como un grupo de patentes o solicitudes de patentes relacionados entre s a
travs de la(s) prioridad(es) de un documento ad hoc en particular.
En general, en los formularios o petitorios para solicitar una patente, en cualquier pas,
existe un recuadro para incluir la solicitud o solicitudes prioritarias a las que el pedido
en cuestin invoca.
QU ES EL TRATADO DE COOPERACIN EN
MATERIA DE PATENTES-PCT?
El Tratado de Cooperacin en materia de Patentes o PCT, por sus siglas en
ingls, es un instrumento de carcter internacional, administrado por la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Ha sido suscrito por ms de
144 pases y permite solicitar de manera simultnea y en un gran nmero de
naciones, la proteccin de una invencin por patente, mediante una nica solicitud
internacional sin necesidad de realizar otros trmites nacionales o regionales.
Si bien el PCT simplifica el proceso de presentacin y tramitacin de solicitudes
de patentes, su concesin sigue siendo competencia de las oficinas nacionales o
regionales de patentes en lo que se denomina la fase nacional.
El Tratado de Cooperacin en materia de Patentes y el Reglamento del Tratado
de Cooperacin en materia de Patentes, son, en s mismos, los textos legales
que sostienen su quehacer.
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PROCEDIMIENTO PCT
El procedimiento en virtud al Tratado PCT presenta dos fases:
FASE INTERNACIONAL
La fase internacional comprende las siguientes etapas:
a. Presentacin de la solicitud internacional: El solicitante presenta una solicitud internacional en cumplimiento con los requisitos de forma del PCT, en un idioma
determinado y pagando un nico conjunto de tasas.
b. Bsqueda internacional: Una Administracin encargada de la bsqueda internacional (una de las principales Oficinas de patentes del mundo) identifica los
documentos publicados que pueden influir en la patentabilidad de la invencin
(estado de la tcnica) y establece un dictamen sobre la posibilidad de dicho
estado (opinin escrita)ms antigua.
c. Publicacin internacional: El contenido de la solicitud internacional se divulga a todo
el mundo inmediatamente despus de que expire el plazo de 18 meses contados
a partir de la fecha de presentacin ms antigua.
d. Examen preliminar internacional: Una Administracin encargada del examen preliminar internacional (una de las principales Oficinas de patentes del mundo)
realiza a peticin del solicitante un nuevo examen de patentabilidad, normalmente
sobre una versin modificada de la solicitud.
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FASE NACIONAL
Una vez finalizado el procedimiento del PCT, el solicitante pide directamente la concesin de la patente a las Oficinas nacionales (o regionales) de patentes de los pases
en los que desee obtenerla. Esto se da entre los meses 20 y 30 de presentada la
solicitud internacional o desde la reivindicacin ms antigua.
EL SISTEMA PCT
CAPTULO I
20
30
Entrada en
fase nacional
Publicacin
internacional
(meses)
0
12
16
Presentacin
de solicitud
nacional
Presentacin
de solicitud
PCT
Informe
de bsqueda
internacional
18
19
Peticin de
bsqueda
suplementaria
(opcional)
o, opcional
Presentacin de solicitud de
exmen preliminar internacional
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Exmen
preliminar
internacional
OMPI
Intro-4
26.03.10
Entrada en
fase nacional
CAPTULO II
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b. Descripcin (Regla 5)
La descripcin deber divulgar la invencin de una manera suficientemente clara y
completa para que pueda ser realizada por un experto en la materia.
La descripcin deber contener:
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
c. Reivindicaciones (Regla 6)
Las reivindicaciones deben definir el objeto cuya proteccin se solicita, ser claras y
concisas, y fundarse enteramente en la descripcin.
Asimismo, debern estar enlistadas de manera consecutiva en nmeros arbigos y
contener la definicin del objeto cuya proteccin se solicita en funcin de las caractersticas tcnicas de la invencin.
En caso proceda, debern redactarse conteniendo las siguientes partes:
i) Un prembulo que indique las caractersticas tcnicas de la invencin.
ii) Una parte caracterizante que exponga
y describa lo que se desea proteger,
precedido de las palabras caracterizado
por o cualquier otra expresin con el
mismo efecto.
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d. Dibujos (Regla 7)
Se requerirn si son necesarios para comprender la invencin.
Cualquier Oficina designada podr exigir que el solicitante presente tales dibujos en el
plazo prescrito.
Cada una de las figuras proporcionadas deber contener signos o nmeros de referencia
de los elementos que los conforman y en la descripcin se darn las explicaciones
correspondientes respecto a su funcionamiento y funcin.
Debe considerarse que la inclusin extempornea de los dibujos puede ocasionar la
modificacin de la fecha de presentacin de la solicitud.
e. Resumen (Regla 8)
El resumen consiste en una sntesis de la divulgacin contenida en la descripcin, las
reivindicaciones y los dibujos, debiendo contener el sector tcnico al que pertenece la
invencin y redactarse de manera que permita una clara comprensin del problema, de
la esencia de su solucin y del uso o usos principales.
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zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
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Hoja de papel
formato A4
NMERO DE REFERENCIA
10
2.5 CM
15
20
25
4 CM
30
35
40
45
1.5 CM
2 CM
(TTULO)
xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2 CM
xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3 CM
xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4 CM
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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xxxx
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2 CM
32
4 CM
3 CM
Hoja de papel
formato A4
1.5 CM
2.5 CM
1/2
2.5 CM
1.5 CM
1 CM
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BSQUEDA INTERNACIONAL
La solicitud es objeto de una bsqueda internacional que tiene por finalidad
establecer el estado de la tcnica, que comprende todo lo que se haya puesto
a disposicin del pblico en cualquier lugar del mundo mediante una divulgacin
escrita u oral. El resultado ayudar a establecer si la invencin reivindicada es
nueva o no y si implica actividad inventiva. Dicha accin es efectuada por las
Administraciones encargadas de la bsqueda internacional.
Para el caso de Per las oficinas designadas como Administraciones encargadas
de la bsqueda internacional son: la Oficina Europea de Patentes (EPO), la
Oficina Espaola de Patentes y Marcas, la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual, la Oficina Austriaca de Patentes, y la Oficina de Patentes y Marcas de
los Estados Unidos de Amrica (USPTO).
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b. Opinin escrita
Junto con el Informe, la Administracin encargada de la bsqueda internacional y elegida por el solicitante, emite una opinin escrita sobre el cumplimiento de los requisitos
de patentabilidad de la invencin solicitada, incluyendo una explicacin de la manera en
que las referencias encontradas afectan a la novedad y su nivel inventivo.
La opinin escrita resulta til para entender e interpretar los resultados del informe
de bsqueda, facilitando la evaluacin de las posibilidades que tiene la invencin de
obtener una patente en las fases nacionales de los Estados miembros del PCT, a los
que el solicitante quiere ingresar.
La Administracin encargada de la bsqueda internacional comunicar directamente al
solicitante el informe respectivo y la opinin escrita entre el tercer y cuarto mes, contado desde la fecha de presentacin de la solicitud internacional.
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PUBLICACIN INTERNACIONAL
La Oficina Internacional de la OMPI se encarga de realizar la publicacin internacional, la cual tiene como objetivo dar a conocer al pblico, la invencin y la
amplitud de la proteccin que el inventor desea obtener.
Esta se realiza en la pgina web de la OMPI y contiene los datos principales
de la solicitud internacional, as como la descripcin, reivindicaciones, resumen,
la clasificacin internacional de patentes.
Esta publicacin se realiza a los 18 meses contados desde la fecha de presentacin o de prioridad de ser el caso y se efecta en el idioma en que fue
hecha la solicitud internacional.
www.wipo.int
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SELECCIN DE PASES
La estrategia para seleccin de pases evala tres factores clave: La necesidad
comercial de exclusividad, los costos de corto y mediano plazo, y el estado del
sistema de patentes en los lugares de inters.
Para iniciar la evaluacin, primero es recomendable tener en mente un conjunto
de pases donde la invencin pueda ser relevante y tener impacto comercial a
primera vista. Normalmente este conjunto es conformado por los pases vecinos,
aquellos de mercados ms amplios o donde la tecnologa en cuestin ha sido
ms ampliamente desarrollada. Conforme se avance en la evaluacin, se ir
refinando hasta obtener una lista final.
A continuacin se desarrolla cada uno de los tres factores.
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c. Cun secreta se ha mantenido la invencin antes de la presentacin de la primera solicitud de patente? En caso haya habido divulgaciones previas, por ms
que estn dentro del ao de gracia previsto en la ley nacional, estas debilitan la
posicin de la patente ante futuros cuestionamientos. Cuan ms secreta se haya
mantenido la invencin antes de su presentacin, la patente tiene mayor potencial.
Se debe tener en cuenta adems que no todos los pases contemplan el ao
de gracia, por ejemplo, la Oficina Europea de Patentes slo otorga 6 meses de
gracia para divulgaciones ocurridas en congresos y ferias especficas.
d. Cunto se ha trabajado en modificaciones, mejoras y nuevas realizaciones de
la invencin? La patente tiene mayor potencial cuanto ms se haya explorado e
implementado distintas realizaciones de la invencin, y/o testado la mayor cantidad
de rangos de las variables que la gobiernan, y/o ejecutado y analizado la mayor
cantidad posible de mejoras antes de protegerla, de tal modo que esta incluya
todas las posibilidades de la invencin: desde la versin ms bsica hasta la ms
amplia gama de versiones avanzadas.
e. Cundo se debe comercializar el producto? Es necesario evaluar el impacto negativo que puede demandar la demora en la introduccin en el mercado, debido a
la necesidad de preparar y presentar las solicitudes de patente en distintos pases.
Si el producto tiene slo relevancia comercial por ingresar al mercado en el corto
plazo, no vale la pena protegerlo en ms pases.
Artculo 17, Decisin 486 CAN.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomar en
consideracin la divulgacin ocurrida dentro del ao precedente a la fecha de la presentacin de la
solicitud en el Pas Miembro o dentro del ao precedente a la fecha de prioridad, si esta hubiese sido
invocada, siempre que tal divulgacin hubiese provenido de:
a) el inventor o su causahabiente;
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Japn
Corea del Sur
China
Rusia
Alemania
Brasil
Holanda
US /regular
Taiwn
Canad
Australia
PAISES
Italia
EPO va PCT
Israel
Espaa
India
Argentina
Colombia
Mxico
EPO
US (provisional)
Francia
Reino Unido
Venezuela
Hong Kong
Suiza
AO 0-5
AO 5-10
AO 10-15
AO 15-20
Chile
Per
PCT
Sudfrica
05
000
100001
50002
50002
50003
0000
USD
Una vez seleccionados los pases en el punto anterior, se debe listar los costos
exactos para la obtencin de las patentes. Esta informacin ser sumamente til en
el proceso de valoracin.
Normalmente la informacin est disponible en los sitios Web de las oficinas de patentes. Las ms relevantes son la tasa de presentacin, tasa por reivindicacin adicional,
tasa por modificacin de pgina, tasa por reivindicacin de prioridad, tasa por publicacin, tasas por examen de fondo, tasa por examen adicional, y tasas por anualidad
entre el ao 1 y 20. Cada oficina determina sus propios costos y conceptos.
Un factor adicional en la estimacin de los costos tiene que ver con la decisin de
presentar la solicitud en el extranjero reivindicando prioridad en base al Convenio de
Pars, o presentar una solicitud internacional en el Marco del PCT, para luego ingresar
en fase nacional invocando la fecha de presentacin internacional, en cada uno de
los pases elegidos.
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Esto nos lleva a concluir que cuanto ms tiempo tengamos para probar la vala de la
invencin y atraer socios inversionistas, sin necesidad de incurrir en grandes inversiones,
ser mucho mejor.
En este sentido, la pregunta clave es: Cul ruta resulta menos onerosa en caso se
tenga que abandonar las solicitudes de patentes porque la invencin ha resultado un
fiasco? PCT o Paris? En la mayora de los casos la respuesta es PCT, por lo que
se debe incluir en los costos de adquisicin y mantenimiento de patente en todos los
pases seleccionados, los gastos de presentacin internacional, anteriormente indicados.
El estado de los sistemas de patentes en los pases de inters
Evaluar un sistema de patentes es complejo, sin embargo, en la presente seccin mostraremos un mtodo simple para cuantificar y sistematizar dicho proceso. La idea central
es cuantificar hasta qu punto el sistema de patentes evaluado atiende las necesidades
del solicitante. Para esto, toma especial atencin en dos cuestiones generales: qu tan
fcil es obtener un derecho de patente? y qu tan fcil es hacer valer la patente?
El mtodo tiene 4 pasos, de acuerdo al siguiente diagrama:
El objetivo de este ejercicio es evaluar los sistemas de patentes en los pases seleccionados de acuerdo a las secciones anteriores y descartar aquellos que no garanticen
la adquisicin y observancia de derechos en los tiempos necesarios para desarrollar el
resto de la estrategia comercial.
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i) Obtencin de patentes
- Tasas de trmite: presentacin, examen de fondo, reivindicaciones adicionales, modificacin de pginas, publicacin, reivindicacin de prioridad, etc.
- Facilidad para la presentacin y seguimiento de solicitudes: Presentacin
electrnica, notificacin electrnica, obligatoriedad de agentes en el pas,
necesidad de domicilio en el pas, etc.
- Competencia y razonabilidad de los examinadores: calificaciones de examinadores, experiencia y rotacin de examinadores, flexibilidad, ratio de
cambios de opinin, etc.
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e. Obtencin de la informacin
Si bien la informacin mencionada en las secciones anteriores puede parecer muy
trabajosa y compleja, una vez que se ha logrado obtenerla, el mantenimiento de los
cuadros de evaluacin es sencillo. Ser necesario hacer uso de todos los datos disponibles en cualquier fuente fiable. Entre las principales, se cuentan los sitios Web
de las oficinas de patentes, pero tambin se recomienda buscar otras, tales como:
encuestas de agentes extranjeros, encuestas de agencias multinacionales, consulta con
expertos, reportes de la USTR, etc.
Una vez evaluados los tres factores clave (necesidad comercial de exclusividad, costos
de corto y mediano plazo, y estado del sistema de patentes) se contar con informacin sustantiva sobre los pases en lo que es altamente recomendable presentar
la solicitud. Esta deber usarse para valorar la patente y establecer si vale la pena
presentarla efectivamente en todos los pases seleccionados.
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VALORIZACIN DE PATENTES
Es importante tener claro que el valor de una invencin no es el mismo que el valor
de una patente.
El valor de la invencin est determinado por su capacidad de generar ingresos. Por
ejemplo, en el caso de un producto farmacutico, se podra calcular como la utilidad
neta de fabricar y vender el medicamento en el mercado (sin patente), incluyendo los
costos incurridos en la obtencin del producto (investigacin y desarrollo).
Por otro lado, el valor de la patente es el agregado que le otorga exclusividad a la
invencin. En el mismo ejemplo, se podra calcular por la utilidad neta de fabricar y
vender el producto patentado, menos la misma utilidad sin patente, incluyendo en la
ecuacin los costos de obtenerla y mantenerla, as como los de hacerla valer en caso
de infraccin o copia. En este caso la patente permitira incrementar el precio final y
copar el 100% del mercado, como resultado de la ausencia de competidores. Dependiendo de la relevancia y el tamao de mercado que tiene el medicamento, el valor
agregado otorgado puede ser ms o menos significativo.
Existen en la literatura especializada mltiples mtodos de valoracin. Cada uno adopta
sus propias variables, escenarios e hiptesis, lo que hace complejo establecer cul es
el ms fiable. Muchos de estos se concentran, por ejemplo, en calcular el valor de la
patente una vez que la invencin ha alcanzado el mercado, basndose en los flujos
de dinero producidos directamente por su explotacin.
Para los fines de la presente gua, sern revisados los mtodos que puedan estimar el
valor de una patente en las fases iniciales de desarrollo del producto, pues el objetivo
en este nivel ser:
- Evaluar si vale la pena invertir dinero en obtener y mantener la patente en
otros pases que no sean el de origen, en cuyo caso se deber definir hasta
cunto es recomendable invertir, o
- Convencer a terceros del valor de la patente, ya sea para negociarla o invitarlos
a participar como socios inversionistas en llevarla al extranjero.
Existen tres mtodos o aproximaciones:
VALORACIN BASADA EN COSTOS
Calcula el valor de la patente a partir de la suma de costos incurridos en la creacin
o recreacin de la invencin. Es decir, se toma atencin a lo que fue gastado en
su desarrollo, o a lo que un tercero invertira si pretende replantearla de la nada. La
inclusin de costos debe ser realizada considerando la fecha de la valoracin, y no
cuando se efectuaron los gastos. En la prctica, esto quiere decir que debe incluirse
los costos de produccin usando recursos (materiales y no materiales) presentes en el
momento de la estimacin. Por ejemplo, si la invencin fue producida en un laboratorio
que ya no existe, se deber incluir el costo de encontrar uno nuevo con similares
caractersticas a aquel donde se produjo la invencin.
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Dado que ya se tiene elegida una lista de pases donde es altamente recomendable
presentar la solicitud de patente, se deber optar por el mtodo de valoracin que mejor se ajuste a los intereses comerciales del solicitante, incluyendo las consideraciones
necesarias que abarquen la proteccin en todos los pases elegidos.
De manera general, se recomienda utilizar el mtodo basado en ingresos en tres
escenarios: pesimista, optimista y neutro. Este nos permitir estimar de manera medianamente objetiva los flujos de caja (positivos y negativos) que generar la invencin
patentada en cada pas elegido y de manera global. De este modo, ya sea que el
solicitante decida licenciar o vender la patente, o explotarla directamente en los distintos
pases, esta herramienta proveer informacin sobre cunto dinero necesita y cul ser
el retorno de su inversin en el mejor y en el peor de los casos.
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FUENTES DE INFORMACIN
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
ANEXOS
1.
Formulario F-DIN-01
2. Principales Tasas de Trmite Trmite Regular
3. Tasas PCT (agosto 2011)
4. Modelo de Petitorio PCT/RO/101
ANEXO 1
ANEXO 2
TASAS DE TRMITE NACIONAL
(Agosto 2011)
MODALIDAD
PATENTE
DE
INVENCIN
MODELO
DE
UTILIDAD
TASAS
SOLICITUD DE REGISTRO
REIVINDICACIN DE PRIORIDAD
REIVINDICACIN ADICIONAL
MANTENIMIENTO DE VIGENCIA
EXAMEN ADICIONAL
MODIFICACIN DE PGINA
EXAMEN DE FONDO
SOLICITUD DE REGISTRO
REINVIDICACIN DE PRIORIDAD
REINVIDACIN ADICIONAL
EXAMEN DE FONDO
EXAMEN ADICIONAL
MODIFICACIN DE PGINA
TASAS
En trmite
(1 ao)
hasta
otorgamiento
Otorgamiento
a
10 aos
11 aos
a
20 aos
PAGO
S/.720.00
S/.134.49
S/.23.43
S/.140.00
S/.172.00(P.G.)
S/.274.93
S/306.91
(P.G.)
S/.405.95
S/.435.65
(P.G)
S/.488.13
S/.46.86
S/.549.13
S/.324.00
S/.111.83
S/.39.05
S/.279.55
S/.235.11
S/.39.05
ANEXO 3
TASAS PCT VIGENTES
(Agosto 2011)
TRANSMISIN
SOLICITUD
INTERNACIONAL
No aplica descuento
BSQUEDA INTERNACIONAL
ESPAA (ES)
AUSTRIA (AT)
No aplica descuento
75% de descuento para
personas naturales
ANEXO 4