17/01/13

Conjur - Contencioso de patentes uma rea em constante crescimento

ISSN 1809-2829

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16

setembro
2012

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M E RC ADO DA ADV OC AC IA

Contencioso de patentes uma rea em constante

crescimento

Por Joo Ozorio de Melo

O nmero de aes judiciais por violao de patentes nos Estados Unidos cresceu 22% em 2011, em
relao ao ano anterior. Foram movidas 4.015 aes no ano passado um recorde, de acordo com
um estudo da PricewaterhouseCoopers, concludo recentemente. Desde 1991, o crescimento mdio
de processos de 6,4% ao ano, de acordo com o site Law.Com.
A quantidade de aes que realmente chegam aos tribunais corresponde a apenas 4% de todos os
casos de disputa nas reas de patente e de propriedade intelectual. A maioria dos casos termina em
acordo ou so descartados em julgamentos sumrios, diz a General Patent Corporation, uma firma de
advocacia americana.
De 1995 para 2011, o pagamento mdio por danos, ajustado pela inflao, subiu de US$ 1,9 milho
para US$ 16,1 milhes. Uma caracterstica americana a de que as indenizaes concedidas por jris
foram 20 vezes maiores do que as definidas por juzes, no perodo de 2006 a 2011, de acordo com o
estudo.
A mdia das indenizaes pagas a entidades conhecidas como patent trolls aquelas que no usam
patentes para desenvolver produtos ou servios, mas para comercializ-las praticamente dobrou,
desde 1995, em comparao com as organizaes que efetivamente usam as patentes como um meio
de produo. Curiosamente, as patent trolls so mais agressivas no ajuizamento de aes do que as
pessoas ou organizaes que desenvolveram as patentes provavelmente porque ajuizar aes faz
parte de seus modelos de negcios.

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Uma das bancas que mais se enriqueceram no pas, graas ao alto retorno do contencioso de
patentes, foi a McKool Smith, do Texas. Em 1991, Mike McKool abriu uma firma de advocacia com
alguns colegas, que deveria atuar na rea empresarial, especializando-se em contencioso. Seria uma
firma butique. Mal comeou a operar, McKool, que sempre teve tino para negcios, descobriu que a
melhor rea para atuar e ser bem-sucedido no meio empresarial era a de contencioso de patentes.

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poca, nenhum de seus advogados entendia de patentes. "Eu mesmo mal sabia soletrar a palavra
patente", ele contou The Wall Street Journal.

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A tendncia que essa rea continue a crescer, porque a era da tecnologia vai trazer um problema
depois do outro. Tambm se prev, que em um futuro prximo, os valores mdios das indenizaes
devem subir muito em razo das disputas entre as gigantes da tecnologia e reas afins, como Apple,
Samsung, Microsoft, Google e outras tantas. Mas, de uma maneira geral, o contencioso na rea de
patentes e direito intelectual uma luta clssica de David contra Golias, diz a General Patent

Colunistas

Corporation.
"De uma maneira geral, o autor de uma ao na rea de patentes um indivduo ou uma pequena
empresa, enquanto a r , frequentemente, uma grande corporao, com recursos virtualmente
ilimitados", diz a firma. "A r, em um contencioso de patente, ir contestar agressivamente todos os
aspectos da reclamao do dono da patente. No suficiente ter uma patente vlida e um caso forte,
quando se entrar em um contencioso de patente. O caso ser vencido pela parte que souber melhor
o que est fazendo e que tiver maior experincia, a vontade e os recursos para encontrar uma
soluo satisfatria", declara a firma.

DOMINGO

SEG U N D A -F EI RA

Arnaldo Sampaio de
Moraes Godoy
Vladimir Passos de
Freitas

Nviton Guedes
Robson Pereira
Raul Haidar

T ERA -F EI RA

Q U A RT A -F EI RA

Fernando Facury Scaff,

Maurcio Conti
Pierpaolo Bottini
Aline Pinheiro
Marcos de
Vasconcellos

Roberto Duque
Estrada, Igor Mauler
Santiago, Gustavo
Brigago, Heleno
Torres
Carlos Costa
Otavio Luiz Rodrigues
Junior

Q U I N T A -F EI RA

SEXT A -F EI RA

Antenor Madruga
Lenio Luiz Streck

Alexandre Atheniense
Sociedades S.A.

Possveis resultados do contencioso

Em um contencioso nessa rea, nos EUA, a empresa autora da ao deve provar que desenvolveu a
inveno e que proprietria de uma patente vlida. r, cabe provar uma dessas trs
possibilidades: 1) a patente no foi violada; 2) a patente nula; 3) a patente nunca foi vlida. Nos
Estados Unidos, o contencioso pode produzir diversos resultados, diz a firma:
Ordem judicial. Como parte de uma estratgia global do contencioso, o advogado pode ser capaz
de garantir uma medida liminar ou ordem judicial, que obrigue o violador da patente a interromper o
seu uso na fabricao de um produto ou na venda de um servio. Isso pe um fim ao uso ilegal da
patente, mas no resulta em compensao financeira para o detentor da patente. No entanto, coloca

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S BA D O
Dirio de Classe
Observatrio
Constitucional

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uma presso substancial sobre o violador da patente, que fica desprovido de uma fonte de receita
com a comercializao do produto. E tendente a chegar a um acordo. Entretanto, muito difcil para
uma entidade do tipo patent troll conseguir uma ordem judicial como essa.
Ordem de excluso. Se o violador da patente uma entidade estrangeira e o proprietrio da
patente uma "indstria domstica operada com eficincia", possvel levar o contencioso para
Comisso Internacional do Comrcio (ITC International Trade Commission), que pode emitir uma
ordem de excluso (exclusion order). Esse instrumento similar a uma ordem judicial, porque probe o
violador de importar produtos que usam a patente do proprietrio para os EUA. Entretanto, como no
caso de qualquer ordem judicial que interrompe transaes apenas, a ordem de excluso no resulta
em compensao financeira para o detentor da patente, por danos. Mas, uma vez obtida a ordem de
excluso da ITC, possvel buscar a compensao por danos em um tribunal federal civil no pas.
Indenizao por danos. Se uma ordem judicial ou no uma opo ou ou no obtida, o detentor
da patente tem direito indenizao por danos do violador. Se o proprietrio da patente a utiliza de
fato em um produto ou servio, ele tem direito a reclamar lucros cessantes, por causa da violao de
sua patente pela r. O proprietrio da patente tem direito a, pelo menos, receber os royalties da
empresa violadora pelo uso de sua inveno. O tribunal pode deixar a critrio do autor mover ou no
outra ao, caso a r continue a violar a patente.
Acordo negociado. Um advogado competente em negociaes pode sequer chegar a mover uma
ao contra uma empresa violadora de patente e evitar sofrer bullying. Um acordo, em que a
empresa violadora se compromete a pagar royalties, o normal. O acordo pode incluir uma
indenizao retroativa para compensar o uso indevido da patente. A maior parte dos casos de
violao de patentes termina em acordo. Segundo as estatsticas, 70% das disputas relacionadas
violao de patentes terminam em acordo um ano depois do incio do contencioso e depois que as
partes j gastaram US$ 1 milho no litgio. De todos os casos de disputas nas reas de patente e
propriedade industrial, apenas 4% chegam efetivamente aos tribunais. O restante encerrado por
acordo ou descartado em julgamentos sumrios.
Mediao. Um advogado competente de um autor prospectivo de ao judicial pode forar a r a
concordar em usar um mediador. Esse processo leva, na maioria das vezes, a um acordo para
compensar a violao da patente. E evita um julgamento e apelaes subsequentes do veredicto pela
r. Muitas mediaes chegam a bom termo para o proprietrio da patente.
Custos do contencioso. Frequentemente, detentores de patentes no dispem de recursos
financeiros para bancar um contencioso. Mas as compensaes financeiras podem ser bastante
atrativas. Nesses casos, comum que a firma de advocacia cubra os custos do contencioso, em troca
de uma participao no resultado financeiro do acordo ou da ao. Nos Estados Unidos, a McKool
Smith obtm de 33% (um tero) a 40% do valor da indenizao, de acordo com o Wall Street Journal.
Joo Ozorio de Melo correspondente da revista Consultor Jurdico nos Estados Unidos.
Revista Consultor Jurdico, 16 de setembro de 2012
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