Professional Documents
Culture Documents
Antecedentes Histricos
China: Se marcaban las porcelanas para identificar la procedencia
Egipto: Materiales de construccin y edificaciones, llevaban el nombre del Faran
Mesopotamia: Materiales de construccin y edificaciones, llevaban el nombre del
Rey.
Grecia: Estatuas, obras de arte, en especial: alfarera-cermica y monedas Sigilla.
Roma: Cuna de las Marcas. Quesos, vino, ladrillos y otros materiales de
construccin. Fortis o marcas en lmparas de aceite. Lex Cornelia.
Edad Media: Corporaciones, existen ya marcas para determinados productos.
Ley Inglesa 1256 Compaa de panaderos y el Decreto de Amiens de 1374 Mercado
de mercancas
Consejo de Nuremberg, aprueba el registro del pintor Alberto Durero AD 1512
Edicto de Carlos V para proteger los Tapices Flamencos 1554
Bartolo de Sassoferrato. Regin Marche, Marcas.
Ley Francesa
Introduccin
Dentro de la esfera de alta competitividad de los mercados, la marca es uno de sus activos
intangibles ms importantes, por ello, resulta indispensable el uso y proteccin de todo
tipo de marcas. El uso de las marcas no tradicionales permite a las empresas destacarse y
posicionarse de una manera distinta e inconfundible ante los consumidores, dejando de
lado las estrategias tradicionales.
En la actualidad, los bienes intelectuales se han convertido en los activos ms importantes
que poseen las empresas. La propiedad intelectual es la clave del desarrollo y el
crecimiento de las economas modernas, que han optado por reconocer y proteger el
valor de mercado de las marcas como parte del activo intangible y valor intelectual de su
empresa.
En un mundo globalizado, donde la competitividad de los mercados es evidente, las
empresas han optado por idear formas innovadoras de comercializacin y publicidad, para
distinguir sus productos y servicios mediante signos perceptibles por otros sentidos
distintos al de la vista, como por ejemplo: gusto, olfato y tacto.
Cabe mencionar que los signos distintivos y, especficamente, las marcas, se encuentran
dentro de la rama jurdica de la propiedad intelectual, no slo por la actividad intelectual
que se requiere para su realizacin, sino tambin porque al proteger un signo distintivo se
protege la empresa mercantil.
El concepto de marca comnmente se utiliza dentro del marco de esferas distintas a la
rama jurdica, como por ejemplo dentro del trfico econmico, la publicidad y tambin
cuando las empresas la utilizan para fines comerciales.
Definiciones Doctrinarias
a) Puede *+ definirse la marca como el signo que permite distinguir el origen industrial o
comercial de las mercaderas Fernndez.
b) El signo distintivo impreso o aplicado a los productos para distinguirlos de sus
similares Etcheverry.
c) La marca es un signo protegido en virtud de su inscripcin en el registro, que una
empresa utiliza para distinguir determinadas mercaderas fabricadas o vendidas por ella o
determinadas prestaciones de servicios de similares mercaderas o prestaciones de
servicios de otras empresas Baumbach y Hefermehl.
d) La marca es un signo distintivo que distingue a las mercaderas del titular de la marca
respecto de las mercaderas de otros, en relacin a su procedencia, en los negocios de la
empresa Busse citado en Bertone y Cabanellas.
El reconocido autor del derecho marcario Jorge Otamendi, el cual indica: la marca es el
signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro.
Asimismo se resalta el concepto de marca en funcin de la clientela, el cual ofrece el
francs Saint-Gal quien sostiene que en el plano jurdico la marca puede ser definida
como un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus
productos o (servicios) de los de su competencia. La marca es pues, un signo de adhesin
de la clientela (Saint-Gal citado en Baylo).
La Organizacin Mundial de Propiedad Intelectual OMPI, organismo internacional
especializado en materia de propiedad intelectual, ha establecido su propia definicin:
por marca se entiende un signo o combinacin de signos que diferencien los productos o
servicios de una empresa de los de las dems.
2
Se puede concluir con Nava Negrete, que Marca es: Todo signo o medio material que
permite a cualquier persona fsica o jurdica distinguir los productos que elabora o
expende, as como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o
similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y despus conservarla y
aumentarla.
Segn la definicin de la Real Academia Espaola, signo es: aquel objeto, fenmeno o
accin material que, por su naturaleza o convencin, representa o sustituye a otro.
Por lo tanto, en el caso de las marcas funciona un algo (signo), el cual se encuentra en
lugar de (representando) la empresa mercantil y todo lo que hay detrs de esta, para
finalmente producir un efecto en el intrprete de acuerdo con la informacin que se le
transmite y las ideas que despierta est determinada empresa en l.
Definiciones Legales
En el Derecho Europeo, la Unin Europea ha emprendido la tarea de crear normativa que
llegue a armonizar la regulacin de las marcas en los veintisiete Estados miembros, la
Directiva 89/104/CEE define la marca en su artculo dos en los siguientes trminos:
Podrn constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representacin
grafica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de las personas, los dibujos, las
letras, las cifras, la forma del producto o de su presentacin, a condicin de que tales
signos sean apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de
otros.
En los Estados Unidos, un pas de corte anglosajn, cuyo sistema legal se basa en el
Common Law, el Cdigo de los Estados Unidos Captulo 15 Seccin 1127 (Lanham Act)
establece la definicin de marcas al sealar que:
El trmino marca incluye cualquier palabra, nombre, smbolo, dispositivo, as como
cualquier combinacin de estos (1) utilizado por una persona (2) que una persona tiene
una intencin bona fide de utilizar en el comercio y aplica para registrarlo en el registro
principal establecido por este captulo, para identificar y distinguir sus bienes, incluyendo
un producto nico, de aquellos producidos o vendidos por otros, y para indicar el origen de
estos bienes, incluso si es desconocido.
La Ley de Propiedad Industrial, Decreto nmero 57-2000 y sus reformas, en el Artculo 4
Terminologa, establece: Marca. Todo signo denominativo, figurativo, mixto,
tridimensional, olfativo, sonoro o mixto, que sea apto para distinguir los productos o
Al respecto, la OMPI ha indicado que las marcas sirven para denotar una cualidad
concreta del producto o servicio a las que se apliquen, de modo que el consumidor pueda
fiarse as de la calidad constante de los productos que lleven dicha marca. La doctrina ha
sealado que esta no se trata de una calidad de alto nivel sino simplemente de una
calidad uniforme (Otamendi).
D. Funcin Publicitaria
Sobre la funcin publicitaria, el autor Mathley expone que sin una marca que lo designe,
no sera posible efectuar publicidad de un objeto dado.
Esta funcin se completa cuando se utiliza una marca de determinado producto o servicio
para publicidad y se puede crear una imagen alrededor de esta de forma separada de la
naturaleza fsica del bien, evocndose subsecuentemente cuando se expone la marca a los
consumidores.
En este sentido seala Otamendi: La marca es el nico nexo que existe entre el
consumidor del producto o el servicio y su titular. Es a travs de la misma que su titular
recoger los beneficios, o no, de su aceptacin por parte del pblico consumidor. Esa
marca es lo que el comprador ha de pedir y es lo que el titular de la misma tratara que
pida. Para ello, la buena calidad del producto o servicio debe ir acompaada de una
publicidad adecuada.
La funcin publicitaria de las marcas proporciona la informacin necesaria que facilita
emitir un juicio sobre la calidad de esta. Este es el nico mecanismo disponible al
consumidor para elegir un bien determinado respecto de otros; pues ante la imposibilidad
de conocer directamente el producto por medio de los sentidos, se recurre a la
identificacin de estos por medio de los datos suministrados.
De acuerdo con la doctrina, le sigue una segunda faceta de esta funcin publicitaria que
radica en la consistencia del signo marcario. Esto se refiere a los elementos que
constituyen el signo y, se comprende que segn la forma en como estos se presenten,
pueden brindar informacin sobre ese producto (Bertone y Cabanellas, 1989).
Vale la pena sealar que la funcin publicitaria de las marcas no se encuentra protegida
en forma directa por la legislacin marcaria; ms bien acta de manera indirecta, por
medio de la competencia desleal.
Resumiendo:
1. Funcin distintiva de la Marca,
10
Clasificacin de Marcas
Las marcas han sido clasificadas por la doctrina de formas distintas en funcin de criterios
diferentes; como por ejemplo, segn el signo en que consiste la marca, segn el titular de
la marca o segn el objeto que designan, las cuales son las clasificaciones ms antiguas y
conocidas.
Las llamadas marcas tradicionales son aquellas que estn constituidas por signos cuya
aptitud para servir como marcas ha sido reconocida por el Derecho desde hace un tiempo
prolongado, y son bsicamente las marcas denominativas, figurativas y mixtas.
Sin embargo, debe de tenerse claro que actualmente los tipos de signos que se consideran
aptos para constituir una marca no se limitan nicamente a las palabras y los elementos
figurativos, como tradicionalmente se pensaba.
Es por estas razones, que la ms reciente de estas clasificaciones es aquella que divide las
marcas segn la naturaleza del signo que la conforma, en tradicionales y no tradicionales.
Esta clasificacin ha surgido ante la necesidad de las empresas de buscar nuevas formas
de comercializacin y publicidad, que les permita competir en un mundo con una
competencia en constante crecimiento.
Ante esta situacin, las empresas comerciales han optado por idear formas innovadoras
para distinguir sus productos mediante signos perceptibles por otros sentidos distintos a
la vista, como por ejemplo, el odo, olfato y tacto.
Estas tendencias para atraer a los consumidores han ido dejando de lado los signos
tradicionales visibles, que se limitan a utilizar palabras o elementos figurativos.
Asimismo, existen signos que a pesar de ser visibles se apartan del concepto tradicional de
signo constitutivo de marca, en uno o varios de sus rasgos caractersticos, y por estas
razones se les denomina igualmente no tradicionales. (OMPI)
Dada su naturaleza no tradicional, la aptitud de estos signos para funcionar como marcas
en el mercado ha generado un debate doctrinal y ha sido objeto de discusiones en
muchos pases, como se ver ms adelante.
11
13
Sin embargo, debemos aclarar que la regla generalizada es que cuando se utiliza la palabra
marca, sta comprende tanto a las marcas de productos como a las de servicios, y en la
mayora de casos se aplican normas iguales para ambos tipos marcarios, salvo que exista
una disposicin en contrario.
Es importante aclarar que ambas marcas gozan de la misma proteccin y estn sujetas a
los mismos trmites y a las mismas obligaciones. (Otamendi)
ii. Marca de Certificacin
La marca de certificacin es un signo distintivo destinado a ser aplicado a productos o
servicios, cuya calidad u otras caractersticas han sido controladas, verificadas o
certificadas por el titular de la marca.(Garca)
Por lo tanto la marca de certificacin tiene una funcin indicadora de la calidad de los
productos o servicios que protege, y por dicha razn su titular debe de controlar la calidad
de estos bajo la correspondiente marca de garanta.
Es claro que aunque esta funcin es propia de todas las marcas, como se estableci
anteriormente, aunque en el caso de las marcas de certificacin sta es fundamental,
tanto as que stas tienen reglamentos de uso con mecanismos concretos para asegurar la
calidad que dicen tener.
El titular de las marcas de certificacin permite el uso de sta a todos aquellos que
respeten las normas de uso por l impuestas y que cumplan con una determinada calidad
en sus productos o servicios. Esta calidad estar bajo una supervisin y control constante
por parte del titular de las marcas de certificacin, de esta forma se le da certeza a los
consumidores de sta.
Por lo tanto las marcas de certificacin le dan un valor agregado a la marca en s, al ser
parte de todo un sistema de garanta.
Se considera que la certificacin consiste -desde un punto de vista socioculturaljustamente en la transmisin de ese prestigio por parte de la empresa o persona
certificadora a la empresa o persona certificada.
Se puede inferir que uno de los elementos caractersticos de este tipo de marca y que la
diferencia de las dems, es que sta no es usada por su titular sino por los usuarios que
ste autoriz.
C. Segn la Naturaleza del Signo
Marcas Tradicionales
14
Visibles
i. Marca Denominativa
Las marcas denominativas, nominativas o verbales son aquellas que identifican un
producto o servicio a travs de letras, dgitos, nmeros, palabras, frases o combinaciones
de estos y que constituyen un conjunto legible y/o pronunciable.
Estas marcas identifican un producto o servicio a travs de expresiones acsticas o
fonticas a partir de estos elementos y que pueden o no tener significado conceptual. Este
tipo de marcas se pueden subclasificar en sugestivas y arbitrarias. Las primeras son
aquellas que tienen una connotacin conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones
del producto identificado por el signo, mientras que las arbitrarias no manifiestan
conexin alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto
que identifica. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 2010, Decisin Proceso 07-IP2010)
Del mismo modo, existen tambin las marcas denominativas compuestas que son aquellas
que se componen de dos o ms palabras.
Daniel Ramrez, tambin las denomina como fonticas. Son las integradas por letras o
cifras de cualquier alfabeto o sistema numrico, formando palabras, frases, nmeros,
iniciales, etc.
ii. Marca Grfica
Las marcas graficas son todas aquellas constituidas por signos visuales como por ejemplo
lneas, dibujos, colores etc., son figuras o imgenes que se caracterizan por la forma en
que estn expresadas.
Dentro de este tipo de marcas se encuentran dos clasificaciones: las puramente grficas,
que evocan en el consumidor nicamente la imagen del signo y que se representan a
travs de un conjunto de lneas, dibujos colores y etc., y las figurativas que evocan en el
posible interesado o posible consumidor, el nombre que representa este concepto y que
es tambin el nombre con el que se solicita el producto o servicio que se va a distinguir. El
concepto que evoca puede ser concreto o abstracto, segn sea la naturaleza de la
evocacin que provoca. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1996, Decisin
Proceso 31-IP-1996)
Tambin llamadas figurativas; Daniel Ramrez: se forman a base de dibujos, retratos,
escudos o simples combinaciones de colores.
15
16
17
Se considera que la marca de posicin es un signo ubicado en una parte especial del
producto, con un tamao constante o en una proporcin particular con el producto o
perfilado sobre ste. (Rideau)
La fuerza distintiva de la marca de posicin por lo tanto se compone del signo nominativo,
figurativo o mixto ms su ubicacin especial en el producto.
Al respecto la OMPI (citado en Rideau) ha establecido que la marca de posicin se
encuentra caracterizada por un elemento inmutable que siempre est ubicado en el
mismo lugar del producto y con una proporcin constante.
Adems indican que es la combinacin del signo y la ubicacin lo que hace nacer el
carcter distintivo de esta marca.
Esta ubicacin del signo debe de ser inusual y no habitual dentro del mercado especfico
en donde se comercializa el producto, para esto se debe de cuestionarse dnde considera
el consumidor que es usual encontrar un signo en el producto.
No Visibles
i. Marca Sonora
Las marcas sonoras las conforman aquellas signos que son perceptibles por el sentido del
odo.
De acuerdo con la OMPI las marcas sonoras pueden estar conformadas por sonidos
musicales o no musicales. Los sonidos musicales pueden haber sido creado
especficamente para este fin o bien tomados de creaciones musicales preexistentes a la
configuracin de la marca sonora. (2006)
Los sonidos musicales por otro lado, pueden haber sido creados por el hombre, para este
u otros fines, o simplemente ser una reproduccin de los encontrados en la naturaleza
(por ejemplo rugido de un len, cantar de los pjaros etc.).
Estos sonidos, para poder ser considerados marcas, deben ser distintivos.
Esta capacidad para distinguir bienes y servicios de los sonidos puede ser intrnseca, o
bien se puede adquirir mediante el empleo de estos sonidos como marca, de acuerdo con
la OMPI estos segundos casos se van a presentar ms frecuentemente.
Por otro lado existen pases en los cuales todava no se puede proteger a estos signos
como un tipo de marca, y por lo tanto se debe acudir a otras vas como la competencia
desleal.
18
De acuerdo con la OMPI: Si bien no puede descartarse la posibilidad de que los sonidos
tengan una capacidad intrnseca para distinguir bienes y servicios, posiblemente sea ms
frecuente que adquieran su carcter distintivo con el uso y que se empleen en
combinacin con otros tipos de marcas, tales como las marcas verbales o figurativas. En
tal caso, ambos tipos de signos deben ser capaces de operar como marcas.
Un sonido puede constituir una marca. Si tienen carcter distintivo podrn ser
registrables.
ii. Marca Olfativa
Se entiende por marcas olfativas las marcas percibidas por el sentido del olfato y que
consisten en un aroma, olor o perfume que distingue un producto o servicio.
Segn establece la OMPI: Como sucede con cualquier otro tipo de marca, en el caso de las
marcas olfativas es necesario acreditar que la marca rene los requisitos exigidos para ser
registrada, y al examinar dichos requisitos se ha hallado que no hay ningn motivo que
impida el registro de un olor cuando ste opera como marca de los bienes del solicitante.
Para el primer semestre del 2013 se tenan contabilizadas como registradas en el USPTO
quince marcas olfativas, y slo dos de stas se encuentran registradas en el Registro
Principal norteamericano:
1) El olor a cereza para lubricantes sintticos de alto rendimiento para vehculos
recreativos y de carreras.
2) El olor de alto impacto que consiste primariamente en almizcle, vainilla, rosa y
lavanda para productos para el cabello.
Algunas marcas olfativas registradas al da de hoy en el Registro Suplementario son las
siguientes:
1) El olor a pia colada para ukeleles.
2) El olor a coco para tiendas de venta al por menor.
3) El olor lavanda para artculos de oficina.
4) El olor toronja para artculos de oficina.
5) El olor a sidra de manzana para artculos de oficina.
6) El olor a menta para artculos de oficina.
19
establecido que el sabor que se pretenda registrar como marca debe cumplir algunos
requisitos como por ejemplo que no sea muy inestable o que experimente variaciones con
el tiempo.
iv. Marca Tctil
Las marcas tctiles son aquellas que se plasman en la superficie de un objeto para que
esta caracterstica sea la que aporte distintividad al producto o servicio.
En este tipo de marca es la superficie del producto lo que da lugar a su reconocimiento,
por ejemplo en los casos en que la superficie del producto posee una estructura o textura
especficas y reconocibles.
En estos casos, la representacin grfica del signo se efecta por impresin en relieve, es
decir por medio del mtodo braille. Como la descripcin del signo resulta casi imposible,
tambin se ha pedido que se aporte una reproduccin del signo, como una muestra de la
superficie en relieve, acompaado del procedimiento de escritura por el sistema braille.
Categoras de Marcas
Las marcas han sido clasificadas segn se ha hecho referencia con anterioridad,
atendiendo a diversos aspectos como su titularidad, su funcin y su forma de percepcin;
asimismo, estas tienen por finalidad ser aplicadas a bienes o servicios producidos o
prestados por industriales, por lo cual han sido divididas en dos grandes categoras en:
1) marca de comercio
Se denomina marca de comercio o trademark, de conformidad con la traslacin de la
legislacin estadounidense e inglesa, al signo distintivo que tiene por objeto distinguir los
productos u objetos producidos y elaborados por un industrial de otros que existan dentro
del mismo gnero, calidad y especie, con el objeto de crear un vnculo entre el
consumidor y el bien recibido.
2) marca de servicios
La marca de servicios es un signo distintivo cuyo objetivo primordial es distinguir las
prestaciones efectuadas por un industrial a favor de un sujeto de derecho, en tal sentido
est destinada a distinguir en el mercado, no productos, sino prestaciones, que es lo que
venden en l una serie de empresas Este tipo de marca segn seala Baylos Carroza, a
diferencia de las marcas que distinguen productos u mercancas elaboradas o distribuidas
por un industrial, desempea una funcin especfica ya que la prestacin es en si un
objeto inmaterial; no una cosa fsica. No puede, por tanto, ser directamente contraseada
21
como lo son los productos, los bienes materiales, las mercancas. Ha de ser designada de
un modo referencial.
Marca Notoria
Es aquella que por haber adquirido gran reputacin y renombre dentro del pblico en
general, para distinguir productos o servicios determinados, es tal que no podr confundir
a los consumidores.
Esta clase de marcas son conocidas por el consumidor medio, an cuando no estn
registradas en un pas, ni se utilicen en l. El Convenio de Pars para la Proteccin de la
Propiedad Industrial, artculo 6 bis obliga a denegar o invalidar el registro, as como
prohibir el registro que constituya imitacin, reproduccin o traduccin de una marca
notoria que sea susceptible de crear confusin en el consumidor.
Esta clase de marcas gozan de proteccin aunque no estn registradas en un pas
determinado.
Ley de Propiedad Industrial, Artculo 21 literal C Marca Inadmisible por derechos de
terceros Si el signo constituye una reproduccin, imitacin, traduccin o transcripcin,
total o parcial, de una marca notoria de un tercero, aunque no est registrada en el pas,
cualesquiera sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique.
Signos o medios materiales que configuran una marca
EI Articulo 16 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto nmero 57-2000 dispone que las
marcas podrn consistir en palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas,
figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, vietas, orlas, Lneas y franjas, y
combinaciones y disposiciones de colores, as como cualquier combinacin de estos
signos. Adems la forma, presentacin o acondicionamiento de los productos o de sus
envases o envolturas.
La marca podr consistir adems en indicaciones geogrficas distintivas nacionales o
extranjeras, siempre que su empleo no sea susceptible de crear confusin con respecto al
origen, procedencia, cualidades o caractersticas de los productos o servicios para los
cuales se usen las marcas.
Marcas inadmisibles. Artos. 20 y 21 LPI
La inadmisibilidad por razones intrnsecas se encuentra normada en el Articulo 20 de la
Ley de Propiedad Industrial, Decreto no. 57-2000, y este destaca los casos siguientes en
donde el signa no puede constituir una marca:
22
a) Que no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio al cual
se aplique;
b) Que consista en la forma usual o corriente del producto o del envase al cual se aplique
o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o del servicio de que
se trate;
c) Que consista en una forma que de una ventaja funcional o tcnica al producto o al
servicio al cual se aplique;
d) Que consista exclusivamente en un signa o una indicacin que, en el lenguaje corriente,
tcnico o cientfico, o en los usos comerciales del pas, sea una designacin comn o usual
del producto o del servicio de que se trate;
e) Que consista exclusivamente en un signo, una indicacin o un adjetivo que pueda servir
en el comercio para calificar o describir alguna caracterstica del producto o del servicio de
que se trate, su traduccin a otro idioma, su variacin ortogrfica o la construccin
artificial de palabras no registrables;
f) Que consista en un simple color aisladamente considerado;
g) Que consista en una letra o un dgito aisladamente considerado, salvo que se presente
en una forma especial y distintiva;
h) Que sea contrario a la moral o al orden publico;
i) Que comprenda un elemento que ofenda o ridiculice a personas, ideas, religiones o
smbolos nacionales de cualquier pas o de una entidad internacional;
j) Que pueda causar engao o confusin sobre la procedencia geogrfica o cultural, la
naturaleza, el modo de fabricacin, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo,
la cantidad o alguna otra caracterstica del producto o del servicio de que se trate;
k) Derogado Dto. 3-2013. Indicaciones Geogrficas
I) Que reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, bandera, smbolo, emblema,
sigla, denominacin o abreviacin de denominacin de cualquier Estado u organizacin
internacional, sin autorizacin de la autoridad competente del Estado o de la organizacin
internacional de que se trate;
m) Que reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de control o de garanta
adoptado por un Estado o una entidad pblica, sin autorizaci6n de la autoridad
competente de ese Estado;
23
24
25