1 - Derechos - de - Propiedad - Intelectual-Industrial - Quimicos - y - Patentes - Pascual - Segura - CQC - ST - Patents - España

COL.
LEGI DE QUMICS DE CATALUNYA

Secci Tcnica PATENTS
Curs PATENTS QUMIQUES AL COL.LEGI

Sesin 1. Barcelona, 29 de octubre de 2008
_________________________________________________
Los derechos de propiedad intelectual-industrial

(PI): Los qumicos en el mundo de las patentes
Pascual Segura
Director del Centre de Patents de la UB
Doctor en qumica y agente de la propiedad industrial
Member of the Academic Advisory Board of the European Patent Academy (EPO)
President de la Secci Tcnica PATENTS del Col.legi de Qumics de Catalunya
www.pcb.ub.es/centredepatents. Tel.: 934034511

Personal: M. Jan, B. Zea, L. Casas, N. Sans, P. Segura
Integrado en la AVCRI como Unidad de Patentes, 2006
Biblioteca de Patents CIDEM / UB.FBG, 1990
Convenio OEPM, 2006 / European Patent Academy, 2005

2
Centre de Patents de la Universitat de Barcelona
Parc Cientfic de Barcelona
CP de
la UB
Telfono de atencin gratuita al pblico: 93 403 45

11 (lab. de 9-13 h i 15-17 h)
3
nuriasans@pcb.ub.es
bernabezea@.. mjane@.. lcasas@.. pascualsegura@..
OEPM
Ps Castellana 75. Madrid
www.oepm.es
Abril 2006
4
www.pcb.ub.es/centredepatents
Lista de distribucin de casi 500 !

6
Aunque un cientfico o
ingeniero no tenga nada que
patentar, o no piense en el
beneficio econmico, en su
vida profesional no puede
ignorar las patentes porque:
- Son la mayor fuente de
informacin tcnica (ms de un
milln de solicitudes al ao)
- En la mayora de los casos son la primera publicacin
donde se publica esa informacin
- El 70-85% de toda esta informacin tcnica no se publica
por ningn otro medio.
8
El documento ms prximo a la investigacin (pura o bsica) de la tesis

doctoral de Pascual Segura result ser la patente EP 478 A1 de Henkel
Reaction products of
thiazoles with crosslinked
chloromethyl polystyrene
Claim 1 of EP 478 A1 (Henkel, 1979)
acyloins include benzoins
Qu hacemos en una charla como sta?

No es esto "cosa de abogados"? No, las patentes son
mayoritariamente "cosa de cientficos y tcnicos", abiertos a un
poco de derecho muy especial.
A todo estudiante o profesional de ciencias o ingeniera le ser
til en cualquier tipo de trabajo:
. fuente de informacin tcnica
. estmulo al ingenio y una posible fuente de beneficios
. buena salida profesional: (examinador en OEPM o OEP),
tcnico de patentes en agencias o empresas...
. perito en pleitos sobre patentes
El objetivo de la sesin: proporcionar una introduccin a los
derechos de PI (en 2h, incluido un coloquio al final). En las
dems sesiones se podr preguntar en cualquier momento, pero en
sta sera poco apropiado, dado que es un resumen introductorio.
10
Respecto a la mayora de pases, en Espaa y en algunos pases

sudamericanos hay una discrepancia semntica en relacin al
trmino "propiedad intelectual"
En todo el mundo esta rama

del derecho se llama as
(industrial property)
PROBLEMA: En casi todo el

mundo esta rama del derecho
se llama derechos de autor y
derechos conexos (copyright
and neighbouring rights)
Sin ser oficial, llamaremos propiedad intelectual-industrial (PI) al tronco

comn que incluye las dos ramas, como intellectual property en ingls,
proprit intellectuelle en francs y geistiges Eigentum en alemn.
11
LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL-INDUSTRIAL
Son derechos que, configurados como una propiedad especial

(como las aguas y las minas) para facilitar su transferencia,
proporcionan exclusivas mediante las cuales se obtiene
proteccin frente a la imitacin de determinado tipo de
informacin (el objeto de la propiedad, de tipo intelectual)
asociada a una inversin econmica.
- El derecho de exclusiva consiste en la posibilidad de excluir a
terceros particulares, pero no implican autorizacin de las
administraciones.
- Evolucionan constantemente para proteger la inversin
econmica que no se realizara en ausencia de los mismos.
- nicamente son importantes cuando lo que protegen tiene
xito, pues slo entonces se suscita la imitacin por terceros.
- Son delicados porque lo intangible suele ser fcil de imitar
Principales derechos de PI
Proteccin de:
derechos de autor y conexos
obras de creacin (programas

de ordenador, bases de datos...)
marcas y nombres comerciales
distintividad
indicaciones geogrficas
distintividad por origen o proceso
_____________________________________
----
frente a la competencia desleal
diseo industrial
(modelos y dibujos industriales)
forma no funcional
secretos empresariales
secreto industrial o know-how
informacin confidencial
informacin tcnica confidencial
patentes y modelos de utilidad
tecnologa (invenciones)
13
En un producto comercial suelen coexistir varias

modalidades de Propiedad Industrial-Intelectual (PII)
diseo
marca derivada
tecnologa de
lminas
intercaladas
14
marca
marca o
nombre
comercial
Los derechos de autor protegen los envases y la

documentacin publicitaria,
y la legislacin sobre
competencia desleal protege la presentacin comercial
En un medicamento el diseo industrial suele ser poco importante y las

patentes lo son mucho. Las marcas, depende.
marcas registradas
nombre
comercial
principio activo (+ excipientes

= medicamento) TECNOLOGA
razn social (Registro Mercantil; no PI)
Los derechos de autor protegen los envases y la documentacin publicitaria, y la

legislacin sobre competencia desleal protege la presentacin comercial
15
derechos de autor
(Salvador Dal)
marca de forma
16
razn
social
(Registro
Mercantil)
indicacin geogrfica
marca
secreto industrial o
know how
17
En 1961 Rafael Marquina

dise una vinagrera en forma
de erlenmeyer con un original
diseo antigoteo, que le vali el
premio Delta de Oro ADIFAD.Pero no se protegi ni su
tecnologa (mediante patente o
modelo de utilidad), ni su
forma (mediante modelo
industrial). Varios aos despus
se empez a comercializar por
Vinon como "vinagrera-antigoteo" con bastante xito, pero
no se pudo registrar este
nombre como marca.
Entonces le surgieron muchas
imitaciones legales.
18
La imitacin legal es honrosa y deseable desde el punto de vista social

(p.ej. medicamentos genricos, equivalentes pero mucho ms baratos)
19
A diferencia de en farmacia, donde las imitaciones son "esencialmente

similares" (medicamentos genricos, con exactamente el mismo principio
activo), en electromecnica las imitaciones pueden variar bastante,
admitiendo varios niveles de sofisticacin. P.ej. en la foto se muestran
algunos dispositivos para evaporar contnuamente una disolucin (insecticida,
ambientador...). El lquido contenido en un recipiente sube a travs de una mecha
porosa por capilaridad, y se evapora en la parte superior de la mecha mediante su
calefaccin con una resistencia cermica que la envuelve (no se ve en las fotos).
20
LA IMPORTANCIA ECONMICA DE LA PROTECCIN

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDUSTRIAL
En un sector econmico de libre competencia, entre las
circunstancias que contribuyen al xito empresarial (recursos
humanos, recursos financieros, materias primas, transporte,
energa, comunicaciones, factores medioambientales, factores
legislativos, factores sociolgicos...) cada vez tiene ms
importancia el hecho de disfrutar de derechos de exclusiva
sobre:
- las obras originales
- los signos distintivos
- el diseo industrial
- la tecnologa
lo cual se consigue mediante el entramado jurdico conocido
como derechos de propiedad intelectual-industrial (llamados
derechos de propiedad intelectual en la mayora de pases)
21
22
La Vanguardia
2007-05-01
En las empresas se es cada vez

ms consciente del valor de la PI,
en particular marcas y patentes
Las patentes juegan distintos papeles

en los distintos sectores industriales.
Siguen siendo muy importantes en los
sectores elctrico y mecnico (p.ej. en todo
tipo de maquinaria, incluida la mquinaherramienta), donde no crean problemas
jurdicos
24
La electrnica y las TICs son los sectores donde ms invenciones se

patentan, pero en un nmero reducido de pases. Son frecuentes los
intercambios de licencias de patentes.
Sony and Samsung to share patents (Legal Media Group - 18 December

2004) Two of Asias leading electronics companies, Samsung and Sony, have
agreed to share patent portfolios in an extensive cross-licensing deal.
25
Las patentes son

cruciales en la
moderna
biotecnologa y
biomedicina
26
Las patentes son cruciales

en qumica fina y farmacia.
En este ltimo sector se
tiende a la explotacin en
exclusiva
27
Lipitor = atorvastatina Ca (ES: Cardyl, Zarator, Prevencor-AP)
La Vanguardia, 28.01.2007 (Suplemento Dinero)

28
En la industria farmacutica (privada):

- No se inventaran nuevos principios
activos si no existiese el sistema de
patentes.
- La caducidad o anulacin de la patente
que proteja un medicamento "estrella" (%
importante de ventas) puede representar
una catstrofe para la "empresa
inventora".
- Las decisiones judiciales sobre patentes
condicionan la aparicin de genricos
29
30
A veces hay sentencias contrarias

sobre casos idnticos (inseguridad)
LEGISLATIVO
Constitucin
Convenios (CPE, ADPIC)
Leyes Orgnicas
Leyes (LP)
Acervo comunitario:
Tratados fundacionlales
Reglamentos (CCP)
(Directivas)
31
EJECUTIVO
JUDICIAL
Tribunal Supremo
Gobierno
Audiencias Provinciales
Ministerio de
Tribunales Super. Just.
Industria, Turismo y
Comercio
Juzgados de lo Mercantil
Oficina Espaola de
Patentes y Marcas
(OEPM)
TJCE y otros tribunales

comunitarios
Separacin entre los tres poderes
EL PAS, 2007-05-08
EXPANSIN 2007-05-08: Farmaindustria ofrece 300 millones para I+D

si Espaa homologa las patentes con la UE . La inversin de los
laboratorios estara condicionada en todo caso, segn anunci ayer la cpula de
Farmaindustria al completo, a que el Gobierno resuelva por la va poltica el
diferencial de proteccin industrial que sufren algunos frmacos en Espaa
respecto a Europa, y que se encuentra actualmente en tribunales... Aunque a partir
de 1992 Espaa estableci ya el sistema europeo que permita patentar el
producto..., no especific qu ocurra con las patentes registradas antes de 1992 y
que estaran en vigor durante 20 aos, es decir, hasta 2012." (cf. Art. 167.5 CPE:
"Los efectos de la reserva subsistirn durante toda la vida de esas patentes")
El Pas, 5.05.2007
"Estamos dando un
paso importante que
vale tanto para este
medicamento como
para cuantos otros
fuera necesario...
hoy es el efavirenz,
pero maana puede
ser cualquier otra
pastilla" (Lula)
El Art. 31 ADPIC no prev que el Gobierno "declare

nula" una patente, pero prev que el Gobierno, sin
autorizacin del titular de la patente, la use (mediante
licencia obligatoria) en casos de emergencia nacional,
extrema urgencia o uso pblico no comercial; para
abastecer el mercado interno; dando una remuneracin
adecuada... estando todo ello sujeto a revisin judicial.
DERECHOS DE AUTOR y derechos conexos

("propiedad intelectual" en Espaa; Copyright)
La proteccin de las obras de creacin
34
La venta "top manta"

es un ejemplo de
piratera de
derechos de autor
propiciada por la
reciente tecnologa de
grabacin de CD y
DVDs.
35
ALGUNOS DERECHOS DE AUTOR ESTN DE

ACTUALIDAD POR POLMICOS
La SGAE defiende ampliar en el futuro el canon por copia
privada al CD, DVD y a otros soportes.
La progresiva implantacin en Europa de cnones sobre los CD y
DVD vrgenes se hace entre polmica. La SGAE defiende su
necesidad para recompensar a los autores por la copia privada.
Los expertos rechazan que la nica razn de la crisis del CD sea
la existencia en Internet de sitios de descarga gratuita y
masiva de canciones. Forrester predice que en 2008 un tercio
del mercado musical estar en Internet.
(EL PAS. Suplemento Ciberpas. 23 septiembre 2003)
36
Ingresos de la SGAE en 2004: Ms de 300 millones EUR!

- 90 millones por radiodifusin y cable
- 66 millones por comunicacin pblica
- 53 millones por venta de soportes
- 30 millones por copia privada
- 20 millones por msica en vivo
- 13 millones por obras dramticas
- 22 millones por explotacin en el extranjero
Total de socios: 80.000 (compositores, letristas, guionistas, directores
cinematogrficos, coregrafos, dramaturgos, editores...)
Cancin ms escuchada en la radio: "No es lo mismo" de Alejandro Sanz
Cancin ms escuchada en discotecas: "Bulera" de David Bisbal
Pelcula extranjera ms vista: "El seor de los anillos. El retorno del rey"
Pelcula espaola ms vista: "La gran aventura de Mortadelo y Filemn"
Obra de teatro ms vista: "Art" de Yasmina Reza
37
(EL
PAIS, 20.04.2005)
MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES

MARCAS "INTERNACIONALES"
MARCAS COMUNITARIAS
La proteccin de la distintividad
38
Oficina de Armonizacin del Mercado Interior (OAMI):

http://oami.eu.int/es/ (ubicada en Alicante)
39
Art. 4 Ley 17/2001 de Marcas
MARCA = Todo signo susceptible de representacin

grfica que sirva para distinguir en el mercado los
productos o servicios de una empresa de los de otras.
Palabras o combinaciones de palabras (tambin para la
identificacin de personas)
Imgenes, figuras, smbolos y dibujos
Letras, cifras y sus combinaciones
Formas 3D (envoltorios, envases y forma
del producto o de su presentacin)
Sonidos (colores, olores?)
(y combinaciones de estos signos)
40
Algunas marcas de forma
41
Marcas renombradas (famous)
42
Tanto stas como las notorias (wellknown) tienen tratamiento especial
Dos marcas idnticas o similares pueden coexistir sin conflicto

("regla de la especialidad") si se refieren a sectores distintos
(SALVAT Editorial y Laboratorios SALVAT), pero dos nombres de
dominio no pueden ser idnticos (www.salvat.es y www.salvatlab.es). La regla de la especialidad no se aplica ni a marcas
notorias (dependiendo del grado de notoriedad) ni a marcas
renombradas.
43
Mediante la propia
experiencia, la publicidad,
etc., el pblico desarrolla
fidelidades a las marcas
Las marcas tambin son importantes

en medicamentos, sobre todo en las
especialidades farmacuticas
publicitarias (over the counter, OTC)
44
45
DCI = nombre "genrico" de un principio activo farmacutico

46
ASPIRINA : probablemente la marca farmacutica ms valiosa en Espaa
47
En Francia -y muchos otros pasesASPIRINE es un nombre comn,

porque la marca degener
No obstante, en Francia hay

una marca derivada: ASPIRINE
BAYER.
Y la "cruz Bayer" sigue siendo
marca registrada
48
Falsificacin = copia servil de marcas, de diseos y

(raramente) de la tecnologa patentada
Falsificacin de
calidad mediana-alta.
Se vende a 30
El original NIKE SHOX
se vende a130
En el ao 2001 hubo
30.000 unidades
intervenidas
49
50
Falsificacin de medicamentos:
uno de los peores delitos de PI
51
Se estima que ms de la
mitad de los frmacos que
se venden por Internet son
falsos
SPAM indeseado: Pascual Segura

declara desconocer a "Stephanie"
52
La proteccin de la distintividad por el

origen o por la elaboracin
INDICACIONES GEOGRFICAS
(denominaciones de origen,
denominaciones especficas,
indicaciones geogrficas protegidas...)
son parte de la PI
53
Este "turrn de Alicante",

elaborado en Jijona, es una
indicacin geogrfica protegida
54
Hace unos 20
aos en la
etiqueta de
CAVA (antes
llamado
champn o
xampany) se
poda poner
"mthode
champenoise"
Ahora el CAVA slo

puede poner
"mtodo tradicional"
(la mayora no ponen
nada, pues CAVA es
denominacin de
origen)
55
Aunque
son clara
minora,
hay cavas
que no son
catalanes.
56
El consumidor no
ha decidido la
compra por la
fama de la
"Bodega Caprabo"
"marca blanca" = nombre genrico + nombre del supermercado
58
Es muy importante la presentacin comercial (trade dress), que est

protegida mediante la Ley de Competencia Desleal (1991)
59
LA GRAN DESCONOCIDA
Sin hacer nada, las nuevas ideas de negocio, la publicidad,
la presentacin comercial... de los productos de una
empresa
quedan automticamente protegidos por
la legislacin sobre proteccin contra la
COMPETENCIA DESLEAL
(Modalidad de PI contemplada en el Convenio de la Unin
de Pars, Art. 10.bis, y desarrollada en Espaa mediante la
Ley 3/1991 de Competencia Desleal)
60
Ejemplos de envases que

imitan la presentacin
comercial de otros:
Puede resultar difcil
decidir el lmite entre lo
que es o no es "desleal"
61
marcas
tecnologa
Pasc ual Segura - Cent re de Pat ent s de la Univ ersit at de Barc elona
Si el genrico de sildenafilo (cuando salga) usa pastillas de color azul y/o

con forma de rombo redondeado, puede incurrir en competencia desleal
62
Cuando la apariencia o forma externa -no funcional- de

los productos tenga importancia para el xito comercial de
una empresa, la proteccin mediante el
DISEO INDUSTRIAL
Modelo Industrial o Dibujo Industrial
impedir que los competidores los imiten.
63
A igualdad de tecnologa y precio, el

consumidor elige basndose en el diseo
64
diseo y tecnologa
OJO! No
confundir
modelo de
utilidad
con
modelo
industrial
65
de la Universitat
de Barcelona
Extrado de "Lo atractivo estCentre
en delaPatents
forma"
(OEPM,
2005)
El caso de la tarta "Romntica"

de Frigo (Unilever)
66
"FANTSTICA 1" (Menorquina):

S se consider infraccin
"FANTSTICA 2" (Menorquina):

NO se consider infraccin
67
La documentacin incluye estos dos libritos de la OEPM, 2005
68
Otras dos publicaciones que se incluyen en la documentacin
69
La Coca-Cola no est
patentada. Si acaso,
habr algn secreto
industrial
Una empleada de Coca-Cola intent vender a Pepsi una frmula

secreta de la marca. El FBI detiene a tres personas gracias a una denuncia
de la empresa que recibi la oferta. EL PAS 7 julio 2006
70
Dos modos complementarios de proteger la tecnologa

71
Si se saben guardar adecuadamente,
los secretos empresariales:

Secreto comercial
(proveedores y clientes, estrategias de mercado),
Secreto industrial o know-how

(de tipo tcnico: optimizacin de procesos -productos difciles de imitar
como los perfumes, cepas propias de microorganismos),
pueden ser muy valiosos como ventaja competitiva y

como activo de transferencia tecnolgica.
Si la tecnologa propia se puede explotar en secreto, normalmente
convendr no patentarla y mantenerla como know-how.
72
QU ES EL SECRETO INDUSTRIAL O "KNOW-HOW"?

1) Se entender por "know-how" un conjunto de informaciones tcnicas
secretas, sustanciales e identificadas de forma apropiada.
2) el trmino "secreto" significa que el conjunto del know-how,
considerado globalmente o en la configuracin precisa de sus elementos,
no es generalmente conocido ni fcilmente accesible, por lo que parte de
su valor reside en la ventaja temporal que su comunicacin confiere al
licenciatario; dicho trmino no debe entenderse en sentido estricto; cada
elemento individual del "know-how" no tiene que ser completamente
desconocido o inaccesible fuera de la empresa del licenciante.
3) el trmino "sustancial" significa que contiene una informacin til, es
decir... que servir para mejorar la competitividad del licenciatario.
4) el trmino "identificado" significa que ha de describirse o registrarse en
un soporte material en el acuerdo de licencia o en un documento
separado.
(Reglamento CE sobre acuerdos de transferencia de tecnologa)
CARACTERSTICAS DEL SECRETO INDUSTRIAL O KNOW-HOW

- Protege informacin tcnica patrimonial, de tipo industrial o comercial.
- La informacin tcnica ha de ser secreta, sustancial e identificada.
- Es un importante vehculo de transferencia de tecnologa mediante licencia.
LA PATENTE Y EL KNOW-HOW SON COMPLEMENTARIOS

PATENTE
KNOW-HOW
Es un monopolio legal
Es un monopolio de facto
De acceso pblico
De acceso restringido
Protege invenciones
Protege cualquier informacin con valor
Dura 20 aos
Dura mientras se mantenga secreto
Es territorial
No es territorial
74
En microbiologa
industrial hay muchos
secretos (control de
cepas microbianas)
Si una tecnologa
puede explotarse en
secreto (no puede
copiarse), de entrada
debe considerarse
hacerlo sin patentarla
75
Si se sabe guardar, un
know-how puede durar
siglos... Pero no todas las
empresas saben
76
Por supuesto
que hay que
evitar el
ESPIONAJE
INDUSTRIAL,
que es un delito
previsto en el
Cdigo Penal, y
una infraccin
de competencia
desleal (aunque
no haya
intencionalidad
de competencia
o lucro)
77
Cmo un descubrimiento publicable se transforma

en una invencin patentable
Un descubrimiento (conocimiento nuevo) se convierte en una
invencin (solucin tcnica a un problema tcnico) cuando se
deriva de l una aplicacin industrial, y se solicita una patente
que busque la ventaja competitiva proveniente del derecho de
exclusiva o de su transferencia.
Un descubrimiento difcilmente se aplicar industrialmente
si no se solicita una patente, cuando se precise una
inversin privada en desarrollo.
El objetivo de cualquier solicitud de patente es ganar dinero, y
no contribuir a un (malentendido) currculum acadmico.
78
Un producto natural, en
la forma como se da en
la Naturaleza, no se
considera nuevo a
efectos de patentes.
Pero de un producto
natural pueden aislarse
productos nuevos que, si
tienen aplicabilidad
industrial, pueden
constituir invenciones
patentables
79
Diferencias entre descubrimiento e invencin: aplicabilidad

industrial y bsqueda de ventaja competitiva proveniente de la
explotacin exclusiva.
80
81
INNOVACIN vs. INVENCIN

Innovacin = Accin y efecto de innovar. Creacin o modificacin de un
producto, y su introduccin en un mercado. Innovar = Mudar o alterar
algo, introduciendo novedades (DRAE, 2001)
Innovar = Introducir algo nuevo.
Innovate = to introduce novelties; to make changes in anything
established; to bring in innovations (Webster's, 1979)
Slo el 5-10% de las patentes se explotan o usan para algo
Aprox. el 40% de las solicitudes de patente publicadas se
conceden, convirtindose en patentes (en 3-4 pases como
media). Muchas solicitudes se abandonan antes de publicarse.
El 70-85% de la informacin publicada en solicitudes de
patente no se republica en ninguna otra fuente de informacin
82
Avidesa y Miko
usaban
distintos
diseos, pero
aparentemente
la misma
tecnologa
patentada por
Unilever (Frigo)
83
Pero la patente alemana de Unilever fue declarada nula en la Oficina

de Patentes Alemana tras una oposicin (accin de nulidad) de Nestl.
Han habido pleitos por infraccin de las patentes equivalentes espaolas

84
Este antecedente no se haba considerado en

el examen, pero fue crucial en la oposicin
Cuando hay
conflictos, el
demandado
busca nuevos
antecedentes que
puedan invalidar
la 85
patente que le
ataca
Qu es una PATENTE o un MODELO de UTILIDAD

en propiedad intelectual-industrial ?
86
Es un ttulo asociado a un documento y a un derecho

que tiene duracin limitada (20 aos desde la solicitud; 10 mod. util.)
concedido por el Estado, limitado al territorio del Estado, pero sin
garanta de validez
a quien tenga derecho a la proteccin (el inventor o su empleador, si
es invencin laboral o por contrato), que paga todas las tasas
reconocindole el derecho a ejercer acciones legales para impedir la
explotacin de la invencin a los terceros que no cuenten con su
consentimiento
a cambio de que la invencin se describa y haga pblica (a los 1,5
aos desde la prioridad) de manera suficiente para que sea ejecutable
por un experto en la materia
y la invencin cumpla todos los dems requisitos de patentabilidad:
novedad, actividad inventiva, aplicabilidad industrial, adecuada
redaccin de reivindicaciones, claridad, unidad...
PATENTE = DERECHO NEGATIVO

Una patente no permite la explotacin industrial
de un producto:
- Por existir ttulos de PI anteriores
(dependencia de patentes)
- Por existir regulaciones administrativas que lo impidan
(autorizaciones, homologaciones,...).
La patente permite impedir a un tercero la fabricacin, el
ofrecimiento, la introduccin en el comercio, la utilizacin, la
importacin o la posesin del objeto de la patente, excepto
que los actos descritos se realicen en un mbito privado y
con fines no comerciales (Art. 50 LP)
87
PATENTE = INSTRUMENTO OFENSIVO

(NO DEFENSIVO)
El derecho negativo que confiere una patente implica que stas
son instrumentos ofensivos y nunca defensivos: El titular de
una patente no podr invocarla para defenderse frente a las
acciones dirigidas contra l por la violacin de otras patentes
que tengan una fecha de prioridad anterior a la suya (Art.
55 LP)
En el Estatuto de la Propiedad Industrial (EPI) s que era posible
utilizar las patentes como defensas frente a una explotacin
industrial (se deba anular la patente antes de dictaminar la
infraccin). Patentes de cobertura.
Las patentes pueden suponer un riesgo de falsas expectativas y
sensacin de seguridad: Una patente propia po previene
posibles infracciones de patentes anteriores!
88
El sistema de patentes es el mejor (o menos malo) que tenemos

para fomentar el progreso tcnico. Pero, como toda actividad
humana, es imperfecto (aunque no siempre en lo que se le acusa)
89
En la prctica hay bastantes abusos del sistema de patentes, y no

siempre funcionan los sistemas de autocorreccin
90
En 2004 Seat
pag 442
millones EUR
al grupo
Volkswagen
por licencias
de patentes o
know-how.
Quin decide
el precio?
91
Desde 1963
(base de datos
World Patents
LA VANGUARDIA, 17 de enero de 2006
Index en STN)
el grupo
Volkswagen
tiene unas
11.200 familias
de patentes, de
las cuales slo
27 deson
con
Centre de Patents de la Universitat
Barcelona
Seat.
Titulos de patente
Primeras pginas de documentos de patente

92
LAS PARTES DE UNA PATENTE Y SU FUNCIN

REIVINDICACIONES
(normalmente varias)
P
A
T
E
N
T
E
D
E
S
C
R
I
P
C
I
ttulo
planteamiento del
problema y estado de la
tcnica anterior
descripcin general
(extrapolacin)
descripcin detallada
(ejemplos, dibujos...)
RESUMEN (+ ttulo)
93
determinan el alcance
de la proteccin global
(= suma de los
alcances de todas)
siempre ha de tenerse
en cuenta para
interpretar las
reivindicaciones,
tanto en cuanto a la
interpretacin literal
de sus trminos, como
para interpretacin no
literal (equivalencia)
es meramente
informativo y no afecta
al derecho
Qu es lo primero que hay que hacer cuando se

cree tener una invencin patentable
- Buscar antecedentes en bases de datos de artculos
(Medline, Excerpta Medica, Biosis Previews, Science Citation
Index...) y de patentes (SciFinder, Derwent, Esp@cenet,
OEPMnet, USPTO...).
- Evitar la autodivulgacin prematura (abstracts o posters en
congresos, depsito de tesis, acceso pblico a artculos en
Internet o en papel, etc.) que anule la novedad o actividad
inventiva, impidiendo su patentabilidad y, consecuentemente,
el inters privado en su desarrollo y explotacin.
- Hablar con algn experto (OTRI, CTT, agente privado, etc.)
y/o con el responsable de patentes de la institucin.
94
La mayora de
universidades espaolas y
muchas empresas son
suscriptoras de SciFinder
(SF) o SciFinder Scholar
(SFS)
Por convenio con el
Rectorado, la UB, a travs
de su Centre de Patents,
atiende a los usuarios de
Chemical Abstracts
Service (CAS) en Espaa
SF/SFS de CAS cubre las patentes qumico-farmacuticasbiolgicas de casi todos los pases (Medline, Excerpta Medica,
Science Citation Index... no cubren patentes)
95
Todo es intuitivo:
slo hay que clicar.
Se usa una vez... y ya
nunca se olvida
Refinar por tipo de documento (patente)
bsquedas exactas
(sales, etc.) o
subestructurales
Ref. CA de la 1 familia
de patentes
catlogos comerciales
sildenafilo
acceso al
documento
completo
ISI Web of Knowledge: http://go5.isiknowledge.com/

Lo paga el
MEC para
organismos
pblicos
98
Derwent's World Patents Index (WPI) es

la mejor base de datos comercial sobre
patentes electromecnicas. Muchas
Centre de Patents
de la Universitat
de Barcelona
empresas y agencias
acceden
(junto
con otras bbdd) a travs de STN Int.
UNA BSQUEDA EN ESP@CENET (Y CIBEPATNET)

NO PUEDE REEMPLAZAR A UNA BSQUEDA
PROFESIONAL. LA INFORMACIN QUE APORTA NO
ES EXHAUSTIVA Y NO SE PUEDE CONSIDERAR QUE
ESTE SERVICIO SEA UNA FUENTE DE INFORMACIN
DE PATENTES COMPLETA Y OFICIAL
99
Qu se puede patentar (dos categoras de reivs.)

UN PRODUCTO O ENTIDAD
- ELECTROMECNICO (el ms general)
- QUMICO ( material; puro o mezclado ; reserva LP/CPE )
- FITOSANITARIO ( = qumico para tratamiento de plantas; CCP)
- FARMACUTICO ( = para terapia humana o animal; CCP, reserva LP/CPE)
- ALIMENTARIO ( = qumico para alimentacin; reserva CPE, no en LP)
- MICROBIOLGICO ( = vivo y microscpico; reserva LP, no CPE)
- MATERIA BIOLGICA ( = autorreplicable ; Ley 10/2002)
- INFORMACIN GENTICA o con este tipo de informacin (Ley 10/2002)
UN PROCEDIMIENTO, MTODO O ACTIVIDAD

- CUALQUIER ACCIN O CONJUNTO DE ACCIONES (a menudo
secuenciales) CON PRODUCTOS O CON OTROS PROCEDIMIENTOS
Resultan singulares las actividades de:
- OBTENCIN DE PRODUCTO QUMICO (Art. 50 LP)
- UTILIZACIN DE PRODUCTO QUMICO CON UNA INTENCIN
100
Las leyes definen lo que NO se puede patentar:

- Descubrimientos, teoras cientficas y mtodos matemticos
- Obras literarias o artsticas u otra creacin esttica
- Planes, reglas y mtodos para el ejercicio de actividades
intelectuales, econmico-comerciales o juegos (business
methods, no excluidos en US, JP y otros pases no europeos)
- Formas de presentar las informaciones
- Mtodos de tratamiento quirrgico, teraputico o de diagnosis
sobre el cuerpo humano o animal (cuando impliquen un mdico
o veterinario)
- Invenciones en contra de las buenas costumbres o el orden
pblico
- Variedades vegetales y razas/variedades animales
- Programas de ordenador
Y las exclusiones se interpretan estrictamente, de manera que...
101
Un animal transgnico no se considera una raza/variedad. Y, aunque

se le haga dao, no va contra la moral si es con fines mdicos.
NON PATENTABLE
PATENTABLE
102
Directiva 98/44/EC de Biotecnologa. Transposicin Art. 5 LP

No podrn ser objeto de patente:
1. Las invenciones cuya explotacin comercial sea contraria al orden
pblico o a las buenas costumbres, sin poderse considerar como tal a la
explotacin de una invencin por el mero hecho de que est prohibida por
una disposicin legal o reglamentaria.
En particular, no se considerarn patentables en virtud de lo dispuesto
en el prrafo anterior:
a) Los procedimientos de clonacin de seres humanos.
b) Los procedimientos de modificacin de la identidad gentica
germinal del ser humano.
c) Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o
comerciales.
d) Los procedimientos de modificacin de la identidad gentica de
los animales que supongan para stos sufrimientos sin utilidad
mdica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales
resultantes de tales procedimientos.
103
LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LA REIVINDICACIN

A SU TITULAR DEPENDEN DE SU CATEGORA (Art. 50 LP)
El titular tiene el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con
su consentimiento...
a) Si la reivindicacin es de PRODUCTO o ENTIDAD:
- su fabricacin
- su ofrecimiento
- su introduccin en el comercio
- su utilizacin
- su importacin
- su posesin
b) Si la reivind. es de PROCEDIMIENTO, MTODO o ACTIVIDAD:
- la utilizacin del procedimiento y el ofrecimiento de esta utilizacin
c) Si la reivindicacin es de PROCEDIMIENTO DE OBTENCIN
DE UN PRODUCTO (qumico, en la prctica):
- Los mismos derechos que si la reiv. fuese de producto, pero slo para
el producto directamente obtenido por el procedimiento
104
Art. 52.1 LP: Los derechos de patente no

se extienden:
a) a los actos realizados en el mbito
privado y con fines no comerciales.
b) A los actos realizados con fines
experimentales que se refieran al objeto
de la invencin patentada
c) A la preparacin de medicamentos
realizada en las farmacias
extenporneamente...
105
La reivindicacin define el objeto de la proteccin

como simultaneidad de elementos o caracts. tcnicas
LOS PRODUCTOS O ENTIDADES se definen mediante un conjunto de:
- elementos estructurales (ej.: una frmula qumica, un tornillo)
- elementos funcionales (ej.: un agente oxidante, un medio de sujecin)
- elementos intencionales (para un propsito dado)
- elementos paramtricos (resultados de una medicin)
- resultado obtenible por un procedimiento dado (producto qumico)
LOS PROCEDIMIENTOS, MTODOS O ACTIVIDADES se definen:
- como conjunto de acciones u operaciones (ej.: poner en contacto,
detectar, informar), a menudo secuenciales, con una intencionalidad.
- la obtencin de productos qumicos como secuencia de pasos, cada
uno con: productos de partida + medios de actuacin + producto final
106
107
B2 = patentes por va nacional y con examen previo. Este examen lo solicitan

aprox. el 10% de las solicitudes que pueden hacerlo.
108
Lilly-Icos han
comercializado en
exclusiva (bajo la
marca Cialis) un
nuevo inhibidor
selectivo de la PDE-v
denominado
genricamente
tadalafilo (ver foto
abajo a la izquierda),
para el tratamiento de
la disfuncin erctil.
Ejemplo de
principio
activo
patentado
per se en
Espaa
NOTA: El anuncio
arriba a la izquierda
lleg por internet y
nada tiene que ver con
Lilly-Icos.Ofrece la
venta clandestina por
internet e infringe la
marca registrada.
Primera patente en Espaa sobre tadalafilo (1/2)
la patente de producto caduca

el 19.01.2015 (a los 20 aos de
la fecha de presentacin)
110
CCP de tadalafilo en Espaa
En Espaa y los
dems pases
de la UE, es
previsible que
los primeros
"genricos-noimpedidos-porpatente"
aparezcan
despus de
la patente de producto caduca
12-11-2017,
el 19.01.2015, a los 20 aos
cuando haya
caducado el
CCP de la
fecha lmite del CCP: 15
patente de
aos despus de la primera
producto
autorizacin en la UE
111
tadalafilo
Primera patente en Espaa sobre

tadalafilo (2/2)
O
H
Me
N
R
N
R
N
H
O
O
Se debe patentar el uso -y todo lo posible- y de todas las formas posibles

112
113
Realmente Unilever tiene

derecho al modelo de utilidad
por ser el inventor o su
causahabiente? (Art. 144 LP)
En el Japn esto era

conocido en 1982
114
Qu condiciones que ha de cumplir la invencin

(reivindicacin) para que resulte vlida y eficaz
Para que sea VLIDA:
- Que no se haya hecho accesible al pblico -por ningn medio, en
ningn sitio- algo que caiga bajo su proteccin (novedad mundial).
- Que, para un experto bien informado, lo que se proteje no resulte
obvio probarlo con una razonable expectativa de xito (actividad
inventiva = no obviedad).
- Que la descripcin, junto con el conocimiento comn y general, sea
suficiente para ejecutarla.
Para que sea EFICAZ, adems de ser vlida, ha de ser:
- Difcil de "circunvalar" (imitar sin infringir).
- Fcil de detectar su infraccin y probarla ante un tribunal (las
reivindicaciones de producto se prefieren a las de procedimientos o
mtodos)
115
Cmo facilitar al experto la redaccin de la

solicitud prioritaria
- Usar cualquier texto disponible, preferiblemente en ingls
(e.g. manuscritos o comunicaciones an no publicados).
- Ayudar al experto en la generalizacin del alcance de la
proteccin y la redaccin de las reivindicaciones.
- Tener presente que el nivel de la descripcin suficiente para
patentar es mucho ms bajo que el necesario para publicar o
para registrar en Sanidad: puede ser suficiente con resultados
provisionales o indirectos (apoyados en la bibliografa).
- Se puede generalizar hasta terapia humana, desde
resultados in vitro o con animales. Incluso se pueden usar
paper examples (redactados en presente, no en pasado).
116
Ejemplo real: Redaccin de una solicitud patente

para proteger una locin contra la psoriasis
DATOS EXPERIMENTALES DISPONIBLES POR EL INVENTOR
Con la siguiente composicin en peso:
- COMPONENTE-1: 0,15%
- COMPONENTE-2: 0,75%
- glicerina: 5%
- propilenglicol: 35%
- agua destilada: 20%
- Vitamina C: 0,5 %
- etanol 96 (hasta completar)
se prepar una locin por el siguiente procedimiento: En un primer
contenedor al bao mara, se disolvieron el COMPONENTE-1 y el
COMPONENTE-2, el propilenglicol y la mayor parte del etanol. En un
segundo contenedor al bao mara se disolvi la glicerina en el agua. Al
primer contenedor se aadi el contenido del segundo, lentamente y
agitando. Finalmente se enras con etanol hasta el volumen deseado.
Con la locin anteriormente descrita se realizaron los experimentos que
justifican la eficacia de la misma para el tratamiento de la psoriasis.
117
1. Procedimiento para la elaboracin de una locin contra la

psoriasis y producto obtenido, caracterizada esencialmente por partir
de las siguientes sustancias y composiciones aproximadas en perso:
COMPONENTE-1 (1): 0,15 %, COMPONENTE-2 (2): 0,75 %,
glicerina (3): 5 %, propilenglicol (4): 20 %, Vitamina C (5): 0,5 %;
agua destilada (6): 20 %; alcohol 96 c.s.p. (7): hasta completar el
100 %; en un primer contenenor (8) dispuesto en bao mara se
disuelven el COMPONENTE-1 (1), el COMPONENTE-2 (2), el
propilenglicol (3) y parte del alcohol (7), que constituirn la fase
alcohlica de la composicin; en un segundo contenedor (9) se
disuelve la Vitamina C (5) en agua destilada (6) al bao mara, y
acto seguido se aade la glicerina (4), constituyendo la fase acuosa;
una vez disueltos los productos en ambos contenedores, se aade
lentamente el contenido del contenedor (8) donde est la fase
acuosa sobre el contenedor (9) de fase alcohlica, para finalmente
enrasar con alcohol (7) a volumen.
PSIMA REDACCIN: tan especfica que es difcil de infringir!
118
BUENA REDACCIN DE REIVINDICACIONES: proteger

todo lo posible, de todas las maneras posibles!
1. Composicin farmacutica que comprende una cantidad
teraputicamente efectiva de COMPONENTE-1, una cantidad
teraputicamente efectiva de COMPONENTE-2 y cantidades
adecuadas de excipientes para constituir una formulacin tpica.
2. Composicin farmacutica segn la reivindicacin 1, donde la
cantidad teraputicamente efectiva de COMPONENTE-1 est entre
el 0,05% y el 0,4% en peso, y la cantidad teraputicamente efectiva
de COMPONENTE-2 est entre el 0,1% y el 1,5%.
3. Composicin farmacutica segn la reivindicacin 2, donde la
cantidad teraputicamente efectiva de COMPONENTE-1 est entre
el 0,1% y el 0,2%, y la cantidad teraputicamente efectiva de
COMPONENTE-2 est entre el 0,3% y el 1%.
Etc. (hasta una decena de reivindicaciones, incluyendo de USO).
119
El valor de una solicitud o patente depender

muchsimo de su redaccin
- El estudio de patentabilidad y la correcta redaccin de la
solicitud prioritaria (la primera) son cruciales para la
proteccin por patente. Si la redaccin es mala la proteccin
que dar la patente ser prcticamente nula o ineficaz.
- Los costes asociados al trabajo tcnico, a pesar de poder
ser altos, tienen un peso relativamente bajo en el contexto
general de la tramitacin si se patenta en varios pases.
- Desconfiar de los que no cobren adecuadamente su trabajo
tcnico: es un sntoma de que no lo hacen bien. Los trmites
y las traducciones han de hacerse bien, pero nunca mejoran
una mala redaccin original.
Evitar los tpicos errores de

inventor, como p.ej. que la
invencin...
- no es nueva
- se divulga antes de patentarla
- es una solucin ms compleja
que el problema que resuelve
- no la acepta el mercado
121
Cmo rentabilizar las invenciones realizadas por

inventores particulares y por investigadores de
organismos pblicos de investigacin (OPIs:
universidades, CSIC, etc.) El objetivo de proteger la
tecnologa, tanto en empresas
como en organismos acadmicos,
es el explotarla ("ganar dinero").
En OPIs normalmente se buscar
la transferencia de tecnologa,
en la que el tamao no importa.
122
ACTUALMENTE LA TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE PATENTE DESDE

LOS ORGANISMOS PBLICOS DE INVESTIGACIN A LAS EMPRESAS, AS
COMO LA CREACIN DE EMPRESAS SPIN-OFF, SE CONSIDERA ALGO
BUENO Y DESEABLE, DESDE TODOS LOS PUNTOS DE VISTA
123
Las patentes y el know-how son los mejores instrumentos

para la transferencia de tecnologa
mediante
licencia o
venta
directa ...
... o mediante
intercambio
de licencias
124
Dos mundos distintos, que coexisten bien

PUBLICACIN CIENTFICA
PATENTE
- publicado voluntariamente
- publicada por imperativo legal
- informacin cientfica
- informacin tcnica y jurdica
- con control lexicogrfico
- sin control lexicogrfico
- sujeto a la tica de publicacin
- sujeta al sistema de patentes
- con editor y censores
- con (o sin) examinador
- verdad o mentira?
- vlida o nula?
- original o plagiado?
- infringida o no?
- si se cita, proporciona prestigio
- si se explota, proporciona
dinero (y tambin prestigio)
125
COPROPIETARIOS COINVENTORES COAUTORES

- No hay invencin sin uno o varios inventores. No se puede
patentar sin declarar quin es/son el/los inventor/es. Ser inventor y ser
propietario de los derechos son cuestiones distintas.
- No es necesario que los coinventores trabajen juntos, pero s que
tengan alguna colaboracin o conexin entre ellos. Cada coinventor
ha de haber contribuido al menos a la concepcin de una
reivindicacin. Los presuntos inventores pueden cambiar durante la
redaccin o tramitacin.
- No es coinventor el que simplemente sigue instrucciones de otro (p.ej.
un tcnico laboral, ayudante de laboratorio, becario, etc), o el que se
ha limitado a ser supervisor o empleador del verdadero inventor.
- Hay que ser mucho ms estricto al poner coinventores en las
patentes que cuando se ponen coautores en los artculos
cientficos. Ser inventor no slo conlleva derechos econmicos, sino
que es una cuestin legal. Si se comete fraude, la patente podria
llegar a ser nula.
126
Quines son inventores

La concepcin es la
clave para ser
inventor
- Slo los inventores
conciben
- Los dems pueden
ponerlo en prctica
Elementos de la
concepcin
- reconocimiento del
resultado final
- desarrollo del
medios para
alcanzar el
resultado
Problema: Estos conceptos chocan con la prctica habitual de

como se ponen los coautores en las publicaciones acadmicas
127
Contribucin a la concepcin
El Jefe del laboratorio Los laborantes

o de la empresa
que hacen
trabajo rutinario
128
El que meramente
pone sus manos
Lo siento, pero
no son
inventores
OWNERSHIP INVENTORSHIP
- El derecho de la patente corresponde al inventor o a su causahabiente
(Art. 10 LP). INVENCIONES LIBRES
- Las invenciones, realizadas por el trabajador durante la vigencia de su
contrato o relacin de trabajo o de servicios con la empresa que sean
fruto de una actividad de investigacin explcita o implcitamente
constitutiva del objeto de su contrato, pertenecen al empresario (Art. 15
LP) INVENCIONES POR CONTRATO E INVENCIONES LABORALES
En el mundo acadmico son

frecuentes las invenciones
realizadas entre
coinventores de distintos
instituciones, que dan lugar
a COPROPROPIEDAD.
Adems, los inventores
tienen derechos sui generis.
Todo
129 ha de estar acordado y firmado
antes, para evitar peleas posteriores
Derechos de inventores que son funcionarios,

empleados o trabajadores del Estado
Art. 20.2 LP: Corresponde a la Universidad la titularidad de las
invenciones realizadas por el profesor como consecuencia de su
funcin de investigacin en la Universidad...
Art. 20.4 LP: El profesor tendr en todo caso derecho a participar en
los beneficios (entre 1/3 y 2/3)... Corresponder a los Estatutos de la
Universidad determinar las modalidades y cuanta de esta
participacin.
Arts. 20.5 y 20.6 LP: La Universidad podr ceder la titularidad al
profesor... con derecho a una participacin (20%) en los beneficios del
profesor.
Art. 20.7 LP: Cuando el profesor realice una invencin como
consecuencia de un contrato con un ente privado o pblico, el
contrato deber especificar a cul de las partes contratantes
corresponder la titularidad de la misma.
Qu pasa con los estudiantes o becarios sin relacin laboral?
130
LAS PATENTES UNIVERSITARIAS NO DEBEN

VALORARSE COMO CURRCULUM ACADMICO TPICO
"El valor de una invencin patentable no es acadmico
sino estrictamente comercial, dado que la relevancia
cientfica no influye en la valoracin que el mercat hace de
una determinada invencin... El incentivo que el investigador
ha de tener para explotar una patente es el mismo que tiene
cualquier persona: puramente socioeconmico.
...
La explotacin de las patentes universitarias puede implicar
la cesi/licencia a terceros en condiciones pactadas o la
creacin de empresas 'spin-off'."
"Propuestas para impulsar la plena colaboracin entre universidades, centros de
investigacin y empresas en el campo de la I+D+i". (Generalitat de Catalunya,
DURSI, 10.09.2002).
131
BOE 23-11-2006
p 41071
132
CUESTIONES QUE HAY QUE ACLARAR AL PATENTAR

- Quines son los coinventores (a revisar tras redactar las
reivinds.) y cmo se repartirn los beneficios, en su caso?
- Respecto a cada coinventor, quin tiene el derecho de
propiedad: l como persona o su organizacin (universidad, OPI,
empresa...?. Hay que identificar a todos los copropietarios.
- Cmo los propietarios se van a repartir los beneficios (los
futuros e inciertos millones de euros), y cmo van a compartir los
gastos (los seguros e inminentes miles de euros)?
- Qu copropietario va a aparecer como solicitante y seguir la
tramitacin? En ocasiones es aconsejable que sea uno solo;
especialmente si es una universidad pblica, por la exencin de
tasas en la OEPM.
- Existen derechos o compromisos anteriores: material
transfers agreements, condiciones de financiacin, etc?
Tratar la solicitud de patente como confidencial (hasta que se
publique), ensendola slo mediante confidentiality agreements.
133
CUNDO PATENTAR
- Depende de la probabilidad de que otros puedan llegar a la misma
invencin: depende de lo "caliente" que sea el tema.
- Tan pronto como se pueda describir alguna realizacin (un
experimento real, un dibujo que permita construir el aparato, etc)
suficiente para obtener un derecho de prioridad fuerte.
- Durante el ao de prioridad se decidir entre: (a) abandonar
totalmente; (b) abandonar y volver a solicitar (quizs mejorando la
solicitud) para obtener otro derecho de prioridad; y (c) extender la
proteccin mediante una solicitud internacional (PCT) o solicitudes
nacionales y regionales (OEP).
Patentar (y publicar) antes de que la invencin est "madura" es
desastroso! No se obtiene un derecho fuerte, y se dificulta el obtenerlo
despus.
No divulgar la invencin antes de que se publique la solicitud de
patente! (para mantener la opcin de abandonar y resolicitar)
134
Example of CONFIDENTIALITY DISCLOSURE

AGREEMENT (CDA)
The University has filed a first Spanish patent application and,
during the priority year, wants to find an interested Company.
University shall disclose the Information (photocopy of the
patent application translated into English, other results or
materials) on a [exclusive][non-exclusive] basis to Company.
The Company shall treat the Information confidentially for
the purpose of evaluation [for a given time], avoiding disclosure to
third parties (not with respect non-secret information).
Should the Company be non-interested, it shall return all
information, not use for any other purpose, and be obliged of
confidentiality for [5] years (unless made public before).
135
Example of MATERIALS TRANSFER AGREEMENT (MTA)

The Provider (a university, a company, etc) agrees to provide the
Scientist with certain Material under these conditions:
The Material shall be used internally by Scientist to research
something, only for a given purpose.
Provider does not grant to Scientist or to its University any
rights under any of their own patents.
Scientist will inform Provider of the results, in confidence and
with no less than 45 days prior to any public disclosure, for the
purpose of protecting intellectual property (patents).
[IN THIS CASE, SCIENTIST HERE SHOULD ASK FOR SOME
PARTICIPATION IN THE EVENTUAL ECONOMIC BENEFITS]
136
Ejemplo de DE CONTRATO DE CESIN

DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Entre la UB y Balagu Center S.A.,
1. Objeto de la cesin: La UNIVERSIDAD transfiere a la CESIONARIA
la plena titularidad de la solicitud internacional de patente WO 00/52477
titulada "Mtodo y kit in vitro para la seleccin de un frmaco para
quimioterapia", y todos los derechos emanados de ella.
2. Asistencia cientfico-tcnica y legal (por inventores y CP de la UB).
3. Primera opcin sobre futuras invenciones relacionadas.
4. Extensin de la proteccin de patente a varios pases (pagada por la
CESIONARIA)
5. Transferencia de derechos a terceros (todos)
137
.../...
6. Compensaciones econmicas
6.1. Compensacin independiente de la explotacin de la invencin:
6.000.000 ESP.
6.2. Compensacin por rendimientos provenientes de la explotacin
de la invencin: 5% de los ingresos netos mundiales.
6.3. Compensacin por rendimientos provenientes de la
transferencia de derechos a terceros: En el caso de que en el futuro
la CESIONARIA realice transferencias (cesiones, licencias, etc.) a
terceros de alguno de los derechos de la solicitud internacional de
patente o de alguna de las distintas patentes derivadas de la misma, la
CESIONARIA pagar a la UNIVERSIDAD el 30% de los ingresos
netos...
7. Opcin de modificacin (cambiar derechos por una compensacin)
8. Opcin de reversin (recuperar la titularidad por parte de la UB)
138
Example of PATENT LICENCE AGREEMENT

for the exploitation in the USA of a technology on Cyclic Oligonucleotides
3.1. THE UNIVERSITY hereby grants, and LICENSEE accepts, the

following: a nonexclusive license to make and use the Patented
Intermediates, an exclusive license to sell the Patented
Intermediates, and a nonexclusive licence to make, use and sell
the cyclic oligonucleotides prepared by any of the Patented
Processes. Said licences do not include the right to grant
sublicence(s).
4.1. LICENSEE agrees to pay to THE UNIVERSITY a noncreditable,
nonrefundable license issue royalty of $10,000, within 30 days after
the Effective Date of this Agreement
4.2. In addition, LICENSEE shall pay annually to THE UNIVERSITY
an earned royalty of 10% on net sales, with a minimun of $4,000.
139
DNDE PATENTAR
- Normalmente se patenta para controlar la venta del producto
que incorpora la invencin, por lo que el tamao del mercado es
determinante (a veces se patenta para controlar la produccin).
- Se patentar en los mercados (pases) en los que haya
importantes expectativas de negocio (pases econmicamente
importantes).
Depende del sector industrial:

- En electrnica se patenta mucho (muchas invenciones distintas),
pero en muy pocos pases (p.ej. 5-10). Abunda la explotacin
compartida (intercambio masivo de licencias)
- En qumica-farmacia-biotecnologa se patenta menos, pero en
muchos pases (p.ej. 30-50). Abunda la explotacin en exclusiva.
140
Para que tenga valor, toda solicitud prioritaria ha

de poder extender sus derechos a EEUU y los
pases econmicamente ms importantes
La solicitud prioritaria hay que presentarla en (o a travs de)
la OEPM, pero ha de redactarse pensando en que tendr que
concederse en las cuatro oficinas de patentes ms
importantes del mundo. Estos son algunos datos de 2006:
- EPO (31 estados = 540 M personas, ms que US y JP juntos)
135.000 sols. y 63.000 concesiones (47%).
- JP (Strategic Council on IP para promocionar la PI)
409.000 sols. y 141.000 concesiones (35%).
- US (fiscal 2005): 391.000 sols. y 174.000 concesiones (45%).
- CN: 210.000 sols. y 58.000 concesiones.
141
Los 20 primeros pases en producto interior bruto

(en miles de millones de dlares; datos de 2005 / estimaciones para 2007, FMI)
1 EEUU
12.488 / 13.943
2 Japn
4.571 / 4.569
12 Corea del Sur 793 / 949
3 Alemania
2.797 / 2.847
13 India
775 / 925
4 China
2.225 / 2.819
14 Mxico
768 / 894
5 Gran Bretaa 2.201 / 2.367
15 Australia
708 / 764
6 Francia
2.106 / 2.173
16 Pases Bajos 625 / 655
7 Italia
1.766 / 1.815
17 Turqua
362 / 447
8 Canad
1.130 / 1.309
18 Blgica
372 / 389
9 Espaa
1.127 / 1.230
19 Suecia
368 / 366
20 Suiza
359 / 374
10 Brasil
793 / 1.115
11 Rusia
766 / 1.047
En los pases en rojo todava es difcil hacer valer derechos de patente.

Espaa es un caso nico!
142
Cmo obtener y hacer valer (enforce) los

derechos de patente: Se trata con detalle en el folleto "Una
introduccin a las patentes en Europa" del EPI, que se adjunta como
material complementario (de donde se han sacado estos dibujos)
Son procedimientos complejos, para los

que, si hay expectativas de negocio,
convendr
buscar ayuda profesional
143
(tramitacin, pleitos y negociacin)
Por el hecho de existir, una patente tiene un

efecto disuasorio en los posibles
infractores. Pero, si se infringe, el titular -o
su licenciatario exclusivo- debe hacer valer
sus derechos
144
Centre
de Patents de la sin
Universitat
de Barcelona
... mediante pleitos o acciones civiles (no
penales,
intervencin
policial), que suelen ser caros, especialmente en GB y US.
Infraccin (violacin) de patentes

Tiene lugar cuando se prueba que se ha realizado un acto
prohibido por los derechos conferidos:
- Infraccin en general (Art. 50 LP)
- Infraccin por contribucin (Art. 51 LP)
- Excepciones de no infraccin por mbito privado, fines
experimentales ... (Art. 52 LP)
- Agotamiento del derecho en la venta (Art. 53 LP)
- Excepcin de no infraccin por uso previo (Art. 54 LP)
Para decidir sobre el fondo, hay que determinar el alcance de la
proteccin (interpretar las reivindicaciones): Art. 60.1 LP, Art.
69.1 CPE y el Protocolo Interpretativo del Art. 69 CPE.
... pero en materia

de pleitos SIZE
MATTERS! por lo
que una
universidad o una
PYME debe
pensrselo bien
antes de pleitear
con una empresa
grande
El Juez de lo
Mercantil
(1 instancia) y la
Audiencia
Provincial
(2 instancia)
intentarn darle la
razn al que la
tiene, haciendo
justicia...
146
La estrategia de tramitacin de solicitudes de patente

depender mucho de las circunstancias del caso, p.ej.:
- De si se quiere obtener la concesin rpida de un ttulo (de patente o,
ms rpido an, de modelo de utilidad) porque el producto patentado va a
comercializarse pronto (tpico en invenciones electromecnicas); o, por el
contrario, se quiere una concesin lenta, que retrase los pagos y d
tiempo a evaluar las expectativas de aprobacin o negocio (tpico de
invenciones en farmacia y biomedicina).
- De si se contempla obtener patentes en pases extranjeros (lo que hace
recomendable redactar en ingls desde el principio; y solicitar la PCT en
ingls para que "cuente" en US).
- Si no hay gran urgencia, lo habitual es aprovechar el derecho de
prioridad obtenible con la primera solicitud en (casi) cualquier oficina del
mundo. Varios pases, incluida ES, obliga a sus solicitantes a presentar las
solicitudes prioritarias en la oficina nacional para control militar (en ES
hay que hacerlo en la OEPM, como solicitud nacional, EP o PCT).
- A lo largo del ao de prioridad es frecuente mejorar y ampliar la redaccin,
antes de presentar las solicitudes definitivas (nacionales, EP o PCT).
147
Procedimiento espaol actual (examen opcional)
slo un
10% aprox.
de solicits.
nacionales
piden
examen
Diapositiva prestada por el personal del rea de Documentacin y Bsquedas, OEPM
El PCT (Patent Cooperation Treaty) en la actualidad sirve

"Para Comprar Tiempo", pues es una forma fcil y barata
de extender la proteccin (o esperar 1,5 aos a hacerlo) a
prcticamente todo el mundo industrializado (azul oscuro)
149
136 pases; 145.300 solicitudes (dic. 2006)
El PCT International Bureau administra el Patent Cooperation Treaty desde su

sede, en la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra.
150
El edificio
central de la
Oficina
Europea de
Patentes
(circulo rojo)
est en Munich,
junto al ro Isar
y la Oficina
Alemana de
Patentes, y
frente a la isla
que ocupa el
Deutsches
Museum
(uno de los
mejores del
mundo para
ciencia y tcnica)
Headquarters Munich
PschorrHfe
Headquarters Munich
Isar building
Branch at The Hague
Vienna sub-office
Berlin sub-office
El 80-85% de las patentes (no modelos utilidad) llegan a Espaa por la va

europea (concedidas tras examen en la Oficina Europea de Patentes)
152
UE
(25 + 2
pases)
Convenio
de la Patente Europea (31
153
pases + 5 extensiones, sept. 2005)
Mi impresin es que, con la

ampliacin de la UE, ya nunca se
llegar a un consenso que permita
la entrada en vigor de un
Reglamento UE de Patente
Comunitaria, pues muchos y graves
intereses creados en contra (los
jueces en Alemania, los APIs en
Espaa, las oficinas nacionales...).
Slo se podra con una (improbable)
decisin poltica que no cuente con
los dichos intereses.
Y quizs una patente comunitaria
no merezca la pena, y convenga
ms mejorar en lo posible los
existentes sistemas EPO y PCT.
SIN
154 NOVEDAD EN PATENTE
COMUNITARIA! (desde 1975)
155
La investigacin en Espaa (La Vanguardia, 5.02.2006)
Estas
"patentes"
son n de
solicitudes
de patente
europea
presentadas
por
solicitantes
del pas.
No incluye
solicitudes
nacionales
de patente o
modelo de
utilidad
156
29.06.2007
Jefe de la unidad de
tuberculosis
experimental del
Hospital Germans
Tras i Pujol ("Can
Ruti"): Para patentar
y desarrollar su
invencin crea una
empresa privada
JP 2007509910 T
KR 20060126963 A
Proteccin principal de invenciones en 2006: origen espaol vs. total

N Solicitudes
N Concesiones
Tipo
de espaoles
totales
de espaoles
totales
ES-patentes
ES-mods. util.
3.098
2.664
3.352
2.814
1.895
2.449
2.107
2.578
1.200
145.375
EP (incl. WO-reg) 1.093
135.183
361
62.780
US
701 (2005)
390.733 (*)
295
173.771
JP-patentes
JP-mods. util.
184 (2005)
2 (2005)
408.674 (**)
10.965
WO
( no aplicable )
17 (2005)
2 (2005)
141.399
10.591
CN-patentes
260
210.490 (***)
52
57.786
CN-mods. util.
7
161.366
16
107.655
--------------------------------------------------------------------------------------------------------(*) US Residentes: 53% sols. de patente
(**) JP Residentes: 86% sols. de patente y 83% sols. de modelo de utilidad (2005)
(***) CN Residentes: 58% sols. de patente y 97% sols. de modelo de utilidad
ES residentes: 95% concs. mod. util. y 10% concs. patentes (naciols. + EP)
La gran mayora de mods. de utilidad espaoles los solicitan residentes
En ES se patenta bastante mediante patente europea, pero por extranjeros
(un buen negocio,
relativamente poco tcnico)
Evolucin de las solicitudes de patente europea

presentadas en la OEPM, y de las solicitudes de patente
europea de origen espaol
Desde hace diez aos la proteccin en el exterior crece espectacularmente
Nmero de European Patent Attorneys (EPA) por

pas: en 2006 ES tiene 159 EPAs (1.81% del total)
El porcentaje de EPAs que han aprobado el European
Qualifying Examination es relativamente muy bajo en ES (8%)
AT (56%), BE (63%), CH (59%), DE (67%), DK (46%), FR (61%),
GB (67%), IE (30%), IT (43%) , NL (79%) , SE (48%) (datos 2005)
EN ESPAA EL SISTEMA DE PATENTES MEJORA

En particular:
- La OEPM funciona cada vez mejor, aunque la LP es claramente
mejorable (debera hacerse obligatorio el examen sustantivo?)
- El acceso a la informacin (tcnica, administrativa, jurdica, etc.)
es cada vez ms fcil (cundo pondr en lnea la OEPM los
expedientes completos?)
- Cada vez hay ms y mejores expertos en redaccin de solicitudes
de patentes y en su tramitacin en oficinas con examen sustantivo
(cada vez hay ms EPAs que ha pasado el EQE).
- Los Tribunales de Justicia (Juzgados de lo Mercantil y Secciones
especializadas de Audiencia Provincial) cada vez saben ms y son
ms predecibles (y los abogados tendrn que especializarse y
adaptarse a esta situacin).
POR LO QUE...
163
CONCLUSIN
En general, cuando la invencin tiene expectativa de explotacin
rentable:
- merece la pena contratar profesionales para patentarla ...
- y patentarla bien (buena bsqueda y buena redaccin y buena
tramitacin en los principales pases: US, JP, CN y EP: DE, GB,
FR, ES...) ...
- controlando los costes (de informacin, bajos; de redaccintramitacin, medios; de litigios, altos), pero considerndolos como
una inversin...
- y buscando situaciones win-win adecuadas para la mejor
explotacin (en exclusiva, o compartida; mediante alianzas o
transferencia de derechos...).
EL PRINCIPAL PROBLEMA DE ESPAA ES QUE...
AN QUEDAN MUCHOS USUARIOS MAL INFORMADOS, Y

AN QUEDAN MUCHOS QUE TODAVA NO SON USUARIOS
POR LO QUE SIGUE SIENDO NECESARIA LA FORMACIN
E INFORMACIN SOBRE PATENTES!
Actividades
en las que la
OEPM, la
OEP y la
OMPI son
muy activas.
A ellos se
suma ahora
el Col.legi de
Qumics de
Catalunya
European Patent Academy
http://www.wipo.int/academy
En el mundo de las patentes, todos los

papeles son importantes: el inventor que
realiza la invencin, el agente de patentes
que redacta y tramita una patente fuerte, y el
abogado que convence al juez (ayudado
por peritos) de que su cliente tiene razn.
166
Distintos papeles asociados con el mundo de las patentes

(en negrilla los que suelen ser desempeados por tcnicos, no por juristas)
documentalista inventor asesor interno

directivo (toma decisin de solicitar; tambin puede ser un tcnico)
redactor/agente de patentes (redacta y tramita la solicitud)
examinador de oficina de patentes (la concede)
( PATENTE = derecho emanado de documento pblico )
En caso de litigio:
abogado asesor tcnico

perito (designado por el tribunal,o por una o varias partes; ayuda al juez)
juez (decide sobre su validez y -si es vlida- sobre su infraccin)
167
Ojal el curso PATENTS

QUMIQUES AL COL.LEGI
sirva para aprender algo
sobre el sistema de
patentes, sin aburrirse
Titulos de patente
MUCHAS
GRACIAS POR
LA ATENCIN !
Documentos de patente
168

1 - Derechos - de - Propiedad - Intelectual-Industrial - Quimicos - y - Patentes - Pascual - Segura - CQC - ST - Patents - España

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Biblioteca de Patents CIDEM / UB.FBG, 1990

Convenio OEPM, 2006 / European Patent Academy, 2005

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Claim 1 of EP 478 A1 (Henkel, 1979)

acyloins include benzoins

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