Trabajo Monográfico de Explotación Comercial de Una Marca, Cesión de Licencia y Protecciòn de Otros Signos.

NDICE
Introduccin 5
TTULO I
MARCO CONCEPTUAL
CAPTULO I
EXPLOTACIN COMERCIAL DE LA MARCA
I.
II.
III.
CONCEPTO DE MARCA
EXPLOTACIN COMERCIAL DE UNA MARCA
8
A. MODOS DE TRANSFERENCIA DE MARCAS
11
12
CONCLUSIONES
CAPTULO II
TRANFERENCIA O CESIN DE LICENCIAS
I.
II.
III.
IV.
CONCEPTO
14
CARACTERSTICAS
FRANQUICIA
ACUERDOS DE CONCESIN DE LICENCIA
15
16
CAPTULO III
PROTECCIN DE OTROS SIGNOS DISTINTIVOS
I.
II.
III.
CONCEPTO
OTROS SIGNOS DISTINTIVOS
PROTECCIN28
25
28
TTULO II
MARCO LEGAL
CONCLUSIONES
CONSULTORA POR INTERNET
ANEXO
34
TTULO I
MARCO CONCEPTUAL
29
32
33
TRANSFERENCIA DE MARCA, CESIN DE LICENCIA Y PROTECCIN

DE OTROS SIGNOS DISTINTIVOS
CAPTULO I
EXPLOTACIN COMERCIAL DE UNA MARCA
I.
CONCEPTO DE MARCA
Una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios que
ofrece una persona o una empresa de aquellos que son sus competidores. Los
signos son palabras reales o inventadas, grficos y colores, una combinacin de
letras y nmeros, entre otros.
Estas marcas deben cumplir con dos condiciones para ser registradas: que
puedan ser representadas grficamente y que tengan distintividad; es decir, que
efectivamente sirvan para diferenciarse de otras.
Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han
sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada. Las
Marcas ayudan a los consumidores a identificar y comprar un producto o servicio
que, por su carcter y calidad, indicados por su marca nica, se adecua a sus
necesidades.
Las marcas son susceptibles de ser protegidas mediante ttulos otorgados por el
Estado, especficamente el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
la Propiedad Intelectual INDECOPI (Per) y que confieren a su titular el derecho

exclusivo de utilizarlos en el trfico comercial, e impedir a terceros la utilizacin de
estas marcas protegidas.
La legislacin sobre propiedad intelectual tiene un carcter fundamentalmente

territorial, es decir, que el derecho sobre la marca se limita al pas en el que se ha
solicitado y obtenido. Por tanto, si se exportan productos que llevan esa marca y
nicamente se ha obtenido la proteccin para dicha marca en el pas de origen, la
marca es vulnerable en el mercado de exportacin. Si el titular de la marca se
dedica a las actividades de exportacin es importante que registre la marca en los
pases a los que exporta o pretende exportar sus productos, de manera que la
marca tambin est protegida en dichos pases.
II.
EXPLOTACIN COMERCIAL DE UNA MARCA O TRANSFERENCIA

DE UNA MARCA.
La Transferencia de Marcas a travs de una cesin de derecho, permite a usted

transferir la propiedad de la marca a una persona o entidad diferente. El
cesionario, luego que la marca sea transferida a l, pasar a ser el Titular de la
marca y tendr los mismos privilegios que tena el cedente.
Debido al constante desarrollo y evolucin del fenmeno de la competitividad que

se experimenta a nivel mundial, las marcas se han convertido en herramientas de
vital utilidad e importancia para todos los empresarios que desean posicionarse
en un mercado diferencindose de otros, y que, a travs de la creacin de signos
distintivos se les puede relacionar fcilmente con los productos y servicios que
suministran ante los consumidores y que slo ellos poseen. Adems un aspecto
importante en la actualidad es que las marcas constituyen un activo intangible

valioso y aprovechable, el cual se considera tanto para la gestin y desarrollo del
negocio como para su valorizacin, tal es el caso de la Marca Apple que, tras su
lanzamiento en 1976 pocos imaginaran la trascendencia que esta marca tendra
en el mercado, valorizada actualmente en 665.000 millones de dlares.
Es as que, debidamente registrada, una marca podr gozar de todos los

beneficios y exclusividad que su registro otorga, sin embargo es de especial
atencin que una vez concedido el registro de la marca es necesario ponerla en
uso por parte del titular, ya que su no uso podra acarrear la cancelacin del
registro, y a esto se refiere el Art. 165 de la Decisin 486 de la Comunidad Andina
cuando seala que un registro de marca puede ser cancelado a solicitud de
cualquier parte interesada cuando, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido
usada en al menos uno de los pases miembros de la Comunidad Andina por su
titular, por un licenciatario o por un tercero autorizado para ello, durante los tres
aos consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la accin de
cancelacin() Quedando exceptuados los casos fortuitos o de fuerza mayor,
en los cuales no proceder la cancelacin por ser razones inimputables al titular.
Es por esto que podemos apreciar que existen sanciones graves por la falta de
uso de la marca, por lo tanto el titular para evitar la cancelacin de la misma, y en
los casos en que no sea posible que pueda seguir explotndola, puede permitir su
uso por parte de terceras personas, este es el caso de las licencias y
transferencias de marcas.
En el caso de licencias, ser el titular de la marca quien autorice a un tercero el

uso de su marca, a cambio de una contraprestacin econmica en forma de
regalas. Ser el titular el que acte como licenciante y el tercero como
licenciatario, existiendo para esto varias opciones: la licencia de marca podr
otorgarse sobre la totalidad o parte de los productos o servicios para los que est
registrada, y sobre la totalidad o parte del territorio donde tiene vigencia su

registro. Adems podr ser una licencia exclusiva (cuando se especifique
expresamente el uso de la marca nicamente a la persona a quin se le
transfiere) o puede ser para varias personas de manera simultnea, incluido el
mismo titular (este es el caso de los contratos de franquicia, como lo es la cadena
de comida rpida Mc Donalds que existe en diferentes pases a nivel mundial).
Es necesario, conforme al Art. 162 de la Decisin 486 de la Comunidad Andina,
que se registre ante el INDECOPI toda licencia de uso de marca.
Por otro lado, existe la transferencia de marca que es un contrato por medio del
cual el titular de una marca transfiere todos los derechos sobre sta a una tercera
persona a cambio de una contraprestacin econmica, pudiendo ser celebrado
entre personas naturales o jurdicas al igual que la licencia. Entre las opciones
que nos brinda la transferencia de marca estn la transferencia de la solicitud de
una marca o, la marca ya registrada (lo cual es ms seguro y recomendable para
el adquirente ya que se entiende que esta marca cumple con todos los requisitos
necesarios) adems es necesario que dicha transferencia sea registrada ante
INDECOPI. Es importante tener en cuenta que, como la transferencia supone el
traspaso de todos los derechos que la marca conlleve, si recayera alguna medida
o gravamen sobre sta tambin se transferiran, por lo que sera importante actuar
de manera diligente y revisar el certificado de la marca en INDECOPI a fin de
evitar futuros hechos adversos.
Estas modalidades de prolongar la vida de las marcas registradas son muy tiles
y resultan ser una gran inversin para seguir aprovechando marcas con un
posicionamiento estable en el mercado y que generan rentabilidad y aumentan el
valor de los empresas que las obtienen, ya sea en licencias (cediendo el uso de la
marca) o como transferencia (transfiriendo todos los derechos sobre la marca), lo
que conlleva a que marcas de gran trayectoria y reconocimiento no se
circunscriban a un solo territorio sino que puedan expandirse, o que puedan
seguir siendo usadas por terceras personas cuando los titulares de stas no
tengan inters en hacerlo por s mismas o no puedan hacerlo directamente.

A. MODOS DE TRANSFERIR UNA MARCA
Al hablar de ceder una marca podemos hacerlo en dos sentidos:
1. LO QUE PODRAMOS LLAMAR UNA CESIN DEFINITIVA.
Esto es lo que la Ley de Marcas llama cesin y es una transmisin

definitiva, ya que lo que se cede es la propiedad de la marca o nombre
comercial. Es lo que podramos llamar una compra o venta de una marca o
nombre comercial.
2. UNA CESIN TEMPORAL.
Esto significa que el titular de la marca o nombre comercial permite el uso o

la explotacin de dicha marca o nombre comercial a un tercero, pero no
transmite la propiedad de la misma.
Cuando la Ley de Marcas habla de la posibilidad de ceder una marca o

nombre comercial a un tercero en el sentido que acabamos de mencionar,
permitiendo el uso o la explotacin, pero no transmitiendo la propiedad se
refiere a ello como Licencia y lo expone en su artculo 48. As que cada
vez que digamos Licencia estamos queriendo decir permitir uso o
explotacin de una marca o nombre comercial sin transmitir su propiedad.

II.
CONCLUSIN
La transferencia de marca es un acto por el cual el titular de la marca transfiere

todos sus derechos sobre el signo a un tercero (normalmente a cambio de una
contraprestacin).
A diferencia de las licencias, las transferencias de marcas se deben inscribir
obligatoriamente en la Direccin de Signos Distintivos del INDECOPI. En ese
sentido, las firmas del transferente y del adquirente en el contrato de transferencia
debern estar legalizadas; en el caso que el documento se suscriba en el
extranjero, deber ser legalizado por funcionario consular peruano.
Entre las obligaciones ms comunes para el transferente en contratos de este tipo
se encuentran las siguientes:
1. Realizar todos los actos necesarios para concretar la transferencia de la
marca.
2. No solicitar el registro de la marca, ni utilizar signos iguales o similares a la

marca transferida.
3. Cooperar con el adquirente en el mantenimiento de derechos de propiedad

sobre la marca en caso sea necesario.
Asimismo, algunas de las obligaciones ms comunes del adquirente en este tipo
de contratos son:

1. Pagar la retribucin por la transferencia de la marca.
2. Asumir los gastos de inscripcin de la transferencia.
Tambin es muy importante que al momento de adquirir una marca, se verifique

que no exista ningn tipo de gravamen o medida sobre ella (por ejemplo, un
embargo). Esto se puede comprobar en la Direccin de Signos Distintivos del
INDECOPI, al revisar el certificado de la marca.

CAPTULO II
LICENCIA DE MARCAS
I.
CONCEPTO
La licencia de marca supone una interesante opcin frente a 2 escenarios

comerciales:
Cuando se tiene inters en comercializar un producto o servicio cuya

marca pertenece a otro.
Cuando se dispone de una marca registrada y se pretende ampliar el

mercado.
En consecuencia una de las consultas habituales que se nos plantean como

asesores especializados en propiedad industrial es cmo y cundo deben o
pueden licenciarse las marcas registradas.
A continuacin mostramos una explicacin que pretende dar respuesta a la
mayora de dudas generales que se nos plantean, pero debe quedar claro
que para realizar y redactar correctamente un acuerdo de licencia de marca
deben considerarse sus peculiaridades y ser analizadas y tratadas por expertos
de forma individual.
Mediante una licencia el titular de la marca registrada, o en su defecto quien tenga
derecho y/o facultad para licenciarla, autoriza a un tercero su utilizacin a cambio

de una compensacin econmica en forma de regalas. Esta licencia se
materializa mediante un acuerdo entre las partes donde el titular de la marca toma
el papel de licenciante y la otra parte de licenciatario. Un acuerdo de licencia
puede/debe adems oficializarse inscribindolo en la oficina donde se haya
realizado el registro de la marca objeto de licencia.
II.
LICENCIA DE MARCA: CARACTERSTICAS.
Una licencia de marca vendr enmarcada por las propias caractersticas del
registro de marca, es decir, por el territorio que contempla, el tiempo que
permanezca en vigor (10 aos renovables por iguales periodos indefinidamente) y
los productos o servicios que identifica.
Cabe destacar que pueden ser objeto de licencia tanto una solicitud de marca
como una marca concedida. Esta segunda opcin es la ms recomendable pues
presentar una mayor garanta al haber sido superados todos los requisitos y
trmites administrativos.
A. LA LICENCIA DE UNA MARCA PUEDE OTORGARSE:
Sobre la totalidad o sobre parte de los productos o servicios para los que
est registrada (en este caso se habla de licencia global);
Sobre la totalidad o parte del territorio que contempla.
Adems la licencia de marca puede ser:

a. Exclusiva: cuando se indica de forma explcita que se autoriza el uso de la
marca nicamente a quien se le licencia quien tendr adems legitimacin
activa para defender el derecho de la marca.
b. No exclusiva o simple: cuando el uso se permite o puede permitirse a

varios personalidades de forma simultnea incluida el propio titular de la
marca.
Segn el art. 48.2 de la Ley de Marcas que regula el tema de la licencia, salvo
que se especifique en el contrato:
El licenciatario no podr ceder la licencia a terceros, ni podr conceder sub

licencias.
El licenciatario tendr derecho a usar la marca durante toda la vida del

registro.
La licencia no es exclusiva, es decir: el licenciante podr conceder otras y

usar por s mismo la marca.
En el caso de que la licencia sea exclusiva, salvo que se disponga otra

cosa, se entiende que el licenciante no podr utilizar la marca.
III.
LICENCIA DE MARCA: FRANQUICIA
Si se tienen en consideracin que la principal funcin de una marca registrada es

diferenciar los productos y servicios de una empresa de los de sus competidores,

identificando su origen y calidad y por tanto la reputacin de la empresa, al titular
de la marca le interesa mantener una relacin estrecha con el licenciatario de la
marca con el fin de garantizar que se mantengan las normas de calidad y que no
se induzca a engao al consumidor o usuario. Para tratar este problema y
establecer una relacin ms estrecha entre las partes existen los acuerdos de
franquicia. Mediante una franquicia el titular de la marca puede ejercer un mayor
control sobre el licenciatario que pasa a ser adems concesionario de la
franquicia. En consecuencia la empresa cedente suministra sus capacidades
tcnicas y de gestin y permite utilizar los medios de que dispone y no solo las
marcas registradas, tambin los conocimientos especializados, servicio al
consumidor, programas informticos, diseos, decorados, etc. establecindose
una relacin de equipo.
Por ultimo aclarar una confusin habitual que versa sobre la cesin de la marca
registrada. Una cesin de marca es diferente a una licencia, pues supone la
transferencia de la misma a un tercero.
En trminos populares y para que todos nos entendamos la cesin de una marca
registrada supone la venta de la marca y la licencia su alquiler.
IV.
ACUERDOS DE CONCESIN DE LICENCIA
1. Cules son las caractersticas de una licencia?
Una licencia de propiedad intelectual es un contrato por el cual el

licenciante autoriza al licenciatario a explotar la propiedad intelectual de
aqul.

2. La licencia tambin es un contrato?
Una licencia tambin es un contrato. Crea derechos y obligaciones

contractuales entre el titular de la propiedad intelectual y el licenciatario.
Son las condiciones del contrato y los derechos y obligaciones que ste
plasma, los que rigen la relacin entre el licenciante y el licenciatario y
pueden hacerse valer en juicio.
3. Cmo se trata la exclusividad en una licencia?
La exclusividad supone el derecho a excluir a otros de la explotacin de la

propiedad intelectual. En el sector farmacutico, la mayora de las licencias
de propiedad intelectual tienen carcter exclusivo. As como el titular de
una patente es la nica persona facultada a explotar la patente, un
licenciatario procura ser la nica persona facultada a explotar la patente.
Es el caso particularmente en el sector farmacutico en el que esa
exclusividad compensa la magnitud de la inversin especulativa en la fase
de desarrollo, la fase clnica y de tramitacin ante las autoridades sanitarias
previa a la colocacin de un producto en el mercado. Por lo tanto, en una
licencia exclusiva el licenciatario explota la propiedad intelectual con
exclusin de terceros, incluido el licenciante.
Ello significa que el licenciante, al conceder una licencia exclusiva, renuncia al

derecho a explotar por s mismo la propiedad intelectual. La caracterstica

fundamental de una licencia exclusiva, y que le da ese carcter, es que el titular
de la propiedad intelectual no puede:
Conceder licencias a otros, ni
Explotar por s mismo la propiedad intelectual.
En cambio, en virtud de una licencia nica:
El titular de la propiedad intelectual concede una licencia,
No puede conceder una licencia a ninguna otra persona,
Pero conserva el derecho de explotar por s mismo la propiedad intelectual.
El efecto de una licencia nica es que hay slo dos personas facultadas a
explotar la propiedad intelectual, a saber, el licenciatario y el titular. Este caso
puede darse, por ejemplo, cuando existe un acuerdo para la comercializacin
conjunta (vase la seccin 5 del presente documento), pero es inusual en el
sector farmacutico. As como el titular de la patente es la nica persona facultada
a explotar la patente, tambin el licenciatario, en el campo de los productos
farmacuticos, procura ser la nica persona facultada a explotar la patente. Una
licencia nica dista de ser el medio adecuado para cumplir ese objetivo y hasta
puede constituir un impedimento.
En virtud de una licencia no exclusiva:
El titular de la propiedad intelectual concede la licencia a un licenciatario,
Tambin puede conceder la licencia a otros licenciatarios, y
Mantiene el derecho a explotar por s mismo la propiedad intelectual.
Por lo tanto, un licenciante puede conceder numerosas licencias no exclusivas.
En el sector farmacutico tampoco es comn la concesin de licencias no

exclusivas, puesto que, habida cuenta de la magnitud de la inversin
especulativa, el licenciatario del mbito farmacutico querr ser la nica persona
facultada a explotar una patente. Sin embargo, este criterio no es universal.
Algunas esferas de la biotecnologa se prestan a la concesin de numerosas
licencias no exclusivas.
He aqu algunos ejemplos:
Un sistema de administracin de vacunas,
Un vector viral,
Un promotor,
Una lnea de clulas,
Un modelo animal.
Sin embargo, una licencia no exclusiva no satisfar el tipo de exclusividad que

espera tener el licenciatario de un producto farmacutico.
4. Cmo se tratan los campos de aplicacin en una licencia?
Las licencias pueden limitarse a campos determinados. Un campo circunscribe
una esfera determinada de aplicacin de la propiedad intelectual. Por ejemplo,
podrn imponerse las siguientes limitaciones:
Aplicaciones en seres humanos,
Aplicaciones en plantas,
Aplicaciones veterinarias.
En el campo de las aplicaciones en seres humanos pueden existir otras
subdivisiones, por ejemplo:

Diagnstico,
Vacunas teraputicas,
Vacunas profilcticas.
Al limitar una licencia a un campo determinado, el licenciante puede:

Mantener el derecho a explotar la propiedad intelectual en algunos campos
de aplicacin, y
Conceder licencias respecto de los campos restantes de aplicacin. Por
ejemplo, el licenciante puede:
Conceder una licencia exclusiva al licenciatario A en el campo de aplicacin
en seres humanos;
Conceder una licencia exclusiva al licenciatario B en el campo de
aplicacin en plantas; y
Conceder una tercera licencia exclusiva al licenciatario C en el campo de
aplicacin veterinaria. Esta separacin de las licencias entre distintos
licenciatarios y en distintos campos permite al licenciante obtener el
mximo beneficio posible de la comercializacin de la propiedad intelectual.
De esta manera, el licenciante puede decidir cul es el mejor licenciatario
para explotar la propiedad intelectual en un campo determinado, teniendo
en cuenta los conocimientos tcnicos particulares de cada licenciatario, su
posicin en el mercado, el abanico de productos que tiene en su haber y
sus redes de comercializacin y distribucin. Un licenciante tambin puede
mantener el derecho de explotacin en su propio campo de actividad, por

ejemplo, el de las aplicaciones diagnsticas, y conceder a un tercero los
derechos de explotacin en los campos de explotacin en los que el propio
licenciante no tiene recursos, capacidad, o redes de comercializacin; por
ejemplo, en todas las dems aplicaciones en seres humanos salvo las
diagnsticas. A pesar de la limitacin respecto del campo de aplicacin,
todas esas licencias son exclusivas; no son licencias nicas ni no
exclusivas. Esto significa que en el campo determinado de validez de la
licencia, slo el licenciatario puede dedicarse a la explotacin, con
exclusin del licenciante y sin que ste pueda concederle en licencia a un
tercero el derecho de explotacin en el mismo campo.
5. Cul es la situacin del territorio en una licencia?

En el sector farmacutico es habitual que los licenciatarios tomen licencias de
validez internacional, lo que significa que disponen de derechos de explotacin
de alcance mundial. Sin embargo, es posible que un licenciante considere que
un determinado licenciatario cuenta con la red de comercializacin adecuada
para explotar la propiedad intelectual en un rea geogrfica determinada, pero
no dispone de redes de comercializacin ni capacidad de explotacin en otras.
En este caso, no ser adecuado conceder una licencia de alcance mundial
porque las zonas en las que el licenciatario no dispone de redes de
comercializacin ni capacidad de trabajo no quedarn cubiertas y, por lo tanto,
el titular de los derechos no obtendr beneficios financieros en relacin con
esas zonas. Por ejemplo, sera ventajoso conceder una licencia exclusiva para
el territorio de Amrica del Norte a un licenciatario, pero conceder a otro
licenciatario una licencia exclusiva sobre la misma propiedad intelectual para
Europa y a otro licenciatario una tercera licencia para Asia. Una licencia
exclusiva, aunque est limitada a un territorio determinado, sigue siendo una
licencia exclusiva, puesto que slo el licenciatario puede explotar el derecho
en ese territorio. El licenciante mantiene el derecho de explotacin fuera del
territorio en cuestin y ello no afecta la exclusividad del licenciatario en

relacin con el territorio respecto del cual se le concedi la licencia. En forma
anloga, el derecho del licenciante a conceder licencias en relacin con otros
territorios no afecta la exclusividad del licenciatario en el territorio de validez de
su licencia. Es decir que un titular puede aprovechar al mximo los beneficios
de la explotacin de su propiedad intelectual mediante la concesin de
licencias exclusivas en territorios distintos a licenciatarios que cuenten con
capacidad de explotacin en cada uno de esos territorios.
6. Cul es el plazo de duracin de una licencia?
Por lo general, se considera que el plazo de duracin de una licencia es el
perodo:
Que comienza en la fecha de la licencia; y
Que finaliza con el vencimiento de la ltima patente que expire dando a la
licencia, de esa manera, el mximo plazo posible de duracin. El plazo de
duracin
de
los
patentes
sobre
productos
farmacuticos
puede
prorrogarse, para compensar a los titulares de esas patentes por el largo

perodo de tramitacin debido a los procesos clnicos y de tramitacin ante
las autoridades sanitarias necesarios para colocar un producto en el
mercado. El plazo de una licencia del mbito farmacutico est
estructurado de manera tal de quedar automticamente prorrogado,
siguiendo el plazo de duracin de la patente.
7. Qu puede ser objeto de una licencia?
La propiedad intelectual que se concede en licencia debe estar bien definida.
Podr tratarse de patentes, pero tambin de:
Solicitudes PCT y solicitudes de patentes provisionales,
Invenciones, descubrimientos y dems informacin tcnica que an no
sea objeto de una solicitud de patente.

Secretos comerciales e informacin confidencial que se prev mantener
como tales.
7. Se conceden en licencia las mejoras?

En una licencia es habitual conceder al licenciatario derechos no slo en
relacin con la propiedad intelectual en su estado de desarrollo a la fecha de
concesin de la licencia, sino tambin conceder en licencia las mejoras que el
licenciante pueda desarrollar respecto de la propiedad intelectual en cuestin
despus de la concesin de la licencia. Esto redunda en inters tanto del
licenciante como del licenciatario. El licenciatario quiere acceder a las mejoras
para estar en mejores condiciones de comercializar y de colocar en el
mercado el producto mejorado. Asimismo, el licenciante quiere que el
licenciatario tenga xito. Sus beneficios financieros dependen del xito del
licenciatario en la comercializacin y, por ello, querr conceder en licencias las
mejoras futuras para aprovechar al mximo la capacidad de comercializacin
del licenciatario, incrementando las regalas y otras remuneraciones que el
licenciante prev percibir por la comercializacin. Sin embargo, no siempre es
as. Qu sucede si la mejora es una nueva aplicacin de la propiedad
intelectual? Debera el licenciatario tener acceso automticamente a esa
mejora? Qu suceder si el licenciatario, aun teniendo capacidad de
comercializacin en el campo previsto en la licencia, no la tiene en el nuevo
campo con el que se relaciona la mejora? Qu suceder si existe un
licenciatario mejor equipado o con mejores capacidades en el nuevo campo?
Hay que trazar un lmite: de un lado de ese lmite, una mejora se incluir
automticamente en una licencia y se pondr a disposicin del licenciatario, y
del otro, esa inclusin no se har en forma automtica. Sin embargo, ese
lmite es algo difuso; tampoco sirve de mucho utilizar otras palabras, como
mejoramiento, perfeccionamiento o modificacin de la propiedad intelectual.
Simplemente son otros vocablos para describir el mismo concepto, o parte del
concepto de mejora, y que no contribuyen a medir, cuantificar, o identificar

dnde se encuentra ese lmite difuso que separa la inclusin de la mejora de
su exclusin. A veces en una licencia se incluye toda la propiedad intelectual
que un licenciante desarrolle y que, de alguna manera, pueda ser til para la
explotacin de la propiedad intelectual objeto de la licencia. Sin embargo, por
lo general, se considera que este criterio es demasiado amplio. Si bien
interesa tanto al licenciante como al licenciatario que las mejoras se definan
con amplitud, no interesa al licenciante que una nueva aplicacin quede
incorporada en la definicin, en particular, si se tiene en cuenta que las
capacidades del licenciatario en ese campo podran no ser suficientes.
Entonces, cmo demarcar los lmites en lo relativo a las mejoras? En primer
lugar, si bien las clusulas que definen una mejora como tal son de poca
ayuda para definir dnde se encuentra ese lmite difuso, siguen siendo una
parte importante de la definicin, y son objeto de muchos comentarios en el
mbito judicial acerca de lo que es una mejora. En segundo lugar, tiene que
haber un lmite. Tampoco ayuda sostener que la mejora debe infringir la
propiedad intelectual objeto de la licencia, puesto que, por definicin, es casi
seguro que lo har. Asimismo, podra sostenerse que si es materia patentable
por separado, es decir que sera por s misma una invencin patentable, que
satisface todos los requisitos formales para la concesin de una nueva
patente, va ms all de lo que por lo comn se considerara como una mejora
8. Cules son las condiciones financieras de una licencia y su valor
total de transaccin?
En el sector farmacutico las condiciones financieras de una licencia suelen
ser una combinacin de:
El pago de una tasa inicial, en el momento de firmar la licencia;
Los pagos determinados por ciertos acontecimientos que se van
produciendo durante el desarrollo, las etapas clnica y de tramitacin
ante las autoridades sanitarias; y
Las regalas, una vez que el producto se encuentra en el mercado.

Se considera que el conjunto del valor descontado de todos esos pagos es el
valor total de la transaccin. El monto de esos componentes podr cambiar,
pero en teora el valor total debera permanecer igual. Cada columna
representa una forma de negociar la transaccin. En los tres casos el valor
total de la transaccin es de 100 millones de USD. En la primera columna, hay
un mnimo de pagos iniciales, y un mximo de pagos finales en forma de
regalas. En la segunda columna, el mismo valor de transaccin est
representado por un nivel ms alto de pagos iniciales, un nivel ms alto de
pagos determinados por ciertos acontecimientos, pero un nivel ms bajo de
regalas. En la tercera hiptesis, es decir la tercera columna, el mismo valor de
transaccin est representado por un nivel mximo de pagos iniciales, el nivel
ms bajo de pagos determinados por ciertos acontecimientos, y un nivel medio
de regalas.
CAPTULO III
PROTECCIN DE OTROS SIGNOS DISTINTIVOS
I.
CONCEPTO DE SIGNOS DISTINTIVOS.
Es susceptible de proteccin una variedad de signos distintivos, entre los cuales

est la marca. La proteccin de un signo distintivo se inicia a partir de la fecha de
emisin de la resolucin que otorga el derecho de propiedad, el cual se
materializa a travs del certificado de registro que emite el INDECOPI. Esta
proteccin es territorial.

En este certificado est detallada la informacin relativa al signo distintivo o

marca, como son el nmero de certificado, clase (productos o servicios), fecha de
presentacin, titular y fecha de renovacin.
II.
OTROS SIGNOS DISTINTIVOS
Dentro de los signos distintivos encontramos las Marcas y como otros signos
distintivos tenemos:
A. NOMBRES COMERCIALES
El nombre comercial es el signo o denominacin que identifica a una

empresa en el trfico mercantil y que sirve para distinguirla de las dems
empresas que desarrollan actividades idnticas o similares.
El nombre comercial, por tanto, distingue a la empresa que fabrica o
comercializa los productos o presta los servicios. La marca, en cambio,
distingue los productos o servicios que fabrica, comercializa o presta dicha
empresa.
As, un fabricante de pantalones registrara como nombre comercial el que

utilice en sus actividades empresariales de fabricante, as por ejemplo, en
sus relaciones con proveedores, clientes, etc.
El signo o nombre con que comercialice esos pantalones ser la marca del
producto.

B. DENOMINACIN DE ORIGEN
Es el nombre de una regin geogrfica del pas que sirve para designar un
producto originario de la misma. En su razn de sus atribuciones
incompresibles
(caractersticas
calidad
especial)
conferidos
exclusivamente por el medio geogrfico los cuales se conforman por

factores humanos o materiales.
C. LEMAS COMERCIALES
El lema comercial es la palabra, frase o leyenda utilizada como

complemento de una marca. En consecuencia, solamente puede ser
denominativo.
Es accesoria a una marca.

La solicitud de registro deber indicar la marca con la cual se usar.
Se transfiere conjuntamente con la marca al cual est asociado.
Su vigencia est sujeta a la marca asociada.
D. MARCAS DE CERTIFICACIN

Signo que sirve para certificar o asegurar la calidad, caractersticas, origen
u otros factores de productos o servicios al que se aplica la marca. Certifica
o garantiza a los consumidores que los productos o servicios que eligieron
cumplen con determinadas normas de calidad o con determinadas
caractersticas especiales.
E. MARCAS COLECTIVAS
Las marcas colectivas estn destinadas a ser usadas por un grupo de

personas que integran una asociacin. De esta manera cada miembro
puede utilizar la marca colectiva y al mismo tiempo su marca de modo
individual. Como consecuencia, los miembros que usan la marca colectiva
estn obligados a unificar la calidad de sus servicios y/o productos.

III.
PROTECCIN
Las marcas y otros signos distintivos se protegen de la siguiente

manera:
1. Debes efectuar una bsqueda en el registro de signos distintivos del

INDECOPI para verificar que dicho signo est disponible, ya sea
para descartar que no exista una marca idntica o similar que sea
confundible con tu marca, pues la autoridad marcaria denegar el
registro de las solicitudes de marcas que pueden generar riesgo de
confusin en el consumidor.
2. Si la marca est disponible debes registrarla de inmediato, pues el

registro es el que otorga el derecho de exclusividad primero en el
tiempo, primero en el derecho. Sin registro no tienes derecho de
exclusin alguno sobre terceros, salvo que tu marca coincida con tu
nombre comercial que si protege el signo sobre la base del primer
uso.
3. Si quieres exportar tus productos o servicios al extranjero debers

hacer lo mismo en el territorio a exportar. La Legislacin y los
tratados te permiten revindicar una prioridad de solicitud de registro
durante el lapso de 6 meses en los pases miembros de la
Comunidad Andina y/o pases signatarios del Convenio de Paris.

4. Debes usar tu marca para los servicios y/o productos que identifica,
pues la ley exige el uso de la misma a partir del 3 ao de registrada
la marca (periodo de gracia), luego del cual el registro de marca es
susceptible de ser cancelado a solicitud de tercero.
5. Debes encargarte de renovar y vigilar tu marca.
TTULO II
MARCO LEGAL
DECRETO LEGISLATIVO N 1075
LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
1. ARTCULO 62.- TRANSFERENCIA DE REGISTRO
Un registro de marca concedido podr ser transferido, entre otros, por acto entre
vivos o por va sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.
Podr registrarse ante la Direccin competente toda transferencia del registro de
marca. La falta de registro ocasionar que la transferencia no surta efectos frente
a terceros.
A efectos del registro, la transferencia deber constar por escrito. Cualquier
persona interesada podr solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la
Direccin competente podr denegar dicho registro, si la transferencia pudiera
generar riesgo de confusin.

No procede presentar oposicin contra las solicitudes de inscripcin de contratos
de transferencia de una marca; sin perjuicio de las acciones legales que pudieran
corresponder.
2. ARTCULO 63.- LICENCIA DE MARCA

El titular de una marca registrada, o en trmite de registro, podr dar licencia a
uno o ms terceros para la explotacin de la marca respectiva. La licencia de uso
podr registrarse ante la autoridad competente.
A efectos del registro, la licencia deber constar por escrito. Cualquier persona
interesada podr solicitar el registro de una licencia.
No procede presentar oposicin contra las solicitudes de inscripcin de contratos
de licencia de una marca; sin perjuicio de las acciones legales que pudieran
corresponder.
3. ARTCULO 64.- SOLICITUD DE INSCRIPCIN DE MODIFICACIONES

La solicitud de inscripcin de modificaciones y otros actos que afecten al registro
deber presentarse ante la Direccin competente, cumpliendo con los requisitos
establecidos en los artculos 50 y 51 de este Decreto Legislativo, y con las
formalidades establecidas en el artculo 14 del presente Decreto Legislativo, en lo
que corresponda.
No procede presentar oposicin contra las solicitudes de inscripcin de
modificaciones y otros actos que afecten el registro, sin perjuicio de las acciones
legales que pudieran corresponder.

4. ARTCULO 65.- CAMBIO DE TITULARIDAD
En los casos que el cambio de titularidad no afecte a todos los productos y/o
servicios relacionados en el registro del titular, se crear un registro separado
relativo a los productos y/o servicios respecto de los cuales haya cambiado la
titularidad.
5. ARTCULO 66.- SUBSANACIN DE IRREGULARIDADES

Si del examen resulta que la solicitud para la inscripcin de actos que modifiquen
el registro, no cumple con los requisitos formales establecidos en el presente
Decreto Legislativo, la Direccin competente notificar al solicitante para que, en
un plazo de sesenta (60) das hbiles siguientes a su notificacin, subsane las
irregularidades. Tratndose del pago de la tasa, se otorgar un plazo de dos (02)
das hbiles. Si a la expiracin del plazo sealado, no se han subsanado las
irregularidades, la solicitud ser considerada abandonada.
6. ARTCULO 67.- RESPONSABILIDAD EN CASO DE LICENCIA

En caso de licencia de marcas, el licenciante responde ante los consumidores por
la calidad e idoneidad de los productos o servicios licenciados como si fuese el
productor o prestador de stos.
7. ARTCULO 68.- AFECTACIN DEL DERECHO SOBRE LA MARCA

El derecho sobre la marca podr darse en garanta o ser objeto de otros
derechos. Asimismo, la marca podr ser materia de embargo con independencia
de la empresa o negocio que la usa y ser objeto de las medidas que resulten del
procedimiento de ejecucin. Para que los derechos y medidas sealados
precedentemente surtan efectos frente a terceros, debern inscribirse en el
registro correspondiente.

8. ARTCULO 69.- MODIFICACIN DE DATOS DEL TITULAR DEL

REGISTRO
En caso exista algn cambio respecto al nombre, direccin o domicilio procesal
del titular del registro de marca durante el plazo de vigencia del registro, o de la
licencia de ser el caso, el titular del registro deber informarlo a la Direccin
competente.
CONCLUSIONES
1. Conforme lo permite nuestra legislacin es el acto por el cual es posible
realizar la transferencia o cesin del uso exclusivo de una marca de
manera total al tercero interesado o al tercero adquiriente como se le
configura en el contrato.
2. Las licencias son las acciones por las cuales el propietario de una marca
cede de manera temporal el uso de una marca sin cederle todos los
derechos correspondientes a las marca de la empresa.
3. La proteccin a los otros signos distintivos permite la proteccin en si a

cuestiones de la empresa mientras que la proteccin de la marca va
directamente a proteger al producto.

CONSULTORA POR INTERNET
1. http://ocw.uib.es/ocw/derecho/introduccion-al-derecho-mercantil/tema-11
2. http://www.inapi.cl/portal/orientacion/602/w3-article-592.html

3. http://www.tramitesnicaragua.gob.ni/media/contrato%20de
%20transferencia%20de%20marcas.pdf
4. http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?
ARE=0&PFL=11&JER=383
5. http://www.estudiodelion.com.pe/paginas/preguntas.htm

ANEXOS

ANEXO N 01.- RESUMEN DE LICENCIAS Y MARCAS.


ANEXO N 02.- CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE MARCA
CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE MARCAS
Conste por el presente documento, el Contrato de Transferencia de Marcas, que celebran

de una parte, X, identificada con RUC N XXXXX, con domicilio en XXXX debidamente
representada por su Gerente General, seor AAAAA, identificado con Documento
Nacional de Identidad N XXXX, cuyos poderes obran inscritos en el asiento XXXX del
Registro Pblico Mercantil, a quien en adelante se le denominar "LA TRANSFERENTE";
y de la otra parte XXXX, identificada con RUC N XXXX con domicilio en XXXX,
debidamente representada por su Gerente General, seor XXXX., identificado con
Documento de Identidad N XXXX, cuyos poderes obran inscritos en el asiento. XXX del
Registro de Personas de Managua, a quien en adelante se le denominar "LA
ADQUIRENTE",
en
los
trminos
condiciones
siguientes:
PRIMERA:
ANTECEDENTES 1.1. "LA TRANSFERENTE" es propietaria de las siguientes marcas:

1.1.1. Marca de producto XXXX y logotipo, en la clase XXXX de la Nomenclatura
Oficial, cuyo registro fue otorgado mediante Resolucin N OPQ OSD-INDECOPI de
fecha X de X de X, con Certificado N XXXX.; 1.1.2. Marca de servicios XXXX y
logotipo, en la clase XXXX de la Nomenclatura Oficial, cuyo registro fue otorgado
mediante Resolucin N XXXX OSD-INDECOPI de fecha XXXX de XXXX de XXXX
con Certificado N XXXX; SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO Por el presente
documento, "LA TRANSFERENTE" transfiere a "LA ADQUIRENTE" la titularidad de las
marcas descritas en la clusula primera. Por su parte, "LA ADQUIRENTE" se obliga a
pagar a "LA TRANSFERENTE" el monto total del precio pactado en la clusula siguiente
en la forma y oportunidad convenidas. TERCERA: PRECIO Por el presente documento,
"LA TRANSFERENTE" y "LA ADQUIRENTE" acuerdan que el precio de las marcas
descritas en la clusula primera del presente Contrato, asciende a la suma de S/. XXXX
(Cifra en letras y 00/100 Crdobas) ms el Impuesto General a las Ventas, lo que hace un
total de S/. XXXX (Cifra en letras y 00/100 Crdobas) . CUARTA: FORMA DE PAGO
Las partes acuerdan que el precio sealado en la clusula tercera del presente documento
ser cancelado en dinero, ntegramente y al contado, a la fecha en de suscripcin del
presente documento. QUINTA: RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD SOBRE EL

PRECIO Las partes se comprometen a no revelar el precio de las marcas pactado enla
clusula tercera del presente documento, dado que "LA ADQUIRENTE" est celebrando
Contratos de Franquicia con terceros y se requiere estricta reserva para no perder el precio
de las referidas marcas en el mercado. SEXTA: Las partes acuerdan que todos los gastos
que originen la celebracin y ejecucin de este contrato sern asumidos por "LA
ADQUIRENTE". Entre dichos gastos, se encuentra incluido el registro de acto
modificatorio ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, a efectos de inscribir el
cambio de titular de las marcas objeto de transferencia. SPTIMA: Las partes acuerdan
que cualquier litigio, pleito, controversia, duda, discrepancia o reclamacin resultante de la
ejecucin o interpretacin de este contrato o de sus anexos y documentos complementarios
o modificatorios o relacionados con l, directa o indirectamente, as como cualquier caso
de incumplimiento, terminacin, rescisin, resolucin, nulidad, o invalidez del mismo, con
cualquier otra causa relacionada con este documento, ser sometido a un proceso de
Arbitraje. OCTAVA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las
partes con motivo de la ejecucin de este contrato, ambas sealan como sus respectivos
domicilios los indicados en la introduccin de este documento. El cambio de domicilio de
cualquiera de las partes surtir efectos desde la fecha de comunicacin de dicho cambio a
la otra parte por va notarial. NOVENA.- En lo no previsto por las partes en el presente
contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Cdigo Civil y dems del
sistema jurdico que resulten aplicables. En seal de conformidad, los contratantes firman
el presente documento, a los XXXX das del mes de XXXX de XXXX
LA TRANSFERENTE
LA ADQUIRENTE

Trabajo Monográfico de Explotación Comercial de Una Marca, Cesión de Licencia y Protecciòn de Otros Signos.

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NDICE

TRANSFERENCIA DE MARCA, CESIN DE LICENCIA Y PROTECCIN

TRANSFERENCIA DE MARCA, CESIN DE LICENCIA Y PROTECCIN

La legislacin sobre propiedad intelectual tiene un carcter fundamentalmente

EXPLOTACIN COMERCIAL DE UNA MARCA O TRANSFERENCIA

La Transferencia de Marcas a travs de una cesin de derecho, permite a usted

Debido al constante desarrollo y evolucin del fenmeno de la competitividad que

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Es as que, debidamente registrada, una marca podr gozar de todos los

En el caso de licencias, ser el titular de la marca quien autorice a un tercero el

TRANSFERENCIA DE MARCA, CESIN DE LICENCIA Y PROTECCIN

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A. MODOS DE TRANSFERIR UNA MARCA

Al hablar de ceder una marca podemos hacerlo en dos sentidos:

1. LO QUE PODRAMOS LLAMAR UNA CESIN DEFINITIVA.

Esto es lo que la Ley de Marcas llama cesin y es una transmisin

2. UNA CESIN TEMPORAL.

Esto significa que el titular de la marca o nombre comercial permite el uso o

Cuando la Ley de Marcas habla de la posibilidad de ceder una marca o

TRANSFERENCIA DE MARCA, CESIN DE LICENCIA Y PROTECCIN

La transferencia de marca es un acto por el cual el titular de la marca transfiere

2. No solicitar el registro de la marca, ni utilizar signos iguales o similares a la

3. Cooperar con el adquirente en el mantenimiento de derechos de propiedad

TRANSFERENCIA DE MARCA, CESIN DE LICENCIA Y PROTECCIN

2. Asumir los gastos de inscripcin de la transferencia.

Tambin es muy importante que al momento de adquirir una marca, se verifique

TRANSFERENCIA DE MARCA, CESIN DE LICENCIA Y PROTECCIN

La licencia de marca supone una interesante opcin frente a 2 escenarios

Cuando se tiene inters en comercializar un producto o servicio cuya

Cuando se dispone de una marca registrada y se pretende ampliar el

En consecuencia una de las consultas habituales que se nos plantean como

TRANSFERENCIA DE MARCA, CESIN DE LICENCIA Y PROTECCIN

LICENCIA DE MARCA: CARACTERSTICAS.

Sobre la totalidad o parte del territorio que contempla.

Adems la licencia de marca puede ser:

TRANSFERENCIA DE MARCA, CESIN DE LICENCIA Y PROTECCIN

b. No exclusiva o simple: cuando el uso se permite o puede permitirse a

El licenciatario no podr ceder la licencia a terceros, ni podr conceder sub

El licenciatario tendr derecho a usar la marca durante toda la vida del

La licencia no es exclusiva, es decir: el licenciante podr conceder otras y

En el caso de que la licencia sea exclusiva, salvo que se disponga otra

LICENCIA DE MARCA: FRANQUICIA

Si se tienen en consideracin que la principal funcin de una marca registrada es

TRANSFERENCIA DE MARCA, CESIN DE LICENCIA Y PROTECCIN

ACUERDOS DE CONCESIN DE LICENCIA

1. Cules son las caractersticas de una licencia?

Una licencia de propiedad intelectual es un contrato por el cual el

TRANSFERENCIA DE MARCA, CESIN DE LICENCIA Y PROTECCIN

2. La licencia tambin es un contrato?

Una licencia tambin es un contrato. Crea derechos y obligaciones

3. Cmo se trata la exclusividad en una licencia?

La exclusividad supone el derecho a excluir a otros de la explotacin de la

Ello significa que el licenciante, al conceder una licencia exclusiva, renuncia al

TRANSFERENCIA DE MARCA, CESIN DE LICENCIA Y PROTECCIN

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Una lnea de clulas,

Sin embargo, una licencia no exclusiva no satisfar el tipo de exclusividad que

TRANSFERENCIA DE MARCA, CESIN DE LICENCIA Y PROTECCIN

Al limitar una licencia a un campo determinado, el licenciante puede:

TRANSFERENCIA DE MARCA, CESIN DE LICENCIA Y PROTECCIN

5. Cul es la situacin del territorio en una licencia?

TRANSFERENCIA DE MARCA, CESIN DE LICENCIA Y PROTECCIN

prorrogarse, para compensar a los titulares de esas patentes por el largo

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