10 - Ipesa C-Uniroyal

CAUSA N 2.
316/97
JUZGADO N 11
IPESA S.A. C/ UNIROYAL CHEMICAL COMPANY

INC. S/ ACCIN MERAMENTE DECLARATIVA.
SECR. N 22
En Buenos Aires, a los
14
das del mes de marzo de
dos mil seis reunidos en acuerdo los seores Jueces de la

Sala 2 de la Cmara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal, para conocer en recurso interpuesto en
autos:
AIPESA
S.A.
C/
UNIROYAL
CHEMICAL
COMPANY
INC.
S/
ACCIN MERAMENTE DE-CLARATIVA@, respecto de la sentencia de

fs. 1713/1718, el Tri-bunal estableci la siguiente cuestin
a resolver:
Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo result que la votacin deba
ser efectuada en el siguiente orden; seores Jueces de Cmara
doc-tores Eduardo Vocos Conesa, Santiago Bernardo Kiernan y
Marina Mariani de Vidal.
A la cuestin planteada, el seor Juez de Cmara
doctor EDUARDO VOCOS CONESA dijo:
I.- En el ltimo cuarto del siglo XX, como lo recuerda la
AMemoria Descriptiva@ de la solicitud acta n 312.921 (fs.
110/ 12), la industria qumica descubri diversos compuestos
con propiedades herbicidas -que originaron varias patentes de
in-vencin-
derivados
del
Aquinoxaliniloxifenoxi@;
compuestos que posean una actividad singular y selectiva

-segn las diversas combinaciones e inclusiones- que fueron
dando nacimiento a pro-ductos diferentes para controlar el
desarrollo de vegetacin indeseable.
Uno de los ltimos herbicidas que precedieron a las
pa-tente n 248.277, concedida a AUniroyal Chemical Company
Inc@ el 12.7.95 (fs. 108), fue descubierto en 1979 y cedido
a ANi-
ssan Chemical Inustries Ltd.@, de Tokio, Japn, quien lo

pre-sent en los Estados Unidos de Norteamrica obteniendo la
pa-tente de invencin n 4.629.493, del 16.12.86; ttulo que
pro-tege, por una parte, derivados de cidos grasos fenoxi de
tipo ter heterocclico (herbicida) y, por otra, el proceso
para
producirlos
SAKATA,
K.
ASntesis
(confr.
MAKINO,
y
K.
fs.
MORIMOTO,
actividad
quinoxaliniloxi)
286/355;
T.
herbicida
fenoxi]propanato
ver,
IKAI
del
de
asimismo,
y
S.
G.
HASEBE,
2-[4-(6-cloro-2etilo
pticamente
activo@, en Journal of Pesticide Science, 10-69 (1985), su

traduccin en fs. 520/525).
La patente ANissan@ y la literatura publicada a su
res-pecto (art. cit. y tambin M. UCHIYAMA, N. WASHIO, T.
IKAI, H. IGARASHI y K. SUZUKI, ARespuestas estereoespecficas
al (R)-(+)- y (S)-(-)- Quizalofop etil en tejidos de varias
plantas@, J. Pest.Sci., 11, 459-467 (1986), fs. 345/363),
ciertamente
aspectos,
ilustrativa
constituye-ron
para
el
-como
caso
lo
en
indic
determinados
la
demandada
AUniroyal@ a fs. 1472 vta., nota al pie, y especialmente a

fs. 1484 vta.- el arte previo ms prximo del compuesto por
ella patentado y que va a dar mo-tivo al presente litigio: en
la seccin de sntesis, segn ex-plica, slo bast remplazar
el Aetilo@ por el Atefurilo@, para obtener en lugar del
quizalofop
etil
el
quizalofop
tefuril,
que
es
un
nuevo
compuesto con mayor actividad herbicida y que no difiere ms

que en ese grupo (tefurilo en vez de etilo), sin innovacin
alguna en el procedimiento para obtenerlo. En ese sentido, la

explicacin
proporcionada
por
AUniroyal@
es
clara:
la
novedad del procedimiento slo consistira en la sustitucin

del grupo Aetilo@ por el del Aalquilen heterociclico, entre
ellos el tefurilo@, de manera tal que el procedimiento es
nove-
CAUSA N 2.316/97
doso
tan
-2-
solamente
porque
el
producto
final
es
novedoso
(confr. fs. 1484 vta., nota al pie).

El extremo anotado fue objeto de expreso apunte por
parte de IPESA S.A., quien seal que la patente n 248.277
de AUniroyal@ -cuya validez, como veremos, decidi en forma
mani-fiesta no cuestionar- Atena poco o nada de novedoso@
por ser igual a la patente ANissan@, de la que usufructu la
principal
porcin
de
la
molcula,
Aquinoxaliniloxife-noxipropano@,
esto
es,
el
grupo
descubierto
con
anterioridad, y del cual el Aqui-zalofop tefuril@ -base del

litigio- es un derivado (fs. 759/ 780).
Al descubrir, entonces, que el reemplazo del grupo
Aetilo@ por el del Aalquilen heterocclico@ (entre ellos,
el tefurilo) en la patente ANissan@ exhiba Auna inesperada
acti-vidad herbicida deseable@, la Uniroyal Chemical Company
Inc, u-na sociedad organizada segn las leyes del Estado de
Nueva
Jer-sey,
Estados
Unidos
residente
de
en
Midlebury,
Norteamrica
(en
Connecticut,
adelante:
de
Uniroyal),
solicit en nuestro pas el otorgamiento de una patente de

invencin
ACompuestos
sobre:
quinoxaliniloxifenoxipropanato
de
herbicidas
alquileno
de
hete-rocclico,
composicin que los comprende y mtodo para contro-lar el

desarrollo de plantas indeseables para preservar culti-vos@
(acta n 312.921); solicitud que fue despachada favorablemente el 12.07.1995, con un trmino de vigencia de 15 aos, y
que responde al nmero de registro 248.277 (fs. 108 y vta.)
Dentro
de
esa
nueva
familia
de
molculas
se
encuentran incluidos diversos compuestos. Uno de ellos es el

Aquizalofop
tefuril@,
especficamente
comprendido
en
las
reivindicaciones
secundarias
de
la
patente
-sobre
cuya
composicin
configura-cin qumicas tratar ms adelante-, que es objeto

de intensa explotacin comercial por parte de la titular de
la patente, a travs de su distribuidor exclusivo AAgrEvo
Argentina@ (confr. fs. 1592/1593), habiendo alcanzado una
significativa participa-cin porcentual en el mercado de los
herbicidas destinados a las explotaciones agrcolas con su
producto marca ARango@ (ver informe de la Cmara de Sanidad
Agropecuaria y Fertilizantes, fs. 1580/1582).
El
22
de
diciembre
de
1996,
la
firma
IPESA
S.A.
public un aviso en el diario La Nacin como distribuidor

exclusivo del producto herbicida ALgico@. Ello motiv que,
al da siguiente, el apoderado de Uniroyal le comunicara -por
carta documento- que ya le haba advertido que dicho producto
infringa su pa-tente n 248.277, del 12.7.95 y le requiriese
seguridades,
por
escrito,
de
que
se
pondra
fin
la
comercializacin del herbi-cida impugnado o de cualquier otro

basado
en
la
formula
AQui-noxaliniloxifenoxipropanato
Alquileno
Heterocclico@
respuesta
de IPESA
requerir
la
(v.
S.A. a
medicacin
texto
fs.
41
esa comuni-cacin
prevista
en
la
85).
de
La
consisti en
ley
24.573,
celebrndose la pertinente audiencia el 12.3.97 sin que las

partes arribaran a ningn acuerdo, por lo que ambas decidieron no continuar las gestiones (confr. acta de fs. 86).
II.- Sobre
especia-listas
la
base
de
qumicos
en
tres
dictmenes
noviembre
de
1996
emitidos
por
(confr.
fs.
46/50, 74/77 y 80) y habiendo iniciado la venta efectiva del

herbicida AL-GICO@ el 4.2.97 (fs. 1610 y cuadro de fs.
1640, anexo al peri-taje contable de fs. 1644 y vta.), la
empresa
nacional
IPESA
S.A.
producto en el Registro Nacio-
-que
haba
inscripto
aquel
CAUSA N 2.316/97
nal
de
-3-
Teraputica
Vegetal,
dependiente
del
Instituto
Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (IASCAV), el 6.2.95, y

solicitado la patente de procedimiento publicada en el Bol.
de
Marcas
promovi
el
18.6.97
(fs.
87
AUni-royal
contra
1578,
Chemical
respectivamente)-
Company
Inc.@
accin
meramente declarativa para despejar la incertidumbre sobre

sus
derechos
elaborar,
dis-tribuir
comercializar
el
producto designado con la marca AL-gico@, consistente en un

herbicida
cuyo
principio
activo
es
el
Aquizalofop
p-
tefuril@, enantimero (R) que no se halla com-prendido -en

su criterio- en la patente 248.277, ya que sta slo cubrira
el Aquizalofop tefuril@ -y no aquel enantimero puro o casi
puro (92%)-, es decir, una mezcla racmica (equimo-lecular de
los dos ismeros R y S).
Aclara
la
accionante
que
no
entra
discutir
la
validez o nulidad de la patente de la actora (aunque la

califica
de
po-ca
casi
nula
aptitud
novedosa).
Y,
concretamente, precisa que el Aquizalofop p-tefuril@ es una

forma isomrica pura -no obte-nida por separacin de la forma
recmica-, que se caracteriza claramente como un compuesto
distinto de la aludida mezcla ra-cmica (formada por los dos
ismeros
50:50),
siendo
manifiesto
que
en
la
patente
de
Uniroyal no hay, en sus reivindicaciones y tampoco en sus

ejemplos,
referencias
formas
enantiomricas
puras,
cuyo
proceso de produccin es absolutamente distinto al de las

mezclas racmicas.
Por
ello,
de
conformidad
con
los
dictmenes
emitidos por doctores en qumica, que acompaa con su demanda

(fs. 46/ 50, 74/77 y 80), la actora solicita se declare que
el producto herbicida ALgico@ -cuyo principio activo es el

Aquizalofop p-
tefuril@, esto es, el enantiomorfo (R) en 92% de pureza

ptica- no infringe la patente n 248.277 toda vez que sta,
segn los
trminos de sus reivindiaciones y lo que resulta de sus ejemplos, solamente cubre las formas racmicas de los compuestos
derivados
de
los
steres
(dictamen
del
doctor
M.
del
cido
Gonzlez
2-fenoxipropanoico
Sierra,
fs.
46/50,
opiniones concor-dantes de los doctores en qumica R.D. Bravo

y E.G. Gros, a fs- 74/77 y 80, en ese orden).
Corridos traslado de la demanda, a fs. 486/513 compareci Uniroyal Chemical Company Inc a contestarla pidiendo su
rechazo y formulando contrademanda por cese de la infraccin
y resarcimiento de los daos y perjuicios (art. 81 de la ley
24.481, por cuanto las infracciones estaran siendo cometidas
bajo la vigencia de sta -fs. 509 vta.-).
Sostiene la demandada, con argumentos que desarrolla
extensamente, que ninguna trascendencia tiene -en el caso- el
hecho de que la obtencin del enantiomorfo (R) en estado de
cuasipureza (92 %) requiera -como lo destaca la actora- un
Aproceso de produccin@ absolutamente distinto al que exigen
las mezclas racmicas; ello as, por cuanto la patente de invencin de la que es titular no reivindica un Amtodo@ o un
Aprocedimiento@ sino el
Aproducto final@, esto es,
Alos
nuevos compuestos@ generales que antes no existan y que

aportaron
inesperadas
capacidades
herbicidas;
compuestos
Aquinoxalini-loxifenoxipropanato
de
heterocclico@,
de
en
cualesquie-ra
alquileno
sus
posibles
formulaciones, puras o mezclas (fs. 494), ya que la frmula

general Aplana@ de la reivindicacin 1 represen-ta a las
molculas que constituyen a todos los compuestos pa-tentados.
CAUSA N 2.316/97
-4-
En ese orden de idas, puntualiza Uniroyal que la

nica limitacin que tiene la patente es que las molculas
que
forman
dichos
compuestos
tienen
que
poseer
la
representacin molecular
indicada y reivindicada en la patente, la que en ninguna
parte cie la proteccin a compuestos recmicos, o a los
ismeros
(R)
(S),
las
mezclas
con
excesos
enantiomricos de proporcio-nes variables. Por el contrario,

comprende en su mbito de tu-tela excluyente a todas y cada
una
de
esas
molecular
formas
indicada,
que
en
respondan
la
que
se
la
hallan
representacin
in-cluidos
los
ismeros pticamente activos aunque no de modo es-pecfico;

extremo este ltimo que era innecesario en tanto las formas
enantiomorfas puras no aaden ninguna propiedad inespe-rada,
pues era por dems sabido que el enantimero (R) es el de
mayor
capacidad
herbicida
(aproximadamente
dos
veces
ms
activo que el racemato -confr. J. Pestic.Sci. 10.69-73, 1984,

fs.
520/
525-)
y,
por
otra
parte,
porque
conociendo
las
mezclas racmi-cas de los nuevos compuestos los mtodos para

separar
obtener
los
enantiomros
tenan,
desde
tiempo
atrs, indiscutible di-vulgacin cientfica y carecan por

tanto de novedad patenta-ble.
A la pretensin de cese de explotacin del producto

ALgico@
infraccin
reconvencin
de
cualquier
la
patente
por
otro
n
que
lo
248.277,
indemnizacin
de
sustituyera
Uniroyal
daos
aadi
en
la
perjuicios,
calculados en un porcenta-je de las ganancias que hubiera

obtenido y obtuviera en el fu-turo la actora con la venta del
herbicida transgresor de sus derechos patentados.
Superado el incidente que suscit la actora sobre la
improcedencia
de
la
contrademanda,
que
fue
resuelto
en
sentido desfavorable a su planteamiento (confr. resoluciones

de primera y segunda instancias a fs. 663/664 y 677/678,
respectivamente),
y decidido por dicha parte que continuara la explotacin del
producto dando la caucin real que le fuera fijada (fs. 774),
la firma IPESA S.A. procedi a fs. 759/780 a replicar la
recon-vencin solicitando su rechazo en cuanto al aspecto
principal
-infraccin
consecuencia
tambin
a
en
la
patente
orden
al
248.277-
reclamo
resarcitorio
por
de
daos, por falta de causa.

Puntualiz la actora-reconvenida, con acierto, que el
problema
debatido
consista
en
determinar
si
la
patente
Uniro-yal protege o no al ismero (R) -fs. 765 vta.- y al

respecto asevera que la respuesta negativa se impone, toda
vez que -aun-que aqulla poco tiene de novedoso si se la
compara
con
reivindica
la
pa-tente
inequvocamente
ANissan@las
es
mezclas
clara
en
racmicas
cuanto
de
los
productos que responden a la fr-mula general de la primera
reivindicacin, al punto que ninguno de los ejemplos de la

patente
fundamenta
la
inclusin
de
rei-vindicaciones
de
ismeros puros.
Despus de sealar las diferencias existentes entre
la
patente
de
Uniroyal
la
patenta
de
ICI
(AImperial
Chemical In-dustries@), ya que esta ltima, a su juicio,

tendra
las preci-siones
necesarias para
que no
sea nula
respecto a los ismeros que reivindica (sobre este tema habr

de volver ms adelante), expresa la accionante que la patente
n 248.277 slo reivindica Ala mezcla racmica del quizalofop
tefuril@ (fs. 769 vta.) y que el Aquizalofop p-tefuril@
(ismero R del anterior) no es el mismo producto ni una
alteracin
de
l,
sea
sustancial
de
de-talle.
ALo
que
tenemos -dice la actora- es un producto distinto
CAUSA N 2.316/97
-5-
al patentado, tanto por sus caractersticas qumicas como por

su mtodo de fabricacin@ (fs. 772). Y, en esas condiciones,
resulta
inaplicable
en
el
sub
lite
la
Ateora
de
los
equivalentes@ -que invoca su adversaria para el supuesto de que no se

admitiera
la
existencias
de
una
infraccin
literal
la
paten-te-, desde que no media un cambio o variante de la

invencin patentada que deban ser considerados comprendidos
en
ella
por
consiguiente
un
mecanismo
para
burlar
los
S.A.
puede
ser
derechos del titular del invento tutelado.

La
resumida,
posicin
en
prieta
de
la
firma
sntesis,
en
IPESA
los
trminos
de
las
conclusiones que ex-pone a fs. 778 y que son los siguientes:

a) Ningn ejemplo de la patente invocada hace referencias a
formas enantiomricas puras, cuyo proceso de produccin es
totalmente diferente de las formas racmicas; b) No existe en
las
reivindicaciones
enantiomricas
especificar
que
en
concordancia
la
el
con
nin-guna
propia
supuesto
lo
sealado
referencias
patente
de
en
que
considera
existan;
los
puntos
formas
necesario
c)
a)
Que,
en
b),
el
producto quizalofop p-tefuril que contiene el producto comercializado bajo el nombre LGICO no est alcanzado por la
pa-tente N 248.277: y d) No es aplicable al caso la teora
de los equivalentes.
En orden a la contrademanda por el resarcimiento de
da-os y perjuicios causados por la infraccin a la patente
de Uniroyal, la reconvenida niega que exista dao resarcible
deri-vado de la produccin y comercializacin del herbicida
ALgico@ y niega especficamente, adems, que slo Uniroyal
comerciali-zara
en
plaza
productos
cuyo
principio
activo
fuese el Aquiza-
lofop tefuril@ y que cada venta de Ipesa implicara, de suyo,

u-na
venta
utilidades
menos
de
obtenidas
Uniroyal,
por
la
como
as
tambin
comercializacin
del
que
las
producto
alcanzaran al /
40% del precio de venta.
Queda,
con
lo
hasta
aqu
expuesto,
delineado
lo
sustan-cial de los escritos constitutivos de la litis, que he

pro-curado sintetizar lo ms brevemente posible para mayor
claridad
de
las
cuestiones
de
la
decisin,
haciendo
hincapi en los aspectos estrictamente nucleares y cuidando

de
modo
especial
destacar
las
posiciones
de
las
partes
referidas a esos temas centrales. Acaso, despus, examine

otras argumentaciones y planteos que conforman el panorama
general y particular de esta larga contienda.
III.- En el caso se hallan entrelazadas cuestiones de naturaleza propia de la qumica orgnica (un tema de estereoisomera, mezclas racmicas -equimolecular de los dos ismeros-,
compuestos enantiomorfos (R) o (+), mezclas de los ismeros
con exceso enantiomrico, frmulas qumicas de representacin
-pla-nas,
plana
de
Fischer,
tridimensional
etc.)
con
cuestiones es-pecficas del derecho de patentes; situacin

que, dados los trminos de los planteamientos de las partes y
de las pruebas tcnicas aportadas, de inusual extensin y no
exenta
de
comple-jidad
(confr.
fs.
46/50,
74/77,
80,
1370/1385, 1504/1513, 1524/ 1526 y 1539/1540), como lo ponen

de relieve objetivamente las impugnaciones reiteradas (fs.
1455/1488, 1515/1521, 1528/1532 y alegato de fs. 1691/1709) y
la literatura qumica y sobre pa-tentes aportadas, as como
tambin
otros
elementos
de
mrito
complementarios,
exige
delimitar con especial delicadeza de juicio ambos aspectos

del conflicto enquicindolos debidamente.
CAUSA N 2.316/97
Porque
la
criterio
determinacin
interpretativo
-6-
del
alcance
aplicable
de
para
la
ello
patente
son
el
materias
propias del juez, y no de los especialistas en qumica, y es

al juez al que
incumbe decidir las pretensiones deducidas en el proceso,
cali-ficndolas segn correspondiere por ley (art. 163, inc.

6, del Cdigo Procesal).
IV.- Concluido
el
perodo
probatorio
agregados
los
alega-tos de las partes (actora, fs. 1667/1690; demandada,

fs. 1691/ 1709), el seor Juez de primera instancia, en el
pronunciamien-to de fs. 1713/1718, puso de resalto -despus
de incursionar brevemente en los dictmenes de los doctores
en qumica Gon-zlez Sierra, Bravo y Gros, que acompa la
accionante con su demanda, y atender a los trminos de la
patente de invencin n 248.277- que por la complejidad y
especificidad
efectuado
carcter
por
del
tema
el
doctor
de prueba
controversia
(arts.
plan-teado
Luis
F.
fundamental para
457
477
del
el
peritaje
Ber-tello
tcnico
revesta
la defi-nicin
Cdigo
de
el
de la
for-ma).
considerando que el mencionado experto haba contestado, con

rigor cientfico, todas y cada una de las preguntas e impugnaciones que le fueron formuladas, el seor Magistrado
juzg
prudente
atenerse
la
conclusin
de
su
dictamen
decidiendo, en consecuencia, que la patente de la demandada

describa la pre-paracin del Aracmico@ del herbicida y en
ella Ano hay mtodos ni reivindicaciones que mencionan la
obtencin de un enantiom-ro puro o con alto grado de pureza
ni
se
mencionan
condiciones
especiales
para
averiguar
la
quiralidad buscada@, agregando que AEl perito no ha hallado

indicaciones ni mtodos de preparacin del ismero ptico que
corresponde, ni las condiciones especia-
les que aseguren la obtencin del ismero R@.
Sobre esas bases, juzg el a quo que la patente de

Uni-royal
no
contemplaba
en
sus
reivindicaciones
los
Aismeros pticamente
activos@
sino
slo
Amezclas
las
racmicas@.
como el principio activo del producto ALGICO@, segn la

inscripcin en el SENASA, el ismero R (quizalofop p-tefuril)
con una pureza ptica Adel 97 %@, resolvi que no mediaba
infraccin a la pa-tente aludida ni literalmente ni por va
de aplicacin de la teora de los equivalentes.
Por ello, el Magistrado hizo lugar a la accin articulada por IPESA S.A. declarando que el quizalofop p-tefuril
-principio activo del producto por esa firma explotado- no se
halla comprendido en la patente n 248.277 de su adversaria,
y
rechaz
la
contrademanda
por
cese
de
fabricacin
comerciali-zacin del producto ALgico@ y por indemnizacin

de daos y perjuicios. Con las costas procesales a cargo de
la vencida (art. 68, primera pate, del CPCC).
V.- Uniroyal Chemical Company Inc apel la sentencia de
fs. 1728 y mantuvo el recurso con la expresin de agravios de
fs.
1756/1778,
que
fue
contestada
por
IPESA
S.A.
fs.
1780/1797. Median, asimismo, diversas apelaciones vinculadas

con los hono-rarios regulados (confr. fs. 1723, 1725, 1728
-principal y o-tros-, 1731, 1735 y 1741), las que, en su
caso, sern motivo de examen por la Sala en conjunto a la
finalizacin del presen-te acuerdo.
Inspirados
los
integrantes
del
Tribunal
en
el
propsito de asegurar el dictado de una sentencia justa, a

fs.
1801
dict
como
Amedida
para
mejor
proveer@
la
providencia por la que, con arreglo a lo previsto en los

arts. 50 y 51 de la ley 111 -vi-
CAUSA N 2.316/97
-7-
gente al tiempo de solicitud y concesin de la patente- se

re-quiri al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial el
in-forme previsto en las normas citadas. La actora interpuso
contra
esa
resolucin
el
recurso
de
revocatoria
de
fs.
1804/1809, que fue desestimado a fs. 1810.

A fs. 1816/1818 se agreg en autos el estudio de los
tcnicos del INPI, del que se corri el traslado pertinente a
las partes. La demandada solicit se recabara del Instituto
al-gunas aclaraciones (fs. 1826/1829), las que el Tribunal
juzg apropiadas y a cuyo fin, y para mejor proveer, pidi al
INPI el respectivo informe aclaratorio sobre cuatro puntos
perfecta-mente especificados (ver fs. 1834). Nuevamente IPESA
S.A. cues-tion la medida por va del recurso de reposicin
(fs. 1840/ 1843), que tambin fue denegado (fs. 1844).
En
esta
segunda
oportunidad,
esta
Sala
puso
en
conoci-miento de las partes que la medida dispuesta Aslo se

halla
en-derezada
permitir
al
Tribunal
una
mejor
comprensin de la in-trincada cuestin tcnica que se debate

en autos en orden a so-lucionarla adecuadamente, toda vez que
los jueces no pueden re-nunciar conscientemente a su deber de
arribar a la verdad jur-dica objetiva, ni desentenderse de
la
justicia
de
sus
decisio-nes
(conf.
Corte
Suprema
de
Justicia de la Nacin, Fallos: 293: 401: 295:157; 296:65,

etc.)@.
As las cosas, la parte actora formul una denuncia
pe-nal contra la doctora Mariani de Vidal y contra m, por
consi-derarnos
incursos
en
los
delitos
de
denegacin
retardo
de
justicia
presumo
de
similar
prevaricato,
tenor-
por
ante
otra
el
H.
denuncia
Consejo
-que
de
la
Magistratura (ver constan-
cias de fs. 1852 y 1875). Ambas fueron desestimadas
in
limine -la penal en las dos instancias-, pero tuvieron el

lamentable
efecto
de
provocar
el
apartamiento
de
mi
distinguida colega de esta causa, por su excusacin de fs.

1876- por razones de decoro y delicadeza- aceptada a fs. 1881.
Por
mi
parte,
no
encontr
motivo
alguno
que
justificara excusarme de seguir entendiendo en esta causa.

Puesto que pre-sumo, naturalmente, que la accionante obr de
buena
fe
ejerci-tando
lo
que
estim
ajustado
derecho
-conducta que reconoce directa tutela constitucional-, tengo

la certeza de que aque-llas olvidadas denuncias no alteraron
un pice mi serenidad de espritu ni pudieron incidir, en
absoluto, sobre la imparciali-dad de mi juicio. En mi larga
carrera judicial, iniciada en el ao 1963, he desempeado
todas
las
funciones
posibles
-desde
Apinche@
hasta
Secretario del mximo Tribunal- y llevo ya ms de treinta

aos en este cargo de juez de cmara. Y la funcin y la vida
misma
me
terminadas
ensearon,
entre
virtudes
morales
otras
y
cosas,
echar
al
valorar
olvido
de-
avatares
despro-vistos de toda significacin Aexistencial@ (vaya la

palabreja),
incapaces por
completo de
afectar lo
que los
griegos llamaban Aataraxia@ y que podramos en espaol decir

Aimperturbabili-dad@.
En suma, esta causa no tiene para m ninguna connota-
cin particular. Es una ms entre tantas otras. Slo que ms

compleja y extensa. A ella vuelvo, entonces.
VI.- Muchos son los puntos, nucleares y secundarios, en
los
que
las
aserciones//
contendientes
discrepan
con
argumentos
-algunas de carcter dogmtico- expuestas en
tono rspido, poco habitual en el fuero y particularmente en

conflictos relaciona-
CAUSA N 2.316/97
-8-
dos con el derecho de la propiedad industrial. Y como varios

de esos argumentos se reiteran a lo largo del pleito -en los
es-critos constitutivos de la relacin procesal (fs. 92/101,
486/
513
759/780),
en
las
impugnaciones
sucesivas
al
trabajo pericial (fs. 1455/1488, 1515/1521, 1528/1532 y 1553/1554), en

los alegatos (fs. 1667/1690 y 1691/1709)- y son materia de
los agravios de la demandada y de la rplica de su contraria
(fs.
1756/1778
1780/1797),
creo
necesario
hacer
la
aclaracin que va en los prrafos que siguen.

He
estudiado
com-prendidos
en
esta
cuidadosamente
causa
he
los
aspectos
examinado
con
qumicos
la
mayor
prolijidad a mi alcance cules son las concretas cuestiones

que interesa dilucidar, reflexionando -sin pasar por alto
ninguno- todos y cada uno de los fundamentos de que se valen
las
partes
para
sustentar
Igualmente,
como
es
sus
ob-vio,
respectivas
analic
uno
posiciones.
a
uno
los
interrogantes que le fueron formula-dos al perito qumico

doctor Luis Francisco Bertello y una a u-na las respuestas
por
dadas.
Proced
despus
correlacionar
dichas
respuestas para ponderar -segn las reglas de la sana crtica

(arts. 386 y 477, del Cd. Procesal)- el mrito suaso-rio del
dictamen
de
fs.
respecto
de
las
1455/1488.
Apliqu
impugnaciones
la
misma
metodologa
explicaciones
posteriores
(in-dividualizadas en el prrafo precedente). Y complet el

estudio de la temtica debatida reflexionando, en un contexto
integrado y con arreglo a los principios de la lgica y del
buen sentido, sobre los informes qumicos de fs. 46/50, 74/77
y
80,
la
lite-ratura
traducidos),
las
tcnica
paten-tes
de
aportada
invencin
(en
sus
aludidas
textos
por
las
partes y el perito, y los in-
formes del INPI obrantes a fs. 1816/1818 y 1890/1892.

El examen de ese abundante material -del que fui tomando numerosas notas- me ha permitido formar slido criterio
en cuanto a la solucin legal y justa que corresponde a esta
contienda, como se ver en los desarrollos de fundamentos que
expondr al respecto. Slo me interesa advertir, antes de entrar en materia, que no seguir a las partes en todas y cada
u-na de sus argumentaciones -que bien presente las tengo- por
re-sultar
innecesario
para
mayor
claridad
expositiva,
limitn-dome a expresar en el voto las razones de hecho y

prueba
de
derecho
que
estimo
Aconducentes@
para
la
correcta composicin del diferendo; metodologa que el Alto

Tribunal ha calificado de razonable (confr. Fallos: 265:301;
278:271; 287:230; 294: 466, entre otros) y que, en materia de
seleccin
sustento
valoracin
normativo
Cdigo Procesal).
de
(confr.
la
art.
prueba,
386,
tiene
segunda
especfico
parte,
del
Es hora ya, definidos los contornos de la relacin

pro-cesal y efectuadas las aclaraciones que me parecieron
conve-nientes,
iniciar
el
tratamiento
de
las
materias
controvertidas, recordando que -de acuerdo con la prevencin

formulada en el punto III- es preciso tener bien en claro el
problema de qumi-ca orgnica sobre el que se ha trabado el
conflicto jurdico sobre el derecho de patentes de invencin,
manteniendo los res-pectivos aspectos en los mbitos que les
son propios.
VII.- Encuentro adecuado comenzar por una descripcin, lo
ms
sucinta
posible,
sobre
los
compuestos
herbicidas
patentados, desde el punto de vista de su constitucin y

configuracin (omitir detalles que mostraran el panorama
general
de
la
is-mera
pero
que
son
superfluos
por
inconducentes para la deci-
CAUSA N 2.316/97
-9-
sin del conflicto).

Cabe formular, como base o punto de partida, el interrogante relativo a cul ha sido el aporte novedoso de la demandada que justific la concesin de la patente n 248.277.
Vimos en el punto I de este voto que, en el ltimo
cuarto de siglo XX, se comprob que los compuestos derivados
del Aquinoxaliniloxifenoxi@ tenan propiedades herbicidas y
ex-perimentando
diversas
combinaciones
se
obtuvieron
productos con capacidades varias, los que dieron origen a

sucesivas patentes de invencin en el mundo. La ltima de
ellas, que configur el arte ms prximo a la patente de
Uniroyal,
fue
tambin
un
deri-vado
de
los
cidos
grasos
fenoxi de tipo ter heterocclico (herbicida), que respondi

al
NOMBRE
CA:
fenoxi]propanato
norteamericana
de
n
tries@,
de
familia
formaban
2-[4-(6-cloro-2-qui-noxaliniloxi)etilo,
4.629.493
Tokio,
Japn.
parte
quizalofop-P-etilo@
Mundial@, 9a.
publicado
por
la
de
constituy
ANissan
Compuesto
AEl
Manual
Crop
patente
Chemical
qumico
ed., editor
Bristish
la
se
Aquizalofop-etilo@
el
(confr.
Compendio
que
del
Indusde
cuya
el
Pesticida.
Un
Charles R.
Protection
WORTHING,
Council,
fs.
638/646).
)Que hizo Uniroyal Chemical Company Inc.?
Tom el compuesto patentado por ANissan@ y descubri
que
sustituyendo
en
el
AETILO@
grupo
por
el
grupo
AALQUILEN HETEROCCLICO entre ellos el FURANILO@, se obtena

un
nuevo
compuesto
herbicida
que
de-seable@,
exhiba
cuya
una
patente
Ainesperada
solicit
actividad
por
acta
312.921 y le fue concedida el 12.07.1995 bajo el n 248.277

para
proteger:
ACom-puestos
herbicidas
de
Quinoxaliniloxifenoxipropanato de alqui-
leno heterocclico, composicin que los comprende y mtodo

para
controlar
el
desarrollo
de
plantas
indeseables
para
preservar cultivos@ (confr. fs. 108 y ss.).

La
novedad
aportada,
segn
lo
explica
la
propia
demandada, no consisti en alteracin alguna de los procesos sino

tan slo en el producto final obtenido (confr. fs. 1484 vta.,
nota al pie). De all que tambin los compuestos de Uniroyal

sean
-como
indica
el
profesor
M.
Gonzlez
Sierra
en
el
informe de fs. 46/50- derivados de los steres del cido 2fenoxipro-panoico (como los patentados por ANissan@). Y de
all que, como sucede en el caso de los compuestos de esta
ltima empresa, sean parte de la familia de los herbicidas de
la demandada //
Aquizalofop
Los
-desde un enfoque qumico- los derivados
tefuril@ y Aquiza-lofop-P-tefuril@.
nombres
CA
de
los
diferentes
compuestos
patentados por la demandada Uniroyal reproducen el ncleo del

nombre CA de los compuestos patentados por ANissan@, con las
variantes de la sustitucin del Aetilo@ por otros elementos,
como
ser:
furani-lo,
tetrahidrofuranilo,
dioxolanilo,
piranilo, etc. Vase:

a) NOMBRE CA patente NISSAN:
2-[4-(6-cloro-2-quinoxaliniloxi) fenoxi]propanato de
etilo
b) NOMBRE CA patente UNIROYAL
(X) 2-[4-(6-cloro-2-quinoxaliniloxi) fenoxi]propanato.
-donde (x) puede ser: 2-tetrahidrofuranilmetil
2-furanilmetil
2-[2-(2-metil-1,3-dioxolanil)
metil, etc.
Para
que
no
queden
dudas
de
que
el
Aquizalofop
tefuril@
CAUSA N 2.316/97
-10-
el
familia
Aquizalofop-p-tefuril@
de
compuestos
son
descubiertos
derivados
por
de
Uniroyal
la
misma
-problema
diferentes es si cubri a ambos con su patente, tema jurdico

y no qumico-, no viene mal transcribir sus nomenclaturas
(CA). Son las siguientes:
a) QUIZALOFOP TEFURIL: (nota 1)
2-tetrahidrofuranilmetil
2-[(4-(6-cloro-2
quinoxalini-loxi)fenoxi]propanato
b) QUIZALOFOP P-TEFURIL: (nota 2)
(RS)-2-tetrahidrofuranilmetil(R)-[4[(6-cloro-2-
qui-
noxa-liniloxi)fenoxi]propionato.
(Notas 1 y 2: el nombre del Aquizalofop tefuril@ est tomado
de
la
patente
248.277,
reivindicacin
4,
fs.
130;
el
de
Aquizalo-fop p-tefuril@, del Manual del Pesticida, ed. por

Ch. R. WOR-THING, antes citado, fs. 644).
Desde este enfoque, ceido al campo de la qumi-ca
orgnica estrictamente, es indudable que el Aquizalofop ptefuril@ deriva del descubrimiento realizado por Uniroyal,
des-de que no se ha invocado -ni mucho menos probado- que con
ante-rioridad existiera un herbicida integrante del grupo de
los s-teres del cido 2-fenoxipropanoico en cuya composicin
formara parte el Afuralino@.
Ahora bien, si aparece como incuestionable que tanto
el quizalofop tefuril como el quizalofop p-tefuril reco-nocen
origen
en
la
novedosa
actividad
herbicida
compuestos que descubri la demandada
del
grupo
de
)en qu se basa la
acto-ra, que utiliza en su producto herbicida ALGICO@ el

principio activo Aquizalofop p-tefuril@, para sostener que
ste no se ha-
lla comprendido en el mbito de proteccin de la patente n

248.277?
Cabra ac responder que son dos cosas distintas el
descubrimiento Arealizado@ y el descubrimiento Apatentado@.
Y,
desde
esta
perspectiva,
con
apoyo
en
conceptos
diferencia-ciones qumicas, la firma IPESA S.A. va a aseverar

en su de-manda: a) que, desde el enfoque de la composicin y
de
su
cons-titucin,
no
existen
diferencias
entre
el
Aquizalofop tefuril@ y el Aquizalofop p-tefuril@; b) que s

se
trata
de
compuestos
distintos
en
el
orden
de
su
configuracin, que es esencial para definir la controversia

planteada;
introdujo
la
requerir
la
c)
que
novedad
la
a
patente
la
proteccin
que
de
Uni-royal,
alud
para
antes,
si
se
determinados
bien
limit
compuestos
novedosos, sin incluir a otros que -como el Aquizalofop p-tefuril@-
quedaron
marginados
del
mbito
tutelado
por
las
leyes 111 y la actual 24.481, t.o. 1996.

Se vuelve necesario, para comprender el alcance de
dicha argumentacin, recordar algunas nociones elementales de
la qumica orgnica en el concreto campo que atae al sub
examen: el de la isomera y ms precisamente el de la estereoisomera.
Al
tema
lo
abordar
continuacin,
en
el
prximo considerando.
VIII.- Los
compuestos
derivados
del
cido
2-fenoxipro-
panoico -tales son los del caso, entre otros- tienen en su

es-tructura
elementos
un elemento
distintos.
asimtrico que
Ese
primer
va unido
elemento,
a cuatro
denominado
Aquiral@ o Acentro estereognico@, est constituido por un
carbono
la
molcula
conformada
por
los
restantes
cuatro elementos diferentes es causa de un tipo especial de

isomera: la estereo-isomera.
CAUSA N 2.316/97
(La
-11-
palabra
Aismero@
-viene
del
Aisme-
griego
ros@, de partes iguales, a travs del fr. isomere- se aplica

en qumica a los cuerpos que presentan ISOMERA, fenmeno por
el cual dos sustancias de igual frmula qumica tienen una
estructura molecular diferentes y propiedades distintas: pudiendo
la
Aisomera@
ser
plana
(de
posicin,
de
cadena
de
funcin) o espacial (geomtrica -cis-trans- u ptica).

Retomando lo expuesto en el primer prrafo, es de
sealar que cuando en la molcula existe uno solo de los
centros estereognicos (el carbono asimtrico o quiral) se
pue-de tener -como se explica en el informe del doctor M.
Gonzlez Sierra, fs. 46/48- Aun par de compuestos ismeros
que guardan entre s la relacin de objeto a imagen especular
(aclaro: como un objeto ante el espejo) y no pueden ser
superpuestos;
isme-ros
que
reciben,
indistintamente,
las
denominaciones de Aenan-timeros@ o Aenantiomorfos@ (sobre

la
terminologa, confr.
tra-ducc. Espaola
de la
obra de
DONALD J. CRAM y GEORGE S. HAMMOND, AQumica Orgnica@, ed.

Mac Graw Hill Book Company, New York-Toronto-London, 1963,
pg. 132, en fs. 1439 de autos).
Dichos
enantiomorfos)
ismeros
poseen
particulares
propiedades
(enantimeros
qumicas
fsicas
distintas,
entre las
que slo
anotar: a)
qumicas: cada
enantimero, ante compuestos quirales e incluso no quirales

en determinadas hip-tesis, reaccionan a velocidad diferente;
fenmeno
llamado
consecuencia
ms
Adiastereoselectividad@,
importante
producida
que
por
la
es
la
distinta
configuracin de estos compuestos ya que, con frecuencia,

est
relacionada
con
su
actividad
biolgi-ca
(doctor
M.
Gonzlez Sierra, fs. 46/48); y b) fsicas: se //
vincula con su
Aactividad ptica@ -concepto que conviene
rete-ner- y es el efecto que tienen los enantiomorfos ante un

haz de luz polarizada que atraviesa la solucin que contiene
las mol-culas: uno de los enantimeros desva el plano de la
luz hacia
la izquierda (-), en tanto que el otro lo hace, en la misma
magnitud,
pero
hacia
la
derecha
(+).
Cuando
la
mezcla
traspa-sar por el haz de luz polarizada contiene idntica

proporcin de ambos ismeros (50:50), mezcla que recibe el
nombre de Ara-cmica@, no se produce desviacin del plano de
luz en ningn sentido, de manera que esa forma racmica se
halla desprovista de actividad ptica (vase los informes de
fs. 46/48 y 74/77, entre otras pruebas).
Me parece atinado aclarar que, con arreglo a lo que
ensea
la
literatura
qumica
generalizada,
el
enantimero
dextrgiro -que desva la luz polarizada hacia la derecha- es

indicado con el signo (+), en tanto el enantimero levgiro
-que lo hace hacia la izquierda- es identificado con el signo
(-). El primero es tambin individualizado con (R) y (D) y el
segundo con (S) y (L), segn se siga, respectivamente, los
sis-temas
de
ACahn-Ingold-Prelog@
de
AFischer-Rosanof@
(vase doctor R.D. Bravo, informe de fs. 74/77).

Importa tener en consideracin, por otra parte, que
est aceptado por ambas contendientes que el enantimero (R)
es el que, en realidad, provee a la forma racmica su poder
herbicida, ya que es el que tiene en grado muy superior con
respecto al (S) esa capacidad de destruir plantas indeseables
(confr., en tal sentido, escrito de demanda a fs. 92/101 -fs.
96- y rplica a la reconvencin de fs. 759/780 -en especial,
fs.
764,
766,
768
vta.
771-;
ver
lo
dicho
en
la
contestacin
CAUSA N 2.316/97
-12-
al escrito inicial de fs. 486/513 -fs. 503 y 504 vta.);

extremo
que
es
afirmado
tambin
por
el
perito
tcnico
designado de ofi-cio (fs. 1376, a la 18a. actora) y que desde

haca
tiempo
era
un
hecho
cientfico
suficientemente
divulgado (confr. AMemoria

descriptiva@ de la patente norteamericana n 4.687.849, de
Hoffmann-La Roche Inc., Nut ley, N.J., fs. 254 y ss., en fs.
257; M. OCHIYAMA Y OTROS, ARespuestas Estereoespecficas al
(R) - (+) - y (S) - (-) - Quizalofop en Tejidos para Varias
Plan-tas@, Journal of Pesticide, 11, 459-67, 1986, traducc.
de
fs.
HERMANN
345/363,
en
BIERIN-GER,
esp.
fs.
ASntesis
346;
y
HANS
JRGEN
Eficiencia
NESTLER
Herbicida
y
de
Enantimeros D Y L del ster Metlico...@, Z. Naturforsch 35

b, 366-371, 1980, tra-ducc. de fs. 385/397, en fs. 391; K.
NAKAHIRA; M. HAGA y K. SU-ZUKI, AEfectos Comparativos del
Quizalofop y sus steres en la Acetil CoA Carboxilasa y la

Biosntesis de cidos Grasos en Cloro-plastos de Hojas de
Maz@, J. Pesticide Sci. 13, 269-276, 1988, traducc. fs.
463/482, en esp. fs. 464 y 478; etc.).
A
guisa
de
sntesis,
pudese
sealar
que
una
mo-
lcula quiral (que presenta, segn vimos, un tomo de carbono

asimtrico)
se integra
con dos
manera
un
reflejado
de
diferentes
distintas
objeto
por
y
presentar
que
enantiomorfos;
en
propiedades
reci-ben
formas
compuestos ismeros
el
un
fsicas
nombre
ismeri-cas
espejo-
de
stas
-a la
que
qumicas
enantimeros
que
son
poseen
o
una
diversa disposicin de sus tomos en el espacio y que estn

dotados de actividad ptica. Cuando el compuesto qumico es
fabricado,
como
en
el
caso
del
Aquizalofop
tefuril@,
se
presenta una mezcla equimolecular -por partes iguales- de los

dos enantiomros (R) y (S), que es conocida co-
mo Amezcla racmica@ y que constituye un herbicida eficaz

por la accin principalmente del enantimero (R), pero que
carece de actividad ptica.
El compuesto reivindicado en la patente n ///
248.277 (fs. 130), sobre el que ilustra el ejemplo 1), sub
B), est referido particularmente al Aquizalofop tefuril@;
responde
la
formulacin
antes
precisada
(2-
tetrahidrofuranilmetil-2-[4-(6-cloro-2-quinoxaliniloxi)fenoxi]propanoato) y comprende en igualdad de proporcin -ya

que no hay indicacin en sentido contrario- los dos posibles
enantiomros (R y S). A diferencia de ese compuesto, que
cabra en la designacin de mezcla rac-mica, el Aquizalofop

p-tefuril@ -principio activo del producto ALGICO@- estara
constituido, segn se dice en la demanda a fs. 94 vta.,
solamente
por
el
Enantiomro
(R),
Aes
que
la
ima-gen
especular del Enantiomro (S) del Quizalofop tefuril@ (fs.

95 vta. in fine, tambin del escrito inicial, fs. 92/101).
En definitiva, asevera IPESA S.A. que su pro-ducto
ALGICO@ -quizalofop p-tefuril- es una forma isomrica pura,
distinta
de
proporciones
la
mezcla
racmica
equivalentes
de
(50:50);
los
y
dos
no
ismeros
obtenida
de
en
la
separa-cin de esta mezcla (fs. 98) por resultar tcnicamente

imprac-ticable por antieconmico emplear los procedimientos
de resolu-cin (confr. fs. 767). Se trata de Aun producto
distinto
al
pa-tentado,
tanto
por
sus
caractersticas
qumicas como por su mtodo de fabricacin (rplica de fs.

759/780, en fs. 772).
IX.- Sobre el cimiento de los antecedentes sucinta-mente
reseados est anudado el ncleo de la controversia, en el
que se enfrentan las posiciones siguientes:
a) la actora: sostiene que el Aquizalofop p-tefu-
CAUSA N 2.316/97
-13-
ril@, forma isomrica pura, es un compuesto diferente a la

mez-cla equimolecular de las enantimeros que constituye el
Aquiza-lofop
tefuril@,
nica
que
protege
la
patente
248.277 de Uni-royal ya que no hace ninguna referencia ni en

los ejemplos ni en las reivindicaciones a los isomros puros.
En
consecuencia,
el
ttulo
de
la
demandada
-referido
nicamente a las mezclas racmicas- no alcanza al principio

activo
del
ALGICO@
producto
(el
enantimero
R),
cuyo
proceso de produccin difiere por com-pleto al que se observa

para la obtencin de las mezclas aludidas (vase fs. 92/101 y
759/780); y
b) la
demandada:
Acompuestos
manifiesta
herbicidas
que
novedosos@,
la
patente
representados
cubre
en
la
frmula plana de la reivindicacin genrica n 1 (que define

el objeto principal del invento, de acuerdo con la Disp. N
42/88 INPI,
item 13.5., fs. 188/211); frmula que no margina
de su esfera a los racematos, a las formas ismericas o a las

mezclas
con
exceso
enantiomrfico,
que
incluye
al
enantimero (R) de modo general aunque no especfico. Y no lo

hace
expresamente
innecesaria:
herbicidas
porque
1) por
reivindicacin
carecer dicho
singulares,
descubiertos,
su
diferentes
no aportando
ismero de
la
ningn efecto
de
resultaba
propiedades
los
compuestos
no-vedoso; y
2)
ponderando que, a partir de la frmula general de la patente,

cualquier experto poda obtener -segn las divulga-das reglas
del arte previo- el Enantimero (R), sea por reso-lucin del
racmico o ya fuere por mtodos de sntesis asim-trica.
Hemos llegado a las puertas del problema ju-rdico
discutido en autos:
)Comprende la patente al ismero R?

X.- Para
dar
la
respuesta
jurdicamente
correcta,
en
menester recordar -como lo hice antes- que las opiniones de

los
especialistas
en
la
ciencia
qumica
son
valiosas
-secundum
quid-
en
el
mbito
de
sus
incumbencias
profesionales (arts. 457 y 477 del Cdigo Procesal), pero

resultan
incomputables
en
cuanto,
excedindolas,
avanzan
conclusiones sobre el alcance de la patente de invencin n

248.277, pues ste es un tema de na-turaleza estrictamente
jurdica
su
solucin
est
reservada
la
ciencia
prudencia de los magistrados (art. 163, inc. 6 del Cdigo

citado).
Vuelvo
un
paso
atrs
para
luego
avanzar
en
la
direccin adecuada. Y retrocedo un poco para resaltar que es

indudable -tal como sucede con el Aquizalofop etilo@ y el
Aquizalofop-p-etilo@,
norteamericana
Aquizalofop
comprendidos
ANISSAN@,
tefuril@
como
ambos
en
la
patente
4.629.493-
que
tanto
el
el
Aquizalofop
p-tefuril@
son
formas -distintas entre ellas- que integran la familia de

herbicidas que descu-bri Uniroyal Chemical Company Inc.
Fue dicha compaa, en efecto, la que -susti-tuyendo
el grupo Aetilo@ de la patente ANissan@ por el grupo de los
Aalquilen heterocclicos@- descubri una actividad herbicida novedosa deseable y la patent, integrando los compuestos
innovadores los que resultaron de reemplazar el Aetilo@ por
el A2-tetrahidrofuranilmetil@. Y como el quizalofop tefuril
y
el
quizalofop
p-tefuril
son
formas
distintas
pero
que
reconocen u-na misma raz en el descubrimiento qumico de

Uniroyal -cuya calidad novedosa no est en tela de juicio,
aunque la actora pretenda dogmticamente restarle mrito (ver
fs. 93 vta., l-
CAUSA N 2.316/97
-14-
timo prrafo, y fs. 762 vta.)-, ninguna duda puede caber de

que el producto que comercializa IPESA S.A., cuyo principio
activo es el quizalofop p-tefuril, es qumicamente tributario
por re-lacin familiar de los compuestos qumicos que aport
a la tec-nologa herbicida la empresa accionada.
No ha sido alegado en autos, ni mucho menos pro-bado,
que
antes del
patentamiento de
Uniroyal se
conociera -en
cualquier parte del mundo- que el compuesto formado por el

gru-po
con
de
Aquinoxaliniloxifenoxipropanatos@
los
A2-tetrahidrofuranilmetil@
originara
un
combinado
compuesto
con
una activi-dad herbicida novedosa. Y objetivamente tan claro

es que no se tena noticias sobre este resultado -que no
mediaba anticipa-cin a su respecto- que ninguna traba puso
el
Instituto
Nacio-nal
de
la
Propiedad
Industrial
para
conceder la patente protec-tora del invento.

Se debe pues a la demandada el compuesto her-bicida
surgido
de
aquella
Aquizalofop
isomros
combinacin,
tefuril@:
posibles
una
(R)
que
mezcla
(S)
no
es
otro
integrada
en
que
por
proporcin
los
el
dos
equivalente
(50:50), cuya ca-pacidad herbicida -que la propia actora no

pone
en
tela
de
jui-cio
(ver
fs.
96)-
se
debe
fundamentalmente al enantimero (R), ya que su muy superior

poder
actividad
es
por
todos
aceptada
(confr.
consid.
VIII). Y si se pondera que el Aquizalofop p-te-furil@ no es

otra
cosa
que
el
nombre
comn
del
Enantimero
(R)
del
quizalofop tefuril -como acertadamente lo indica la actora en

su demanda, a fs. 95 vta.-. y el quizalofop tefuril fue descubierto
(y
patentado)
por
Uniroyal,
no
puede
quedar
resquicio alguno de duda de que un aspecto del descubrimiento

de esta em-
presa
-obtenido
por
el
medio
que
fuera-
constituye
el
compuesto que su contrincante IPESA S.A. elabora y explota

comercialmen-te.
Descubierto el Aquizalofop tefuril@ como herbicida novedoso -descubierto por Uniroyal y no por otro- e
inte-grada
dicha
mezcla
isomros
(R)
(S),
conocidos
-sufi-cientemente
en
un
proporciones
experto
iguales
tena
conocidos-
diversos
para
por
los
mtodos
obtener
el
ismero R con elevada pureza ptica, tanto por resolucin de

la mezcla racmica como por procesos de sntesis asimtrica
(confr. pertaje tcnico del doctor L.F. BERTELLO, resp. a D.
39, fs. 1381 vta./1382; resp. a D. 46 y D. 63, fs. 1373 vta.
y 1384 vta.; ver, asimismo, explicaciones de fs. 1504/1513
vta., fs. 1513, punto 3, que re-mite a A. 21 y D. 63 del
dictamen de fs. 1370/1385; confr. tam-bin: H.J. NESTLER y H.
BIERINGER, ASntesis y eficiencia her-bicida de enantimeros
D y L del ster metlico de cido...@, Z. Naturforsch. 35b,
366-371 (1980); G. SAKATA, K. MAKINO, K. MORIMOTO, T. IKAI y
S. KASEBE, ASntesis y Actividad herbicida del Propanato de
Etilo pticamente Activo@, J. Pest.Sci. 10, 69-73 (1985),
fs. 520/5). De donde se concluye que el descu-brimiento del
Aquizalofop
tefuril@
enantimetros
S-
-mezcla
permiti
equimolecular
llegar
al
de
Aquizalofop
los
p-
tefuril@, que no es otra cosa -como lo dijo la actora y lo

anot antes- que el nombre comn del Aenantimero (R) del
quizalofop tefuril@. Sin el descubrimiento del primero )acaso IPESA S.A. hubiera conocido el segundo?
CAUSA N 2.316/97
-15-
La prueba ms terminante, si cabe todava ms, acerca

de que las cosas son como las he indicado, est dada por el
hecho de que no se insinu en momento alguno -pese a afirmarse
que
el
Aquizalofop
p-tefuril@
es
un
compuesto
distinto- que Uniroyal no hubiera podido incluir en la misma

patente las formas isomricas puras (el enantimero R) de los
compuestos descubiertos; por el contrario, lo que se plantea
no es que no
lo
pudo
interes
hacer
sino
que
proteger con
no
lo
hizo
su patente
que
nicamente
las formas
le
o compuestos
herbicidas ra-cmicos.
En
concreto,
el
Aquizalofop
p-tefuril@
es
un
compuesto Adistinto@ no del grupo herbicida descubierto sino

de su Amezcla racmica@ y solamente las de esta naturaleza
fueron objeto de patentamiento. Tal lo que sostiene la actora
y des-miente su contraparte.
Con lo cual hemos vuelto al punto de partida:
)la patente protege slo las mezclas racmicas o
comprende tambin las formas isomricas puras?
A) En los informes qumicos acompaados con la de-manda
(fs.
46/50,
74/77
80),
tiles
en
sus
consideraciones
especficamente cientficas, selase de modo concordante que

-por las frmulas utilizadas para describir los compuestos,
la
nomenclatura
empleada
los
mtodos
de
sntesis
presentados (fs. 46/50), as como por la falta de descripcin

de un proceso que permita obtener enantiomros puros y la
ausencia de mencin de stos en las reivindicaciones (fs.
74/77)- se impone concluir
en
que
la
patente
cubre
exclusivamente
las
formas
racmi-cas de los compuestos (todas las formas estructurales,

se dice
a fs. 80, apuntan a que se trata de Aracematos@ y no de

Aestereoismeras@).
Advierto,
aqu,
que
los
aludidos
informes
-de
un
valor relativo desde el punto de vista procesal, por no haber

sido
ratificados
en
autos-
son
aceptables
en
trminos
generales en cuanto describen lo que los expertos han podido

leer en la patente, mas resultan improcedentes en el orden de
sus conclusiones sobre el alcance de ella, cuya determinacin no se
agota con lo extremos destacados por los especialistas en
qumica
or-gnica
(art.
477,
Cdigo
Procesal).
No
me
detendr, empero, en su anlisis particularizado por cuanto

sus consideraciones es-tn reproducidas -en trminos ms o
menos semejantes- en la ex-perticia cumplida por el perito
doctor Luis Francisco Bertello, de manera que al examinar
esta ltima tambin har lo propio con los referidos informes
de Gonzlez Sierra (fs. 46/50), Bra-vo (fs. 74/77) y Gros
(fs. 80).
B) Basndose en el peritaje qumico (fs. 1378 vta., al
interrogante 43 de la actora -en lo sucesivo, identificar

las preguntas periciales anteponiendo la A o D, segn la
parte que las formul, al nmero correspondiente: v.gr.: A.43
signi-fica:
punto o
pregunta 43
efectuada por
la actora;
D.63: punto o pregunta 63 de la demandada-), el seor Juez

asign al pro-ducto que elabora la accionante, denunciado
como en infraccin a la patente, Auna pureza ptica del 97%@
(fs. 1716 vta. de la sentencia).
Esa
inexacta,
afirmacin
pues
del
es
exp.
criticada
adm.
del
por
SENASA
Uniroyal
surge
por
que
la
proporcin
denunciada es del 92%. Y, a la luz de este dato, la demandada
argumenta que el producto ALGICO@ tiene una parte racmica
del
CAUSA N 2.316/97
-16-
16 % (equivalencia de ambos isomros en un 8 % cada uno) y un

exceso enantiomrico del 84 %, de modo que -colocndose en la
tesis de su contraria en el sentido de que la patente protege
slo mezclas racmicas- igualmente aquel producto estara en
infraccin por ser Aparcialmente racmico@.
El agravio sobre la Apureza ptica porcentual@ es
procedente porque, en efecto, est acreditado con las constancias administrativas reservadas que el aludido producto
al-canza una pureza del 92 %, como lo admiti el perito
Bertello rectificando a fs. 1539, punto d), su afirmacin
originaria. Consecuentemente, el compuesto tiene un 16 % de
ambos enanti-meros por partes iguales (8 % de cada uno) y un
exceso enantio-mrico del 84 %.

De all no se sigue, empero, que deba entenderse que
el producto constituye una especie de mezcla racmica con un
exceso, comprendida -en tanto mezcla racmica- en la patente. Al margen del nomen que se prefiera emplear para designar
el
principio
activo
del
producto
-aspecto
que
dista
por
cierto de ser decisivo-, parece razonable que no se pueden

asimilar un compuesto 50:50 y una sustancia donde predomina
esencialmen-te
el
enntiometro
(92:8),
por
ms
que
la
inclusin poco sig-nificativa del (S) slo permita hablar de

un estado cuasi pure-za ptica.
El problema no es un problema de designaciones, sino
de realidades y, desde esTa perspectiva, es claro que una
cosa es la Amezcla racmica@ -carente de actividad ptica- y
otra distinta el Aenantimero cuasi puro@ -que s la posee-,
al punto que reciben qumicamente designaciones distintas por
sus
propiedades
vimos
en
fsicas
tambin
consideraciones
qumicas
anteriores.
La
diferentes,
expresin
segn
Amezcla
racmica@ con exceso enantiomrfico utilizada por Uniroyal,

con no ser esencialmente impropia, contradice los usos de la
qumica y responde al propsito de lo que alguna vez se
denomin Atrans-bordo ideolgico inadvertido@, esto es, ir
formando
psicolgi-camente
la
conviccin
en
quien
lee
escucha de que el Aqui-//

zalofop
tefuril@
el
Aquizalofop
p-tefuril@,
en
ltima
instan-cia, son ambas formas racmicas, con la particularidad
de
dife-rir
en
la
proporcin
que
presentan
de
los
dos
ismeros.
Yo creo que ni la propia demandada est conven-cida,
pese a dedicar largos prrafos al tema, sobre el acierto de
su argumentacin. Porque no cabe confundir, y no confundir,
Amezcla racmica@ y Aforma isomrica pura@. Si las cosas
fueran tan claras en el sentido que propone Uniroyal, y as
fueran
ge-neralmente
aceptadas
por
las
empresas
los
especialistas en qumica orgnica, con toda seguridad que

este litigio no hu-biera existido.
C) Ha sealado IPESA S.A. con reiteracin que el proceso
productivo
del
isomro
puro
es
absolutamente
distinto
al
observado en la preparacin de las mezclas racmicas, destacando que la estereosntesis no es sencilla y requiere una
tc-nica
exigente
Remarc,
en
inductor
quiral=
(confr.
sustancia,
en
fs.
que
los
Ala
98
v.,
772
necesidad
procesos
del
y
de
1783/1784).
>un
emplear
enantimero
puro
configura una diferencia cua-litativa insalvable respecto de

la
produccin
del
racmico@
(alegato,
fs.
1675,
contestacin de agravios, fs. 1784). En

funcin de ello, aleg que, aunque los mtodos de obtencin
del
isomro
puro
fuesen
conocidos
al
tiempo
en
que
fue
concedida la
CAUSA N 2.316/97
patente,
de
especficamente
-17-
todos
si
modos
pretenda
sta
debi
que
cubriera
consignarlos
las
formas
isomricas puras ya que el art. 20 de la ley 24.481 prev que
se debe ensear en la paten-te el mejor mtodo conocido para

la elaboracin del producto. Y como nada se explicit sobre
los procesos o mtodos de prepa-racin del isomro R, debe
concluirse en que ste no fue in-cluido entre los compuestos
patentados.
El
perito
doctor
Bertello,
en
su
dictamen
de
fs.
1370/85, seal, en A.4, que con la materia prima mencionada

se obtena el Aracmico@, el cual -por alguno de los mtodos
des-criptos por Uniroyal- podra eventualmente llevar a uno
de los enantimeros con mayor o menor pureza, y en A. 20, que
en gene-ral la obtencin del enantimero puro requiere Auna
tecnologa ms exigente y compleja@ que la del racmico,
aadiendo
en
A.
29
que
de
la
patente
no
Aun
surga
procedimiento que asegure la obtencin de un isomro puro@

(confr. fs. 1377 vta.). Al res-ponder al cuestionario de la
demandada,
el
perito
qumico
enu-mer
alrededor
de
diez
procedimientos conocidos para preparar el isomro puro, sea

partiendo
de
la
resolucin
de
la
mezcla
racmica
por
aplicacin de mtodos de sntesis asimtrica (D. 39, fs. 1381

vta./1382), mas agreg que los ejemplos de la pa-tente que
ensean a preparar algunos derivados Ano es segu-ro...lleven
a
la
obtencin
vta.),
de
reiterando
los
en
D.
estereoismeros
46
que
los
puros@
mtodos
(fs.
1382
generales
de
sntesis asimtricos Ason conocidos desde hace tiempo y por

tanto no patentables@ (fs. 1382 vta.) y admitiendo que la
publicacin de J. Pest.Sci. 10, 69-73 (1985) traza la ruta para
la sntesis de los isomros R y S,
-aclara
Aaunque no se trata
el
doctor
Bertello-
reactivos=@
(fs.
de
1384
>sencilla
una
vta.,
D.
63;
eleccin
el
trabajo
de
citado
corresponde a la tra-duccin obrante a fs. 520/525).

He
asilado
la
siguiente
respuesta
pericial
por
su
incidencia en el fallo apelado.: ALa patente de Uniroyal incluye a todos los tipos de molculas derivados de la Reiv.
1
...pero
no
puede
referirse
todas
las
formas
representables por la frmula plana...ya que los mtodos de

preparacin del racmico y de cada uno de los enantimeros
puede ser diferente@ (confr. fs. 1472).
El seor Juez, que asign fuerza casi decisoria al
dictamen
pericial,
protega
los
resolvi
isomros
que
la
puros:
patente
1)
porque
248.277
no
se
no
los
mencionaba, como corresponda, en las reivindicaciones; y 2)

porque la pa-tente no contena indicaciones ni mtodos de
preparacin
del isomro
ptico ni
de las
condiciones que
aseguran la obtencin del enantimero R (perito, fs. 1377 y

1539 vta.).
Ambos
fundamentos
dados
por
el
quo,
que
hacen
directamente al alcance de la patente, originaron crticas

se-veras
extensas
de
la
demandada
(fs.
1756/1778)
provocaron al propio tiempo una larga exposicin en su apoyo

por parte de la accionante. Omitir resumir la argumentacin
de
cada
una
pa-ra
no
extender
en
demasa
este
voto,
precisando solamente que las razones de IPESA S.A. son las

que ya hemos en cierta manera resumido al iniciar este punto
C) y que las crticas de Uniro-yal se centran -con base en
diferentes motivos- en afirmar que ninguna obligacin legal
exista de describir en la patente m-
todo
procedimiento
alguno
para
la
obtencin
de
los
isomros. Debe entenderse que estoy haciendo referencia al

fundamento 2)
CAUSA N 2.316/97
dado
por
el
-18-
Juez,
que
es
el
que
voy
analizar
continuacin, es decir, si para que se considerara protegido

el isomro puro en la patente deba describirse un mtodo o
proceso de elabora-cin o produccin especfico en ella.
Por lo pronto, cabe descartar que Uniroyal -en este
caso- estuviese obligada a ensear en la patente Ael mejor
mtodo
conocido
para
ejecutar
llevar
la
prctica
la
invencin@, como lo dispone el art. 20 de la ley 24.481; porque

este planteo expresado por la actora al demandar (fs. 97)
omite
te-ner
en
cuenta
que
la
patente
248.277
fue
solicitada durante la vigencia de la ley 111 y sta es la que

rige, por tanto, los trminos de la presentacin (confr. esta
Sala,
causa
patente@,
n
del
13/98
ABayer
4.5.99;
A.G.
Corte
c/
INPI
Suprema,
s/
nulidad
AUnilever
NV
de
c/
Instituto Nacional de la Propiedad In-dustrial s/ denegatoria

de
patentes@,
24.10.2004,
J.A.
2001-I,
413
El
Derecho
2.8.2001; ver recensin en APatentes de Inven-cin. Diez aos

de
Jurisprudencia.
(coordinador)
Comentarios
equipo,
L.L.-Fac.
fallos@,
De
Derecho
Jorge
UBA,
KORS
Bs.As.
2005, pgs. 9/21, en esp. pg. 13, nota 5, y pg. 17).

En esas condiciones, resultando inaplicable el art.
20 citado, no encuentro disposicin legal que preste sus-
tento normativo concreto a la tesis que defiende la actora,

es decir, a su argumento de que la indicacin del mtodo de
obten-cin
del
isomro
considerar
prote-gidas
resultaba
por
la
indispensable
patente
para
las
formas
enantiomricas puras. Lo nico exigible al solicitante del

grupo de compuestos, en la poca
que
al
caso
importa,
es
que
proporcionara
al
menos
Aun
ejemplo@ para la especie qumica representativo para cada

sustituyente
general
comprendido
princi-pal
ejempls.
(conf.
en
el
alcance
Disposicin
fs. 188/211
fs.
INPI
de
N
la
reivindicacin
42/88,
item
1819/1822), requisito
14-14,
que fue
cumplido segn consta a fs. 121 y 122 de autos (pgs. 12/13

de la patente).
Al
margen
de
lo
establecido,
anoto
que
no
media
controversia de las partes acerca de que los procesos de elaboracin
de
los
Aracmicos@
compuestos
de
las
formas
Aisomras@ son muy distintos, ni tampoco encuentro que se discuta

que resulta necesaria una tcnica ms compleja y exigente
para
la
produccin
de
las
segundas
que
para
la
de
los
primeros (perito Bertello, fs. 1376 vta., A.20). Y acepto,

incluso, que acaso sea literalmente cierto lo que con nfasis
manifiesta
la
>inductor
quiral=
Ala
deman-dante:
para
necesidad
obte-ner
el
de
emplear
enantimero
un
puro
configura una diferencia cualitativa insalvable respecto de

la
produccin
del
racmico@
(alegato,
fs.
1675;
alzada,
1784).
Mas ni las diferencias en los procesos producti-vos
ni
la distinta
complejidad tcnica,
a falta
de previsin
normativa especfica, son razones jurdicas que exijan -como

ineludible presupuesto para que la patente cubra los isomros
puros- que el proceso de obtencin de stos sea descripto en
la patente. Porque se debe tener bien en claro que la n
248.277 protege un Aconjunto de compuestos herbicidas@, vale
decir, di-versos productos finales, y no es una patente de
procedimien-tos. Por consecuencia, la existencia y novedad de
otros
proce-sos
herbicidas
de
produccin
de
aquellos
compuestos
no afecta los derechos exclusivos sobre stos que
tiene el titular de la
patente, pudiendo en todo caso el descubridor de mtodos productivos
novedosos
patentar
obtener
el
respectivo
privilegio
CAUSA N 2.316/97
-19-
sobre ese nuevo mtodo de su invencin. Nada agrega ni quita,

sobre el particular, el hecho -harto difundido en el arte
pre-vio- de que la obtencin del enantimero puro requiriese
el em-pleo de un reactivo, catalizador o inductor quiral (lo
que no excluye otros mtodos que el perito Bertello enunci a
fs. 1381 v./1382, D.39).
De otro lado, la empresa Uniroyal -como muchas
de las dedicados al ramo de los pesticidas- no ignoraba que
en
los
compuestos
herbicidas
descubiertos,
base
de
la
patente, la actividad inhibidora de plantas indeseables era

debida casi ex-clusivamente al efecto del enantimero R y no
desconoca, por tanto, que la proyeccin herbicida de sus

mezclas racmicas re-conoca como causa directa y eficiente
la fuerza activa del mencionado isomro. Esto era bien sabido
tambin por IPESA S.A.
formaba
parte
del
(fs. 96, 764, 766, 768 vta. y 771) y
acervo
cultural
qumico
especializado
(confr. M. OCHIYAMA Y OTROS, J.Pest.Sci. 11, 459-467, 1986,

fs. 345/363; H.J. NESTLER y H. BIERINGER, Z. Naturforsch 35b,
366-371, 1980, fs. 385/397; K. NAKAMIRA Y OTROS, J.Pest.Sci.
13, 269-276, 1988, fs. 463/482, en esp. 464 y 478; Carl R.
NOLLER, AQumica Orgnica@, trad. esp. de M.T. Toral, 3a.
Ed., Edit. Interamericana SA, fs. 1444/ 1446), habiendo el
perito doctor Bertello afirmado tambin el extremo apuntado
(fs. 1376, A. 18).
Sentado lo precedente, cabe meritar que -puesta en el
dominio pblico la frmula de los compuestos herbicidas de
Uniroyal (que no sus derechos sobre ellos)- y sabido por todos los que estn en la ciencia y tcnica de esos productos
que el poder realmente activo de aqullos esta dado por el
enantio-
mero R, resta volver sobre si, con arreglo al arte previo,

cualquier
elaborar
experto
ese
tena
isomro
su
alcance
partir
del
los
mtodos
conocimiento
para
de
los
compuestos novedo-sos aportados por la demandada al mundo de

la produccin agro-pecuaria.
Y
tiempo
est
efectivamente
considerable,
se
probado
conocan
que,
entre
desde
los
haca
cientficos
un
y
tcnicos los mtodos generales para obtener el enantimero R del
quizalofop tefuril (designado como Aquizalofop p-tefuril@),

al punto que ninguno de ellos resultaba patentable por falta
de
novedad
(peritacin
Bertello,
fs.
1382
vta.);
mtodos
generales o procesos de produccin que se clasifican en dos

grandes gru-pos: a) los llamados de Asntesis asimtrica@
-por
recurso
un
sustrato
activo,
reactivo
activo
un
catalizador (o solvente activo)-; y b) los que proceden por

resolucin del racmico, que abarcan diferentes metodologas
para separar del compuesto equimolecular el enantimero R
-por
conversin
separacin
por
del
racmico
cristalizacin
dos
diaesteremeros
fraccio-nada;
por
su
absorcin
diferencial por cromatografa en columna; por Areconocimiento

quiral@, a travs de una sustancia capaz de englobar a uno
de los enantimeros; por resolucin biolgica, consistente en
la metabolizacin de un enantimero por la ac-cin de un
micro-organismo;
por
separacin
mecnica,
en
casos
muy
especiales; por resolucin cintica, usado segn la velocidad de reaccin; y por Adesracemizacin@, usada cuando uno
de los enantimeros del racmico se convierte en todo o en
parte en el otro en presencia de un reactivo o solvente
adecuado (confr. fs. 1381 vta./1382; asimismo, explicaciones
del perito a fs. 1504/1513, donde remite al dictamen de fs.
1370/1385, a
CAUSA N 2.316/97
-20-
las resp. A.21 y D.63; tener presente adems: H.J. NESTLER y

H. BIERINGER, op.cit., Z.Naturforsch 25b, 366-371, 1980, fs.
385/ 397; G. SAKATA Y OTROS, op. cit., J.Pest.Sci. 10, 69-73,
1985,
fs. 520/525;
C.R. NOLLER,
op. cit.,
fs. 1444/1446,
etc.)
Ante la situacin integral descripta -exposicin de
la frmula de los herbicidas, conocimiento generalizado de
cul era el factor de esa frmula con principal actividad
herbicida y divulgacin plena de los mtodos para producir ese
factor - el enantimero R del quizalofop tefuril-, no se
alcan-za
demandada
produccin
percibir
de-biera
o
de
ningn
motivo
transcribir
ob-tencin
en
del
razonable
la
patente
isomro
para
que
la
procesos
de
citado
en
tanto
ninguno de esos mtodos re-sultaba novedoso o extrao al arte

previo vastamente difundido entre los expertos en la materia.
Asiste razn a la recurrente, segn creo, cuando afirma que
por
ser
Aobvios
conocidos@
los
mtodos
de
sntesis
asimtrica y de resolucin de racmicos pa-ra la obtencin

del
enantiomorfo
puro
Ano
era
necesario
trans-cribir
ese
conocimiento general en la patente@ (confr. fs. 1764 vta.).

Por las razones antedichas, juzgo que la falta de
inclusin en la patente de mtodos de obtencin de isomros
puros o indicaciones respecto de su preparacin y condiciones
que
aseguren
previo
obtenerlos
al alcance
-todo
de cualquier
lo
cual
integraba
experto-, no
el
arte
es argumento
suficiente para concluir en que la mencionada patente cubre

tan slo los compuestos racmicos de la familia de herbicidas
descubierta por Uniroyal.
Para terminar con este flanco del conflicto, //
responder a un planteamiento sobre el que ha insistido la

ac-tora: a) que ella obtiene el enantimero R por un proceso
pro-ductivo especial y no por resolucin del racmico de su

adver-saria
(demanda,
antieconmico,
es
fs.
96
tcnicamente
98);
b)
impracticable
que,
por
desde
una
perspectiva industrial ex-traer el enantimero R de la mezcla

racmica de Uniroyal (con-testacin a la contrademanda, fs.
767). Y contesto a ambos extremos que, una vez definido que el alcance de la patente no
pasa por la descripcin del mtodo para obtener el isomro
p-ticamente activo, ninguno de ellos tiene la ms mnima
tras-cendencia en cualquiera de las dos posibles soluciones
del
li-tigio:
1)
si
se
admitiera
la
posicin
de
la
demandada, el m-todo que se emplee para obtener el isomro

puro resultar indi-ferente, como tambin cul sea la mejor o
ms rentable tcnica de produccin a nivel industrial; y 2)
si,
en
cambio,
pros-perara
la
demanda,
es
obvio
que
la
patente no tendra por qu hacer ninguna clase de mencin o

referencia
mtodos
de
elabo-racin
procesos
tcnicos
eficientes.
Despejadas estas cuestiones que, en cierto sen-tido,
ensombrecan llegar al punto neurlgico del asunto, es-tamos
ahora frente a l, dispuestos a abordarlo de seguida.
XI.- Con arreglo a los trminos de la patente n 248.277: )
protege slo las mezclas racmicas o incluye, adems, las
formas isomricas puras y los compuestos con Adistinta pureza
ptica
porcentual@
mezclas
con
Aexceso
enantiomrico@?
La accionante, en su demanda de fs. 92/101, dice que
las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la patente, debiendo ser Aclaras y concisas@ y que, en
las de la patente de Uniroyal, no hay referencias a formas
isomri-
CAUSA N 2.316/97
-21-
cas puras, como tampoco existen ejemplos relacionados con dichas formas isomricas. E insiste dicha parte, en ocasin de
alegar, que -en consonancia con las reivindicaciones- los
com-puestos
descriptos
en
los
ejemplos
son
muestras
racmicas, sin que exista ninguna referencia al enantimero R

en la parte de las reivindicaciones (fs. 1677); de all que
quepa entender que la patente del caso Ano comprende los
productos cuyo principio
activo es un enantimero puro@ (confr. fs. 1667/1690, en
esp. fs. 1678 vta.), por lo que su objetivo Aera proteger
mezclas racmicas@ (ibid.) (anoto que la posicin expuesta
reconoce apoyo en los informes de los doctores M. Gonzlez
Sierra y R.D Bravo, fs. 46/50 y 74/77 de autos).
A su turno, Uniroyal afirma que en la frmula general
Aplana@ de la primera reivindicacin se busc definir una
familia de todos los compuestos herbicidas de Aquinoxaliniloxifenoxipropanato
especificar
un
de
alquilen
compuesto
heterocclico@
determinado-
de
manera
-sin
de
representar de un modo general inequvoco a Atodas las formas

isomricas,
tienen
como
esto
es,
enantimeros
representacin
general
mezcla
esa
racmica
frmula
que
plana@.
Consider la demandada que, como la reivindicacin n 1 es la

expresin exacta de la novedad del invento y no puede ser
ampliada en las sucesivas, la frmula plana utilizada en ella
deba ser lo suficientemente amplia co-mo para dar cabida,
sin
exclusiones,
todos
los
compuestos
mo-leculares
del
grupo de herbicidas descubierto, fuesen isomros o racmicos.

El seor Juez, como ya vimos, siguiendo la opi-nin
del perito Bertello (fs. 1377 y 1539 vta.), resolvi que
la patente no protega al isomro R puesto que slo describa

al
Aracmico@
no
lo
inclua
en
la
reivindicacin,
surga de los trminos de aqulla un mtodo

obten-cin
del
enantimero
(fs.
ni
que asegurara la
1713/1718).
Conclusin
criticada in extenso por Uniroyal (fs. 1756/1778) y defendida

largamente por Ipesa S.A. (fs. 1780/1797).
Para la decisin del caso, es necesario tener
presente
que
con
arreglo
la
ley
111
-aplicable
la
solicitud de patente que nos ocupa, segn seal antes- dicha

solicitud Ase limitar a un solo objeto principal con los
accesorios que los constituyan@ (art. 19); objeto principal
que se define en la primera reivindicacin, cuyo contenido
debe concretarse a enunciar la caracterstica o el conjunto
de
caractersticas
porque
que
reflejan
la
novedad
del
invento,
Ala primera reivindica-cin -como se ha dicho con
acierto- es la expresin exacta de la novedad del invento@

(fallo de la Corte Suprema, citado por P. BREUER MORENO,
ATratado
de
Derecho
de
Patentes
de
Inven-cin@,
edit.
Abeledo Perrot, Bs.As. 1957, t. I pg. 282), ha-llndose las

restantes subordinadas a ella.
En
el
sentido
indicado,
cabe
asentar
que
en
las
normas reglamentarias dictadas por la autoridad de aplicacin

-contenidas en la Disposicin N 42/88 INPI, cuyo texto obra
a
fs.
188/211
fs.
1819/1822-
se
encuentran
algunos
principios de singular inters para el sub examen: a) tem

13.2.: Las rei-vindicaciones deben ser enumeradas en orden
creciente,
comen-zando
reivindicaciones
deben
por
la
estar
unidad.
li-teralmente
Todas
ligadas
las
a
la
reivindicacin principal indicando as que se trata de la

misma invencin; b) tem 13.3.: en una pa-tente de invencin,
la primera reivindicacin siempre debe ser
CAUSA N 2.316/97
-22-
la de mayor alcance. Las dependientes concretan, aclaran y

li-mitan;
nunca
amplan;
c)
tem
13.5.:
la
primera
reivindicacin se referir al objeto principal. Y, en otro

orden de cosas, la misma Disp. N 42/88 establece: que es
frecuentemente
para
dilucidar
patentar
(tem.
indispen-sable
el
cabal
14.1.);
consultar
al-cance
que
de
existe
las
lo
descripciones
que
plena
se
intenta
libertad
en
la
Adescripcin@ para efectuar las aclaraciones que se desee, siempre y cuando la descripcin se ajuste
al alcance de las reivindicaciones y sirva para aclarar la
inven-cin (tem 14.3.); y que el solicitante indicar con
precisin en la Adescripcin@ el alcance de su invencin
(tem 14.4.).
Concordemente,
el
art.
11
de
la
ley
24.481
(t.o.
1996) prev que se puede recurrir a la descripcin y ejemplos

para interpretar el alcance de las reivindicaciones; precepto
que sienta un valioso criterio de hermenutica -adecuado a
las exigencias de la lgica y del buen sentido-, del que se
apart el fallo apelado sin fundamento legal bastante.
Nos encontramos, a esta altura, con un dilema y de su

solucin depende, en definitiva, la que corresponde al caso.
Me refiero, concretamente, a cul es la frmula qumica a
emplear en la primera reivindicacin -que comprenda a todos
los compuestos que reflejen la novedad del invento- teniendo
en
cuenta
que
las
reivindicaciones
subsiguientes
pueden
concretar, aclarar, limitar, pero nunca ampliar el alcance de

la primera. En otros trminos )qu frmula general utilizar
para que, al propio tiempo, queden representados en ella los
compuestos ra-cmicos y los isomros y no tan solamente uno
solo de esos com-puestos? Y pregunto, si esa frmula general,
precisamente por
razn de su generalidad, puede prestarse a dudas en cuanto a

su alcance )no corresponde, de acuerdo con la Disp. 42/88,
atender a los trminos de la descripcin para precisar la
esfera de lo reivindicado por el inventor?
Si
se
ha
de
ser
coherente
no
es
jurdicamente
admisible que en la reivindicacin 2, 3 o la que fuese se incluyan
formas isomricas
puras, si
stas, con
arreglo al
sistema general, no estuviesen comprendidas en la reivindicacin

n 1. Porque, reitero, las reivindicaciones que siguen a la
unidad
le
alcance,
estn
de
subordinadas
mo-do
que
deben
nunca
-para
pueden
ser
ampliar
vlidas-
su
estar
comprendidas en los tr-minos generales de ella (conf. Disp.

42/88,
items
13.2,
13.3
13.5),
puesto
que
la
primera
reivindicacin es -con palabras de la Corte Suprema-
Ala
expresin exacta de la novedad del inven-to@. Y al propio
tiempo, y con la misma base, se puede afirmar que las formas

isomricas puras estn comprendidas en la frmu-la general
amplia de la reivindicacin n 1, resulta innecesa-ria una
reivindicacin especfica (aunque sea conveniente), to-da vez
que
ya
estn
protegidas
por
la
primera
principal
rei-
vindicacin.
Uniroyal
Chemical
Company
Inc.,
al
contestar
la
demanda, sostuvo que reivindic nuevos compuestos herbicidas

que antes no existan y que son aqullos cuyas molculas
tienen la representacin molecular indicada y reivindicada en
la pa-tente: frmula molecular Aplana@ de la reivindicacin
1 que re-presenta a las molculas que componen a todos los
compuestos
patentados
(fs.
486/513,
en
fs.
494).
Por
su
parte, Ipesa S.A. adujo al replicar la reconvencin que la

frmula
general
de
la
1a.
reivindicacin
responde
inequvocamente a las mezclas rac-
CAUSA N 2.316/97
micas
de
los
-23-
herbicidas,
como
ocurre
en
el
caso
del
quizalofop tefuril.
)La frmula general Aplana@ slo comprende al racmico?
A fs. 1462 vta. la demandada expresa que no te-na
ningn sentido reivindicar nicamente a las mezclas racmicas pues ya se saba, en el arte previo, que la actividad
her-bicida
de
esta
fundamental-mente
al
familia
de
enantimero
compuestos
R,
es
por
era
eso
debida
que
la
nomenclatura y re-presentacin usadas no son especficas para
un compuesto sin-gular sino que es general para definirlos a

todos; la limita-cin que le achaca su adversaria resulta
tanto ms incomprensi-ble no bien se merita que, partiendo
del invento, cualquier ex-perto poda fcilmente obtener el
enantimero
por
mtodos
estereoselectivas
de
asaz
conocidos
resolucin
de
(de
sntesis
las
mezclas
equimoleculares).
Tal advertencia, en verdad, mueve a reflexin porque
no
parece presumible
que una
empresa especializada
y ob-
viamente al tanto del arte previo, que tiene un alto grado de

participacin
en
nuestro
mercado
de
herbicidas
(confr.
informes de fs. 1580/1582 y 1592/1593), se desinterese de

proteger un aspecto significativo de su invencin o pierda su
exclusiva
modos,
por
como
discusin
no
descuido
apunta
pasa
la
por
negligencia.
actora
lo
tena
que
fs.
Bien
que
1793
vta./1794,
no
de
tena
todos
la
sentido
reivindicar sino por lo efectivamente reivindicado.

Al respecto, el perito doctor Bertello (dictamen de
fs. 1370/1385) seal, entre otros puntos, que en una paten-
te que quiera reivindicar la preparacin de un enantimero

da-do resulta ineludible indicar su frmula espacial o sus
smbo-los en el nombre de la sustancia, o ambas cosas a la
vez (A. 34), agregando que en la nomenclatura de la patente
n 248.277 no aparecen nombres con los smbolos (R) y (S)
indicadores de enantimeros (fs. 1378 vta.), como tambin que
en
las
frmulas
de
la
citada
patente,
tal
como
estn
presentadas, sus refieren-tes son Acompuestos racmicos@ (A.

24). Mas admiti el experto, asimismo, que la Reiv. 1 no
especifica
un
compuesto
determinado
sino
un
grupo
de
compuestos caracterizados por una frmula ge-neral (D.16, fs.

1380), es decir que la reivindicacin primera y principal
busca
definir
compuestos
de
una
herbicidas@
manera
-de
general
Aa
esa
familia
de
quinoxaliniloxifenoxipropanoato
de alquileno heterocclico- a travs de la frmula plana (D.

25, fs. 1380 vta.).
Ms adelante, interrogado el doctor Luis F. Ber-tello
segn
D.
21:
ASi
el
compuesto
pticamente
activo
(R)-2-
[quinoxaliniloxifenoxi]propanoato de alquileno heterocclico

(forma isomrica) tiene como frmula plana la reivindicada en
la
reivindicacin
1"
(fs.
1372
vta.),
respondi:
Ael
enantime-ro (R) de esa sustancia est incluido en, pero no

representado completamente en forma inequvoca por la frmula
de la reivin-dicacin 1, ya que esa frmula representa la
forma racmica (confr. fs. 1380 vta.; sin subrayar en el
original). Y pregun-tado el perito sobre si el compuesto que
se
obtiene con
el pro-cedimiento
descripto en
la patente
IPESA est representado en la frmula plana de la Reiv. 1 de

la patente 248.277 (A. 56, fs. 1374 vta.), dio la siguiente
contestacin: AA.56. La paten-te de IPESA 600 257 reivindica
especialmente el enantimero //
CAUSA N 2.316/97
-24-
(R), que no est definido por la frmula general plana, ya

que sta representa tambin al racmico y al enantimero (S),
que no se reivindican en esta patente@ (ver fs. 1383 vta.).
En
cuanto
la
frm.
plana
de
la
pg.
de
la
patente, seal claramente en su experticia el doctor Luis F.

Bertello que el enantimero (R)-2-haluro heterocclico de alquilpropanoato tena representacin en dicha frmula (confr.
interrog. D. 35 fs. 1373 y resp. D. 35 fs. 1381 vta.), bien
que
aclarando
indicarlo
que
en
forma
inequvocamente
no
especfica,
deba
escribirse
porque
la
para
frmula
espacial (fs. 1381 vta.).

El dictamen de fs. 1370/1385 no satisfizo, en algunos
aspectos esenciales, a la parte demandada, quien lo im-pugn
y requiri explicaciones suscriptas por su consultora tcnica
en
qumica,
doctora
Susana
Mara
Sicardi
(vase
fs.
1455/1488).
En lo que a esta altura del debate es de inte-rs,
cabe
sealar
que
el
experto
doctor
Bertello
mantuvo
su
criterio en el sentido de que los ismeros (R) y (S) no estn

inequvocamente representados en la frmula plana de la reivindicacin
de
la
patente;
enantimeros
que
tampoco
aparecen con sus nombres -para su identificacin inequvocaen ninguna de las reivindicaciones (confr. escrito de fs.
1504/1513). Y esta presentacin del perito suscit nuevos
cuestionamientos de Uniroyal porque, en su opinin, no habra
respondido lo que le fue preguntado: si la Reivindicacin 1
tiene
que
ser
lo
sufi-cientemente
amplia
como
para
representar tanto al racmico como a los isomros y si, por

tal razn, la frmula plana utilizada
representa en forma inequvoca -pero no especfica- tanto al

primero como a los segundos (fs. 1515/1521).
Destac la demandada, en la pieza recin aludi-da,
que el propio experto admiti: a) que el enantiomorfo (R)

indicado en D.35 tena como frmula plana no especfica la
ex-puesta en la pg. 7 de la patente; b) que es comn y
prctico representar en una sola frmula plana al conjunto de
posibles
isomros (la pregunta estaba referida al colesterol) -D.29);
c) que la patente IPESA reivindica especficamente al ismero
(R)
que
no
est
inequvocamente
definido
por
la
frmula
general plana ya que sta representa tambin al racmico y al

enanti-mero (S), con lo que el perito est reconociendo que
la repre-sentacin plana incluye tanto al enantimero (R)
como al enan-timero (S), como al racmico, si bien no lo
hace en forma es-pecfica.
Por
otra
parte,
completando
esta
segunda
impug-
nacin, la accionada advirti que en la patente de Imperial

Chemical Industries (patente ICI, fs. 134/186, concedida el
30. 3.1990, bajo el N 240.316) se utiliz -al igual que en
la
su-ya-
incluy,
una
en
frmula
la
general
reivindicacin
plana
5,
un
posteriormente
compuesto
de
se
formas
isomricas (ver fs. 183); extremo ste que no habra sido

posible -porque el mbito de la reivindicacin 1 no puede ser
ampliado nunca (Disp. 42/ 88, tem 13.3)- si estos compuestos
isomricos no hubieran es-tado comprendidos de modo general,
aunque no especfico, en la Reiv. 1. Insiste Uniroyal que su
situacin es exactamente igual y que por consiguiente le cabe
idntica consideracin jurdica (confr. fs. 1515 y ss.).
El perito tcnico-qumico, a fs. 1524/1526, se
CAUSA N 2.316/97
-25-
mantuvo en sus trece. Reafirm, en efecto, que la representacin
general
de
un
compuesto
quiral
representa
al
Aracmico@, que es una solucin o mezcla de sus enantimeros

(R) y (S), pe-ro no representa a cada isomro aislado o en
forma inequvoca a uno de ellos. Decidi Uniroyal Chemical
Company, ante esa ac-tuacin, dar por terminado el debate con
el perito, bien que cuestionando la eficacia de su dictamen y
destacando, una vez
ms, la analoga de situaciones entre su patente y la patente
de ICI (confr. fs. 1528/1532); escrito este ltimo que motiv
la presentacin final del doctor Bertello, que nada agreg a
los temas disputados (fs. 1539/1540).
Por
ricial,
la
la
metodologa
cantidad
de
empleada
puntos
en
la
sometidos
exposicin
pe-
dictamen
(un
conjunto de 115), las sucesivas impugnaciones y respuestas

(fs.
1455/
1488),
1504/1513,
1524/1526,
1528/1532
1539/1540), no es ta-rea sencilla sintetizar los aspectos de

relevancia
de
esta
prueba
vinculados
directamente
con
el
alcance de la reivindica-cin n 1 de la patente 248.277.

Creo, no obstante, haber lo-grado una seleccin objetivamente
satisfactoria,
teniendo en
cuenta que
las partes
-en sus
respectivos alegatos- no han aportado un enfoque diferente a

lo consignado. Por ello, juzgo estar en aptitud para tratar a
continuacin,
en forma
ordenada, los
temas que
apuntan a
dilucidar lo atinente al mbito prote-gido por la referida

reivindicacin n 1 de la patente indivi-dualizada.
A) A
fuer
de
reiteracin,
como
engarce
til
para
la
argumentacin que desarrollar despus, repito que la reivindicacin 1 es la de mayor alcance, la que se refiere al
objeto
principal del invento, y que las restantes reivindicaciones

pueden concretarla, aclararla y limitarla, pero no pueden ampliarla (confr. Disposicin N 42/88 INPI, tems 13.2, 13.3 y
13.5, en fs. 1819/1822).
B) Conforme
dispuesto
en
solicitud
de
con
el
esos
art.
la
19
preceptos
de
patente
la
por
ley
reglamentarios
lo
111
la
razn
-aplicable
de
su
fecha-,
la
reivindicacin principal debe enunciar la caracterstica o caractersticas que reflejan
la novedad
del invento.
Y como
esa reivindicacin
prin-cipal no puede ser ampliada por las reivindicaciones

siguientes o subordinadas, cuando la invencin consiste en un
Agrupo
de
compuestos@
que
deben
ser
expresados
mediante
formulas qumicas es preciso encontrar, para no reducir el

mbito de la invencin tutelada, una frmula general amplia
que represente sin exclu-siones innecesarias a las molculas
que conforman todos los compuestos novedosos que se quiere
proteger.
C) En
los
compuestos
casos
tienen
un
en
los
centro
que
las
molculas
estereognico,
esto
de
es,
los
un
carbono asimtrico o quiral (como sucede en autos con el 2

tomo del carbono del propanoato) l es deducible claramente
de la frmu-la plana; y el hecho de tener un carbono quiral
indica, de por s, la presencia de isomera ptica (confr.
perito de oficio, a D. 12 y D. 13, fs. 1379 vta.; ver,
asimismo, informe de fs. 46/50). As, si se quiere englobar
en una formula qumica a to-dos los compuestos (reiv. 1),
incluyendo
opuestas
al
Aracmico@
y tomo
(dos
causante de
es-tructuras
la actividad
espaciales
ptica -centro
quiral-) como a los enantiomorfos puros o formas isomricas

en estado de cuasi pureza ptica, parece necesario recurrir a
una nomenclatura general que represente a toda la
CAUSA N 2.316/97
familia
de
-26-
compuestos
cuyas
molculas
tengan
esa
frmula
gene-ral plana (funcin que cumple, segn lo afirma el perito

doctor Bertello, la utilizada en la reivindicacin 1 de la
patente; confr. preg. Y resp. a D. 25, fs. 1372 v. y 1380 v.;
confr., asimismo, resp. a D. 27, fs. 1381).
D) El perito, al contestar al punto D. 21, recono-ci
que el enantimero (R) de la sustancia (X) estaba incluido
en
la
frmula
plana
de
la
reivindicacin
1,
pero
no
representa-do inequvocamente (confr. fs. 1381 vta.) y, al

referirse a la patente IPESA, dictamin que el compuesto que
se obtiene con el procedimiento que reivindica -que no es
otro que el enantimero (R)- no est definido en la frmula
plana general de la patente de Uniroyal, toda vez que sta
Arepresenta tambin al racmico y al enantimero (S), que no
se reivindican en esa patente@ (vase resp. de la preg. A.
56, en fs. 1383 vta.). Lo cual sig-nifica, en otros trminos,
que la frmula general plana de la Reiv. 1 representa al
enantimero (R), al enantimero (S) y al racmico, y lo hace
de modo general, no especfico.
Insisti
el
doctor
Bertello
en
ese
concepto:
la
frmula plana representa al racmico, que comprende a ambos

isomros
del
compuesto,
pero
no
representa
en
forma
inequvoca -o de modo especfico- a cada uno de ellos (confr.

explicacio-nes
de
fs.
1524/1526).
armonizando
esta
respuesta con la an-teriormente vista a D. 56, tinese que la

frmula
plana
Arepresenta@
no
tambin
de-fine
al
al
racmico
enantimero
y
al
porque
enantimero
S,
es
decir, de modo inespecfico pero no e-quvoco representa a

todos los compuestos -mezclas racmicas o formas isomricascuyas molculas responden a la representa-
cin molecular indicada y reivindicada en la patente. Conclusin sta que, derivada de los propios trminos de la peritacin -pasada por el tamiz de la sana crtica (arts. 386 y
477, del Cdigo Procesal)-, coincide con lo expresado por la
deman-dada a fs. 1463 vta.: ALa frmula plana de un compuesto
que po-sea un carbono quiral, sin ningn otro agregado ni
indicacin,
no
representa
especficamente
un
producto
racmico@, sino que, aade, Arepresenta de un modo general a

todas las formas isomricas, esto es, enantimeros y mezcla
racmica,
que
tienen
como
representacin
general
esa
como
lo
frmula plana@ (confr. fs. 1464).

E) Cabe
meritar
siempre,
por
lo
dems,
que
pretendi Uniroyal al solicitar la patente y lo reconoci el

perito qumico a la D. 27: la frmula general plana de la
reiv. 1 representa una familia de compuestos cuyas molculas
tienen esa frmula plana (fs. 1381), debindose destacar aqu
que, de acuerdo con lo informado por el doctor Bertello, AEl
enantime-ro (R) de esa sustancia tiene como frmula plana no
especfica la indicada en la pg. 7 (de la patente)@ (confr.
resp. a D. 35, fs. 1381 vta.).
Es atinado concluir en consecuencia, a la luz de las
explicaciones
periciales,
que
el
enantimero
est
re-
presentado inequvocamente -aunque no de modo especfico- en

la frmula general plana de la reivindicacin 1, que por ser
la principal y de mayor alcance debe ser concebida de modo
necesario
en
trminos
suficientemente
amplios
como
para
abarcar a toda la familia de los compuestos novedosos.

Precisamente,
obedece
el
empleo
esa
de
una
finalidad
frmula
de
omnicomprensin
Aplana@
general
sin
especifi-
CAUSA N 2.316/97
-27-
caciones limitantes, ya que, al carecer stas, incluye a la

to-talidad del grupo de herbicidas nuevos cuya integracin
molecu-lar est representada en dicha frmula. Y como las
Amezclas
racmicas@
-aspecto
que
no
se
discute-
las
Aformas isomricas puras@ -segn el perito, fs. 1381 vta.se
corresponden
especificarlas,
con
esa
dbese
frmula
entender
plana,
que
bien
que
Aquizalofop
el
sin
p-
tefuril@ (esto es, el enantimero R del racmico
Aquizalofop
tefuril@)
es,
entre
otros,
uno
de
los
compues-tos protegidos de modo general por la reivindicacin

n 1 de la patente n 248.277. Conclusin sta que, como lo
demostrar,
reconoce
apoyo
tambin
en
otros
elementos
de
juicio dotados de fuerza convictiva ponderable.

F) El
dustries
caso
PLC@
de
la
patente
(patente
ICI,
de
AImperial
Chemical
In-
240.316,
concedida
el
protege
una
30.3.1990, fs. 134/186 y resolucin de fs. 187).

Con
relacin
esta
patente
ICI,
que
vasta y compleja gama de compuestos qumicos con propiedades

insecticidas y funguicidas, cabe remarcar que con el objeto
de abarcar la mayor cantidad de compuestos posibles utiliz
-al i-gual que la patente de Uniroyal- una frmula general
plana (ver fs. 182). Despus, en la reivindicacin 5 (por va
de la 4) -y recordar aqu que la reivindicacin subordinada
no puede am-pliar el alcance de la primera y principal-,
incluy entre los compuestos patentados formas isomricas o
Acomplejas combina-ciones de isomros pticos y geomtricos@
al decir del perito doctor Bertello (a la D. 54, fs. 1383).
Ante
esa
situacin,
interrogado
el
seor
perito,
contest que los compuestos de la reivindicacin 5 Aestn in-
cluidos en los de la reivindicacin 1" (resp. A D. 47/54); ello, pese a que la frmula general plana de la reivindicacin
1 -vase fs. 182- no contiene smbolo o referencia a los
isom-ros
especficamente
enantimeros
para
su
ni
aparecen
identificacin
los
nombres
inequvoca,
de
los
como
resultaba indispensable segn el mismo perito al sostener que

la patente de Uniroyal
-con anloga frmula plana en la
reivindicacin 1- no poda representar a los enantiomorfos sin especificacin no ambigua

(confr. explicaciones de fs. 1504/1513).
Ntase en el experto una actitud discordante en la
interpretacin de las dos patentes por cuanto, presentando
ambas una frmula qumica general plana en la reivindicacin
1 -sin referencia a enantimeros puros con la indicacin de
sus smbolos-, el doctor Bertello consider: a) en la patente
ICI: que las combinaciones de isomros pticos y geomtricos
(trans), de la reivindicacin 5, estaban incluidas en los

com-puestos de la reivindicacin 1 (frmula general plana); y
b) que la frmula general plana de la patente de Uniroyal
slo re-presenta las Amezclas racmicas@. Y es de precisar,
en este punto, que la reiv. 5 de la patente ICI slo poda
estar
com-prendida
reivindicacin
ampliado
en
en
1//
las
la
frmula
general
plana
-cuyo
alcance
general
no
reivindica-ciones
de
poda
subordinadas-
si
la
ser
dicha
frmula general plana, conside-rada en s misma, ya contena

a los compuestos o combinaciones isomricas. Al entenderlo el
experto
de
esa
manera
-la
frmula
general
plana,
sin
indicacin de nombres o frmulas de enanti-meros, protege

tambin los compuestos isomricos-, igual con-clusin debi
considerar vlida para la frmula general plana de la reiv. 1
de la patente Uniroyal, porque se adecua a los
CAUSA N 2.316/97
-28-
dictados de la lgica y la sana crtica que correspondan

solu-ciones anlogas para situaciones anlogas.
No forma obstculo a lo expresado la circunstan-cia
de que, en el extenso y complicado texto de la Adescripcin@,
se
aludiera
repetidas
veces
los
isomros
geomtricos y pticos, porque no es se el aspecto que aqu

se valora. De lo que se trata, y en esto no tiene incidencia
la memoria descriptiva, es que el experto consider que la Afrmula general
plana@
de
la
reivindicacin
-sin
simbologa
alguna
relaciona-da con los isomros especficamente- comprenda a

los compues-tos y combinaciones de isomros geomtricos y
pticos de la reivindicacin 5, lo que significaba -ya que la

reivindicacin 5 no poda ampliar el alcance de la principal
y
primera-
que
en
aquella
frmula
qumica
general
plana
estaban incluidos los compuestos isomricos. Y si as eran

las cosas respecto de la patente ICI no se alcanza a percibir
por
qu
no
habran
patente UNIROYAL,
de
ser-lo
tambin
con
relacin
la
habida cuenta de la estricta similitud de
los extremos descriptos.

Alertado el perito tcnico sobre la incongruen-cia de
su posicin, por las impugnaciones que le formul la demandada, en su escrito de fs. 1539/1540 seal que Ael caso
de la patente ICI no es asimilable al presente@ (fs. 1539,
punto b), sin explicar o dar razn de su dicho. Si con esa
asercin el doctor Bertello se refiere a las patentes en su
generalidad est en lo cierto, pero si entendemos que quiere
aludir al al-cance de las frmulas general planas de las
reivindicaciones
-que
es
la
materia
sub
disputatio-
personalmente no alcanzo a percibir en qu se distingue una

de otra. Y no estoy solo en
esto.
Porque
la
propia
IPESA
S.A.,
al
contestar
la
reconvencin a fs. 759/780, admiti en forma expresa Aque la

frmula plana de la patente de ICI N 240.316 es igual a la
de UR@ (confr. fs. 765).
G) En cuanto a que la frmula plana de la reivindicacin
de
la
patente
UNIROYAL
contiene
las
especies
isomri-cas posibles, segn lo he sostenido en este mismo

Considerando
XI, sub E), resulta particularmente significativo poner en

evi-dencia que la actora-reconvenida comparte dicho criterio,
si bien le retacea su proyeccin jurdica al requerir una
reivin-dicacin complementaria especfica.
Veamos.
Al referirsse a las patentes ICI y UNIROYAL, despus
de
haber
pectivas
reconocido
que
las
reivindicaciones
frmulas
primeras
planas
eran
de
sus
iguales
(fs.
res765
cit.), la accionante expres AICI, con criterio correcto,

coloca
la frmula
reivindicaciones
Habra
los
procedido
proteger
general plana,
formas
isomros
que
inco-rrectamente
racmicas
incluyendo luego
le
interesa
ICI,
cuyo
isomros
en las
proteger.
objetivo
puros,
si
era
hubiera
colocado en la 1ra. reivindicacin un isomro particular...ya

que no sera obviamente la frmula ms general de expresin
de
la
molcula,
limitando
la
extensin
de
sus
reivindicaciones@ (fs. 765) (en igual sentido, fs.// 1789).

Y
al
analizar
la
patente
USA
4.687.849
-tras
re-
saltar su diferencia con la de autos porque trae ejemplos

para
obtener
productos
pticamente
activos
indica
su
calidad iso-mrica por medio de la rotacin especfica as

como tambin las condiciones de su determinacin-, la actora
aade: Afundamen-
CAUSA N 2.316/97
-29-
talmente, REIVINDICA primero la frmula general -que contiene

todas
las
formas
isomricas
posibles-
sea
la
mezcla
racmica, tal como lo hace UNIROYAL en su patente o ICI en la

240.316 ...pero adems reivindica EL ISOMERO DE INTERES, cosa
que NO HACE UNIROYAL, y que s hace ICI...y todos los dems

que buscan el mismo resultado@ (confr. fs. 766).
De los dos prrafos precedentes importa destacar
los siguientes puntos:
1) la actora admite inequvocamente, concor-dando con
lo que he sostenido en este voto, que la frmula ge-neral
plana
contiene
tanto
la
mezcla
racmica
como
Atodas
las
formas isomricas posibles@.

2) como consecuencia, para proteger las dos clases de
compuestos se debe recurrir a la frmula general pla-na en la
1ra. reivindicacin -en tanto contiene racmicos y formas
isomricas-,
de
modo
de
no
limitar
el
alcance
de
las
reivindicaciones.
3) ello es as -como se desprende del proceder que
habra sido incorrecto, segn el primer prrafo- porque la
1ra. reivindicacin es la que tiene mayor alcance, es la que
define la novedad del invento y, adems, es la nica independiente (art. 22, decr-regl 260/96).
4) resulta aceptado de modo implcito, pero no por
ello menos real, que de no estar contenidas las formas isomricas todas en la mencionada frmula general plana de la
1ra. reivindicacin, sus respectivos compuestos quedaran al
margen de la patente ya que no se los podra incluir por va
de
rei-vindicaciones
subsidarias
(stas
nunca
amplan
el
alcance de la
reivindicacin principal; v. tem 13.3 Disp. N 42/88 INPI,

fs. 188/211, en fs. 201).
5) si se considera que las formas isomricas puras

estn contenidas inequvocamente, aunque de modo no especfico, en la frmula general plana de la 1ra. reivindicacin
-de acuerdo con la exposicin que antecede-, es indudable que
estn protegidas por la referida 1ra. reivindicacin general
de
la patente, que es la de mayor alcance y es como se vio, Ala
expresin
exacta
de
la
novedad
del
invento@
(confr.
P.
BREUER MORENO, op. y loc. cits.). Y

6)
puesto
reivindicacin
que
la
comprende
frmula
todas
general
las
de
formas
la
1ra.
isomricas
posibles, stas quedan incluidas en el mbito de exclusividad

de
la
pa-tente,
sin
que
sea
obligatorio
-aunque
pueda
resultar til para evitar dudas y cuestiones- formular una

reivindicacin subordi-nada especfica de los ismeros puros;
reivindicacin
aclaracin
dentro
reivindicacin
actora
sta
que
del
obrar
alcance
principal.
sobre la
No
a
ms
ttulo
amplio
comparto
necesidad de
la
de
concrecin
que
define
posicin
expresar -para
de
o
la
la
proteger los
enantiomorfos puros- dos reivindicaciones: a) una general,

que en una frmula qumica plana represente, aunque de modo
inespecfico, todas las combinaciones y compuestos moleculares
del
invento;
b)
una
subordinada,
que
incluya
especfi-camente a las formas isomricas puras. Y no estoy de

acuerdo con dicha tesis, al menos en cuanto juzga que es
indispensable ese mtodo, porque en la reivindicacin general
-por ser la de mayor alcance y la que define la invencinestn comprendidas las reivindicaciones dependientes, con la
finalidad de concre-cin, de aclaracin o de limitacin.
CAUSA N 2.316/97
-30-
AMemoria
H) La
Descriptiva@
de
la
patenta
acta
312.921, fs. 110/133) explica al comienzo que la invencin se

refiere a nuevos compuestos herbicidas (...) y en el prrafo
que precede a los ejemplos, en la pg. 12 o fs. 121 de autos,
define el alcance del invento como sigue: ALos compuestos de
la
presente
invencin
incluyen
las
formas
isomrica(s)
mezclas de las mismas. Por lo tanto, la invencin incluye las

mezclas
racmicas
e ismeros
pticamente activos. A
menos que
se
espe-cifique lo contrario, los compuestos descriptos en los

ejemplos son mezclas racmicas@ y seguidamente agrega: ALos
siguientes
ejemplos
estn
destinados
ilustrar
adicionalmente la inven-cin y no estn destinados a limitar

el alcance de la invencin de ninguna manera@ (pg. 12; sin
subrayar en el original).
Ambos textos son de meridiana claridad y sus sentidos
son
unvocos, sin
atisbos de
anfibologa. No
es posi-ble
darles otra significacin que la que sus palabras expresan,

con cristalino alcance conceptual.
Pues
bien,
frente
la
expresin
categrica
del
alcance que se le pretenda dar al invento (comprensivo de

mezclas
racmicas
de
formas
isomricas
puras),
situada
inme-diatamente antes de los ejemplos y las reivindicaciones,

si la frmula general plana poda suscitar alguna duda en
orden
los
compuestos
que
comprenda,
creo
que
hubiera
resultado prudente y razonable recurrir a la Adescripcin@

como elemento til para determinar su alcance, tal como lo
prev
el
tem
14.1.
de
la
Disp.
42/88
INPI
(ver
fs.
188/211, en fs. 205) y lo estable-ce el art. 11 de la ley
24.481
(t.o.
1996)
al
considerar
vlido
recurrir
la
descripcin y ejemplos para interpretar el alcan-
ce de las reivindicaciones.
Es cierto, adems de obvio, que el alcance de u-na
patente est determinado por las reivindicaciones, que son
las que deben definir la invencin, como lo recuerda el tem
14.1 de la Disp. N 42/88 y lo establece el art. 11 de la ley
24.481,
t.o.
1996.
Mas
tambin
lo
es
Amuy
que
frecuentemente@ se suscitan dudas y existen zonas grises que

dificultan delimitar
con
precisin
el
mbito
de
lo
reivindicado,
como
-objetiva-mente- ha sucedido en el sub examen de acuerdo con

lo que surge de los informes de especialistas en qumica -no
en
derecho
de
patentes
de
invencin-
incluso
de
la
experticia cumplida por el perito designado de oficio.

Para
esos
casos,
segn
las
directivas
de
herme-
nutica adoptadas por la reglamentacin del INPI (tem 14.1

cit.) y por el art. 11, ultima parte, de la ley 24.481, t.o.
1996,
la
descripcin,
los
dibujos
los
ejemplos
proporcionados pueden conformar elementos tiles para fijar

el alcance de lo que se intent patentar, sobre todo teniendo
en cuenta que el solicitante est obligado a ser preciso en
la
descripcin
rela-tivamente
al
alcance
de
su
invencin
(tem 14.4.). Y en virtud de ello, el precepto mencionado

dispone que la descripcin sea, en las hiptesis poco claras,
consultada
Apara
dilucidar
el
ca-bal
alcance@
de
las
reivindicaciones.
Malgrado la claridad de la reglamentacin y lo que el
sentido
comn
invirti
buen
sentido
la metodologa
deter-minacin
del
aconseja,
apropiada: en
alcance
del
en
la
vez de
invento
(su
especie
se
procurar la
reivindicacin
principal, que es la nica independiente -art. 22 del decreto

reglamenta-rio de la ley 24.481, con las correcciones de la
24.572)- recu-
CAUSA N 2.316/97
-31-
rriendo al antecedente de la Adescripcin@ -que debe ser

preci-sa, completa y suficiente-, se procedi directamente a
fijar el alcance de la reivindicacin por s misma y despus,
al no coincidir el que se le asign con lo expuesto en la
descrip-cin, se le rest a sta todo mrito.
A travs de ese inapropiado procedimiento, pese a que
la solicitante Uniroyal cumpli con la exigencia del tem
14.1 (aportar claridad para despejar cualquier duda en forma
terminante) y satisfizo el requisito del tem 14.4 (indicar
con precisin el alcance del invento), se arrib por va
interpre-tativa a vaciar totalmente de contenido al prrafo
de
la
des-cripcin
alcance
de
la
destinado
so-licitud:
precisamente
A...la
invencin
definir
el
incluye
las
mezclas racmicas e is-meros pticamente activos...@ (pg.

12, fs. 121 del sub lite).
En
alcance
definitiva,
de
criterio-
la
como
invencin
deriva
de
la
es
ese
prrafo
concorde
frmula
definitorio
con
general
el
plana
que
de
del
-en
la
mi
1ra.
reivindicacin, constituye un elemento de juicio que reafirma

mi
conviccin
en
el
sentido
de
que
enantimero
(R)
del
quizalofop tefuril (deno-minado Aquizalofop p-tefuril@) est

comprendido en la patente n 248.277.
I) Para avalar la postura de que la patente 248.277 no
cubre los ismeros puros, mucho se ha insistido en dos argumentos como si fueran irrefutables: 1) la falta en ella de
des-cripcin
de mtodos
de obtencin
y produccin
de los
enanti-meros puros (v.gr. fs. 1786 y 1794), del que se hizo

eco el fa-llo en recurso; y 2) el hecho de que todos los
ejemplos que trae la patente son Amezclas racmicas@, lo que
vendra a de-
mostrar que se es el lmite de la proteccin.

Del primero de esos planteos me ocup en el pun-to X,
sub
C),
inclinndome
por
su
rechazo.
Paso
estudiar
el
contestar
la
restante.
Ipesa
S.A.
al
demandar
(fs.
97),
al
reconvencin (fs. 764), en el alegato (fs. 1668) y en alzada

(fs. 1784 vta.), ha remarcado con firme constancia que los
ejemplos de la patente de Uniroyal, todos los ejemplos, estn
referidos
exclusivamente
Amezclas
racmicas@
en
las
mismas actuaciones destac tambin (fs. 98, 764, 1677 y 1786)

que en ninguno de los ejemplos, absolutamente en ninguno, se
hace
re-ferencia
formas
enantiomricas
puras
se
fundamenta la in-clusin de ismeros puros. Ello demostrara,

con la fuerza de la evidencia, la limitacin real puesta por
la
demandada
efectuada
alcance
en
a
a
la
los
su
patente,
pgina
12
compuestos
novedosos encontrados.
la
de
que
la
-pese
la
descripcin-
racmi-cos
de
los
precisin
ceira
su
herbicidas
Juzgo que no le asiste razn.

Prescindiendo
alcanzada
sobre
momentneamente
el
mbito
de
la
tutelado
conclusin
por
la
1ra.
reivindicacin, y analizando las consecuencias propias de los

Aejemplos@ en los trminos en que fueron incorporados a la
Amemoria descriptiva@ de fs. 108/133 -a partir de fs. 121-,
se
impone
tomar
como
pun-to
de
partida
las
premisas
siguientes indicadas en la pg. 12 de dicha Amemoria@ (fs.

121): 1a.) que la invencin incluye las mezclas racmicas e
ismeros
adicional
pticamente
de
activos;
ilustrar
la
2a.)
que
invencin
con
se
la
finalidad
describirn
los
ejemplos, los que versarn sobre Amezclas racmicas@; y 3a.)

que, de ninguna manera, los ejemplos seleccionados impla-
CAUSA N 2.316/97
-32-
carn limitar el alcance de la invencin.

Expresadas esas premisas en forma simplificada: mi
patente cubre los compuestos A + B; ejemplifico que la invencin
fue
solicitud
patente
realizada
con
sigue
al
compuestos
cu-briendo
tiempo
A;
pero
A
de
presentacin
bien
B.
entendido
Cabe
de
la
que
mi
entonces
el
interrogante: si la invencin protege los compuestos A + B )

puedo limitarme vlidamente a dar ejemplos de los A? )si as
procedo excluyo de la proteccin a
los compuestos B? )estoy obligado a dar ejemplos de ambos
com-puestos, A y B?
Puesto que el art. 20 de la ley 24.481 (t.o. 1996) no
es aplicable a la solicitud del caso por ser anterior a su
entrada en vigencia (confr. esta Sala, causa n 13/98 ABa-yer

A.G. c/ INPI s/ nulidad de patente@, del 4.5.99; Corte Suprema, in re AUnilever NV@, del 24.10.2000, J.A. 2001-I,
413), la compaa Uniroyal no estaba obligada a ensear en la
patente el mejor mtodo conocido para llevar a la prctica la
inven-cin; cabiendo s exigirle la presentacin de al menos
un ejem-plo para la especie qumica representativo para cada
sustitu-yente
general
comprendido
en
el
alcance
de
la
reivindicacin principal (Disp. N 42/88, tem 14.14, en fs.

207 y 1822).
Conforme con el precepto citado, no estaba obli-gada
Uniroyal a presentar ejemplos de cada compuesto
(racmico e
ismeros puros), pues para la finalidad perseguida bastaba

con indicar un procedimiento que permitiera verificar que los
compuestos
reivindicados
solici-tante
al
tiempo
haban
de
sido
presentar
realizados
el
acta
por
el
respectiva,
resultando in-diferente que el ejemplo estuviera referido a

uno u otro com-
puesto o a ambos conjuntamente.

La
demandada
prefiri
ejemplificar
Amezclas
con
racmicas@, como lo dijo expresamente (fs. 121), pero antes

de concretar la presentacin de los ejemplos -considerando
que
su
manifest
invencin
sin
Aadicional@
de
inclua
am-bages
ilustrar
que
racmicos
ellos
sobre
la
ismeros
obedecan
invencin,
al
puros-
propsito
sin
que
de
ninguna manera estuvieran desti-nados a limitar su alcance

(pg. 12 de la AMemoria Descripti-
va@; fs. 121).

En
esas
circunstancias,
habiendo
cumplido
la
de-
mandada con las condiciones requeridas por la reglamentacin

-al indicar los ejemplos que el INPI consider suficientes-,
el
hecho
de
que
tales
ejemplos
no
versaran
sobre
formas
enantio-mricas puras ni prestaran fundamento a la inclusin

de
isme-ros
puros,
no
basta
para
marginarlos
del
marco
reivindicado ya que, adems de no representar una conducta

omisiva reprochable, esta consecuencia jurdica no se halla
prevista
para
esa
si-tuacin
en
el
contexto
normativo
aplicable.
Por lo dems, no cabe desatender el argumento de la
demandada acerca de que era innecesario incluir ejemplos de
obtencin de los ismeros pticamente activos, toda vez que,
tomando como punto de partida los compuestos racmicos, eran
perfectamente conocidos por los expertos en la materia los
di-versos mtodos o vas para la resolucin de la mezcla y la
con-secuente obtencin del enantimero (R), segn lo expuse
casi al final del considerando X. Con el recurso al arte
previo,
vastamente
difundido
en
la
literatura
qumica
especializada y en publicaciones del Journal of Pesticide

Science
-identifica-das
ut
supra-,
se
presentan
dos
realidades que al juzgador no
CAUSA N 2.316/97
-33-
le es dable ignorar, a menos que ande perdido por los Cerros

de beda: la 1a.) que, por tratase de mtodos claramente
definidos y bien divulgados -por tanto, desprovistos de toda
novedad e impatentables (perito, fs. 1764 vta.)-, exigir su
transcripcin en la patente no responde a ninguna finalidad

jurdica
razona-ble,
salvo
que
se
ponderara
como
tal
la
comodidad de los terce-ros de tener en un solo documento

reunidos un conjunto de cono-cimientos sistematizados; y 2a.)
que la aplicacin del aludido
arte previo -mtodos obvios para los cientficos y tcnicospermite tener por cumplido el requisito de que los compuestos
patentados
hubieran
sido
obtenidos
al
momento
de
ser
solicitada la patente.
En
posicin
adversa,
la
actora
afirma
de
modo
terminante que aunque los mtodos de preparacin de ismeros

puros fuesen conocidos en el arte previo, extremo que no
discu-te, la demandada deba incluir en los Aejemplos@ -para
sostener que el enantiomorfo (R) estaba comprendido en su
patente- algn mtodo o procedimiento de elaboracin de las
formas isomricas puras relacionadas concretamente con los
compuestos
herbicidas
denunciados
como
novedosos.
Porque,
habida cuenta de que tales mtodos son complejos y variados

-al punto que el perito tcni-co enumera dos grandes vas que
comprenden diez alternativas-, no poda quedar relevada de su
obligacin de indicar los proce-dimientos adecuados o las
condiciones especiales para obtener el enantimero (R), en
calidad
de
referencia
especfica
sobre
cmo
llevar
la
prctica la invencin, facilitar su entendi-miento y aclarar

lo reivindicado.
Para aclarar lo reivindicado y facilitar su com-
prensin
ya
exista
en
la
AMemoria
Descriptiva@,
en
el
prrafo inmediatamente anterior al comienzo de los ejemplos,
la precisa y concisa descripcin de la pg. 12: Ala invencin

incluye
las
mezclas
racmicas
ismeros
pticamente
activos@. No haca falta nada ms. Nada que aclarar. Nada

que aadir para facili-tar su comprensin.
Como consecuencia, el rol que les incumba cum-plir
verdaderamente a los ejemplos era ilustrar -de acuerdo con
lo establecido en el tem 14.10 de la Disp. N 42/88- cmo se
llevaba a la prctica la invencin, para lo cual deba la
soli-citante
dar
realizacin;
un
por
ejemplo
especie
qumica
general
comprendido
lo
menos
ejemplo
suficientemente
re-presentativo
en
un
el
para
alcance
de
concreto
detallado
cada
la
para
de
la
sustituyente
reivindicacin
principal (tem 14.14).

Uniroyal cumpli con ese requisito eligiendo ejemplos
de Amezclas racmicas@, como lo aclar expresamente (pg. 12
cit.), y en la inteligencia de que los ejemplos ser-van a un
propsito ilustrativo y no estaban destinados,
de ninguna
manera, a limitar el alcance de la invencin (pg. 12 cit.).

)Debi agregar, adems, ejemplos sobre la prepa-racin
de ismeros puros?
No era sta exigencia legal ni reglamentaria.
Pero, al margen de ellos, est plenamente acre-ditado
que los mtodos de obtencin de los ismeros puros a partir
de mezclas racmicas (dadas a conocer en la patente) o por
otros procedimientos, estaban muy difundidos entre los especialistas y no resultaban para esa poca novedosos (peritacin, fs. 1382 vta., a D. 46), no cuestionando la actora
su //
CAUSA N 2.316/97
-34-
eficacia en orden a la obtencin del enantimero (R) del

quiza-lofop tefuril, aun cuando ella pudiera haber logrado un
mtodo novedoso ms eficiente y menos complejo.
El perito doctor Bertello, a fs. 1381 vta./// 1382,
enumer los dos principales mtodos de preparacin de los
ismeros puros (las sntesis asimtricas o enantioselectivas
y los procesos de resolucin de mezclas racmicas), los que a
su
vez
presentan
diversas
alternativas.
Nada
dijo
la
accionante
sobre
que
resultaran
inidneos
para
obtener
el
resultado
perseguido en trminos generales o con referencia especfica al

caso de autos. Y tampoco sostuvo Ipesa S.A. que los mtodos
descrip-tos en la literatura tcnica obrante en la causa sean
inadecua-dos para conducir a la obtencin del enantimero R
(confr. M. UCHIYAMA, N. WASHIO, T. IKAI, H. IGARASHI y K.
SUZUKI, ARes-puestas estereoespecficas al (R)-(+)- y (S)(-)- Quizalofop Etil en Tejidos de Varias Plantas@, Journal
of
Pesticide
345/363,
en
Science
11,459-467,
especial
partir
1986,
de
traducc.
fs.
350,
de
punto
fs.
6.
Enantimeros del Quizalofop eti-lo; G. SAKATA, K. MAKINO, K.

MORIMOTO,
T.
IKAI
Herbicida
S.
del
KASEBE,
ASntesis
Actividad
2-[4-(6-Cloro-2-quinoxali-niloxi)
fenoxi]propanato de Etilo pticamente Activo@, J. Pes-ticide

Sci. 10, 69-73, 1985, fs. 520/ 525; CARL R. NOLLER, AQumica
Orgnica@, trad. Esp. M.T. Toral, edit. Interamericana S.A.,
fs.
1442/1447,
general
ms
-conversin
de
quien
describe
prctico
para
los
sintticamente
separar
enantiomorfos
en
mezclas
el
mtodo
racmicas
diaestereoismeros,
separables
por
mtodos
fsicos
ordinarios,
como
la
critalizacin fraccionada-; el mtodo de adsorcin selectiva

y de cromatografa en fase de
vapor...-especial
para
hidrocarburos
haluros
alqulicos
rac-micos-; as como tambin el proceso de elaboracin por

Asnte-sis
asimtrica@;
ver
tambin,
Patente
U.
S.A.
4.629.493 ANI-SSAN@, fs. 286/335, antecedente inmediato de

la patente de Uni-royal).
Admitido,
entonces,
que
ese
plexo
de
mtodos
procedimientos para elaborar el enantimero puro eran vastamente conocidos, y carentes de novedad, y no discutida la
idoneidad o eficacia de dichos mtodos para el fin enunciado
-aun-que algunos fuesen tcnicamente de alta complejidad y
requirie-sen una tecnologa ms exigente que la empleada para
obtener los racmicos (confr. peritacin tcnica, A. 20, fs.
1376 vta. y D. 63, fs. 1384 vta.; en igual sentido, informe
aclaratorio del INPI, fs. 1890/1892, punto 4)-, la pretensin
de que igual-mente debase incluir especficamente un mtodo
de elaboracin del enantiomorfo R en la patente no responde,
en trminos de razonabilidad, a un proposito valioso en orden
a
facilitar
la
comprensin
del
invento
esclarecer
lo
reivindicado (ver. Disp. N 42/88, item. 14.11, fs. 207),

sobre todo teniendo en cuenta que, inmediatamente antes de
los ejemplos, Uniroyal ha-ba delimitado con precisin el
alcance del invento: A...inclu-ye las mezclas racmicas y los
ismeros pticamente activos@ (pg. 12, fs. 121).
La eventual circunstancia de que Ipesa S.A. pu-diera

haber conseguido preparar el enantimero (R) a escala industrial rentable, y que lo hubiese obtenido a travs de un
procedimiento
novedoso,
podr
darle
derecho
obtener
la
perti-nente patente adicional, sobre dicho procedimiento y no

sobre
el
compuesto
qumico
resultante.
Trtase,
de
todas
maneras, de
CAUSA N 2.316/97
-35-
una cuestin que no incide sobre la que se discute en autos,

relativa a si el quizalofop p-tefuril se halla comprendido en
la reivindicacin principal de la patente n 248.277.
Juzgo sobre el punto planteado, en definitiva, que
Uniroyal incluy en la reivindicacin principal al enantimero R del quizalofop tefuril -como lo manifest al precisar
el alcance de la invencin a fs. 121 y lo reflej en la
frmula general plana de la 1ra. reivindicacin-, sin que
altere esa
conclusin la circunstancia de que para individualizar el objeto principal de la invencin hubiese seleccionado ejemplos
de mezclas racmicas y no de compuestos isomricos puros, en
los trminos de la reglamentacin dictada por el Instituto
Nacional
de la
presentacin
Propiedad Industrial
de la
vigente al
solicitud (Disposicin
tiempo de
N 42/88,
tems
14.11 y 14.14).
J) En su momento, cumplido lo dispuesto en el art. 270
del Cdigo Procesal, los dos jueces que integrbamos esta
Sala -por vacancia de la restante vocala- nos reunimos en
acuerdo para dictar sentencia. Despus de un extenso anlisis

e intercambio de opiniones, estimamos prudente -para asegurar
la justicia de la decisin definitiva- contar con mayores
ele-mentos de juicio y, a ese efecto, el Tribunal resolvi
requerir al INPI el informe tcnico previsto en los arts. 50
y 51 de la ley 111 (confr. fs. 1801).
Agregado dicho informe a fs. 1816/1818 y corrido el
pertinente traslado a las partes, la demandada solicit se
recabara al organismo la aclaracin de algunos aspectos (ver
fs. 1826/1829), a lo que el Tribunal hizo lugar disponiendo,
para
mejor
proveer,
que
el
Instituto
se
expidiera
concretamente
sobre cuatro puntos especficos que fueron delimitados en la

resolucin de fs. 1834. Y a fs. 1890/1892 qued cumplimentada
la
medida
con
la
incorporacin
del
informe
aclaratorio
peticio-nado, el que por la sustancia de su contenido -en

realidad-
viene
reemplazar
prcticamente
al
de
fs.
1816/1818.
Pese a que el dictamen o informe de fs. 1890/ 1892
comport una valiosa prueba de orden tcnico para la formacin de mi juicio prudencial, no lo mencion antes slo por
razones
metodolgicas.
Mas
quede
bien
entendido
que
signific, por la seriedad e imparcialidad garantizadas por

su origen, una herramienta til a la que recurr para valorar
el
peritaje
qu-mico
de
autos
(en
lo
pertinente)
para
superar ciertas aristas que se me presentaban sin la claridad

deseable.
El primer aspecto a destacar del susodicho in-forme
es que con los sustituyentes de la frmula plana que in-dica,

la
A2-tetrahidrofuranilmetil
frmula
quinoxaliniloxi)
fenoxi]propanato@
2-[4-(6-cloro-2-
-que
corresponde
al
compues-to Aquizalofop tefuril@ de la reivindicacin 4 y

ejemplo 1, preparacin B)- est comprendida en la frmula
plana
de
la
rei-vindicacin
de
la
patente
de
la
demandada (punto 1, prime-ra parte, fs. 1890). El segundo

aspecto,
es
enantimero
que
en
dicha
forma
frmula
pura,
como
-mezcla
ya
lo
racmica
ha-ba
no
advertido
Uniroyal en la pg. 12 de la patente-, Aal existir carbonos

asimtricos, centros quirales, puede definir en forma general
y no especfica dos compuestos, el ismero R o el ismero S,
o
sus
mezclas
racmicas@
(punto
1,
segunda
par-te,
fs.
cit.).
Coincide
el
informe
tcnico
del
INPI
con
la
con-
clusin que dej asentada en el punto sub E) del considerando
CAUSA N 2.316/97
-36-
XI.
A
continuacin,
como
punto
2,
se
le
pregunta
al
Instituto: ASi al frmula del ismero R se encuentra incluida

dentro de la frmula plana general de la reivindicacin N 1
de la patente demandada@. Y responde a fs. 1890 el INPI:
AS, la frmula del ismero R se encuentra incluida dentro de
la frmu-la plana general de la reivindicacin N 1 de la
patente deman-dada, pero no se lo especifica como tal, no se
define la configuracin
de
su
centro
quiral
que
permita
identificar
el
ismero R@.
Remarco: la frmula del ismero R (del denomina-do
Aquizalofop p-tefuril@) se encuentra incluida dentro de la
frmula
plana
general
de
la
reiv.
1,
aunque
no
se
lo
especifica como tal.

En
cuanto
al
punto
3),
relativo
si
el
ejemplo
brindado en la patente es suficientemente representativo de

la mezcla racmica y tambin del ismero R (fs. 1891), el
informe tcnico reproduce las dos etapas de preparacin del
quizalofop tefuril y confluye en que, de conformidad con la
aclaracin formulada en la pg. 12 (lneas 3 a 7) de la
patente, el com-puesto ejemplificado corresponde a una mezcla
racmica y no es suficientemente representativo del ismero
R. Pero no deja de sealar el citado informe, al evacuar este
punto, la determina-cin del alcance de la invencin hecha en
la misma pg. 12: Alos compuestos de la invencin incluyen
formas isomricas y mezclas de las mismas. Por lo tanto, la
invencin
incluye
las
mezclas
racmicas
ismeros
pticamente activos...@.
Si bien se mira, en esta parte el dictamen tc-
nico del INPI nada aporta que no nos sea conocido y resulta
de la misma patente: 1) que el ejemplo se refiere a un
racmico (aclaracin expresa de la solicitante en pg. 12); y
2) que la invencin incluye mezclas racmicas e ismeros
puros
(determi-nacin
descripcin).
lo
del
que
alcance,
se
asocia
en
pg.
que
la
12
de
la
falta
de
representatividad o referencia al isme-ro (R) no resulta
relevante, dado que los ejemplos -segn sal-vedad expresa

hecha por la demandada- Ano estaban destinados
a limitar el alcance de la invencin, de ninguna manera@
(pg. 27 cit., fs. 121 del sub examen), resultando aplicables
en esta parte las consideraciones que expuse en el punto I)
que antece-de inmediatamente a ste.
Por ltimo, contestando el 4 punto de fs. 1834, el
informe al que me estoy refiriendo no neg que existieran
mtodos
conocidos
para
que
un
experto,
partiendo
de
las
mezclas racmicas descriptas y ejemplificadas en la patente,

pudiera llegar a la obtencin del ismero R (recordar aqu,
peritacin
del
doctor
Bertello,
fs.
1381
vta./82,
literatura tcnica es-pecializada); bien que s advirti que

dicha obtencin Aes un problema a resolver que implica una
alta complejidad...siendo el mtodo de obtencin distinto al
revelado en la solicitud@ (vase fs. 1892).
Haciendo una valoracin harto resumida del in-forme
del INPI, que obra a fs. 1890/1892, apunto que con rela-cin
a los temas 3 y 4 no allega a los autos ningn dato de inters por novedoso, resultando sin incidencia en la solucin
-por los motivos que he desarrollado en prrafos anterioreslo referente a la carencia en el ejemplo de descripcin de un
m-todo de sntesis que permita obtener enantimeros puros,
como
CAUSA N 2.316/97
-37-
tambin lo atinente al grado de mayor o menor complejidad de

los procedimientos requeridos para la obtencin de ismeros
p-ticamente
puros
(comp.
C.R.
NOLLER,
op.
cit.,
fs.
1442/1444). En cambio, las contestaciones dadas a los puntos

1) y 2) cons-tituyen un significativo aporte para esclarecer
los
aspectos
vinculados
con
el
contenido
por
tanto
el
alcance de la frmu-la general plana de la reivindicacin

1ra. de la patente, as como para aclarar lo relativo al
contenido y alcance de la fr-mula plana del compuesto 4,
ejemplificado con el n 1, prepara-cin B:
1)
la
frmula
Aquizalofop
del
tefuril@
est
comprendida en la frmula plana de la reivindicacin n1 de

la patente (aspecto que no entraba en la discusin pero que
confi-guraba
un
buen
punto
de
partida
para
los
anlisis
posteriores);
2)
asimtricos
la
frmula
(centros
indicada,
quirales),
al
puede
existir
definir
carbonos
en
forma
general y no especfica dos compuestos, el ismero R o el

ismero S, o sus mezclas racmicas (segn la aclaracin de la
demandada, se trata de stas ltimas); y
3) la frmula del ismero R se encuentra in-cluida
dentro de la frmula plana general de la reivindicacin n 1,
pero no se lo especifica como tal.
Comprubase con el informe del INPI de fs. 1890/ 1892
que la interpretacin que propici es ajustada a derecho por
causa de que la Reivindicacin n 1 es la de mayor alcance y
la que define el invento -la nica independiente y subordinante
(art.
260/96-,
22,
apart.
la frmula
estar concebida
Ac@,
del
general plana
decreto
reglamentario
que debe
utilizar debe
-necesariamente- con la mayor amplitud posible, a fin de no

li-mitar los alcances de la invencin, pues es sabido que las
si-guientes
reivindicaciones
nunca
pueden
ampliar
su
contenido (art. 22, ley 24.481, t.o. 1996 y Disp. N42/88,

tem 13.3, en fs. 201).
Y es debido a esa exigencia que en la reivindi-cacin
1ra. se recurre a las frmulas generales planas, ya que stas
-segn el expreso reconocimiento de Ipesa S.A. a fs. 766Acontienen
todas
las
formas
isomricas
posibles@,
inequvoca-mente pero de un modo inespecfico, por lo que es

atinado in-terpretar que en la reivindicacin principal y de
mayor
alcance estn
abarcadas las
formas racmicas
y las
formas isomricas puras, en tanto ambas estn incluidas en la

frmula general de la 1a. reivindicacin. As se desprende
del informe tcnico del INPI agregado a fs. 1890/1892. Y el
resultado de la interpreta-cin propugnada es concorde con el
alcance
que el
solicitante quiso
darle expresamente
a su
patente, al precisarlo en la des-cripcin en trminos claros

y concisos: Ala invencin incluye las mezclas racmicas e
ismeros pticamente activos@ (pg. 27 o fs. 121 de estos
autos).
XII.- Por
revocacin
los
de
fundamentos
la
sentencia
que
de
anteceden,
fs.
voto
1713/1718
en
por
la
cuanto
resolvi que los productos comercializados por la actora bajo

las marcas ALOGICO@ y ASECTOR T@ , cuyo principio activo es
el
quizalofop
p-tefuril,
no
infringan
los
derechos
emergentes de la patente de invencin argentina n 248.277.

En consecuencia, propicio que se rechace la accin meramente
declarativa incoada por IPE-SA S.A. y se haga lugar a la
reconvencin contra ella inter-puesta por UNIROYAL CHEMICAL
COMPANY INC, condenndola a cesar
CAUSA N 2.316/97
de
-38-
inmediato
en
la
fabricacin
intro-duccin
en
la
Repblica
y/o
comercializacin
Argentina
de
los
y/o
productos
ALOGICO@ y ASECTOR T@ o de cualquier otro en infraccin a

la patente n 248.277. Si mi opinin fuese compartida por mi
distinguido co-lega, corresponder entrar derechamente -sin
ms trmite- al examen de la contrademanda por indemnizacin
de los daos y perjuicios derivados de la venta indebida de
artculos en in-fraccin a los derechos patentados.
XIII.- La patente n 248.277 RA fue concedida el 12.7. 95 por
el trmino de vigencia de 15 aos operando su vencimien-to,
por tanto, el 12.7.2010 (confr. fs. 108). Durante el curso de
ese plazo, Uniroyal Chemical Company Ltd Inc -titular de dicha patente- advirti a la firma Ipesa S.A. que se abstuviera
de distribuir o comercializar en forma alguna el producto LOGICO, que infringa su patente, o cualquier otro herbicida a
base
de
Aquinoxaliniloxifenoxipropanato
heteroc-clico@
(ver
carta-documento
del
de
alquileno
23.12.1996,
fs.
85).
Con motivo de esa interpelacin, Ipesa S.A. con-voc
a audiencia de mediacin (ley 24.573) y, ante el resultado
infructuoso de sta (segn acta que obra a fs. 86, fechada el
12.3.97),
finali-dad
tefuril@,
inici
de
la
que
accin
se
princi-pio
meramente
resolviera
activo
que
del
declarativa
el
con
la
Aquizalofop
p-
herbicida
ALOGICO@
explotado por su parte, no se encontraba comprendido en la

patente de Uniroyal Chemical Com-pany Ltd Inc n 248.277 (fs.
92/101, del 11.6.97). Al progreso de esa accin se opuso la

demandada, la que expuso las razones que -en su criteriodemostraban que el mencionado producto estaba protegido por
su patente, reconviniendo a Ipesa S.A. por
cese de fabricacin y/o comercializacin y/o introduccin en

la
Repblica
Argentina
de
productos
en
infraccin
la
patente an-tes identificada y por indemnizacin de los daos

y perjuicios causados por las operaciones ilegtimas (fs.
486/513, del 5.8. 97).
Para esa poca, y desde haca unos meses, la ac-tora
-reconvenida haba iniciado la efectiva comercializacin del
producto LOGICO en nuestro pas, comenzando sus ventas en
el mes de febrero de 1997 (v. facturas de fs. 1610/1612 y
cua-dro de fs. 1640, agregados con la peritacin contable de
fs. 1644 y vta.). Y cabe tener en cuenta que, en el incidente
de explotacin, la actora reconvenida opt por continuar la
comer-cializacin
del
herbicida
cuestionado
depositando
en
autos la caucin pertinente (confr. fs. 930).

De la breve resea que antecede surge, entonces, que
la reconvenida Ipesa S.A. explota en el mercado argentino
-desde 4.2.97 hasta hoy (no insinu ni prob haber cesado en
e-sa actividad)- un herbicida que infringe la patente de su
con-traria, consistente en un compuesto cuyo principio activo
es
Aquizalofop p-tefuril@, vale decir, el enantimero (R)
del
Aquizalofop tefuril@ con un grado de pureza ptica del
92%.
Y
como
las
ventas
realizadas
(cuadros
de
fs.
1640/1642) se refieren a un compuesto incluido en la patente
RA 240.277 -mbito reservado exclusivamente a Uniroyal-, es

razo-nable
admitir
proporcional
que
las
equivalente
ventas
la
implicaron
nica
empresa
una
merma
legalmente
facultada para efec-tuarlas, lo que configura un dao por el

hecho ilcito que ori-gina el derecho a su reparacin (art.
81, ley 24.481, t.o. 1996), tal como ya haba sido resuelto
durante
la derogada ley
CAUSA N 2.316/97
-39-
111 (conf. Corte Suprema, Fallos: 38:481).

En cuanto a las pautas a ponderar para la fija-cin
del
resarcimiento,
contraria
al
es
respecto-
opinable
si
los
-y
existe
ingresos
jurisprudencia
utilidades
del
infrac-tor son la medida del perjuicio del damnificado, ya

que pueden no guardar correlacin por muy diversos factores
(vase, en el campo marcario, J. OTAMENDI, Derecho de Marcas,
2a. ed., Bs. As. 1995, pgs. 328 y ss, con sus notas). Sin
embargo, en el
caso, puesto que slo Uniroyal poda legtimamente comercializar los derivados cubiertos por su patente, la relacin
entre las ventas en infraccin y el dao presumido configura
una rea-lidad comercial indudable, de manera que tomar como
base las utilidades producidas por aqullas constituye un
criterio
apro-piado y
prudente para
la estimacin
de los
daos (confr. Sala I, causa 884 AJaime Guasch c/ Soprano

Miguel A. y otros@, del 22.3.72 y 8885 AKelmanski Pedro c/
Den Rep S.C.A.@, del 27.11. 80; ver, asimismo, Sala II,
causa 4970 ANina Ricci S.R.L. C/ Lagny S.A.@, del 10.3.87,
entre otras).
Puede ser ms adecuado, segn las circunstan-cias,
tomar como pauta no las ganancias obtenidas por el in-fractor
con el nmero de sus ventas, sino las utilidades que, sobre
ese
mismo
nmero
de
ventas,
podra
haber
conseguido
el
damnificado de acuerdo con una mejor estructura de costos y

una superior organizacin empresarial (mtodo propugnado con
pers-picacia
por J.
OTAMENDI, en
op. cit.,
pgs. 333/4).
Destaco es-te temperamento porque no lo he visto recogido por

ningn pre-cedente que yo conozca, pese a ser particularmente
valioso, bien que es inaplicable en esta causa por no haberse
suminis-
trado
ni
tan
siquiera
un
indicio
sobre
el
nivel
de
las
utilida-des que obtiene Uniroyal con la comercializacin de

su herbici-da marca ARango@ (v. 1580/1582 y 1592/1593).
Sentados
los
principios
anteriores,
procede
adentrarse en los clculos concretos de la indemnizacin, a

cu-yo fin es menester determinar prudencialmente -sobre los
datos con que se cuenta en autos- el monto estimado de las
ventas anuales en infraccin y un porcentaje razonable por la
utilidad
neta proveniente de ellas (art. 165, ltima parte, del Cdigo
Procesal).
En cuanto al primer punto -monto de las ventas-, el
perito contador Luis Alberto Sarudiansky inform que en el
ao 1997, a partir del 4.2, las ventas del producto ALgico@
(facturas de fs. 1610 a 1620 inclusive) alcanzaron en total a
la suma de $ 806.584 (ver cuadro-resumen de fs. 1640); que en
el
siguiente
ALgi-co@
ao,
la
ASector
comercializacin
T@
arroj
un
de
los
saldo
herbicidas
negativo
de
210.952 (factu-ras de fs. 1621/29 y cuadro de fs. 1621/29 y

cuadro de fs. 1641); y que en 1999, hasta agosto inclusive
(la experticia fue presentada el 12.10.99, cargo de fs. 1644
vta.),
Ipesa
S.A.
vendi
el
ASector
producto
T@
por
la
cantidad global de $ 217.720 (facts fs. 1631/39 y resumen de

fs. 1642).
A partir del inicio de la comercializacin de los
productos infractores de la patente (4.2.97), en los 31 meses siguientes referidos en el peritaje contable de fs. 1644
y vta. y sus anexos (11 meses de 1997, todo el ao 1998 y 8
meses
de
productos
1999),
un
la
total
actora
de
obtuvo
813.352
por
la
(surge
venta
de:
de
esos
$806.584
$217.720 - 210.952 = $ 813.352; vase cuadros de fs. 1640,

1642 y 1641, en ese or-
CAUSA N 2.316/97
den).
Mediante
una
-40-
regla
de
tres
simple
se
establece
el
ingreso promedio anual: $ 314.845, con desprecio de centavos

($ 813.352 X doce meses, dividido por 31 meses; donde 31 es
la
suma
de
11,
12
de
los
aos
1997/1998/1999,
respectivamente). En tanto dicha cifra de $314.845 refleja el

quantum de las ventas por a-o, a tenor de la experticia
cumplida
por
el
contador
Saru-diansky
(anexos
de
fs.
1610/1639, 1640/1642, 1643 y dictamen de fs. 1644 y vta.),

encuentro prudente adoptarla como punto ini-cial para estimar
el dao resarcible.
Partiendo de ese dato, ponderando que desde el
inicio de la actividad ilcita han transcurrido nueve aos

prcticamente,
importe
de
la
dos
base
definitiva
millones
ochocientos
computar
treinta
alcanza
y
tres
al
mil
seiscientos cin-co pesos ($2.833.605; que nace de las ventas

anuales
-$314.845-
multiplicadas
por
los
nueve
aos
de
persistencia de la infrac-cin reiterada).

Cabe pasar al segundo punto que es necesario de-finir
para
fijar
el
dao
resarcible:
cul
es
el
porcentaje
aplicable al monto total de las ventas que represente las ganancias
utilidades
comercializacin
de
los
netas
compuestos
provenientes
herbicidas
de
ALgico@
la
y
ASector T@. De la de-terminacin de ese tanto por ciento y

de
su aplicacin
entidad
del
a aquel
perjuicio
monto resultar,
experi-mentado
por
finalmente, la
la
demandada-
reconviniente por la irrupcin en el mercado interno de dos

productos herbicidas que infringan el mbito de su invencin
patentada, que lleva el nmero de regis-tro 248.277.
En este especfico aspecto, la peritacin conta-
ble de fs. 1644 y vta. suministra una informacin pobre e

insu-ficiente, de la que poco y nada se puede extraer para
resolver el punto planteado con algn rigor tcnico-contable
(arts. 386 y 477, Cd. Procesal). En primer lugar, el quantum
de las uti-lidades que consigna se relaciona con la totalidad
de las ven-tas que realiza la actora y no refleja, por ende,
el nivel de las ganancias derivadas de la comercializacin de
los compues-tos ALgico@ y ASector T@; en segundo trmino,
el porcentaje de las utilidades de los aos 1997 y 1998 es
tan dispar (24,28% y 46,49%, en ese orden), sin que medie
ninguna explicacin a su
respecto, que una tan significativa discordancia -del orden
del
95%-
no
consiente
recurso
la
media
aritmtica
por
resultar carente de todo sentido; y en tercer orden, ntase

que
en
1997,
con
ventas
de
$806.584,
Ipesa
S.A.
obtuvo
utilidades generales brutas del 24,28%, mientras que en 1998

-con saldo negativo de $ 210.952- duplic prcticamente el
porcentaje
contable
de
de
explicacin
esas
fs.
utili-dades:
1644
acerca
registraciones
de
contables
46,49%.
vta.
esas
que
no
Como
el
peritaje
proporciona
ninguna
circunstancias
ilustren
sobre
ni
la
aporta
evolu-cin
comercial de la accionante, creo que -en este aspecto- se

justifica prescindir del trabajo realizado por el contador
Sa-rudiansky (arts. 386 y 477 antes citados).
Observo, de pasada, que Ipesa S.A. inform al perito
que
no llevaba
costos ni
registros de
utilidades discri-
minados por productos (confr. fs. 1644, punto f). Mas tal explicacin
no
aparece
como
sincera,
toda
vez
que
ninguna
empresa lanza un nuevo producto al mercado sin haber hecho

antes un acabado estudio de la relacin costo-beneficio, de
manera que la actora
no poda ignorar -al menos- cul era el
porcentaje
CAUSA N 2.316/97
-41-
que en concepto de ganancia empresarial adicionaba al costo

del producto para formar su precio de venta. Sobre todo si se
pon-dera, cual corresponde, que el producto de que se trata
(her-bicida ALgico@) tena verdadera importancia comercial
para la actora, como lo demuestra indudablemente el hecho de
que
-en
el
primer
ao
de
venta-
alcanz
un
monto
que
representaba un por-centaje superior al 15% de la totalidad

de las ventas efectua-das por dicha parte. Y agrego, tambin
de
paso,
que
la
deman-dada-reconviniente
no
extrem
su
diligencia para aportar pro-banzas sobre el lucro empresarial

razonable,
siendo
que
nada
le
impeda
acreditar
las
utilidades obtenidas con la venta de su producto ARango@,

dato que bien podra haber sido conducente para definir el
punto sub examen.
En
estas
condiciones,
proceder
establecer
el
porcentaje de ganancia neta que juzgo equitativo, segn el

sa-ber
prudencial
basado
en
soluciones
que
han
sido
reiteradas por esta Cmara (art. 165, ltima parte, CPCC).

Como un dato no desprovisto de significacin, sealo
que
en
mltiples
precedentes
de
transportes
martimos,
aeronuticos y terrestres -en los que media faltante de mercadera y su valor debe ser fijado por el mtodo indirecto
(suma de los rubros que integra el costo ms un porcentaje
ra-zonable por la ganancia frustrada)- el tribunal ha juzgado
prudente establecer, a falta de prueba en contrario, un 40%
en
concepto
de
esa
ganancia
perdida
lucro
cesante;
porcentaje bruto, pues se calcula sobre la suma de los rubros

constituti-vos
del
costo
acreditados
en
la
causa
de
realidad indudable (confr. esta Sala, exps. 470 del 9.6.81;

8402 del 18.9.81; 689
del 13.10.81 y muchos otros), y que significa una utilidad

neta -que vara segn cada caso- situada entre el 22% y el
30%.
En materia de infracciones marcarias, valorando por

supuesto las especificidades que singularizan cada conflicto, el Tribunal consider ajustado a un criterio de prudente
razonabilidad
perjuicios
en
fijar
el
la
indemnizacin
30%
del
de
precio
los
de
los
daos
objetos
comercializados (confr. causa 3139 del 18.10.85 y 7491 del

4.9.90) o en el 80% de la utilidad percibida por el demandado
(causa 4970 del 10.3.87). Y en una contienda por infraccin a
los derechos de una patente
de invencin, la Sala I de esta Exma. Cmara confirm la sentencia de primera instancia que haba establecido el rasarcimiento por la copia de un envase patentado en el 30% del
valor
de
los
productos
vendidos,
por
considerar
que
ese
porcentaje importaba una ganancia lquida razonable (confr.

causa n 884 AGuasch Jaime c/ Soprano Miguel A. y otros@,
del 22.3.72).
Por el mrito de los fundamentos dados, y aten-diendo
a la orfandad probatoria que se presenta en esta cues-tin
atinente al efectivo tanto por ciento del lucro neto obtenido por la comercializacin de los productos en infraccin a
la patente, me inclino por seguir la linea jurisprudencial
que cit en el prrafo anterior, concorde esencialmente con
lo de-cidido en la fijacin del valor en plaza de productos
faltantes
en
transportes
martimos,
aeronuticos
terrestres. Adopto, en consecuencia, como medida del dao

resarcible
el
30%
del
total
de
las
ventas
presuntamente
efectuadas a partir del 4.2.97 has-ta hoy ($2.833.605).

La
condena
ser
dictada
por
la
cantidad
de
OCHO-
CIENTOS CINCUENTA MIL OCHENTA Y UN PESOS ($ 850.081), la que

no
CAUSA N 2.316/97
llevar
-42-
intereses
por
no
haber
sido
reclamados
en
la
contrade-manda de fs. 486/513 (arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6

del Cdigo Procesal), debiendo cargar la actora-reconvenida
con la totali-dad de las costas devengadas, de conformidad
con el principio general que las pone a cargo de la parte
vencida (art. 68, primera parte, del Cdigo de forma).
XV.- Voto, pues, porque se revoque la sentencia de fs.
1713/1718 en cuanto resolvi que los productos comercializados por la actora bajo las marcas ALOGICO@ y ASECTOR T@,
cuyo
principio
activo
es
el
quizalofop
p-tefuril,
no
infringan los
derechos emergentes de la patente de invencin argentina n
248.277. En consecuencia, propicio se rechace la accin meramente declarativa incoada por Ipesa S.A.
y se haga lugar a
la reconvencin contra ella interpuesta por UNIROYAL CHEMICAL

COMPANY
INC.,
fabrica-cin
condenndola
y/o
cesar
comercializacin
y/o
de
inmediato
en
la
introduccin
en
la
Repblica Ar-gentina de los productos ALOGICO@ y ASECTOR T@

o de cualquier otro en infraccin a la patente n 248.277, y
a pagarle a la demandada -reconviniente, dentro del plazo de
diez das, la cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHENTA Y
UN PESOS ($ 850.081). Con costas de ambas instancias a la
actora
reconve-nida
(art.
68,
primer
prrafo,
del
Cdigo
Procesal).
El
seor
Juez
de
Cmara
doctor
Santiago
Bernardo
Kiernan dijo:
1.- Vienen los
autos al acuerdo, en virtud del re-curso
de apelacin deducido por la demandada a fs.1728, contra la
sentencia de fs.1713/1718, que hace lugar a la accin declarativa
incoada
por
IPESA
S.A.
contra
UNIROYAL
CHEMICAL
COMPANY
INC. estableciendo que
el principio activo contenido en el
herbicida denominado "LOGICO" comercializado por la actora,

el "quizalofop p-tefuril",no esta alcanzado por la patente de
in-vencin argentina n 248277 de propiedad de la accionada,
con costas. (fs.92/101).
Seguidamente, el resolutorio rechaza la recon-vencin
de UNIROYAL que reclamaba el pago de los daos y per-juicios
derivados del uso indebido de los desmalezadores LOGI-CO y
otros, fabricados en base al compuesto qumico mencionado y
la prohibicin para el futuro de su creacin, comercializacin y exportacin, imponindole los gastos causdicos del
pro-ceso. fs.486/513).
A fs.1723, 1725, 1728, 1731, 1735 y 1741 recu-rren
los profesionales intervinientes y los peritos, los honorarios regulados en el fallo.
2.- La actora, sostiene que la patente de referencia no
resguarda el enantiomero puro "R", el quizalofop p-tefuril,
principio activo del producto "LOGICO" que fabrica y "RANGO"
de
pertenencia
alcanza
de
formas
la
accionada,
racmicas
porque
plasmada
en
el
el
registro
slo
documento
de
fs.108 y ss. Es decir, que en el captulo de reivindicaciones

no se practica la descripcin de alguno de los enantiomeros
puros,
ya
sea
median-te
frmulas
estructurales
por
nomenclatura ni los mtodos pa-ra producirlos. Por tanto, con

base en los dictmenes de los peritos qumicos de fs.1/6,
29/33 y 36 las frmulas estructura-les
contenidas en la
AMEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PATENTE DE IN-VENCIN@ -ver fs.

109/187- pags.4, 5, 6, 7, 15, 19, 20, 21, 22 y 24, como en el
ejemplo
I,
corresponden
una
sntesis
de
pro-ductos
racmicos y no enantiomricos.
CAUSA N 2.316/97
3.- La
-43-
demandada,
responde
que
las
reivindicaciones
derivadas de los compuestos herbicidas de quinoxaliniloxifenoxipropanato de aquileno heterociclico

se
limitan
un
compuesto
racmico
de fs.129 y ss. no
-mezcla
de
ismeros
50%:50%- ni a combinaciones de ismeros con mayor proporcin

de
estos.
An-tes
bien,
alcanza
el
resguardo
las
formulaciones puras de los ismeros R y S o sus mezclas en

cualquier proporcin siempre que se respete la representacin
molecular
indicada en la pa-tente.
Lo expuesto, surge literalmente de la pgina nro.12 de la

memoria descriptiva de la invencin donde se advierte que la
matrcula abarca las formas isomricas del descubrimiento,
como igualmente todas las racmicas.
Manifiesta,
que
la
formula
general
plana
abarca
al
qui-
zalofop-tefuril, compuesto de dos enantiomeros uno el R y el

o-tro el S, siendo que el primero es el que tiene mayor
accin herbicida y este ltimo la posee en grado mucho menor.
El pro-ducto RANGO que fabrica
UNIROYAL es una conjuncin de
los is-meros nombrados (R y S) con mayor proporcin del R,

mientras que el LOGICO que comercializa IPESA SA
investiga-cin,
(Empleadas
para
tiene
exactamente
destruir
los
una
motivo de
composicin
vegetales
invasores
similar.
en
los
cultivos de algodn, man, soja, etc.).

En sntesis sostiene, que la patente 248.277 cu-bre
literalmente y con amplitud cualquier forma que revista el
compuesto patentado, ya sea puro como el R, o la mezcla de
is-meros
en
cualquier
proporcin
por
tanto
atrapa
al
producto LOGICO, necesariamente racmico, por su composicin

consistente
en el ismero R y el S en la distribucin
establecida por el
fabricante.
Por tales motivos, pide se desestime la demanda y se
haga lugar al pago del importe de los daos y perjuicios
resultantes de la infraccin, con costas.
4.- El "a quo", funda la decisin exculpatoria en las
conclusiones del perito oficial Dr. Luis F. Bertello de fs.
1370/1385, 1504/1513, 1524/1526 y 1539/1540, sosteniendo que
el acotamiento de la patente a los productos racmicos del
herbi-cida tiene su razn de ser en que el instrumento no
contiene los mtodos que deben emplearse para la obtencin
del enanti-mero puro "ni se mencionan condiciones especiales
para averi-guar la quiralidad buscada". Por tanto la ausencia
de indica-ciones y/o mtodos para la obtencin del ismero
ptico o del R hace improcedente la reivindicacin que la
accionada pre-tende.
Siendo as, se advierte que la patente no espe-cifica
claramente las reivindicaciones como lo demuestra la pe-ricia
practicada, lo que hace procedente la admisin de la de-manda
y rechazo de la reconvencin a la luz de la prueba ren-dida y
meritada a tenor de lo establecido por los arts.457 y 477 del
Cdigo de Rito.
5.- Contra lo decidido, apela la demandada, expre-sando
los agravios a fs.1756/1778, contestados por la contraria a
fs. 1780/1797 vta.
6.- Se
agravia
sosteniendo
que
contestacin
molecular
en
funcin
de
las
plana de
la
de
la
conclusin
pericia
observaciones,
del
surge
la reivindicacin
Dr.
que
nro.1 de
del
juez,
Bertello
la
formula
la patente
248.277 es general compren-
CAUSA N 2.316/97
-44-
siva de los ismeros puros o de mezclas de ellos. No slo

com-prende al quizalofop tefuril (R y S), sino a cualquier
com-puesto del quinoxaliniloxifenoxi-propanoato de alquileno
hete-rociclico.
Manifiesta, que la afirmacin del juez apelado en la
que funda la sentencia en cuanto afirma que la frmula plana
no resguarda a los ismeros porque a la poca de la inscripcin de la patente el mtodo de obtencin requera una
tec-nologa no consignada y por tanto no era posible obtener
el
ismero
(quizalofop-p-tefuril)
principio
activo
del
producto de IPESA es desmentido por la misma pericia segn se

constata a fs. 1375 vta., 1381 vta., 1382, 1382 vta., 1384 y
1512.
All el experto, hace referencia a los mtodos de
resolucin de racmicos conocidos antes del patentamiento,
muy difundidos, tanto que no se justificaba su inclusin de
la
descripcin
de
mentado ismero R.
la
patente,
que
permitan
alcanzar
el
Tambin,
el
resolutorio
en
cuestin
acepta
que
la
frmula plana no representa al ismero quizalofop-p-tefuril R

sino nicamente a los compuestos racmicos. Afirmacin contradecida por el peritaje a fs. 1381 -AEs comn y prctico
re-presentar con una sola frmula plana el conjunto de los
posi-bles ismeros...@-, 1381 vta. y 1383 vta.
Es
decir,
que
la
sentencia
no
resuelve
la
con-
tradiccin del dictamen dado que el Experto dice por un lado

que la frmula plana slo representa los racmicos y por el
o-tro que tambin lo hacen respecto de los ismeros R y S.
El perito califica el alcance de aquella ltima
representacin como Ano especfica@ o Aequvoca@ trmino

ste ltimo mal empleado segn se desprende de la respuesta a
la pregunta 56 de la accionada de fs. 1383vta. cuando dice
que la patente de IPESA S.A. Arevindica especficamente el
enantimero
frmula
R que no est inequvocamente definido por al
general
plana
ya
que
sta
representa
tambin
el
racmico y el enan-timero S que no se reivindica en esta

patente@.
Equvoco, sera que la frmula plana comprende a los
dos, por lo que no se entiende el empleo de esta expre-sin.
Por tanto, la sentencia no ha hecho mrito cr-tico
de las conclusiones del experto en punto que se contradice
respecto a que la formula plana no representa a los ismeros
puros,
limitndose
los
racmicos,
lo
que
deja
sin
fundamento al fallo.
Pone de relieve la demandada, que una interpre-tacin
literal de la reivindicacin 1 frustrara la proteccin a la

invencin patentada acotndola indebidamente y frustrando el
esfuerzo que demand el descubrimiento, privando a su titular de los beneficios compensatorios inherentes.
Finalmente,
reclama
la
revocatoria
del
fallo
la
condena de la reconvenida al pago del 30% -beneficio- del

monto total de las ventas de los herbicidas cuestionados que
ascienden a tenor de la pericia de fs. 1610 y ss., a la suma
de $ 1.626.700, ganancias perdidas a causa de la explotacin
il-cita. Con costas.
7.- Contradecidos los agravios a fs. 1780/1797 vta., en
el sentido de que es incorrecto pretender definir un ismero
ptico mediante una frmula plana, tales como el R y el
opuesto
CAUSA N 2.316/97
-45-
S, la conclusin del perito oficial en el sentido que la

paten-te
racmicos,
de
es
UNIROYAL
a
slo
juicio
de
se
la
refiere
actora
los
asertiva
compuestos
y
no
est
desmentida por las contestaciones del experto a las preguntas

que se le formulan, tal como lo hace la demandada, por lo que
solicita el rechazo de los agravios de la contraria y la
confirmacin del fallo con costas.
8.- Ahora
bien,
la
controversia
versa
acerca
de
la
extensin de la patente nro. 248.277, si slo protege los

com-puestos racmicos indicados en el instrumento o abarca
tambin a los ismeros. Al respecto, coincido con el voto del
Magis-trado preopinante que la solucin es jurdica y por
tanto ajena a la opinin que el caso le puede merecer al
perito qumico, en cuanto dice que el ismero R (quizalofopp-tefuril) no est de-finido inequvocamente en la frmula
general plana patentada.
Ello
as,
porque
como
lo
reconoce
el
voto
prece-
dente, este es el principio activo fundamental del descubrimiento, empleado en el herbicida RANGO de la titular de la
pa-tente y en el producto LOGICO y otros de igual naturaleza
de la actora.
Por tanto, es necesario para que la invencin provea
sus resultados que son caractersticos del descubrimien-to,
resguardar los medios privativos de lo patentado.
La proteccin de los ismeros est explicitada en la
pgina nro. 12 de la MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PATENTE DE
INVENCIN
-fs.
110/133-
donde
en
el
folio
121
se
deja
constan-cia que los compuestos de la frmula, incluyen tanto

las formas isomricas como las mezclas racmicas y por ende
comprende a
los ismeros pticamente activos.

Al
respecto,
la
mezcla
racmica
como
invento
ex-
clusivo no se patenta tal como lo reconoce CORREA, carlos en

JA 2004-I-992, del 17/3/2004: Aa) Ismeros pticos. Un caso
espe-cial se plantea cuando un compuesto es un enantimero
(23) p-ticamente activo de un compuesto que antes slo se
conoca
en
forma
racmica.
Aunque
algunas
oficinas
de
patentes, como la Oficina Europea de Patentes europea, han

dictaminado
que
tales
enantimeros
se
pueden
considerar
novedosos, se ha negado la existencia de actividad inventiva

pues es obvio que en esos ti-pos de molculas pueden existir
formas pticamente activas, y es habitual poner a prueba si

uno u otro de los enantimeros aislados es ms activo que la
mezcla de los dos (Amezcla rac-mica@). Hoy da se acepta en
general que lo normal ser que uno de los ismeros pticos
muestre una actividad mucho ms alta que el otro, de suerte
que es de esperar una actividad superior al menos en uno de
los
ismeros
Grubb,
en
APatents
biotechnology.
comparacin
for
con
el
chemicals,
Fundamental
sof
racema-to@.
(vanse,
pharmaceuticals
global
law,
practice
and
and
strategy@, 1999, ps. 199/200; Hanse y Hirsch, AProtecting

in-ventions in chemistry. Commentary on chemical case law
under the European Patent Convention and the German patent
law@, 1997, ps. 113/118).
Como se ve, es a todas luces inadmisible acotar la
patente motivo del subexamen a los compuestos racmeros sin
perjudicar la esencia del derecho del titular de la patente
que
es
el
resguardo
del
principio
activo
fundamental
preponderan-te que ha sido lo novedoso y objeto del acto tal

como he sea-lado mas arriba. Este y no otro es el alcance
normal de la pa-
CAUSA N 2.316/97
-46-
tente de invencin, conclusin que se ajusta racionalmente a

lo
querido
por
el
propietario
la
naturaleza
del
descubrimiento, a la luz de la sana crtica.

La prueba de la extensin del derecho que le asiste a
la
demandada,
deviene
del
ttulo
mismo
de
la
patente
de
invencin, por lo que es de aplicacin lo normado por el art.
979,
inc.
del
Cdigo
Civil.
Los
instrumentos
pblicos
gozan de autenticidad vale decir, prueban su contenido por s

mismos sin necesidad de otro aditamento (arts. 993 y ss del
C.C.).
Se torna imperativo recordar, que el titular de la
patente tiene derecho sobre su descubrimiento o invento, en
el sentido de que puede explotarlo industrialmente en forma
ex-clusiva; como lo determina el art. 17 de la constitucin:
ATodo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra,
invento o descubrimiento, por el trmino que le acuerde la
ley@. Se re-conoce as un derecho exclusivo que se denomina
derecho de pro-piedad, pero limitado en el tiempo, amparado
por el art. 5, de la ley 111 vigente a la poca de la
adquisicin del dominio. La norma en el art. 1 dispone que
los nuevos descubrimientos o in-venciones en todos lo gneros
de la industria, confieren a sus autores el derecho exclusivo
de explotacin, por el tiempo y bajo las condiciones que se
expresaran;
este
derecho
se
jus-tifica
por
ttulos
denominados patente de invencin.

En
conclusin,
debe
desestimarse
la
accin
de-
clarativa intentada, revocndose la sentencia que la admite.

9.- As
las
cosas,
es
procedente
la
reconvencin
de-
bindose indemnizar -art. 1109 del C.C.- el perjuicio sufrido
por la reconviniente a raz del lucro cesante sufrido, tal

como se indica en el voto precedente. Coincido enteramente en
la
fi-jacin
monto
del
perjuicio,
la
prohibicin
de
comercializa-cin de los productos de IPESA S.A. hallados en

infraccin, la imposicin de las costas y la regulacin de
los honorarios pro-fesionales devengados en ambas instancias,

tal como lo propone el colega que se pronuncia en primer
trmino, al que adhiero.
La seora Juez de Cmara
doctora Marina Mariani de Vidal no suscribe la presente por

haber sido aceptada a fs. 1881 su excusacin de fs. 1876
(art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).
Con lo que termin el acto. EDUARDO VOCOS CONESA SANTIAGO BERNARDO KIERNAN -.
Es copia fiel del acuerdo original que obra en las
pginas n
89
a n 135 del Libro de Acuerdos de la Sala 2 de
la Cmara Nacional de Alaciones en lo Civil y Comercial

Federal.
Buenos Aires,
14
de marzo de 2006.
Y VISTOS: por lo que resulta del acuerdo que antece-de,

tngase por resolucin de la Sala lo propuesto en el punto
XV del primer voto.
De conformidad con lo establecido en el art. 279 del
Cdigo Procesal, teniendo en cuenta la naturaleza y complejidad
del
asunto,
la
existencia
de
una
accin
meramente
decla-rativa y una reconvencin por cese de infraccin a una

patente de invencin y resarcimiento de daos y perjuicios,
el resul-tado final de la causa y el monto fijado en concepto
indemniza-
CAUSA N 2.316/97
-47-
torio, as como la extensin, calidad e importancia de los

trabajos
realizados
las
etapas
cumplidas,
reglase
los
hono-rarios de la direccin letrada y representacin de la

parte demandada
(ambas
en
conjunto)
-ejercidas
por
los
doctores
Ernes-to O=Farrell, Gloria Montarn Estrada, Mara Soledad

Martnez y Martn Bensadon en las sumas de CIENTO CINCUENTA Y
DOS MIL PESOS ($ 152.000)y CINCUENTA MIL SEISCIENTOS PESOS ($
50.600),
en
ese
orden.
Fjase
las
remuneraciones
de
los
doctores Carlos Mara Correa, Salvador Daro Bergel y Dbora

Karina
Bergel en
las cantidades
de CINCO
MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y CINCO PESOS ($ 5.835), OCHENTA MIL PESOS ($ 80.000)

y CUATRO MIL TREINTA Y CINCO ($ 4.035), respectivamente. Y
considerando que el doctor Arnoldo Siperman actu en el doble
carcter de letrado y apo-derado de la parte actora en un
breve
tramo
de
la
segunda
etapa
present
el
alegato,
establcese sus emolumentos en el impor-te de CUARENTA MIL

DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($ 40.225) (arts. 6, 7, 9, 10,
13, 19, 37 y 38 de la ley 21.839, modi-ficada por la 24.432).
En atencin al carcter de las cuestiones sobre las
que debi expedirse la perito tcnico doctor Luis Francisco
Bertello,
la
inusual
cantidad
de
puntos
que
fueron
sometidos a dictamen (115), a la extensin y complejidad de

la experticia
presentada a fs. 1370/1385 y a las sucesivas contestaciones
de los cuestionamientos de la parte demandada, obrantes a fs.
// 1504/1513, 1524/1526 y 1539/1540, reglase sus honorarios
en la suma de CINCUENTA MIL PESOS ($ 50.000). Por la labor
pericial
cumplida
por
el
contador
pblico
Luis
Alberto
Saduriansky, pon-derando su mrito, extensin e incidencia en

un aspecto parcial de la causa, determnase su retribucin en
el importe de VEIN-
TIN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 21.250)(art. 3 del

de-creto-ley 16.638/57). Habida cuenta del trabajo efectuado
por
la consultora tcnica de la demandada, doctora Susana Mara
Si-cardi,
que intervino
en las
impugnaciones y
pedido de
explica-ciones formulados al perito tcnico (confr. escritos

de fs. // 1455/1488 , 1515/1521 y 1528/1532) y valorando la
trascendencia de su actuacin para aclarar un conjunto de
aspectos
controver-tidos
cuestionar
determinadas
conclusiones periciales, fjase sus honorarios en la cantidad

de
TREINTA
SEIS
participacin
contables
informa
que
Jaime
el
MIL
les
sus
cupo
Aibinder
perito
determnase
PESOS
($
a
//
los
remuneraciones
consultores
Daniel
designado
36.000).
-de
de
oficio
fs.
en
las
cifras
la
tcnicos
Festinese
a
por
de
la
que
1644-,
UN
MIL
QUINIENTOS PESOS ($ 1.500) y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($

2.500), en ese orden.
Por
alzada,
considerando
la
extensin,
calidad
importancia de la expresin de agravios y de su contestacin,

as como el resultado del recurso, reglase los honorarios de
los doctores Ernesto O=Farrell y Martn Bensadn en las sumas
de
CINCUENTA
TRES
MIL
DOSCIENTOS
PESOS
($
53.200)
VEINTIN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (21.280), en ese orden,

y los del
doctor
Arnoldo
Siperman
en
la
de
TREINTA
SIETE
MIL
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 37.240); aclrase que en dichas

regulaciones
estn
incluidos
tambin
los
trabajos
de
fs.
1826/1829, 1901/ 1902 y 1904/1905 (art. 14 y citados, en lo

pertinente, de la ley arancelaria).
Regstrese, notifquese y devulvase.-
EDUARDO VOCOS CONESA
SANTIAGO BERNARDO KIERNAN

10 - Ipesa C-Uniroyal

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CAUSA N 2.

IPESA S.A. C/ UNIROYAL CHEMICAL COMPANY

En Buenos Aires, a los

das del mes de marzo de

dos mil seis reunidos en acuerdo los seores Jueces de la

ACCIN MERAMENTE DE-CLARATIVA@, respecto de la sentencia de

compuestos que posean una actividad singular y selectiva

ssan Chemical Inustries Ltd.@, de Tokio, Japn, quien lo

activo@, en Journal of Pesticide Science, 10-69 (1985), su

AUniroyal@ a fs. 1472 vta., nota al pie, y especialmente a

compuesto con mayor actividad herbicida y que no difiere ms

alguna en el procedimiento para obtenerlo. En ese sentido, la

novedad del procedimiento slo consistira en la sustitucin

(confr. fs. 1484 vta., nota al pie).

anterioridad, y del cual el Aqui-zalofop tefuril@ -base del

solicit en nuestro pas el otorgamiento de una patente de

composicin que los comprende y mtodo para contro-lar el

encuentran incluidos diversos compuestos. Uno de ellos es el

configura-cin qumicas tratar ms adelante-, que es objeto

public un aviso en el diario La Nacin como distribuidor

comercializacin del herbi-cida impugnado o de cualquier otro

celebrndose la pertinente audiencia el 12.3.97 sin que las

46/50, 74/77 y 80) y habiendo iniciado la venta efectiva del

producto en el Registro Nacio-

Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (IASCAV), el 6.2.95, y

meramente declarativa para despejar la incertidumbre sobre

producto designado con la marca AL-gico@, consistente en un

tefuril@, enantimero (R) que no se halla com-prendido -en

validez o nulidad de la patente de la actora (aunque la

concretamente, precisa que el Aquizalofop p-tefuril@ es una

Uniroyal no hay, en sus reivindicaciones y tampoco en sus

proceso de produccin es absolutamente distinto al de las

emitidos por doctores en qumica, que acompaa con su demanda

el producto herbicida ALgico@ -cuyo principio activo es el

tefuril@, esto es, el enantiomorfo (R) en 92% de pureza

opiniones concor-dantes de los doctores en qumica R.D. Bravo

Aproducto final@, esto es,

nuevos compuestos@ generales que antes no existan y que

formulaciones, puras o mezclas (fs. 494), ya que la frmula

En ese orden de idas, puntualiza Uniroyal que la

enantiomricos de proporcio-nes variables. Por el contrario,

ismeros pticamente activos aunque no de modo es-pecfico;

activo que el racemato -confr. J. Pestic.Sci. 10.69-73, 1984,

mezclas racmi-cas de los nuevos compuestos los mtodos para

atrs, indiscutible di-vulgacin cientfica y carecan por

A la pretensin de cese de explotacin del producto

calculados en un porcenta-je de las ganancias que hubiera

sentido desfavorable a su planteamiento (confr. resoluciones

daos, por falta de causa.

Uniro-yal protege o no al ismero (R) -fs. 765 vta.- y al

productos que responden a la fr-mula general de la primera

reivindicacin, al punto que ninguno de los ejemplos de la

Chemical In-dustries@), ya que esta ltima, a su juicio,

respecto a los ismeros que reivindica (sobre este tema habr

tenemos -dice la actora- es un producto distinto

al patentado, tanto por sus caractersticas qumicas como por

equivalentes@ -que invoca su adversaria para el supuesto de que no se

paten-te-, desde que no media un cambio o variante de la

derechos del titular del invento tutelado.

conclusiones que ex-pone a fs. 778 y que son los siguientes:

lofop tefuril@ y que cada venta de Ipesa implicara, de suyo,

sustan-cial de los escritos constitutivos de la litis, que he

hincapi en los aspectos estrictamente nucleares y cuidando