Valoración

Aduanera

Regalías, Pagos de
Licencias y Ganancias
Posteriores.

Julio 2010
 Agenda Grupo 6
Temas Expositores
I. Introducción.
II. Acuerdo OMC Artículo 8.1 c). Nota Interpretativa. Richard Abreu
III. Regalías.
IV. Licencias.
Elisandro Feliz
V. Contrato de Licencias de Marca. Tipología.
VI. Franquicia
VII. Derechos Asociados a los Cánones y Derechos de Licencia. Karina Bueno
VII.a. Patente.
VII.b. Derecho de Autor
Inés Cedano
VII.c. Marcas Comerciales
VII.d. Derecho de Producción
VII.e. Derecho de Distribución Patricio Martínez
VIII. Reventa
IX. Contrato de Compraventa Internacional Juan Jorge Jiménez
X. Opiones Consultivas Marcos Henríquez
I. Introducción
(Esquema)
I. El valor de transacción está constituido por los pagos que se tengan que hacer al vendedor, lo que
implica realizar ajustes o deducciones que no estén incluidos en la factura

Costo de envases
Comisiones en venta y embalajes

Material Trabajos de
suministrado por AJUSTES ingeniería, planos
el importador

Gastos de Costo de
transporte, carga seguro

Cánones y
derechos de
licencia
II. Acuerdo Artículo 8.1(c)
Nota Interpretativa.
 II. Artículo 8 del Acuerdo del Valor de la OMC

“1. Para determinar el valor en aduana, se

añadirán al precio realmente pagado o por pagar
por las mercancías importadas:

(...)

c) los cánones y derechos de licencia relacionados

con las mercancías objeto de valoración que el
comprador tenga que pagar directa o
indirectamente como condición de venta de dichas
mercancías, en la medida en que los mencionados
cánones y derechos no estén incluidos en el precio
realmente pagado o por pagar (…)”
 II. Artículo 8 del Acuerdo del Valor de la OMC
El Acuerdo no proporciona una definición específica de las expresiones "canon" y
"derechos de licencia". Sin embargo, se entiende por lo general que estas expresiones
significan el derecho a utilizar, producir o vender un producto bajo licencia.
De hecho existen varios tipos de derechos intangibles, que incluyen los derechos sobre
"nombres", ideas y conceptos; el importe por concepto de dichos derechos asociados que
se refieren a la manufactura, venta, uso o reventa de las mercancías importadas puede
entenderse, con arreglo al artículo 8.1 c), como un canon o derecho de licencia.
 II. Nota interpretativa artículo 8 Párrafo 1 c)

Los ajustes por cánones

y licencias, podrán Pagos relativos a patentes, marcas
comprender entre otras comerciales y derechos de autor.
cosas

Que estén relacionados con la mercancía

objeto de valoración.
Requisitos que deben
concurrir para que Que su pago sea una condición de la venta
proceda el ajuste de las mercancías.

Que no estén incluidas en el precio pagado

por pagar en la factura.
III. Regalías
 III. Regalías
Una regalía o royalty es el pago que se efectúa
al titular de derechos de autor, patentes, marcas
o know-how a cambio del derecho a usarlos o
explotarlos, o que debe realizarse al Estado por
el uso o extracción de ciertos recursos naturales,
habitualmente no renovables.

El pago de las Regalías se adiciona al valor en

aduanas de las mercancías. Ello es así, porque
tradicionalmente el titular del derecho licenciado
le vende al importador el artículo licenciado a
condición de que le pague una Regalía por cada
unidad vendida en el territorio asignado.
 III. Regalías

Actualmente existen otras formas de pago

de Regalías, en la que la Regalía la paga
quien vende y no quien compra. Es decir, ya
no es el importador quien paga la Regalía
luego de su importación, sino que el
vendedor abona la Regalía al titular del
derecho al momento de la exportación. En
términos del acuerdo de valor de la OMC, el
pago de la Regalía deja de ser una condición
de venta para el importador. En este
esquema, el titular del derecho no fabrica ni
vende los artículos, sino que licencia dichos
derechos. De esta manera, si el artículo es
vendido y/o exportado entre varios
licenciatarios, el
titular obtiene mayores Regalías.
IV. Licencias
 IV. Licencias

Una licencia es un contrato mediante el cual una persona recibe de otra el

derecho de uso de varios de sus bienes, normalmente de carácter no
tangible o intelectual, pudiendo darse a cambio del pago de un monto
determinado por el uso de los mismos.
V. Contrato de Licencia de Marca.
Tipología.
 V. Contrato de Licencia de Marca

El contrato de licencia de marca, es un

contrato mercantil por el que el
propietario de una marca (licenciante)
permite que otra persona (licenciatario)
identifique con ella los bienes y servicios
que ofrezca. Tiene por objeto la cesión
del derecho de uso de la marca. Para
poder hablar del contrato de licencia, es
necesario que el licenciatario realice una
elaboración parcial o total del bien o
servicio identificado con la marca.

La licencia permite que el licenciatario

explote la imagen de marca, asumiendo
el licenciante cierto riesgo de que la
actividad del licenciatario identificada con
la marca perjudique a ésta.
 V. Contrato de Licencia de Marca
Tipología
Tipos básicos (requeridos para
registro con el modelo OEPM):
•Licencia total o parcial.
•Licencia exclusiva o no
exclusiva.
•Licencia territorial o
universal.
•Licencia indefinida o
temporal.

Otros tipos:
•Licencia interna o externa.
•Joint Brand Advertising.
•Licencia de solicitud o de
marca concedida.
•Licencia simple o compleja.
VI. Franquicias
VI. Franquicias

Una franquicia consiste en una

fórmula comercial entre dos
entidades jurídicas
económicamente
independientes.

Estas entidades estipulan un

contrato en el que el
franquiciador concede la
utilización de la marca, sus
servicios y su "saber hacer" a
cambio del pago de un canon de
enganche y un royalty.
 VI. Franquicias
La franquicia es, por lo general, por un
período determinado.
El desarrollo del concepto de
franquicias se remonta al siglo
XII. Sin embargo, existen dos
épocas muy marcadas en el
desarrollo de las franquicias
como sistema comercial y de
negocios: la primera, a partir de
la segunda mitad del siglo XIX y
principios del XX y la segunda
desde la posguerra hasta
nuestros días.
 VII. Derechos asociados a los
Cánones y Derechos de Licencia
VII. DERECHOS ASOCIADOS A LOS CÁNONES
Y DERECHOS DE LICENCIA

Una patente es un conjunto de

derechos exclusivos concedidos
por un Estado a un inventor o a
su cesionario, por un período
limitado de tiempo a cambio de
la divulgación de una
invención.
El titular de una patente puede
ser una o varias personas y los
derechos de la misma pueden
ser transferidos.
 VII. DERECHOS ASOCIADOS A LOS CÁNONES
Y DERECHOS DE LICENCIA

Desde el siglo XV las monarquías y repúblicas europeas utilizarán el sistema de

patentes de monopolio como forma de remuneración de sus colaboradores.

La primera asociación entre invención

y patente, surge en 1621 durante el
reinado de Jacobo I Estuardo de
Inglaterra. Resulta curioso señalar
bajo este sistema, la diferencia entre
un corsario y un pirata, la cual no
radicaba en sus actividades, sino en
que el primero lo hacía bajo la
protección de una patente real (la
patente de corso) que le permitía
asaltar y saquear naves a costa de
compartir el botín con las arcas reales.
 VII. DERECHOS ASOCIADOS A LOS CÁNONES
Y DERECHOS DE LICENCIA

Derechos de autor

Un derecho de autor es un derecho que protege al titular contra un uso no

autorizado de su trabajo (generalmente artístico o literario), contra la
reproducción, copia o traducción del mismo. Estos son derechos que
pertenecen exclusivamente al autor, artista, etc.

Esta protección comprende:

* Obras literarias (novelas, artículos, etc.)

* Obras de arte (pinturas, dibujos, etc.);
* Obras Aquitectónicas
* Películas, composiciones musicales, etc;
* Documentos de referencia, periódicos, etc.
* Fotografías
* Entre otros.
 VII. DERECHOS ASOCIADOS A LOS CÁNONES
Y DERECHOS DE LICENCIA

Los derechos de autor se pueden vender o se puede otorgar un permiso para el uso de los
mismos a otras personas o entidades. Ordinariamente, las licencias o permisos de los
derechos de autor se otorgan por contratos escritos en los cuales estén de acuerdo todas las
partes involucradas.

La primera ley de los derechos de autor fue

establecida en 1710 por el Parlamento Británico,
conocida como “Estatuto de Anne”, la cual prohibía
la impresión, la reimpresión o la importación de libros
por un número limitado de años.
La ley establecía que todas las obras tendrían un plazo
de protección de 14 años prorrogables otros 14 si el
autor continuaba vivo (máximo 28 años). Y un único
plazo de 21 años para las obras impresas antes de la
entrada en vigor de la ley, contando a partir de la
fecha de aprobación.
VII. DERECHOS ASOCIADOS A LOS CÁNONES
Y DERECHOS DE LICENCIA

Marcas comerciales

Una marca comercial es un

mecanismo de mercado que por lo
general consiste en un signo
particular o "logotipo"; este signo se
adhiere a las mercancías importadas
e indica su calidad y su prestigio.
Normalmente, la protección de una
marca comercial pasa por el registro
de la marca ante la autoridad
competente.
El registro se realiza con el objeto
de proteger los derechos del titular y
para presentar demandas contra
quienes copien la marca comercial.
VII. DERECHOS ASOCIADOS A LOS CÁNONES
Y DERECHOS DE LICENCIA

Derechos de reproducción

Es un fundamento legal que permite

al autor de la obra impedir a terceros
efectuar copias o reproducciones de
sus obras.

El párrafo 1 de la nota interpretativa

al artículo 8.1 c) estipula que los
pagos de cánones para la
reproducción del producto bajo
licencia en el país de importación no
formarán parte del valor en aduana
del producto importado.
 VII. DERECHOS ASOCIADOS A LOS CÁNONES
Y DERECHOS DE LICENCIA

Derecho de distribución
Derecho exclusivo del dueño de los derechos de autor para distribuir copias de fonogramas
de su obra al público, mediante la venta, arrendamiento o alquiler. A diferencia de los
demás derechos de autor, el de distribución es violado por el simple hecho de transferir
copias de una obra, ya sea que éstas se hayan realizado por medios legales o ilegales, salvo
bajo la "doctrina de la primera venta".

La nota interpretativa al artículo 8.1 c) precisa

igualmente que "(…) los pagos que efectúe el
comprador por el derecho de distribución o reventa
de las mercancías importadas no se añadirán al
precio realmente pagado o por pagar cuando no
constituyan una condición de la venta de dichas
mercancías". Es indispensable, por lo tanto,
determinar la naturaleza exacta de la venta.
 VII. DERECHOS ASOCIADOS A LOS CÁNONES
Y DERECHOS DE LICENCIA

Derecho de distribución

Por ejemplo, ¿el contrato de venta va acompañado de acuerdos sobre cánones/

licencias? En caso de que así sea, ¿constituyen una condición de la venta?

El contrato de venta y/o la factura comercial no siempre son

los únicos documentos pertinentes. Estos hechos deben
establecerse antes de tomar cualquier decisión concerniente a
los cánones y los derechos de licencia. Debe señalarse, sin
embargo, que no es posible deducir los pagos por concepto
de derechos de distribución o de reventa cuando dichos
pagos ya están incluidos en el precio realmente pagado o por
pagar.
VIII. Reventa
 VIII. Reventa
La Reventa se define como: “nueva enajenación, casi siempre cercana
en el tiempo, por quien ha adquirido algo, y con la finalidad de
obtener una apreciable ganancia.”
 VIII. Reventa

De conformidad con el artículo 8.1 d), se añadirá al precio

realmente pagado o por pagar por las mercancías
importadas "el valor de cualquier parte del producto de la
reventa, cesión o utilización posterior de las mercancías
importadas que revierta directa o indirectamente al vendedor".

Este artículo está directamente vinculado con el

artículo 1.1 c) del Acuerdo, el cual establece que
el valor en aduana de las mercancías importadas
será el valor de transacción, siempre que "no revierta
directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del producto de la
reventa o de cualquier cesión o utilización ulteriores de las mercancías por
el comprador, a menos que pueda efectuarse el debido ajuste de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 8".
IX. Contrato de Compraventa
Internacional
de Mercancías
IX. Contrato de Compraventa Internacional
de Mercancías
El Contrato de Compraventa Internacional es un
texto impreso con las condiciones generales de
venta y es especialmente útil para las empresas de
tamaño medio o pequeño que se dediquen a la
exportación.

El contrato de compraventa es una de las

modalidades más usadas en la práctica del comercio
internacional, regula las obligaciones de vendedor y
comprador.

Para contar con normas y lenguaje universal en

materia de contratos de compraventa, las Naciones
Unidas elaboró en 1980 la “Convención sobre
Contratos de Compraventa Internacional de
Mercaderías
IX. Contrato de Compraventa Internacional
de Mercancías

El Contrato de compraventa es firmado por el

exportador e importador y evidenciado por el
documento de contrato respectivo, el cual
contiene las características y provisiones de la
transacción comercial externa, e incluye las
condiciones de transporte, seguro y entrega,
términos de pago, así como el tipo de
cotización (INCOTERMS).
IX. Contrato de Compraventa Internacional
de Mercancías
Ejemplo:

SEXTA.- Patentes y marcas. “La Vendedora”

declara y “La Compradora” reconoce que los
productos objeto de este contrato, se
encuentran debidamente registrados al amparo
de la (s) patente (s) número (s) 8339N y la
marca (s) número, (s) MJ787 ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
“La Compradora” se obliga por medio de este
instrumento a prestar toda la ayuda que sea
necesaria a “La Vendedora” a costa y riesgo
de esta última, para que las patentes y marcas
a que se refiere la presente cláusula sean
debidamente registradas.
IX. Contrato de Compraventa Internacional
de Mercancías

Asimismo, “La Compradora” se compromete a

notificar a “La Vendedora”, tan pronto tenga
conocimiento, de cualquier violación o uso
indebido a dicha (s) patente (s) y marca (s)
durante la vigencia del presente contrato a fin
de que “La Vendedora” pueda ejercer los
derechos que legalmente le correspondan.
X. Opiniones Consultivas
 X. Opiniones Consultivas
OPINIÓN CONSULTIVA 4.5
 
CÁNONES Y DERECHOS DE
LICENCIA SEGÚN EL ARTÍCULO
8.1 c) DEL ACUERDO
 
1. El fabricante extranjero M es
propietario de una marca comercial
protegida en el país de importación. El
importador I fabrica y vende bajo la
marca comercial de M seis tipos de
cosméticos. I debe pagar a M un canon
que representa un 5% de su volumen de
venta anual bruto de cosméticos con la
marca comercial M. Todos los cosméticos
se fabrican según la fórmula de M a base
de ingredientes obtenidos en el país de
importación, salvo uno para el cual M
vende, normalmente, los ingredientes
esenciales. ¿Qué trato ha de aplicarse al
canon, habida cuenta de los ingredientes
importados?
 
X. Opiniones Consultivas
OPINIÓN CONSULTIVA 4.5

 
CÁNONES Y DERECHOS DE
LICENCIA SEGÚN EL ARTÍCULO
8.1 c) DEL ACUERDO
 
2. El Comité de Valoración en Aduana
expresó la opinión siguiente:
El canon debe pagarse a M tanto si I
utiliza los ingredientes de M como si
utiliza los suministrados por
proveedores locales; por lo tanto, el
canon no constituye una condición de
venta de las mercancías y, a efectos de
valoración, no puede añadirse de
conformidad con el artículo 8.1 c) al
precio realmente pagado o por pagar.
 
X. Opiniones Consultivas
OPINIÓN CONSULTIVA 4.10

CÁNONES Y DERECHOS DE LICENCIA

SEGÚN EL ARTÍCULO 8.1 c) DEL
ACUERDO
1. El importador I en el país P compra al
fabricante M, del país X, prendas de vestir. M
también es titular de una marca relativa a
ciertos personajes de cómics. Por el contrato
de licencia pactado entre I y M, éste producirá
las prendas únicamente para aquél, y colocará
sobre ellas, antes de la importación, la imagen
de aquellos personajes de cómics así como la
marca, e I revenderá esas prendas en el país P.
Como contraprestación por este derecho, I
acepta pagar a M, además del precio por
prendas, un derecho de licencia que se calcula
en cierto porcentaje de los precios de venta
netos de las prendas en las cuales se han
colocado los personajes de cómics y la marca.
X. Opiniones Consultivas
OPINIÓN CONSULTIVA 4.10

CÁNONES Y DERECHOS DE
LICENCIA SEGÚN EL ARTÍCULO 8.1
c) DEL ACUERDO

2. El Comité Técnico de Valoración en

Aduana expresó la opinión siguiente:
El pago de un derecho de licencia, por el
derecho de revender las prendas
importadas provistas de elementos
protegidos por una marca, constituye una
condición de la venta y está relacionado
con las mercancías importadas. Éstas no
pueden comprarse sin las imágenes de los
personajes de cómics y sin la marca. Por
consiguiente, ese pago se añadirá al
precio realmente pagado o por pagar.
Gracias por su atención!