TEMA 4: LAS MARCAS

4.1 INTRODUCCIN
El derecho a la propiedad industrial no slo protege las invenciones industriales, sino
que adems protege otras propiedades inmateriales como son los signos distintivos del
empresario. La proteccin de los signos es ms antigua que todo el proceso industrial.
Los artesanos ya usaban los signos para distinguir y determinar su autora.
Por su parte, el empresario debe diferenciarse a si mismo y a los bienes y servicios que
ofrece en el mercado, de tal manera que los demandantes puedan identificarlo
convirtindose as en consumidores/clientes.
El inters mutuo del empresario y los consumidores debe ser protegido por el
legislador a partir del derecho de marcas. El derecho de marcas protege por lo tanto a
la entidad comercial del empresario, es decir, el nombre comercial, y por otro lado la
entidad de bienes y servicios ofrecidos, es decir, las marcas, frente a 3 que pretendan
aprovecharse indebidamente del esfuerzo del empresario y evitar confusin/indecisin
del consumidor.
En un rgimen de libre competencia protegido por el derecho de la competencia es
necesario que los demandantes de bienes o servicios tengan conocimiento no slo de
los precios sino tambin de otras caractersticas como por ejemplo la calidad.
Por otra parte, el empresario que ofrece esos bienes y servicios incurre en costes de
mejora, en mejora de la comercializacin, as como el nivel de precios, la publicidad
Esto debe mejorarlo Mejorar tambin la cuota de mercado.
Existen por lo tanto intereses de los empresarios o consumidores en que el legislador
defienda la existencia de normas que protejan los signos distintivos de la empresa.
Es cierto que esta proteccin se podra conseguir por la ley de competencia desleal,
pero la importancia para distinguir a los distintos competidores el legislador decide
reforzarla.
Para que sean signos dignos de tal proteccin deben de cumplir con el principio de
novedad y tambin con el principio de especialidad, en virtud del cual pueden existir
simultneamente dos o ms signos semejantes que pertenezcan a distintos titulares si
se utilizan en productos y servicios que pertenezcan a mercados diferentes.
Los signos distintivos que regula el legislador espaol son:
- Nombre comercial que permite identificar o diferenciar al empresario en el
mercado.
- Las marcas que identifican los bienes y servicios que el empresario pone en el
mercado.
- Los rtulos de establecimiento que identifica el lugar fsico donde desarrolla sus
servicios.
4.2. LEGISLACIN
La marca es el bien ms antiguo de propiedad industrial. Con anterior edad antes de
1978 , las marcas eran reguladas por el Estatuto de Propiedad Intelectual de 1929.
Desde 1988 nuestro ordenamiento cuenta con un cuerpo legal especfico:
- La ley 32/1988 de 10 de noviembre de marcas que fue derogada por la Ley 17/2001
de 7 de diciembre que es la ley en vigor.
4.3. MARCA
4.3.1. Concepto
Signo distintivo susceptible de representacin grfica sea con letras, nmeros,
imgenes, sonidos, formas tridimensionales o colores que sirven para distinguir en el
mercado los productos o servicios de una empresa frente a otra.
La ley de marcas distingue entre marcas industriales (fabricante) y marcas comerciales
(distribuidores). Tambin distingue entre marcas individuales o marcas colectivas
(asociaciones de empresarios). Distingue tambin en marcas de garantas (garantiza el
cumplimiento de requisitos generales).
Por otro lado tambin regula las marcas nacionales que se registran el la OEPM.
Tambin las marcas internacionales que se inscriben en la OMPI que automticamente
quedan registradas y protegidas en Espaa y en el resto de pases que hayan ratificado
este Convenio. Espaa lo hizo en 1979.
Tambin las marcas comunitarias que se inscriben en la OAMI con sede en Alicante y
que vincula a los pases miembros de la U.E.
4.3.2. Requisitos para registrar una marca
Existen 2 tipos de prohibiciones:
- Absolutas
- Relativas
Para inscribir un marca hay que realizar un pago previo de la tasa correspondiente
para su inscripcin en el Registro Pblico de Marcas que lleva la OEPM. La adquisicin
se da siempre que el adquirente lo haya hecho.
La ley de marcas no protege al adquirente que inscriba.
La marca no protege en fraude de derechos de un tercero, o una obligacin legal o
contractual siempre y cuando quien ejerza la accin lo haga en un plazo de 5aos
desde la publicacin.
En el caso de que el solicitante lo hiciese de mala fe, se solicitara la accin de nulidad
absoluta de la marca.
Adems existen marcas que se adquieren antes de su inscripcin en el registro pblico.
Se trata de la marca notoria y se protege por la ley de marcas permitiendo a su titular
oponerse a la inscripcin de una marca idntica o similar relativa a productos o
servicios idnticos o similares para evitar que haya una confusin en el mercado. Si
adems una marca notoria ha sido registrada pasa a ser una marca que se llama
renombrada.
La marca es el signo distintivo de carcter grfico como pueden ser palabras o
combinaciones de palabras, imgenes, figuras, smbolos, grficos, letras, cifras,
nmeros, combinaciones de nmeros, envoltorios, figuras tridimensionales, signos
sonoros, colores. Pero no todos los signos susceptibles de representacin grfica
pueden ser marcas porque existen prohibiciones absolutas en caso de que el signo sea
tan genrico que no pueda cumplir su funcin diferenciadora como son los que
designan una especie, calidad, origen geogrfico, poca de obtencin de un producto.
Aunque estas genricas si estn permitidas cuando consigan una distintividad
sobrevenida.
Tambin existe una prohibicin genrica cuando sean contrarias a la ley o a la moral
pblica o puedan inducir a error al pblico sobre la calidad, la procedencia del
producto.
Otra prohibicin es la reproduccin de emblemas oficiales de Espaa, de las CCAA, de
las entidades locales siempre y cuando no medie autorizacin.
Tambin se prohben los signos que sean idnticos o semejantes a una marca anterior,
sea renombrada, registrada nacional o comunitaria que designen productos o servicios
idnticos o similares o a un nombre comercial o anterior siempre que exista algn
riesgo de confusin en el pblico.
*Prohibicin relativa: en los casos de prohibicin relativa se pretende evitar el uso de
un nombre que para la generalidad del pblico identifique o bien que este
previamente registrado en cuyo caso se exige autorizacin.
Tampoco puede registrarse una marca que coincida o sea semejante a una
denominacin social de una P.J que ya exista y que pueda generar confusin en el
pblico porque vayan a ser usados en el mismo campo de actividad.
4.3.3. Procedimiento de concesin
Se inicia mediante la solicitud de inscripcin en una CCAA analizando s se renen los
requisitos formales cobrando la tasa y remitiendo solicitud a la OEPM. La OEPM
publica la solicitud en el BOPI (Boletines Oficial de Propiedad Industrial) y la comunica
a los titulares de signos registrados que sean idnticos o similares que se hayan
detectado mediante la bsqueda informtica.
La OEPM analiza de oficio o a instancias de la administracin o de consumidores si
existen prohibiciones absolutas o a instancia de parte cuando lo que se pretenda es ver
la existencia de una prohibicin relativa.
La OEPM decide concediendo o denegando la marca.
4.3.4. Contenido del derecho
Confiere a su titular el d al uso exclusivo en el trfico econmico pudiendo a su vez
ser publicado en el BOPI.
Puede prohibir que se use el signo u otro semejante referente a bienes o servicios
similares o idnticos en dicho trfico y sin que medie el consentimiento.
El registro de una marca se otorga por 10 aos desde la fecha de la presentacin de la
solicitud y puede renovarse por periodos sucesivos de 10 aos previo pago de una tasa
de renovacin (que no de mantenimiento).
No existe problema alguno para que el titular monopolice indefinidamente el uso de la
marca puesto que a diferencia de las invenciones no hay inters general.
4.3.5. Nulidad y caducidad de la marca
La inscripcin de la marca se cancela por caducidad o nulidad. La marca es nula por
nulidad absoluta cuando as es declarada por el juez de lo mercantil. La solicitud de
nulidad absoluta la puede solicitar la OEPM. Adems tambin la puede solicitar
cualquier persona fsica o jurdica o cualquier representacin de consumidores
afectados. La accin de nulidad absoluta es imprescriptible.
La marca se anula por nulidad relativa, por el juez de lo mercantil y a instancias del
titular de la marca previamente inscrita salgo en los supuestos en los que se haya
tolerad durante 5 aos consecutivos con conocimiento de uso y siempre que el que la
haya solicitado no hubiese actuado con mala fe. Si quien solicita la nulidad ha actuado
de mala fe resulta la accin imprescriptible.
4.3.6. Acciones para la proteccin de la marca
En el caso de que un 3 use la marca sin consentimiento del titular este tiene derecho
a realizar algunas acciones:
- Cesacin de actos que violen ese derecho
- Indemnizacin de daos y perjuicios
 - Adopcin de medidas necesarias para evitar que prosiga la violacin como sera
la retirada de los productos, de la publicidad o de los embalajes.
- Su destruccin o cesacin con unos fines humanitarios a eleccin del actor y a
costa del condenado.
- Atribucin de la propiedad de los bienes embargados
- La publicacin de la sentencia condenatoria
4.3.7. Valor patrimonial
Las marcas tienen un procedimiento para determinar el valor patrimonial de las
mismas. Pueden ser objeto de copropiedad. Pueden darse en garanta de manera que
constituyan una hipoteca mobiliaria y ser objeto de otros derechos reales como el
usufructo, derecho de opcin o embargos, tambin pueden ser objeto de franquicias.
4.3.8. Cesin de la marca
La forma ms habitual de cesin temporal es la licencia, en la que el licenciante cede el
uso de la marca al licenciatario durante un tiempo determinado en todo o en parte del
territorio nacional y respecto a todos los productos o servicios o parte de ellos que
comprendan la marca, a cambio de una contraprestacin que recibe el nombre de la
regala. La licencia puede ser exclusiva o no exclusiva.
4.4. EL NOMBRE COMERCIAL
Es el signo que identifica a la empresa en el trfico mercantil y la distingue de las
dems que desarrollen actividades idnticas o parecidas. Puede formarse por nombres
patronmicos, razones sociales, denominaciones de personas jurdicas pero no tiene
porque coincidir con las de la empresa. Puede tratarse tambin de nombres de
fantasa alusivas al objeto de la actividad, pueden ser anagramas, logotipos, imgenes,
figuras, dibujos, combinaciones, etc. Es habitual que se use el mismo signo como
marca y como nombre comercial. Por lo tanto este distingue a la empresa que fabrica
o comercializa unos productos o presta unos servicios. La marca en cambio distingue
los productos o servicios que fabrica, comercializa o presta esa empresa.
El nombre comercial puede transmitirse inter vivos o mortis causa y se entiende
transmitido por la empresa salvo pacto en contra. Para que la transmisin produzca
sus efectos frente a 3 de buena fe se debe inscribir ante la OEPM.
En la anterior legislacin exista como signo distintivo el rotulo del establecimiento que
era el signo o denominacin con la que se distingua el local de negocio. Sin embargo,
la actual ley de marcas no contempla esta modalidad de manera que el titular de una
marca o nombre comercial esta facultado para utilizar estos signos en la fachada del
local de negocio o establecimiento por lo que sera innecesario la supervivencia de
este signo o modalidad.
4.5. RTULO DEL ESTABLECIMIENTO
Es el signo que identifica locales de negocio diferencindolos unos de otros que acten
en el mismo trmino municipal.
Pueden ser nombres patronmicos, las razones sociales, las denominaciones de la p.j
los anagramas y cualquier otra combinaciones de denominaciones o signos.
Los rtulos del establecimiento pueden ser registrados en el trmino o trminos
municipales que figuren en la solicitud.
Para cada establecimiento abierto al pblico no puede registrarse mas de un slo
rtulo, el cual puede utilizarse tanto para el establecimiento principal como para las
sucursales que radiquen en el trmino municipal. Este nombre (rtulo) es libre por lo
que el empresario puede escoger uno con su nombre marca, etc, o por el contrario
puede el empresario inventarse el rtulo siempre y cuando no este registrado.
Desde la entrada en vigor de la ley se protege nica mente mediante la ley de
competencia desleal.
No cabe rtulo de establecimiento idntico o similar a un nombre comercial o a una
marca en el mbito de esa actividad.
4.6. OTROS SIGNOS DISTINTIVOS DE LA EMPRESA
4.6.1. Denominaciones geogrficas
Son signos que designan el lugar geogrfico del que proceden los productos o
servicios. Existe una prohibicin absoluta de utilizar como marca signos que se
compongan exclusivamente de los que sirvan para identificar la procedencia geogrfica
de un producto
4.6.2. Dominios de internet
Son combinaciones alfanumricas que identifican los ordenadores que estn
conectados a la red donde se localizan las paginas web y que son elegidos por los
usuarios.
Pueden ser de primer nivel genricos ( .com .org. net .edu) otorgados por el ICANN o
tambin podran ser territoriales (.es .uk .tv .ue ) que se otorguen por entidades
delegadas a nivel nacional por ejemplo RED.ES.
En los nombres de dominio genricos se protege al primero que solicite la inscripcin
mientras que los territoriales Las reglas del .es por ejemplo exigan una vinculacin
entre el dominio solicitado y algunos nombre , marca, denominaciones de las que el
solicitante fuera titular, mientras que esta exigencia no existe para los .com, de
manera que estos ltimos eran objeto muy frecuente de secuestro.
Finalmente toda empresa que pretenda ofrecer sus productos o servicios en internet
debe comunicarlo al Registro Mercantil dando a conocer un dominio o direccin de
internet que se utilice para su identificacin.