Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente

Corte Suprema de Justicia de la República

SENTENCIA
CAS. N° 1711 – 2010
LIMA

VISTA 27-03-2012

CAS. 1711-2010
Lima

Demandante: FIMCIM S.R.L.

Demandado: - INDECOPI Recurrente
- Su Jie Bin de China
Materia: Acción contencioso administrativa

DEMANDA (f. 69 y 84, de fecha 6/7/2005)

Pretensión:
Se declare la nulidad e ineficacia de la resolución N° 268-2005/TPI-INDECOPI del 6/4/2005 que
revoca la Resolución N° 12351-2004/OSD-INDECOPI de fecha 12/10/2004 y en consecuencia
otorga el registro de marca de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación
Walitaly escrita en letras características para proteger artículos de la clase 11 de la NO.

Fundamentos de hecho:
 Su Jie Bin (China) mediante expediente 160828-2002 solicitó el registro de la marca WALITALY
constituida por el logotipo conformado por la denominación WALITALY escrita en letras
características para distinguir instalaciones para abastecimientos de agua y propósitos sanitarios de
la clase 11 de la NO.
 La demandante (FIMCIM de Italia) se opuso al registro de la marca solicitada señalando que
WALITALY incluye la palabra ITALY como una falsa indicación geográfica de procedencia al ser su
titular y los productos que protege de origen chino, lo que induce a error al público consumidor.
 Mediante Resolución N° 12351-2004-OSD-INDECOPI del 12/172004 la Oficina de Signos
Distintivos declaró improcedente la oposición formulada por la demandante y fundada la oposición
formulada por terceras personas y dispuso denegar el registro de la marca solicitada.
 EL 17/3/2005 por Resolución 268-2005/TPI-INDECOPI la Sala de Propiedad Intelectual de
INDECOPI revocó la resolución anterior otorgando el registro de la marca de producto solicitada.
 FIMCIM de Italia tiene legítimo interés pues tiene una antigua y prestigiada presencia comercial
en el Perú en el ramo de grifería de origen y tecnología italiana, por lo que la indicación en una
marca de fábrica del nombre de Italia cuando en realidad procede de China es una flagrante
infracción al principio de veracidad y una muestra de competencia desleal,
 La demandante es propietaria de la solicitud de patente 001221-2003/OIN y a través de CAV.
UFF. GIACOMO CIMBERIO SPA de Italia (conglomerado del cual la demandante es parte) son
propietarios de varias marcas de fábrica (CIM, CIM VALVE, CIMBERIO).
 La resolución cuestionada acoge el argumento del solicitante de la marca (Su Jie Bin) señalando
que la denominación Italy ha perdido su individualidad al interior de la marca registrada pues su
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primera letra (I) al estar antecedida por una consonante (L) conforma la segunda sílaba de la palabra
WALITALY, por tanto el público consumidor percibirá la denominación como un término de fantasía
sin significado alguno. Empero, el examen realizado por la Sala de Propiedad Intelectual para
determinar si la marca Walitaly es una denominación geográfica es contraria a las normas vigentes
pues se ha separado la marca WALITALY en las sílabas WA LI TA LY pese a que el artículo 131
inciso a) del DL 823 señala que para determinar si una marca es capaz de inducir al público a
confusión o error se apreciará considerando su aspecto de conjunto y no fragmentadamente como lo
ha hecho la Sala de Propiedad Intelectual; por tanto, no se puede considerar a la marca WALITALY
como un término de fantasía sin significado alguno como lo hace dicha Sala.
 Como se ha demostrado en el expediente 160828-02 materia del registro de la marca WALITALY
la demandante presentó copia del acta de verificación de la carga inmovilizada correspondiente a
Wing Fung S.A., acta en la que se hace constar la importación de llaves de agua WAL ITALY
(separado) y en la que no se aprecia ninguna indicación de origen, por lo que cualquier consumidor
interpretará la palabra ITALY como el origen de los productos, evidenciándose el intento de la
solicitante de la marca de provecharse de la palabra ITALY para tratar de vincular sus productos con
ese país.
 Los considerandos de la Resolución administrativa impugnada son confusos e irrelevantes, pues
tanto el DL 26122, el DL 823 y la legislación internacional establecen claros dispositivos de
protección al consumidor y contra la práctica desleal en la propiedad industrial. Así el artículo 6 del
DL 26122 señala que “se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y
prohibido toda conducta que resulte contraria a la buena fe comercial”.
 EL DL 823 por su parte determina la nulidad del registro de una marca cuando se acredite la
mala fe del registrante, no pudiendo por tanto afirmarse como lo hace la resolución cuestionada que
es irrelevante la intención del solicitante o que el engaño se haya producido.
 La resolución impugnada también señala que para determinar si un signo es engañoso es
importante el momento del registro y no el de la solicitud pues durante el procedimiento del registro
se puede subsanar el engaño, lo cual también es engañoso pues expresamente el artículo 140 del
DL 823 prohíbe la modificación de una solicitud de marca.
 En el expediente 82-2000 seguido ante la Comisión de Represión contra la Competencia Desleal
se acreditó que la compañía importadora de los productos WALITALY fue sancionada por la
importación de fluorescentes y focos chinos con la falsa indicación de origen Japan.
 La resolución cuestionada vulnera el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
intelectual Relacionad con el Comercio (TRIPS) pues éste en su artículo 22-2 señala que “En
relación con las indicaciones geográficas, los miembros arbitrarán los medios legales para que las
partes interesadas puedan impedir: a) La utilización de cualquier medio que, en la designación o
presentación del producto, indique o sugiera que el producto que se trate proviene de una región
geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto
al origen geográfico del producto”. Tal es el caso de la marca WALITALY que protege grifería de
origen chino y que se pretende hacer pasa como de origen italiano.
 El mismo dispositivo se encuentra incluido en los incisos i) y l) del artículo 135 de la Decisión 486
y el inciso i) del artículo 129 del DL 823 (Ley de Propiedad Industrial), que obligan al Perú a impedir
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el registro de marcas que contengan indicaciones geográficas engañosas como ocurre en el

presente caso.

AUTO ADMISORIO: (f. 85, de fecha 11/10/2005):

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:
a) INDECOPI (f. 98)
 El Tribunal de INDECOPI señaló que en principio sí era posible otorgar un derecho de exclusiva
sobre un nombre geográfico, encontrándose las limitaciones de ello contenidas en el artículo 135
incisos e), i), j), K) y l) de la Decisión 486. Así, en tanto un nombre geográfico no se encuentre
comprendido en alguna de las limitaciones establecidas por la ley puede constituirse como marca.
 Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros pueden, sin
consentimiento del titular de una marca constituida por un nombre geográfico, utilizar dicho nombre
en tanto este uso sea realizado con propósitos de identificación o información y no sea capaz de
inducir a error al público sobre la procedencia de los productos o servicios.
 Así, el uso de un nombre geográfico por parte de un fabricante o productor para indicar el lugar
del cual proviene su producto es un uso a título informativo o descriptivo del lugar y por tanto se
encuentra permitido (artículo 157 de la Decisión 486).
 El Tribunal consideró lo concerniente al artículo 135 inciso i) de la Decisión 486, concordando en
lo pertinente con el artículo 129 inciso h) del DL 823, que establece como una prohibición absoluta
para constituirse como marca el caso de los signos engañosos, determinando que no podían
registrarse como marcas los signos que pueden engañar a los medios comerciales o al público, en
particular, sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características,
cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.
 En ese orden de ideas, no sólo se requiere que el signo o la indicación que contiene sea errónea
sino que sea capaz de influenciar a los círculos de consumidores correspondientes en su decisión de
compra. (Ej, Chocolate ORO).
 En este punto es importante tener en cuenta el aspecto cuantitativo (en relación con el
porcentaje del público que se a ver engañado) y cualitativo (con relación a si la indicación es
importante económicamente, es decir, relevante para tomar una decisión de compra).
 De lo anterior se colige que los signos engañosos atentan contra la veracidad y entidad que
exige la leal competencia en la cual las marcas cumplen una función determinante pues son
elementos que permiten la identificación y diferenciación de los productos y servicios que se ofrecen
en el mercado, siendo irrelevante la intención del solicitante o que el engaño se haya producido ya
que basta que exista un falta de veracidad en la información y que exista el riesgo o la aptitud de
engaño.
 Analizar si un signo es engañoso no es cuestión de hecho sino de derecho, es decir, el análisis
deberá realizarse conforme el signo es solicitado a registro con relación a los productos o servicios
que pretende distinguir y no como será utilizado en el mercado. En tal sentido, la forma como se
comercialicen los productos o como se preste el servicio no es relevante a efectos de determinar el
engaño, por ello no se exige la prueba de que realmente se haya producido el engaño pues basta
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con el riesgo abstracto de engaño con independencia de los efectos que la utilización de la marca
haya surtido en un grupo de consumidores.
 Sólo será engañoso el signo si en cualquier caso imaginable de uso contiene una indicación
incorrecta acerca de los productos o servicios a que se refiere.
 Por excelencia son susceptibles de constituir signos engañosos los que dan la impresión de
indicar características concretas o la procedencia geográfica del producto o del servicio al cual se
aplican.
 En el segundo caso la denominación será engañosa si hace creer que los productos o servicios
provienen de un origen geográfico que no corresponde. En consecuencia no entran en la prohibición
que se analiza aquellas indicaciones que son entendidas por el público como denominaciones de
fantasía porque no son reconocidas como indicaciones geográficas o porque en relación con los
productos o servicios no se cree que provienen de ese lugar geográfico (Ej. FLORIDA, o ALASKA)
 Además el propio Tribunal en la Resolución 482-2004/TPI-INDECOPI del 26/5/2004 estableció
que si bien la denominación WALITALY incluía la denominación ITALY ésta había perdido su
individualidad al interior de dicha denominación en la medida que la primera sílaba (I) de la
denominación ITALY se encuentra antecedida por la consonante L en la denominación WALITALY,
conformando la segunda sílaba (KI) de dicha denominación.
 Resulta evidente que el público consumidor percibirá la denominación WALITALY como una
denominación de fantasía sin significado alguno. En consecuencia, queda desvirtuada la posibilidad
de que el público consumidor asuma que los productos que pretende distinguir el signo solicitado
provienen de Italia o tienen alguna vinculación con dicho país.
 Así al no constituir la denominación WALITALY una indicación incorrecta que induzca a engaño
al público consumidor, el signo solicitado no está incurso en la causal de prohibición de registro
establecida en el artículo 135 inciso i) de la Decisión 486.
 Las indicaciones geográficas se clasifican en denominaciones de origen e indicaciones de
procedencia, entendiéndose por denominación de origen a la indicación de procedencia y, por tanto,
una denominación geográfica, que se aplica solamente a un tipo de producto de calidad y
características determinadas tanto por la zona donde se produce como por quienes lo producen. Se
entiende por indicación de procedencia a la indicación del lugar geográfico de residencia del
fabricante que se utiliza como complemento de la marca para dar a conocer dicha procedencia. .
 La denominación WALITALY tampoco será percibida como una indicación de procedencia por
parte del público consumidor razón por la cual tampoco se configura el supuesto de confusión
previsto en el literal l) del artículo 135 de la Decisión 486.

b) Sue Jie Bin (f. 141)

 Conforme a lo establecido por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, el
público consumidor percibirá la denominación WALITALY como un término arbitrario sin significado
alguno, quedando desvirtuada la posibilidad de que alguien pueda asumir que los productos que se
pretende distinguir con la marca registrada provienen de Italia o tienen alguna vinculación con dicho
país. Asumir lo contrario sería subestimar la capacidad de percepción de un consumidor razonable.
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 Asimismo la denominación WALITALY tampoco será percibida como una indicación de

procedencia, razón por la cual no se configura el supuesto de confusión previsto por la norma andina
así como la normativa nacional.
 Por tanto el signo en cuestión no se encuentra incurso en las prohibiciones de registro previstas
en los inciso i) y l) del artículo 135 de la Decisión 486.

Resolución 10: (f. 145, de fecha 3/11/2006):

 Saneado el proceso
 Fijación de puntos controvertidos: Determinar si procede declarar la nulidad de la Resolución N°
268-2005/TPI-INDECOPI y si procede disponerse que se emita nuevo pronunciamiento.
 Admisión de medios probatorios.
 Juzgamiento anticipado

DICTAMEN FISCAL: (f. 168, de fecha 31/7/2007): Fiscal opina que se declare infundada la
demanda.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: (f. 198, de fecha 10/9/2007)

Fallo: Fundada la demanda, en consecuencia, nula la Resolución N° 268-2005/TPI-INDECOPI
ordenándose que la entidad emplazada cancele el registro de marca de producto constituida por el
logotipo conformado por la denominación Walitaly escrita en letras características para proteger
artículos de la clase 11 de la NO otorgada a favor de Sue Jie Bin.
Fundamentos:
 Los inciso i) y l) del artículo 135 de la Decisión 486 establecen que no podrán registrarse como
marcas aquellos signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público en particular
sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, características, cualidades o
aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. Además, consistan en una
indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los
productos o servicios a los cuales se aplique.
 La marca registrada a favor de Su Jie Bin compuesta por el logotipo conformada por la
denominación WALITALY escrita en letras características está comprendida dentro de la definición
de falsa indicación de origen al constituir un término que hace referencia expresa a un país, en este
caso Italia, del cual provendrían los accesorios para el desagüe y demás leyendas alusivas al
producto de la clase 11 de la NO. Así, este término tiene por finalidad transmitir la noción de que los
productos que llevan tal indicación se originan en ese país, considerando además que el demandado
no ha acreditado que hubiera informado a los consumidores acerca del verdadero origen geográfico
de los diversos artículos que importa, pues como se ve de las muestras de las marcas, las únicas
indicaciones contenidas en el mismo son “WALITALY – Desagüe plástico para lavatorio” y debajo se
aprecia las figuras estilizadas de accesorios para el desagüe y demás leyendas alusivas al producto,
no existiendo ninguna otra referencia que informara a los consumidores acerca de la procedencia
China de dichos artículos, razón por la cual a falta de una indicación expresa acerca de la
procedencia geográfica de los productos, un consumidor razonable entenderá que la expresión
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WALITALY es la que va a indicar el origen de los mismos; es decir, que dichos artículos son
fabricados en Italia pese a que en realidad son productos provenientes de China.
 INDECOPI en la Resolución N° 055-2002/CCD-INDECOPI del 9/7/2002 señala expresamente
que: “De acuerdo con lo establecido por este artículo [el artículo 10 del TUO de la ley de Represión
de la Competencia Desleal] constituye un acto de competencia desleal la utilización de cualquier
indicación que pudiera inducir a error a los consumidores acerca de la procedencia geográfica de un
producto determinado, independientemente de la forma en la cual se incluya la misma dentro del
producto materia de denuncia. En este sentido (…) la Comisión considera que un análisis superficial
e integral de la expresión Delitaly contenida en las griferías materia de denuncia es susceptible de
dar a entender a un consumidor razonable que dichos productos provienen de Italia (…) Así la
Comisión considera que este término tiene por finalidad transmitir la noción de que los productos que
llevan tal indicación se originan en este país, independientemente de cuál sea la nacionalidad de los
representantes de la empresa responsable de la importación de los referidos artículos y teniendo en
cuenta además que Hengli Trading no ha acreditado que su empresa hubiera informado a los
consumidores acerca del verdadero origen geográfico de los diversos artículos que ella importa”.
 Así, habiendo antecedentes en los cuales INDECOPI ha tenido un pronunciamiento favorable en
casos similares y dado que la denominación Walitaly contiene una indicación geográfica susceptible
de inducir a confusión al consumidor, el signo cuestionado se encuentra incurso en la causal de
prohibición de registro establecida en el artículo 135 de la Decisión 486
 En consecuencia la resolución administrativa cuestionada se encuentra incursa en la causal de
nulidad establecida en el inciso 1) del artículo 10 de la Ley 27444.

APELACIÓN: (f. 217).

Recurrente: Sue Jie Bin
Concesorio: (f. 220)

APELACIÓN: (f. 224).

Recurrente: INDECOPI
Concesorio: (f. 249)

DICTAMEN FISCAL: (f. 168, de fecha 31/7/2007): Fiscal Supremo opina que se confirme la
sentencia que declara fundada la demanda.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA (f. 320, de fecha 18/8/2009)

Fallo: Confirmaron la sentencia apelada que declara fundada la demanda.
Fundamentos:
 El acto de engaño puede tener como efecto inducir a error al consumidor respecto a la
naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad y
cantidad, procedencia geográfica y en general las ventajas realmente ofrecidas por un bien o
servicio. Asimismo debe considerarse que las indicaciones geográficas contienen un sistema que
articula las indicaciones de procedencia que protegen al público consumidor frente al engaño o
confusión y las denominaciones de origen que defienden los intereses de los productores de las
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zonas geográficas o regiones determinadas en el ámbito de su protección. En ambos casos la

regulación constituye un sistema legislativo que articula diversos niveles normativos internos e
internacionales.
 Del análisis de autos se concluye que la marca registrada a favor de Su Jie Bin compuesta por el
logotipo conformado por la denominación WALITALY escrita en letras características está
comprendida dentro de la definición de falsa indicación de origen al constituir un término que hace
referencia expresa a un país, en este caso Italia, del cual provendrían los accesorios para el
desagüe y demás leyendas alusivas al producto de la Clase 11 de la NO, no existiendo otra
referencia que informara a los consumidores acerca de la procedencia China de dichos artículos, por
lo que el signo cuestionado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida
en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
 En consecuencia la resolución administrativa cuestionada se encuentra incursa en la causal de
nulidad establecida en el inciso 1) del artículo 10 de la Ley 27444.

RECURSO DE CASACION (f. 381, de fecha 21/1/2010)

Recurrente: INDECOPI
Requisitos de admisibilidad: Se cumple con ellos
Requisitos de fondo:
1) Apeló la sentencia de primera instancia que le resulto adversa.
2) Causales:
a) Infracción normativa:
 Se ha afectado su derecho al debido proceso pues: a) la recurrida no ha emitido juicio de valor ni
pronunciamiento alguno respecto al signo analizado en su conjunto (WALITALY y logotipo)
contraviniendo el artículo 122 inciso 4 del CPC al no haber resuelto sobre el objeto del proceso, pues
conforme al petitorio de la demanda lo que debió ser materia de pronunciamiento es si el signo
WALITALY y logotipo apreciado de manera conjunta (no el término ITALY apreciado de manera
aislada) se encontraba incurso en alguna de las prohibiciones de registro de signos geográficos
contenidos en el artículo 135 de la Decisión 486, pero la Sala ad quem no emitió juicio de valor ni
pronunciamiento alguno sobre el signo WALITALY y logotipo analizado en forma conjunta conforme
lo exige la ley sino exclusivamente sobre el término ITALY, como puede verse del considerando
sexto donde señala que “…está comprendida dentro de la definición de falsa indicación de origen, al
constituir un término que hace referencia expresa a un país, en este caso Italia” con lo cual no se ha
pronunciado sobre el objeto del proceso que debe ser delimitado acudiendo a los elementos
objetivos de la pretensión como son el petitorio y la causa petendi; b) existe motivación aparente, lo
cual vulnera lo dispuesto por los artículos 130 inciso 5 de la C° y los artículos 50 inciso 6 y 122
inciso 3 del CPC, pues la recurrida se ha limitado a señalar vaga y ambiguamente que el signo
cuestionado se encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en el artículo
135 de la Decisión 486 sin precisar el inciso en que se encontraría la prohibición del registro
aplicable, pese a que ello constituye el objeto del presente litigio, pues dicho dispositivo contiene las
prohibiciones absolutas de registro de marca y se divide en 15 incisos que contienen hipótesis de
hecho y consecuencia jurídicas disímiles, error que se agrava si se considera que existen diversas
limitaciones al registro de nombres geográficos contenidos en los incisos e), i), j), k) y l) de la
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Decisión 486; por tanto no existe fundamentación real respecto a las razones del ad quem respecto
a la fundabilidad de la pretensión demandada observándose más bien una evaluación cercenada y
equivocada del signo objeto del proceso y una cita ambigua e imprecisa de la supuesta norma
aplicable; además tampoco existe la debida subsunción entre la norma y los hechos y pruebas, lo
cual vulnera el principio de razón suficiente y con ello la motivación de las resoluciones judiciales.
 Se ha aplicado indebidamente el artículo 135 inciso i) de la Decisión 486 pues el supuesto de
hecho previsto en dicha norma no guarda relación alguna con el objeto del presente proceso pues el
signo WALITALY y logotipo no constituye un signo que pueda engañar a los medios comerciales o al
público sobre la procedencia geográfica de los productos que distingue, ya que, analizado en su
conjunto, no hace referencia a zona geográfica alguna; antes bien dicho signo será tomado como un
signo de fantasía por los consumidores, quienes no lo asociarán con alguna zona geográfica en
particular; incluso si algún consumidor suspicaz decompone la denominación WALITALY, como lo
hace la recurrida, y perciba el término ITALY dentro de aquél, tampoco será inducido a error pues
conforme al artículo 39 de Ley 28405 y a los artículos 7 y 15 del DS N°006-2009/PCM los
proveedores están obligados a señalar con tinta indeleble el país de fabricación de los productos.
 Procedencia excepcional: Uniformidad de la jurisprudencia nacional: La misma Sala Civil
Permanente que ha emitido el pronunciamiento impugnado hace un mes ha dictado una sentencia
en la que se declara infundada la demanda y ratifica la validez del pronunciamiento del Tribunal de
INDECOPI respecto al signo WALITALY en un proceso entre las mismas partes.
3) Incidencia directa: Inserto en el recurso
4) Pedido: a) Principal: Anulatorio; b) Subordinado: Revocatorio

Resolución de elevación: (f. 404)

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Lima

Lima, veinte de septiembre

de dos mil diez.-
VISTOS; y CONSIDERANDO:
Primero: Que viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el
INDECOPI con fecha 21 de enero de 2010, para cuyo efecto se debe proceder a calificar los
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a la modificación
establecida en el CPC por la Ley 29364.
Segundo: Que con fecha veintinueve de mayo del dos mil nueve, entró en vigencia la Ley Nº 29364,
norma que modificó el artículo 386 del Código Procesal Civil, estableciendo como únicas causales
de casación, la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la
resolución impugnada y el apartamiento inmotivado del precedente judicial, procediendo esta Sala a
calificar el recurso materia de autos con arreglo a la norma citada.
Tercero: Que, en cuanto se refiere a los requisitos de admisibilidad del recurso previstos en el
artículo 387 del CPC, modificado por la Ley 29364, es del caso señalar que el presente medio
impugnatorio cumple con ellos, pues: a) se recurre una sentencia expedida en segunda instancia; b)
se ha interpuesto ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, órgano que emitió la
resolución impugnada y elevó los actuados; c) fue interpuesto por el recurrente dentro del plazo de
10 días de notificado con la resolución impugnada; y iv) no adjunta tasa judicial por recurso de
casación por encontrarse exonerada de dicho pago conforme al artículo 47 de la C° al ser una
entidad estatal.
Cuarto: Que, respecto a los requisitos de procedencia previstos en el artículo 388 del CPC,
modificado por la Ley 29364, el recurrente satisface el contenido en el inciso 1 de dicho dispositivo,
esto es, que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera
instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso, pues INDECOPI apeló
de la sentencia de primera instancia que le resultó adversa.
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Quinto: Que, como fundamentos de su recurso, el recurrente denuncia 2 supuestos de infracción

normativa. A través de la primera denuncia que se ha afectado su derecho al debido proceso pues: i)
la recurrida no ha emitido juicio de valor ni pronunciamiento alguno respecto al signo analizado en su
conjunto (WALITALY y logotipo) contraviniendo el artículo 122 inciso 4 del CPC al no haber resuelto
sobre el objeto del proceso, pues conforme al petitorio de la demanda lo que debió ser materia de
pronunciamiento es si el signo WALITALY y logotipo apreciado de manera conjunta (no el término
ITALY apreciado de manera aislada) se encontraba incurso en alguna de las prohibiciones de
registro de signos geográficos contenidos en el artículo 135 de la Decisión 486, pero la Sala ad
quem no emitió juicio de valor ni pronunciamiento alguno sobre el signo WALITALY y logotipo
analizado en forma conjunta conforme lo exige la ley sino exclusivamente sobre el término ITALY,
como puede verse del considerando sexto donde señala que “…está comprendida dentro de la
definición de falsa indicación de origen, al constituir un término que hace referencia expresa a un
país, en este caso Italia” con lo cual no se ha pronunciado sobre el objeto del proceso que debe ser
delimitado acudiendo a los elementos objetivos de la pretensión como son el petitorio y la causa
petendi; b) existe motivación aparente, lo cual vulnera lo dispuesto por los artículos 130 inciso 5 de
la C° y los artículos 50 inciso 6 y 122 inciso 3 del CPC, pues la recurrida se ha limitado a señalar
vaga y ambiguamente que el signo cuestionado se encuentra incurso en la causal de prohibición de
registro establecida en el artículo 135 de la Decisión 486 sin precisar el inciso en que se encontraría
la prohibición del registro aplicable, pese a que ello constituye el objeto del presente litigio, pues
dicho dispositivo contiene las prohibiciones absolutas de registro de marca y se divide en 15 incisos
que contienen hipótesis de hecho y consecuencia jurídicas disímiles, error que se agrava si se
considera que existen diversas limitaciones al registro de nombres geográficos contenidos en los
incisos e), i), j), k) y l) de la Decisión 486; por tanto no existe fundamentación real respecto a las
razones del ad quem respecto a la fundabilidad de la pretensión demandada observándose más bien
una evaluación cercenada y equivocada del signo objeto del proceso y una cita ambigua e imprecisa
de la supuesta norma aplicable; además tampoco existe la debida subsunción entre la norma y los
hechos y pruebas, lo cual vulnera el principio de razón suficiente y con ello la motivación de las
resoluciones judiciales.
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Sexto: Que como segunda denuncia el recurrente señala que se ha aplicado indebidamente el
artículo 135 inciso i) de la Decisión 486 pues el supuesto de hecho previsto en dicha norma no
guarda relación alguna con el objeto del presente proceso pues el signo WALITALY y logotipo no
constituye un signo que pueda engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia
geográfica de los productos que distingue, ya que, analizado en su conjunto, no hace referencia a
zona geográfica alguna; antes bien dicho signo será tomado como un signo de fantasía por los
consumidores, quienes no lo asociarán con alguna zona geográfica en particular; incluso si algún
consumidor suspicaz decompone la denominación WALITALY, como lo hace la recurrida, y perciba el
término ITALY dentro de aquél, tampoco será inducido a error pues conforme al artículo 39 de Ley
28405 y a los artículos 7 y 15 del DS N°006-2009/PCM los proveedores están obligados a señalar
con tinta indeleble el país de fabricación de los productos.
Séptimo: Que, así expuesto, el recurso satisface las exigencias de admisibilidad y procedibilidad
establecidas en los artículos 387 y 388 del CPC, modificado por la Ley 29367.
Por tales consideraciones, de conformidad con el artículo 391 de dicho cuerpo normativo,
declararon: PROCEDENTE el recurso por la causal de infracción normativa
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Lima, veintisiete de marzo

de dos mil doce.-

La SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA; con los
acompañados; de conformidad con el dictamen del Fiscal Supremo en lo
Contencioso Administrativo; vista la causa en la fecha y producida la votación
con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia:

1.- MATERIA DEL RECURSO:

Es materia del presente recurso la sentencia de vista de fojas trescientos
veinte, su fecha dieciocho de agosto de dos mil nueve, expedida por la
Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte
Superior de Lima que confirmando la apelada declara fundada la demanda
promovida por FIMCIM Sociedad de Responsabilidad Limitada, contra
Indecopi y otro, sobre Impugnación de Resolución Administrativa.

2.- FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO

PROCEDENTE EL RECURSO:
Esta Suprema Sala mediante resolución de fecha veinte de septiembre del
año dos mil diez, ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto
por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección
Intelectual -INDECOPI, con fecha veintiuno de enero del dos mil diez, por la
causal de Infracción procesal referente a los artículos 50 inciso 6) y 122
incisos 3) y 4) del Código Procesal Civil, y del artículo 139 inciso 5 de la
Constitución Política del Estado y infracción material referente al artículo 135
inciso i) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina:
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CAS. N° 1711 – 2010
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a) Infracción procesal referente a los artículos 50 inciso 6) y 122

incisos 3) y 4) del Código Procesal Civil, y del artículo 139 inciso 5
de la Constitución Política del Estado; A través de la primera denuncia
que se ha afectado su derecho al debido proceso pues: i) la recurrida no
ha emitido juicio de valor ni pronunciamiento alguno respecto al signo
analizado en su conjunto (WALITALY y logotipo) contraviniendo el
artículo 122 inciso 4 del CPC al no haber resuelto sobre el objeto del
proceso, pues conforme al petitorio de la demanda lo que debió ser
materia de pronunciamiento es si el signo WALITALY y logotipo
apreciado de manera conjunta (no el término ITALY apreciado de manera
aislada) se encontraba incurso en alguna de las prohibiciones de registro
de signos geográficos contenidos en el artículo 135 de la Decisión 486,
pero la Sala ad quem no emitió juicio de valor ni pronunciamiento alguno
sobre el signo WALITALY y logotipo analizado en forma conjunta
conforme lo exige la ley sino exclusivamente sobre el término ITALY,
como puede verse del considerando sexto donde señala que “…está
comprendida dentro de la definición de falsa indicación de origen, al
constituir un término que hace referencia expresa a un país, en este
caso Italia” con lo cual no se ha pronunciado sobre el objeto del proceso
que debe ser delimitado acudiendo a los elementos objetivos de la
pretensión como son el petitorio y la causa petendi; ii) existe motivación
aparente, lo cual vulnera lo dispuesto por los artículos 130 inciso 5 de la
C° y los artículos 50 inciso 6 y 122 inciso 3 del CPC, pues la recurrida se
ha limitado a señalar vaga y ambiguamente que el signo cuestionado se
encuentra incurso en la causal de prohibición de registro establecida en
el artículo 135 de la Decisión 486 sin precisar el inciso en que se
encontraría la prohibición del registro aplicable, pese a que ello
constituye el objeto del presente litigio, pues dicho dispositivo contiene
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las prohibiciones absolutas de registro de marca y se divide en 15 incisos

que contienen hipótesis de hecho y consecuencia jurídicas disímiles,
error que se agrava si se considera que existen diversas limitaciones al
registro de nombres geográficos contenidos en los incisos e), i), j), k) y l)
de la Decisión 486; por tanto no existe fundamentación real respecto a
las razones del ad quem respecto a la fundabilidad de la pretensión
demandada observándose más bien una evaluación cercenada y
equivocada del signo objeto del proceso y una cita ambigua e imprecisa
de la supuesta norma aplicable; además tampoco existe la debida
subsunción entre la norma y los hechos y pruebas, lo cual vulnera el
principio de razón suficiente y con ello la motivación de las resoluciones
judiciales.
b) Infracción del artículo 135 inciso i) de la Decisión 486 de la
Comunidad Andina; señala que se ha aplicado indebidamente el
artículo 135 inciso i) de la Decisión 486 pues el supuesto de hecho
previsto en dicha norma no guarda relación alguna con el objeto del
presente proceso pues el signo WALITALY y logotipo no constituye un
signo que pueda engañar a los medios comerciales o al público sobre la
procedencia geográfica de los productos que distingue, ya que, analizado
en su conjunto, no hace referencia a zona geográfica alguna; antes bien
dicho signo será tomado como un signo de fantasía por los
consumidores, quienes no lo asociarán con alguna zona geográfica en
particular; incluso si algún consumidor suspicaz descompone la
denominación WALITALY, como lo hace la recurrida, y perciba el término
ITALY dentro de aquél, tampoco será inducido a error pues conforme al
artículo 39 de Ley N° 28405 y a los artículos 7 y 15 del Decreto Supremo
N°006-2009/PCM los proveedores están obligados a señalar con tinta
indeleble el país de fabricación de los productos.
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3.- CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, al contener el recurso casatorio tanto un pedido anulatorio

como uno revocatorio, debe procederse primeramente a analizar la primera
denuncia y sólo en caso de no ampararse esta denuncia debe procederse al
análisis del pedido revocatorio conforme al artículo 388° del Código Procesal
Civil, modificado por la Ley N° 29364, que establece que “si el recurso
contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio como principal y
el revocatorio como subordinado”.
SEGUNDO: La pretensión contenida en la demanda es que se ordene la
nulidad e ineficacia de la Resolución N° 268-2005/TPI-INDECOPI, de fecha
17 de marzo del 2005, emitido por el Tribunal de Defensa de la Competencia
y de la Propiedad Intelectual, que revoca la Resolución N° 12351-2004/OSD-
INDECOPI, de fecha 12 de octubre del 2004, emitido por la Oficina de Signos
Distintivos, en el extremo que denegó el registro del signo solicitado; y en
consecuencia, otorga el registro de marca de producto constituida por el
logotipo conformado por la denominación WALITALY escrita en letras
características y demás leyendas alusivas al producto; conforme al modelo
solicitado por Su Jie Bin (China), para distinguir instalaciones para
abastecimiento de agua y para fines sanitarios, parte y repuestos incluidos,
de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial.
TERCERO: Que, la sentencia de primera instancia declaró fundada la
demanda, por considerar que: a) Los inciso i) y l) del artículo 135 de la
Decisión 486 establecen que no podrán registrarse como marcas aquellos
signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público en
particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de
fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo de los
productos o servicios de que se trate. Además, consistan en una indicación
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geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto

a los productos o servicios a los cuales se aplique; b) La marca registrada a
favor de Su Jie Bin compuesta por el logotipo conformada por la
denominación WALITALY escrita en letras características está comprendida
dentro de la definición de falsa indicación de origen al constituir un término
que hace referencia expresa a un país, en este caso Italia, del cual
provendrían los accesorios para el desagüe y demás leyendas alusivas al
producto de la clase 11 de la NO. Así, este término tiene por finalidad
transmitir la noción de que los productos que llevan tal indicación se originan
en ese país, considerando además que el demandado no ha acreditado que
hubiera informado a los consumidores acerca del verdadero origen
geográfico de los diversos artículos que importa, pues como se ve de las
muestras de las marcas, las únicas indicaciones contenidas en el mismo son
“WALITALY – Desagüe plástico para lavatorio” y debajo se aprecia las figuras
estilizadas de accesorios para el desagüe y demás leyendas alusivas al
producto, no existiendo ninguna otra referencia que informara a los
consumidores acerca de la procedencia China de dichos artículos, razón por
la cual a falta de una indicación expresa acerca de la procedencia geográfica
de los productos, un consumidor razonable entenderá que la expresión
WALITALY es la que va a indicar el origen de los mismos; es decir, que
dichos artículos son fabricados en Italia pese a que en realidad son
productos provenientes de China; c) INDECOPI en la Resolución N° 055-
2002/CCD-INDECOPI del 9 de julio del 2002 señala expresamente que: “De
acuerdo con lo establecido por este artículo [el artículo 10° del TUO de la ley
de Represión de la Competencia Desleal] constituye un acto de competencia
desleal la utilización de cualquier indicación que pudiera inducir a error a los
consumidores acerca de la procedencia geográfica de un producto
determinado, independientemente de la forma en la cual se incluya la misma
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dentro del producto materia de denuncia. En este sentido (…) la Comisión

considera que un análisis superficial e integral de la expresión Delitaly
contenida en las griferías materia de denuncia es susceptible de dar a
entender a un consumidor razonable que dichos productos provienen de
Italia (…) Así la Comisión considera que este término tiene por finalidad
transmitir la noción de que los productos que llevan tal indicación se originan
en este país, independientemente de cuál sea la nacionalidad de los
representantes de la empresa responsable de la importación de los referidos
artículos y teniendo en cuenta además que Hengli Trading no ha acreditado
que su empresa hubiera informado a los consumidores acerca del verdadero
origen geográfico de los diversos artículos que ella importa”; d) Así, habiendo
antecedentes en los cuales INDECOPI ha tenido un pronunciamiento
favorable en casos similares y dado que la denominación Walitaly contiene
una indicación geográfica susceptible de inducir a confusión al consumidor, el
signo cuestionado se encuentra incurso en la causal de prohibición de
registro establecida en el artículo 135 de la Decisión 486; e) En
consecuencia la resolución administrativa cuestionada se encuentra incursa
en la causal de nulidad establecida en el inciso 1) del artículo 10 de la Ley
27444.
CUARTO: Que, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema confirmó la
apelada, básicamente por los siguientes fundamentos: i) El acto de engaño
puede tener como efecto inducir a error al consumidor respecto a la
naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el
uso, calidad y cantidad, procedencia geográfica y en general las ventajas
realmente ofrecidas por un bien o servicio. Asimismo debe considerarse que
las indicaciones geográficas contienen un sistema que articula las
indicaciones de procedencia que protegen al público consumidor frente al
engaño o confusión y las denominaciones de origen que defienden los
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intereses de los productores de las zonas geográficas o regiones

determinadas en el ámbito de su protección. En ambos casos la regulación
constituye un sistema legislativo que articula diversos niveles normativos
internos e internacionales; ii) Del análisis de autos se concluye que la marca
registrada a favor de Su Jie Bin compuesta por el logotipo conformado por la
denominación WALITALY escrita en letras características está comprendida
dentro de la definición de falsa indicación de origen al constituir un término
que hace referencia expresa a un país, en este caso Italia, del cual
provendrían los accesorios para el desagüe y demás leyendas alusivas al
producto de la Clase 11 de la NO, no existiendo otra referencia que informara
a los consumidores acerca de la procedencia China de dichos artículos, por
lo que el signo cuestionado se encuentra incurso en la causal de prohibición
de registro establecida en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad
Andina; iii) En consecuencia la resolución administrativa cuestionada se
encuentra incursa en la causal de nulidad establecida en el inciso 1) del
artículo 10 de la Ley 27444.
QUINTO: Que la infracción normativa procesal implica un error o vicio de
derecho procesal en que incurre el juzgador en una resolución, y su denuncia
importa el contraste de las supuestas afectaciones procesales señaladas en
el recurso con lo actuado en el proceso y el sistema de nulidades
establecidos en el Título Sexto de la Sección Tercera del Código Procesal
Civil; labor a la cual se destinará la presente resolución.
SEXTO: Que, siendo esto así se observa que la argumentación expuesta en
la sentencia de vista se advierte que la misma contiene los fundamentos
jurídicos y fácticos que han determinado a los Jueces Supremos de instancia
a establecer que la marca registrada a favor de Su Jie Bin, compuesta por el
logotipo conformado por la denominación WALITY escrita en letras
características, está comprendida dentro de la definición de falsa indicación
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de origen, al constituir un término que hace referencia expresa a un país, en

este caso Italia, del cual provendrían los productos para instalaciones de
abastecimiento de agua y para fines sanitarios, partes y repuestos incluidos,
de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial; no existiendo ninguna otra
referencia que informe a los consumidores acerca de la procedencia China
de dichos artículos; por lo que, el signo cuestionado se encuentra incurso en
la causal de prohibición de registro establecida en el artículo 135° de la
Decisión 486 de la Comunidad Andina; siendo esto así, mal puede alegar la
parte recurrente que ha vulnerado los artículos 50° inciso 6) y 122° inciso 3) y
4) del Código Procesal Civil, artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política
del Estado; no pudiendo considerarse la disconformidad expresada por la
impugnante respecto a los resuelto por las instancias de merito. Que, en tal
virtud debe desestimarse la denuncia contenida en el literal a) de los
fundamentos del recurso.
SÉPTIMO: El artículo 135 inciso i) de la Decisión 486 de la Comunidad
Andina; señala que: “No podrán registrarse como marcas los signos que: i)
puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la
procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las
características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o
servicios de que se trate”.
OCTAVO: Que, conforme se aprecia del fundamento séptimo de la sentencia
materia del presente recurso, la Sala señala que la marca registrada a favor
de Su Jie Bin compuesta por el logotipo conformado por la denominación
WALITALY escrita en letras características, está comprendida dentro de la
definición de falsa indicación de origen, al constituir un término que hace
referencia expresa a un país, en este caso Italia, del cual provendrían los
accesorios para el desagüe y demás leyendas alusivas al producto de la
Clase 11 de la Nomenclatura Oficial, no existiendo otra referencia que
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informara a los consumidores acerca de la procedencia China de dichos

artículos, por lo que el signo cuestionado se encuentra incurso en la causal
de prohibición de registro establecida en el artículo 135 de la Decisión 486 de
la Comunidad Andina. En consecuencia la causal deviene en infundada toda
vez que la misma pretende cuestionar un hecho establecido por las
instancias de mérito y cuyo fin es ajeno al presente recurso de casación
conforme al artículo 384° del Código Procesal Civil.
4.- DECISION:
Por estos fundamentos y conforme al artículo 397° del Código Procesal Civil;
A) Declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por
interpuesto por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección Intelectual -INDECOPI, con fecha veintiuno de enero del dos
mil diez;
B) CONDENARON a la recurrente al pago de la multa de dos Unidades
de Referencia Procesal.
C) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario
Oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por FIMCIM Sociedad
de Responsabilidad Limitada, contra Indecopi y otro, sobre Impugnación
de Resolución Administrativa; y los devolvieron.- JUEZ SUPREMO
PONENTE: YRIVARREN FALLAQUE.
S.S.