Derecho de Propiedad Intelectual, Industrial y Marcas - Patricio de la Barra

Bibliografía

a) Derecho de Autor

Constitución Política de la República

Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual y de Autor

b) Propiedad Industrial

Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial

Reglamento de la Ley 19.039

Reglamento de NIC Chile  www.nic.cl

Introducción

Se debe señalar, de partida, que hoy por hoy la creación intelectual tiene cada vez más
espacio en nuestra sociedad, lo cual implica claramente desarrollo.

El curso analiza la propiedad intelectual a partir de dos grandes ramas, como lo son el
derecho de autor y la propiedad intelectual.

¿Qué regula el derecho de autor?

El derecho de autor regula dos cosas principalmente

a) Los derechos que adquieren las personas al momento de materializar una obra

Las ideas en nuestra legislación no están protegidas si es que éstas no se han

materializado, vale decir, las ideas como tal no están protegidas en nuestra legislación,
ni en la legislación de ningún país, salvo que se hayan materializado.

La creación material de la obra da paso al derecho de autor en sí. La inscripción, por

otro lado, es una prueba calificada de autoría, pero admite prueba en contrario.

La norma respecto de la materialización y el registro opera en todo en el mundo, salvo

en Argentina, en donde se requiere registro para entenderse que existe derecho de autor.

b) Las creaciones intelectuales

Se regulan las obras y creaciones del intelecto humano, entendido como todas aquellas
creaciones que el hombre pueda desarrollar, tales como libros, software, obras de
ingeniería, pinturas, dibujos, etc.

La legislación, en el Art. 3 de la Ley 17.366, ha previsto una enunciación no taxativa, de

modo que el legislador ha señalado una exposición de carácter general.
Cuando se firmó el tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y EE.UU., existían
dos conflictos, cuales eran las tasas y un asunto de derechos de autor.

Chile, y Latinoamérica en general, siguen el Derecho Continental, cual procede del

Código Napoleónico, a diferencia de Inglaterra y EE.UU., cuales siguen el sistema del
Common Law; así las cosas el Copyright se aplica a este último grupo, siendo diverso
del derecho autor en sí.

¿Qué integra el derecho de autor?

El derecho de autor integra fundamentalmente

a) Los derechos patrimoniales

Se refieren principalmente a los derechos de comprar, vender, arrendar, dar en prenda,

etc., los derechos de autor.

Los derechos patrimoniales consisten en la capacidad de explotar una obra material

determinada. El usar, gozar y disponer son las facultades que el derecho reconoce a la
propiedad intelectual.

El Copyright asimila al derecho de autor como un bien mueble intangible que permite el
usar, gozar y disponer, nada más.

b) Los derechos morales

A diferencia del Copyright, nuestro sistema reconoce los derechos morales, cuales son

i) El reconocimiento de autor

Esto implica que por más que se transfiera el dominio de la obra, no se permite el
cambio de la persona del autor.

El Copyright reconoce esta situación, pero como una limitante al dominio.

ii) Integridad de la obra

Esto consiste en que no se puede modificar la obra sin la previa autorización del dueño
de la misma.

iii) Derecho al anonimato

Se puede mantener el anonimato del dueño de la obra, es decir, que no se conozca al

autor de la misma.

Los derechos morales y los patrimoniales tienen duraciones diferentes, así las cosas, los
últimos tienen una duración de 70 años contados desde la muerte del autor, mientras que
los morales tienen el carácter de indefinido.
Las obras respecto de las cuales han transcurrido más de 70 años desde que fallece el
autor, pasan a ser de dominio público. Por regla general, se pagan los denominados
derechos conexos, entendidos como los derechos que tienen los intérpretes y ejecutores
de las obras.

El Derecho Constitucional y el derecho de autor

El Art. 19 número 24 de la Constitución regula la propiedad en términos generales. La

antes anotada norma es importante porque el Art. 19 número 25, que habla del derecho
de autor, se remite a ella en términos de las garantías, lo cual significa que por ejemplo
si alguien es privado injustamente de algún derecho de marca o de autor, puede
interponer un recurso de protección, siendo tan así, que si una persona es expropiado,
tiene derecho a ser remunerado por tal situación, ello a través de un juicio de
expropiación.

Diferencias entre el derecho de autor y la propiedad industrial

A diferencia del derecho de autor, la propiedad industrial se adquiere a través de un

procedimiento que reglamenta la Ley 19.039; los derechos de propiedad industrial, a
diferencia del derecho de autor, no se adquieren a través de la materialización.

Los derechos de autor, mientras no estén materializados, son meras expectativas. La

propiedad industrial nace mediante la inscripción

El derecho de propiedad industrial es de 10 años renovables, en el caso de las marcas,

20 años no renovables en lo que se refiere a las patentes de invención, 10 años no
renovables en el caso de los diseños industriales y 10 años no renovables en el caso de
los modelos de utilidad.

Las patentes de invención son esencialmente territoriales, es decir, se adquiere el

derecho en el territorio en el cual se inscribe y solicita; admite excepciones. El derecho
de autor basta con que se cree en un país, para que rija en todo el mundo.

Tratándose de las marcas comerciales, se pueden inscribir para distinguir, productos,

servicios, establecimientos comerciales y establecimientos industriales.

Tratándose de las patentes, se pueden patentar una invención que consiste en un

producto [aquí da lo mismo el proceso] o en un proceso [si se llega a un producto
idéntico a través de un proceso diverso, no se infringe la patente].

En el caso de los modelos de utilidad, se está protegiendo la funcionalidad en relación a

una forma conocida.

En los diseños industriales se protege la forma externa que tienen, vales decir,
generalmente el envase.

Claramente el derecho industrial es mucho más reglamentado en comparación al

derecho de autor. El derecho de autor, no obstante, establece sanciones mucho más
rigurosas que en el caso de infracciones al derecho de propiedad industrial.
Los nombres de dominio son propios de la esfera privada, de modo que el Estado no
interviene en la vigencia y otorgamiento de los nombres de dominio, los cuales se dan
entre NIC Chile y los privados; ello se da porque la NIC Chile adquirió la
administración de la DIANA en Chile, lo cual se da a través de una entidad privada.

La relación entre los particulares y NIC Chile, es de orden privado, lo cual se rige por
un contrato de adhesión, el que es tan especial que incluye una cláusula compromisoria.

De la protección constitucional

Se sabe que la Constitución es la norma fundamental, de modo que rige las normas que
se dictan conforme a la misma.

Entre una ley y un tratado internacional, cabe preguntarse cuál tiene mayor jerarquía.
Así las cosas, los tratados que hablan sobre derechos humanos tienen un estatuto
jurídico especial, pero en el caso del derecho en estudio, éste no tiene tal calidad, así
que queda descartada esta situación.

Dicho lo anterior, se deben recurrir a las reglas de interpretación especial, yendo de lo

general a lo particular, de modo que tenemos que si un tratado regula una materia de
manera especial, primará éste frente a una ley general, lo cual es se aplica viceversa;
siempre que hablen de la misma materia.

De igual modo se debe decir que si no existe una derogación especial por parte de una
norma, y existen dos leyes que hablan de la misma materia pero con fechas diversas, se
dirá que rige la norma legal posterior.

¿Cómo se regula en la Constitución la propiedad intelectual?

Recordemos que la propiedad intelectual tiene dos ramas principales, cuales son los
derechos de autor y la propiedad industrial.

Señala el artículo 19 número 24 Inc. Primero que “La Constitución asegura a todas las
personas: 24°. El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de
bienes corporales o incorporales”. Dicho esto, al definirse la propiedad intelectual se
dijo que éste es un bien mueble incorporal, el cual se encuentra según se desprende del
texto de la Constitución, contemplado en el mismo.

Anota el Art. 19 número 24 Inc. 2do que “Sólo la ley puede establecer el modo de
adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y
obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los
intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad
pública y la conservación del patrimonio ambiental”. Respecto de la primera parte de
este inciso, el derecho de autor está regulado en la Ley 17.336 y la propiedad industrial
se regula en la ley 19.039, por tanto tienen cuerpos normativos regulatorios diversos.

Nos dice el Art. 19 número 24 Inc. 3ero primera parte que “Nadie puede, en caso
alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de algunos de los
atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial
que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional,
calificada por el legislador”.

Respecto de los bienes inmuebles, el Estado tiene un parámetro mínimo, cual es el

avalúo fiscal, y si se pagase menos, existiría al efecto lesión enorme, lo cual hace
rescindible el acto.

En cuanto a los bienes muebles incorporales, dentro de los cuales se encuentra la

propiedad intelectual, no existe un parámetro para determinar la avaluación, lo cual se
encuentra entregado al Fisco en cuanto a su determinación. Así lo lógico sería
determinar el valor de estos bienes según el inventario.

No obstante lo anterior, el SII no permite valorar los bienes incorporales muebles, sino
que se deben colocar como el valor nominal ajustado según el IPC; entendiéndose como
aquellos que costó la marca en cuestión. Como conclusión se tiene que las empresas
valen menos por la prohibición antes dicha.

Algunas empresas han solucionado este tema vendiendo el activo entre empresas
relacionadas, otra solución es el aporte de este bien mueble incorporal a una sociedad.
Hoy por hoy, no existen expropiaciones de bienes muebles, pero puede eventualmente
existir.

Lo anterior se refleja en el Art. 19 número 24 Inc. 3ero parte segunda que añade “El
expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales
ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial
efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada
conforme a derecho por dichos tribunales”.

Agrega el Inc. 4to del Art. 19 número 24 que “A falta de acuerdo, la indemnización
deberá ser pagada en dinero efectivo al contado”.

De igual modo la Constitución nos dice en el Art. 19 número 24 Inc. 5to que “La toma
de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del total de la
indemnización, la que, a falta de acuerdo, será determinada provisionalmente por
peritos en la forma que señale la ley. En caso de reclamo acerca de la procedencia de
la expropiación, el juez podrá, con el mérito de los antecedentes que se invoquen,
decretar la suspensión de la toma de posesión”. La gracia de este inciso, es que se
reconoce la existencia de un tercero que pueda decidir el precio que se está pagando por
la expropiación.

El Art. 19 número 24 regula la propiedad en términos generales, ello porque el Art. 19

número 25 habla de la propiedad en términos particulares.

Señala el Art. 19 número 25 Inc. 1mero que “La Constitución asegura a todas las
personas: 25°. La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor
sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que
señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular”. Este inciso se refiere
principalmente al derecho de autor, pero no cualquiera.
La norma establece una regla respecto de un punto en particular, como lo es la vigencia,
así ésta será a lo menos toda la vida del autor, como bien se refleja al decir la norma
“por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular”. Esta
norma no se refiere a cualquier derecho de autor como se dijo, sino que específicamente
a los derechos morales, mas no a los patrimoniales [situación que, recordemos, no está
en el sistema del copyright; anglosajón].

Lo anterior tiene lógica en cuanto existe una interpretación armónica de las normas
constitucionales y las legales existentes al efecto.

Señala el Inc. 2do del Art. 19 número 25 que “El derecho de autor comprende la
propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad
de la obra, todo ello en conformidad a la ley”.

La Constitución señala en que consiste el derecho de autor y sus aristas, ello en cuanto a
los derechos patrimoniales y morales, así las cosas, la Constitución define cuáles
derechos morales están garantizados sí o sí, como lo son la paternidad, la integridad y la
edición. La paternidad consiste en que no puede modificarse el autor de la obra, la
edición es que no puede modificarse la obra original y la integridad consiste en que no
puede censurarse la obra por partes, siempre que no exista consentimiento del autor.

Al efecto tenemos que tanto el Inc. 1mero y el 2do del Art. 19 número 25 que “El
derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la
paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.
Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas
comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo
que establezca la ley”.

Agrega el Art. 19 número 25 Inc. 3ero que “Se garantiza, también, la propiedad
industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos
tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley”. Cuando
la Constitución hace la enunciación de los derechos garantizados por la misma, lo hace
de una manera no taxativa, sino meramente enunciativa, reconociendo la Carta Magna
la evolución que tiene el derecho de propiedad industrial, como lo son los dibujos
industriales, las denominaciones de origen, indicaciones geográficas, etc.

Señala el Inc. 4to número 25 Art. 19 que “Será aplicable a la propiedad de las
creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial lo prescrito en los
incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del número anterior”, así las cosas, se
reconoce lo antes descrito por el Art. 19 número 24 en cuanto a que la propiedad
intelectual está amparada por la citada norma, por cuanto éste se trata de un bien mueble
incorporal, ello por remisión expresa de lo antes dicho por el numeral 25.
Estudio de la Ley 17.336 sobre Derechos de Autor

Estudio y análisis de la Ley 17.336 que habla de los derechos de autor y su regulación

Características generales del derecho de autor

a) ¿Protege el derecho de autor las ideas?

El derecho de autor sólo protege la materialización de las ideas, lo cual se traduce en

que el derecho de autor sólo protege la materialización de las ideas.

b) ¿Puede una persona jurídica ser titular de derechos de autor?

Hay que distinguir, en cuanto a que la persona jurídica es sólo propietaria de derechos
patrimoniales, mas no morales, ello porque éstos están radicados en el autor de la obra,
y en ese orden de ideas, la persona jurídica no hace cuadros, libros, etc.

c) ¿Cuándo se constituye el derecho de autor?

Éste se constituye al momento de la materialización de la obra, salvo en Argentina,

donde se requiere la inscripción como requisito de existencia. En Chile se registra con el
objeto de tener una prueba simplemente legal.

d) ¿Qué cobertura tiene el derecho de autor? [en cuanto al territorio]

El derecho de autor cubre todos los territorios del mundo, salvo Argentina que requiere
registro.

e) Tipos de acciones que otorga el derecho de autor

El derecho de autor otorgar acciones civiles y criminales. Es importante la acción

criminal, porque a diferencia de la propiedad industrial, el derecho de autor si
contempla la pena de cárcel.

Las acciones civiles buscan la incautación y destrucción de los bienes que han sido
incautados, ello junto con la indemnización de perjuicios.

f) En Chile los derechos de autor están enunciados en forma enunciativa y no

taxativa

Esto se da en el Art. 3 de la Ley 17.336 al decir el encabezado que “Quedan

especialmente protegidos con arreglo a la presente ley”.
Estudio de normas particulares

El Art. 3 enuncia derechos de autor que están garantizados por la ley y la Constitución,
y se hace referencia a que los “enuncia”, porque los casos que allí aparecen no son
taxativos, sino que pueden existir más.

a) Libros, folletos, artículos, etc.

Dice el Art. 3 numerando 1mero que “Quedan especialmente protegidos con arreglo a
la presente ley: 1) Los libros, folletos, artículos y escritos, cualesquiera que sean su
forma y naturaleza, incluidas las enciclopedias, guías, diccionarios, antologías y
compilaciones de toda clase”.

b) Discursos, conferencia, lecciones, entre otros

Señala el numeral 2 del Art. 3 que “Quedan especialmente protegidos con arreglo a la
presente ley: 2) Las conferencias, discursos, lecciones, memorias, comentarios y obras
de la misma naturaleza, tanto en la forma oral como en sus versiones escritas o
grabadas”. La metodología de los discursos, para evitar que se copien, están protegidas.

c) Obra dramáticas, pantomimas, dramático-musicales, teatrales, etc.

Anota el Art. 3 numerando 3 que “Quedan especialmente protegidos con arreglo a la

presente ley: 3) Las obras dramáticas, dramático-musicales y teatrales en general, así
como las coreográficas y las pantomímicas, cuyo desarrollo sea fijado por escrito o en
otra forma”.

d) Las composiciones musicales, con o sin texto

Dice el Art. 3 numeral 4to que “Quedan especialmente protegidos con arreglo a la
presente ley: 4) Las composiciones musicales, con o sin texto”. Una cosa es la música y
la otra es el texto al cual va asociado.

e) Las adaptaciones radiales o televisuales de cualquiera producción literaria

Señala el Art. 3 número 5to que “Quedan especialmente protegidos con arreglo a la
presente ley: 5) Las adaptaciones radiales o televisuales de cualquiera producción
literaria, las obras originalmente producidas por la radio o la televisión, así como los
libretos y guiones correspondientes”.

Existen obras originales y otras que son derivadas, así por ejemplo el libro Harry Potter
y la película. Dentro de una obra original pueden existir diversas obras derivadas, y
dentro de las mismas asimismo pueden generarse obras originales, como ocurre por
ejemplo con la musicalización de la película.

f) Los periódicos, revistas u otras publicaciones

Dice el Art. 3 número 6 que “Quedan especialmente protegidos con arreglo a la

presente ley: 6) Los periódicos, revistas u otras publicaciones de la misma naturaleza”.
En estricto rigor, los artículos de los periódicos debieran de ser de los periodistas,
porque son estos los que publican los mismos, pero aquí existe una norma especial de
carácter internacional que señala que la obra es del periódico, siempre que exista un
contrato de por medio; si no existe contrato por otro lado, el periodista tiene derecho a
doble remuneración en caso de reproducción.

g) Las fotografías, los grabados y las litografías

Reza el Art. 3 numeral 7 que “Quedan especialmente protegidos con arreglo a la

presente ley: 7) Las fotografías, los grabados y las litografías”.

Los fotógrafos tienen derecho de autor respecto de sus fotografías. Cuando un fotógrafo
saca una foto a una perrona y la emplea para fines comerciales [no periodísticos], aquí
prima el derecho de la persona frente al derecho de autor, de modo que el periodista
debe contar con la anuencia de la persona, sino debe remunerar al sujeto en cuestión.

h) Las obras cinematográficas

Señala el Art. 3 número 8 que “Quedan especialmente protegidos con arreglo a la

presente ley: 8) Las obras cinematográficas”.

Recordemos que las obras cinematográficas, existen varios titulares del derecho de
autor, porque aquí tenemos los guiones, la adaptación, la musicalización, la
escenografía, el vestuario, la fotografía, los actores, etc., así las cosas, el productor de la
obra cinematográfica es el administrador [no dueño] de los derechos de autor, ello por la
confluencia de un sinnúmero de derechos de autor.

i) Los proyectos, bocetos y maquetas arquitectónicas y los sistemas de elaboración

de mapas

Dice el Art. 3 número 9 que “Quedan especialmente protegidos con arreglo a la

presente ley: 9) Los proyectos, bocetos y maquetas arquitectónicas y los sistemas de
elaboración de mapas”.

j) Las esferas geográficas o armilares

Anota el Art. 3 número 10 que “Quedan especialmente protegidos con arreglo a la

presente ley: 10) Las esferas geográficas o armilares, así como los trabajos plásticos
relativos a la geografía, topografía o a cualquiera otra ciencia, y en general los
materiales audiovisuales”.

Antes todo este trabajo era a mano alzada, lo cual era muy valorado, peor hoy por hoy
es de orden computacional, restándole cierto valor.

k) Las pinturas, dibujos, ilustraciones y otros

Reza el Art. 3 numeral 11 que “Quedan especialmente protegidos con arreglo a la

presente ley: 11) Las pinturas, dibujos, ilustraciones y otros similares”.
l) Las esculturas y obras de las artes figurativas análogas

Prescribe el Art. 3 numerando 12 que “Quedan especialmente protegidos con arreglo a

la presente ley: 12) Las esculturas y obras de las artes figurativas análogas, aunque
estén aplicadas a la industria, siempre que su valor artístico pueda ser considerado con
separación del carácter industrial del objeto al que se encuentren incorporadas”.

ll) Los bocetos escenográficos y las escenografías

Dice el Art. 3 numeral 13 que “Quedan especialmente protegidas con arreglo a la

presente ley: 13) Los bocetos escenográficos y las respectivas escenografías cuando su
autor sea el bocetista”

Los bocetos escenográficos son la estructura que se hacen en un papel, así otra cosa es
la escenografía propiamente tal, cual es la traducción del mismo; ambas están a su vez
protegidas.

m) Las adaptaciones y traducciones

Nos dice el Art. 3 numerando 14 que “Quedan especialmente protegidas con arreglo a
la presente ley: 14) Las adaptaciones, traducciones y otras transformaciones, cuando
hayan sido autorizadas por el autor de la obra originaria si ésta no pertenece al
patrimonio cultural común”

Las traducciones consisten en obras derivadas, por ejemplo si se tiene el libro de Harry
Potter en inglés y se traduce, la casa editorial debiera de pagarle a la autora, a los
traductores, y ella administra a su turno

Por otro lado la adaptación consiste en transformar una obra inicial en otra diversa
derivada, la cual genera derechos de autor diversos.

n) Videogramas y diaporamas

Anota el Art. 3 numeral 15 que “Quedan especialmente protegidas con arreglo a la

presente ley: 15) Los videogramas y diaporamas”

ñ) Los programas computacionales

Quedan especialmente protegidas con arreglo a la presente ley: 16) Los programas
computacionales, cualquiera sea el modo o forma de expresión, como programa fuente
o programa objeto, e incluso la documentación preparatoria, su descripción técnica y
manuales de uso”.

Esto se refiere tanto al software y el hardware, así las cosas, el segundo es aquello que
hace amigable el ambiente para que funciones el primero.

o) Las compilaciones

Dice el Art. 3 numerando 17 primera parte que “Quedan especialmente protegidas con
arreglo a la presente ley: 17) Las compilaciones de datos o de otros materiales, en
forma legible por máquina o en otra forma, que por razones de la selección o
disposición de sus contenidos, constituyan creaciones de carácter intelectual”. Una
compilación es por ejemplo una enciclopedia”.

Aquí está el caso de las páginas amarillas y blancas, las cuales son esencialmente
infracciónales, como ocurre igualmente con las bases de datos de clientes.

Agrega el Art. 3 número 17 parte segunda que “Esta protección no abarca los datos o
materiales en sí mismos, y se entiende sin perjuicio de cualquier derecho de autor que
subsista respecto de los datos o materiales contenidos en la compilación”

p) Los dibujos o modelos textiles

Dice finalmente el Art. 3 numeral 18 que “Quedan especialmente protegidas con

arreglo a la presente ley: 18) Los dibujos o modelos textiles”.

El legislador pensó que este es un tema que posteriormente podía modificarse y aceptar
nuevas creaciones, existiendo una redacción feliz.

Definiciones otorgadas por la ley

i) Obra individual

Señala el Art. 5 letra a) que “Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: a)
Obra individual: la que sea producida por una sola persona natural”.

De este numerando se desprende que las personas jurídicas no pueden ser titulares de
obras individuales.

ii) Obra en colaboración

Dice el Art. 5 letra b) que “Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: b)
Obra en colaboración: la que sea producida, conjuntamente, por dos o más personas
naturales cuyos aportes no puedan ser separados”, así por ejemplo el caso de una
película o un libro.

iii) Obra colectiva

Anota el Art. 5 letra c) que “Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: c)
Obra colectiva: la que sea producida por un grupo de autores, por iniciativa y bajo la
orientación de una persona natural o jurídica que la coordine, divulgue y publique bajo
su nombre”.

En la obra colectiva existe un grupo, en donde uno hace las veces de cabeza de la obra.
No es en colaboración porque no se efectúa la obra de tal manera, sino que todos la
hacen en conjunto, aportándose varias obras individuales que forman otra diferente;
siendo una obra común.
iv) Obra anónima

Describe el Art. 5 letra d) que “Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: d)
Obra anónima: aquella en que no se menciona el nombre del autor, por voluntad del
mismo, o por ser éste ignorado”.

Recordemos que uno de los derechos morales que reconoce el derecho de autor, es el
anonimato.

v) Obra seudónima

Anota el Art. 5 letra e) que “Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: e)
Obra seudónima: aquella en que el autor se oculta bajo un seudónimo que no lo
identifica, entendiéndose como tal, el que no haya sido inscrito conforme a lo dispuesto
en el artículo 8°”.

Si se anota el nombre seudónimo, en vez del original, igualmente este sujeto tendrá
derechos autor.

vi) Obra inédita

Señala el Art. 5 letra f) que “Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: f)
Obra inédita: aquella que no haya sido dada a conocer al público”.

vii) Obra póstuma

Dice el Art. 5 letra g) que “Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: g)
Obra póstuma: aquella que haya sido dada a la publicidad sólo después de la muerte
de su autor”.

viii) Obra originaria

Describe el Art. 5 letra h) que “Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: h)
Obra originaria: aquella que es primogénitamente creada”.

ix) Obra derivada

Señala el Art. 5 letra i) que “Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: i)
Obra derivada: aquella que resulte de la adaptación, traducción u otra transformación
de una obra originaria, siempre que constituya una creación autónoma”.

Aquí existen tres verbos para determinar si una obra es derivada

a) Adaptación

b) Traducción

c) Transformación
x) Artista, intérprete o ejecutante

Prescribe el Art. 5 letra j) que “Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: j)
artista, intérprete o ejecutante: el actor, locutor, narrador, declamador, cantante,
bailarín, músico o cualquiera otra persona que interprete o ejecute una obra literaria o
artística o expresiones del folklore”.

xi) Productor de fonogramas

Anota el Art. 5 letra k) que “Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: k)
productor de fonogramas significa la persona natural o jurídica que toma la iniciativa
y tiene la responsabilidad económica de la primera fijación de los sonidos de una
ejecución o interpretación u otros sonidos o las representaciones de sonidos”.

El productor fonográfico es finalmente el productor musical.

xii) Organismo de radiodifusión

Dice el Art. 5 letra l) que “Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: l)
Organismo de radiodifusión: la empresa de radio o de televisión que transmite
programas al público”. Internet puede caber perfectamente en este caso.

xiii) Fonograma

Señala el Art. 5 letra m) que “Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: m)
Fonograma: toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una ejecución o de
otros sonidos.
Copia de fonograma: el soporte que contiene sonidos tomados directa o indirectamente
de un fonograma, y que incorpora la totalidad o una parte substancial de los sonidos
fijados en él”.

Aquí existe un problema, porque la ley habla de “parte sustancial”, así las cosas, se ha
dicho que debe haber a lo menos 6 estribillos completamente idénticos en la música
para que exista copia; lo que se ha determinado por vía jurisprudencial. No cabe duda
cuando se habla de la totalidad de la obra fonográfica.

xiv) Radiodifusión

Anota el Art. 5 letra m) bis que “Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:
m) bis Radiodifusión. Para los efectos de los derechos de los artistas intérpretes y
productores de fonogramas, significa la transmisión inalámbrica de sonidos o de
imágenes y sonidos o de las representaciones de éstos, para su recepción por el
público; dicha transmisión por satélite también es una "radiodifusión la transmisión de
señales codificadas será radiodifusión" cuando los medios de descodificación sean
ofrecidos al público por el organismo de radiodifusión o con su consentimiento”.

En Chile, los decodificadores piratas incurrían en el delito en cuanto al software, ello

porque éste es pirata.
xv) Emisión o transmisión

Anota el Art. 5 letra n) que “Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: n)
Emisión o transmisión: la difusión por medio de ondas radioeléctricas, de sonido o de
sonidos sincronizados con imágenes”.

xvi) Retransmisión

Reza el Art. 5 letra ñ) que “Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: ñ)
Retransmisión: la emisión de la transmisión de un organismo de radiodifusión por otro
o la que posteriormente hagan uno u otro de la misma transmisión”.

Aquí existe un problema entre los cable operadores, como VTR, y los canales abiertos,
así las cosas se toma la señal de canales abiertos proyectándose la misma dentro de su
malla.

El operador dice que no es una retransmisión, porque se transmite instantáneamente.

Pero el canal abierto señaló que se transmite a través de una línea que no es la propia, y
además se señala que ello es bajo el pago de una remuneración.

xvii) Publicación de una obra, interpretación o ejecución fijada o de un fonograma

Prescribe el Art. 5 letra o) que “Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: o)
publicación de una obra, interpretación o ejecución fijada o de un fonograma significa
la oferta al público de la obra, interpretación o ejecución fijada o del fonograma, con
el consentimiento del titular del derecho, siempre que los ejemplares tangibles se
ofrezcan al público en cantidad suficiente”.

Esta letra habla de la reproducción de una obra de manera pública bajo la autorización
del titular de los derechos de autor, como por ejemplo reproducir una determinada
música en un supermercado [quienes pagan por metro cuadrado].

xviii) Videograma

Anota el Art. 5 letra p) que “Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: p)
Videograma: las fijaciones audiovisuales incorporadas en cassettes, discos u otros
soportes materiales
Copia de videograma: el soporte que contiene imágenes y sonidos tomados directa o
indirectamente de un videograma y que incorpora la totalidad o una parte substancial
de las imágenes y sonidos fijados en él”.

Fijación consiste en los medios de soporte. Se entenderá que existe copia cuando hay
una reproducción total o una parte “sustancial”, así esta parte se definirá por el juez
según el caso.

xix) Distribución

Señala el Art. 5 letra q) que “Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: q)
Distribución: la puesta a disposición del público del original o copias tangibles de la
obra mediante su venta o de cualquier otra forma de transferencia de la propiedad o
posesión del original o de la copia”.

Esta letra q) se está refiriendo a la distribución de orden legal únicamente.

xx) Planilla de ejecución

Dice el Art. 5 letra r) que “Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: r)
Planilla de ejecución: la lista de las obras musicales ejecutadas mencionando el título
de la obra y el nombre o pseudónimo de su autor; cuando la ejecución se haga a partir
de un fonograma, la mención deberá incluir además el nombre artístico del intérprete y
la marca del productor”.

Este es un listado de temas y obras que van a ejecutarse durante la semana, ante lo cual
deberá pagarse.

xxi) Diaporama

Señala el Art. 5 letra s) que “Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: s)
Diaporama: sistema mecánico que combina la proyección de una diapositiva con una
explicación oral”.

xxii) Programa computacional

Dice el Art. 5 letra t) que “Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: t)
Programa computacional: conjunto de instrucciones para ser usadas directa o
indirectamente en un computador a fin de efectuar u obtener un determinado proceso o
resultado, contenidas en un cassete, diskette, cinta magnética u otro soporte material.
Copia de programa computacional: soporte material que contiene instrucciones
tomadas directa o indirectamente de un programa computacional y que incorpora la
totalidad o parte sustancial de las instrucciones fijadas en él”.

¿Cómo se logra determinar un si un software es pirata?

Existen varios elementos a considerar

a) Debe ser usado mediante un mismo proceso para lograr un resultado sustancialmente
parecido o idéntico; distinto es si el proceso es distinto y se llega a un resultado idéntico
o diverso, frente a lo cual se encripta una secuencia de números que no tienen ningún
fin técnico a fin de determinar si existe copia [al efecto opera la ingeniería inversa]

xxiii) Reproducción

Señala el Art. 5 letra u) que “Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: u)
Reproducción: la fijación permanente o temporal de la obra en un medio que permita
su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio
o procedimiento”.
xxiv) Comunicación pública

Anota el Art. 5 letra v) que “Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: v)
Comunicación pública: todo acto, ejecutado por cualquier medio o procedimiento que
sirva para difundir los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes, actualmente
conocido o que se conozca en el futuro, por el cual una pluralidad de personas,
reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin distribución previa
de ejemplares a cada una de ellas, incluyendo la puesta a disposición de la obra al
público, de forma tal que los miembros del público puedan acceder a ella desde el
lugar y en el momento que cada uno de ellos elija”.

Recordemos que cuando existe uso privado, no hay infracción a las normas del derecho
de autor ni delito, mientras que si existe difusión pública, hay al efecto infracción.

xxv) Transformación

Dice el Art. 5 letra w) que “Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: w)
Transformación: todo acto de modificación de la obra, comprendida su traducción,
adaptación y cualquier otra variación en su forma de la que se derive una obra
diferente”.

Recordemos que la transformación es una de las aristas que existe respecto de una obra
derivada.

xxvi) Fijación

Señala el Art. 5 letra x) “Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: x)
fijación significa la incorporación de sonidos, o la representación de éstos, a partir de
la cual puedan percibirse, reproducirse o comunicarse mediante un dispositivo”.

xxvii) Prestador de servicios

Describe el Art. 5 letra y) que “Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: y)
Prestador de Servicio significa, para los efectos de lo dispuesto en el Capítulo III del
Título III de esta ley, una empresa proveedora de transmisión, enrutamiento o
conexiones para comunicaciones digitales en línea, sin modificación de su contenido,
entre puntos especificados por el usuario del material que selecciona, o una empresa
proveedora u operadora de instalaciones de servicios en línea o de acceso a redes”.

De los sujetos de derecho en el derecho de autor

Esta materia esta tratada en el Capítulo II “Sujetos de derecho” en los Art. 6 y siguientes
de la ley.

a) Decisión respecto de la divulgación parcial o total de la obra

Anota el Art. 6 que “Sólo corresponde al titular del derecho de autor decidir sobre la
divulgación parcial o total de la obra”. Así las cosas, quien sea titular del derecho de
autor puede autorizar a que se divulgue o no una obra.
b) Titular original y titular secundario

Dice el artículo 7 que “Es titular original del derecho el autor de la obra. Es titular
secundario del derecho el que la adquiera del autor a cualquier título”.

El titular de la obra original es quien la hizo y el titular secundario es quien lo adquirió,

por ejemplo el pinto de una obra y quien con posterioridad lo adquiere.

Se presume que es autor de la obra quien aparezca como tal divulgándolo por primera
vez indicando su nombre. Recordemos que los cuadros originales van firmados
adelante, mientras que las reproducciones van atrás.

c) Presunción del autor de la obra

Dice el artículo 8 Inc. 1mero que “Se presume autor de una obra, salvo prueba en
contrario, a quien aparezca como tal al divulgarse aquélla, mediante indicación de su
nombre, seudónimo,firma o signo que lo identifique de forma usual, o aquéla quien,
según la respectiva inscripción, pertenezca el ejemplar que se registra”.

Anotan los Inc. 2do y 3ero el Art. 8 que “Tratándose de programas computacionales,
serán titulares del derecho de autor respectivo las personas naturales o jurídicas cuyos
dependientes, en el desempeño de sus funciones laborales, los hubiesen producido,
salvo estipulación escrita en contrario.
Respecto de los programas computacionales producidos por encargo de un tercero, se
reputarán cedidos a éste los derechos de su autor, salvo estipulación escrita en
contrario”.

d) El derecho de autor de la obra derivada

Señala el Art. 9 que “Es sujeto del derecho de autor de la obra derivada, quien hace la
adaptación, traducción o transformación de la obra originaria protegida con
autorización del titular original. En la publicación de la obra derivada deberá figurar
el nombre o seudónimo del autor original.
Cuando la obra originaria pertenezca a patrimonio cultural común, el adaptador,
traductor o transformador gozará de todos los derechos que esta ley otorga sobre su
versión; pero no podrá oponerse a que otros utilicen la misma obra originaria para
producir versiones diferentes”.

De la duración de la protección de los derechos de autor

Materia regulada en el Capítulo III “Duración de la protección” en los Art. 10 y

siguientes de la ley.

Por regla general el derecho de autor tiene una duración de 70 años con posterioridad a
la muerte del autor. Cuando se trata de personas jurídicas, es decir, cuando una persona
natural ha transferido sus derechos a esta entidad, la duración será de 70 años desde la
primera publicación.

Dice el artículo 10 que “La protección otorgada por esta ley dura por toda la vida del
autor y se extiende hasta por 70 años más, contados desde la fecha de su fallecimiento.
En el caso previsto en el inciso segundo del artículo 8° y siendo el empleador una
persona jurídica, la protección será de 70 años a contar desde la primera publicación”.

Patrimonio cultural común

Señala el Artículo 11 que “Pertenecen al patrimonio cultural común:

a) Las obras cuyo plazo de protección se haya extinguido;
b) La obra de autor desconocido, incluyéndose las canciones, leyendas, danzas y las
expresiones del acervo folklórico;
c) Las obras cuyos titulares renunciaron a la protección que otorga esta ley;
d) Las obras de autores extranjeros, domiciliados en el exterior que no estén protegidos
en la forma establecida en el artículo 2°, y
e) Las obras que fueren expropiadas por el Estado, salvo que la ley especifique un
beneficiario.
Las obras del patrimonio cultural común podrán ser utilizadas por cualquiera, siempre
que se respete la paternidad y la integridad de la obra”.

Obras de colaboración

Anota el Art. 12 que “En caso de obras en colaboración el plazo de setenta años
correrá desde la muerte del último coautor.
Si un colaborador falleciere intestado sin dejar asignatarios forzosos, sus derechos
acrecerán los derechos del coautor o coautores”.

Derechos morales

Materia tratada en el Capítulo IV “Derecho moral” en los artículos 14 y siguientes de la

ley.

Señala el artículo 14 que “El autor, como titular exclusivo del derecho moral, tiene de
por vida las siguientes facultades:
1) Reivindicar la paternidad de la obra, asociando a la misma su nombre o seudónimo
conocido;
2) Oponerse a toda deformación, mutilación, u otra modificación hecha sin expreso y
previo consentimiento. No se considerarán como tales los trabajos de conservación,
reconstitución o restauración de las obras que hayan sufrido daños que alteren o
menoscaben su valor artístico;
3) Mantener la obra inédita;
4) Autorizar a terceros a terminar la obra inconclusa, previo consentimiento del editor
o del cesionario si los hubiere, y
5) Exigir que se respete su voluntad de mantener la obra anónima o seudónima
mientras ésta no pertenezca el patrimonio cultural común”.

¿Qué derechos morales existen?

a) Reivindicar la paternidad de la obra asociando la obra a su nombre o seudónimo

b) Oponerse a una modificación, mutilación, transformación o adaptación sin previo

consentimiento del autor
c) Mantener la obra inédita, es decir, que no se publique la obra

d) Autorizar a terceros a terminar una obra inconclusa, lo cual será generalmente labor
de terceros, como los herederos, legatarios o editores

e) Que se mantenga la obra como anónima o seudónima

Características de los derechos morales

a) Son inalienables

b) Imprescriptibles

c) Transmisibles por causa de muerte

d) Intransferibles por actos entre vivos

Señala el artículo 15 que “El derecho moral es transmisible por causa de muerte al
cónyuge sobreviviente y a los sucesores ab intestato del autor”.

Anota el artículo 16 que “Los derechos numerados en los artículos precedentes son
inalienables y es nulo cualquier pacto en contrario”.

De los derechos patrimoniales

Materia desarrollada en el Capítulo V “Del derecho patrimonial en general” en los Art.

17 y siguientes de la ley.

Facultades que confiere al titular el derecho de autor

El derecho patrimonial es transferible y transmisible. Señala el artículo 17 que “El

derecho patrimonial confiere al titular del derecho de autor las facultades de utilizar
directa y personalmente la obra, de transferir, total o parcialmente, sus derechos sobre
ella y de autorizar su utilización por terceros”.

Manera de utilizar la obra del autor

Señala el Art. 18 que “Sólo el titular del derecho de autor o quienes estuvieren
expresamente autorizados por él, tendrán el derecho de utilizar la obra en alguna de
las siguientes formas:
a) Publicarla mediante su edición, grabación, emisión radiofónica o de televisión,
representación, ejecución, lectura, recitación, exhibición, y, en general, cualquier otro
medio de comunicación al público, actualmente conocido o que se conozca en el futuro;
b) Reproducirla por cualquier procedimiento;
c) Adaptarla a otro género, o utilizarla en cualquier otra forma que entrañe una
variación, adaptación o transformación de la obra originaria, incluida la traducción, y
d) Ejecutarla públicamente mediante la emisión por radio o televisión, discos
fonográficos, películas cinematográficas, cintas magnetofónicas u otro soporte
material apto para ser utilizados en aparatos reproductores de sonido y voces, con o
sin imágenes, o por cualquier otro medio.
e) La distribución al público mediante venta, o cualquier otra transferencia de
propiedad del original o de los ejemplares de su obra que no hayan sido objeto de una
venta u otra transferencia de propiedad autorizada por él o de conformidad con esta
ley.
Con todo, la primera venta u otra transferencia de propiedad en Chile o el extranjero,
agota el derecho de distribución nacional e internacionalmente con respecto del
original o ejemplar transferido”.

Utilización pública de una obra de dominio privado

Anota el artículo 19 que “Nadie podrá utilizar públicamente una obra del dominio
privado sin haber obtenido la autorización expresa del titular del derecho de autor.
La infracción de lo dispuesto en este artículo hará incurrir al o los responsables en las
sanciones civiles y penales correspondientes”.

¿Qué se entiende por autorización?

Anota el artículo 20 que “Se entiende, por autorización el permiso otorgado por el
titular del derecho de autor, en cualquier forma contractual, para utilizar la obra de
alguno de los modos y por alguno de los medios que esta ley establece”.

En materia de derecho de autor, se entiende que no existen autorizaciones tácitas, sino

que deben ser expresas y constar por escrito.

Señala el Inc. 2do parte primera del Art. 20 que “La autorización deberá precisar los
derechos concedidos a la persona autorizada, señalando el plazo de duración, la
remuneración y su forma de pago, el número mínimo o máximo de espectáculos o
ejemplares autorizados o si son ilimitados, el territorio de aplicación y todas las demás
cláusulas limitativas que el titular del derecho de autor imponga”.

Para transferir los derechos patrimoniales, deben transferirse de manera expresa

mediante una cláusula, y si así no se señala, únicamente se transfiere la obra material en
cuestión. Para hacerse dueño de éstos, se ha de remunerar por separado.

Señala el Inc. 2do parte segunda del Art. 20 que “La remuneración que se acuerde no
podrá ser inferior, en caso alguno, al porcentaje que señale el Reglamento”.

Finaliza el Art. 20 diciendo que “A la persona autorizada no le serán reconocidos

derechos mayores que aquellos que figuren en la autorización, salvo los inherentes a la
misma según su naturaleza”.

Administradores de los derechos

Señala el Inc. 1mero del Art. 21 que “Todo propietario, concesionario, usuario,
empresario, arrendatario o persona que tenga en explotación cualquier sala de
espectáculos, local público o estación radiodifusora o de televisión en que se
representen o ejecuten obras teatrales, cinematográficas o piezas musicales, o
fonogramas o videogramas que contengan tales obras, de autores nacionales o
extranjeros, podrá obtener la autorización de que tratan los artículos anteriores a
través de la entidad de gestión colectiva correspondiente, mediante una licencia no
exclusiva; y estará obligado al pago de la remuneración que en ella se determine, de
acuerdo con las normas del título V”.

Se reconoce los administradores de los derechos, así el ente idóneo no es el autor, sino
mas bien el intermediario; cual es legalmente reconocido.

El Inc. 2do del Art. 21 señala que “En ningún caso las autorizaciones otorgadas por
dichas entidades de gestión colectiva podrán limitar la facultad de los titulares de
derechos de administrar sus obras en forma individual respecto de utilizaciones
singulares de ellas, en conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior”.

Autorizaciones relativas a obras literarias o musicales

Señala el artículo 22 que “Las autorizaciones relativas a obras literarias o musicales no

confieren el uso exclusivo de la obra, manteniendo el titular la facultad de concederlo,
también sin exclusividad, a terceros, salvo pacto en contrario”.

Las obras en colaboración y los derechos patrimoniales

Anota el artículo 23 que “Las facultades inherentes al derecho patrimonial y los

beneficios pecuniarios de la obra en colaboración, corresponden al conjunto de sus
coautores.
Cualquiera de los colaboradores podrá exigir la publicación de la obra.
Aquellos que no estén de acuerdo con que se publique, sólo podrán exigir la exclusión
de su nombre manteniendo sus derechos patrimoniales”.

Excepciones a las reglas antes dadas

a) Antologías, crestomatías y otras compilaciones

Señala el artículo 24 letra a) que “En el caso de las obras que a continuación se señalan
regirán las normas siguientes: a) En antologías, crestomatías y otras compilaciones
análogas, el derecho en la compilación corresponde al organizador, quien está
obligado a obtener el consentimiento de los titulares del derecho de las obras utilizadas
y a pagar la remuneración que por ellos se convenga, salvo que se consigne
expresamente que tal autorización se concede a título gratuito”.

b) Enciclopedias, diccionarios y otras compilaciones

Dice el Art. 24 letra b) que “En el caso de las obras que a continuación se señalan
regirán las normas siguientes: b) En enciclopedias, diccionarios y otras compilaciones
análogas, hechas por encargo del organizador, éste será el titular del derecho, tanto
sobre compilación como sobre los aportes individuales”.

Aquí se da paso a un derecho de autor individual, a pesar de la compilación.

c) En diarios, revistas y otras publicaciones

Señala el Art. 24 letra c) número 1) Inc. Primero que “En el caso de las obras que a
continuación se señalan regirán las normas siguientes: c) En diarios, revistas y otras
publicaciones periódicas: 1) La empresa periodística adquiere el derecho de publicar
en el diario, revista o periódico en que él o los autores presten sus servicios, los
artículos, dibujos, fotografías y demás producciones aportadas por el personal sujeto a
contrato de trabajo, reteniendo sus autores los demás derechos que esta ley ampara”.

El Inc. 2do parte primera anota “La publicación de esas producciones en otros diarios,
revistas o periódicos de la misma empresa, distintos de aquél o aquéllos en que se
presten los servicios, dará derecho a sus autores al pago adicional del honorario que
señale el Arancel del Colegio de Periodistas de Chile”.

Agrega la parte segunda del antes dicho inciso que “Si la publicación se hace por una
empresa periodística distinta de la empleadora, aquélla deberá pagar al autor o
autores el honorario que establezca el mencionado Arancel”.

En cuanto a la prescripción, señala el Inc. 3ero del número 1 del Art. 24 letra c) que “El
derecho a las remuneraciones establecidas en el inciso anterior prescribe en el plazo de
un año contado desde la respectiva publicación de las producciones; pero se suspenden
en favor del autor o autores, respecto de la empresa periodística empleadora, mientras
esté vigente el contrato de trabajo”.

El número 2 del Art. 24 letra c) habla de las columnas que son escritas por un sujeto
contratado a honorarios, así las cosas anota que “2) Tratándose de producciones
encomendadas por un medio de difusión a personas no sujetas a contrato de trabajo,
aquél tendrá el derecho exclusivo para su publicación en la primera edición que se
efectúe después de la entrega, a menos que hubiere sido encargada expresamente para
una edición posterior. Transcurrido el plazo correspondiente, el autor podrá disponer
libremente de ellas”.

d) Agencias de noticias e informativas

Anota el Art. 24 letra d) que “En el caso de las obras que a continuación se señalan
regirán las normas siguientes: d) A las Agencias Noticiosas e Informativas les será
aplicable lo dispuesto en la c) respecto de los artículos, dibujos, fotografías y demás
producciones protegidas por esta ley”

e) Estaciones radiodifusoras o de televisión

Señala el Art. 24 letra e) que “En el caso de las obras que a continuación se señalan
regirán las normas siguientes: e) En estaciones radiodifusoras o de televisión,
corresponderán al medio informativo y a los autores de las producciones que aquél
difunda los mismos derechos que, según el caso, establecen los N°s 1) y 2) de la letra
c)”.

Las obras cinematográficas

Señala el artículo 25 que “El derecho de autor de una obra cinematográfica

corresponde a su productor”. Aquí el derecho de autor se esta refiriendo tanto a los
morales y patrimoniales, no obstante que realmente estamos hablando de una obra por
colaboración.
Dice el artículo 26 que “Es productor de una obra cinematográfica la persona, natural,
o jurídica, que toma la iniciativa y la responsabilidad de realizarla”

Anota el artículo 27 Inc. 1mero que “Tendrán legalidad de autores de una obra
cinematográfica la o las personas naturales que realicen la creación intelectual de la
misma”.

Señala el Art. 27 Inc. 2do que “Salvo prueba en contrario, se presumen coautores de la
obra cinematográfica hecha en colaboración, los autores del argumento, de la
escenificación, de la adaptación, del guión y de la música especialmente compuesta
para la obra, y el director”. Así las cosas, a pesar de la ficción del Art. 25, se desprende
de este inciso que hablamos de una obra en colaboración.

Finaliza el Art. 27 que “Si la obra cinematográfica ha sido tomada de una obra o
escenificación protegida, los autores de ésta lo serán también de aquélla”.

Señala el artículo 28 que “Si uno de los autores de la obra cinematográfica deja de
participar en su realización, no perderá los derechos que por su contribución le
correspondan: pero no podrá oponerse a que se utilice su parte en la terminación de la
obra.
Cada uno de los autores de la obra cinematográfica puede explotar libremente, en un
género diverso, la parte que constituye su contribución personal”.

Así por ejemplo como ocurre con los que generan música de películas y la reproducen.

Señala el artículo 29 que “El contrato entre los autores de la obra cinematográfica y el
productor importa la cesión a favor de éste de todos lo derechos sobre aquélla, y lo
faculta para proyectarla en público, presentarla por televisión, reproducirla en copias,
arrendarla y transferirla, sin perjuicio de los derechos que esta ley reconoce a los
autores de las obras utilizadas y demás colaboradores”. Aquí se reproduce la ficción
legal del Art. 25 de la presente ley.

Agrega el Inc. 2do del Art. 29 que “En los contratos de arrendamiento de películas
cinematográficas extranjeras se entenderá siempre que la renta pactada comprende el
valor de todos los derechos de autor y conexos a que dé origen la respectiva obra
cinematográfica, los que serán de cargo exclusivo del distribuidor”.

Dice el artículo 30 que “El productor cinematográfico está obligado a consignar en la

película para que aparezcan proyectados, su propio nombre o razón social, y los
nombres del director, de los autores de la escenificación, de la obra originaria, de la
adaptación, del guión, de la música y de la letra de las canciones, y de los principales
intérpretes y ejecutantes”.

Esta es una manifestación de derechos morales, lo cual aparece en los créditos de la

obra cinematográfica.

Artículo 31.- Los autores del argumento de la música, de la letra de las canciones, del
doblaje y de la obra que, eventualmente, hubiese sido objeto de adaptación
cinematográfica, conservan el derecho de utilizar, por separado, sus respectivas
contribuciones, siempre que no hayan convenido su uso exclusivo para la producción
cinematográfica”. Aquí se agrega el párrafo de que admite exclusividad, lo cual altera
de algún modo la regla general.

Señala el artículo 32 que “El productor tiene la facultad de modificar las obras que
utilice en la producción cinematográfica, en la medida que requiera su adaptación a
este arte”.

Aquí estamos hablando de la edición de la obra cinematográfica, lo cual es siempre

previo a la publicación del a obra final.

Dice el artículo 33 que “Si el productor no diere término a la obra cinematográfica

dentro de los dos años subsiguientes a la recepción del argumento y entrega de las
obras literarias o musicales que hayan de ser utilizadas, los correspondientes titulares
tienen derecho a dejar sin efecto el contrato. En ese caso, el autor notificará
judicialmente al productor y dispondrá de sus contribuciones a la obra, sin que ello
implique renuncia al derecho de reclamar la reparación de los daños y perjuicios que
le hubiere causado la dilación.
Antes de vencer el plazo señalado en el inciso anterior, el productor podrá recurrir al
juez del domicilio del autor para solicitar una prórroga, la que le será concedida si
prueba que la dilación se debe a fuerza mayor, caso fortuito o dificultades ocasionadas
por la índole de la obra”.

Reza el artículo 34 que “Corresponde al fotógrafo el derecho exclusivo de reproducir,

exponer, publicar y vender sus fotografías, a excepción de las realizadas en virtud de
un contrato, caso en el cual dicho derecho corresponde al que ha encargado la obra, y
sin perjuicio de lo que establece el N° 1) de la letra c) del artículo 24.
La cesión del negativo o del medio análogo de reducción de la fotografía, implica la
cesión del derecho exclusivo reconocido en este artículo”.

Una cosa es el derecho del fotógrafo que cede los derechos de la fotografía y otra es que
la persona autorice el uso de esa fotografía en la que aparece; salvo que sea para efectos
periodísticos.

El derecho de autor y las pinturas

Señala el artículo 36 que “El autor chileno de una pintura, escultura, dibujo o boceto
tendrá, desde la vigencia de esta ley, el derecho inalienable de percibir el 5% del mayor
valor real que obtenga el que lo adquirió, al vender la obra en subasta pública o a
través de un comerciante establecido.
El derecho se ejercitará en cada una de las futuras ventas de la obra y corresponderá
exclusivamente al autor, y no a sus herederos, legatarios o cesionarios.
Corresponderá al autor la prueba del precio original de la obra o de los pagados en las
ventas posteriores de la misma”.
Derechos conexos

Materia regulada en el Título II “Derechos conexos al derecho de autor”.

Los derechos conexos son aquellos derechos que tienen tanto los autores, intérpretes, así
como a los ejecutantes.

Análisis del Capítulo I “Artistas, intérpretes y ejecutantes”

¿A quiénes pertenecen y qué son los derechos conexos?

Anota el Art. 65 que “Son derechos conexos al derecho de autor los que esta ley otorga
a los artistas, intérpretes y ejecutantes para permitir o prohibir la difusión de sus
producciones y percibir una remuneración por el uso público de las mismas, sin
perjuicio de las que corresponden al autor de la obra.
Ninguna de las disposiciones de esta ley relativa a los derechos conexos podrá
interpretarse en menoscabo de la producción que ella otorga al derecho de autor.
Cuando sea necesaria la autorización del autor de una obra incorporada a un
fonograma y la autorización del artista, intérprete o ejecutante y del productor del
fonograma, éstas deberán concurrir sin que unas excluyan a las otras”.

El inciso primero del Art. 65 da una definición de los derechos conexos, siendo que
ellos se encuentran establecidos de una manera taxativa. Lo mismo ocurre con los
sujetos activos establecidos por la ley, cuales igualmente son taxativos, siendo a su vez
los artistas, intérpretes y ejecutantes.

El inciso segundo del Art. 65 anota que los derechos morales y patrimoniales prevalecen
por sobre los derechos conexos, o sea, el orden es moral, patrimonial y conexo.

El inciso tercero del Art. 65 dice que “Cuando sea necesaria la autorización del autor
de una obra incorporada a un fonograma y la autorización del artista, intérprete o
ejecutante y del productor del fonograma, éstas deberán concurrir sin que unas
excluyan a las”. Así, es necesario que concurran todas las autorizaciones que
correspondan al efecto, sin que por el hecho de haberse otorgado una se excluirán las
otras.

Las interpretaciones y ejecuciones de un artista, se prohíben sin su autorización

expresa, o la de su heredero o cesionario, los actos que se indican

Anota el Art. 66 que “Respecto de las interpretaciones y ejecuciones de un artista, se

prohíben sin su autorización expresa, o la de su heredero o cesionario, los siguientes
actos:
1) La grabación, reproducción, transmisión o retransmisión por medio de los
organismos de radiodifusión o televisión, o el uso por cualquier otro medio, con fines
de lucro, de tales interpretaciones o ejecuciones.
2) La fijación en un fonograma de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, y la
reproducción de tales fijaciones.
3) La difusión por medios inalámbricos o la comunicación al público de sus
interpretaciones o ejecuciones en directo.
4) La distribución al público mediante venta, o cualquier otra transferencia de
propiedad del original o de los ejemplares de su interpretación o ejecución que no
hayan sido objeto de una venta u otra transferencia de propiedad autorizada por el
artista o su cesionario o de conformidad con esta ley.
Para los efectos de este número, la primera venta u otra transferencia de propiedad en
Chile o el extranjero, agota el derecho de distribución nacional e internacionalmente
con respecto del original o ejemplar transferido”.
El Art. 66 de la Ley 17.336 habla de las interpretaciones y ejecuciones de un artista en
cuanto a que se prohíbe, sin autorización expresa, o la de su heredero o cesionario los
siguientes actos

a) El Art. 66 número 1 habla de la situación en la que no se tiene fin de lucro, respecto

de la cual se puede hacer una reproducción, transmisión o retransmisión; y a contrario
sensu, si se tienen fines lucrativos, requerirá expresamente autorización

b) De igual modo el Art. 66 numeral 2 habla de la difusión por medios inalámbricos o la

comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones en directo

c) El Art. 66 numerando 3 habla del caso en que se graba en vivo a un cantante

d) Finalmente el Art. 66 número 4 habla de las reproducciones piratas

Cuando se vende un producto original, se deja de tener tutoría respecto al producto

mismo, o sea, el producto puede venderse muchas veces. Esto se refiere al derecho
conexo.

Se deberá señalar que tanto los Art. 67, 68, 69, 70 y 71 no son materia del curso. Aquí
tenemos los fonogramas en el Capítulo II, los organismos de radiodifusión que están en
el Capítulo III y el Capítulo IV que se refiere a la duración de la protección de los
derechos conexos.

Título III “Limitaciones y excepciones al derecho de autor y los derechos conexos”

Señala el artículo 71 A. que “Cuando sea procedente, las limitaciones y excepciones

establecidas en este Título se aplicarán tanto a los derechos de autor como a los
derechos conexos”. En esta norma se señalan la extensión de las limitaciones.

Reza el artículo 71 B. que “Es lícita la inclusión en una obra, sin remunerar ni obtener
autorización del titular, de fragmentos breves de obra protegida, que haya sido
lícitamente divulgada, y su inclusión se realice a título de cita o con fines de crítica,
ilustración, enseñanza e investigación, siempre que se mencione su fuente, título y
autor”.

El Art. 71 C. dice “Es lícito, sin remunerar ni obtener autorización del titular, todo acto
de reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público, de una obra
lícitamente publicada, que se realice en beneficio de personas con discapacidad visual,
auditiva, o de otra clase que le impidan el normal acceso a la obra, siempre que dicha
utilización guarde relación directa con la discapacidad de que se trate, se lleve a cabo
a través de un procedimiento o medio apropiado para superar la discapacidad y sin
fines comerciales”
De modo que esta norma señala que para los sordos, mudos o ciegos que se le haga una
obra en los términos que puedan entenderla, se podrá reproducirla tantas veces se
quiera, siempre y cuando el fin último sea ayudar a las personas con discapacidad; ello
deberá ser sin fines comerciales. Esto tiene que ser rotulado en forma especial y dirigido
a estas personas antes señaladas.

El Art. 71 E. anota que “En los establecimientos comerciales en que se expongan y

vendan instrumentos musicales, aparatos de radio o televisión o cualquier equipo que
permita la emisión de sonidos o imágenes, podrán utilizarse libremente y sin pago de
remuneración, obras o fonogramas, con el exclusivo objeto de efectuar demostraciones
a la clientela, siempre que éstas se realicen dentro del propio local o de la sección del
establecimiento destinada a este objeto y en condiciones que eviten su difusión al
exterior.
En el caso de los establecimientos comerciales en que se vendan equipos o programas
computacionales, será libre y sin pago de remuneración la utilización de obras
protegidas obtenidas lícitamente, con el exclusivo objeto de efectuar demostraciones a
la clientela y en las mismas condiciones señaladas en el inciso anterior”.

La norma antes replicada habla de la situación en que no se pagan derechos de autor,

ello en cuanto a que se tiene que especificar el área donde se quiere vender el producto,
por ejemplo los audífonos de Feriamix.

Asimismo dice el Art. 71 F. que “La reproducción de obras de arquitectura por medio
de la fotografía, el cine, la televisión y cualquier otro procedimiento análogo, así como
la publicación de las correspondientes fotografías en diarios, revistas y libros y textos
destinados a la educación, es libre y no está sujeta a remuneración, siempre que no esté
en colección separada, completa o parcial, sin autorización del autor.
Asimismo, la reproducción mediante la fotografía, el dibujo o cualquier otro
procedimiento, de monumentos, estatuas y, en general, las obras artísticas que adornan
permanentemente plazas, avenidas y lugares públicos, es libre y no está sujeta a
remuneración, siendo lícita la publicación y venta de las reproducciones”.

Esta norma nos dice que si se saca una fotografía temática, por ejemplo de un conjunto
de edificios antiguos, en teoría debiese pagarse al autor de la obra, o sea, al arquitecto,
aunque esto en Chile no ocurre jamás.

El Art. 71 G. reza “En las obras de arquitectura, el autor no podrá impedir la

introducción de modificaciones que el propietario decida realizar, pero podrá oponerse
a la mención de su nombre como autor del proyecto”.

Aquí se dice que el nombre del arquitecto puede omitirse en caso de modificaciones a la
obra, pero puede oponerse a estas modificaciones que el propietario quiera hacerle a la
obra arquitectónica [norma del ego].

El Art. 71 I. dice “Las bibliotecas y archivos que no tengan fines lucrativos podrán, sin
que se requiera autorización del autor o titular ni pago de remuneración alguna,
reproducir una obra que no se encuentre disponible en el mercado, en los siguientes
casos:
a) Cuando el ejemplar se encuentre en su colección permanente y ello sea necesario a
los efectos de preservar dicho ejemplar o sustituirlo en caso de pérdida o deterioro,
hasta un máximo de dos copias.
b) Para sustituir un ejemplar de otra biblioteca o archivo que se haya extraviado,
destruido o inutilizado, hasta un máximo de dos copias.
c) Para incorporar un ejemplar a su colección permanente.
Para los efectos del presente artículo, el ejemplar de la obra no deberá encontrarse
disponible para la venta al público en el mercado nacional o internacional en los
últimos tres años”.

Esta norma nos señala que el derecho de autor en materia de libros tiene excepciones en
el caso de bibliotecas sin fines de lucro, así las cosas, se puede reproducir una obra

a) En el caso que haya un ejemplar originario y es necesario tener más; en ese caso se
admite sacar fotocopias

b) En el caso que se presta un libro único que está en otra biblioteca, se puede sacar
hasta dos ejemplares máximo, luego de eso se paga derecho de autor

c) Para tener una colección permanente

Esta permitido que se pueda tener extractos de libros porque hay un bien superior que es
la educación.

Así lo reconoce el artículo 71 J. que dice “Las bibliotecas y archivos que no tengan
fines lucrativos podrán, sin que se requiera autorización del autor o titular, ni pago de
remuneración alguna, efectuar copias de fragmentos de obras que se encuentren en sus
colecciones, a solicitud de un usuario de la biblioteca o archivo exclusivamente para su
uso personal.
Las copias a que se refiere el inciso anterior sólo podrán ser realizadas por la
respectiva biblioteca o archivo”.

Ingeniería inversa

No se requiere remuneración ni autorización en este caso. Aquí estamos frente a una

excepción

a) Adaptación y copia hecha por el tenedor

Es decir, el titular de derechos morales y patrimoniales o solo titular de derechos

patrimoniales, puede adaptar o copiar la obra porque es esencial para su uso, respaldo o
fines de archivo [solo en estos tres casos procede esta situación].

No obstante que se permite adaptar para estos tres fines, no se puede vender esa
adaptación sin autorización del titular de los derechos. No pueden transferirse salvo que
la adaptación y el programa que sirvió para adaptar, se vendan en forma conjunta

b) La ingeniería inversa es llegar de la solución final a los elementos bases que sirven a
la solución final
Para poder hacer ingeniería inversa, se requiere ser titular de derechos patrimonial o
moral actúe en forma licita.

La única posibilidad de realizar ingeniería inversa, es para lograr la compatibilidad

operativa o para fines de investigación o para fines de desarrollo y siempre que sea para
un uso personal

Dice el Artículo 71 Ñ que “Las siguientes actividades relativas a programas

computacionales están permitidas, sin que se requiera autorización del autor o titular
ni pago de remuneración alguna:
a) La adaptación o copia de un programa computacional efectuada por su tenedor,
siempre que la adaptación o copia sea esencial para su uso, o para fines de archivo o
respaldo y no se utilice para otros fines.
Las adaptaciones obtenidas en la forma señalada no podrán ser transferidas bajo
ningún título, sin que medie autorización previa del titular del derecho de autor
respectivo; igualmente, las copias obtenidas en la forma indicada no podrán ser
transferidas bajo ningún título, salvo que lo sean conjuntamente con el programa
computacional que les sirvió de matriz.
b) Las actividades de ingeniería inversa sobre una copia obtenida legalmente de un
programa computacional que se realicen con el único propósito de lograr la
compatibilidad operativa entre programas computacionales o para fines de
investigación y desarrollo. La información así obtenida no podrá utilizarse para
producir o comercializar un programa computacional similar que atente contra la
presente ley o para cualquier otro acto que infrinja los derechos de autor.
c) Las actividades que se realicen sobre una copia obtenida legalmente de un programa
computacional, con el único propósito de probar, investigar o corregir su
funcionamiento o la seguridad del mismo u otros programas, de la red o del
computador sobre el que se aplica. La información derivada de estas actividades solo
podrá ser utilizada para los fines antes señalados”.

El Art. 71 O. habla de los transmisores, así dice “Es lícita la reproducción provisional
de una obra, sin que se requiera remunerar al titular ni obtener su autorización. Esta
reproducción provisional deberá ser transitoria o accesoria; formar parte integrante y
esencial de un proceso tecnológico, y tener como única finalidad la transmisión lícita
en una red entre terceros por parte de un intermediario, o el uso lícito de una obra u
otra materia protegida, que no tenga una significación económica independiente”. En
este caso, éste debe ser provisorio y accesorio, aunque la ley diga “provisorio o
accesorio” [emplea un elemento alternativo].

El Art. 71 P. anota “Será lícita la sátira o parodia que constituye un aporte artístico que
lo diferencia de la obra a que se refiere, a su interpretación o a la caracterización de su
intérprete”.

Aquí tenemos el caso de Kramer y Jordi Castell, junto al caso de Alexis Sánchez. En el
primer caso, se hace una sátira y se extralimita en la imitación, o sea, lo denigra, esto
quiere decir que alguien suplanta a otro incurriendo en conductas que esa persona no
hace o si las hace, lo es en forma privada. Lo que si es relevante es que a través de la
sátira se comete un delito, que es la difamación.
El otro caso es el de Alexis Sánchez relacionado al comercial publicitario de ABC Din.
Alexis Sánchez tiene contratos comerciales con empresas por un monto determinado,
pero la empresa esta pagando entre otras cosas la exclusividad, así tenemos que el
comercial de ABC Din si bien contenía una sátira, ésta se hacía con fines comerciales,
es decir, se usa la imagen de alguien con fines comerciales, aquí cabe la pregunta ¿es
licita la sátira cuando detrás de ella hay un fin comercial? La ley nada dice al efecto.

La sátira en una obra como la de Castell, porque es una obra artística en la que se imita s
personas determinadas. El problema es cuando a través de esa sátira se pretende obtener
un fin comercial, como ocurrió con Alexis Sánchez.

Señala el Artículo 71 S. que “Se podrá, sin requerir autorización del autor o titular, ni
pago de remuneración alguna, reproducir o comunicar al público una obra para la
realización de actuaciones judiciales, administrativas y legislativas”. Esto en resumidas
cuentas, nos da a entender que los fallos son de dominio publico; es de su esencia que
las actuaciones judiciales sean esencialmente públicos, salvo excepciones contadas.

Análisis de las normas del Título IV “Disposiciones generales” Capítulo I

“Registro”

Nuevamente recordemos que el registro no es un requisito de existencia para que haya

derecho de autor, sino que constituye una prueba simplemente legal; así el derecho de
autor nace con la manifestación del mismo, es decir, cuando se exterioriza.

El Art. 72 señala en qué consiste el registro, así señala “En el Registro de la Propiedad
Intelectual deberán inscribirse los derechos de autor y los derechos conexos que esta
ley establece.
El Reglamento determinará, en lo demás, los deberes y funciones del Conservador y la
forma y solemnidades de las inscripciones”.

Admite únicamente el derecho registral la posibilidad de registrar los derechos de autor

[patrimoniales y morales] y los derechos conexos, así ningún otro más.

Dice el artículo 72 Bis. que “El titular de un derecho patrimonial sobre una obra podrá
utilizar, en el ejemplar, el símbolo "©" anteponiéndolo al año de la primera publicación
y a su nombre”. Esto no es requisito de existencia ni de validez, porque la ley emplea la
palabra “podrá”, por lo que es facultativo emplear el anotado símbolo.

Agrega el Art. 72 en su Inc. 2do que “Tratándose de fonogramas, las copias de éstos o
en sus envolturas, podrán presentar un símbolo "(p)" antepuesto al año de la primera
publicación y al nombre del productor”.

Finaliza diciendo el Art. 72 que “Las personas naturales o jurídicas cuyo nombre
aparezca indicado de la manera señalada en los incisos anteriores, se presumirán como
titulares de los derechos respectivos”. Esta presunción es simplemente legal, es decir,
admite prueba en contrario.

Dice el artículo 73 que “La transferencia total o parcial de los derechos de autor o de
derechos conexos, a cualquier título, deberá inscribirse en el Registro dentro del plazo
de 60 días, contado desde la fecha de celebración del respectivo acto o contrato. La
transferencia deberá efectuarse por instrumento público o por instrumento privado
autorizado ante notario.
También deberá inscribirse, dentro del mismo plazo, la resolución del contrato que
originó la transferencia”.

Cuando ha mediado la transferencia de un derecho de autor inscrito, la ley prevé la

forma en que debe hacerse ésta. Esta forma de transferencia es importante para los
cuadros, por las normas especiales ya antes vistas.

Señala el artículo 74 que “El editor gozará de los derechos que le otorga esta ley sólo
previa inscripción del contrato respectivo en el Registro que establece el artículo 72;
pero el incumplimiento de esta formalidad no privará al autor de los derechos que en
conformidad a esta ley o al contrato le correspondan”.

El contrato de edición es aquel en virtud del cual una persona natural le entrega a la
empresa editora para que se edite la obra. Será una condición de existencia para el
contrato el que se inscriba en el registro, lo cual deberá hacerlo la empresa editora. En
suma, la empresa editora no podría ejercer sus derechos si es que no está inscrito el
contrato, porque si no está inscrito, ello no impide que el autor ejerza sus derechos.

Señala el Art. 75 que “En el momento de inscribir una obra en el Registro de Propiedad
Intelectual, se depositará un ejemplar completo, manuscrito, impreso o reproducido.
Tratándose de obras no literarias, regirán las siguientes normas:
a) Para las obras de pintura, dibujo, escultura, ingeniería y arquitectura, bastarán los
croquis, fotografías o planos del original necesarios para identificarlo con las
explicaciones del caso;
b) Para las obras cinematográficas, será suficiente depositar una copia del argumento,
escenificación y leyenda de la obra;
c) Para las obras fotográficas, será suficiente acompañar una copia de la fotografía;
d) Para el fonograma, será suficiente depositar la copia del disco o de la cinta
magnetofónica que lo contenga, salvo que se trate de música nacional en que deberán
depositarse dos ejemplares;
e) Para las interpretaciones y ejecuciones, será suficiente depositar una copia de la
fijación. En el caso de las interpretaciones y ejecuciones de música nacional deberá
depositarse dos ejemplares de la fijación. Se dispensa la presentación de esta copia
cuando la interpretación o ejecución esté incorporada a un fonograma o a una emisión
inscritos de acuerdo a la letra d) o f) del presente artículo;
f) Para las emisiones, se depositará una copia de la transmisión radial o televisual. Se
dispensa la presentación de esta copia cuando haya sido enviada a la Oficina de
Informaciones y Radiodifusión de la Presidencia de la República de acuerdo a las
disposiciones legales vigentes, y
g) Para las obras musicales será necesaria una partitura escrita; pero en el caso de las
obras sinfónicas bastará una reducción para piano. Si se trata de obras con parte de
canto, se acompañará la letra, y, en el caso de las obras de música nacional, deberá
acompañarse dos ejemplares de la partitura”.

Dice el artículo 77 que “Para los efectos de los derechos que se pagan por la
inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual, se considerarán como una sola
pieza:
a) Las obras teatrales, aunque tengan más de un acto, y
b) El disco fonográfico o la cinta magnetofónica grabada, aunque contengan más de
una interpretación o ejecución”.

Aquí el legislador establece una presunción para el pago de impuestos, señalándose

simplemente que las obras colectivas serán consideradas como una obra única.

Análisis del Título IV Capítulo II “De las acciones y procedimientos”

Estudio de los diversos temas

Párrafo I “De las infracciones a las disposiciones de esta ley”

Todas las situaciones que están en los Art. 79 y siguientes, están sancionados con multa
y/o cárcel, así las cosas, si no se encuentra contemplada alguna infracción en estas
normas, ello se sancionará con multa únicamente.

Anota el artículo 78 que “Las infracciones a esta ley y su reglamento no contempladas

expresamente en los artículos 79 y siguientes, serán sancionadas con multa de 5 a 50
unidades tributarias mensuales”.

Párrafo II “De los delitos contra la propiedad intelectual”

Dice el artículo 79 letra a) que “Comete falta o delito contra la propiedad intelectual:
a) El que, sin estar expresamente facultado para ello, utilice obras de dominio ajeno
protegidas por esta ley, inéditas o publicadas, en cualquiera de las formas o por
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 18”.

Aquí existe una falta, porque no existe copia ni plagio, sino que únicamente
reproducción.

Dice el artículo 79 letra b) que “Comete falta o delito contra la propiedad intelectual:
b) El que, sin estar expresamente facultado para ello, utilice las interpretaciones,
producciones y emisiones protegidas de los titulares de los derechos conexos, con
cualquiera de los fines o por cualquiera de los medios establecidos en el Título II”.
Aquí esta refiriéndose a los intérpretes o ejecutantes, lo cual se sancionará como una
falta.

Las dos primeras normas se sancionan como si fueren faltas. Recordemos que en la
falta, a diferencia del delito, no existe un dolo expreso.

Señala el artículo 79 letra c) que “Comete falta o delito contra la propiedad intelectual:
c) El que falsificare o adulterare una planilla de ejecución”. Aquí hay una alteración de
una planilla de ejecución para evitar el pago de mayores derechos de autor.

Dice el Art. 79 letra d) que “Comete falta o delito contra la propiedad intelectual: d) El
que falseare datos en las rendiciones de cuentas a que se refiere el artículo 50”. Este es
un delito.

Prescribe el Art. 79 letra e) que “Comete falta o delito contra la propiedad intelectual:
e) El que, careciendo de autorización del titular de los derechos o de la ley, cobrare
derechos u otorgase licencias respecto de obras o de interpretaciones o ejecuciones o
fonogramas que se encontraren protegidos”.

Finaliza el Art. 79 señalando las formas de aplicar las sanciones ante la infracción a las
normas del derecho de autor.

Dice el artículo 79 bis que “El que falsifique obra protegida por esta ley, o el que la
edite, reproduzca o distribuya ostentando falsamente el nombre del editor autorizado,
suprimiendo o cambiando el nombre del autor o el título de la obra, o alterando
maliciosamente su texto, será sancionado con las penas de reclusión menor en su grado
mínimo y multa de 10 a 1.000 unidades tributarias mensuales”. Aquí existen dos
delitos, porque se esta creando una falsificación y luego mediante esta falsificación se
adultera la obra.

Señala el artículo 80 letra a) que “Comete delito contra la propiedad intelectual y será
sancionado con pena de multa de 25 a 500 unidades tributarias mensuales: a) El que, a
sabiendas, reproduzca, distribuya, ponga a disposición o comunique al público una
obra perteneciente al dominio público o al patrimonio cultural común bajo un nombre
que no sea el del verdadero autor”. Esta es una norma que tiende especialmente a la
protección de los derechos morales.

Dice el artículo 80 letra b) que “Comete delito contra la propiedad intelectual y será
sancionado con pena de multa de 25 a 500 unidades tributarias mensuales: b) El que se
atribuyere o reclamare derechos patrimoniales sobre obras de dominio público o del
patrimonio cultural común”.

Prescribe el Art. 80 letra c) que “Comete delito contra la propiedad intelectual y será
sancionado con pena de multa de 25 a 500 unidades tributarias mensuales: c) El que
obligado al pago en retribución por la ejecución o comunicación al público de obras
protegidas, omitiere la confección de las planillas de ejecución correspondientes”.

Señala el artículo 81 Inc. 1mero que “Comete delito contra la propiedad intelectual y
será sancionado con pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 50 a 800
unidades tributarias mensuales, el que tenga para comercializar, comercialice o alquile
directamente al público copias de obras, de interpretaciones o de fonogramas,
cualquiera sea su soporte, reproducidos en contravención a las disposiciones de esta
ley”. Esta es la situación de aquel que vende productos piratas.

Agrega el Art. 81 Inc. 2do que “El que con ánimo de lucro fabrique, importe, interne al
país, tenga o adquiera para su distribución comercial las copias a que se refiere el
inciso anterior, será sancionado con las penas de reclusión menor en su grado medio a
máximo y multa de 100 a 1.000 unidades tributarias mensuales”. Aquí estamos
hablando de la tenencia de estos productos piratas, requiriéndose un elemento subjetivo
del tipo, cual es el lucro, así cabe preguntarse ¿cuándo se constituye el lucro?

Dice el artículo 82 que “En caso de reincidencia de los delitos previstos en esta ley, se
aplicarán las penas máximas contempladas para cada uno de ellos. En estos casos, la
multa no podrá ser inferior al doble de la anterior, y su monto máximo podrá llegar a
2.000 unidades tributarias mensuales”. Aquí estamos hablando de la reincidencia.
Anota el artículo 83 que “Tratándose de los delitos previstos en el artículo 81, la pena
aumentará en un grado si el responsable formare parte de una agrupación o reunión de
personas para cometer dichos delitos, sin incurrir en los delitos de asociación ilícita”.

Agrega el Art. 83 Inc. 2do que “En el caso del artículo 293 del Código Penal, se
aplicará además una multa de 100 a 1.000 unidades tributarias mensuales; y de 50 a
500 unidades tributarias mensuales en el caso del artículo 294 del Código Penal”.

Señala el artículo 84 que “Incurrirá en responsabilidad civil el que, sin autorización del
titular de los derechos o de la ley y, sabiendo o debiendo saber que inducirá, permitirá,
facilitará u ocultará una infracción de cualquiera de los derechos de autor o derechos
conexos, realice alguna de las siguientes conductas:
a) Suprima o altere cualquier información sobre la gestión de derechos.
b) Distribuya, importe para su distribución, emita, comunique o ponga a disposición
del público copias de obras o fonogramas, sabiendo que la información sobre la
gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización.
c) Distribuya o importe para su distribución, información sobre la gestión de derechos,
sabiendo que la información sobre la gestión de derechos ha sido alterada sin
autorización.
El que realice alguna de las conductas descritas en los literales precedentes, será
sancionado con pena de multa de 25 a 150 unidades tributarias mensuales”.

Aquí, sin perjuicio de la responsabilidad penal, se dará lugar a la responsabilidad civil

en los casos enunciados. Tenemos que puede ser con dolo o culpa, porque la ley habla
de “sabiendo o debiendo saber”, y además se dice “haga o facilite”, es decir, sea
cómplice o autor del ilícito.

Párrafo III “De las normas aplicables al procedimiento civil y penal”

Dice el Artículo 85 B. que “El titular de los derechos reconocidos en esta ley tendrá,
sin perjuicio de las otras acciones que le correspondan, acciones para pedir: a) El cese
de la actividad ilícita del infractor.
b) La indemnización de los daños y perjuicios patrimoniales y morales causados.
c) La publicación de un extracto de la sentencia, a costa del demandado, mediante
anuncio en un diario de circulación comercial de la Región correspondiente, a elección
del perjudicado”.

Sin perjuicio de las acciones penales y civiles a que tenga el titular del derecho de autor,
se podrán ejercitar los siguientes derechos.

Anota el artículo 85 C. que “El tribunal, a solicitud del perjudicado, ordenará que los
ejemplares que hubieren sido producto de alguna infracción o delito contenido en esta
ley sean destruidos o apartados del comercio.
Estos ejemplares sólo podrán ser destinados a beneficencia por el tribunal cuando
cuente con autorización del titular de los derechos. En este caso, el tribunal podrá
decretar las medidas necesarias para garantizar que no reingresen al comercio,
ordenando el marcado de los ejemplares y decretando la prohibición de enajenarlos
por parte del beneficiario”.
Dice el artículo 85 D. que “El tribunal podrá ordenar, en cualquier estado del juicio,
las siguientes medidas precautorias:
a) La suspensión inmediata de la venta, circulación, exhibición, ejecución,
representación o cualquier otra forma de explotación presuntamente infractora.
b) La prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes determinados, incluyendo
la prohibición de publicitar o promover los productos o servicios motivo de la presunta
infracción.
c) La retención de los ejemplares presuntamente ilícitos.
d) La retención o secuestro de los materiales, maquinarias e implementos que hayan
sido destinados a la producción de ejemplares presuntamente ilícitos, o de la actividad
presuntamente infractora, cuando ello sea necesario para prevenir futuras infracciones.
e) La remoción o retiro de los aparatos que hayan sido utilizados en la comunicación
pública no autorizada, a menos que el presunto infractor garantice que no reanudará la
actividad infractora.
f) El nombramiento de uno o más interventores.
g) La incautación del producto de la recitación, representación, reproducción o
ejecución, hasta el monto correspondiente a los derechos de autor que establezca
prudencialmente el tribunal.
En lo no regulado por el inciso precedente, la dictación de estas medidas se regirá por
las normas generales contenidas en el Título V del Libro II del Código de
Procedimiento Civil.
Las medidas establecidas en este artículo podrán solicitarse, sin perjuicio de las
medidas prejudiciales de los Títulos IV y V del Libro II del Código de Procedimiento
Civil, como medidas prejudiciales, siempre que se acompañen antecedentes que
permitan acreditar razonablemente la existencia del derecho que se reclama, el riesgo
de una inminente infracción y se rinda caución suficiente, de conformidad con lo
establecido en el artículo 279 del Código de Procedimiento Civil”.

Dice el artículo 85 E. Inc. Primero que “Al determinar el perjuicio patrimonial el

tribunal considerará, entre otros factores, el valor legítimo de venta al detalle de los
bienes sobre los cuales recae la infracción”. El primer criterio para evaluar el daño, será
el valor efectivo y legítimo de venta de los bienes que tienen en el comercio los bienes
falsificados, siendo ello al detalle.

Agrega el Inc. 2do del Art. 85 E. que “El tribunal podrá, además, condenar al infractor
a pagar las ganancias que haya obtenido, que sean atribuibles a la infracción y que no
hayan sido consideradas al calcular los perjuicios”.

Finaliza el Art. 85 E. que “Con independencia de la existencia de un perjuicio

patrimonial, para efectos de la determinación del daño moral, el tribunal considerará
las circunstancias de la infracción, la gravedad de la lesión, el menoscabo producido a
la reputación del autor y el grado objetivo de difusión ilícita de la obra”.

Anota el artículo 85 F. que “Al hacer efectiva la indemnización de perjuicios, el

tribunal podrá ordenar, a petición de parte y sin perjuicio de los derechos que puedan
hacer valer terceros, la incautación y entrega al titular del derecho del producto de la
recitación, representación, reproducción, ejecución o cualquier otra forma de
explotación ilícita”. Aquí tenemos una acción penal privada.
Prescribe el artículo 85 G. que “Existirá acción pública para denunciar los delitos
sancionados en esta ley”. Aquí interviene la fiscalía. Y si las partes intervinientes llegan
a un acuerdo reparatorio, la fiscalía podría en ese evento desistirse de la acción penal
[ello por el carácter privado que tiene al inicio la acción].

Dice el artículo 85 H. que “Se presume, salvo prueba en contrario, que el derecho de
autor y los derechos conexos subsisten sobre una obra o fonograma, cuya fecha de su
primera publicación sea inferior a setenta años.
Sin embargo, no será aplicable lo dispuesto en el inciso anterior respecto de aquellas
obras y materias afines que hayan pasado al dominio público por expiración del plazo
de protección de acuerdo a esta ley o a leyes anteriores”.

Aquellas obras que estaban bajo la ley anterior y que prescribieron por las reglas de esta
norma, pasando a formar parte del dominio público, no dejarán de tener tal calidad

Párrafo IV “De las normas especiales aplicables al procedimiento civil”

Prescribe el artículo 85 I. que “En los procedimientos civiles, el tribunal podrá ordenar
a el o los presuntos infractores a esta ley, la entrega de toda información que posean
respecto a las demás personas involucradas en la infracción, así como todos los
antecedentes relativos a los canales de producción y distribución de los ejemplares
infractores. El tribunal podrá aplicar multas de 1 a 20 unidades tributarias mensuales
a aquellos que se nieguen a entregar dicha información”.

El demandante puede señalar que se entreguen todos los medios que el estime por parte
del demandado.

Dice el artículo 85 J. que “El juez de letras en lo civil que, de acuerdo a las reglas
generales conozca de los juicios a que dé lugar la presente ley, lo hará breve y
sumariamente”. Las acciones de indemnización de perjuicios se tramitarán a través del
procedimiento sumario, no obstante que las reglas de este procedimiento admiten su
sustitución el proceso ordinario civil del Libro II del Código de Procedimiento Civil.

Señala el artículo 85 K. que “El titular de un derecho podrá solicitar, una vez
acreditada judicialmente la respectiva infracción, que las indemnizaciones de los daños
y perjuicios patrimoniales y morales causados sean sustituidas por una suma única
compensatoria que será determinada por el tribunal en relación a la gravedad de la
infracción, no pudiendo ser mayor a 2.000 unidades tributarias mensuales por
infracción”. Cuando no se pueda acreditar el precio de venta ni la ganancia de la
persona [pero si el ilícito], se podrá establecer por parte del juez una sanción para el
infractor en atención siempre a la gravedad del delito cometido [esto es facultativo].

Título IV Capítulo III “Limitación de responsabilidad de los prestadores de

servicios de Internet”

Anota el artículo 85 L. que “Sin perjuicio de las normas generales sobre

responsabilidad civil aplicables, en el caso de aquellas infracciones a los derechos
protegidos por esta ley cometidas por terceros, que ocurran a través de sistemas o
redes controladas u operadas por personas naturales o jurídicas que presten algunos
de los servicios señalados en los artículos siguientes, los prestadores de tales servicios
no serán obligados a indemnizar el daño, en la medida que cumplan con las
condiciones previstas en los artículos siguientes para limitar tal responsabilidad,
conforme a la naturaleza del servicio prestado. En estos casos, los prestadores de
servicio sólo podrán ser objeto de las medidas prejudiciales y judiciales a que se refiere
el artículo 85 R.”. Estamos frente a una norma eximente de responsabilidad civil.

Estas son normas supletorias, porque la ley anota que “Sin perjuicio de las normas
generales sobre responsabilidad civil aplicables […]”.

Señala el artículo 85 M. que “Los prestadores de servicios de transmisión de datos,

enrutamiento o suministro de conexiones no serán considerados responsables de los
datos transmitidos a condición que el prestador:
a) No modifique ni seleccione el contenido de la transmisión. Para estos efectos no se
considerará modificación del contenido, la manipulación tecnológica del material
necesaria para facilitar la transmisión a través de la red, como la división de paquetes;
b) No inicie él la transmisión, y
c) No seleccione a los destinatarios de la información.
Esta limitación de responsabilidad comprende el almacenamiento automático o copia
automática y temporal de los datos transmitidos, técnicamente necesarios para ejecutar
la transmisión, siempre que este almacenamiento o copia automática no esté accesible
al público en general y no se mantenga almacenado por más tiempo del
razonablemente necesario para realizar la comunicación”.

Dice el artículo 85 N. que “Los prestadores de servicios que temporalmente almacenen

datos mediante un proceso de almacenamiento automático no serán considerados
responsables de los datos almacenados a condición que el prestador:
a) Respete las condiciones de acceso de usuarios y las reglas relativas a la
actualización del material almacenado establecidas por el proveedor del sitio de
origen, salvo que dichas reglas sean usadas por éste para prevenir o dificultar
injustificadamente el almacenamiento temporal a que se refiere este artículo;
b) No interfiera con la tecnología compatible y estandarizada utilizada en el sitio de
origen para obtener información sobre el uso en línea del material almacenado,
cuando la utilización de dichas tecnologías se realice de conformidad con la ley y sean
compatibles con estándares de la industria ampliamente aceptados;
c) No modifique su contenido en la transmisión a otros usuarios, y
d) Retire o inhabilite en forma expedita el acceso a material almacenado que haya sido
retirado o al que se haya inhabilitado el acceso en su sitio de origen, cuando reciba
una notificación de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 85 Q”.

Aquí con esta norma se intenta evitar que se sancione al prestador de servicios de
Internet por ilícitos que se cometan por este medio proveído.

Anota el artículo 85 Ñ. que “Los prestadores de servicios que a petición de un usuario

almacenan, por sí o por intermedio de terceros, datos en su red o sistema, o que
efectúan servicios de búsqueda, vinculación y/o referencia a un sitio en línea mediante
herramientas de búsqueda de información, incluidos los hipervínculos y directorios, no
serán considerados responsables de los datos almacenados o referidos a condición que
el prestador:
a) No tenga conocimiento efectivo del carácter ilícito de los datos;
b) No reciba un beneficio económico directamente atribuible a la actividad infractora,
en los casos en que tenga el derecho y la capacidad para controlar dicha actividad;
c) Designe públicamente un representante para recibir las notificaciones judiciales a
que se refiere el inciso final, de la forma que determine el reglamento, y
d) Retire o inhabilite en forma expedita el acceso al material almacenado de
conformidad a lo dispuesto en el inciso siguiente.
Se entenderá que el prestador de servicios tiene un conocimiento efectivo cuando un
tribunal de justicia competente, conforme al procedimiento establecido en el artículo
85 Q, haya ordenado el retiro de los datos o el bloqueo del acceso a ellos y el prestador
de servicios, estando notificado legalmente de dicha resolución, no cumpla de manera
expedita con ella”.

Esta norma busca amparar a los prestadores de servicios ni a los buscadores, a fin de no
hacerlos responsables por los datos.

El Inc. Final señala la forma en cómo se establece la mala fe por parte del proveedor de
Internet, lo cual se hará por notificación judicial, lo que tiende a ralentizar el
procedimiento.

Dice el artículo 85 O. que “Para gozar de las limitaciones de responsabilidad

establecidas en los artículos precedentes, los prestadores de servicios, además,
deberán:
a) Haber establecido condiciones generales y públicas, bajo las cuales éste podrá
hacer uso de la facultad de poner término a los contratos de los proveedores de
contenido calificados judicialmente como infractores reincidentes de los derechos
protegidos por esta ley.
b) No interferir en las medidas tecnológicas de protección y de gestión de derechos de
obras protegidas ampliamente reconocidas y utilizadas lícitamente.
c) No haber generado, ni haber seleccionado el material o a sus destinatarios.
Se exceptúa de esta obligación a los prestadores de servicios de búsqueda, vinculación
o referencia a un sitio en línea mediante herramientas de búsqueda de información”.

Señala la letra a) del Art. 85 O. que el posting deberá señalar un reglamento de

funcionamiento, y ante cuya infracción se bajará al cliente.

Dice el Artículo 85 O. que “Para gozar de las limitaciones de responsabilidad

establecidas en los artículos precedentes, los prestadores de servicios, además,
deberán:
a) Haber establecido condiciones generales y públicas, bajo las cuales éste podrá
hacer uso de la facultad de poner término a los contratos de los proveedores de
contenido calificados judicialmente como infractores reincidentes de los derechos
protegidos por esta ley.
b) No interferir en las medidas tecnológicas de protección y de gestión de derechos de
obras protegidas ampliamente reconocidas y utilizadas lícitamente.
c) No haber generado, ni haber seleccionado el material o a sus destinatarios.
Se exceptúa de esta obligación a los prestadores de servicios de búsqueda, vinculación
o referencia a un sitio en línea mediante herramientas de búsqueda de información”.

Anota el artículo 85 P. que “Los prestadores de servicios referidos en los artículos

precedentes no tendrán, para efectos de esta ley, la obligación de supervisar los datos
que transmitan, almacenen o referencien ni la obligación de realizar búsquedas activas
de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas.
Lo establecido en el inciso anterior se comprenderá sin perjuicio de cualquier
actividad que los tribunales ordinarios de justicia decreten para investigar, detectar y
perseguir delitos o prácticas constitutivas de ejercicios abusivos de los derechos de
autor o conexos reconocidos por esta ley”.

Señala el artículo 85 Q. que “Para las infracciones a los derechos reconocidos por esta
ley cometidas en o por medio de redes o sistemas controlados u operados por o para
prestadores de servicios, el titular de los respectivos derechos o su representante
podrán solicitar como medida prejudicial o judicial las que se señalan en el artículo 85
R. Cuando las medidas se soliciten en carácter de prejudicial, y siempre que existan
razones graves para ello, se podrán decretar sin audiencia del proveedor del contenido,
pero debiendo el solicitante rendir caución previa, a satisfacción del tribunal. Esta
solicitud será conocida por el juez de letras en lo civil del domicilio del prestador de
servicios, sin perjuicio de las acciones penales que pudieran interponerse.
Para estos efectos, la solicitud, además de cumplir con los requisitos de los números 1º,
2º y 3º del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, deberá indicar claramente:
a) Los derechos supuestamente infringidos, con indicación precisa de la titularidad de
éstos y la modalidad de la infracción;
b) El material infractor, y
c) La localización del material infractor en las redes o sistemas del prestador de
servicios respectivos.
Cumplido lo dispuesto en el inciso anterior, el tribunal decretará sin demora el retiro o
bloqueo de los contenidos infractores. Dicha resolución se notificará por cédula al
prestador de servicios respectivo y por el estado diario al solicitante.
El proveedor de contenido afectado podrá, sin perjuicio de otros derechos, requerir al
tribunal que decretó la orden que se deje sin efecto la medida de restricción de acceso o
retiro de material. Para ello deberá presentar una solicitud que cumpla con los mismos
requisitos señalados en el inciso segundo y deberá acompañar todo antecedente
adicional que fundamente esta petición e implicará su aceptación expresa de la
competencia del tribunal que está conociendo del asunto.
Este procedimiento se tramitará breve y sumariamente, y las apelaciones se concederán
en el solo efecto devolutivo, gozando de preferencia para su conocimiento y vista por el
tribunal de alzada”.

Esta es una medida extraordinarísima, porque se omite el principio de la bilateralidad de

la audiencia, y además se deberán reunir los requisitos que enuncia precisamente la
norma en comento, cuales son

i) Los derechos supuestamente infringidos, con indicación precisa de la titularidad de

éstos y la modalidad de la infracción

ii) El material infractor, y

iii) La localización del material infractor en las redes o sistemas del prestador de
servicios respectivos.

Debe indicarse con total precisión el sitio infractor, ello junto al dominio de la red
[asociándose al efecto los terminales primarios o secundario].
No se notificará a la otra parte, se hará por una sola parte y el juez, deberá reunirse los
requisitos señalados, y finalmente, decretada la orden, se notificará dicha resolución a la
contraria a través de cédula.

Una vez notificado por cédula, el demandado tiene derecho a pedir que se suspenda,
pero para esto deberá otorgar la misma información que señaló el demandante, y
exponiendo porqué a su juicio no se incurre en un ilícito.

Se debe tener en consideración que el Inc. Final del Art. 85 Q. señala “Este
procedimiento se tramitará breve y sumariamente, y las apelaciones se concederán en
el solo efecto devolutivo, gozando de preferencia para su conocimiento y vista por el
tribunal de alzada”.

Reza el artículo 85 R. que “En los casos en que se hayan cumplido los requisitos
generales del artículo 85 O y los requisitos establecidos en el artículo 85 M, respecto
de las funciones de transmisión, enrutamiento o suministro, el tribunal sólo podrá
disponer como medida prejudicial o judicial la adopción de medidas razonables para
bloquear el acceso a un determinado contenido infractor que sea claramente
identificado por el solicitante y que no implique el bloqueo de otros contenidos
legítimos, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo precedente.
En los casos en que se hayan cumplido los requisitos generales del artículo 85 O y los
requisitos especiales establecidos en los artículos 85 N y 85 Ñ, respecto de las
funciones mencionadas en dichos artículos, el tribunal sólo podrá disponer como
medidas prejudiciales o judiciales las siguientes:
a) El retiro o inhabilitación del acceso al material infractor que sea claramente
identificado por el solicitante de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo 85 Q;
b) La terminación de cuentas determinadas de infractores reincidentes de dicho
prestador de servicio, que sean claramente identificadas por el solicitante de acuerdo a
lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 85 Q, y cuyo titular esté usando el sistema
o red para realizar una actividad infractora a los derechos de autor y conexos.
Todas estas medidas se dictarán con la debida consideración de la carga relativa para
el prestador de servicios, para los usuarios y para los suscriptores, del eventual daño al
titular del derecho de autor o conexos, de la factibilidad técnica y eficacia de la
medida, y de la existencia de otras formas de observancia menos gravosas para
asegurar el respeto del derecho que se reclama.
Estas medidas se decretarán previa notificación al prestador de servicios, de
conformidad con los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 85 Q, con la excepción
de los mandamientos judiciales que busquen asegurar la preservación de la evidencia o
cuando se trate de otros mandamientos judiciales que se estime no tendrán un efecto
real en la operación del sistema o red del prestador de servicios”.

A discreción del juez y en casos calificados, es que parte del contenido de una página
sea bloqueada.

Señala el artículo 85 S. que “El tribunal competente, a requerimiento de los titulares de

derechos que hayan iniciado el procedimiento establecido en el artículo precedente,
podrá ordenar la entrega de la información que permita identificar al supuesto
infractor por el prestador de servicios respectivo. El tratamiento de los datos así
obtenidos se sujetará a lo dispuesto en la ley sobre protección de la vida privada”.

El tribunal puede pedirle al proveedor del servicio, a petición del demandante, que le
informe quién es el usuario infractor, ello a fin de determinar la responsabilidad
objetiva.

Dice el artículo 85 T. que “El que, a sabiendas, proporcione información falsa relativa
a supuestas infracciones a los derechos reconocidos en esta ley, deberá indemnizar los
daños causados a cualquier parte interesada, si estos daños son resultado de acciones
que el proveedor de servicios de red tome en base a dicha información, y le será
aplicable lo dispuesto en el artículo 197 del Código Penal”.

El demandante que inicia una acción de esta naturaleza infundadamente, puede a su vez
el demandado demandarlo en atención a la norma previamente anotada.

Dice el artículo 85 U. que “Sin perjuicio de las disposiciones previas contenidas en este
Capítulo, los prestadores de servicios de Internet deberán comunicar por escrito a sus
usuarios los avisos de supuestas infracciones que reciban, a condición que en la
comunicación que reciban cumplan los siguientes requisitos:
a) Reciba en forma electrónica o de otra forma escrita del titular de los derechos o de
su representante, aviso de la supuesta infracción;
b) El titular de los derechos o su representante deberá tener domicilio o residencia en
Chile y, en su caso, contar con poder suficiente para ser emplazado en juicio, en
representación del titular;
c) Se identifiquen los derechos supuestamente infringidos, con indicación precisa de la
titularidad de éstos y la modalidad de la infracción;
d) Se identifique el material infractor y su localización en las redes o sistemas del
prestador deservicios a quien se envía la comunicación, a través del URL o sus
equivalentes, y
e) Contenga datos que permitan al prestador de servicios identificar al usuario
proveedor del supuesto material infractor.
Los prestadores de servicios de Internet, una vez recibida una comunicación de
conformidad al inciso anterior, informarán al usuario supuestamente infractor esta
situación acompañando los antecedentes proporcionados por el titular del derecho o su
representante, dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la recepción de la
referida comunicación”.

De la propiedad industrial

Esta ley habla de los derechos de propiedad industrial, es decir, las marcas comerciales,
las patentes de invención, los modelos de invención y las denominaciones de origen.

Diferencias entre el derecho de autor y la propiedad industrial

a) Nacimiento

El derecho de autor se protege desde la materialización de la obra, mientras que la

propiedad industrial está amparada desde la obtención del registro.
b) Territorio
El derecho de autor es global o universal, en cambio, la propiedad industrial es
territorial, es de decir, tendrá protección en los territorios en los que se registra la marca
o patente.

c) Renovación

Respecto de la vigencia, el derecho de autor no admite renovación [los derechos

patrimoniales], en cambio, el derecho de propiedad industrial, como lo son las marcas,
si admite renovación.

De las marcas comerciales

Las marcas comerciales pueden definirse como cualquier signo visible y novedoso que
sirva para distinguir productos, servicios, establecimientos comerciales y
establecimientos industriales.

Clasificación de las marcas comerciales

Aquí tenemos diversas clasificaciones

I) Marcas palabras, mixtas, etiquetas, sonora y frase de propaganda

a) Marcas palabras

Por ejemplo la marca “Líder” o “Jumbo”. Son un conjunto de letras sin ninguna
característica especial.

b) Marcas mixtas

Esta consiste en la combinación de palabras con logos, es decir, un conjunto de letras

con un elemento figurativo.

c) Marcas etiquetas

Éste es sólo el logo, como por ejemplo el cocodrilo de “Lacoste”.

d) Marca sonora

Este es el estribillo de una marca comercial, así las cosas, tenemos que se trata de un
conjunto de notas musicales.

e) Marca frase de propaganda

La frase de propaganda tiene implícita una condición, cual es que para efectuar la
inscripción en Chile, es necesario que se exija que la marca base esté previamente
registrada para la misma clase de productos y servicios. Así se puede inscribir por
ejemplo “Jumbo te da más”, donde Jumbo es la marca base.
En otros países se admiten las inscripciones olfativas, así por ejemplo en el caso de los
perfumes. Esto se relaciona no con la fragancia, sino más bien con la mantención de
ésta. Esto no tiene aplicación en Chile.

También está la marca de tres dimensiones. Estas son las figuras en cuanto tienen un
alto, largo y ancho, es decir, tiene volumen. Esto no se aplica en Chile, porque en
nuestro país existe la inscripción de los diseños industriales. De alguna manera los
diseños industriales se superponen a la marca de tres dimensiones.

II) Marcas de productos, servicios, establecimientos comerciales y establecimientos

industriales

Esta es una clasificación única para Chile, porque fuera de nuestro país no existen las
marcas para establecimientos comerciales y los establecimientos industriales. Sólo los
productos y servicios son internacionales.

Internacionalmente, los productos y los servicios se vieron en la necesidad de ser

clasificados, dividiéndose al efecto en grupos, pero había el inconveniente de que lo
países pudieron haber clasificado en forma diferente, ante lo cual se celebró en 1878 el
Tratado de Arreglo de Niza o “Clasificador Internacional de Marcas Comerciales”, el
cual agrupó servicios y productos, es decir, aquellos que eran productos parecidos, lo
agrupó en un mismo grupo y si fueren distintos estarán en grupos diversos.

Hoy en día los productos están clasificados entre la clase 1 al 24, y los servicios están
clasificados en las clases 35 a 45.

Si se obtiene un registro para un producto, servicio o establecimiento industrial, éstos

serán aplicables a todo el territorio de la República [son de orden nacional], mientras
que el establecimiento comercial admite registro regional. Lo último se traduce en que
diversas personas pueden tener el mismo registro respecto del establecimiento
comercial.

a) Marcas de productos

La marca [marca comercial] es un nombre, término, signo, símbolo, diseño o una

combinación de éstos que se le asigna a un producto para identificarlo y distinguirlo de
los demás productos que existen en el mercado.

b) Marcas de servicios

Una marca de servicio es un signo susceptible de representación gráfica capaz de

distinguir en el mercado servicios, con el objeto que el público consumidor los
diferencie de otro de la misma especie o idénticos que existan en el mercado. Es decir
son signos que indican que un servicio es suministrado por una empresa determinada.

c) Marcas de establecimientos comerciales

Son expresiones que pretenden proteger el nombre de una determinada empresa que
transa ciertos productos. Estas marcas protegen más bien la actividad de transar que el
nombre de los productos mismos que transan.
d) Marcas de establecimientos industriales

Son expresiones que pretenden proteger el nombre de una determinada empresa que
fabrica o genera determinados productos. Estas marcas protegen más bien la actividad
de transar que el nombre de los productos mismos.

La expresión “novedoso” que se empleó al definirse marca comercial, implica algo

nuevo, es decir, se trata de algo que previamente no ha existido, es decir, antes que.

No obstante lo precedente, la ley ha ido más allá, empleando al efecto una clasificación.

III) Marca novedosa, genérica y genéricos en uso

a) Marca novedosa

Esta es aquella que cumple con aquellos requisitos que la ley prescribe en cuanto a
registrarla.

b) Marcas genérica

Ésta viene de género, así éste se puede decir que es lo que indica la naturaleza. Cuando
se habla de marca genérica, la ley habla de que no podrá registrar la naturaleza u origen
de la cosa.

Las palabras no son genéricas per se, sino que dicen relación con los productos o
servicios que se con ella se pretende distinguir. Así por ejemplo no se podrá inscribir
“Casa” para vender como producto casas, no obstante que si se venden productos de
perfumería que sean marca “Casa”.

Todo lo anterior es sin perjuicio de los denominados superlativos, así por ejemplo
“extra”, “súper”, “híper”, “mega”, “plus”, etc., así a cualquier producto que se le
agregue esta expresión, no es válida, porque estamos hablando de palabras genéricas
per se, porque son indicativas de una cualidad respecto de la palabra a la cual se agrega.

c) Genéricos con uso

Hasta el año 2005, no se podían registrar expresiones como “Telefónica”, “Redcompra”

o “Nutribien”. Los tratados de libre comercio exigían reconocer a Chile

No obstante, con la entrada en vigencia del TLC con EE.UU. y la Unión Europea, se
podrían registrar estas marcas siempre y cuando ello importe un uso masivo de la
marca, la cual a su vez se entienda que existe en la conciencia popular.

Obviamente que es mucho más valioso el registro de una marca genérica

d) Marcas con complemento

Por ejemplo “HiperJumbo”, así las cosas, “Hiper” no debiese ser susceptible de
registrarse, por ser netamente superlativa, pero se emplea una expresión distintiva, cual
es Jumbo; así también tenemos como ejemplo el “Súper 8”.

Se puede decir que “Negrita”, a pesar de asociarse a una galleta, igualmente es

novedoso.

Por otro lado en el caso de “Sahne Nuss”, es claramente una marca genérica, pero está
amparada en los genéricos con uso.

Características de las marcas

a) El derecho de marcas genera una serie de derechos

La inscripción de las marcas, generan una serie de derechos.

b) Genera una serie de responsabilidades y acciones

La infracción a las marcas genera responsabilidad y acciones civiles, penales y

administrativas.

c) La marca sin registro es una mera expectativa

No obstante ello, la ley le reconoce ciertas prerrogativas para efectos de la oposición

d) La marca es territorial

La marca se restringe al país en el cual se registra.

e) Principio de especialidad

Las marcas protegen exclusivamente los productos y servicios para los cuales fueron
registradas, y no pueden abarcar otros distintos a éstos.

Estudio de la Ley 19.039

Análisis del Título “De las marcas comerciales”

Señala el Inc. 1mero parte primera del artículo 19 que “Bajo la denominación de marca
comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representación gráfica
capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o
comerciales”. Esta es la definición legal.

Agrega el Art. 19 Inc. 1mero parte segunda que “Tales signos podrán consistir en
palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos
tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, así como también,
cualquier combinación de estos signos”. Aquí tenemos la primera clasificación
previamente vista. Recordemos que aquí están excluidas las marcas tridimensionales y
olfativas

Finaliza el Inc. 1mero del Art. 19 señalando que “Cuando los signos no sean
intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han adquirido distintividad
por medio del uso en el mercado nacional”. Estas son las marcas genéricas con uso ya
vistas

El Inc. 2do del Art. 19 señala las condiciones de la frase de propaganda, señalando al
efecto que “Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias,
siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o
establecimiento comercial o industrial para el cual se vayan a utilizar”.

Finaliza el Art. 19 señalando que “La naturaleza del producto o servicio al que la
marca ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca”.

Señala el artículo 19 bis A. que “La nulidad o caducidad por no pago de los derechos
de renovación producirán los mismos efectos respecto de las frases de propaganda
adscritas al registro”.

Aquí se aplica el aforismo de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, de modo

que si se tiene la frase de propaganda “Jumbo te da más”, se sabe la frase va asociada a
la marca adscrita, cual es en el ejemplo “Jumbo”, y si ésta no se renueva, caduca.

Dice la parte segunda del Art. 19 bis A. que “En consecuencia, anulada o caducada una
marca, el Departamento procederá a cancelar de oficio los registros de frases de
propaganda dependientes de la marca anulada o caducada. De ello deberá dejarse
constancia mediante la subinscripción marginal en el registro correspondiente”.

Si se inscribe una marca por más de 1 persona, sin establecer porcentajes, ésta se
dividirá en cuotas iguales o alícuotas [todos pueden emplear la marca sin previa
autorización del otro; se emplea el concepto de comunidad], pero si por otro lado, se
podrá efectuar el registro de la marca señalando al efecto porcentajes, pueden utilizarse
reglamentos para el empleo de la marca registra.

Prescribe el artículo 19 bis B. que “Las frases de propaganda no se podrán ceder o

transferir, salvo que se cedan o transfieran con el registro principal al cual se
adscriben”.

Si se vende el registro base, se deberá vender igualmente la frase de propaganda.

Anota el artículo 19 bis C. que “Los registros de marcas que contengan signos, figuras,
cifras, colores, vocablos prefijos, sufijos, raíces o segmentos de uso común o que
puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, se entenderán que confieren
protección a la marca en su conjunto y se concederán dejándose expresa constancia de
que no se otorga protección a los referidos elementos aisladamente considerados”. Esta
norma atiende a la marca genérica con elemento distintivo.

Dice el artículo 19 bis D. Inc. 1mero que “La marca confiere a su el derecho exclusivo y
excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y
para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales
comprendidos en el registro”.

Exclusivo se refiere a que sólo pertenece al que lo registra, mientras que excluyente es
que deja fuera a los otros sujetos, es decir, que nadie más lo pueda usar.

Las ventas paralelas, claramente no vulneran las marcas, porque aquí en principio se
está privilegia la libre competencia, en cuanto a la libre circulación de los bienes.

Señala el Inc. 2do del Art. 19 bis D. que “Por consiguiente, el titular de una marca
registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el
curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos,
servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a
aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho
por el tercero pueda inducir a error o confusión”.

Finaliza la norma en comento que “Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una
marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales
idénticos, se presumirá que existe confusión”. Aquí existe una presunción legal de
confusión, entonces la ley está haciendo una presunción de daño.

Anota el artículo 19 bis E. que “El derecho que confiere el registro de la marca no
faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de los
productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa marca por dicho
titular o con su consentimiento expreso”. Aquí la ley reconoce precisamente la
denominada “venta paralela”, la cual es precisamente lícita.

Procedimiento para la tramitación de marcas comerciales

¿Ante quién se solicitan las marcas comerciales?

Éstas se solicitan ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial [INAPI]. Este

organismo se rige por la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial.

¿Qué se solicita ante esta entidad?

Se rellenará un formulario en donde se describe el solicitante, su representante, la clase,

el tipo de marca y una descripción del producto; y junto con la solicitud, se pagará un
impuesto que asciende a 1 UTM por cada clase que se pide [recordemos que los
productos van desde el 1 al 24 y los servicios del 35 al 45].

Presentada la solicitud, ella será examinada a fin de determinar los requisitos formales
por la denominada Conservadora de Marcas.

¿Qué son los requisitos formales?

i) Que los productos estén debidamente individualizados

ii) Si comparece el representante, que el poder esté en forma

iii) Que si se señala una etiqueta, que ella esté bien descrita

La Conservadora de Marcas puede señalar dos cosas

a) Que la solicitud adolece de errores de forma

En ese caso, hay un plazo de 30 días hábiles para enmendar los errores formales.

Respecto de los errores, puede ser que el error esté bien sustentado o que la
Conservadora de Marcas haya errado. Pueden darse dos situaciones

i) Puede igualmente no contestar o contestar fuera de plazo

En este caso, se entiende que la solicitud está abandonada, archivándose el

proceso. El impuesto al efecto, se pierde

ii) Contestará el solicitante dentro del plazo antes señalado

La solicitud retornará a la Conservadora para que ésta la revise. La

Conservadora volverá a revisar la solicitud, quien determinará si existen errores
formales nuevamente [observándola al efecto, teniéndose nuevamente 30 días
para enmendar errores] o podrá determinar que la solicitud se someta a
tramitación.

b) Si la solicitud no adolece de errores formales

Se aceptará la solicitud y se tramitará ella.

Si la solicitud es aceptada a tramitación, deberá publicarse la solicitud en el Diario

Oficial, la cual deberá contener un extracto con los siguientes puntos

i) Marca

ii) Solicitud

iii) Solicitante

iv) Cobertura

Recordemos que la publicación tiene la función hacer oponible a terceros un acto que se
está ejecutando.

¿Qué pasa si el extracto tiene errores sustanciales?

Si el extracto contiene errores sustanciales, entonces el procedimiento de inscripción es

susceptible de ser nulo. Al efecto, antes de la inscripción existe una mera expectativa.
¿Plazo para publicar?

Se tendrá un plazo de 20 días hábiles. De acuerdo a la Ley 19.039, los plazos de días
hábiles son de lunes a viernes.

Los recursos ordinarios que contempla la Ley 19.039 son de lunes a viernes, pero
existen recursos extraordinarios que contempla el CPC, cuales son de lunes a sábado, y
que son perfectamente aplicables a este procedimiento.

El Diario Oficial, que es quien publica al extracto, sólo publica los extractos de marcas
los días viernes. Y en virtud de eso, podría sostenerse que no se cumple con estos 20
días hábiles.

El INAPI ha señalado una ficción, en cuanto la fecha de publicación será aquella en la

que se encarga hacer ésta, porque o sino, no se cumpliría con los 20 días que señala la
Ley 19.039.

a) Publicado fuera de los 20 días

La marca y el procedimiento se entiende abandonada

b) Publicado dentro de los 20 días

Aquí es válida la publicación.

A partir de la publicación, comienza a correr un plazo de 30 días hábiles para que

cualquiera que esté interesado, pueda presentar oposición en contra de la solicitud de
marca.

Pueden darse así, dos situaciones

a) Dentro de los treinta días existe oposición

La oposición deberá necesariamente fundarse en las causales del Art. 20 de la Ley

19.039. El oponente deberá presentar un escrito y señalar las razones de hecho y de
derecho por los cuales la marca no es susceptible de registro.

Una vez presentada la oposición, ésta deberá ser notificada al solicitante mediante carta
certificada, en la que se le adjuntará el contenido de la misma, es decir, de la oposición.

Es importante destacar en esta etapa lo siguiente, en cuanto será el Director de INAPI el

que hace un examen de fondo respecto de la solicitud de autos. En paralelo a la
oposición, siendo que ocurra ésta o no.

¿Por qué existe este examen del Director de INAPI?

La marca comercial es un monopolio para usar, gozar y disponer de una marca de

manera exclusiva. El Director del INAPI debe velar porque la marca que se está
solicitando, cumpla con la ley, específicamente, que no vulnere derechos de terceros,
pero que además no sea contrario con la moral, las buenas costumbres, la fe pública, etc.
Así en Chile existe la marca de Mitsubishi Montero, la cual en el extranjero es Pajero,
palabra que no se aceptó.

Después de presentada la oposición y/o las observaciones del Director de INAPI, el

solicitante será notificado de ello por carta certificada [separadas] para que el solicitante
responda de esta oposición y observación, si es que existieren. La respuesta deberá
hacerse dentro del plazo de 30 días. Pueden darse varios casos

a.i) Que el solicitante responda las objeciones u oposiciones de fondo

Hará los descargos que estime al efecto, contestando la oposición como la

objeción. Pueden darse a su turno dos cosas

i) Se recibe la causa a prueba

Esto porque lo cita el Director del INAPI o lo solicita la propia parte

ii) El Director de INAPI cita a las partes a oír sentencia

Si se hubiese presentado la prueba dentro de los 30 días o se cito lisa y

llanamente a oír sentencia [dentro del mismo plazo]

Cuando ha habido objeciones de fondo y oposiciones, el fallo debe referirse a

ambas situaciones o puntos. Aquí el fallo puede tener tres salidas

Cuando no hay objeciones, pero sí oposiciones, el fallo deberá referirse a la

oposición que se ha entablado.

Si únicamente existe objeción de fondo, el fallo se referirá a este punto.

i) Que se rechace la inscripción por aceptarse la objeción y la

oposición

Se rechaza la marcar

ii) Que se acoge la oposición y se rechace la objeción

Se rechazará la marcar

iii) Se rechaza la oposición y se acoge la objeción

Se rechazará la marca

iv) Que se rechace la oposición y la objeción

Se acoge la inscripción o registro de la marca

Recurso de apelación en este procedimiento

Aquí existe el recurso de apelación, recurso que se interpondrá ante el

Tribunal de Marcas

Para interponer el recurso, se tendrán 15 días hábiles, ante una entidad

colegiada, que conoce en sala compuesta por tres ministros, cual es el
Tribunal de Marcas y que se rige por la Ley 19.039.

En el primer caso podrá poder apelar únicamente el solicitante.

En el segundo caso, podrá apelar el solicitante; y si eventualmente existe

una más de una oposición que ha sido rechazada, podrá apelar al que se
le rechazó la oposición.

Cuando hay legítimo contradictor, el tribunal de alzada conocerá en

relación.

Necesariamente al que se le ha rechazado una oposición, deberá hacerse

parte en primera instancia y luego apelar dentro de plazo, a diferencia de
lo que ocurre con el solicitante.

En el tercer caso, podrá apelar únicamente el solicitante. El Director del

INAPI no puede, porque ha sido previamente juez y parte. Aquí no existe
legítimo contradictor, por lo que se verá en cuenta.

En el cuarto caso podrá apelar el oponente, viéndose la causa en relación,

por existir legítimo contradictor.

En el caso de que existan varios oponente y a uno de ellos se le rechazó

el recurso, no apelando dentro de plazo, podrá eventualmente adherirse
[dentro de 5to día desde que ingresó la causa a secretaría; hará suyos los
argumentos del apelante] a la apelación que haya hecho otro opositor al
que se le haya rechazado la marca. En este caso el solicitante apela
igualmente, porque se le rechazó la marca, entonces en principio sería
inútil apelar, pero la verdad es que se quiere marcar derecho para luego
demandar de indemnización de perjuicios.

En contra del fallo que dicta el Tribunal de Propiedad Industrial, sólo

procede en recurso de Casación en el Fondo ante la Corte Suprema, ello
porque éste es un recurso exclusivo y excluyente de la Corte Suprema y
además, porque el primer tribunal tiene jurisdicción de orden nacional,
por lo que no correspondería que la Corte de Apelaciones conociere del
recurso.

En la Corte Suprema se hará parte del recurso dentro de 5to día desde que
ingresa la causa al tribunal.
 a.ii) Que el solicitante no responda las objeciones u oposiciones de fondo

En este caso, va a un examen final del Director de INAPI. El examen final que
efectúa este funcionario se refiere tanto a las objeciones como al examen de
fondo [en este último punto existe una función de juez y parte].

b) Dentro de los treinta días no existe oposición

La solicitud es susceptible de registrarse.

Art. 20 de la Ley 19.039

Esta norma establece las causales de oposiciones y de nulidad de marcas comerciales.

I) Los escudos, banderas u otros emblemas

Señala el artículo 20 letra a) que “No podrán registrarse como marcas: a) Los escudos,
las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las
organizaciones internacionales y de los servicios públicos estatales”.

No podría entonces registrarse USA, Chile, ONU, OEA, etc., esta causal evita que
siglas de los estados y ciertos escudos sean empleados por los particulares.

II) Denominaciones técnicas o científicas, las variedades vegetales o las

Organización Mundial de la Salud

Anota el artículo 20 letra b) que “No podrán registrarse como marcas: b) Respecto del
objeto a que se refieren, las denominaciones técnicas o científicas, el nombre de las
variedades vegetales, las denominaciones comunes recomendadas por la Organización
Mundial de la Salud y aquellas indicativas de acción terapéutica”

El Vademecum establece el nombre de los medicamentos, el principio activo y la

composición. No se podrán registrar ninguno de estos elementos como marca comercial.

III) Nombres de una persona natural o su seudónimo

Dice el artículo 20 letra c) que “No podrán registrarse como marcas: c) El nombre, el
seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado
por ella o por sus herederos, si hubiera fallecido. Sin embargo, serán susceptibles de
registrarse los nombres de personajes históricos cuando hubieran transcurrido, a lo
menos, 50 años de su muerte, siempre que no afecte su honor. Con todo, no podrán
registrarse nombres de personas cuando ello constituya infracción a las letras e), f), g)
y h)”.

No podrán registrarse los nombres de una persona, que no sea la propia, viva o muerta
sin que transcurran 50 años, a menos que en el caso de que haya fallecido, lo autoricen
los herederos.
¿Qué pasa si se inventa un nombre para ponérselo a un producto?

Se hace una declaración jurada en el cual se señala que se solicita un nombre de

fantasía.

IV) Las que reproduzcan signos, timbres y estampillas y las medallas o distinciones

Anota el artículo 20 letra d) que “No podrán registrarse como marcas: d) Las que
reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de garantías adoptados por
un Estado, sin su autorización; y las que reproduzcan o imiten medallas, diplomas o
distinciones otorgadas en exposiciones nacionales o extranjeras, cuya inscripción sea
pedida por una persona distinta de quien las obtuvo”.

No podrán registrarse como marcas los timbres de los organismos del gobierno, no
como lo son los timbres de la Contraloría, por ejemplo.

Se intenta que se eviten agregar medallas o distinciones a productos sin que los hayan
obtenidos.

V) Marcas genéricas

Dice el artículo 20 letra e) que “No podrán registrarse como marcas: e) Las expresiones
o signos empleados para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad,
procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o
establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase
de productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carácter distintivo o
describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse”.

No se podrán inscribir marcas que hablen del género, origen, nacionalidad, naturaleza,
procedencia, etc.

Recordemos que será genérico aquello que tenga relación entre el género y el producto a
distribuirse. A su turno tenemos son genéricos per se los superlativos.

La ley habla de “las que sean de uso general en el comercio” ante lo cual cabe
preguntarse ¿se refiere al comercio chileno o al internacional? Así por ejemplo
pizarreño o confort, lo cual es propiamente nacional.

VI) La relación de clases

Anota el artículo 20 letra f) que “No podrán registrarse como marcas: f) Las que se
presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de
los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a
distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los
respectivos bienes, servicios o establecimientos”.

Esta letra está haciendo reconocimiento de la relación de clases o productos.

Por ejemplo se es titular de la marca Dole y se inscribe Dolex, ello crearía confusión
respecto de la marca.
Respecto de las marcas se dijo que éstas se encuentran en un clasificador internacional
reflejado en el Arreglo de Niza, del cual se mencionó que este arreglo clasifica los
productos y servicios entre diversas clases, así tenemos

i) La clase 1 al 34 se trata de productos

ii) Y del 35 al 45 tenemos los servicios.

Al respecto debemos mencionar que existe un principio que rige en propiedad industrial
llamado Principio de Especialidad de las Marcas Comerciales. Este principio establece
que si se es dueño de una marca para distinguir un producto o servicio especifico, no se
puede pretender con esa marca distinguir productos o servicios distintos para los cuales
se registró la marca.

Por ejemplo, si se tiene la marca de Ron Barceló, ello no es extensivo a un eventual

Whiskey con dicho nombre.

Por tanto si se tiene registrada la marca para un servicio determinado, no se puede

pretender además para otros servicios diferentes.

De todas formas este principio admite varias excepciones, la primera dice relación con
lo que se denomina la “relación de clases”, esto significa que se puede usar esa misma
marca para otro producto que no es para aquél que se inscribió, se puede usar sí ese otro
producto está relacionado.

Hay ciertos productos y servicios que estando clasificados en clases diferentes, se

encuentran de todas formas relacionados, es decir, una cosa es que existe un clasificador
y otra es que en la realidad el comercio relacione productos de clases diferentes.

Por ejemplo tenemos la moda, del cual se deriva el vestuario y zapatos que están en
clase 25; además surgen los perfumes que pertenecen a la clase 3; además las carteras y
billeteras están en clase 18, etc.

Hoy en día nadie que sepa de moda puede decir que ropa y vestuario no tiene que ver
con perfumes, porque a nivel mundial las marcas famosas tienen líneas de zapatos,
perfumes y carteras que corren en forma paralela y, por ende, es innegable que existe
relación entre estos productos.

El comercio en este caso entiende una marca que esta registrada para zapatos y ropa, así
como también lo estará para el perfume, de manera que se entenderá que tienen un
mismo origen. Incluso en las grandes marcas, quien explota la marca de perfume es
distinto a quien explota la marca de ropa o billeteras. Por ejemplo la marca Fendi es
muy famosa, respecto de la cual la señora Fendi no es dueña de nada, no existe en la
empresa, se creó un consorcio que es dueño también de Christian Dior que compró
Fendi y estableció que sólo se preocupará del tema de la ropa y la licitará a XX el tema
de los perfumes y de las carteras, pero ¿Qué ocurre en este caso? Las marcas son todas
del mismo consorcio y por ende si no hubiera relación entre el titular de la ropa y del
perfume quedaría la tendalada, bastaría que la calidad de uno bajara para que afectara a
otros [evidentemente están interrelacionados, no obstante que quienes los exploten sean
diversos].

Así por ejemplo en el área farmacéutica existe relación con el área de los cosméticos. La
farmacéutica va en clase 5 y los cosméticos en 3, pero de todas formas están vinculados
de tal forma que se vende en el mismo lugar. Por tanto, si alguien pretende registrar una
marca para farmacéuticos existiendo la misma para cosméticos, se podrá alegar el
principio de especialidad, pero ante ello el interesado en el nuevo registro interpondrá la
relación de clases.

Otro ejemplo es en materia de servicios de construcción y servicios de inmobiliaria,

cuales están en distintas clases. Si hay dos con denominación con un nombre similar
habrá confusión.

También tenemos el caso de los servicios de TV y radio [clase 38] con los servicios de
eventos [clase 41]. Hoy en día los grandes eventos son todos transmitidos, fiestas,
partidos de futbol, etc., cuales están vinculados porque la producción de eventos es parte
del área televisiva.

Tenemos en suma que la separación hecha en el clasificador en la práctica se mezcla.

La letra f) del artículo 20 contempla la excepción al principio de especialidad de las

marcas comerciales porque expresamente consagra la posibilidad de presentar
oposición. Consagra así la relación de las clases.

Nuestra legislación consagra el principio de especialidad y como primera excepción

vimos la relación de clase, y la segunda excepción en esta norma es la fama y
notoriedad. En este caso el legislador reconoce que cuando la marca goza de fama o
notoriedad en el extranjera o en Chile ello trasciende la clase para lo cual fue
originariamente registrada.

Por ejemplo a nivel nacional tenemos COPEC o Cachantún; y en el plano extranjero

está Coca-Cola, Pepsi, Microsoft.

El legislador estableció diferentes estatutos para marcas nacionales-nacionales [aquellas

propias de Chile] y para marcas nacionales-extranjeras [marcas internacionales que se
encuentran en Chile]

La fama y notoriedad es la segunda excepción al principio de especialidad, cual está

manifestado en el Art. 20 letra g) de la Ley 19.039

VII) La fama y notoriedad

a) Fama y notoriedad de productos o servicios extranjera

Señala el Art. 20 letra g) que “No podrán registrarse como marcas: g) Las marcas
iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con
otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o
establecimientos comerciales o industriales, siempre que ellas gocen de fama y
notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos
productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o
industriales, en el país originario del registro”. Este inciso primero se refiere a la fama
y notoriedad de productos o servicios extranjera.

No podrá presentarse oposición si las marcas son iguales o gráfica o fonéticamente

semejantes, este es un requisito imperativo para interporner la respectiva oposición.

Otra condición que señala la ley es que puedan generar la condición de poder
confundirse

Se exige a la marca famosa del extranjero, que se encuentra registrada, es decir, no

admite solicitud, sino únicamente registro, y todo para poder distinguir los mismos
productos o servicios [se restringe la norma para los productos de la misma clase],
existiendo una contraexcepción legal en cuanto a la relación de clases.

Restringe lo relativo a la fama y notoriedad a productos que sean necesariamente

idénticos.

La ley habla de “establecimientos comerciales o industriales”, pero ello no correcto,

porque esto es propio de Chile, no tiene aplicación internacional.

Aquí la ley reconoce productos de consumo restringido, porque la letra g) anota

“siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que
habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios”.

b) Obligación de inscribir la marca anulada o aquella a la que se opuso

Si se demando la nulidad o la oposición basado en la letra g) del Art. 20 Inc. 1mero, el

solicitante tendrá la obligación de inscribir esta marca dentro de los 90 días siguientes a
que quedó ejecutoriada la resolución respectiva.

Anota el Art. 20 letra g) Inc. 2do que “Rechazado o anulado el registro por esta causal,
el titular de la marca notoria registrada en el extranjero, dentro del plazo de 90 días,
deberá solicitar la inscripción de la marca. Si así no lo hiciera, la marca podrá ser
solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a
la expiración del derecho del titular de la marca registrada en el extranjero, aquella a
quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro”. Este inciso establece
la obligación de inscribir la marca anulada o aquella a la que se opuso; y la situación si
es que no efectúa la inscripción.

Si le persona que gana el juicio de nulidad u oposición, la marca queda libre para ser
inscrita por cualquier persona, y teniendo preferencia el que perdió la oposición o la
nulidad.

Si el primitivo demandante quisiera volver a demandar la oposición o la nulidad de la

nueva inscripción, se alegará la preclusión de su derecho.

c) Fama y notoriedad de un producto o servicio en Chile

Sigue señalando el Art. 20 letra g) que “De igual manera, las marcas registradas en
Chile que gocen de fama y notoriedad”, así las cosas, existe semejante presupuesto para
tanto la fama y notoriedad de un producto en Chile como en el extranjero.

Agrega el Art. 20 letra g) que “ […] podrán impedir el registro de otros signos idénticos
o similares solicitados para distinguir productos, servicios o establecimiento comercial
o industrial distintos y no relacionados, a condición, por una parte, de que estos
últimos guarden algún tipo de conexión con los productos, servicios o establecimiento
comercial o industrial que distingue la marca notoriamente conocida y que, por otra
parte, sea probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca
notoria registrada”.

La posibilidad de demandar la nulidad y la oposición, a diferencia de lo que ocurre con

la marca registrada en el extranjero que fuere famoso, se extiende a productos distintos
y no relacionados, preestableciéndose ciertas condiciones

i) Productos y servicios distintos no relacionados

ii) Que guarde cierta conexión

iii) Que se pueda demostrar que podría existir lesión a los derechos válidamente
adquiridos por el titular

Deberá existir una prueba entre los bienes o servicios que tienen cierta conexión

El Inc. 4to del Art. 20 letra g) señala una distinción entre los productos de consumo
masivo y restringido, ello al enunciar la norma que “Para este caso, la fama y
notoriedad se determinará en el sector pertinente del público que habitualmente
consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos
comerciales o industriales en Chile”.

Teorías de cómo se determina la fama y notoriedad

Existen a lo menos dos criterios en cuanto a la demanda de nulidad u oposición en

cuanto a las marcas nacionales y extranjeras, ello respecto de la Ley 19.039. Pero
internacionalmente existen dos vertientes

a) Vertiente objetiva

La marca será famosa mediante la concurrencia del sujeto ante la autoridad

correspondiente, y junto a un número de antecedentes, se determinará por el Estado
dentro de un listado, que una marca es famosa. Esto evita tener que estar probando caso
a caso la situación de que la marca sea famosa y notoria, de modo que bastará con sólo
estar en el listado del ente estatal.

Esto tiene la ventaja de evitar que existan juicios sobre marcas, ya que si ésta es famosa
y está en el listado, rechazará de inmediato las respectivas demandas.

b) Vertiente subjetiva
Existen dos aristas

b.i) Vertiente subjetiva que señala que hay criterios objetivos para determinar la
fama y notoriedad

Esta es aquella que sigue la Organización Mundial de la Propiedad Industrial. La OMPI

señaló cuales eran los criterios que debían tener las oficinas locales para determinar que
una marca es famosa, cuales son los siguientes

i) Presencia en el mercado

ii) Ventas

iii) Publicidad

iv) Registros de marcas nacionales y extranjeras

v) Presencia en Internet

Cumpliéndose estos requisitos, se rechazará o aceptará la marca. Claramente estas

condiciones son diferentes para los productos de consumo masivo como lo de consumo
restringido.

b.ii) Vertiente subjetiva que señala que no existen criterios objetivos para
determinar la fama y notoriedad

Esto está entregado al gusto y capricho de la oficina local, lo cual significa que la
oficina local señalará caso a caso la evidencia para determinar si ésta es suficiente para
acoger o rechazar una oposición o nulidad en cuanto a una marca que es notoria o
famosa. Esto ha llevado a que casos semejantes, sean fallados en forma diferente,
porque existe un criterio subjetivo.

VIII) Productos o marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de

forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas
con anterioridad

Señala el Art. 20 letra h) que “No podrán registrarse como marcas: h) Aquellas iguales
o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras
ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o
establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma
clase o clases relacionadas”.

Este artículo es el que establece la relación de clases, cual es una excepción al principio
de especialidad.

i) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen

ii) De forma que puedan confundirse con otras

iii) Ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos y servicios

iv) Idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas

Señala el Inc. 2do del Art. 20 letra h) parte primera que “Esta causal será igualmente
aplicable respecto de aquellas marcas no registradas que estén siendo real y
efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio
nacional”.

El no tener una marca es una simple expectativa, pero lo que se está señalando la norma,
es que aquel que no ha ni siquiera solicitado una marca, pero que la está ejercitando, es
reconocer un derecho. Puede existir oposición respecto de una marca que no tiene
solicitud, pero que efectivamente se está empleando de manera real y efectiva. Esta es
una norma excepcionalísima, en cuanto a reconocerse derechos a las meras
expectativas.

Anota el Inc. 2do parte segunda del Art. 20 letra h) que “Rechazado o anulado el
registro por esta causal, el usuario de la marca deberá solicitar su inscripción en un
plazo de 90 días. Si así no lo hiciera, la marca podrá ser solicitada por cualquier
persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho
del usuario, aquélla a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro”.

Si existe una persona que se opone y gana la oposición, de acuerdo a la ley, se tendrá un
plazo de 90 días para inscribir la marca, so pena de que si no lo hace, su derecho
caducará y podrá reinscribirse por otra persona, teniendo preferencia aquél que hubiere
perdido

Señala el Inc. Final del Art. 20 letra g) que “No obstante lo dispuesto en el párrafo
primero de esta letra, el Departamento podrá aceptar los acuerdos de coexistencia de
marcas, siempre que no transgredan derechos adquiridos por terceros con anterioridad
o induzcan a confusión al público consumidor”.

En la práctica, existen corporaciones que tienen productos en áreas semejantes o

similares, y a fin de evitar discusiones en cuanto a oposiciones o nulidades, las
respectivas entidades efectúan “acuerdos de coexistencia”.

Aquí existe un problema, en cuanto a que la autoridad está llamada a evitar que dos
marcas semejantes existan en el mercado, de modo que el Estado esta llamado a velar
por la fe público, y ese papel es anterior y superior al derecho que tienen las personas
sobre las marcas, así las cosas, los “acuerdos de coexistencia” puede ser aprobados o
rechazados por la autoridad.

En principio el acuerdo de coexistencia señala que no existirá disputa por productos que
son demasiados semejantes y que son vendidos por entidades diversas. Si la autoridad
por cualquier motivo no acepta el acuerdo de coexistencia, la empresa de la marca X,
inscribe una marca Y, así efectuado ello, se cederá la marca Y a la empresa que vende
productos Y. Aquí el Estado no puede oponerse a la transferencia.

Existen países en que los acuerdos de coexistencia están obligados a aceptar éstos, pero
en Chile ello es a discreción de la autoridad respectiva.
IX) La forma o color

Anota el Art. 20 letra i) que “No podrán registrarse como marcas: i) La forma o el
color de los productos o de los envases, además del color en sí mismo”.

Recordemos que en Chile no se pueden registrar las marcas tridimensionales, no

obstante que si se pueden registrar los diseños industriales, que de alguna manera
amparan la “forma”. Se debe señalar eso sí, que los diseños industriales deben ser
novedosos.

Aquí en esta norma, además de las formas, se habla de los colores. No obstante, la
combinación de colores si se puede registrar.

X) Destino o procedencia de los productos

Reza el Art. 20 letra j) que “No podrán registrarse como marcas: j) Las que puedan
inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia o
atributos del producto que pretende distinguir en Chile una Indicación Geográfica o
Denominación de Origen”.

En Chile no podrá registrarse como marca las indicaciones geográficas ni las

denominaciones de origen. Chile, se comprometió al firmar los tratados con USA y la
Unión Europea, a no inscribir las indicaciones geográficas ni las denominaciones de
origen.

En Chile existen tres denominaciones de origen que señala la ley, que son el “Pisco”, el
“Vino Asoleado” y el “Pajarete”.

XI) Las normas contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres

Señala el Art. 20 letra k) que “No podrán registrarse como marcas: k) Las contrarias al
orden público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los
principios de competencia leal y ética mercantil”. Esto para evitar todo lo relativo a la
competencia desleal.

Nulidad de las marcas

Desde la ley que actualmente rige hasta las que anteriormente regían, ha existido un
cambio sustancial, ello porque los regímenes jurídicos en los que se desempañan, son
distintos.

En el año 1932 regía el DL 958, cual fue dictado por Carlos Ibáñez del Campo, el
regulaban las materias relativas a las marcas. Así las cosas, se obtiene el registro de una
marca y ésta se va a constantemente renovando. El derecho que se va renovando es el
que se inscribió con el estatuto respectivo, que puede el del año 1932, porque bajo ese
imperio se inscribió la respectiva marca. El DL 958 duró hasta septiembre de 1991.

En 1991 se dictó la Ley 19.039, pero conjuntamente con ello, Chile se hace parte del
Convenio de París, es decir, el 30 de septiembre son publicados en el Diario Oficial la
Ley 19.039 y el Convenio antes señalado. Respecto de estas normas, existen artículos
que regulan instituciones iguales en forma diferente, unas en forma especial y otras de
manera general.

Luego con posterioridad se publican el TLC con EE.UU. la Unión Europea, cual señala
ciertas normas especiales, como ocurre con las denominaciones de origen y las
indicaciones geográficas.

El DL 958 es un una norma con categoría de ley que se publica en 1932 a fin de regular
la propiedad industrial, así las cosas, se regulan normas especiales de la nulidad, cuales
priman al efecto por sobre lo que señalaba el Código Civil.

Así tenemos que la prescripción de la acción ha de reunir una serie de elementos, cuales
son el registro, emplear la marca por 2 años, y que el uso fue constante e
ininterrumpido. El DL 958 no procede en cuanto al procedimiento para reclamar la
nulidad.

Se debe señalar que la Ley 19.039 dice que el plazo para reclamar de la prescripción es
de 5 años, pero quien demanda no está seguro de qué estatuto jurídico va a emplearse, si
el de la Ley 19.039 o el del DL 958.

Si se obtiene la nulidad, el que la solicita tiene el derecho preferente a solicitar la

inscripción de la marca en cuestión.

La acción de nulidad y el estatuto de la Ley 19.039

Conforme a la legislación actual, la prescripción es de 5 años en cuanto a la acción,

salvo que exista mala fe, en cuyo caso la prescripción no tiene plazo [la acción es
imprescriptible]. Cuando no existe plazo de prescripción, se genera la inseguridad
jurídica, ello porque cualquiera que sea el plazo que haya transcurrido, siempre
procederá la nulidad cuando se ha inscrito una marca de mala fe

¿Cuándo hay mala fe? ¿Al momento de solicitarse? ¿Al momento se registrarse?
¿Al momento de usarse? ¿En todas ellas?

Basta que la presencia de la mala fe esté antes de solicitarse, registrarse o usarse, para
que la acción de nulidad sea imprescriptible y pueda solicitarse en cualquier momento.

Si una persona registra una marca de mala fe, y ésta se transfiere a otro, se podrá poner
de mala fe al tercero adquirente [que en principio está de buena fe], mediante una “carta
de infracción” [esto atañe a casos un poco más sutiles].

La nulidad y el estatuto del DL 958 de 1932

El estatuto en comento, no fue siempre así, sino que se ha dicho que existen marcas
desde 1925 e incluso anteriores, pero que el estatuto que bajo el cual se otorgaron estos
registros no es el mismo que el de ahora, sino que operaba a la sazón el DL 958, cual
rigió hasta 1991, dictándose en dicho año la Ley 19.039 y entrando a regir en paralelo el
Convenio de París. Modificándose la Ley 19.039 en el año 2005.
¿Qué pasa cuando se obtuvo un registro con anterioridad a 1991?

Está amparado por la Constitución y se le reconoce como un derecho adquirido.

El demandado podrá acogerse al estatuto jurídico que más le acomode

Respecto del demandado, por la aplicación de la Ley sobre Efectos Retroactivos de las
Leyes, tiene derecho a defenderse según la ley que más le convenga, sea la que
actualmente rige o el estatuto jurídico con según el cual adquirió el derecho. Esto sólo
es aplicable a las marcas.

El DL 958 establece dos condiciones

a) La acción de nulidad va a prescribir siempre y cuando se haya empleado la marca

durante dos años

b) Y además en forma consecutiva

En ese evento, procederá la prescripción. Respecto de la mala fe, nada se dice.

¿Se podrían aplicar como normas supletorias las reglas generales en cuanto a la
posesión de normas intangibles?

Estamos hablando de una norma especial, y que establece reglas especiales. Eso en
principio.

No obstante hay autores que dicen que aquí debiera aplicarse una norma general, cuales
tienen relación con la prescripción de los bienes muebles intangibles, así tenemos

i) Si se tiene buena fe

Procederá la prescripción en dos años

ii) Si se tiene mala fe

Procederá la prescripción transcurridos diez años

El que tiene el derecho, recordemos, será siempre el demandado, acogiéndose bajo la

ley del registro o la que actualmente rige.

Situación del demandante

Se deberá demandar, por parte del actor, de acuerdo a la ley que rige actualmente como
aquella según la cual se obtuvo el registro, ello porque no sabe qué estatuto empleará el
demandado.

Cuando se dicta la Ley 19.039 se cambian las reglas bajo las cuales se extingue la
acción de nulidad, señalando la única regla en cuanto prescribe en 5 años, sin hacer
distinción entre la buena y mala fe, ni hacer referencia al uso de la marca.
Pero en paralelo se publica en el Diario Oficial la aprobación de un tratado
internacional, cual es el Convenio de París. La importancia de esta norma jurídica o
contrato internacional es que éste también tenía normas sobre la prescripción de la
acción de nulidad. Este último señalaba que en caso de que el registro de haya obtenido
de mala fe, entonces la acción de nulidad es imprescriptible.

Dicho lo anterior ¿Cuál prima?

La norma de orden general será la Ley 19.039, y la norma particular será el Convenio de
París, en su artículo 10 ter, por lo tanto, serán normas que se complementan, mas no se
excluyen.

¿Cuál es la duración de una marca comercial?

Serán 10 años desde la fecha de su registro y el titular de la misma tiene derecho a

renovarla sucesivamente por periodos equivalentes a 10 años sin limitación alguna.

A diferencia de las patentes, las marcas pueden ser renovadas, en cambio las patentes no
admiten renovación, teniendo un periodo de vigencia de 20 años.

Recordemos que las marcas no otorgan derechos

¿Cuándo se puede renovar una marca?

Se puede renovar en la fecha de vencimiento y hasta 30 días después de vencido su

plazo de renovación. Este último periodo recibe el nombre de “periodo de gracia”.

Una vez registrada una marca comercial, para que se puedan iniciarse las acciones
civiles o criminales que franquea la ley, necesariamente se debe emplear la marca con
las iniciales “MR” o la “®”. Si no se hace ello, no se pierde la marca, pero si se pierden
las acciones civiles o penales.

En el caso de los productos extranjeros que vengan a Chile con las iniciales “TM”, ello
carece de todo valor desde el punto de vista de las acciones.

¿Por qué se debe colocar “MR” o la “®”?

La marca otorga un monopolio para emplear esa expresión en forma exclusiva o

excluyente respecto de las marcas, para usar, gozar y disponer de ella, respecto de los
productos y servicios que a ella están asociados.

Estatuto de la Ley 19.039 del año 2005

Hasta antes del año 2005, la Ley 19.039 sólo establecía acciones criminales, ello con el
objeto de obtener el pago de multas a beneficio fiscal y si era condenado, se podría
solicitar la indemnización de perjuicios en paralelo. Aquí no existen penas de cárcel. En
suma, no existía un método que resarciera los perjuicios para el dueño de la marca.
Cuando se dicta la ley que modifica la Ley 19.039, se establece que el titular de las
marcas comerciales podrá iniciar acciones civiles en contra de terceros que utilicen su
marca. Este es un proceso sumario.

No obstante, las partes podrían pedir la “sustitución del procedimiento”, ello de común
acuerdo.

Recordemos que aquí se interpone la demanda, y se citará a audiencia de estilo en donde

se producirá la contestación y prueba.

Análisis del Art. 28 de la Ley 19.039

Señala el artículo 28 en su encabezamiento que “Serán condenados a pagar una multa a

beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales”. Tendrá un tope de hasta
alrededor de 40 millones.

a) El uso malicioso con fines comerciales de una marca igual o semejante

Anota el artículo 28 letra a) que “Serán condenados a pagar una multa a beneficio
fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales: a) Los que maliciosamente usen,
con fines comerciales, una marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos
productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o
establecimientos relacionados con aquellos que comprende la marca registrada. Lo
anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 bis E”.

i) Debe existir dolo, porque la ley habla de malicia

ii) Debe ser con fines comerciales

iii) Que sea parecida o semejante; mas no idéntica

iv) Para los mismos productos, establecimientos o servicios

b) Simulación de una marca registrada, siendo que no es tal con fines comerciales

Dice el artículo 28 letra b) que “Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal
de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales: b) Los que usen, con fines comerciales,
una marca no inscrita, caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a
una marca registrada o simulando aquéllas”.

c) Que los productos del interior no corresponden al embalaje

Dice el artículo 28 letra c) que “Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal
de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales: c) Los que, con fines comerciales, hagan
uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada, sin tener derecho a usarla
y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine
a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la marca.
Agrega la letra c) del Art. 28 que “Al que reincida dentro de los cinco años siguientes a
la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la
anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales”.

De las patentes de invención

i) Patente
ii) Modelo de utilidad
iii) Diseño industrial
iv) Dibujos industriales

¿Cuál es el papel que le corresponde al Estado en la sociedad?

Algunos le dan un carácter absoluto al Estado y otros le dicen que éste debe tener un rol
subsidiario.

Respecto de las patentes no existe discusión al respecto, así, no es asunto del estado

Las patentes son derechos que otorgan a terceros por parte del Estado por resolver un
problema para la sociedad.

¿Cómo el Estado remunera a quienes obtienen las patentes?

Como el Estado no tiene dinero para pagar a cada inventor, la forma de remuneración
será mediante el otorgamiento de un monopolio, es decir, el derecho exclusivo y
excluyente, para explotar en un territorio determinado producto.

¿Qué es una patente?

La patente es un derecho que otorga el Estado para explotar en forma exclusiva y

excluyente una invención, que resuelve en forma eficiente un problema relevante de la
sociedad y que cumple con los requisitos que la ley establece al respecto.

Todo lo anterior se subsume dentro de la pregunta ¿Por qué el Estado creó el derecho de
patentes?

¿Qué protege una patente?

Sólo pueden ser objetos de patentes los productos y procedimientos.

Anteriormente al 2005, se incluían los métodos y usos, además de los productos y

procedimientos.

Anota el Art. 32 que “Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean
de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que
sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

Requisitos para las patentes

a) Que sean nuevas

b) Que tenga nivel inventivo

c) Que tengan aplicación industrial

Todos estos requisitos son comunes a toda patente, cual es de orden universal.

I) Que sean nuevas o novedosas

Aquí cabe la pregunta

¿Cuándo se considera nueva una invención?

Lo señala el Art. 33, cual anota “Una invención se considera nueva, cuando no existe
con anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo
lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo,
mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o
cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en
Chile o de la prioridad reclamada según el artículo 34”.

Lo primero, es señalar que se considerará nueva cuando no existe el estado de la

técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible
al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible,
la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio.

Esto será antes de la fecha de presentación de la patente.

¿Cualquier publicación o difusión altera la novedad de la patente?

Sólo altera la novedad de la patente aquella difusión que permite reproducir la

invención en su parte más esencial. La parte más esencial está reflejada en la
reivindicación principal.

Agrega el Inc. 2do del Art. 33 que “También quedará comprendido dentro del estado de
la técnica, el contenido de las solicitudes nacionales de patentes o modelos de utilidad
tal como hubiesen sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación sea
anterior a la señalada en el inciso precedente y que hubieren sido publicadas en esa
fecha o en otra posterior”.

Se señala lo siguiente, existen dos patentes

i) Patente X
ii) Patente Y

La patente X es igual a Y, ambas son presentadas por sujetos diversos. Ambas son
sujetas a tramitación, saliendo primero la patente Y primero, publicándose antes. Pero
no obstante, la patente X si es anterior, prefiere frente a la patente Y en cuanto a lo
novedoso que implementa.

La prioridad y el derecho que genera

Dice el artículo 34 que “En caso que una patente haya sido solicitada previamente en el
extranjero, el interesado tendrá prioridad por el plazo de un año, contado desde la
fecha de su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud en Chile”.

El legislador, en general, a todos los inventores les dio un plazo para hacer valer su
patente en todos los países del mundo, señalando el “derecho de prioridad”.

El derecho de prioridad señala que se es dueño de una solicitud de patente, así si ésta es
presentada el 23 de mayo del año 2012 en EE.UU., así el legislador le otorga el plazo de
un año para validar su patente en diversos puntos del mundo [porque las patentes son
locales], así las cosas, validada la patente como corresponde, la fecha de presentación
será la del 23 de mayo del 2013 [fecha original] y no aquella fecha en la que se inscribe
ni solicita en los otros países.

II) Nivel inventivo

El nivel inventivo lo señala el Art. 35, así dicha norma reza “Se considera que una
invención tiene nivel inventivo, si, para una persona normalmente versada en la
materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera
evidente del estado de la técnica”.

¿Quién califica el nivel inventivo?

Será calificado el nivel inventivo por una persona especializada sobre la materia. Un
perito en el caso.

¿Qué revista esta persona versada en la materia?

i) Revisa que lo que se está patentando no es obvio

ii) Que, cuando hizo con la búsqueda, no se trate de un producto derivado del estado de
la técnica

Por ejemplo, existía el producto A, B y C, así si se unen y forman ABC, no se puede

patentar ello.

III) La aplicación industrial

Anota el Art. 36 que “Se considera que una invención es susceptible de aplicación
industrial cuando su objeto pueda, en principio, ser producido o utilizado en cualquier
tipo de industria. Para estos efectos, la expresión industria se entenderá en su más
amplio sentido, incluyendo a actividades tales como: manufactura, minería,
construcción, artesanía, agricultura, silvicultura, y la pesca”.
En la relación entre la naturaleza y el hombre, no existen normas ni ciencias exactas, no
obstante que el hombre ha llegado a conclusiones que más o menos han sido correctas.
Pero mientras más exactas se señalan ciertas convenciones, se descubren que éstas a su
turno son inexactas. De lo anterior se concluye

a) Existen soluciones teóricas

En la teoría se obtiene un resultado esperado.

b) Existen soluciones reales

Pero en la práctica, la teoría no se cumple.

Así las cosas, una invención es susceptible de aplicación industrial cuando tienen
aplicación práctica real, ello porque funcionan en la realidad.

Estamos hablando de una producción en masa de un determinado bien.

Objetos que no se consideran invención

Señala el encabezamiento del Art. 37 que “No se considera invención y quedarán

excluidos de la protección por patente de esta ley”.

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos

Anota el Art. 37 letra a) que “No se considera invención y quedarán excluidos de la

protección por patente de esta ley: a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los
métodos matemáticos”.

En EE.UU. estos son susceptibles de protección, no obstante que en Chile esto no se

pueda hacer.

b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las
condiciones generales de patentabilidad

Dice el Art. 37 letra b) que “No se considera invención y quedarán excluidos de la

protección por patente de esta ley: b) Las plantas y los animales, excepto los
microorganismos que cumplan las condiciones generales de patentabilidad. Las
variedades vegetales sólo gozarán de protección de acuerdo con lo dispuesto por la ley
Nº 19.342, sobre Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales”.

Agrega el Art. 37 letra b) que “Tampoco son patentables los procedimientos

esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, excepto los
procedimientos microbiológicos. Para estos efectos, un procedimiento esencialmente
biológico es el que consiste íntegramente en fenómenos naturales, como los de cruce y
selección”.
c) Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales,
de negocios o de simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades
puramente mentales o intelectuales o a materias de juego

Prescribe el Art. 37 letra c) que “No se considera invención y quedarán excluidos de la

protección por patente de esta ley: c) Los sistemas, métodos, principios o planes
económicos, financieros, comerciales, de negocios o de simple verificación y
fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a
materias de juego”.

No se podría patentar un sistema financiero, un método matemático, etc.

d) Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o

animal

Dice el Art. 37 letra d) que “No se considera invención y quedarán excluidos de la

protección por patente de esta ley: d) Los métodos de tratamiento quirúrgico o
terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los métodos de diagnóstico
aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a poner en
práctica uno de estos métodos”.

Esto si es patentable en países como en EE.UU., a diferencia de Chile.

e) El nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de

proporciones o el cambio de materiales de artículos, objetos o elementos conocidos
y empleados con determinados fines

Anota el Art. 37 letra e) que “No se considera invención y quedarán excluidos de la

protección por patente de esta ley: e) El nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de
dimensiones, el cambio de proporciones o el cambio de materiales de artículos, objetos
o elementos conocidos y empleados con determinados fines. Sin perjuicio de lo anterior,
podrá constituir invención susceptibles de protección el nuevo uso de artículos, objetos
o elementos conocidos, siempre que dicho nuevo uso resuelva un problema técnico sin
solución previa equivalente, cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 32 y
requiera de un cambio en las dimensiones, en las proporciones o en los materiales del
artículo, objeto o elemento conocido para obtener la citada solución a dicho problema
técnico. El nuevo uso reivindicado deberá acreditarse mediante evidencia experimental
en la solicitud de patente”.

La parte segunda del Art. 37 letra e) tenemos una excepción, así tenemos que sin
perjuicio de lo anterior, podrá constituir invención susceptibles de protección el nuevo
uso de artículos, objetos o elementos conocidos, siempre que dicho nuevo uso resuelva
un problema técnico sin solución previa equivalente y requiera de un cambio en las
dimensiones, en las proporciones o en los materiales del artículo, objeto o elemento
conocido para obtener la citada solución a dicho problema técnico.

El producto nuevo debe solucionar un problema no resuelto de manera no previsto

f) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos
biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que
pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma

Dice el Art. 37 letra f) que “No se considera invención y quedarán excluidos de la

protección por patente de esta ley: f) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en
la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la
naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma. Sin
embargo, serán susceptibles de protección los procedimientos que utilicen uno o más de
los materiales biológicos antes enunciados y los productos directamente obtenidos por
ellos, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en el artículo 32 de la presente
ley, que el material biológico esté adecuadamente descrito y que la aplicación
industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente”.

El ser humano es 99,9% semejantes al mono, y lo que cambia es el desarrollo cerebral,

así las cosas, el 0,1% hace la diferencia entre ambos.

Nadie podrá patentar el genoma humano, pero se podrá aislar parte de genoma humano,
analizando ello y buscando una solución al genoma respecto de una parte en cuestión.
Ello siempre y cuando se trate de una parte que genere un problema.

Anota el Art. 38 que “No son patentables las invenciones cuya explotación comercial
deba impedirse necesariamente para proteger el orden público, la seguridad del
Estado, la moral y las buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los
animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa
exclusión no se haga sólo por existir una disposición legal o administrativa que
prohíba o que regule dicha explotación”.

Duración de las patentes de invención

Antes de la modificación del año 2005, se otorgaban por 15 años las patentes de
invención desde la época de registro. Ahora se consideran 20 años desde el momento de
la solicitud [debiera demorar menos de 5 años el procedimiento].

Dice el Art. 39 que “Las patentes de invención se concederán por un periodo no

renovable de 20 años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud”.

La difusión y la novedad en las patentes

Señala el encabezado del Art. 42 que “No serán consideradas para efectos de
determinar la novedad de la invención ni el nivel inventivo, las divulgaciones
efectuadas dentro de los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud, si la
divulgación pública”.

La novedad consiste en cualquier difusión que pudiera reproducir la parte más esencial
de la innovación, así las cosas, ocurrida ésta, se mataba la novedad. Lo normal es que
ello sea de manera absoluto.
Esta regla producto de los TLC con EE.UU., se flexibilizó esta regla, ello porque se
establecieron dos excepciones a la novedad absoluta [antes del año 2005 regía la
novedad absoluta].

Lo que anota el encabezamiento del Art. 42 se denomina como periodo de gracia, así
tenemos reglas particulares

Así las cosas, tenemos

i) Cuando el propio solicitante efectúa la difusión

Dice el Art. 42 letra a) que “No serán consideradas para efectos de determinar la
novedad de la invención ni el nivel inventivo, las divulgaciones efectuadas dentro de los
doce meses anteriores a la presentación de la solicitud, si la divulgación pública: a)
Fue hecha, autorizada o deriva del solicitante de la patente”.

Al momento de hacer presente la patente, se debe señalar la divulgación que se efectúo,

ello respecto del propio solicitante.

ii) Competencia desleal derivada de un abuso

Dice el Art. 42 letra b) que “No serán consideradas para efectos de determinar la
novedad de la invención ni el nivel inventivo, las divulgaciones efectuadas dentro de los
doce meses anteriores a la presentación de la solicitud, si la divulgación pública: b) ha
sido hecha con motivo o deriva de abusos y prácticas desleales de las que hubiese sido
objeto el solicitante o su causante”.

Este es el típico caso de una competencia desleal o de un abuso que comete un tercero.

El plazo es de hasta 12 meses antes de efectuar la solicitud de la patente respectiva. Con

posterioridad la novedad muere.

Antecedentes que deben acompañarse durante la solicitud

Algunos tienen el carácter de esenciales y otros no tienen tal carácter.

Reza el artículo 43 que “Con la solicitud de patente deberán acompañarse los

siguientes documentos:
-Un resumen del invento.
-Una memoria descriptiva del invento.
-Pliego de reivindicaciones.
-Dibujos del invento, cuando procediera”.

Todos éstos tienen el carácter de esenciales [los enunciados en el Art. 43].

Anota el artículo 43 bis. Inc. 1mero que “El resumen tendrá una finalidad
exclusivamente técnica y no podrá ser considerado para ningún otro fin, ni siquiera
para la determinación del ámbito de la protección solicitada”.
La memoria descriptiva

Es un documento a través del cual se describe

i) Cuál es el problema

ii) Cuáles son las soluciones que existen hasta la fecha para solucionar ese problema

iii) En qué consiste la solución que plantea la innovación presentada y como es que se
diferencia de las soluciones anteriores

Si el pliego de reivindicaciones no es suficientemente bueno, se puede complementar

con la memoria descriptiva.

Pliego de reivindicaciones

Documentos a través del cual se describe esencialmente en qué consiste la innovación

planteada. Existen dos tipos de reivindicaciones

i) Reivindicación principal

Es aquella que describe aquello que la innovación hace.

ii) Reivindicación secundaria

Es lo que califica a la innovación principal o se califica algo principal.

Anotan los incisos 2do y 3ero del Art. 43 bis que “Las reivindicaciones definen el
objeto para el que se solicita la protección. Estas deben ser claras y concisas y han de
fundarse en la memoria descriptiva.
La memoria descriptiva deberá ser clara y completa de forma tal de permitir a un
experto o perito en la materia reproducir el invento sin necesidad de otros
antecedentes”.

Procedimiento de patentes

El procedimiento de patentes está estructurado en etapas sucesivas pero distintas.

Algunas etapas son más relevantes que otras.

La presentación de la patente incluye un formulario, en donde se individualiza al

solicitante, luego se señala el título de la invención, a su turno se señala al inventor y los
representantes de la patente [generalmente los abogados].

Respecto del representante, el INAPI solicitaba la respectiva personería, pero

actualmente se señalan los números de registros de los poderes que facultan a un
individuo para representar a una persona, debiéndose siempre registrar los poderes
respectivos, a los cuales se les otorga un número.
Conjuntamente se debe presentar un resumen del invento, una memoria descriptiva del
invento, el pliego de reivindicaciones y eventualmente los dibujos del invento, cuando
procediera.

¿Dónde se presenta esta solicitud?

Toda esta documentación se presenta en el INAPI, específicamente en el Departamento

de Patentes. La Conservadora de Patentes va a hacer un examen de forma, examinando
al efecto

a) Si la patente está estructurada de acuerdo a la ley

b) Los documentos necesarios para presentar una patente

c) Si el poder para representar coincide

d) Si el inventor y el titular son o no la misma persona [en relación a la cesión de

derechos]

¿Qué puede ocurrir respecto del inventor y el titular si es la misma persona?

a) Puede ocurrir que el inventor y el solicitante sean el mismo

No se requiere cesión de derechos para este caso

b) Puede ocurrir que el inventor sea empleado del solicitante

Si la cláusula en el contrato no señala que todo el trabajo que haga pertenece a la

compañía, deberá efectuarse la respectiva cesión.

i) Que el inventor sea empleado del solicitante, dependerá de las cláusulas del contrato

ii) Todo invento realizado dentro de la compañía, es de la compañía, si así se señala en

el contrato respecto del área de innovaciones

iii) En el tiempo libre si se ha empleado la maquinaria y recursos de la empresa,

creándose una innovación, ella es de la empresa, debiéndose remunerar al que la crea

iv) La persona que no es empleado, se le encarga desarrollar la solución a un problema

determinado. Cuando se encarga un contrato de obra

1) Se es dueño de la obra, ello en principio

2) Cuando el contrato no habla de que la propiedad intelectual de las

innovaciones, ella es del inventor ab initio, así deberán cederse los derechos para
que sean de la empresa

v) Se trabaja en la compañía y se tiene un contrato que no dice nada respecto de la

propiedad industrial, creándose una invención en el tiempo libre y fuera de la empresa,
en ese evento la innovación es del empleado. Aquí se requiere cesión de los derechos
Anota el Art. 45 Inc. 1mero parte primera que “Ingresada la solicitud al Departamento,
se practicará un examen preliminar, destinado a verificar que se hayan acompañado
los documentos señalados en el artículo 43”.

Se tendrá un plazo de 60 días para enmendar el error en caso de omisiones o errores en

la solicitud. Así dice el Art. 45 1mero del parte segunda que “Si en el examen
preliminar se detectara algún error u omisión, se apercibirá al interesado para que
realice las correcciones, aclaraciones o acompañe los documentos pertinentes dentro
del término de sesenta días, sin que por ello pierda su fecha de prioridad”.

Si no se subsanan las omisiones o no se acompañan los documentos, la presentación se

tiene como no presentada, es decir, como que nunca existió. Ni aún para el caso de
prioridad.

Anota el Art. 45 que “De no subsanarse los errores u omisiones dentro del plazo
señalado, la solicitud se tendrá por no presentada”.

Otros documentos son el poder o la prioridad por ejemplo. La sanción en este evento es
el archivo de la presentación. Aquí se tienen 120 días para presentar estos documentos
so pena de archivo, y se tienen 120 días más para solicitar el desarchivo, so pena de
tenerse por abandonada la solicitud.

Dice el Inc. 2do del Art. 45 que “Las solicitudes que no cumplan con alguna otra
exigencia de tramitación, dentro de los plazos señalados en esta ley o su reglamento, se
tendrán por abandonadas, procediéndose a su archivo. Sin perjuicio de lo anterior, el
solicitante podrá requerir su desarchivo siempre que subsane las exigencias de
tramitación dentro de los ciento veinte días siguientes, contados desde la fecha del
abandono, sin que pierda el derecho de prioridad. Vencido el plazo sin que se hayan
subsanado los errores u omisiones, la solicitud se tendrá por abandonada
definitivamente”.

Finaliza el Art. 45 diciendo que “Cuando del examen de una solicitud de derecho de
propiedad industrial se deduzca que el derecho reclamando corresponde a otra
categoría, será analizada y tratado como tal, conservando la prioridad adquirida”.

Este es uno de los documentos que tiene como sanción el archivo y luego el archivo o
abandono definitivo; es un documento secundario.

Señala el Art. 46 que “Los peticionarios de patentes ya solicitadas en el extranjero

deberán presentar el resultado de la búsqueda y examen practicado por la oficina
extranjera, en el caso en que se hubieren evacuado, hayan o no devenido en la
concesión de la patente”.

Señala el Art. 47 que “La totalidad de los antecedentes de la patente solicitada se

mantendrán en el Departamento a disposición del público, después de la publicación a
que se refiere el artículo 4º”.

Cumplidos los requisitos, un extracto de la patente se publica en el Diario Oficial.

Una vez publicada la patente, se podrá efectuar una oposición basado en diversos
motivos, como que el inventor no es tal o que no es un producto novedoso.

Vencido el plazo para efectuar la oposición, el solicitante debe consignar el honorario

del perito respectivo. El perito estará señalado por INAPI en una nómina según cada
materia. Estos son peritos independientes que son designados por INAPI.

El perito examinará

a) Si existe oposición

Si es que tiene base

b) Si no existe oposición

El perito examinará que existan los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación
industrial.

Desde que acepta el perito, tiene un plazo de 60 días hábiles [de lunes a viernes]
[aproximadamente 90 días corridos]. Efectuado este informe pericial, éste es notificado
al solicitante y eventualmente al que se opone si es que existe.

Lo anterior para que el solicitante dentro del plazo de 60 días, pueda contestar el
informe pericial.

¿Qué podrá señalar el informe pericial?

i) Que no cumple con los requisitos

ii) Que cumple parcialmente

iii) Que cumple, pero tiene efectos de forma

El solicitante podrá rebatir las conclusiones que señaló éste en el informe pericial. Esto
bajo este evento.

También puede ocurrir que no existan reparos al efecto.

¿Cómo cumple el perito?

i) Buscará en el clasificador de productos y servicios

ii) Luego buscará en los portales de patentes más importantes

iii) Y finalmente utilizará los buscadores corrientes, como Google

Para todo este proceso tiene un plazo de 60 días hábiles, que son de lunes a viernes.
El informe, además de señalar los resultados de la búsqueda, deberá, si existe oposición,
emitir una opinión respecto de ella, en cuanto a señalar que si ella es fundada o no [se
debe fundar técnicamente la oposición (por hechos concretos)].

Contestación del informe

Emitido el informe por el perito, el solicitante y/o el opositor [si es que existe], tienen
un plazo de 60 días para contestar. Contestarán fundamentalmente

a) Se debe hacer cargo de los argumentos que emite el perito en cuanto cumple los
requisitos, sea de manera parcial o no los cumple, lisa y llanamente

b) Respecto de los argumentos que emite en cuanto a la oposición

Contestado el informe, esta contestación es informada al perito. Lo anterior para que

emita un segundo informe, el cual pasará a las partes a fin de afinar su conducta a lo que
éste señala [generalmente existe un máximo de dos informes, no obstante que la ley no
establece límites].

Si no existe contestación del segundo informe, por regla general, la solicitud de patente
pasará al Director de INAPI a fin de que éste resuelva. El informe final puede ser

a) Cuando existen errores formales

El informe final adopta el nombre de “Informe de corrección”. Para esto se darán 60

días.

b) Informe de aceptación y registro

Aquí se puede registrar la patente

c) Informe de rechazo

Se rechaza lisa y llanamente la patente

Siempre el informe final debe pronunciarse sobre las oposiciones. No existe plazo para
emitir este informe final.

Fallo de la patente

El fallo de la patente puede ser de dos clases, aceptando o rechazando la patente.

a) Si se rechaza la patente

Apelará el solicitante; pero también podrá apelar el opositor.

b) Aceptación de la patente

Apelará el opositor si es que existiere.

Se apela en ambos efectos en un plazo de 20 días desde la notificación del fallo,
conociendo en segunda instancia el tribunal colegiado de propiedad industrial.

Cuando existe apelación por el oponente y el solicitante, son apelaciones que versan
sobre puntos distintos, no obstante que se verán en forma conjunta, por lo que se verá
una en post de la otra, de modo que aceptada una se rechazará la otra.

¿Qué puede pasar si el tribunal de propiedad industrial rechaza la solicitud?

Procederá la casación en el fondo dentro del plazo de 15 días desde que es notificado.

Aspectos prácticos

Se dijo que la patente tenía una memoria descriptiva, además de un pliego de

reivindicaciones; así la patente se basa principalmente en este último documento.
Existen dos tipos de reivindicaciones

i) La principal

Define esencialmente en lo que consiste la patente.

ii) Secundaria

Es aquello que lo califica la patente.

En el informe de aceptación o rechazo, se debe pronunciar sobre la reivindicación y la

memoria, pero especialmente sobre la arista principal. Puede ocurrir que el informe se
pronuncie favorablemente sobre la reivindicación principal, pero se puede rechazar la
reivindicación secundaria.

Así, puede ocurrir que una patente se acepte, habiéndose rechazado todas las
reivindicaciones secundarias. Lo importante es que la reivindicación principal se acepte.

Si la reivindicación principal se rechaza, la patente ha sido en sí desechada.

Patente que es en parte novedosa, pero que abarca un área conocida en el mundo
de las patentes

Siempre en el mundo de las patentes va a existir un área conocida, cual dice relación
con las diversas soluciones que se dan a un problema.

Forma de redacción de la patente

La redacción de una patente puede ser en forma

i) Restrictiva

Se señala fidedignamente en qué consiste la innovación. Abarcará lo absolutamente

desconocido.
ii) Amplia

Ello abarcará tanto lo que es conocido como lo que no se conoce.

También se puede dar cobertura a un producto que abarca aspectos conocidos amplios
como desconocidos amplios. Si bien existe la posibilidad de rechazo, ello igualmente
sentará una precedente, lo cual elimina el carácter de novedoso del producto.

Existe la patente provisional, cual es aquella que se presenta en EE.UU., cual es secreta,
que otorga un año para finalizar el desarrollo. Se describe lo que se conoce y se
presenta. En Chile no existe este método.

La exclusividad de las patentes

Señala el artículo 49 Inc. 1mero que “El dueño de una patente de invención gozará de
exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u
objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo”.

Las facultades del inventor son exclusivas y excluyentes, ello para

a) Producir

b) Vender

c) Comercializar

No es necesario que venda, basta con producir el producto

A partir del año 2005 sólo se pueden proteger los procedimientos y productos [esta
últimas son las más valiosas].

a) Patentes de procedimiento

Anota el Art. 49 Inc. 2do que “En las patentes de procedimiento, la protección alcanza
a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento”.

El procedimiento tiene un objetivo final que se divide en etapas. Se protege tanto el

como, además de lo inmediato, es decir, lo que directamente produce.

Es decir, si alguien mediante un procedimiento diferente, obtiene elementos

relacionados al objeto final, no está protegido [todos los subproductos no están
protegidos]. Pero si llega al mismo producto final, la patente de procedimiento sí lo
protege.

Antes, si se empleaba un procedimiento diverso pero se llega al mismo producto, ello no

estaba protegido por la anterior patente.

Reza el Art. 49 que “El alcance de la protección otorgada por la patente o la solicitud
de patente se determinará por el contenido de las reivindicaciones. La memoria
descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones”.
En una demanda civil, se basará ella en infracción al contenido de las reivindicaciones.
Las reivindicaciones determinan el derecho sobre el cual se basa la demanda.

Agrega el Art. 49 que “El derecho de patente se extenderá a todo el territorio de la

República hasta el día en que expire el plazo de concesión de la patente”. Este es un
derecho territorial, no obstante que existen patentes que son supraterritorial, como
ocurre con la patente europea, asiática y la africana.

Dice el Inc. Penúltimo del Art. 49 diciendo que “La patente de invención no confiere el
derecho de impedir que terceros comercialicen el producto amparado por la patente,
que ellos hayan adquirido legítimamente después de que ese producto se haya
introducido legalmente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho o por
un tercero, con el consentimiento de aquél”.

Esta norma habla de las importaciones paralelas. X tiene registrada una patente en
EE.UU., y se valida en Chile, Argentina, Brasil y Perú.

Y a su turno va a EE.UU., y le compra al distribuidor que también tiene X una cantidad

Z de máquinas, cual trae a Chile.

Esta es una excepción a la exclusividad de las patentes,

i) Deben ser productos legítimos los adquiridos

ii) Que ese producto se haya introducido legalmente en el comercio

Los Registros Sanitarios

Señala el Inc. Final del Art. 49 que “La patente de invención no confiere el derecho de
impedir que terceros importen, exporten, fabriquen o produzcan la materia protegida
por una patente con el objeto de obtener el registro o autorización sanitaria de un
producto farmacéutico. Lo anterior no faculta para que dichos productos sean
comercializados sin autorización del titular de la patente”.

Cuando se tiene un producto farmacéutico, será aquél que tiene por finalidad atender
una dolencia del ser humano. Por norma, se deben inscribir los productos farmacéuticos
en el ISP o Instituto de Salud Pública, ello con la finalidad de distribuir el producto.

El ISP ve la por la salubridad pública, mientras que el INAPI velará por la invención.

El ISP tiene dos registros sanitarios

a) Los primarios

Son aquellos registros de productos que no existían antes. Se señala una solución
farmacológica para una dolencia que no había antes. Este es un producto novedoso.
b) Los secundarios

Son aquellos que reproducen de alguna manera los efectos de un producto registrado en
el Registro Sanitario Primario.

Puede ocurrir que un registro primario tiene además una patente de invención, lo cual le
da el derecho exclusivo y excluyente para producir, fabricar y comercializar. La ley dice
que no obstante esta patente de invención, se permitirá que se registren productos
semejantes como productos sanitarios.

Antes se alegaba que los registros secundarios se efectuaban con un principio de

comercializar un determinado producto.

EE.UU., busca el Patent Linkcage, mediante el cual se busque que si alguien tiene una
solicitud de patente vigente, deberá tomarse nota por el ISP de éstos e impedir cualquier
registro secundario.

Las causales de oposición no están especificadas, pero en cambio, las causales de

nulidad si están especificadas.

Dice el Art. 50 letra a) que “Procederá la declaración de nulidad de una Art. único
patente de invención por alguna de las causales siguientes:
a) Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario”.

Anota el artículo 50 letra b) que “Procederá la declaración de nulidad de una patente

de invención por alguna de las causales siguientes: b) Cuando la concesión se ha
basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes”.

Puede ocurrir que el perito designado, no haya sido idóneo.

No hay en materia de patentes mención a la buena o mala fe, y será desde la fecha de
registro, mas no desde que se efectúo la solicitud.

Anota el artículo 50 que “Procederá la declaración de nulidad de una patente de

invención por alguna de las causales siguientes: c) Cuando el registro se ha concedido
contraviniendo las normas sobre patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo con lo
dispuesto en esta ley”.

Finaliza el Art. 50 señalando que “La acción de nulidad de una patente de invención
prescribirá en el término de cinco años, contado desde el registro de la misma”.

Sanciones en materia de patentes

Las infracciones en materias de patentes, tampoco tienen penas de cárcel.

Dice el artículo 52 que “Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de
veinticinco a mil unidades tributarias mensuales: a) Los que maliciosamente fabriquen,
utilicen, ofrezcan o introduzcan en el comercio un invento patentado, o lo importen o
estén en posesión del mismo, con fines comerciales. Lo anterior se entenderá sin
perjuicio de lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 49”.
Como excepción a la letra a) del Art. 52, tenemos las importaciones paralelas.

Anota el artículo 52 letra b) que “Serán condenados a pagar una multa a beneficio
fiscal de veinticinco a mil unidades tributarias mensuales: b) Los que, con fines
comerciales, usen un objeto no patentado, o cuya patente haya caducado o haya sido
anulada, empleando en dicho objeto las indicaciones correspondientes a una patente de
invención o simulándolas”.

Agrega el Art. 52 letra c) que “Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal
de veinticinco a mil unidades tributarias mensuales: c) Los que maliciosamente, con
fines comerciales, hagan uso de un procedimiento patentado”.

Aquí se exige dolo de parte del infractor.

Reza el Art. 52 letra d) que “Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de
veinticinco a mil unidades tributarias mensuales: d) Los que maliciosamente imiten o
hagan uso de un invento con solicitud de patente en trámite, a menos de que, en
definitiva, la patente no sea concedida”.

Se presenta una solicitud de patente para engañar.

Nos señala el Art. 52 que “Los condenados de acuerdo a este artículo serán obligados
al pago de las costas, daños y perjuicios causados al titular de la patente.
Los utensilios y los elementos directamente empleados en la comisión de cualquiera de
los delitos mencionado en este artículo y los objetos producidos en forma ilegal caerán
en comiso. Tratándose de objetos producidos en forma ilegal, se procederá a su
destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez
competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución
benéfica.
Al que reincida dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le
aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo
podrá llegar a dos mil unidades tributarias mensuales”.

Dice el Art. 53 que “Todo objeto patentado deberá llevar la indicación del número de la
patente, ya sea en el producto mismo o en el envase, y deberá anteponerse en forma
visible la expresión "Patente de Invención" o las iniciales "P.I." y el número del
registro.
Se exceptúan de la obligación establecida en el inciso anterior, los procedimientos en
los cuales por su naturaleza, no es posible aplicar esta exigencia”.

Existe una condición de validez, cual está en el Art. 53 Inc. 3ero que señala “La omisión
de este requisito no afectará la validez de la patente. Pero quienes no cumplan con esta
disposición, no podrán ejercer las acciones penales a que se refiere esta ley”.

Finaliza el Art. 53 diciendo que “Cuando existan solicitudes en trámite, se deberá

indicar esa situación, en el caso de que se fabriquen o comercialicen con fines
comerciales los productos a los que afecte dicha solicitud”.
De la protección suplementaria

Anota el Art. 53 Bis 1 que “Dentro de los seis meses de otorgada una patente, el titular
tendrá derecho a requerir un término de Protección Suplementaria, siempre que
hubiese existido demora administrativa injustificada en el otorgamiento de la patente y
el plazo en el otorgamiento hubiese sido superior a cinco años, contado desde la fecha
de presentación de la solicitud o de tres años contados desde el requerimiento de
examen, cualquiera de ellos que sea posterior. La protección suplementaria se
extenderá sólo por el período acreditado como demora administrativa injustificada”.

Se suple lo que la autoridad se ha demorado en el otorgamiento de la patente, ello

respecto de la protección para la patente; cual recordemos que es un monopolio para
explotar un determinado producto.

Aquí existe un retardo administrativo injustificado.

Anota el artículo 53 Bis 2 que “Dentro de los seis meses de otorgado un registro
sanitario de un producto farmacéutico protegido por una patente, el titular tendrá
derecho a requerir un término de Protección Suplementaria para aquella parte de la
patente que contiene el producto farmacéutico, siempre que haya existido demora
injustificada en el otorgamiento del señalado registro. Podrán requerir esta protección
suplementaria, aquellos titulares cuya autorización o registro sanitario haya sido
otorgado después de un año contado desde la fecha de presentación de la solicitud. La
protección suplementaria se extenderá sólo por el período acreditado como demora
injustificada por parte del órgano administrativo encargado de resolver dicho registro”.

No es demora injustificada

Reza el artículo 53 Bis 3 que “No constituyen demoras injustificadas, aquellas que
afecten a las solicitudes de patentes o las de registro sanitario atribuibles a:
a) La oposición o cualquier recurso o acción de orden judicial;
b) La espera de informes o diligencias de organismos o agencias nacionales e
internacionales requeridos para el trámite de registro de la patente, y
c) Acciones u omisiones del solicitante”.

Lo último atiende al adagio de que nadie puede aprovecharse de su propio dolo, aun
cuando aquí se habla de negligencia.

No se da derecho a obtener indemnización de perjuicios, sino que sólo esta protección

supletoria.

Esta protección se solicita ante el INAPI. Este puede acoger o rechazar, y si rechaza, se
puede apelar dentro del plazo de 60 días, conociendo el tribunal de propiedad industrial.

Señala el artículo 53 Bis 4 que “La solicitud de Protección Suplementaria será

presentada ante el Tribunal de Propiedad Industrial, quien resolverá sobre la existencia
de demoras injustificadas y la extensión de éstas en única instancia, de conformidad al
procedimiento establecido para el recurso de apelación. La resolución que así lo
declare, tendrá como único efecto la ampliación del plazo de protección y no dará
origen a responsabilidad de ninguna especie.
Previo a la vista de la causa, el Tribunal ordenará se oficie al organismo respectivo, a
fin de que emita su opinión dentro del plazo de sesenta días”.

Señala el artículo 53 Bis 5 que “El término de protección suplementaria deberá ser
anotado al margen del registro respectivo, previo pago de una tasa de 1 UTM por cada
año o fracción de año de protección adicional. El pago sólo se podrá efectuar dentro de
los seis meses que preceden al vencimiento del plazo original de vigencia de la patente,
sin el cual, no se tendrá la protección establecida en este título”.

De los modelos de utilidad

En algunos países, los modelos de utilidad son patentes de segundo nivel, pero patentes
al fin y al cabo, como ocurre con EE.UU.

Estas patentes tienen un menor nivel inventivo. Así las cosas, tenemos que el Art. 54
dice “Se considerarán como modelos de utilidad los instrumentos, aparatos,
herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos, en los que la forma sea
reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, y siempre que
ésta produzca una utilidad, esto es, que aporte a la función a que son destinados un
beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenía”.

Aquí se protege la forma asociada a la función. Junto a lo antes señalado, se debe

generar una utilidad que antes no tenía.

Dice el artículo 55 que “Las disposiciones del título III, relativas a las patentes de
invención, son aplicables, en cuanto corresponda, a las patentes de modelo de utilidad,
sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente título”.

Todo lo que se aplica a las patentes es aplicable a los modelos de utilidad, salvo norma
especial.

Requisitos

Los modelos de utilidad requieren sólo

a) Que sea nuevo

b) Que sea un modelo industrial

No requiere en este caso, el nivel inventivo.

Así tenemos que el Art. 56 reseña “Un modelo de utilidad será patentable cuando sea
nuevo y susceptible de aplicación industrial”.

Si falta el carácter de ser nuevo, tenemos que se aplica el Inc. 2do del Art. 56 que dice
“No se concederá una patente cuando el modelo de utilidad solamente presente
diferencias menores o secundarias que no aporten ninguna característica utilitaria
discernible con respecto a invenciones o a modelos de utilidad anteriores”.
No son susceptibles de patente de utilidad los sistemas o procedimientos, sino que
únicamente se ven cubiertos los objetos o productos.

Finaliza el Art. 56 señalando que “La solicitud de patente de modelo de utilidad sólo
podrá referirse a un objeto individual, sin perjuicio de que puedan reivindicarse varios
elementos o aspectos de dicho objeto en la misma solicitud”.

Duración

Reza el artículo 57 que “Las patentes de modelo de utilidad se concederán por un

período no renovable de 10 años, contado desde la fecha de la solicitud”.

Las patentes, recordemos, que duran 20 años desde la solicitud, no renovables, en este
caso son sólo 10 años.

Requisitos formales

Anota el artículo 58 que “Con la solicitud de modelo de utilidad deberán acompañarse

los siguientes documentos:
- Un resumen del modelo de utilidad.
- Una memoria descriptiva del modelo de utilidad.
- Pliego de reivindicaciones.
- Dibujos del modelo de utilidad.
Ingresada la solicitud al Departamento se practicará un examen preliminar, en el cual
se verificará que se hayan acompañado los documentos señalados precedentemente”.

Serán los mismos requisitos formales que para el caso de la patente, y la falta de éstos
documentos, tienen las mismas consecuencias ya antes vistas respecto de las patentes.

Todos estos antecedentes formales son analizados por el Conservador de Patentes.

Leyenda que deben llevar los modelos industriales

En el caso de los modelos de utilidad, ocurre algo similar en cuanto a las solicitudes o
registros en cuanto a emplear una leyenda para anotar de que se trata de un modelo en
trámite o solicitado.

Aquí la ley no habla de solicitudes ni de registros, sino que únicamente de modelos de

utilidad, por lo tanto, la interpretación sana debiere ser que ambas situaciones previas se
encuentran contempladas.

Anota el Art. 59 que “Todo modelo de utilidad deberá llevar en forma visible la
expresión "Modelo de Utilidad" o las iniciales "M.U.", y el número del registro. Estas
indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se
presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para
acceder al producto. La omisión de este requisito no afecta la validez del modelo de
utilidad, pero priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales
establecidas en esta ley”.
Las normas de nulidad son las mismas que en materia de patentes. Y misma situación
ocurre respecto de las acciones penales.

Reza el artículo 60 que “La declaración de nulidad de las patentes de modelo de

utilidad procede por las mismas causales señaladas en el artículo 50”.

Los dibujos y diseños industriales

Señala el Art. 62 que “Bajo la denominación de diseño industrial se comprende toda

forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o
artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga
de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una
combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia
especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía
nueva”.

La definición habla de cualquier forma tridimensional. Esto es relevante, porque cuando

se habló respecto de las marcas, ellas no se podían registrar si fueren tridimensionales,
todo por cuanto se encuentra al amparo de los dibujos o diseños industriales.

Fuera de Chile, existen tanto marcas como diseños tridimensionales. En principio,

primará el diseño, por el nivel de complejidad que trae aparejado, pero lo malo es que
éstos no son renovables, ello en cuanto a su renovación.

También cabe dentro de esta categoría el conjunto de forma, configuración geométrica,

ornamentación o combinación. Antes la ornamentación no estaba protegida, pero ahora
se reconoce.

Para determinar que un dibujo o diseño industrial es susceptible de registro, debe tener
una diferenciación relevante, es decir, de aquellos que se pueden diferenciar por lo que
se percibe por los sentidos.

Reza el Inc. 2do del Art. 62 que “Bajo la denominación de dibujo industrial se
comprende toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores que se
desarrollen en un plano para su incorporación a un producto industrial con fines de
ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva”.

El diseño industrial es la protección de un diseño tridimensional y que tiene

características propias.

Señala el Inc. 3ero del Art. 62 que “Los dibujos y diseños industriales se considerarán
nuevos en la medida que difiera de manera significativa de dibujos o diseños
industriales conocidos o de combinaciones de características de dibujos o diseños
industriales conocidos”.

Lo más típico en esta materia son los envases. Todos los diseños industriales son
innovaciones de vida corta, es decir, ninguno va a tener una vida muy relevante.
Prescribe el Inc. Penúltimo del Art. 62 que “Los envases quedan comprendidos entre los
artículos que pueden protegerse como diseños industriales, siempre que reúnan la
condición de novedad antes señalada”.

Finaliza el Art. 62 que “Los estampados en géneros, telas o cualquier material laminar
quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como dibujos
industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes señalada”.

Se puede eventualmente proteger un dibujo industrial en virtud de la Ley 17.336, y

también registrarse a la luz de la Ley 19.039.

Dice el artículo 62 bis. que “La protección conferida a los dibujos y diseños
industriales establecida en esta ley se entenderá sin perjuicio de aquella que pueda
otorgárseles en virtud de las normas de la ley Nº 17.336”.

Reza el artículo 62 ter. que “No podrán registrarse como diseños o dibujos industriales
aquéllos cuya apariencia está dictada enteramente por consideraciones de orden
técnico o funcional, sin que se añada aporte arbitrario alguno por parte del diseñador”.

Esta norma intenta evitar que productos estándar sólo puedan ser empleados por algunos
sujetos, ello por agregaciones arbitrarias que generen un monopolio. Lo normal es que
todos puedan tener acceso a dicho producto por su carácter genérico.

Agrega el Art. 62 ter. que “Además, no podrán registrarse como diseños industriales los
productos de indumentaria de cualquier naturaleza y aquellos que consistan en una
forma cuya reproducción exacta sea necesaria para permitir que el producto que
incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del
cual forme parte”.

Finaliza el Art. 62 ter. anotando que “Esta prohibición no se aplicará tratándose de

productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje
o la conexión múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular”.

Reza el artículo 63 que “Las disposiciones del Título III, relativas a las Art. único
patentes de invención, son aplicables, en cuanto corresponda, a los dibujos y diseños
industriales, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en el presente
Título. En lo que respecta al derecho de prioridad, éste se regirá por lo dispuesto en el
artículo 20 bis de esta ley.
La declaración de nulidad de los dibujos y diseños industriales procede por las mismas
causales señaladas en el artículo 50 de esta ley”.

Reza el artículo 64 que “Con la solicitud de dibujo o diseño industrial deberán

acompañarse los siguientes documentos:
- Solicitud.
- Memoria descriptiva.
- Dibujo.
- Prototipo o maqueta, cuando procediera”.
Ingresada la solicitud al
Departamento se practicará un examen preliminar, en el cual se verificará que se
hayan acompañado los documentos señalados precedentemente”.
Aquí sólo se acompaña la memoria, mas no el pliego de reivindicaciones, a diferencia
de la patente y un modelo industrial.

Los dibujos y diseños industriales tienen la misma duración que los modelos de utilidad.
Anota el artículo 65 que “El registro de Ley 19.996 un dibujo o diseño industrial se
otorgará por un período no renovable de 10 años, contado desde la fecha de su
solicitud”.

Señala el artículo 66 que “Todo dibujo y industrial deberá llevar en forma visible la
expresión "Dibujo Industrial" o "Diseño Industrial" o las iniciales "D.I." y el número
del registro. Estas indicaciones se podrán poner en el envase, siempre que sea de
aquellos que se presentan al consumidor sellados, de manera que sea necesario
destruirlos para acceder al producto.
La omisión de dicho requisito no afectará la validez del dibujo o diseño industrial, pero
priva a su titular de la facultad de hacer valer las acciones penales establecidas en el
artículo siguiente”.

Invenciones de servicio

Anota el Art. 68 que “En los contratos de trabajo y prestación de servicios, cuya
naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la facultad de
solicitar el registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial,
pertenecerán exclusivamente al empleador o a quien encargó el servicio, salvo
estipulación expresa en contrario”.

Aquí existe una presunción legal, en cuanto que si en un contrato se señala que X
persona está contratada para

Cuando se encarga un servicio a través de un contrato de arrendamiento de obra

material, se debe necesariamente señalar que se contrato tanto la obra material como los
derechos de propiedad industrial.

Señala el Inc. 1mero del artículo 69 que “El trabajador que, según su contrato de
trabajo, no se encuentra obligado a realizar una función inventiva o creativa, tendrá la
facultad de solicitar el registro, así como los eventuales derechos de propiedad
industrial derivados de las invenciones realizadas por él, los que le pertenecerán en
forma exclusiva”.

Reza el Inc. 2do del Art. 69 que “Sin embargo, si para llevar a cabo la invención se
hubiera beneficiado de modo evidente de los conocimientos adquiridos dentro de la
empresa y utilizara medios proporcionados por ésta, tales facultades y derechos
pertenecerán al empleador, en cuyo caso éste deberá conceder al trabajador una
retribución adicional a convenir por las partes”.

Finaliza el Art. 69 señalando que “Lo anterior será extensivo a la persona que
obtuviera una invención que exceda el marco de la que le hubiere sido encargada”.

Anota el artículo 70 que “La facultad de solicitar el respectivo registro así como los
eventuales derechos de propiedad industrial derivados de la actividad inventiva y
creativa de personas contratadas en una relación dependiente o independiente, por
universidades o por las instituciones de investigación incluidas en el decreto ley Nº
1.263, de 1975, pertenecerán a estas últimas, o a quienes éstas determinen, sin
perjuicio de que los estatutos de dichas entidades regulen las modalidades en que el
inventor o creador participe de los beneficios obtenidos por su trabajo”.

Los departamentos de invenciones y desarrollo de las Universidades son contactadas

por empresas para desarrollar ciertos productos y solventar determinados problemas, lo
cual es una gran fuente de riqueza. Aquí se generan patentes que luego son otorgadas a
la entidad empresarial.

Prescribe el artículo 71 que “Los derechos establecidos en beneficio del trabajador en

los artículos precedentes, serán irrenunciables antes del otorgamiento de la patente, del
modelo de utilidad o del esquema de trazado o topografía de circuitos integrados,
según corresponda. Toda cláusula en contrario se tendrá por no escrita”.

Al efecto tenemos el Art. 1466 parte final que prescribe que “[…] y generalmente en
todo contrato prohibido por las leyes”.

Recordemos que en materia de modificación de los derechos morales unilateralmente

por quien los adquiere, propio de los derechos de autor, dicha cláusula adolece de objeto
ilícito.

De los secretos empresariales y de la información presentada a la autoridad para la

obtención de registros o autorizaciones sanitarios

Aquí están tanto los secretos empresariales y las información presentada a la autoridad.
Para los registros sanita

I) Del secreto empresarial

El artículo 86 define el secreto empresarial, anotando al efecto que” Se entiende por

secreto empresarial todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales,
cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o
ventaja competitiva”.

Prescribe el artículo 87 que “Constituirá violación del secreto empresarial la

adquisición ilegítima del mismo, su divulgación o explotación sin autorización de su
titular y la divulgación o explotación de secretos empresariales a los que se haya tenido
acceso legítimamente pero con deber de reserva, a condición de que la violación del
secreto haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o
de perjudicar a su titular”.

Aquí se protege cuando dentro de una empresa se encarga a otro sacar información y
violación de la confidencialidad.

Reza el artículo 88 que “Sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda,

serán aplicables a la violación del secreto empresarial las normas del Título X,
relativas a la observancia de los derechos de propiedad industrial”.
Este artículo se está refiriendo a normas especiales en materia de propiedad industrial.

II) Los registros sanitarios y la información que contienen

Señala el Inc. 1mero del artículo 89 que “Cuando el Instituto de Salud Pública o el
Servicio Agrícola y Ganadero requieran la presentación de datos de prueba u otros que
tengan naturaleza de no divulgados, relativos a la seguridad y eficacia de un producto
farmacéutico o químico-agrícola que utilice una nueva entidad química que no haya
sido previamente aprobada por la autoridad competente, dichos datos tendrán el
carácter de reservados, según la legislación vigente”.

Aquí tenemos

a) Registros Sanitarios del ISP

Este se refiere a salud pública de personas humanas.

b) Registros Sanitarios del SAG

Se está refiriendo a la salud pública de animales y vegetales.

Esta norma se refiere a la información contenida en los Registros, cual se traduce en

i) Evaluaciones

ii) Muestras

iii) Exámenes

iv) Etc.

Todo esto es información, que si no es de conocimiento público, tiene relevancia

comercial, ello porque estamos hablando de un know how.

Agrega el Inc. 2do del Art. 89 que “La naturaleza de no divulgados se entiende
satisfecha si los datos han sido objeto de medidas razonables para mantenerlos en tal
condición y no son generalmente conocidos ni fácilmente accesibles por personas
pertenecientes a los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en
cuestión”.

Esta es información que es desconocida en términos generales.

Anota el Art. 89 Inc. 3ero que “La autoridad competente no podrá divulgar ni utilizar
dichos datos para otorgar un registro o autorización sanitarios a quien no cuente con el
permiso del titular de aquéllos, por un plazo de cinco años, para productos
farmacéuticos, y de diez años, para productos químico-agrícolas, contados desde el
primer registro o autorización sanitarios otorgado por el Instituto de Salud Pública o
por el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda”.
Se vio que en el ISP existían Registros Primarios [contiene medicamentos nuevos que
no existían en el mercado] y Secundarios [medicamentos que se culpan de los
secundarios].

Cuando un medicamento nuevo contiene información confidencial del cómo, cuándo,

dónde, y alguien quiere hacer un registro secundario basado en esta información, la
autoridad se puede negar a entregar ésta. Esto se basa en que si bien existe un producto
secundario en desarrollo, éste no está finalizado; no contiene la información necesaria.
Misma situación ocurre respecto de los registros del SAG.

Finaliza el Art. 89 señalando que “Para gozar de la protección de este artículo, el

carácter de no divulgados de los referidos datos de prueba deberá ser señalado
expresamente en la solicitud de registro o de autorización sanitarios”.

Se debe señalar que la información es de aquella que tiene la calidad de no divulgada o

secreta; se debe solicitar que la autoridad no divulgue ésta. El solicitante en el registro
primario o secundario ha de señalar que la información es secreta.

Reza el Inc. 1mero del artículo 90 que “Se entiende por nueva entidad química aquel
principio activo que no ha sido previamente incluido en registros o autorizaciones
sanitarios otorgados por el Instituto de
Salud Pública o por el Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda, o que no
haya sido comercializado en el territorio nacional antes de la solicitud de registro o
autorización sanitaria”.

Agrega al efecto el Inc. 2do del Art. 90 que “Para efectos de este Párrafo, se entiende
por principio activo aquella sustancia dotada de uno o más efectos farmacológicos o de
usos químico-agrícolas, cualquiera sea su forma, expresión o disposición, incluyendo
sus sales y complejos. En ningún caso se considerará como nueva entidad química:
1. Los usos o indicaciones terapéuticas distintos a los autorizados en otros registros o
autorizaciones sanitarios previos de la misma entidad química.
2. Los cambios en la vía de administración o formas de dosificación a las autorizadas
en otros registros o autorizaciones sanitarios previos de la misma entidad química.
3. Los cambios en las formas farmacéuticas, formulaciones o combinaciones de
entidades químicas ya autorizadas o registradas.
4. Las sales, complejos, formas cristalinas o aquellas estructuras químicas que se
basen en una entidad química con registro o autorización sanitarios previos”.

Señala el artículo 91 que “No procederá la protección de este Párrafo, cuando:

a) El titular de los datos de prueba referidos en el artículo 89, haya incurrido en
conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia en relación directa
con la utilización o explotación de esa información, según decisión firme o
ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
b) Por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial,
emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia declaradas por la
autoridad competente, se justifique poner término a la protección referida en el artículo
89.
c) El producto farmacéutico o químico-agrícola sea objeto de una licencia obligatoria,
conforme a lo establecido en esta ley.
d) El producto farmacéutico o químico-agrícola no se haya comercializado en el
territorio nacional al cabo de doce meses, contados desde el registro o autorización
sanitaria realizado en Chile.
e) La solicitud de registro o autorización sanitaria del producto farmacéutico o químico
agrícola que sea presentada en Chile con posterioridad a doce meses de obtenido el
primer registro o autorización sanitaria en el extranjero”.

Aquí tenemos, en el caso del Art. 91 letra e), una sanción al no uso, para evitar un
monopolio de hecho.

De las indicaciones geográficas y denominaciones de origen

En Chile existen ciertas denominaciones que sí están protegidas, como lo es el “Pisco”.

En el caso de los vinos, en Chile, también fue recogido esto, a fin de darle valor a los
vinos en relación a los valles, como ocurre con los vinos blancos de Casa Blanca, que
los vinos tintos de Colchagua son buenos, etc., lo cual es relevante en atención al clima,
tierra, entro otros aspectos.

Cuando se habla en las denominaciones geográficas, debemos distinguir cuando

a) Existe intervención del hombre

Aquí existe una denominación de origen, como ocurre con el vino del valle X

b) No existe intervención del hombre

Aquí tenemos una indicación geográfica respecto de, por ejemplo, la langosta de Juan
Fernández.

Denominación de origen o indicación geográfica

a) Indicación geográfica

Señala el artículo 92 que “La presente ley reconoce y protege las indicaciones
geográficas y denominaciones de origen de conformidad con las siguientes
disposiciones: a) Se entiende por indicación geográfica aquella que identifica un
producto como originario del país o de una región o localidad del territorio nacional,
cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable,
fundamentalmente, a su origen geográfico”.

b) Denominación de origen

Señala el artículo 92 que “La presente ley reconoce y protege las indicaciones
geográficas y denominaciones de origen de conformidad con las siguientes
disposiciones: b) Se entiende por denominación de origen aquella que identifica un
producto como originario del país, o de una región o de una localidad del territorio
nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable
fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración, además, otros
factores naturales y humanos que incidan en la caracterización del producto”.
Lo relevante es la intervención del hombre o no para determinar la denomiación de
origen o la denominación geográfica.

Anota el artículo 93 que “Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen se

regularán por las normas de esta ley y por los reglamentos específicos de uso que se
aprueben. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones que regulan las
denominaciones de origen del Pisco, Pajarete y Vino Asoleado, y las que se refieren a
la zonificación vitícola, prevaleciendo respecto de ellas las normas específicas
contenidas en la ley Nº 18.455.
Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen no podrán ser objeto de
apropiación o gravamen que limiten o impidan su uso por los interesados que cumplan
con los requisitos establecidos en esta ley y en el reglamento de uso de la indicación o
denominación”.

Prescribe el Inc. 1mero del artículo 94 que “El reconocimiento de una indicación
geográfica o denominación de origen se hará por el Departamento, mediante la
incorporación de la misma en un
Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de
Origen que se llevará al efecto”.

Las indicaciones geográficas o las indicaciones de origen tienen un registro especial.

Agrega la ley en el Art. 94 que “Cualquier persona, natural o jurídica, podrá solicitar
el Registro de una Indicación Geográfica o Denominación de Origen, siempre que
represente a un grupo significativo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera
sea su forma jurídica, cuyos predios o establecimientos de extracción, producción,
transformación o elaboración se encuentren dentro de la zona de delimitación
establecida por la indicación geográfica o denominación de origen solicitada y
cumplan con los demás requisitos señalados en esta ley. También podrán solicitar el
reconocimiento de una indicación geográfica o denominación de origen las
autoridades nacionales, regionales, provinciales o comunales, cuando se trate de
indicaciones geográficas o denominaciones de origen ubicadas dentro de los territorios
de sus respectivas competencias”.

Reza el artículo 95 que “No podrán reconocerse como indicaciones geográficas o

denominaciones de origen los signos o expresiones:
a) Que no se conformen a las definiciones contenidas en el artículo 92 de esta ley.
b) Que sean contrarios a la moral o al orden público.
c) Que puedan inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la
procedencia de la Indicación Geográfica o Denominación de Origen o de los atributos
de los productos que pretenden distinguir.
d) Que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se
trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales por los conocedores de la
materia o por el público en general, salvo que hayan sido reconocidas como
Indicaciones Geográficas o Denominaciones de Origen en virtud de tratados
internacionales ratificados por Chile”.
Señala el artículo 96 que “Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen
extranjeras podrán registrarse en Chile, de conformidad con las normas de esta ley. No
podrán protegerse, o perderán la protección si la tuvieran, cuando dejen de estar
protegidas o hayan caído en desuso en su país de origen.
En particular, no estarán sujetas a la protección establecida en esta ley las
indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras que identifiquen
vinos y bebidas espirituosas en relación con bienes y servicios, y que hayan sido
utilizadas de forma continua por nacionales o residentes en el territorio nacional para
identificar, en Chile, esos mismos bienes o servicios u otros afines, de buena fe, antes
del 15 de abril de 1994, o durante diez años, como mínimo, antes de esa fecha, salvo
que se haya dispuesto lo contrario en un tratado internacional ratificado por Chile”.

El Estado con esta norma está salvándose de tener que expropiar las denominaciones de
origen o indicaciones de geográficas respecto de productos anteriores a 1994 y
reconocidos por Chile. Pero esto sólo para el ámbito nacional.

Señala el artículo 96 bis A. que “Cuando por aplicación de las normas previstas en esta
ley o en tratados internacionales ratificados por Chile, el Departamento llegue a la
convicción que es posible la coexistencia entre marcas e indicaciones geográficas o
denominaciones de origen, o de estas últimas entre sí, en la resolución definitiva
determinará las condiciones en las cuales deben ser usadas las Indicaciones
Geográficas,
Denominaciones de Origen o Marcas, para evitar la inducción a error o confusión al
público consumidor. Cuando uno o más de los productos en cuestión tengan carácter
silvoagropecuario o agroindustrial, el Departamento, para formar su convicción
acerca de la posibilidad de coexistencia, deberá solicitar el informe al Ministerio de
Agricultura.
En todo caso, las condiciones de uso formarán parte del registro respectivo.
El incumplimiento de las condiciones de uso, priva a su titular de la facultad de hacer
valer las acciones establecidas en esta ley”.

Reza el artículo 97 que “La solicitud de reconocimiento de una indicación geográfica o

denominación de origen deberá indicar:
a) Nombre, domicilio, rol único tributario, si procediera,
y actividad del solicitante relacionada con la indicación o denominación pedida.
b) La indicación geográfica o denominación de origen.
c) El área geográfica de producción, extracción, transformación o elaboración del
producto que se distinguirá con la indicación o denominación, delimitándola a los
caracteres geográficos y la división político-administrativa del país.
d) La descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la indicación o
denominación solicitada, así como sus características o cualidades esenciales del
mismo.
e) Estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte antecedentes,
en el sentido que las características o cualidades que se le atribuyen al producto son
imputables fundamental o exclusivamente a su origen geográfico.
f) Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación o
denominación solicitada”.

Señala el artículo 98 que “Tratándose de solicitudes de indicaciones geográficas o

denominaciones de origen chilenas, relativas a productos silvoagropecuarios y
agroindustriales, se requerirá además, para el registro de las mismas, un informe
favorable del Ministerio de Agricultura respecto del cumplimiento de las exigencias
establecidas en el artículo 97. En el caso de las indicaciones geográficas y
denominaciones de origen extranjeras relativas a los mencionados productos, se
requerirá un informe del Ministerio de Agricultura. Dicho informe deberá emitirse en
el plazo de ciento veinte días, a contar de la fecha de requerimiento del mismo por el
Jefe del Departamento”.

Anota el artículo 99 que “La resolución que conceda el registro de una indicación
geográfica o denominación de origen señalará:
a) La indicación geográfica o denominación de origen reconocida.
b) La zona geográfica delimitada de producción, extracción, transformación o
elaboración cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la
indicación o denominación.
c) Los productos a los cuales se aplicará la indicación geográfica o denominación de
origen y las cualidades o características esenciales que éstos deben tener.
d) La calificación, de conformidad con el mérito de los antecedentes acompañados, de
tratarse de una indicación geográfica o de una denominación de origen.
Asimismo, tal resolución aprobará y ordenará el registro del reglamento específico de
uso y control de la indicación geográfica o denominación de origen reconocida”.

Anota el artículo 100 que “El registro de una indicación geográfica o denominación de
origen tendrá duración indefinida.
El registro podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambie alguna de las
circunstancias establecidas en el artículo 97. La modificación deberá sujetarse al
procedimiento de registro, en cuanto corresponda”.

Este registro es de duración indefinida, es decir, se obtiene y no es necesaria renovación

del mismo.

Señala el artículo 101 que “Cualquier interesado podrá impetrar la declaración de

nulidad del Registro de una indicación geográfica o denominación de origen, cuando
se haya infringido alguna de las prohibiciones establecidas en esta ley”.

Prescribe el artículo 102 que “En cuanto corresponda, las normas de los Títulos I y II y
las disposiciones reglamentarias relativas a las marcas comerciales, serán aplicables a
los procedimientos de examen, publicación, registro y nulidad de las indicaciones
geográficas y denominaciones de origen de que trata este Título”.

Las causales, procedimientos y plazos, son los relativos a las marcas comerciales,
debiéndose distinguir al efecto entre la buena o mala fe, en cuyo caso en el primero
serán 5 años y en el otro será imprescriptible.

Señala el artículo 103 que “Todos los productores, fabricantes o artesanos que
desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos
que no estuvieran entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrán
derecho a usar la indicación geográfica o denominación de origen en relación con los
productos señalados en el Registro, siempre que cumplan con las disposiciones que
regulan el uso de las mismas. Solamente ellos podrán emplear en la identificación del
producto la expresión "Indicación Geográfica" o "Denominación de Origen" o las
iniciales "I.G." o "D.O.", respectivamente. Estas indicaciones se podrán poner en el
envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al consumidor sellados, de
manera que sea necesario destruirlos para acceder al producto”.

Reza el artículo 104 que “Las acciones civiles relativas al derecho de usar una
indicación geográfica o denominación de origen registrada, y las destinadas a impedir
el uso ilegal de las mismas, se ejercerán ante los tribunales ordinarios de justicia,
conforme a las normas establecidas en el Título X, relativo a la observancia.
Tratándose de indicaciones geográficas o denominaciones de origen registradas que
identifiquen vinos y bebidas espirituosas, las acciones civiles establecidas en el inciso
anterior procederán cuando se emplee una indicación geográfica o denominación de
origen sin tener derecho a usarla, o traducida, o cuando se acompañe de términos
como "clase", "tipo", "estilo", "imitación", u otras análogas, e incluso cuando se
indique el verdadero origen del producto”.

Anota el artículo 105 que “Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de
25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:
a) Los que maliciosamente designen un producto del mismo tipo de los protegidos por
una indicación geográfica o denominación de origen registrada, sin tener derecho a
hacerlo.
b) Los que, con fines comerciales, usen las indicaciones correspondientes a una
indicación geográfica o denominación de origen no inscrita, caducada o anulada, o las
simulen.
c) Los que, con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que lleven una
indicación geográfica o denominación de origen registrada, sin tener derecho a usarla
y sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine
a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la indicación
geográfica o denominación de origen. Los condenados de acuerdo a este artículo serán
obligados al pago de las costas, daños y perjuicios causados a los legítimos usuarios
de la indicación geográfica o denominación de origen.
Los utensilios y los elementos directamente empleados para la comisión de cualquiera
de los delitos mencionados en este artículo y los objetos con indicaciones geográficas o
denominaciones de origen falsificadas caerán en comiso. Tratándose de los objetos con
indicación geográfica o denominación de origen falsificada se procederá a su
destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez
competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o su distribución
benéfica.
Al que reincida dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le
aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo
podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales”.

Las acciones civiles

Señala el Art. 106 que “El titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado
podrá demandar civilmente:
a) La cesación de los actos que violen el derecho protegido.
b) La indemnización de los daños y perjuicios.
c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción.
d) La publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un
diario a elección del demandante. Esta medida será aplicable cuando la sentencia así
lo señale expresamente”.

Esta es una acción civil que se interpone en contra del infractor. Se pueden solicitar en
forma conjunta, sólo algunas o por vías separadas.

Dice el artículo 107 que “Las acciones civiles establecidas en el artículo 106 se
tramitarán conforme al procedimiento sumario y corresponderán a cualquiera que
tenga interés en deducirlas, sin perjuicio de la acción penal que pueda proceder”.

Recordemos que aquí estamos frente a la audiencia de estilo, cual admite la sustitución
del procedimiento [proceso ordinario].

Diferencia entre procedimiento sumario y ordinario

a) El sumario es verbal y las partes pueden hacer presentaciones escritas, lo cual no pasa
en lo procedimiento ordinario

b) La primera audiencia es de contestación y prueba, lo que significa que hay que tener
preparada la contestación y acompañados los documentos, y en esta audiencia, el
demandado puede pedir la sustitución de procedimiento, del procedimiento sumario al
ordinario, generalmente porque necesita más tiempo

c) Si se quedare en el sumario, se procede al término probatorio y luego el fallo de la

causa

Esto en la práctica no pasa, ya que se llena de incidentes. Por lo que lo normal es que las
partes lleguen a acuerdo de sustituir el procedimiento al ordinario

La ley señala que las acciones civiles son sin perjuicio de las penales o criminales que
yo pueda ejercer.

Dice que el artículo 108 que “La indemnización de perjuicios podrá determinarse, a
elección del demandante, de conformidad con las reglas generales o de acuerdo con
una de las siguientes reglas:
a) Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la
infracción;
b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción, o
c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el
otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho
infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido”.

Se debe recordar que las acciones civiles en materia de infracción de propiedad

industrial, tenemos dos alternativas, cuales son el daño emergente, el lucro cesante
[ambos daño patrimonial] y el daño moral en sí; y junto a ello tenemos las alternativas a
que se refiere el Art. 108.
El Art. 108 letra a) implica necesariamente la existencia de utilidades para poder
emplearse, y además, se debe utilizar por el titular de manera directa, mas no por
interpósita persona, salvo que respecto de esta última haya precedido una licencia.

En el Art. 108 letra b) parte de la premisa de una medida prejudicial probatoria, sino
carece de todo sentido. Todo con la finalidad de obtener los medios probatorios
respectivos.

Tenemos que el Art. 108 letra c) se refiere a una situación ejemplar.

Señala el artículo 109 que “Sin perjuicio de las otras acciones contempladas en este
Título, no responderán por daños y perjuicios las personas que hubieran
comercializado productos que infrinjan un derecho de propiedad industrial, salvo que
estas mismas personas los hubieran fabricado o producido, o los hubieran
comercializado con conocimiento de que estaban cometiendo una infracción a un
derecho de propiedad industrial”.

Se debe poner de mala fe al infractor, porque esta situación no se presume. Respecto de

la acción que se va a impetrar, se debe recordar que en esta materia respecto de la marca
se ha de incluir la leyenda “R” o en una “MR” [para la eficacia].

Señala el artículo 110 que “El juez de la causa estará facultado para ordenar, en la
sentencia, que el infractor proporcione las informaciones que posea sobre las personas
que hubiesen participado en la producción o elaboración de los productos o
procedimientos materia de la infracción, y respecto de los circuitos de distribución de
estos productos”.

Anota el artículo 111 que “En estos procesos, el juez apreciará la prueba según las
reglas de la sana crítica”.

Anota el artículo 112 que “Las medidas precautorias procederán en todos los asuntos
que digan relación con infracciones a los derechos de propiedad industrial.
Sin perjuicio de otras medidas precautorias, el Tribunal podrá decretar las siguientes:
a) La cesación inmediata de los actos que constituyan la presunta infracción;
b) El secuestro de los productos objeto de la presunta infracción y de los materiales y
medios que sirvieran principalmente para cometerla. Tratándose de signos distintivos,
podrá además decretarse el secuestro de los envases, embalaje, etiquetas, material
impreso o de publicidad que posean el signo motivo de la presunta infracción;
c) El nombramiento de uno o más interventores;
d) La prohibición de publicitar o promover, de cualquier manera, los productos motivo
de la presunta infracción, y
e) La retención, en poder de un establecimiento de crédito o de un tercero, de los
bienes, dineros o valores que provengan de la venta o comercialización de dichos
productos, en cualquier forma”.

Esta norma enuncia sólo ejemplos de algunas medidas precautorias que se pueden
solicitar al tribunal.

Señala el artículo 113 que “Podrán solicitarse como medidas prejudiciales, las
precautorias de que trata el Párrafo 2º del Título X de esta ley y las medidas
contempladas en los Títulos IV y V del Libro Segundo del Código de Procedimiento
Civil”.

El derecho de prioridad es de un año respecto de las patentes. En el evento de las marcas

es de 6 meses.

Nombres de dominio y NIC Chile

Internet hoy tiene gran relevancia jurídica, ya que prácticamente todas las cosas pasan a
través de este medio. Pronto ya no se va a necesitar tener celular con comunicación
auditiva, sino que va a bastar con que se tenga Internet. Lo anterior hace que este medio
asuma gran relevancia en lo que a fenómeno jurídico se refiere.

El curso se abocará a los nombres de dominio, los que permiten estar visualizado en
Internet una determinada página Web o información que está en la Red.

Internet como fenómeno partió en los años 80’, como necesidad que se tenía en ciertos
establecimientos educacionales superiores para comunicarse en forma expedita entre
ellos, lo que se denominaba intranet [era como una especie de correo privado]. Tenía
capacidad muy limitada.

Este sistema luego pasó a las Fuerzas Armadas Norteamericanas, quienes la vieron
como una excelente herramienta para comunicarse. Después, en los principio de los 90’
vuelve a las universidades y al mundo civil, siendo este último el que se da cuenta de
que Internet es una excelente herramienta para comunicarse en términos globales, pero
habían inconvenientes, cuales eran que todas las identificaciones estaban expresadas en
números, o sea, que el nombre, por ejemplo de Juanito Pérez, aparecía como
144446779, lo que hacía tremendamente complicado todo [y limitaba mucho la
intercomunicación].

El problema era ¿Cómo se masificaba algo tan técnico?

Se dijo que los números se iban a asociar a letras. Así por ejemplo la letra “A” se asocia
al número 145 y así sucesivamente, haciéndose la transformación de manera automática
por el sistema. Con esto se logra que se puedan tener múltiples usuarios que podían
identificarse con su nombre [sin que esté expresado en números].

El otro problema es que hay muchas personas y todas van a querer un espacio en
Internet, por lo que cabe la pregunta ¿cómo se segmenta Internet?

Hay que señalar que en ese momento Internet esta visualizado para el mundo
Yanqui únicamente.

Como respuesta la pregunta, se deciden establecer ciertos códigos que se van a referir a
un área en específico

i) Así el “.com” será comercial

ii) El “.edu” es relativo a la educación

iii) Si se trata de “.gov”, estamos hablando de gobierno

iv) Mientras que en lo que atañe a una organización, será “.org”

Pero ¿Cómo se logra aplicar al resto del mundo?

Fue así que aparecieron los elementos que se denominaron “Top Level Domain Names”
[TLDN], que son todos los anteriores más aquellos asignados a todos los países del
mundo, sea por ejemplo el “.cl”, “.arg”, “.it”, etc.

No obstante lo anterior, el administrador de USA se dio cuenta que no podía administrar

todos los dominios, especialmente en cuanto a los países, por lo que delegó la facultad
de administración a diversas entidades, y en el caso de Chile, ella se efectúo a la
Universidad de Chile, específicamente a la Facultad de Ciencias de la Computación de
dicha casa de estudios.

La importancia de los delegados es que deben ocupar el mismo sistema y habilitar la

recepción de mensajes bajo los mismos códigos, vale decir, que sea
computacionalmente idéntico al de EE.UU. Se debe decir que ello se logró al principio
con muchas dificultades, siendo tan así que algunos países vendieron su TLDN, como el
caso de “.tv”, así igualmente ocurrió con “.co”, el que pertenecía a Colombia, todo por
cuanto se asemeja a Company.

La segunda parte era ¿Cómo se regulaba la asignación de dominios?

Por ejemplo ZZ@ugm.cl. Así tenemos que el “UGM” es el “First Level Domain Name”
[FLDN], el nombre “ZZ” es el “Second Level Domain Name” [SLDN] y el “.cl” ya
estaba administrado por la Universidad de Chile, esto por tratarse del TLDN. La figura
“@” significa “perteneciente a”.

Pero quedaba por determinar ¿Quién administraba el “First Domain Level”?

En un principio se dejó que fuera libre, lo que llevo a que los piratas crearan honda.cl,
suzuki.cl, toyota.cl, etc., ante lo cual la Universidad de Chile se empezó a entablar
diversos de recursos de protección.

Este problema se resolvió estableciendo un reglamento para la asignación de nombres

de dominio con el tiempo. Asimismo se estableció un sistema de oposición al nombre de
dominio y revocación del nombre de dominio.

Este es el único reglamento nacional en que se estableció como solucionar los

problemas internamente, en cambio, los otros países deben recurrir a instituciones
internacionales para solventar los conflictos que se están analizando. Chile fue el único
país que estableció la forma de asignación de nombre de dominio.

Internet es una red de redes virtuales a través de la cual se puede vender, comunicarse,
informar, bajar información, etc., la que es administrada internacionalmente por un
organismo que se llama ICANN y en Chile es administrado por NIC Chile, que es la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile finalmente.
El nombre de dominio es una Dirección IP que permite individualizar a una o varias
personas en la red de redes o Internet [redes unidas].

En suma, quien administra el TLDN “.cl” es NIC Chile, esto por delegación de IANA a
través de ICANN. Para administrar el “First Level Domain Name” se creó el reglamento
de NIC Chile, en el cual no se recurre a especificación tales como “com.cl” o “gov.cl”.

El problema es que las letras están asociadas a números, por lo tanto, si existen dos
personas que se llaman “Juan Pérez”, sólo una de ellas puede tener un “First Level
Domain Name”, de lo cual cabe preguntarse ¿cómo se determina quién es mejor
asignatario? De allí que se estableció que el sistema buscaba lo siguiente

a) Si se pide un dominio, se tendrá un plazo de 20 días para pagar, publicándose el

dominio en la página Web de NIC CHILE para que quien se sienta afectado, dentro del
plazo de 30 días, pueda presentar la misma solicitud a fin de que se resuelva quién es
mejor adjudicatario del dominio

b) Fuera de Chile, por ejemplo en Francia, el sistema implementado no establece un

procedimiento de oposición. El primero que lo pide, lo registra, por ejemplo
juancastro.fr, de modo que si alguien es perjudicado, se podrá solicitar la revocación del
registro efectuado

En Chile se pide el dominio y, antes de asignarse, se da un periodo de 30 días para

efecto de interponer oposiciones, con lo que se evita constituir el derecho
inmediatamente, lo que es más lógico. Esta acción que se puede oponer es la “acción de
mejor derecho”, que tiene la finalidad de demostrar que se tiene la calidad de mejor
asignatario para obtener el dominio.

Un caso práctico es el siguiente, la Librería Conosur pide el dominio de “conosur.cl”,

hecha la solicitud, aparecen ante dicha solicitud Turismo Conosur y Farmacia Conosur,
diciendo que también tienen derecho para ser asignatario del dominio solicitado. La
pregunta es ¿Se lleva a justicia ordinaria esta situación? La respuesta es que no se
podría, porque no están preparados para algo así [es demasiado complejo], además es
más lenta [perdería la lógica la solicitud].

Se dijo que entonces se recurriera a la Cámara de Comercio de Santiago, pero el

problema es que la materia y el cargo no cuajaban, siendo además muy caro. Por lo que
se decidió establecer un cuerpo arbitral para el nombre de dominio, a fin de que
resuelvan conflictos de esta naturaleza. Inicialmente el cuerpo arbitral estaba constituido
por 9 personas, hoy son 28.

De ese modo, tenemos que se logró sustraer el tema de la justicia ordinaria a un sistema
mucho más expedito como lo es este cuerpo arbitral que analiza los nombres de
dominio. El problema es que se han ido judicializado los asuntos por las cantidades de
recursos. Finalmente se dirá que este es un sistema que solo se aplica al “.cl”
Existe en esta materia de dominios que “cualquiera puede registrar lo que quiera”.

El problema es que Internet no permite la coexistencia de expresiones idénticas para el

mismo CCTLD Primario [a diferencia de las marcas que como tiene clases, admite
expresiones idénticas]. CCTLD Secundario es el “nombre de dominio”.

¿Qué pasó por no existir regulación?

Dos estadounidenses en un café de La Serena registraron 500 dominios. La Universidad

de Chile interpuso diversos recursos de protección. Para estos efectos se llamó a una
comisión.

La comisión señaló se debió establecer un reglamento para designar nombres de

dominio y así regular cuando dos personas quieren regulan nombres de dominio iguales

¿Cómo asignaba nombres de dominio NIC Chile?

Quien pedía un dominio, debía ser en principio el asignatario del mismo, salvo que en
un plazo determinado presentara “solicitud competitiva” un tercero.

Todo CCTLD pedido es publicado para que un tercero pudiese efectuar una solicitud
competitiva

¿Cuál es la mejor forma para resolver este conflicto?

Se resolvió crear una nómina ad hoc que resolviese los conflictos de nombres de
dominio.

El Reglamento establecía una cláusula arbitral, disponiendo que los conflictos de

dominio fueran resueltos por un árbitro.

Naturaleza jurídica del nombre de dominio CL

Entre el solicitante y NIC Chile existe un contrato de prestación de servicios, de cual

surgen derechos personales. El titular de la solicitud es dueño de exigir una prestación
por parte de NIC Chile. Este derecho de dominio sería sui generis.

NIC Chile es mandatario de IANA, quien tiene que administrar el CCTLD local [Chile],
de ello se desprende que jamás se ha efectuado transferencia alguna, por lo que NIC
Chile no tiene la facultad de transferir el nombre de dominio.

NIC Chile se preocupa de la viabilidad técnica del nombre de dominio asignado y de la

exclusividad, por lo que nadie más puede tener dicho nombre.

El particular resulta obligado a aceptar el Reglamento, cumplir sus disposiciones y

pagar la tasa o derechos habilitantes.

El contrato con NIC Chile es de adhesión, porque el particular acepta el reglamento, el

que incluye una cláusula arbitral, lo cual es excepcional.
En la práctica se saca de la esfera jurisdiccional a los tribunales ordinarios de justicia.

Naturaleza jurídica de los conflictos

Hay dos tipos de conflictos

a) Solicitudes competitivas

Alguien pide algo y otro pide lo mismo dentro de plazo [misma correlación de normas]

b) El dominio encontrándose designado

Estas son las revocaciones de dominios que ya están asignados.

I) Procedimiento de solicitud competitiva

Las partes están llamadas a probar cuál de ellas tiene mejor derecho sobre un
determinado nombre de dominio.

¿Cuál es la función del juez?

Será determinar cuál de las partes tienen mejor derecho atendiendo a la sana crítica y la
equidad.

Principio rector o subsidiario

La primera persona que solicita el dominio tiene preferencia. Este es el denominado

principio First File First Served.

Esto aplica sólo cuando las partes tienen igual derecho o si es que fuere semejante o
también derechos legítimos.

Si no está en las mismas condiciones, el juez hará suyo los alegatos de una de las partes.

El procedimiento consta de una demanda, de una contrademanda y una prueba.

La ausencia de prueba no es óbice u obstáculo para que el árbitro pueda resolver o

decretar una mejor medida para poder resolver.

El juez sólo puede pronunciarse sobre la asignación del dominio, sin ser competente
para resolver de otros asuntos.

Fallo

El fallo debe cumplir con la parte expositiva [argumentos], considerativa [creación de

derecho por el árbitro] y resolutiva [creación del árbitro del derecho], siendo una
sentencia de única instancia [no procede la apelación], procediendo únicamente el
recurso de queja, ello en ambas formas [recurso de queja y queja propiamente
disciplinaria]
Recordar que las costas deben pedirse, porque sino el fallo adolece de ultrapetitas,
procediendo en ese evento la casación el fondo.

II) Procedimiento de revocación de dominio inscrito

Aquí existe un dominio inscrito y que se desea revocar.

Causales

Regulado en el Art. 22 del Reglamento de NIC Chile. Esta norma señala que puede ser
por

a) Uso abusivo

El Reglamento habla o establece que las condiciones son copulativas en el caso del uso
abusivo.

Señala el Art. 22 “Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su

inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.
La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las
tres condiciones siguientes:

a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de

producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el
cual el reclamante es reconocido.

b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos

con respecto del nombre de dominio, y

c) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe”.

b) Mala fe del que inscribió el nombre de dominio

Los casos de mala fe que señala el Reglamento se configuran de manera enunciativa, no

taxativa.

Persona activa

Toda persona que se vea afectada en sus derechos

Ante quien se presenta

Se interpone ante NIC Chile

Fallo

El fallo debe cumplir con la parte expositiva [argumentos], considerativa [creación de

derecho por el árbitro] y resolutiva [creación del árbitro del derecho], siendo una
sentencia de única instancia [no procede la apelación], procediendo únicamente el
recurso de queja, ello en ambas formas [recurso de queja y queja propiamente
disciplinaria]

Recordar que las costas deben pedirse, porque sino el fallo adolece de ultrapetitas,
procediendo en ese evento la casación el fondo.

El caso en que el juez, como ministro de fe, constate un hecho fuera de juicio o
cualquier asunto análogo, ello constituirá prueba precalificada.

Argumentos que debe considerar el juez para resolver o determinar quien tiene
mejor derecho

a) Ser primer solicitante

b) Uso efectivo en el mercado
c) Registro de marcas
d) Presencia en Internet
e) Atributo de la personalidad
f) Veracidad
g) Oportunidad
h) Conflicto

Todo lo anterior es para validar un derecho en post de otro.

Puede existir un problema con los derechos de marcas, así la Ley de Propiedad
Industrial establece la relación de clases y en el caso de las marcas podría existir un
problema con el nombre de dominio.

La queja

Se debe acompañar el certificado del árbitro, fojas del fallo y fecha de la sentencia [el
fallo es notificado desde que se envió, a partir del cual comienza a correr el plazo de 5
días. Para ello se debe ver el código de barras de la carta certificada y sacar fecha de
envío y de recibo, para que la Corte de Apelaciones no rechace el recurso por
extemporáneo].