“The parties are advised to chill”

Mattel v. MCA Records, 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002)

I. Confusión v. Primera Enmienda

1. Una marca es una palabra, frase o símbolo que se utiliza para identificar al manufacturero
o patrocinador de un producto o incluso al proveedor de un servicio. Dicha marca informa
a los consumidores que el producto que este proviene del mismo origen
(manufacturero/proveedor/etc.).
2. El problema surge cuando las marcas trascienden su propósito original (identificación) y
pasan a integrarse al vocabulario popular. (“dame una aspirina” “cómprame unos kotex”).
3. Una vez sucede este fenómeno, el dueño de la marca no tiene derecho a reclamarla. Puesto
que los intereses que surgen de la Primera enmienda son más importantes.
4. Consecuentemente, se hace un balance entre el interés público en la libertad de expresión
y el interés público en que los consumidores no se confundan de producto.
a. En base a ello, se ha desarrollado el siguiente test:
i. Cuando el uso no-autorizado de una marca es parte de un mensaje que se
quiere comunicar. Es decir, si una persona utiliza una marca para comunicar
otro mensaje distinto al de identificar al manufacturero/proveedor, entonces
dicho mensaje está protegido por la primera enmienda.
ii. En caso de que el uso no-autorizado se trate de un título, (Es decir, cuando
se utiliza una marca como título para una obra de arte) se debe determinar
si se está utilizando la marca como título para llamar la atención cogiendo
prestada la fama de la marca o si se hace para indicar otro tipo de mensaje
(parodia, sátira).

II. Dilución v. Primera Enmienda

1. Cuando hablamos de dilución de la marca, nos referimos a cuando el valor de una marca
se desvanece porque se utiliza para identificar a distintos productos. (Ejemplo: Snowboard
de Tylenol; Lavanderías Harry Potter). El uso de la marca para identificar diversos
productos debilita su habilidad de evocar la asociación original en la mente del consumidor.
A diferencia de violación de marca, la dilución no ocurre porque los consumidores estén
confundidos. Sino porque la marca le trae a la mente no solamente un producto, sino dos o
incluso tres.
a. Como primer requisito para evaluar este tipo de casos, es necesario que la marca
que se utilizó sin autorización sea famosa y distintiva.
b. Como segundo requisito, se debe evaluar si el uso no-autorizado es un “uso
comercial para el comercio”. En otras palabras, si se utilizó una marca famosa y
distintiva para vender otro tipo de producto. (a.k.a. ->Uso la fama que tiene tu
marca para yo lucrarme).
c. El uso no-autorizado siguen siendo una violación, aunque haga referencia al
producto original.
2. Si se establece que hubo dilución, entonces será necesario evaluar si el uso no-autorizado
que diluye la marca cae bajo una de las tres excepciones a la regla general de prohibición:
1) Anuncios comparativos
2) Reportajes y comentario noticiosos
3) Uso no-comercial
a. Aclaración: Sí, para que sea dilución es necesario que sea un uso comercial
para el comercio y la excepción que permite el uso no-autorizado que diluye se
le llama uso no-comercial. Parece una contradicción, pero no lo es. El uso no-
comercial se trata de un tipo de uso que o (1) es enteramente no-comercial o (2)
está completamente protegido bajo la Primera Enmienda.
i. Algunos tipos de expresiones que cuentan con esta protección son:
1. Parodia
2. Sátira
3. Uso editorial
b. La expresión no cae bajo la excepción de uso no-comercial si lo único que hace
es facilitar una transacción comercial. Si la expresión hace un poco más que
facilitar una transacción, entonces está protegida por la Primera Enmienda.