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PROCESO 119-IP-2014
VISTOS:
Esta solicitud ha sido formulada dentro del proceso interno 541695-2013, como
consecuencia de la acción de nulidad de oficio del nombre comercial “PISCO
BAR y logotipo” (mixto), por medio de la cual se pretende aplicar la causal de
prohibición absoluta de registro de marcas o nombres comerciales que
incorporen una denominación de origen protegida.
“(…)
(…)”.
A. ANTECEDENTES
Partes
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Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se
encuentran los siguientes:
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- Que se ha verificado que el nombre comercial registrado contiene entre sus
elementos a la denominación “Pisco”, la cual constituye una denominación
de origen peruana.
3. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:
12. Que, de conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del
Tribunal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma cuya
interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la
Comunidad Andina.
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13. En el presente caso, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI solicitó
la interpretación del artículo 1721 de la Decisión 486.
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Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier
momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto
en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un
registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se
hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del
registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación
interna.
No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo
de resolverse la nulidad.
Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca
fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la
marca.
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Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…)
j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos
diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un
aprovechamiento injusto de su notoriedad;
k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;
(…)
Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una
empresa, o a un establecimiento mercantil.
Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una
empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro
de personas o sociedades mercantiles.
Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas,
pudiendo ambas coexistir.
Artículo 194.- No podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos
siguientes:
(…)
c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia
empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o,
(…)
Artículo 214.- La protección de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina
nacional competente.
El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado una infracción al derecho de
propiedad industrial, objeto de sanción, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como
género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor.
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del Tribunal señala que: “Corresponde al Tribunal interpretar las normas que
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de
asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros”.
17. El artículo 122 del Estatuto del Tribunal regula la consulta facultativa de la
siguiente manera: “Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el
que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar,
directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca
de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en
derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere
recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso” (lo
subrayado es nuestro). Esto significa que, tal como lo señala su propio
enunciado, es una facultad de la Autoridad y no un derecho de las partes.
22. Según el artículo 127 del Estatuto del Tribunal, la Dirección de Signos
Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos que conozcan del proceso
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interno en que se formuló la consulta, deberán adoptar en su resolución la
interpretación del Tribunal. Emitida la interpretación prejudicial, la Dirección
de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos tienen la obligación
de acatarla en la Resolución que vayan a adoptar en el caso concreto. La
Resolución de la Dirección de Signos Distintivos o de la Comisión de Signos
Distintivos podrá ser apelada en sede administrativa, debiendo decidir sobre
tal apelación la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Agotada la vía
administrativa, las partes que no estén de acuerdo con las Resoluciones
emitidas por la Sala de Propiedad Intelectual podrán presentar demanda
contencioso administrativa con el fin de obtener la nulidad de las
mencionadas resoluciones.
25. Por lo tanto, se podrá realizar una nueva consulta especificando claramente
cuáles son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie.
Cabe indicar que la interpretación prejudicial será obligatoria cuando se trate
de la única o última instancia ordinaria y no exista una interpretación
prejudicial facultativa anterior, sea en el marco del procedimiento
administrativo o en la primera instancia judicial. Finalmente, cabe precisar
que este Tribunal se reserva el derecho de evaluar cada caso concreto
sometido a su conocimiento.
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27. De acuerdo con la mencionada Decisión, el nombre comercial es “cualquier
signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un
establecimiento mercantil (…)”.
31. Asimismo, los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema
de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la
protección del nombre comercial goza de las siguientes características,
conforme lo ha determinado este Órgano Comunitario en su jurisprudencia, a
saber:
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deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional,
ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el
nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...). La simple alegación
del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer
sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un
sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección,
proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario” 5.
33. Para que un nombre comercial sea susceptible de registro, debe cumplir las
mismas condiciones que reúne una marca, es decir, que sea distintivo y
susceptible de representación gráfica, además de no incurrir en las causales
enunciadas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de
la Comunidad Andina.
35. Por ello, es pertinente traer a colación el Proceso 76-IP-2007 6 que desarrolló
el tema de la protección de la denominación de origen en el ámbito de la
Comunidad Andina.
38. El artículo 201 de la Decisión 486 establece que: “Se entenderá por
denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la
denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o
constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un
lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada
para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u
5
Proceso Nº 3-IP-98; caso: “BELLA MUJER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 338 de 11 de mayo de 1998.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
6
Interpretación Prejudicial dentro del Proceso 76-IP-2007, publicada en la G.O.A.C. Nº 1557, de 05 de
noviembre de 2007, sobre la marca “TEQUILA”.
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otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio
geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y
humanos”.
Protección jurídica
42. De otro lado, el citado artículo reconoce que todo uso no autorizado de la
denominación constituye una infracción al derecho de marcas. Éste no sólo
es sancionado en casos de usos como denominación de origen, sino como
signo distintivo, o como descripción referencial de las características del
producto, es decir, no se podrá utilizar la denominación protegida en
referencias que incluyan indicaciones como “género, tipo, imitación”, o
similares.
Legítimo interés
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denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones”. Por lo
tanto, estas son las personas legítimamente autorizadas por la normativa
comunitaria que pueden pedir la declaración de protección de una
denominación de origen.
Protección comunitaria
47. El artículo 218 de la Decisión 486 establece que “Las oficinas nacionales
competentes podrán reconocer las denominaciones de origen protegidas en
otro País Miembro, cuando la solicitud la formulen sus productores,
extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las
autoridades públicas de los mismos”, y que “Para solicitar dicha protección,
las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en
sus países de origen”.
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49. Dicho reconocimiento implica la protección de la denominación de origen y
por lo tanto, la exclusividad de su uso a los titulares del derecho reconocido
en el país donde nace el mismo, así como el ius prohibendi del registro de la
denominación como signo distintivo en su territorio, tal como lo establece el
artículo 135 de la Decisión 486:
“Artículo 135.- No podrán registrarse como marca los signos que: (…) j)
reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para
los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera
causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o
implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad”. (lo subrayado es
nuestro).
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los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio
(ADPIC), cuyo texto es del siguiente tenor:
“Artículo 23
(…)
(…)”.
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https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/status_s/gi_s.htm
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Por lo tanto, el cuestionamiento que surge consiste en definir qué
significa una bebida espirituosa.
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Artículo 2
Definición de bebida espirituosa
1. A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por «bebida espirituosa» la bebida alcohólica:
a) destinada al consumo humano;
b) poseedora de unas cualidades organolépticas particulares;
c) con un grado alcohólico mínimo de 15 % vol;
d) producida:
i) bien directamente, mediante:
— la destilación, en presencia o no de aromas, de productos fermentados de modo natural, y/o
— la maceración o procedimientos similares de materias primas vegetales en alcohol etílico de origen agrícola
y/o destilados de origen agrícola, y/o las bebidas espirituosas en el sentido del presente Reglamento, y/o
— la adición de aromas, azúcares u otros productos edulcorantes enumerados en el punto 3 del anexo I y/u otros
productos agrícolas y/o alimenticios al alcohol etílico de origen agrícola y/o a destilados de origen agrícola y/o a
bebidas espirituosas según la definición del presente Reglamento,
ii) o bien por mezcla de una bebida espirituosa con uno o más de los siguientes productos:
— otras bebidas espirituosas, y/o
— alcohol etílico de origen agrícola o destilados de origen agrícola, y/u
— otras bebidas alcohólicas, y/o
— bebidas.
2. No obstante, no se consideran bebidas espirituosas las que se incluyen en los códigos NC 2203, 2204, 2205,
2206 y 2207.
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Nota informativa sobre “Propiedad Intelectual: Indicaciones Geográficas y Biodiversidad”:
“Negociación: el registro multilateral de vinos y bebidas espirituosas
Esta negociación, que tiene lugar en reuniones específicas del Consejo de los ADPIC en “Sesión Extraordinaria”,
tiene por objeto crear un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos y
bebidas espirituosas, que en la actualidad gozan de un nivel de protección más elevado que el otorgado a otras
indicaciones geográficas”.
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1. Es una bebida alcohólica con un grado mínimo de alcohol
volumétrico de 15%.
2. Destinada al Consumo humano.
3. Con cualidades organolépticas10 particulares. Es decir, con aspectos
específicos que se pueden captar por los sentidos.
4. Obtenida por destilación, en presencia o no de aromas, de productos
naturales fermentados, o por maceración de sustancias vegetales,
con adición o no de aromas, azúcares, otros edulcorantes u otros
productos agrícolas.
5. Se puede obtener por mezcla con otras bebidas espirituosas, alcohol
etílico o destilados de origen agrícola, otras bebidas alcohólicas o no
alcohólicas.
“(…)
Inciso primero y
Artículo 102 de Artículo 113 de la segundo del artículo
la Decisión 313 Decisión 344 172 de la Decisión
486
Hace referencia Hace referencia a Diferencia entre la
Clases de nulidad a una sola clase una sola clase de nulidad absoluta y la
de nulidad nulidad nulidad relativa.
Sujeto legitimado La parte La parte Para la nulidad
para interponer la interesada. interesada. absoluta y para la
acción de nulidad nulidad relativa,
De oficio por la De oficio por la cualquier persona.
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Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Dicho de una propiedad de un cuerpo: Que se puede
percibir por los sentidos
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El cuadro es tomado de la Interpretación Prejudicial emitida el 1 de abril de 2009, dentro del Proceso 10-IP-
2009.
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Autoridad autoridad nacional.
Nacional. De oficio por la
autoridad nacional
competente.
Para la nulidad
relativa el interesado.
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Esta norma consagra los requisitos para el registro de marca: distintividad y susceptibilidad de
representación gráfica, así como con el requisito de perceptibilidad implícito en la noción de marca.
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57. La nulidad absoluta está concebida para la protección del ordenamiento
jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser
ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo.
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procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en
las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas
procesales y sustanciales comunitarias andinas.
(…)”.
64. Al respecto, el artículo 172 de la Decisión 486 señala que: “La autoridad
nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y
en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando
se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134
primer párrafo y 135”.
PRONUNCIAMIENTO:
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de Propiedad Intelectual o las autoridades judiciales realicen una
nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos:
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal,
firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en
su adopción.
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De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.
PROCESO 119-IP-2014
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