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Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0001005-97.2014.4.02.5101 (2014.51.01.001005-9)
RELATOR : Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO
APELANTE : BOMBRIL MERCOSUL S/A
ADVOGADO : SP192268 - GUSTAVO A. S. G. PUGLIESI E OUTROS
APELADO : EMPORIO DAS EMBALAGENS LORENA LTDA ME E OUTRO
ADVOGADO : SC016667 - Fabio Roberto Lorena E OUTROS
ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00010059720144025101)
I – Não se revela possível a convivência das marcas HIGIBRIL e BOM BRIL com base na
teoria da distância, porque o termo BRIL não consiste em palavra do vernáculo português
ou de qualquer outra língua conhecida, não apresentando, pois, significado dicionarizado
relacionado ao segmento mercadológico em que se insere a marca.
II - A noção de brilho do termo BRIL, qualidade que se procura evidenciar no caso dos
produtos de limpeza, nada mais é do que resultado dos investimentos realizados pela titular
do signo BOM BRIL para difundi-la no mercado e criar uma imagem forte no imaginário
do público consumidor através de décadas, o que afasta a compreensão de se estar diante de
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seu poder de difusão diminuído gradativamente. Precedente do TRF2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda
Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, dar
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Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0001005-97.2014.4.02.5101 (2014.51.01.001005-9)
RELATOR : Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO
APELANTE : BOMBRIL MERCOSUL S/A
ADVOGADO : SP192268 - GUSTAVO A. S. G. PUGLIESI E OUTROS
APELADO : EMPORIO DAS EMBALAGENS LORENA LTDA ME E OUTRO
ADVOGADO : SC016667 - Fabio Roberto Lorena E OUTROS
ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00010059720144025101)
Inconformada, alega a apelante, resumidamente, às fls. 107/118: (i) que é titular da marca de
produtos de limpeza BOMBRIL, desde 1953, e de outras marcas correlatas com a expressão
BRIL e BRILL relacionadas às fls 818/819; (ii) que a notoriedade dos produtos de limpeza com a
marca BOM BRIL aliada à famosa publicidade ao longo dos anos permitiu que a apelante se
tornasse conhecida de outras empresas no ramo de higiene e limpeza, sendo premiada em
diversos anos por suas conhecidas campanhas publicitárias; ( iii) que a marca da apelada,
HIGIBRIL, é reprodução do com acréscimo da notória família de produtos BIRL da apelante; (iv)
que a apelada sempre teve conhecimento dos produtos e marcas da apelante, atuando com má-
fé ao buscar o registro de marca que reproduz e imita as marcas da "família de produtos BRIL";
(v) que o e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em processo com as mesmas partes,
já reconheceu a distintividade das marcas BRIL, BRILL e BOMBRIL, da apelante, condenando a
apelada a se abster de fazer uso da expressão HIGIBRIL e ao pagamento de indenização,
reconhecendo que as expressões BRIL E BRILL não se caracterizam como de uso comum,
necessário ou vulgar; (vi) que as marcas pertencentes à renomada "família BRIL" sempre foram
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TRF2
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Contrarrazões do INPI, fls. 886/888, requerendo o desprovimento do recurso.
É o relatório.
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Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0001005-97.2014.4.02.5101 (2014.51.01.001005-9)
RELATOR : Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO
APELANTE : BOMBRIL MERCOSUL S/A
ADVOGADO : SP192268 - GUSTAVO A. S. G. PUGLIESI E OUTROS
APELADO : EMPORIO DAS EMBALAGENS LORENA LTDA ME E OUTRO
ADVOGADO : SC016667 - Fabio Roberto Lorena E OUTROS
ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00010059720144025101)
Como relatei, cuida-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de
nulidade da marca "HIGIBRIL", nº 901.768.600, por entender que não colide com as marca
"BOMBRIL", "BRILL" e "BRIL" que designam produtos de limpeza.
Por isso, o registro antecedente de um sinal, sem embargo da fama ou notoriedade que
possua, só pode impedir o registro de outra se houver risco de confusão entre elas ou perigo de
adesão involuntária ou subliminar.
Logo, havendo distinguibilidade entre signos nada justifica proibir-lhes o registro porquanto
nosso sistema jurídico rege-se pelos princípios da "livre concorrência" e "da intervenção mínima
do estado sob seus administrados."
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comuns e gozar do atributo de "marca de alto renome", é de se reconhecer que o uso em
separado de seus termos perde toda a capacidade de identificar a marca em si.
Exemplo que mostra bem - que o acréscimo ou subtração de um verbete a um signo pode
dissociá-lo completamente de outro, ainda que mundialmente consagrado, como COCA-COLA
em relação às marcas GUARANÁ-COLA, TRI-COLA, PEPSI-COLA, PINHO COLA;
TROPICOLA; ITU-COLA; REFRI-COLA; AFRI-COLA; SICOLA; BARÉ-COLA; PAP'S COLA;
SINCO-COLA; KEY-COLA; KING-COLA; MAC-COLA; BABY COLA; MAX-COLA, CUP-COLA e
Desse modo, de acordo com a teoria da distância, consagrada em nossos tribunais, uma nova
marca em seu segmento de mercado não precisa ser mais diferente do que as já existentes ou
do que elas próprias entre si. Nesse sentido, são os julgados:
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idéia primacial da Teoria da Distância".
(...)
Sobre o ponto, em específico, a seguinte passagem do voto condutor do
referido agravo, cuja ementa está às fls. 711-712, citando o parecer
ministerial, que desta o seguinte fato: 'através de uma consulta ao site do
INPI, constata-se que o termo TEX é utilizado para compor diversos nomes
de marcas, existindo inúmeras pessoas jurídicas que utilizam para
distinguir produtos da mesma classe na qual estão inseridas as marcas
E nem se alegue, como faz a apelante, que o STJ tem jurisprudência firmada no sentido de que
o alto renome da marca "BOM BRIL" serve de impedimento para o registro de outras marcas
que façam uso do verbete 'BRIL', em razão dos julgamentos dos recursos especiais nºs
1.312.131/SP e 1.582.179/PR, uma vez que em nenhum deles houve análise de mérito da
questão em face do óbice da súmula 07, como se extrai das duas ementas:
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analítico, com transcrição de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma
que exponham a similitude fática e a diferente interpretação da lei federal,
o que não ocorreu no caso.
4.- Os Embargos de Declaração são corretamente rejeitados se não há
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, tendo a lide
sido dirimida com a devida e suficiente fundamentação.
5. - Recurso Especial improvido.
(REsp. 1.312.131/SP - Rel. Min. Sidnei Beneti - Terceira Turma - DJ
Sobre o tema, valho-me também da lição contida no voto do eminente Des. André Fontes, na
apelação cível, nº 2009.51.01.807177-7, em que se discutiu a antecedência das mesmas
marcas da ora apelante, e que mostra bem a importância de não se dar maior proteção do que a
oferecida pela lei, sob pena de condescendência com abuso de direito.
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"E mesmo que a marca que fundamenta a anterioridade impeditiva tenha o
status de marca notória, reconhecida administrativamente em recente
decisão do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, esse fato
não se mostra hábil a descaracterizar a tese acima defendida. Reporto-me,
nesse particular, ao entendimento por mim esposado por ocasião do voto
proferido no julgamento da AC 2002.51.01.523951-8, da qual foi relatora a
Exma. Desembargadora Liliane Roriz:
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convivem harmonicamente, porque optaram pela utilização de
vocábulo de uso disseminado, que,repita-se, reproduz letra de dois
alfabetos mundialmente conhecidos.
Nesse contexto, não é porque a apelante fabrica relógios famosos,
que se poderia conferir a ela a exclusividade do uso do termo que
integra o patrimônio cultural de vários povos.
Some-se a esses argumentos o de que a utilização da famosa letra
do alfabeto grego por empresa que tem atividade manifestamente
Assim, não há reparo a fazer na sentença que aplicou o melhor direito à questão.
É como voto.
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Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0001005-97.2014.4.02.5101 (2014.51.01.001005-9)
RELATOR : Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO
APELANTE : BOMBRIL MERCOSUL S/A
ADVOGADO : SP192268 - GUSTAVO A. S. G. PUGLIESI E OUTROS
APELADO : EMPORIO DAS EMBALAGENS LORENA LTDA ME E OUTRO
ADVOGADO : SC016667 - Fabio Roberto Lorena E OUTROS
ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00010059720144025101)
12. Quanto à infringência do inciso XIX do art. 124 da LPI, entendemos que a marca
da 1ª ré é suficientemente distinta das marcas da autora. Muito embora a autora seja
titular de vários registros com o radical evocativo BRIL, este também é parte
integrante de diversos conjuntos concedidos a titulares distintos, para assinalar
produtos similares/afins, como por exemplo: reg. nº 823565068 - UNIBRIL -; pedido
de registro nº 830418180 - EVOBRIL, aguardando publicação da concessão do
registro; reg. nº 780072979 - SILIBRIL -; reg. nº 813453445 - RODABRILL; reg. nº
824924150 - BRILLO; reg. nº 002370131 - BRYLCREEM.
13. Quanto à aplicabilidade do disposto no inciso XXIII do art. 124, não assiste
razão à autora, uma vez que este inciso estabelece não ser passível de registro o
sinal que imite ou reproduza marca registrada no exterior, não notoriamente
conhecida, que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de
atuar em segmento semelhante, ou em razão de ter havido uma relação empresarial
entre as partes, seja de natureza jurídica, contratual ou de qualquer outra forma.
Não há nos autos nenhuma evidência de alguma relação empresarial entre as partes,
nem documentação que demonstre a existência de marcas registradas no exterior, de
titularidade da autora.
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14. No que concerne às alegações de infringência do art. 125 da LPI, consideramos
improcedentes, uma vez que a marca da 1ª ré é suficientemente distinta da marca de
alto renome BOMBRIL, de titularidade da autora, complementando o exposto no
item 12 acima.
15. Com relação ao art. 126 da LPI, a argumentação não se aplica, uma vez que a
autora é depositante nacional.
A discussão travada nestes autos já foi apreciada pelo STJ, em hipótese semelhante, quando
O em. relator, min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, proferiu voto negando
provimento ao recurso da BOMBRIL, de cuja fundamentação destaco os seguintes trechos,
in verbis :
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Não há como conhecer da insurgência com base na apontada afronta aos arts. 124 e
165 da Lei nº 9.279/1996.
Inicialmente, ressalta-se que, no caso em apreço, ocorre a colisão nominativa de
marcas, procedimento não reprovável quando inexistir o intuito de imitar, provocar
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(...)
Na hipótese, entretanto, apesar de ser inconteste que a marca BOM BRIL foi
reconhecida como de alto renome pelo INPI em 23/9/2008, conforme documento de
fl. 914 (e-STJ), tal fato não é determinante para a pretensa declaração de nulidade
do registro da marca ré.
Isso porque o reconhecimento pelo INPI da marca BOM BRIL como de alto renome
foi posterior à propositura da presente ação, datada de 18/7/2008 (fl. 3, e-STJ), e ao
registro da marca SANYBRIL, em 5/12/2006 (fl. 1.391, e-STJ).
Porém, houve votos divergentes, ainda que tenha prevalecido, por apertada maioria, a
posição adotada pelo relator, cumprindo destacar trechos do voto vista do min. Marco
Aurélio Bellizze, in verbis :
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Diante desses fundamentos, não se sustenta o afastamento do direito de exclusiva,
nem mesmo sua limitação no sentido de impor a tolerância de utilização do termo
por seus concorrentes diretos, reconhecido sob o exclusivo fundamento da
distintividade restrita de marca evocativa, porquanto de marca evocativa não se
trata. Noutros termos, deve-se reconhecer a exclusividade da utilização do termo
"BRIL", enquanto válido o registro da marca concedido pelo INPI à recorrente, já
que anterior e efetivado em classe semelhante àquela em que explorada a marca da
recorrida.
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2. Da leitura dos documentos que acompanham à petição inicial, observa-se que a
autora, de fato, ostenta a expressão BOMBRIL em seu nome comercial desde a sua
constituição, ocorrida em 14/01/1948, enquanto que a empresa ré somente foi
constituída a partir de 01/07/1995 (fls. 657/659). Assim, em princípio, o privilégio da
anterioridade militaria em favor da autora.
3. Os autos evidenciam, ainda, que o primeiro depósito efetuado pela autora para o
signo BOM BRIL (nº 002914239, classe 03.10) data de 16/04/1953, tendo sido este
seguido pelo depósito e concessão de diversos outros no segmento de produtos e
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grau de renome atingido pela marca-autora, bem como a possibilidade de dano
progressivo ao seu poder distintivo, enquanto instrumento empresarial, de
persuasão, de conquista do consumidor.
7. Apelações e remessa desprovidas.
(E-DJF2R de 11/12/2012)
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termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.
De cara, verifica-se que a marca mista HIGIBRIL foi depositada quando a marca mista
BOM BRIL usufruía da proteção especial conferida às marcas de alto renome.
Passo seguinte, forçoso reconhecer que as empresas autora e ré possuem marcas para
utilização nos mesmos segmentos mercadológicos, quais sejam, produtos de limpeza,
higiene, lavanderia e cosméticos, não obstante a distinção de classes.
Contudo, o INPI defende ser possível a convivência das marcas em conflito, baseado na
teoria da distância, relativamente ao radical evocativo BRIL, e levando em conta que as
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marcas são suficientemente distintas.
Penso de maneira diversa e de acordo com o que ficou consignado no supracitado julgado
desta 2ª Turma Especializada, segundo o qual o termo BRIL não consiste em palavra do
vernáculo português ou de qualquer outra língua conhecida, não apresentando, pois,
significado dicionarizado relacionado ao segmento mercadológico em que se insere a
marca.
Quanto à aplicação da teoria da distância, cumpre evocar a teoria da diluição, cuja ideia
principal é a de proteger o titular contra o enfraquecimento progressivo do poder distintivo
de sua marca.
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conseqüência, originar sinal notório.
Em resumo, conquanto o exame de colidência, seja na esfera do INPI, seja no
âmbito do Judiciário, deva tomar em consideração o quadro atual , a aplicação da
teoria da distância não deve desprezar por inteiro os dados históricos, o caráter
unitário de cada marca e a eventual ocorrência do fenômeno da notoriedade. A
invocação pura e simples da teoria da distância pode deformar a conclusão,
deixando ao desabrigo marcas que, malgrado sua aparente semelhança com outras
no mesmo segmento de mercado, possuem poder distintivo que, de outra forma,
Com efeito, não há como deixar de considerar, in casu, que as marcas BOMBRIL e BOM
BRIL vêm sendo utilizadas por seus sucessivos proprietários para designarem,
inicialmente, uma esponja de aço que adquiriu fama entre os consumidores, e que,
posteriormente, através do sinal BRIL, vieram a identificar uma família de marcas de
produtos voltados aos segmentos de limpeza/higiene/lavanderia.
Além disso, desfrutaram desde a década de 1980 da proteção especial concedida pelo
revogado Código de Propriedade Industrial às marcas notórias - art. 67 - e pela Lei de
Propriedade Industrial às marcas de alto renome - art. 125 -, atingindo, portanto, poder
distintivo incomum.
Importante realçar, tal como o min. Marco Aurélio Bellizze no voto vista acima transcrito,
que o STJ vem reiteradamente reconhecendo, no exame de colidência de marcas, não se
poder perder de vista o fim social da proteção marcária, que tem por condão resguardar a
livre concorrência e viabilizar a identificação de origem do produto pelos consumidores.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, peço vênia para DIVERGIR do em. Relator, dando provimento à
apelação, para julgar procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do registro
901.768.600 relativo à marca "HIGIBRIL", condenando o EMPORIO DAS
EMBALAGENS LORENA LTDA.-ME a abster-se de usar a marca, invertendo os ônus da
sucumbência em desfavor dos réus.
É como voto.
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https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=57849024&num_registro=2014003
18290&data=20160819&tipo=51&formato=PDF
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https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201400318290&totalRegistrosPor
Pagina=40&aplicacao=processos.ea
REsp 1.667.213/RS, Relator Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe de 30/06/2017.
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