Manual IPEDIA

Guia da Propriedade Intelectual
guia
DA
propriedade intelectual
Ficha tcnica ttulo IPdia Guia da Propriedade Intelectual editor Instituto Pedro Nunes Associao para a Inovao e Desenvolvimento em Cincia e Tecnologia autor Vrios iSBn 978-989-97004-0-6 design FBA / Ana Biscaia Abril 2011
Prefcio
Leonor Trindade Presidente do CD do INPI IPN
Introduo: o Projecto Gapi 2.0 Esquema da Obra O Sistema Gapi 2.0

IPN
p.10 p.12 p.14 p.16
Contedos / Eixos Temticos 1. O que devo acautelar para assegurar a proteco dos meus activos intelectuais? Introduo contexto
Jos Ricardo Aguilar IPN
p.20 p.24 p.28
Poltica de visitas a espaos/empresas de I&D e/ou espaos restritos (gesto da confidencialidade)

Jos Ricardo Aguilar IPN Jos Ricardo Aguilar IPN Hugo Queirs UP
p.29 p.34 p.36 p.41 p.46
Os Segredos Industriais / Know-how / Trade Secrets Direito de autor, Software e bases de dados
MTA Material Transfer Agreements

Jos Ricardo Aguilar IPN Laura Alho UC
Os Spotters de tecnologia Os Regulamentos de Propriedade Intelectual nas Universidades Portuguesas
p.47 p.49 p.52
Carla Mascarenhas UTAD Carla Mascarenhas UTAD Marco Sousa TecMinho
Restrio a divulgaes Invenes laborais regime legal
2. O que consigo obter a partir das bases de dados de direitos de propriedade industrial? Introduo contexto Vantagens das pesquisas em bases de dados
Hugo Queirs UP Hugo Queirs UP Hugo Queirs UP
p.62 p.66 p.66 p.67 p.75
4. Quais so os modelos de avaliao de tecnologias mais adequados?

Joaquim Duarte Silva U vora
p.120 p.124 p.124 p.125 p.127 p.127 p.127 p.128 p.129 p.129 p.131 p.133 p.133
Elenco de bases de dados Tcnicas de pesquisa Preparao do relatrio de pesquisa e do pedido de patente (o estado da tcnica)
Marco Sousa TecMinho Marco Sousa TecMinho
p.77
3. Como devo negociar os meus activos intelectuais? Introduo

Hugo Queirs UP Hugo Queirs UP Hugo Queirs UP
p.82 p.86 p.87 p.90 p.91
A O vale da morte das tecnologias A.1 Introduo A.2 O vale da morte B A avaliao de tecnologias B.1 Contextualizao B.1.1 A avaliao e valorizao B.2 A avaliao C A definio do objecto de avaliao e o apoio deciso de patentear C.1 Definio do objecto de avaliao C.2 O apoio deciso de patentear D Mtodos de avaliao de tecnologias D.1 Mtodos (elenco) 5. O que so os pr-diagnsticos de propriedade industrial? Qual a sua finalidade?
Lcia Oliveira UA Dina Pereira UBI
Licenciamento e transmisso de direitos Averbamentos no INPI Contratos de Transferncia de Tecnologia

Jos Ricardo Aguilar IPN
p.144
Definies / glossrio
UTAD
p.154
Tipos de rendimentos possveis para o detentor de tecnologia

Carla Mascarenhas UTAD Carla Mascarenhas UTAD Jos Ricardo Aguilar IPN
p.104 p.108 p.118
Ligaes teis Bibliografia
p.168 p.170
Tcnicas de negociao Transmisso de know-how
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A publicao deste Guia de Propriedade Intelectual vem romper com a tradio de que todas as publicaes sobre esta matria so textos essencialmente jurdicos, sobre interpretao dos diversos diplomas legais. neste contexto que entendo o convite que me foi dirigido, e que aceitei com grande satisfao institucional e orgulho pessoal, para prefaciar o Guia de Propriedade Intelectual, produzido pelas instituies que fazem parte do projecto GAPI 2.0. Fui, no dealbar do Sculo XXI, uma das responsveis pelo lanamento em Portugal de uma Rede de Gabinetes de Apoio Promoo da Propriedade Industrial, conhecida como Rede GAPI. Desde essa poca, tenho vivido o seu crescimento e consolidao assistindo sua actuao determinante no sistema nacional de propriedade industrial.
Os GAPI e as entidades que os acolhem (Universidades, Centros Tecnolgicos e Associaes), para alm de serem uma Marca reconhecida nacional e internacionalmente tm sido um dos principais parceiros estratgicos do INPI ao longo da ltima dcada, partilhando o sucesso da divulgao do sistema da propriedade industrial no nosso pas. A publicao deste Guia , simbolicamente, a concretizao dos objectivos que todos almejvamos quela data abordar a PI com uma linguagem simples, prxima dos utilizadores, sem deixar de ser rigorosa. Aos GAPI em geral e aos que constituem o projecto GAPI 2.0 em particular, os meus parabns pelo trabalho realizado e pela publicao deste Guia de Propriedade Intelectual.
Leonor Trindade Presidente do Conselho Directivo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial
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intellectual property (ip): creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in commerce.
Fonte: World Intellectual Property Organization (WIPO), http://www.wipo.int/about-ip/en/
A IPdia um guia de Propriedade Intelectual para empresas, investigadores e empreendedores. Pretende-se que seja de utilizao fcil, simples e efectiva. O que pode encontrar aqui? Ferramentas e casos de estudo que ajudem a valorizar o conhecimento, isto , a transformar ideias em Euros (ou noutra moeda qualquer). Este tem sido um dos objectivos da rede GAPI Gabinetes de Apoio Promoo da Propriedade Industrial, criada em incio de 2002, ao abrigo de uma iniciativa pblica do INPI Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que deu origem ao surgimento de 21 GAPI sedeados em universidades, centros de I&D, centros tecnolgicos e outras organizaes. a partir desta rede que emerge o projecto GAPI 2.0, com as finalidades de promoo e valorizao do conhecimento gerado por empresas, empreendedores e instituies do ensino superior e do sistema cientfico e de fomento do empreendedorismo de base tecnolgica, promovendo a utilizao do Sistema de Propriedade Industrial junto dos referidos agentes econmicos.
Este projecto coordenado pelo Instituto Pedro Nunes e conta com a participao da TecMinho Associao Universidade Empresa para o Desenvolvimento da Universidade do Minho, Universidade de Aveiro, Universidade da Beira Interior, Universidade de Coimbra, Universidade de vora, Universidade do Porto e Universidade de Trs-os-Montes e Alto Douro. O GAPI 2.0 teve incio em Abril de 2009 e decorre at Dezembro de 2011, com o apoio do Programa Operacional Factores de Competitividade COMPETE. A IPdia Guia da Propriedade Intelectual , assim, uma obra conjunta deste grupo de trabalho, mas onde cabe destacar o contributo dos seguintes autores: Jos Ricardo Aguilar (Instituto Pedro Nunes), Marco Sousa (TecMinho), Joaquim Duarte Silva (Universidade de vora), Lcia Oliveira (Universidade de Aveiro), Dina Pereira (Universidade da Beira Interior), Hugo Monteiro de Queirs (Universidade do Porto), Laura Alho (Universidade de Coimbra) e Carla Mascarenhas (Universidade de Trs-os-Montes e Alto Douro). Fica uma sugesto para o uso deste guia: MOS--OBRA!
Carlos Cerqueira Coordenador do Projecto GAPI 2.0 Instituto Pedro Nunes
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A presente obra tem como finalidade acompanhar as trs principais fases do processo de produo e valorizao do conhecimento: Investigao (Inveno), Proteco e Comercializao / Mercado. Assim, estas trs fases so exploradas, atravs de eixos temticos que do corpo a cada uma delas.
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O Sistema apresentado tem por finalidade acompanhar as trs fases principais do processo complexo de produo e valorizao do conhecimento: Investigao (Inveno), Proteco e Mercado. Com efeito, uma adequada gesto do conhecimento numa dada organizao, seja uma empresa, uma universidade ou uma instituio de I&D no dever descurar o caminho complexo que uma dada linha de investigao percorre desde a ideia luminosa at um produto ou processo implementado no mercado. Este caminho contempla vrios procedimentos, aces e momentos que podem ocorrer, a todo o tempo e repetir-se ao longo do mesmo caminho. O Sistema GAPI 2.0 visa, assim, em primeira linha, identific-los e apresentar ao gestor do conhecimento a melhor forma de os usar, maximizando as hipteses de sucesso na valorizao dos seus activos intelectuais.
Na primeira etapa inveno observam-se alguns aspectos essenciais gesto dos passos preliminares de um processo inovador, desde logo pela influncia que podem ter no futuro dos resultados gerados. Na segunda etapa proteco elencam-se factores crticos do sucesso da fase de tutela jurdica dos resultados alcanados, iniciando-se aqui tambm aces visando a certeza quanto titularidade desses resultados e ao seu potencial econmico. Na ltima etapa Mercado apresentam-se tarefas e aces de manuteno e tutela dos direitos constitudos, sendo esta a fase que se deseja que todos os processos inovadores alcancem, ou seja, a introduo no mercado e a gerao de proveitos. O presente Manual da PI visa justamente discorrer sobre estas aces e procedimentos, dissecando-os em pormenor e inserindo-os sistematicamente nas trs citadas fases.
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pertencentes ao domnio pblico ou acessveis, por vontade prpria ou por aco do titular e com valor econmico prprio; A relevncia da matria relativa ao direito de autor, em particular a que respeita proteco de obras e criaes intelectuais do domnio literrio, cientfico e artstico: livros, filmes, software e bases de dados com carcter criativo; A utilidade dos Material Transfer Agreements (MTA), acordos celebrados tipicamente quando uma unidade de investigao necessita de um elemento dispendioso (por exemplo um reagente, uma amostra qumica ou um animal de laboratrio) para prosseguir as suas experincias. Nesta altura, laboratrios farmacuticos ou empresas cedem de forma gratuita estes elementos, mediante a assinatura de um MTA, que pode obrigar a determinadas contrapartidas daquela cesso, sendo necessria uma avaliao cautelosa destes acordos, salvaguardando todas as partes; 1. O que devo acautelar para assegurar a proteco dos meus activos intelectuais? Este eixo tem como principal finalidade salvaguardar o investimento em I&D das organizaes, protegendo os seus activos intelectuais em diversos contextos: Em relao poltica de visitas de terceiros s suas instalaes, sublinhando a necessidade de ter acordos-tipo de confidencialidade com contedo claro e prontos a ser assinados por todos os elementos externos organizao; A importncia dos segredos industriais / know-how / trade secrets, enquanto informaes detidas por uma organizao, no A figura do Spotter de tecnologia, enquanto prospector interno de tecnologias promissoras, como facilitador na gesto da produo do conhecimento, na gesto de ideias e consequentemente na avaliao das oportunidades de negcio; As questes levantadas pelas invenes laborais, em que a regra geral consagra que o direito patente pertence ao(s) inventor(es) ou aos seus sucessores por qualquer ttulo, mas que j no se aplica no caso de invenes desenvolvidas em execuo de contrato de trabalho em que a actividade inventiva esteja prevista; ainda, o regime especial relativo aos criadores de obras como os programas de computador e as situaes no cobertas pela legislao, relativas a alunos e bolseiros.
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IPdia Guia da Propriedade Intelectual
Contedos / Eixos temticos
2. O que consigo obter a partir das bases de dados de propriedade industrial? Com as pesquisas em bases de dados pretende-se, desde logo, evitar iniciar processos de investigao e desenvolvimento sobre invenes j conhecidas ou divulgadas e que, consequentemente, no podero ser protegidas atravs do direito industrial. Permite conhecer e avaliar o desenvolvimento tecnolgico e oportunidades de negcio, monitorizar concorrentes e evitar infraces sobre direitos e invenes protegidas. Nestas pesquisas importante conhecer as vrias bases de dados disponveis, tais como a Espacenet, EPOlineRegister Plus, USPTO, Google Patents, WIPO, OEPM, INPI, e as vrias tcnicas de pesquisa, atravs da Classificao Internacional de Patentes (IPC) ou da Classificao Europeia (ECLA). 3. Como devo negociar os meus activos intelectuais? Os direitos emergentes de patentes e demais activos intelectuais (a Propriedade Intelectual PI lato sensu) podem ser transmitidos, casos em que o direito industrial do titular passar para um terceiro, que exercer sobre ele todos os poderes do titular originrio; ou ser objecto de licena de explorao, que , grosso modo, a autorizao de uso ou gozo conferida pelo titular do direito a um terceiro para que este explore comercialmente o direito em causa. E so inmeras as possibilidades de combinaes destes dois modos de explorao comercial. Como planear ento um processo de negociao envolvendo todas estas possibilidades? A complexidade de todos estes instrumentos exige um profundo conhecimento dos respectivos mecanismos de negociao para a obteno do melhor negcio possvel.
4. Quais so os modelos de avaliao de tecnologias mais adequados? As ideias que podem ser protegidas atravs da PI tm normalmente mais hipteses de gerar interesse comercial. Mas como avaliar convenientemente o valor de uma dada tecnologia? Pelo seu custo? Pelo valor de mercado? Ou pela expectativa dos rendimentos futuros? Obviamente, cada caso um caso e o truque est em escolher a opo mas adequada a cada tecnologia. 5. O que so os pr-diagnsticos de propriedade industrial? Qual a sua finalidade? Os pr-diagnsticos em propriedade industrial permitem dotar as empresas de um instrumento qualitativo para inferir o impacto da propriedade industrial na competitividade da entidade, com base nas mais-valias que a PI pode gerar; por outro lado, identificar competncias, actores e custos associados proteco da PI. Existem vrios conceitos associados valorizao que atestam a vantagem do modelo sugerido, como por exemplo, acordos de confidencialidade, activos intangveis e a sua avaliao, Patent intelligence, transferncia de conhecimento, transferncia de tecnologia e vigilncia tecnolgica.
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introduo contexto poltica de visitas a empresas / espaos de i&d e espaos restritos os segredos industriais know-how / trade secrets direito de autor, software e bases de dados mta material transfer agreements spotters de tecnologia os regulamentos de propriedade intelectual nas universidades portuguesas restrio a divulgaes invenes laborais regime legal
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introduo contexto
A explorao deste tema no mbito da presente publicao tem uma finalidade precisamente identificada: evitar que seja colocado em causa o esforo e investimento em I&D das organizaes (entendidas no sentido mais lato, compreendendo empresas, instituies de I&D, universidades, entre outras) desde o incio do processo conducente obteno de uma inveno, at sua efectiva proteco. Com efeito, um comprovado aumento sustentado do investimento em I&D das empresas e instituies de I&D em Portugal, conforme os dados do Inqurito ao Potencial Cientfico e Tecnolgico Nacional (IPCTN) referente a 2008, segundo os quais a despesa total em I&D dos operadores econmicos domiciliados em Portugal correspondeu a 1,51% do PIB nacional (ou 2.513 milhes de Euros), convoca uma especial ateno para a temtica geral da proteco dos activos intelectuais emergentes destas actividades. Concretizando, as regras relativas novidade de toda a matria a reivindicar num pedido de patente, estabelecidas desde logo nos artigos 55 e 56 do Cdigo da Propriedade Industrial Portugus (e que encontram semelhanas nos demais ordenamentos internacionais), implicam que no possa ser divulgada a matria a proteger antes da data daquele pedido (salvo contadas excepes e o regime especfico do pedido provisrio de patente). Por outro lado, perspectivando tecnologias de rpida obsolescncia, em que o tempo de chegada ao mercado e o facto de ser efectivamente o primeiro operador a oferecer uma dada tecnologia , muitas vezes, o factor decisivo para o sucesso da explorao dessa tecnologia. Ainda, todos aqueles activos intelectuais que, pela sua natureza, esto excludos da patenteabilidade ou cuja opo estratgica, em
termos de proteco, no passa pela sua proteco nesta sede, antes pela sua conservao como segredos de negcio ou segredos industriais. Confere-se, assim, total crdito ao velho jargo segundo o qual o segredo a alma do negcio. Assim, os agentes responsveis pela gesto de qualquer organizao que se dedique a actividades de I&D devem acautelar em permanncia esta realidade: a salvaguarda dos seus activos intelectuais, especialmente face a terceiras entidades que com eles contactam, em diversos contextos, tais como parcerias de I&D, simples visitas exploratrias, avaliaes tecnolgicas, entre outros potenciais eventos. Esta obrigao de garantir a segurana dos activos intelectuais faz-se tanto mediante a adequada gesto das comunicaes da organizao, em especial contra intruses de terceiros; pela salvaguarda contratual de deveres estritos de confidencialidade com todos os colaboradores (trabalhadores, prestadores de servios e quaisquer outros colaboradores pontuais); como ainda pela celebrao, caso a caso, de acordos de confidencialidade com todos os terceiros, pessoas singulares ou colectivas, que tenham necessidade de ter acesso a informao reservada pertencente organizao.
poltica de visitas a empresas/ espaos de i&d e espaos restritos (gesto da confidencialidade)

hoje pacificamente aceite em organizaes que se dediquem a actividades de natureza tecnolgica o estabelecimento de procedimentos relativos s visitas de terceiros s suas instalaes, especialmente quelas dedicadas a trabalhos de I&D.
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1. O que devo acautelar para assegurar a proteco dos meus activos intelectuais?
Em certos casos, tais procedimentos fazem inclusivamente parte das polticas da Qualidade em vigor ao nvel interno. Com efeito, num mundo de feroz competio entre os operadores econmicos, devem ser considerados e exercitados todos os procedimentos tendentes a garantir a salvaguarda dos activos intelectuais das organizaes. Em conformidade, preconiza-se a existncia de templates ou acordos-tipo de confidencialidade, cujo contedo esteja j fixado e pronto a ser assinado por todos os visitantes externos organizao. Dentro destes templates, sugere-se a existncia de dois tipos de acordos de confidencialidade: unilateral, em que apenas uma parte fica vinculada a este tipo de deveres (simples divulgao de informao) e bilateral, em que as partes necessitam de trocar informao e, logo, assegurar reciprocamente idnticos deveres de sigilo. Desta forma, estes acordos surgiro como uma regra interna e suscitaro menor celeuma ou desconfiana aos visitantes. At porque os acordos de confidencialidade so hoje em dia moeda corrente nas relaes tecnolgicas e no podem ser entendidos como qualquer tipo de presuno de m-f, por um lado, ou como uma burocracia ou um entrave negocial, por outro. O clausulado tpico de um acordo de confidencialidade, para alm da obrigao central de garantia de sigilo sobre as informaes conhecidas, deve ainda prever: A definio de tudo o que pode ser compreendido na noo de informao (identificando suportes dessa informao); O motivo concreto que levou divulgao (possvel colaborao entre as partes, avaliao dos mritos de determinada tecnologia, contactos exploratrios visando a transmisso ou licenciamento de tecnologia, entre outros);
a experincia de uma visita a uma empresa finlandesa dedicada ao fabrico de maquinaria pesada para explorao mineira por parte de uma delegao portuguesa. chegada, o grupo de visitantes foi encaminhado para um auditrio, onde recebeu um briefing de segurana e foi convidado a assinar um acordo de confidencialidade e a deixar nesse espao os seus telefones mveis equipados com cmaras fotogrficas. dessa forma, o grupo pde com toda a segurana visitar as instalaes fabris e a zona de testes de maquinaria, sem que a empresa corresse o risco de algum dos visitantes recolher informao relevante sobre os projectos tecnolgicos em curso.
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Um prazo para o cumprimento da obrigao de sigilo (em regra, fixado no intervalo entre 3 a 8 anos); A referncia expressa ao facto da divulgao realizada no criar qualquer direito privativo, licena ou promessa de direitos em benefcio do receptor quanto matria concretamente transmitida e, em simultneo, confirmar a titularidade de direitos de propriedade intelectual por parte do emissor; Uma meno a que a celebrao deste acordo no obriga as partes no futuro a celebrar qualquer outro negcio jurdico; Um quadro de excepes confidencialidade, desde logo para toda a informao pertencente ao domnio pblico, tornada pblica pelo emissor ou cuja divulgao tenha sido por este expressamente autorizada ou para aquela que o receptor prove conhecer antecipadamente ao momento da divulgao agora em causa, entre outras causas excludentes da obrigao de sigilo que o caso concreto convoque; A (sempre necessria) meno responsabilidade civil e criminal em que incorre o receptor no caso de violao da obrigao de confidencialidade, eventualmente acompanhada da fixao de uma clusula penal que fixe antecipadamente o montante indemnizatrio pela violao da obrigao em causa. Uma vantagem decisiva deste tipo de acordos resulta clara a partir da leitura da alnea b) do n1 do artigo 57 do Cdigo da Propriedade Industrial: Divulgaes no oponveis 1 No prejudicam a novidade da inveno: a) () b) As divulgaes resultantes de abuso evidente em relao ao inventor ou ao seu sucessor por qualquer ttulo,
Acrescente-se, ainda, o teor da alnea a) do n1 do Artigo 34 do Cdigo da Propriedade Industrial: Anulabilidade 1 As patentes, os modelos de utilidade e os registos so total ou parcialmente anulveis quando o titular no tiver direito a eles, nomeadamente: a) Quando o direito lhe no pertencer; () Com a meno a estes artigos, tem-se em vista reforar o entendimento segundo o qual a parte receptora no adquire, pelo contacto com a informao, qualquer direito adicional sobre ela, nomeadamente o direito a obter proteco por direito de propriedade industrial, quando tal informao conhecida sob a tutela de um acordo de confidencialidade. Assim, o titular de uma dada informao que consubstancie uma inveno poder reagir contra um terceiro que tenha acedido a ela aps ter celebrado um acordo de confidencialidade e tenha posteriormente encetado diligncias para a sua proteco; o titular da dita informao poder, por exemplo, requerer a anulao de um eventual direito de patente ou de modelo de utilidade requerido por esse terceiro. Sem embargo da responsabilidade civil e criminal em que este sempre incorrer.
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os segredos industriais /know-how / trade secrets

O artigo 39/2 do Acordo TRIPS (relativo a direitos de propriedade intelectual relacionados com o Comrcio, aprovado sob a gide da Organizao Mundial do Comrcio em 1994) e o artigo 318 do Cdigo da Propriedade Industrial Portugus convergem na fixao de notas definitrias do que se entende por Segredo Industrial: Informaes ou segredos de negcio sob controlo do seu titular; Secretas, no sentido de no serem conhecidas ou facilmente acessveis; Com valor comercial prprio justamente por serem secretas; Objecto de diligncias empreendidas pelo titular no sentido de as manter secretas. A terminologia usada na prtica varia entre Segredo Industrial, Trade Secret ou Know-How (ou saber-fazer, numa acepo mais prxima dos conhecimentos industriais ou comerciais com valor prprio). Em geral, consideram-se as informaes detidas por uma organizao, no pertencentes ao domnio pblico ou acessveis, por vontade ou por aco do titular (tendo este tomado medidas concretas neste sentido) e com valor econmico prprio. Logo, informaes igualmente no constantes de qualquer pedido de patente publicado, que podem ser compostas por todo o tipo de conhecimento ou experincia, processos, planos, instrues, frmulas, listas, entre outros. Os segredos industriais, assim definidos, podem constituir uma alternativa ou serem complementares ao sistema de patentes. Vejamos: Uma alternativa proteco por patente, nomeadamente nos casos de tecnologias que carecem de um reduzido time to market, que se tornam rapidamente obsoletas ou que se encontram legalmente
em 1977, na ndia, poca com um universo potencial de 550 milhes de consumidores, a empresa coca-cola abdicou da instalao de uma fbrica local, atendendo a que as leis nacionais obrigavam ao estabelecimento de uma parceria com uma empresa indiana e divulgao compulsiva dos segredos industriais da empresa americana. ora, tratando-se de um dos segredos mais bem guardados de sempre, relativo receita de fabrico da famosa bebida, a multinacional desistiu, naquela data, de instalar a dita fbrica
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impedidas de ser patenteadas (conforme o catlogo de excepes constante do artigo 52 do CPI). A complementaridade da proteco por segredo industrial para uma dada tecnologia patenteada pode ser encontrada, por exemplo, em casos de reserva de pequenos melhoramentos ou valores ptimos de funcionamento. Por seu turno, sempre haver casos em que se impe em definitivo a opo pela proteco por direito de patente, sejam os casos de divulgao obrigatria (de conhecimento gerado em universidades, que por natureza dever ser disseminado na sociedade), aqueles em que possvel realizar uma operao de reverse engineering ou onde a tecnologia facilmente apreensvel mediante uma inspeco ao produto em que se corporiza. Em geral, recorde-se ainda que sempre constituir uma severa limitao do segredo industrial o facto de no ser possvel excluir algum terceiro do seu gozo e explorao caso este o tenha alcanado por via independente. Infra no Captulo 3 Como devo negociar os meus activos intelectuais explorada a temtica da transmisso de know-how, perspectivando esta transmisso de forma autnoma.
direito de autor, software e bases de dados
O direito de autor, regulado pelo Cdigo do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (CDADC) (cuja mais recente actualizao encontrada na Lei n 16/2008 de 1 de Abril) destina-se proteco de obras, enquanto criaes intelectuais do domnio literrio, cientfico e artstico. Obra, na corrente acepo, contempla livros, composies musicais, filmes, desenhos, fotografias, obras de arte, entre outras
criaes intelectuais. Para alm disso, beneficiam da mesma tutela os programas de computador que tiverem carcter criativo, que beneficiam, assim, de proteco anloga conferida s obras literrias (cfr. o Decreto-Lei n. 252/94, de 20 de Outubro, rectificado pela Declarao de Rectificao n. 2-A/95, de 31 de Janeiro e alterado pelo Decreto-Lei n. 334/97, de 27 de Novembro), e as bases de dados que constituam criaes intelectuais, nos termos do Decreto-Lei n. 122/2000 de 4 de Julho, que transps para a ordem jurdica portuguesa a Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho n. 96/9/CE, de 11 de Maro. O direito de autor abrange dois tipos de poderes que so conferidos, em regra, ao autor (criador intelectual): o primeiro, de carcter patrimonial, conferindo-lhe o direito de explorar economicamente a sua obra, directa ou indirectamente (autorizando a utilizao da obra ou transmitindo o direito a terceiro); o segundo, denominado direito moral (ou pessoal) de autor, que lhe outorga o direito de reivindicar a paternidade da obra e de assegurar a sua genuinidade e integridade. De contedo abrangente, o direito de autor tem tambm uma extenso temporal relevante, caducando apenas, na falta de disposio especial, 70 anos aps a morte do criador intelectual. De realar ainda que, ao contrrio dos direitos de propriedade industrial, o direito de autor reconhecido e plenamente vlido e eficaz independentemente de registo, depsito ou qualquer outra formalidade (art. 12 do CDADC). Isto no impede que, para prova do direito, o autor proceda ao registo da obra. Em Portugal, a Inspeco-Geral das Actividades Culturais promove o registo e autenticao de obras (incluindo de programas de computador) e contedos culturais com o objectivo de assegurar o respeito pelo direito de autor e direitos conexos nas relaes contratuais. Para mais informaes consultar http://www.igac.ml.pt/
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o regime de titularidade sobre programas de computador No obstante existirem limitaes legais, designadamente a nvel europeu, em matria de patenteabilidade de programas de computador, nem por isso estes deixam de merecer proteco legal. Tal como no direito da propriedade industrial, existe um nvel considervel de harmonizao tambm nesta sede. Com efeito, o nosso ordenamento jurdico operou atravs do Decreto-Lei n. 252/94, de 20 de Outubro a transposio da Directiva n. 91/250/CEE, do Conselho, de 14 de Maio, relativa proteco jurdica dos programas de computador, sendo que esta foi entretanto revogada pela Directiva n 2009/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de Abril (aguardando-se a sua transposio para o ordenamento interno). Pela sua actualidade, merece anlise atenta a parte introdutria. Assim, no considerando 5), so apontadas como razes, para alm da necessidade de codificao da directiva anterior face s alteraes efectuadas (cfr. considerando 1), a necessidade de eliminar as diferenas existentes nos diversos ordenamentos jurdicos dos Estados-Membros, impedir igualmente que novas diferenas possam surgir, o que poderia afectar negativamente o funcionamento do mercado interno. Assim e na esteira da supra mencionada Directiva 2009/24/CE, impe-se desde j referir o que se dever entender como abrangido pela expresso programa de computador: qualquer tipo de programa, mesmo os que esto incorporados no equipamento; bem como o trabalho de concepo preparatrio conducente elaborao de um programa de computador, desde que esse trabalho preparatrio seja de molde a resultar num programa de computador numa fase posterior.
De um modo genrico, pode referir-se que aos programas de computador atribuda proteco anloga conferida s obras literrias. Alis, ao longo do aludido Decreto-Lei n. 252/94 constante a remisso para o CDADC. A prpria Directiva 2009/24/CE, no sentido de estabelecer um nvel mnimo de proteco e uniformizao, determina que os Estados-Membros devem conceder proteco aos programas de computador ao abrigo dos direitos de autor, considerando-os como obras literrias (cfr. considerando 6), sem prejuzo da aplicao de outras formas de proteco (cfr. considerando 16). O critrio para a atribuio de tal proteco reside no carcter criativo dos programas de computador, sendo que a proteco atribuda ao programa de computador incide sobre a sua expresso, sob qualquer forma. No n. 3 do artigo 1 da mesma Directiva 2009/24/CE, em sentido equivalente, refere-se que o programa de computador protegido se for original, no sentido em que seja o resultado da criao intelectual do autor. o regime vigente quanto titularidade de Bases de dados Tambm as Bases de Dados podem ser objecto de proteco legal. A proteco das mesmas regulada entre ns pelo Decreto-Lei n 122/2000 de 4 de Julho que fez a transposio da Directiva n 96/9/CE do Parlamento e do Conselho de 11 de Maro. semelhana do j apontado relativamente aos programas de computador, temos que igualmente em matria de proteco legal das bases de dados a matriz de proteco anloga dos direitos de autor. Por Base de Dados entende-se a colectnea de obras, dados ou outros elementos independentes, dispostos de modo sistemtico ou metdico e susceptveis de acesso individual por meios electrnicos ou outros (cfr. n. 2 do artigo 1 do Decreto-Lei n 122/2000 de 4 de Julho).
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Para que as Bases de Dados possam ser protegidas por direito de autor, exige-se, como critrio de tal determinao, que as mesmas pela seleco ou disposio dos seus contedos, constituam criaes intelectuais. Porquanto o critrio que permitir aferir se uma determinada base de dados merecedora de tutela residir na originalidade da mesma, entendida enquanto obra, e no devero intervir critrios estticos ou qualitativos. Um ponto a ressaltar o de que a proteco atribuda s bases de dados no extensiva aos programas de computador utilizados no respectivo fabrico ou no seu funcionamento (n. 4 do artigo 1). Conforme se teve j oportunidade de referir, desde que os programas de computador apresentem carcter criativo, eles prprios so merecedores de tutela legal sobre a sua expresso. Sendo que do mesmo trabalho podem resultar diversas solues (obras), no existindo impedimento sequer cumulao legal de diferentes proteces, conquanto que se verifiquem os requisitos legais. Um caso a merecer particular ateno o das bases de dados multimdia que devem incluir quaisquer recolhas de obras literrias, artsticas, musicais ou outras, ou quaisquer outros materiais, como textos, sons, imagens, nmeros, factos e dados, conforme a definio constante do considerando n. 17 da Directiva 96/9/CE. Com efeito, e como decorre da prpria anlise desta definio, temos que as mesmas incorporam elas prprias vrias obras, as mais das quais de autoria diversa, pelo que se impe proceder previamente obteno da autorizao dos autores das obras originrias para a sua integrao ou incluso numa base de dados. Nestes casos ou em situaes que as bases de dados contenham contedos de utilizao livre, o criador fica protegido quanto forma de tratamento que lhes deu (modo de apresentao, capacidades de busca e outputs fornecidos, entre outros) e no quanto ao contedo. O caso das bases de dados multimdia dos que
melhor exemplifica as obras ditas compsitas, ou seja, aquelas em que se incorpora total ou parcialmente uma obra pr-existente de outro autor sem a colaborao deste, mas com a sua prvia autorizao, quando necessria.
mta material transfer agreements

A prtica de gesto de propriedade intelectual em Portugal ainda no deu origem a uma designao que evite o uso da nomenclatura inglesa para este tipo de acordos, comummente chamados Material Transfer Agreements (MTA). A sua meno neste particular tem grande relevncia, especialmente se nos centrarmos na actividade de I&D desenvolvida na rea das cincias da vida. Estes acordos surgem quando uma dada unidade de investigao, integrada numa universidade ou centro de I&D necessita de um reagente, de uma amostra de um qualquer composto qumico ou de um animal de laboratrio com caractersticas especiais para a realizao de experincias ou ensaios (doravante elemento). Ora, em regra, estes elementos so altamente dispendiosos, pelo que a sua compra directamente pela instituio esbarra muitas vezes na falta de verba para a dita aquisio. Nesta altura, no raramente laboratrios farmacuticos ou outras empresas da fileira das cincias da vida predispem-se a ceder todos os elementos necessrios, sendo a regra a (aparente) gratuitidade desta cedncia instituio. Todavia, a entrega s se completa com a assinatura de um acordo o dito MTA onde a entidade receptora acusa a boa recepo do elemento cedido, obrigando-se a cumprir algumas obrigaes que constituem uma contrapartida quela cesso.
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E justamente neste feixe de obrigaes que devemos centrar a nossa ateno: em muitos casos, estas assumem contornos altamente gravosos e abusivos para a entidade receptora. Desde logo por preverem frequentemente que o fornecedor (provider) ser o titular de todos os direitos de propriedade intelectual incidentes sobre os resultados de I&D alcanados mediante o emprego do elemento cedido, onerando desta forma todo o esforo de investigao da entidade receptora (recipient), muitas vezes num momento ainda inicial. Claro est que esta cesso, por ser na maioria dos casos gratuita, sempre ter de prever uma qualquer contrapartida em benefcio da entidade fornecedora. O aspecto crucial, por parte da instituio de I&D, ser avaliar, previamente aceitao do elemento, as condies contratuais previstas no MTA, para que possa optar por procurar outro fornecedor, na eventualidade destas condies serem penalizadoras para o futuro da explorao da linha de I&D em causa. Como exemplos de clusulas gravosas ou abusivas que podem ser encontradas num MTA (todas elas j verificadas em casos reais), podem ser apontadas as seguintes: Todos os direitos de propriedade intelectual sobre a investigao realizada com o elemento cedido sero atribudos entidade fornecedora; (No decurso do primeiro exemplo:) A entidade receptora obriga-se a colaborar com a entidade fornecedora na preparao de todos os pedidos de patente que esta requerer com base nos resultados alcanados; (Idem:) A entidade receptora obriga-se a vigiar o mercado e a reagir activamente contra qualquer infraco dos direitos constitudos pela entidade fornecedora;
Toda e qualquer comunicao cientfica a realizar pelos colaboradores da entidade receptora ser obrigatoriamente levada ao conhecimento da entidade fornecedora, que poder propor alteraes ou impedir aquela publicao. Estas clusulas devero levar a entidade receptora a ponderar no aceitar aquele elemento e a procurar uma alternativa para o seu fornecimento. No que respeita a exemplos de clusulas aceitveis num MTA, refiram-se as seguintes: Fixao de um direito de opo em benefcio da entidade fornecedora sobre qualquer licena ou transmisso de direitos de patente alcanados com base no composto a conceder pela entidade receptora, em igualdade de circunstncias com os demais concorrentes; Meno, em suportes comunicacionais e publicaes cientficas, do apoio dado pela entidade fornecedora, consubstanciado na cedncia gratuita do elemento em causa. Em suma, este conjunto de noes de base sobre os MTA deve ser amplamente disseminado entre os responsveis por unidades de investigao (em especial) da rea das cincias da vida, atento o potencial danoso destes acordos para a estratgia futura de proteco e explorao de resultados de I&D alcanados e o facto destes MTA serem propostos, em regra, justamente queles responsveis, numa fase embrionria da investigao e num contexto que pede decises rpidas no acesso aos elementos solicitados para no pr em causa o progresso da investigao.
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o primeiro, em que uma unidade de i&d de uma universidade apresenta uma inveno susceptvel de ser patenteada; a estrutura de transferncia de tecnologia da universidade d incio ao processo, fazem-se as pesquisas ao estado da tcnica, estruturam-se as peas do pedido de patente, submete-se o pedido junto do inpi. algum tempo depois, um responsvel da unidade de i&d geradora da inveno d a conhecer um Mta assinado antes da submisso daquele pedido, segundo o qual a universidade, pelo facto de ter beneficiado de uma amostra de um reagente para o trabalho daquela unidade, ficaria obrigada a conceder uma licena no exclusiva, territorialmente irrestrita, gratuita e de natureza perptua, em benefcio da empresa fornecedora e compreendendo qualquer direito de propriedade industrial que reivindicasse resultados alcanados mediante o uso daquela amostra cedida Ficou, assim, inviabilizada a possibilidade da universidade em causa poder licenciar aquele direito de patente de forma exclusiva a qualquer entidade ou mesmo de a transmitir sem a anuncia daquele fornecedor, o que resultou num claro prejuzo da posio negocial futura da universidade respeitante quele activo.
o segundo detectado em tempo til e por isso liminarmente rejeitado no qual uma multinacional farmacutica oferecia um dado reagente a uma unidade de investigao de uma universidade, mediante a assinatura de um Mta segundo o qual aquela no s teria direito a requerer proteco para todo e qualquer invento alcanado com o uso daquele reagente, como obrigava a universidade a colaborar gratuitamente com todos os esforos de preparao do pedido de patente e a vigiar o mercado no sentido de detectar qualquer infraco ao direito de patente a constituir pela dita empresa, entre outras (pesadas e leoninas) obrigaes acessrias a cumprir pela universidade em causa
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spotters de tecnologia
A deteco e seleco de projectos de I&D com potencial comercial so, regra geral, realizadas, a nvel das instituies pblicas de I&D, pelos respectivos Gabinetes de Transferncia de Tecnologia. O nmero de comunicaes de invenes (invention disclosures) e de pedidos de registo de patentes tem aumentado de forma continuada nas universidades portuguesas, espelhando no apenas a excelente qualidade dos resultados de I&D produzidos mas, sobretudo, uma mudana comportamental e cultural que comea a sedimentar-se na comunidade de investigadores, mais desperta para a proteco dos resultados dos seus projectos, suportada pelas estruturas de apoio proteco e valorizao entretanto criadas. No entanto, apesar do elevado esforo desenvolvido por estes gabinetes, denota-se ainda alguma dificuldade em chegar a todas as unidades de I&D / investigadores e em detectar precocemente os trabalhos realizados, que apresentam partida um elevado potencial de comercializao e com possibilidade de proteco dos resultados. Para colmatar este obstculo, foi criada em algumas universidades a figura do Spotter de Tecnologia. Trata-se de um investigador ou docente lder de opinio numa dada unidade de I&D, que integrar uma rede de campees (no sentido de utilizadores mais regulares) na rea da propriedade intelectual. Essa rede, animada pelos Gabinetes de Transferncia de Tecnologia, faculta formao e informao sobre proteco de propriedade intelectual e valorizao comercial de resultados de investigao. Estes spotters apoiam a identificao do potencial comercial destes resultados de investigao, actuando preventivamente em relao sua eventual (e prejudicial) divulgao pblica.
So igualmente importantes agentes de disseminao de informao relacionada com ofertas na rea do empreendedorismo e inovao. Desta forma, pretende-se garantir a captao e no disperso do conhecimento gerado na organizao, fomentando a partilha do mesmo pelos vrios colaboradores e entre departamentos. A figura do spotter, que tambm poder ser adaptada realidade empresarial, ser um facilitador na gesto da produo do conhecimento, na gesto de ideias e consequentemente na avaliao das oportunidades contribuindo para o processo de transferncia de tecnologia, de conhecimento e de inovao.
os regulamentos de propriedade intelectual nas universidades portuguesas

As universidades portuguesas de matriz pblica possuem (salvo raras excepes) Regulamentos de Propriedade Intelectual, aprovados em Senado e objecto de publicao em Dirio da Repblica. Estes Regulamentos internos de PI vieram colmatar a necessidade existente no que diz respeito titularidade dos direitos de PI nas universidades e partilha dos proveitos obtidos pelo licenciamento ou explorao dos direitos constitudos, entre outros aspectos. No entanto, a forma como ocorre essa partilha dos proveitos entre os Investigadores no resulta igual em todas as universidades, havendo mesmo algumas que no prevem qualquer frmula estvel de repartio. Ou seja, enquanto existem universidades que prevem a percentagem exacta que cabe a cada uma das partes, como sendo a reitoria (e/ou faculdades ou departamentos envolvidos) e os investigadores, outras no estipulam qualquer frmula de partilha.
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Os Regulamentos existentes determinam, tambm, a titularidade dos direitos de PI resultante de trabalhos de investigao de pessoal no docente como alunos, bolseiros, mestrandos e doutorandos, havendo, no entanto, a necessidade destes colaboradores subscreverem uma declarao, na qual esteja definida a titularidade dos direitos sobre os respectivos resultados, bem como o reconhecimento da aplicao do Regulamento em causa. Deste modo, os Regulamentos internos existentes nas diversas universidades contemplam a regulao e partilha de todos, ou praticamente todos, os direitos de PI, desde as patentes, aos modelos de utilidade, assim como programas de computador e mesmo know-how desenvolvido internamente ou com o emprego de recursos da universidade. No entanto, a maioria das universidades portuguesas no controla a celebrao dos MTA Material Transfer Agreements celebrados com fornecedores de amostras, reagentes ou afins, com as consequncias vistas supra na seco dedicada a este tipo de acordos. Da mesma forma, muitas das universidades no possui como prtica comum o uso de IDFs (Invention Disclosure Forms), ou seja, formulrios em que os investigadores divulgam ou comunicam os seus resultados de investigao ao Gabinete de Transferncia de Tecnologia da universidade para que se d inicio ao processo de proteco e valorizao tecnolgica. Nas entidades em que os IDFs so prtica comum, os investigadores tm a obrigao de informar a universidade da realizao da inveno num prazo mximo determinado (em regra, 3 meses) a partir da data em que a mesma concluda. De igual modo a universidade possui um prazo certo para dar resposta sobre o pedido de proteco da inveno, especialmente sobre a sua deciso de assumir a titularidade dos direitos de PI ou, em alternativa, de devolver essa titularidade aos criadores intelectuais envolvidos.
Tambm no que diz respeitos aos contratos de I&D celebrados entre qualquer uma das universidades em questo e entidades externas, publicas e/ou privadas, praticamente todos os Regulamentos existentes obrigam previso de regras sobre os direitos de PI. As universidades podero prescindir da titularidade dos direitos inerentes aos resultados obtidos, cabendo-lhe no entanto a respectiva deciso e a fixao das competentes contrapartidas negociais. Assim, e de modo geral, todas as universidades possuem contemplados nos seus Regulamentos Internos os principais aspectos referentes s boas prticas de gesto da PI.
restrio a divulgaes
Para assegurar o direito patente, as legislaes de Propriedade Industrial exigem os seguintes pressupostos tcnicos ou critrios de patenteabilidade: novidade Que a tecnologia ainda no tenha sido tornada acessvel ao pblico, por forma a que um especialista na matria, dela tendo conhecimento, possa reproduzi-la. actividade inventiva Que a inveno no resulte bvia a partir do estado da tcnica, ou seja, que o dito especialista na matria no possa, de uma forma bvia, replicar aquela inveno simplesmente com o uso dos conhecimentos j acessveis. aplicao industrial Que a inveno seja susceptvel de ser replicada, numa qualquer actividade econmica. Dentre estes pressupostos, centra-se a ateno na novidade, pois a falta desta na maior parte das vezes o principal motivo de
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indeferimento de um pedido de patente. Daqui decorre igualmente a relevncia deste tpico relativo s restries a operar quanto a eventuais divulgaes de matria ainda no protegida. novidade A novidade a essncia da proteco da soluo tcnica. Protege-se o invento, atribuindo-se-lhe exclusividade porque o processo ou produto novo ou seja, nunca foi colocado no domnio pblico, nunca foi por qualquer meio divulgado. Vigora, assim, o princpio da novidade absoluta em matria de patentes: se a tecnologia para a qual se requer proteco j entrou no estado da tcnica em qualquer tempo e lugar, perde-se o principal requisito de patenteabilidade: a novidade. estado da tcnica: a perda de novidade O estado da tcnica compreende todas as informaes tornadas acessveis ao pblico antes da data de depsito do pedido de patente, por descrio escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, em Portugal ou no exterior. Assim, perde-se a novidade no somente com a divulgao da tecnologia publicando um artigo cientfico, por exemplo mas tambm pelo uso ou emprego da tecnologia. No dizer da lei, para fins de aferio da novidade, o contedo completo de pedido depositado em Portugal, e ainda no publicado, tambm ser considerado como compreendido no estado da tcnica a partir da data de depsito ou da prioridade reivindicada, desde que venha posteriormente a ser publicado. Tal ser aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo os Tratados ou Convenes de que Portugal parte signatria, desde que haja validao do mesmo em Portugal. Ter-se- em conta, para efeitos de aferio de novidade, no s o que se tornou pblico, antes da data do depsito ou da priorida-
de, mas tambm o que se encontra em processo de anlise, ainda no publicado. Se o pedido de patente A foi depositado em 2 de Janeiro e o pedido B em 2 de Maro, o primeiro, mesmo se no tenha ainda sido tornado pblico, ser impeditivo a posteriori da concesso da segunda patente. Os elementos constantes do estado da tcnica, assim como o contedo dos pedidos de patente depositados em Portugal ou em qualquer outro Estado, ainda no publicados, constituem anterioridade, pelo que so impeditivos de um registo de patente posterior. Existem, no entanto, certas excepes. Assim, para que uma eventual divulgao no retire novidade inveno a patentear, esta tem que: Ser efectuada pelo prprio requerente/inventor; Ser efectuada no prazo improrrogvel de seis meses que antecede o pedido (na vigncia do perodo de graa ou prazo gracioso) e desde que a inveno tenha sido divulgada numa exposio oficial ou oficialmente reconhecida nos termos da Conveno Relativa s Exposies Internacionais; Ser mencionada expressamente no pedido e comprovada atravs da juno de documento que ateste essa divulgao, dentro dos requisitos legais aplicveis. O objectivo principal de qualquer investigador aumentar o conhecimento cientfico. Assim, o trabalho de pesquisa e a publicao dos resultados dessa pesquisa so os elementos chave da sua actividade cientfica, sendo decisivos na carreira acadmica e reputao do investigador dentro da comunidade cientfica. A fim de no colocar em perigo o sucesso das suas publicaes, os investigadores geralmente seguem a estratgia tradicional de uma rpida publicao. A questo de explorao comercial, quando tida em conta, geralmente secundria para o investigador.
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Infelizmente, muitos investigadores esquecem que a publicao imediata de uma inveno sem a sua prvia proteco leva a uma perda completa da possibilidade desta e decorrente limitao fundamental do uso econmico.
invenes laborais regime legal

A regra geral consagra que o direito patente pertence ao(s) inventor(es) ou aos seus sucessores por qualquer ttulo. Este princpio tem acolhimento legal no n. 1 do art. 58 do Cdigo da Propriedade Industrial (CPI). De referir que nos termos do n. 2 do mesmo preceito, caso sejam dois ou mais os inventores, qualquer um deles poder requerer a patente, mas em benefcio de todos. As excepes ao referido princpio de que o direito patente pertence ao(s) inventor(es), nomeadamente as designadas invenes laborais e as invenes que sejam feitas por encomenda, encontram-se plasmadas no artigo 59 do CPI. Assim, refere-se desde logo com apoio no n. 1 do art. 59 do CPI que, no caso da inveno ser efectuada durante a execuo de contrato de trabalho em que a actividade inventiva esteja prevista e seja especialmente remunerada, o direito patente pertencer empresa. Analisado este preceito, parece ser de concluir que o direito da entidade empregadora (ou daquela que tenha encomendado o servio inventivo) se encontra circunscrito existncia de uma inveno que seja possvel de ser objecto de pedido de patente, donde poder inferir-se que resultam excludas aquelas que no cumpram os requisitos legais de patenteabilidade, nos termos previstos no CPI (artigos 52 e 53). Esta redaco poder colocar algumas questes porquanto, perante uma inveno que nos termos legais no seja patentevel, nem por isso, e de forma
automtica, se poder afastar desde logo a titularidade da entidade patronal sobre esses resultados, obtidos com os seus meios, incluindo-se o salrio do inventor. Nos casos em que no esteja especialmente remunerada a actividade inventiva (pressupondo que dentre as tarefas tpicas da prestao laboral do trabalhador-inventor consiga apreender-se a actividade inventiva), o inventor ter direito a uma remunerao especial, a qual ser fixada tendo em conta a importncia da inveno (cfr. o n 2 do artigo 59 do CPI). Nas situaes em que no seja possvel a obteno de um acordo, a questo ser dirimida por deciso arbitral (cfr. n. 6 do artigo 59 do mesmo diploma legal). Ainda que no se verifiquem as condies prevista nos n. 1 e 2 do artigo 59 do CPI - ou seja, caso se observe uma inveno desenvolvida por trabalhador ou prestador de servios sem que se ache prevista a actividade inventiva nas suas funes laborais nem seja especialmente remuneradas - se a inveno se integre na sua actividade, a empresa ter um direito de opo patente mediante remunerao, a calcular de acordo com a importncia da inveno, e poder assumir a respectiva propriedade, ou reservar-se o direito sua explorao exclusiva, aquisio da patente ou faculdade de pedir ou adquirir patente estrangeira (n. 3, al. a) do artigo em anlise). Para que este direito possa efectivamente vir a ser exercido pela empresa, o legislador impe sobre o trabalhador o nus de informar a empresa no prazo mximo de 3 meses aps a data em que a inveno tenha sido realizada ou da qual se possa considerar a mesma como concluda al. b). Na eventualidade de, durante esse perodo, o inventor/trabalhador requerer patente para essa inveno, o prazo para informar a empresa de um ms a partir da apresentao do respectivo pedido no Instituto Nacional da Propriedade Industrial al. c). A empresa, aps a recepo da notificao pelo trabalhador, dispor de um prazo de 3 meses
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para exercer os seus direitos al. d). Importa salientar que o no cumprimento destas obrigaes poder fazer incorrer o trabalhador em responsabilidade laboral (podendo inclusive constituir motivo para despedimento por justa causa) e civil, conforme expressamente previsto na al. e) do n. 3. Caso esta exera o seu direito de opo e no proceda liquidao da remunerao devida ao inventor no prazo acordado, a lei impe que a mesma perder o direito patente a favor do trabalhador. No exercendo a empresa esta faculdade legal, aplicar-se- o princpio geral: o direito patente pertence ao(s) inventor(es). Os aspectos legais que tm sido analisados, nos termos do n. 7 do preceito em apreo, aplicam-se, com as devidas adaptaes, s invenes feitas por encomenda por prestadores de servios (cfr. o n7 do artigo 59 do CPI). De salientar que, sem prejuzo de disposio em contrrio, as disposies supra analisadas aplicam-se igualmente ao Estado e corpos administrativos, bem como aos seus funcionrios e servidores, a qualquer ttulo, conforme disposto no n. 8 do mesmo artigo 59. Caber assim ao Estado, entendido em sentido amplo, o exerccio dos direitos e obrigaes que a lei atribui s empresas, o mesmo sucedendo quanto aos seus funcionrios. No n. 9 do art. 59. prev-se a nulidade de qualquer acto ou manifestao de renncia antecipada aos direitos que so consagrados ao trabalhador-inventor. Esta disposio visa acautelar a posio do trabalhador que, face ao menor poder negocial no momento de assinatura do contrato de trabalho, poderia ver como condicionante por parte da empresa para a respectiva outorga que o mesmo renunciasse aos direitos que lhe so reconhecidos pelo CPI. Em jeito de concluso, cabe referir que, caso a empresa venha a exercer os seus direitos, o trabalhador ter sempre o direito a ser mencionado como inventor nos pedidos de patente que venham a
aquando danegociao e celebraode acordosde colaborao para investigao e/ou desenvolvimento de novas tecnologias, crucialdefinirem-se partida as condies em que as empresas podero aceder e utilizar os resultados j atingidos antes da colaborao (background knowledge), e quemuitas vezes se encontram j protegidos atravs de ttulos de propriedade industrial. estasituao ainda mais pertinente no quadro dos programas de financiamento que apoiam os investimentos de empresas emi&d, como as vrias tipologias de apoio no mbito do Qren. a no definio das condies de base de acesso a tal conhecimento poder resultarnuma transferncia de resultadosque apenas beneficia a empresa em causa e que no compensaadequadamente a universidadepela diminuio do riscoassociado a talprojecto.
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recentemente, uma universidade teve um projecto em co-promoo versando sobre desenvolvimentos sobre uma patente jregistada e que consubstancia resultados slidos atingidos durante a investigao. as empresas consorciadas no foram devidamente alertadas para o facto e, consequentemente, noforam definidas as condies de acesso a esse conhecimentoatravs de licena dessa patente. Quando as empresas foram alertadas para essa situao, j no decurso do projecto, a margem de manobrada universidade para exigiras contrapartidas devidasjera muito reduzida, uma vez que as disposies do contrato de consrcio j tinham sido acordadas. acontece quepotenciais ttulos de propriedade industrial resultantes desse projecto estaro sempre dependentes desse ttulo anterior. a universidadeest a tentar encontrar uma soluo para este impasse, mas toda esta situao poderia ser evitada, caso os investigadores tivessem solicitado, atempadamente, apoio s entidades de interface responsveis pela valorizao e promoo da propriedade das universidades, antes dacelebrao dessa parceria. este caso prticoresultouno perfeito entendimento danecessidade desensibilizar todos os inventores da universidade, associados a ttulos de propriedade industrial, paraas implicaes da no definio das condies de base aludidas anteriormente durante a negociaode colaboraes com a indstria.
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ser apresentados, sem prejuzo de, se assim o desejar, poder no ser mencionado (art. 60. do CPI). No obstante o CPI regular as invenes laborais, existem outras situaes em que se colocam igualmente questes sobre a titularidade dos resultados, ainda que no sendo enquadrveis como invenes laborais. Desde logo, o caso dos alunos, bolseiros e demais criadores que, por fora de no disporem de vnculo laboral ou de prestao de servios (cfr. infra a extenso do regime das invenes laborais a este tipo de criadores intelectuais) com a entidade para a qual possam ou estejam a exercer a sua actividade criativa, no so enquadrveis no artigo 59. do CPI. Nestas situaes colocar-se- a questo da determinao quanto ao(s) titular(es) sobre os resultados, sejam invenes e respectivo direito (s) patente(s), ou nos casos em que se esteja perante criaes passveis de proteco atravs de outras modalidades. O j referido artigo 58 do CPI dispe que o direito patente pertence ao(s) inventor(es) ou aos seus sucessores por qualquer ttulo, de modo que, na falta de um acordo a regular esta questo entre o inventor e a entidade para a qual esteja a ser efectuada a prestao (centro de I&D, empresa ou universidade), podero verificar-se situaes mais complexas e potencialmente conflituantes; no apenas no que concerne a disputas sobre a titularidade, mas igualmente s compensaes eventualmente devidas em caso de valorizao. Sendo certo que dificilmente algum interessado na aquisio de uma tecnologia (e do eventual pedido de patente que a reivindique) ou na obteno de uma licena estar na disposio de investir, sabendo da existncia de dvidas e at mesmo de litgios sobre a sua titularidade. Assim, no pode deixar de se referir a importncia de, previamente ao incio da colaborao em projectos de I&D de pessoas
externas aos quadros de pessoal da entidade que os esteja a conduzir, acautelar a questo da titularidade dos resultados e posterior modo de valorizao e recompensa dos criadores, atravs de um documento contratual vinculativo; nomeadamente, os denominados Assignment Agreements, nome j estabilizado na prtica negocial, em especial nos Estados Unidos. Com este instrumento contratual, as partes outorgantes visam definir antecipadamente as regras de participao deste tipo de colaboradores quanto titularidade dos resultados emergentes do projecto de I&D. Atravs do Assignment Agreement, procede-se transferncia dos direitos de PI daqueles colaboradores, incidentes sobre os resultados para os quais contriburam, a favor da entidade responsvel pela coordenao e execuo do projecto ou, em alguns casos, para a entidade a mando da qual o projecto desenvolvido. Podem igualmente ser reguladas nestes instrumentos questes tais como as compensaes devidas aos criadores/inventores, a forma de gesto/valorizao dos resultados, entre outras variantes possveis. Ressalve-se que esta regulamentao no implicar a perda dos direitos morais dos criadores, ou seja, o direito a que o seu nome figure no(s) pedido(s) de proteco que venha(m) a ser apresentado(s), na qualidade de inventores, independentemente de quem figure intervenha como requerente no pedido. o regime de titularidade sobre programas de computador No que respeita questo da titularidade sobre este tipo de criaes intelectuais, o n 1 do artigo 3. do Decreto-Lei n 252/94 de 20 de Outubro refere que so aplicveis as regras sobre titularidade do direito de autor aos programas de computador. O n. 2 prev que se o programa for elaborado no mbito de uma empresa, o mesmo presume-se obra colectiva. O que naturalmente determinar que
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o direito de autor seja titulado pela entidade que tenha dirigido a respectiva criao e procedido organizao da obra (cfr. o artigo 19 do CDADC). Importa analisar ainda o disposto no n. 3 do referido artigo 3, o qual dispe que no caso de um programa de computador criado por um empregado no exerccio das suas funes, ou segundo instrues emanadas do dador de trabalho, ou por encomenda, pertencero ao destinatrio do programa os direitos a ele relativos, salvo estipulao em contrrio (ou seja, acordo entre as partes que disponha diversamente quanto titularidade) ou se outra coisa resultar das finalidades do contrato (imagine-se o caso em que decorra do objecto do prprio contrato que o programa e seus direitos sero da titularidade de uma instituio de solidariedade, e no do executor/criador intelectual ou ainda do financiador/ dador de instrues/organizador do trabalho). No pode deixar de se referir que esta questo da titularidade no afectar a questo em termos de autoria ou paternidade do programa, assim respeitando os direitos morais ou pessoais do concreto criador intelectual. Assim, considerando o exposto e tendo em ateno a importncia crescente dos programas de computador, nas mais diversas reas econmicas, torna-se premente a previso contratual dos acordos estabelecidos entre as empresas entre si e entre estas e entidades do SC&T, por forma a regular devidamente as questes da titularidade e eliminar eventuais dvidas e litgios futuros entre as partes. O mesmo se diga e com maior propriedade em relao aos trabalhadores ou colaboradores (caso do envolvimento de estudantes, bolseiros ou outros prestadores de servios), pois uma definio e clarificao atempada relativamente titularidade sobre os resultados/criaes e mesmo quanto ao prprio vnculo entre a entidade contratada e os executores do servio de desenvolvi-
mento permitir a salvaguarda dos legtimos interesses do cliente. Sendo certo que tal no afectar quer os direitos morais dos criadores, quer o feixe de direitos patrimoniais, na medida em que o n. 4 do j aludido artigo 3. refere expressamente que as regras sobre atribuio do direito ao programa no prejudicam que o criador intelectual, em determinadas circunstncias, possa reclamar o direito a uma remunerao especial (alm, naturalmente, daquela previamente acordada), desde logo (cfr. o n4 do artigo 14 do CDADC) quando a criao intelectual exceda claramente o desempenho, ainda que zeloso, da funo ou tarefa que lhe estava confiada ou ainda quando da obra vierem a fazer-se utilizaes ou a retirar -se vantagens no includas nem previstas na fixao da remunerao ajustada. o regime vigente quanto titularidade de Bases de dados Considerando tudo o exposto supra relativamente natureza jurdica deste tipo de activos intelectuais, uma nota, aplicvel tanto situao da proteco dos programas de computador como questo das bases de dados, vai no sentido de fazer sentido a utilizao dos Assignment Agreements, sempre com a ressalva de, atenta a matria em apreo, ser aconselhvel recorrer-se ao mais adequado apoio jurdico.
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introduo contexto vantagens das pesquisas em bases de dados elencos de bases de dados tcnicas de pesquisa preparao do relatrio de pesquisa e do pedido de patente (o estado da tcnica)
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2. O que consigo obter a partir das bases de dados de propriedade industrial?
introduo contexto
S podem ser objecto de depsito como pedido de patente as invenes novas que desfrutem de actividade inventiva e forem susceptveis de aplicao industrial. Destes trs requisitos cumulativos, o primeiro a novidade aquele que confere desde logo um carcter essencial s pesquisas em bases de dados de propriedade industrial. Com efeito, nos termos dos artigos 55 e 56 do CPI uma inveno considerada nova quando no esteja compreendida no estado da tcnica, ou seja, quando for distinta de tudo o que j tenha sido tornado acessvel ao pblico, por qualquer meio, dentro ou fora do pas, antes da data do pedido de patente que reivindica a inveno que pretendemos ver protegida.
Antes, portanto, do incio de projectos de I&D e do depsito de qualquer pedido de patente, afigura-se essencial um conhecimento exaustivo do estado da tcnica, para o qual as pesquisas em bases de dados de patentes, pela sua versatilidade, se mostram uma ferramenta de auxlio indispensvel.
elenco de bases de dados

Existem vrias bases de dados de patentes disponveis, a maioria atravs da Internet. Identificam-se infra as principais bases de dados de patentes internacional e algumas das suas principais caractersticas: 1. espacenet
(http://ep.espacenet.com)
vantagens das pesquisas em bases de dados

Pretende-se com as pesquisas em bases de dados evitar patentear invenes j reivindicadas em pedido de patente anterior ou j divulgadas ao pblico. Visa-se igualmente evitar iniciar processos de investigao e desenvolvimento sobre invenes j conhecidas e que no podero ser protegidas atravs daquele direito industrial. Mas para alm desta funo primria, as pesquisas em bases de dados e informao sobre patentes revestem-se de extrema importncia para o conhecimento e avaliao do desenvolvimento tecnolgico em vrios pases, para encontrar futuras oportunidades de negcio (com a celebrao de contratos de transmisso ou licena sobre patentes existentes), para monitorizar a actividade dos concorrentes e para evitar infraces sobre direitos e invenes protegidas.
Com mais de sessenta milhes de documentos relativos a patentes (pedidos de patente, patentes j concedidas e relatrios de pesquisa) e disponvel online desde 1998, esta base de dados gratuita pode ser utilizada por especialistas ou por utilizadores no especializados em propriedade industrial, uma vez que permite uma pesquisa fcil e intuitiva atravs da disponibilizao de variados campos de pesquisa. Pode-se aceder a esta base de dados atravs do portal do Instituto Europeu de Patentes (EPO), da Comisso Europeia ou atravs dos portais de diversos institutos nacionais da propriedade industrial. 2. epoline register plus
(https://register.epoline.org/espacenet/regviewer)
um servio sobre bases de dados de acesso livre, que permite verificar o estado legal de pedidos de patente europeus e inter-
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nacionais publicados, no apenas na fase de concesso mas tambm durante as fases nacionais de cada pedido. Pode-se utilizar uma pesquisa simples com apenas uma palavra ou frase (simple search mask) ou uma pesquisa avanada (advanced search mask) empregando mais do que um critrio de pesquisa. 3. uSpto - united States patent and trademark office
(http://patft.uspto.gov)
5. Wipo / oMpi
(http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp)
a base de dados oficial do Instituto Americano de Marcas e Patentes (United States Patent and Trademark Office USPTO) e rene mais de oito milhes de documentos. O acesso livre e permite fazer pesquisas de pedidos de patente ou de patentes j concedidas, atravs dos mais diversos parmetros de pesquisa. 4. google patents
(http://www.google.com/patents)
Atravs do motor de pesquisa PatentScope, disponibilizado pela Organizao Mundial da Propriedade Intelectual, poder aceder a mais de um milho e seiscentos mil documentos de pedidos de patente internacional publicados desde 1978. Permite uma pesquisa fcil por palavras-chave ou atravs de determinados critrios como por exemplo o nome do(s) inventor(es), data de publicao, nome do titular do pedido, ttulo em ingls, entre outros. 6. oepM
(http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp)
O mais conhecido motor de busca do mundo tambm possui uma funcionalidade de busca de pedidos de patente e patentes j concedidas, desde 1790 at aos dias de hoje. Est todavia limitado a patentes depositadas no Instituto Americano de Marcas e Patentes (USPTO), mas poder vir a expandir-se a pedidos internacionais em breve. Usa a mesma tecnologia de pesquisa do Google Book Search, e permite a pesquisa em texto integral ou por parmetros como nmero, inventor e data de depsito. Esta base de dados muitas vezes um interessante ponto de partida para pesquisas em bases de dados de patentes, atento o seu carcter mais familiar a um utilizador casual.
INVENES o nome do motor de busca posto disposio pela Oficina Espaola de Patentes y Marcas e subdivide-se em quatro pesquisas possveis: a) em patentes e modelos de utilidade; b) em patentes, modelos de utilidade e desenhos industriais iberoamericanos; c) em desenhos e modelos industriais; d) pesquisa atravs da Classificao de Locarno. 7. inpi (portugal)
(http://www.inpi.pt/servicos/patentes_online.html)
Entre os servios on-line disponibilizados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, est o servio de pesquisa de patentes. Os utilizadores podem efectuar pesquisas por nmero de processo, por requerente, contedo do ttulo ou resumo. Apesar de no permitir ainda aceder ao texto integral dos pedidos depositados em Portugal, contm uma sntese do processo, o texto do resumo, a Classificao Internacional, fases jurdicas, situao de taxas, pases designados, a epgrafe em lngua estrangeira bem como uma remisso directa para a visualizao do texto atravs do Espacenet (v/ supra).
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no ano de 2002, um investigador procura um gabinete de transferncia de tecnologia da universidade de que faz parte, com o intuito de se informar sobre a possibilidade de patentear uma inveno que tinha acabado de alcanar. afirmava tratar-se de algo absolutamente inovador. Questionado se alguma vez tinha consultado bases de dados de patentes anteriormente, respondeu que nunca as tinha consultado mas que de todo o modo no seria possvel ser surpreendido por qualquer resultado contido nas mesmas, at porque se encontrava na vanguarda da investigao no domnio em causa. numa pesquisa trivial e simples na base de dados espacenet (cfr. supra mais informao sobre esta base de dados), eis que o primeiro resultado apurado detecta de imediato algo que chama a ateno do dito investigador. aberto o fascculo de patente em causa, surge a pergunta: - o que isto? e logo a resposta, a partir dos dados bibliogrficos da patente em causa: - uma patente. concedida no Japo em 1981.
aps um breve silncio, o investigador afirma que se trata exactamente da matria que queria agora em 2002 protegerora sabendo-se da durao mxima de um pedido de patente (20 anos contados da data do primeiro pedido), o dito investigador estava a trabalhar numa matria j protegida 20 anos antes no Japo, cuja patente entretanto tinha caducado, no limite, por expirao do seu prazo mximo de proteco pergunta-se: qual teria sido a poupana de recursos e de tempo caso este investigador, no incio daqueles trabalhos de i&d, tivesse consultado as bases de dados de patentes e fizesse desta consulta um hbito recorrente?
noutra ocasio, um grupo de investigadores seniores dirigiu-se a um gabinete de transferncia de tecnologia para uma sesso de esclarecimento sobre direito de patentes. a dada altura, surge novamente a questo de saber se era um hbito daquele grupo consultar bases de dados de patentes. a resposta foi negativa, acompanhada de menes a que aquele grupo pertencia elite mundial naquele domnio especfico, fazendo inclusivamente parte de um grupo internacional de investigao e que por isso no seria fcil encontrar qualquer resultado novo provindo daquelas bases de dados. escolhidas as primeiras palavras-chave e iniciada a busca na base de dados espacenet, surge um primeiro conjunto de resultados. aberto o primeiro fascculo, surge a (desagradvel) surpresa: tratava-se de um pedido de patente depositado em nome individual por um dos membros do grupo internacional de investigao, para mais reivindicando a base tecnolgica usada por todos! uma vez mais, a falta de rotina na anlise destas bases de dados jogou claramente contra este grupo de investigao.
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em geral, podemos ainda elencar nestes casos todos aqueles em que se provou a valia de aprofundar as pesquisas ao estado da tcnica com outras realizadas com recurso a bases de dados mais completas. assim, em vrios casos de anlise de invenes, as buscas com recurso s bases de dados espacenet e do Office norte-americano (uSpto) no apresentaram resultados prejudiciais novidade da inveno a patentear; todavia, as pesquisas realizadas sobre a mesma inveno recorrendo a bases de dados por assinatura paga (como o caso da derwent), mais completas, ofereceram resultados prejudiciais, que anteriormente no tinham sido encontrados. em suma, sugere-se sempre a afinao dos resultados de pesquisa realizados nas bases de dados gratuitas com a consulta a bases de dados mais completas, ainda que tenha para tanto de realizar-se alguma despesa com essa consulta (como sucede com as pesquisas assistidas junto do inpi): esta despesa dever sempre ser vista como um investimento, especialmente se com ela conseguirmos validar em definitivo o estado da tcnica de dada inveno ou evitar o dispndio de tempo e recursos financeiros na preparao de um pedido de patente condenado ao insucesso, desde logo por falta de novidade da matria a patentear.
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a pesquisa relativa a uma patente de um laboratrio de investigao, efectuada no motor de pesquisa google (portanto, sem recorrer ainda a bases de dados da especialidade) revelou logo dois documentos que podem comprometer pelo menos um critrio de patenteabilidade: a novidade. um dos documentos era referente a uma tese de doutoramento j defendida e cujo documento se encontrava disponvel para consulta por qualquer internauta; e o segundo documento era um artigo onde se fazia referncia a um prmio atribudo pelo governo do Japo a esse aluno de doutoramento, relativo investigao efectuada. aps esta anlise, restava apenas ouvir o parecer da investigadora principal e aferir se no texto de patente constavam caractersticas/reivindicaes novas face ao produto e/ou processo que no eram citados na tese. Serve este testemunho para realar a importncia da pesquisa ao estado da tcnica antes de um depsito de patente, assim como a importncia de haver um documento por escrito onde o investigador revele o que h ou no h sobre aquela inveno especfica.
Como vimos acima, para uma inveno ser nova deve ser distinta de tudo o que j tenha sido tornado acessvel ao pblico, por qualquer meio. Assim, apesar de fundamentais, as pesquisas em bases de dados de patentes no so suficientes por si. H assim que procurar produo cientfica (artigos cientficos, apresentaes em conferncias, etc.) noutras fontes, para assegurar tanto quanto possvel uma maior segurana no depsito de pedidos de patente. Entre estas, citamos os seguintes motores de busca e websites: Altavista http://pt.altavista.com Ask www.ask.com ChemFinder http://chemfinder.camsoft.com Copernic http://www.copernic.com Dictionary http://dictionary.reference.com Google http://www.google.pt Google Scholar http://scholar.google.pt iate http://iate.europa.eu iBoogie http://www.iboogie.com Ixquick http://www.ixquick.com Metacrawler http://www.metacrawler.com PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed Scirus http://www.scirus.com Xplore http://www.ieeexplore.ieee.org Yahoo http://m.www.yahoo.com
tcnicas de pesquisa
ipc classificao internacional de patentes A Classificao Internacional de Patentes (International Patent Classification ou IPC) tem como propsito a classificao do contedo tcnico dos documentos de patente.
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Cada smbolo da classificao constitudo por uma letra, indicando a Seco da IPC (existem 8 seces, de A a H, conforme tabela abaixo), seguida por um nmero (dois dgitos) indicando a Classe da IPC (p.ex. A01: Agricultura; Silvicultura; Pecuria; Caa; Captura em armadilhas; Pesca). Opcionalmente, o smbolo da classificao pode ser seguido por uma sequncia de uma letra, indicando a Subclasse da IPC (p.ex. A01B: Trabalho do solo em agricultura ou silvicultura; Peas, detalhes ou acessrios de mquinas ou implementos agrcolas, em geral), um nmero (varivel, 1-3 dgitos) indicando o Grupo principal IPC (p.ex. A01B1: Instrumentos manuais), uma barra oblqua "/" e um outro nmero (varivel, 1-3 dgitos) indicando o Subgrupo IPC (p.ex. A01B1/02: Enxadas; ps). a Necessidade humanas B Operaes de processamento; Transporte c Qumica; Metalurgia d Txteis; Papel e Construes fixas F Engenharia Mecnica; Iluminao; Aquecimento; Armas; Exploso g Fsica H Electricidade A classificao, com a correspondente atribuio dos Cdigos ser efectuada pelo Organismo responsvel pela publicao dos documentos no momento da publicao do pedido de patente. A classificao est disponvel para consulta na pgina web da Organizao Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI / WIPO), em http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/, bem como nos portais Internet dos diversos Institutos Nacionais responsveis pela recepo e tramitao dos pedidos de patente.
De referir que, no obstante a IPC ser um sistema de classificao hierrquico aplicvel a documentos de patente publicados, existem outros sistemas: por exemplo, a Classificao Europeia (denominada ECLA). Trata-se de um sistema usado pelo Instituto Europeu de Patentes para efectuar pesquisas em pedidos de patente, baseado na IPC, porm mais detalhado. Com efeito, a actual oitava edio da IPC cobre 70 000 grupos, enquanto que a ECLA cobre 134 000.
preparao do relatrio de pesquisa e do pedido de patente (o estado da tcnica)

O depsito de um pedido de patente , antes de mais, um investimento. E que pode ser, considerando o nmero de pases onde se pretende ver o pedido protegido, um investimento avultado. Pelo que vimos acima, a elaborao de um relatrio de pesquisa completo um dos primeiros passos essenciais para assegurar esse investimento, e evitar surpresas desagradveis como publicaes prvias, invenes j patenteadas ou divulgadas sob a forma de artigo cientfico, etc., que podem colocar obstculos concesso do pedido. Mas no o nico. Tem sido utilizado, como boa prtica, nos gabinetes de transferncia de tecnologia, um formulrio de comunicao de inveno (regra geral identificado por IDF Invention Disclosure Form) a preencher pelos inventores quando pretendem depositar um pedido de patente. Neste formulrio so requeridas vrias informaes, tais como: O nome da inveno; O domnio cientfico onde se insere; Uma descrio completa da tecnologia: a que tipo de produto
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ou processo que vai dar origem e qual a sua utilizao comercial? Quais so as vantagens em relao s tecnologias j existentes e utilidade especfica no mercado? Quais os competidores no mercado e barreiras comercializao da inveno? Qual o estado de desenvolvimento da inveno? O nome e dados pessoais de todos os inventores envolvidos, com expressa meno, se aplicvel, da instituio a que pertencem; Listagem circunstanciada de todas as divulgaes prvias de dados ou resultados contemplados na inveno, designadamente em congressos, papers acadmicos ou outros; Se o projecto de I&D de onde emergiu aquela inveno foi ou no objecto de financiamento pblico e, em caso afirmativo, se foi celebrado algum contrato que enquadrasse o financiamento do projecto (juntando-se cpia desse contrato, se existente); Se a inveno ou os esforos de I&D conexos incorporam materiais fornecidos por terceiros e, em caso afirmativo, se foi celebrado algum MTA (Material Transfer Agreement); Todos estes elementos vo permitir no s elaborar o primeiro esqueleto ou draft do pedido de patente (que deve conter um resumo, uma descrio completa do objecto da inveno, desenhos necessrios perfeita compreenso da descrio e reivindicaes do que considerado novo e caracteriza a inveno, fixando o mbito de proteco), mas tambm obter dados de mercado que permitam efectuar uma avaliao comercial sobre a viabilidade, utilidade e possveis benefcios comerciais da inveno. No estando as entidades do SC&T vocacionadas para a explorao comercial directa de uma inveno, essencial encontrar possveis interessados na tecnologia, para negociao de contrato de licena ou transmisso do direito.
a, bolseiro de doutoramento, est a trabalhar num projecto inovador indicado pelo seu orientador, que consiste no desenvolvimento de um novo processo de produo do produto X, designadamente na realizao de testes para comprovar a sua eficcia. concluda a bolsa de doutoramento, e pretendendo patentear, submete formulrio de comunicao de inveno. nas divulgaes prvias no indicado qualquer documento de publicao prvia. a partir do relatrio de pesquisa efectuado pelo gabinete de transferncia de tecnologia da universidade, descoberta uma publicao prvia do seu orientador em que descrito todo o processo X. a publicao impeditiva do pedido de patente, porque apesar de no estar comprovada a eficcia (que s aconteceu pelo trabalho do bolseiro), os elementos essenciais do processo j foram divulgados ao pblico. Falta, portanto, o requisito da novidade, essencial para a concesso de um ttulo de patente.
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descoberto por um docente da universidade B um novo composto qumico que actua no tratamento da doena Y. o composto no foi divulgado. pretende-se, portanto, patentear. da pesquisa efectuada aferiu-se que o desenvolvimento desse composto permitiria colocar o medicamento no mercado num valor por unidade de 10,00 (dez euros). para o tratamento da doena, existem no mercado 2 medicamentos, cujo preo unitrio de cerca de 3,00 (trs euros). a eficcia do produto semelhante dos compostos existentes no mercado. nenhum deles tem efeitos secundrios relevantes.neste caso, apesar do pedido cumprir os requisitos legais de patenteabilidade, no deve ser patenteado. os pedidos de patente devem ser apenas depositados quando a inveno possa traduzir-se numa mais valia de mercado face ao estado da tcnica existente.
Foi descoberto na universidade um produto para o tratamento de superfcies de alumnio, de ao, de ferro e de madeira. pretende-se patentear. da pesquisa ao estado da tcnica resultou que esse produto tinha sido j patenteado para tratamento de superfcies de alumnio, de ao e ferro. do pedido de patente deve constar apenas o tratamento de madeira. o restante est abrangido pelo estado da tcnica e portanto, no patentevel por falta de novidade, podendo ainda enfermar do vcio de falta de actividade inventiva, aps exame do pedido pelo examinador.
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introduo licenciamento e transmisso de direitos averbamentos no inpi contratos de transferncia de tecnologia
introduo acordos tipicamente celebrados neste contexto (cincia/empresa; empresa/empresa; cincia/cincia) dissecando um acordo de transferncia de tecnologia tipos de rendimentos possveis para o detentor de tecnologia
tcnicas de negociao
preparao para a negociao realizao da negociao
transmisso de know-how
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3. Como devo negociar os meus activos intelectuais?
introduo A ordem jurdica, imagem do que fez para os bens corpreos, decidiu atribuir relevncia a certos bens imateriais, dentro dos quais se enquadram os direitos de natureza intelectual. Com efeito, premiar as criaes (exteriorizadas) nascidas do gnio e inventividade do Homem afigura-se como um acto de justia material e assume duas formas distintas: a primeira, assegurando o reconhecimento moral de autoria sobre as mesmas, e que partida irrenuncivel; em segundo lugar, atribuindo um direito exclusivo de explorao patrimonial (ou direito de excluso de explorao por quaisquer terceiros no autorizados) como compensao justa pelo trabalho desenvolvido. Assim, os direitos de propriedade intelectual registados em nome de um determinado titular podem ser utilizados pelo mesmo para obteno de benefcios patrimoniais directos. Contudo, enquanto objecto de direitos, podem tambm ser transmitidos ou licenciados. Ou seja, podem ser explorados indirectamente. Remetendo para o que foi dito anteriormente quanto ao direito de autor, no que diz respeito propriedade industrial, dispe o n 1 dos artigos 31 e 32 do CPI que os direitos emergentes de patentes, de modelos de utilidade, de registos de topografias de produtos semicondutores, de desenhos ou modelos e de marcas podem ser transmitidos (cfr. o artigo 31 do CPI), total ou parcialmente, a ttulo gratuito ou oneroso, ou ser objecto de licena de explorao (cfr. o artigo 32 do CPI). neste contexto que emergem os mecanismos de negociao de direitos. um lugar comum dizer que saber negociar uma arte, ou que algum nasceu com dom para o negcio, mas a verdade que uma efectiva e leal negociao de direitos, compensando justamente o seu titular pelos esforos desenvolvidos,
ou aumentando a sua visibilidade, notoriedade ou valor, auxilia ao cumprimento da funo ltima da propriedade industrial, que a de garantir a lealdade da concorrncia. Adiante sero tratadas mais detalhadamente as duas formas de explorao indirecta de direitos previstas no CPI.
licenciamento e transmisso de direitos Podemos definir a licena, de forma telegrfica, como a autorizao de uso conferida pelo titular do direito a um terceiro. Reconduz-se, em vrios dos seus traos caracterizantes, ao regime previsto, desde logo, no Cdigo Civil para a locao. A admissibilidade expressa dos contratos de licena de explorao sobre direitos industriais foi contemplada entre ns a partir do Decreto-Lei n 27/84, de 18 de Janeiro, que alterou o Cdigo da Propriedade Industrial de 1940. Hoje, expressamente acolhida pelo artigo 32 do CPI. Este artigo prev a faculdade de concesso de licenas sobre direitos emergentes de patentes, de modelos de utilidade, de registos de topografias de semicondutores, de desenhos ou modelos e de marcas. A admisso legal das licenas surge num contexto histrico de intenso desenvolvimento econmico e visa responder a carncias empresariais por este desencadeadas. A expresso licena foi assim construda de forma ampla, para permitir regular as condies concretas em que um terceiro pode explorar economicamente um direito de propriedade industrial. A amplitude de conformao contratual da licena de explorao grande. Com efeito, a licena pode ser: Total ou parcial (cfr. o n1 do artigo 32 do CPI) isto , para a totalidade dos direitos sobre a patente ou modelo de utilidade,
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da topografia de semicondutores, dos desenhos ou modelos registados e, no caso das marcas, para todos produtos ou servios abrangidos pelo registo, registados de acordo com a classificao para produtos e servios prevista no Acordo de Nice Relativo Classificao Internacional dos Produtos ou Servios, ou para apenas parte destes direitos; A ttulo gratuito ou oneroso (cfr. o n1 do artigo 32 do CPI) Regra geral, os contratos de licena so celebrados a ttulo oneroso. No entanto, no raro serem celebrados a ttulo gratuito. Tome-se como exemplo o caso de uma sociedade comercial me, em nome da qual so registados os direitos industriais, e que muitas vezes concede s empresas que esto sob seu controlo, directo ou indirecto, licenas gratuitas para explorao dos seus produtos, design ou invenes; Concedida em certa zona ou em todo o territrio nacional (cfr. o n1 do artigo 32 do CPI) O titular de um direito industrial em Portugal pode conceder uma licena sobre os seus direitos para todo o territrio nacional ou para uma certa zona, seja ela delimitada por uma regio autnoma, concelho, distrito, freguesia, etc. A liberdade de conformao vasta. A razo disto nasce do facto de muitas vezes as empresas terem um raio de aco e influncia comercial extremamente limitado, permitindo assim ao licenciante, de acordo com a sua estratgia comercial, um contacto amplo com as mais diversas empresas potencialmente interessadas na explorao dos mesmos, situadas em diferentes partes do territrio nacional; Por todo o tempo da sua durao ou por prazo inferior (32, n 1 CPI) Alguns direitos industriais esto limitados temporalmente (as patentes, regra geral, ao prazo mximo de 20 anos; os modelos de utilidade, ao mximo de 10 anos; os desenhos ou modelos, limitado a 25 anos), outros no (as marcas, que podem ser renovadas indefinidamente). No obstante, dita muitas vezes o interesse
comercial do licenciante que as licenas no sejam celebradas por prazos demasiado alargados, mas por prazos relativamente curtos (1 a 5 anos), sujeitos a renovao; Acrescentando o facto de as previses dos nmeros 4 a 9 do mesmo artigo abrirem ainda mais a porta conformao do contrato pelas partes, parece primeira vista que a nica exigncia que recai sobre o contrato de licena a sujeio forma escrita, prescrita no n 3 do artigo 32 CPI. Com efeito, a licena pode ser, alm de tudo o j referido supra: Exclusiva ou no exclusiva (simples ou nica) A definio apontada pelo CPI nos nmeros 6 e 7 do artigo 32 indica que licena exclusiva aquela em que o licenciante atribui poderes exploratrios apenas a um licenciado, mas no fica ele prprio impedido de explorar directamente o direito objecto de licena. H quem qualifique esta licena como nica, sendo a licena exclusiva pura aquela em que o licenciado no suporta qualquer concorrncia, inclusive do licenciante; j a licena no exclusiva aquela em que o licenciado poder ter que suportar a concorrncia do licenciante ou de outros possveis licenciados, ficando na disponibilidade do licenciante a concesso doutras licenas de explorao, inclusivamente a concorrentes directos do original licenciado. Alienvel ou no alienvel / Com possibilidade de concesso de sublicenas Esta concesso pode ou no constar do contrato, j que se basta com a mera autorizao escrita do licenciante. Outro tipo de explorao comercial possvel para os direitos industriais consiste na sua transmisso, a ttulo contratual. A propriedade sobre o direito industrial do titular passa para um terceiro, que exercer sobre ele todos os poderes, faculdades, direitos e obrigaes que o proprietrio originalmente exercia. A transmisso reconduz-se, no fundo, celebrao de um contrato de compra e venda, de troca, ou de uma doao.
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averbamentos no inpi Esto, entre outros factos, sujeitos a averbamento no INPI, nos termos do artigo 30 do CPI: a) A transmisso de direitos privativos; b) A concesso de licenas de explorao, contratuais ou obrigatrias. Para tal, qualquer dos interessados deve enviar um requerimento ao INPI com o documento que prove a transmisso ou licena. Do averbamento publicado aviso no Boletim da Propriedade Industrial. Seguindo os princpios da lei civil relativos eficcia dos contratos, os factos sujeitos a averbamento que no tenham sido averbados podem ser invocados entre as partes, mas s produzem efeitos em relao a terceiros depois da data do referido averbamento. Isto significa que, por exemplo, seja lcito ao licenciado invocar o seu direito a comercializar perante quem lhe concedeu a licena de explorao comercial ou quem lhe transmitiu o direito, mas j no perante um terceiro interessado ou mesmo perante um infractor do direito licenciado. S o poder fazer depois de efectuar o referido averbamento da licena ou transmisso no INPI. Veja-se o caso de da empresa A, que comercializa um determinado produto, registado com a marca X, e que celebrou com as empresas B e C, individualmente, contratos de licena no exclusivos para a explorao dos produtos assinalados com a marca X. Para que B possa invocar contra C o seu direito a comercializar os referidos produtos (por estar B convicto da exclusividade da sua licena), dever proceder ao referido averbamento.
contratos de transferncia de tecnologia introduo Esta seco visa dois propsitos fundamentais: Apresentar os tipos mais comuns de contratos cujo objecto essencial , em maior ou menor medida, a transferncia de tecnologia; Percorrer, clusula a clusula, um contrato tpico entre uma instituio que se dedica a actividades de I&DT (universidade, centro de I&D) e uma empresa, procurando evidenciar o ncleo fundamental de clusulas que deve possuir. Refira-se que este exerccio no dispensar o apoio jurdico elaborao de um contrato desta natureza e, claro est, a adequao a cada caso concreto. Assim, apenas sero revisitados alguns cenrios tipicamente observados em relaes contratuais que visam a transferncia de tecnologia. acordos tipicamente celebrados neste contexto (cincia/empresa; empresa/empresa; cincia/cincia) Os contratos ou acordos que tipicamente surgem conexionados com a transferncia de tecnologia so os seguintes: entre uma entidade Campus e uma entidade empresa A. Contrato de licena de explorao de patente O terreno privilegiado de aplicao desta frmula contratual aquele em que uma instituio (universidade, instituto politcnico, centro de I&D com personalidade jurdica) concede uma licena de explorao de um direito de patente ou de um pedido de registo deste direito a uma dada pessoa (singular ou colectiva, regra geral uma empresa), para que esta explore comercialmente aquele invento.
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Neste mbito, vale uma ampla liberdade contratual, pelo que podem ser previstos variadssimos arranjos negociais para compor a licena (v/ supra o captulo Licenciamento e transmisso de direitos e infra o captulo dedicado aos aspectos negociais destes acordos). B.Contrato de regulao de titularidade de resultados de I&D Esta categoria de acordos surpreendida tradicionalmente no contexto de projectos colaborativos entre uma ou vrias empresas e/ou uma ou vrias instituies de I&D, em que h interveno de meios humanos, materiais e financeiros de todas as partes, visando a obteno de resultados de I&D com valor intrnseco. Assim, estes contratos tm em vista regular desde logo quem ser o titular do direito a proteger e a explorar os resultados emergentes dessa colaborao, entre outros aspectos de relevo. Para mais desenvolvimentos, v/ infra o captulo Dissecando um contrato de transferncia de tecnologia, atendendo a que o clausulado que a apresentado coincide, em grande medida, com este tipo contratual, sem embargo da consulta do captulo relativo ao licenciamento e transmisso de direitos. C.Contrato de desenvolvimento tecnolgico (Contract Research) Trata-se de um contrato que regula a situao em que uma empresa encomenda a uma instituio de I&D um dado trabalho cientfico dirigido resoluo de um qualquer problema tcnico. Tipicamente, a empresa carece de ver resolvido um dado problema, que pode passar pela criao de um novo produto ou processo, da optimizao de um qualquer passo produtivo, de uma questo de melhoria de posio concorrencial, necessitando, para tanto, da realizao de esforos de I&D.
Sucede que por manifesta impossibilidade tcnica e/ou por questes de racionalidade operacional (e financeira, em muitos casos), a empresa no pretende desenvolver esse esforo de I&D dentro de portas. Antes, procura essa soluo junto de uma qualquer instituio, no se envolvendo directamente nesses trabalhos (assim se divisando a diferena para o template de contrato B supra, de regulao de titularidade de resultados de I&D). , assim, frequente estes contratos preverem que a titularidade integral dos direitos de propriedade intelectual incidentes sobre os (novos) resultados de I&D seja atribuda parte empresa, porque justamente pagou um dado preo por esses mesmos resultados. Apesar deste arranjo contratual, considera-se justo e equitativo que os criadores intelectuais pertencentes instituio de I&D contratada vejam consignado no clausulado o direito a serem citados na qualidade de inventores em todos os pedidos de patente que reivindiquem resultados compreendidos neste contrato, mesmo que, como j referimos, seja comum o direito a requerer a proteco residir exclusivamente na empresa. entre duas entidades Campus D. Contrato de partilha de resultados de investigao Este tipo contratual, cada vez mais estabilizado na praxis negocial, empregado nos casos de projectos colaborativos entre duas (ou mais) instituies de I&D. Regra geral, a questo da titularidade dos direitos de propriedade intelectual sobre os resultados do projecto regulada pelas partes tendo em considerao o esforo (humano, material e financeiro) aportado por cada uma delas ao projecto colaborativo.
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Em conformidade, na maioria dos casos estes contratos prevem a contitularidade desses direitos por parte de todas as entidades envolvidas no projecto. Desta forma, todas sero responsveis pelo destino dos mesmos resultados, designadamente quanto sua proteco e subsequente explorao. Estes contratos devem prever qual ser a parte responsvel pela gesto operacional das ditas fases de proteco e explorao. Devem ainda e sempre ser discutidos e celebrados no incio do projecto colaborativo e no no decurso do mesmo ou (como worst case scenario) no final, uma vez que ser mais difcil reunir consensos negociais nas fases mais adiantadas do projecto, especialmente se o mesmo apresentar um aprecivel potencial de mercado... Ainda, podem prever um qualquer arranjo contratual que, sem abandonar o conceito de contitularidade, salvaguarde eventuais desequilbrios dos diferentes contributos das partes quanto ao background knowledge (conhecimento pr-existente) aportado e aos recursos (humanos e financeiros) afectos ao projecto ou empreendimento conjunto, atribuindo distintas percentagens de participao nos custos de proteco e valorizao e na percepo de dividendos emergentes da explorao dos mesmos resultados para cada uma das partes envolvidas. A segunda parte desta seco (dissecando um contrato de licenciamento de tecnologia) visa oferecer uma anlise sucinta ao clausulado tpico de um contrato desta natureza, que em grande medida se reconduz ao tipo B supra descrito. Em primeiro lugar, junta-se uma nota de contexto sobre este contrato: Uma empresa enceta uma parceria com parceiro I&D (universidade, centro de I&D) com vista a adquirir direitos sobre uma dada tecnologia ou sobre um conjunto de resultados de investigao;
A universidade ou centro de I&D pretende transferir tecnologia para a empresa; Observam-se investimentos financeiros e empenho de recursos humanos e tcnicos de ambas as partes. Elencam-se seguidamente as clusulas tpicas de um contrato desta natureza: 1. As partes Os cuidados a ter neste particular (apenas) tm a ver: Com a necessidade de avaliar se, do lado do parceiro de I&D, a entidade que surge a negociar com a empresa possui a necessria personalidade jurdica para ser parte num contrato ou se, ao invs, carece da interveno de um ente hierarquicamente superior (por exemplo, no caso de uma unidade de investigao formalmente organizada dentro de uma universidade, desprovida de personalidade jurdica prpria, em que ter que ser a universidade a ser parte num contrato desta natureza); Com a verificao, sempre e em todos os casos, da capacidade das pessoas que figuram no dito contrato para obrigar as respectivas partes, evitando assim a celebrao de instrumentos contratuais desprovidos de eficcia por falta de poderes de representao de quem os assina. 2. Definio da tecnologia / Conhecimento / mbito do trabalho colaborativo Este um ponto essencial nestes contratos. Com efeito, a correcta definio ou circunscrio da tecnologia (entendida como conjunto estvel de resultados de investigao dirigidos resoluo de um dado problema tcnico, podendo consubstanciar um produto, um processo ou um mix de ambos), ser muitas vezes decisivo para as partes decidirem qual o tipo contratual a adoptar.
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Isto porque se esta definio for de difcil concretizao, ou seja, caso no seja claro para ambas as partes o que na realidade ser o resultado do projecto colaborativo, idealmente no dever ser celebrado um contrato desta natureza, mas antes um mero contrato de consultoria cientfica, em que o parceiro de I&D obriga-se a dedicar tempo, pessoas e outros recursos resoluo de uma qualquer questo tcnica posta pela empresa, que pagar um determinado montante por este servio cientfico. Procura-se, assim, evitar uma situao de indefinio do objecto contratual. 3.Titularidade de Direitos de Propriedade Intelectual Estabelecido o objecto contratual a transferir, as partes devem fixar de forma inequvoca quem ser o detentor dos direitos de propriedade intelectual incidentes sobre esse mesmo objecto contratual, composto pelos resultados de I&D alcanados (ou a obter nesta parceria). Ou seja, o feixe de direitos de domnio ou soberania sobre esses resultados, de que so corolrios o direito a requerer proteco para os mesmos (o direito patente) e o direito de os explorar, por si ou pela celebrao de negcios de licena ou transmisso dos direitos de propriedade industrial constitudos que reivindicam aqueles resultados de I&D. Quando observamos o envolvimento de uma empresa numa parceria de I&D com uma instituio campus, regra geral o ente empresarial tem em vista obter resultados tecnolgicos que melhorem a sua posio competitiva (seja pela melhoria da rentabilidade da sua operao, seja pela lgica do first to market, muitas vezes subjacente s inovaes disruptivas); logo, a empresa, neste contexto, visa assim a obteno de um exclusivo. Razo pela qual dificilmente ser persuadida pelo parceiro campus a qualquer soluo que no passe pela deteno exclusiva de todos os direi-
tos de propriedade intelectual incidentes sobre os resultados. Seja a ttulo originrio, seja como licenciado exclusivo (e muitas vezes, puro, ou seja, sem ter que suportar a concorrncia do prprio licenciador) cfr. supra o captulo dedicado ao licenciamento e transmisso de direitos de propriedade industrial. Em suma, a questo da titularidade tradicionalmente pende a favor da parte empresa. O que pode nem ser uma soluo to desvantajosa como partida se pode pensar. Bastar, para tanto, que a clusula que cura da partilha de proveitos de explorao dos mesmos resultados seja cuidadosamente negociada e redigida, prevendo um efectivo plano remuneratrio em beneficio do parceiro campus. A soluo de contitularidade entre uma instituio campus e uma empresa tem evidenciado, na prtica, vrias dificuldades, que aconselham a que no seja equacionada. Desde logo, pelas razes supra referidas, da busca do exclusivo por parte da empresa. Em segundo lugar, pelas clssicas diferenas quanto a estratgias, vocaes e disponibilidades financeiras destes dois tipos de instituies, que trazem consigo naturais dificuldades quanto gesto dos (pesados) oramentos e das constantes decises a tomar, por exemplo associadas gesto da fase de proteco internacional de uma inveno. 4.Proteco da tecnologia Uma clusula deste tipo pode constituir uma parte da anterior, atendendo a que apenas ser necessrio indicar quais os direitos de propriedade industrial aplicveis situao concreta. Claro est que a referncia mais bvia neste particular para o direito de patente. ainda relevante, neste ponto, a previso expressa da obrigao do titular dos direitos (em regra, a empresa) citar em todos os pedidos de patente os nomes de todos os inventores que tenham
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contribudo intelectualmente para os resultados, respeitando assim os direitos morais destes criadores ou contribuintes intelectuais e possibilitando-lhes o benefcio curricular de citarem a sua interveno no direito constitudo. Ainda que esta meno no implique automaticamente qualquer disposio patrimonial a favor destes inventores (em especial os colaboradores do parceiro campus), que em regra coberta pelos Regulamentos de Propriedade Intelectual vigentes nestas instituies e pela correlativa frmula de partilha de proveitos neles consignada. 5.Gesto operacional dos direitos a constituir Esta clusula definir dentre as partes qual ser responsvel pela liderana do processo de proteco da tecnologia e pelas subsequentes diligncias de proteco. A sua estrutura ter sempre a ver com a opo tomada quanto titularidade dos direitos. O relevo desta clusula ser acentuado nos casos de contitularidade, em que decisivo ser uma s parte a responsvel por esta gesto, sem embargo da concordncia que ter de obter por parte dos demais contitulares, nos termos gerais de direito. 6.Estipulao de preo / Partilha de proveitos de explorao Esta outra das clusulas centrais de um contrato deste tipo. Com efeito, aqui que se define a vontade das partes quanto partilha dos proveitos emergentes da explorao dos resultados. Logo, dever ter em conta, caso os direitos residam em exclusivo no parceiro empresa, a justa e equitativa remunerao a favor do parceiro campus, que o compense pelo facto de se ver desapossado da titularidade de resultados de I&D para os quais contribuiu. Deve ser fixado um quadro claro e susceptvel de ser aferido (por exemplo, prevendo a obrigao da empresa tolerar uma eventual auditoria aos seus registos contabilsticos por parte do parceiro
campus Audit Clause) quanto concreta forma de participao nos proveitos de explorao dos resultados. Sendo certo que as partes tero que ter em conta os cenrios clssicos de explorao pelo prprio titular dos direitos e o de que essa explorao seja efectuada por terceiras entidades (licenciamento e/ou transmisso de direitos sobre os resultados). Depois, valem todas as consideraes que podemos encontrar noutros captulos deste Manual, em especial quanto s distintas e variadssimas formas de clculo de partilha de proveitos exploratrios, campo em que a liberdade contratual ser a regra. 7.Desenvolvimentos futuros Este tpico muito importante, quando combinado com a definio da tecnologia efectuada em 2. alis um ponto que deve sempre ser discutido entre as partes no incio da colaborao, visto estar comprovado tratar-se no raramente de uma fonte de litgios e mal entendidos, em especial do lado empresa. Qualquer instituio de I&D desenvolve em simultneo diversas linhas de investigao e com uma frequncia cada vez maior colabora com vrias empresas, em domnios prximos. Muitas vezes, tais empresas so concorrentes. Logo, muito importante para o parceiro campus estabelecer contratualmente uma barreira, um limite claro quanto ao direito do parceiro empresa aceder a futuras linhas de I&D daquele, a partir do projecto conjunto objecto de regulao. Tais desenvolvimentos futuros, caso a empresa demonstre interesse em aceder a eles, devem ser objecto de regulao autnoma, que justamente no deve ser condicionada pelas opes negociais tomadas no presente contrato. S assim ser lograda a perfeita circunscrio do objecto contratual e garantida a liberdade futura de investigao e de participao em projectos futuros por parte do parceiro
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campus. Do lado do parceiro empresa, esta delimitao apresenta a vantagem de circunscrever os seus direitos sobre a tecnologia adquirida, diminuindo zonas cinzentas (porque indefinidas) sobre os aspectos tcnicos da tecnologia em causa. Claro est que esta previso contratual pode ser afastada pelas circunstncias particulares do caso concreto, em especial em casos de desenvolvimento de tecnologias mais complexas. 8.Confidencialidade 9.Direito a realizar publicaes Cientficas e Acadmicas importante prever uma clusula de confidencialidade (8) nestes contratos. Que pode (e deve) ser combinada com a clusula 9. Desde logo, impedindo qualquer representante das partes de divulgar resultados, totais ou parciais do projecto colaborativo, a quaisquer terceiros e interditando qualquer uso, emprego ou modificao, para qualquer fim, fora do mbito do projecto. A salvaguarda dos direitos sobre os mesmos resultados a tal obriga. Por outro lado, a prtica das relaes cincia/empresa vem mostrando que decisivo obter a mxima colaborao dos investigadores do parceiro campus neste tipo de projectos com empresas. Como sabido, as legislaes de propriedade industrial impem a prerrogativa da novidade para a obteno de proteco por direito de patente, o que partida impe que os resultados de um projecto de I&D no possam ser divulgados at submisso do pedido de patente que os reivindique, sob pena de perda da sua novidade. A questo assume acrescida relevncia com a necessidade que os investigadores sentem de publicar os seus progressos cientficos como forma de progresso na sua carreira acadmica. Ora, bloquear em absoluto o direito a publicar por parte dos investigadores um srio convite a que estes cessem ou diminuam a colaborao no projecto de I&D com a empresa.
Assim, partindo de um quadro geral de confidencialidade como nica forma de salvaguardar a possibilidade do detentor do direito a patentear (em regra, o parceiro empresa) poder chegar a esta fase sem perda da novidade dos resultados (pela possibilidade que abre empresa de exigir uma indemnizao em caso de incumprimento do dever de sigilo por qualquer colaborador do parceiro campus), deve ainda assim ser prevista expressamente a excepo ao dever geral de sigilo para este tipo de publicaes cientfico-acadmicas a realizar pelos colaboradores do parceiro campus. Todavia, para que tais publicaes possam ser efectuadas, deve consignar-se a favor do parceiro empresa (detentor do direito a patentear) um direito a um visto prvio da matria a publicar, por forma a que a empresa possa (numa janela temporal necessariamente curta para no prejudicar ou mesmo impedir a possibilidade de publicar) avaliar do potencial danoso da publicao quanto referida perda de novidade de aspectos essenciais a reivindicar no futuro pedido de patente. Se da referida anlise resultar que h matria que no pode ser divulgada, a empresa ter o direito de impedir essa publicao ou de impor alteraes matria a divulgar. Caso no seja prejudicial, o paper acadmico poder tornar-se, ento, pblico. 10.Responsabilidade / Garantias Quanto a este ponto, de referir a necessidade de excluir a responsabilidade do parceiro campus a vrios nveis, relativamente aos resultados que gerar no mbito do projecto. Em primeiro lugar, declinando qualquer responsabilidade quanto eventual violao de direitos de propriedade industrial de terceiros com aqueles resultados. Com efeito, hoje impossvel controlar e monitorizar com segurana o fluxo gerador de novas patentes, em especial com origem em novos pases produtores
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tecnolgicos emergentes como a ndia e a China, a que acresce muitas vezes a dificuldade lingustica na anlise de pedidos nacionais (logo, redigidos na lngua nativa) oriundos desses pases. Em segundo lugar, no garantindo que os ditos resultados sejam aptos a realizar a funo para a qual foram pensados, isto porque em regra o momento de celebrao de um acordo desta natureza coincidente com um estado incipiente (early stage) da tecnologia, em que no possvel perspectivar o seu adequado funcionamento e ajustamento funo ou problema tcnico. Em terceiro lugar, equacionando o mbito de eventuais garantias por mau funcionamento, configurao e outras vicissitudes, em especial na relao com a empresa, evitando obrigaes muito onerosas neste particular. 11.Durao e vicissitudes contratuais Um contrato desta natureza deve vigorar pelo tempo necessrio, no s ao amadurecimento da tecnologia tanto ao nvel da sua proteco como da sua explorao em condies de mercado como tambm adequada remunerao do parceiro campus que, geralmente, v o parceiro empresarial ser o explorador da tecnologia. Assim, estes contratos devem vigorar durante todo o tempo do projecto colaborativo, acrescido da validade do ltimo direito de propriedade industrial que reivindique os resultados do mesmo projecto. Dentro desta janela temporal (necessariamente longa, atenta a validade mxima que estes direitos podem alcanar) devero ser devidos os montantes compensatrios fixados em benefcio do parceiro campus. Tudo isto, sublinhe-se, em tese geral e sem desprimor doutros arranjos contratuais convocados pelas particulares exigncias do caso concreto.
12. Moradas de contacto/ Identificao de responsveis das partes Ser tambm til as partes fixarem moradas efectivas de contacto e pessoas concretas para receber essas notificaes inter partes, o que tanto mais importante quanto maiores forem as partes contratuais (pensando por exemplo numa empresa multinacional). 13.Lei aplicvel Este aspecto relevante em casos de contratos a celebrar com partes sedeadas em pas estrangeiro, sujeito por isso a ordenamento jurdico distinto do nacional. Dever ser dada especial ateno s regras de direito internacional privado eventualmente aplicveis e s diferenas intensas relativamente, por exemplo, ao corpo legislativo vigente nos Estados Unidos da Amrica, fonte de inmeros contactos visando a celebrao de contratos desta natureza. 14.Foro aplicvel/Clusula arbitral Em coerncia com o exposto em 13., tambm dever ser equacionado o cenrio de litgio entre as partes, que convocar uma forma concreta e um local para a sua resoluo: submisso jurisdio dos tribunais comuns versus compromisso arbitral no primeiro caso; definio do local concreto em que se situar a instncia decisria, no segundo. Tambm aqui se exige a adequada ponderao de todos estes aspectos e a busca de apoio jurdico para tomar a deciso mais ajustada. Com este quadro de 14 clusulas ou aspectos essenciais, procura dar-se um quadro geral pelo qual devem passar estes contratos. As circunstncias concretas, para mais numa realidade to desregulada e rica como esta, convocaro certamente outras questes, que tero que ser discutidas e vertidas no contrato.
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E ser justamente o clausulado contratual, num quadro relacional como o da transferncia de tecnologia, que dever esclarecer e regular todas as questes postas pelas partes. tipos de rendimentos possveis para o detentor de tecnologia Os termos financeiros da licena so muitas vezes os primeiros aspectos que so discutidos no processo de licenciamento e dependem em regra de como tenha sido definido o objecto do acordo. Uma das razes pelas quais o licenciamento muito diferente da venda de um bem que o preo no necessariamente a variante mais importante, porque muitas outras variantes podem estar envolvidas, cada uma das quais pode ter um efeito drstico sobre o valor da tecnologia em causa. Uma patente concede ao proprietrio o direito de utilizao, impedindo terceiros de utilizar/produzir/comercializar a tecnologia patenteada no pas emissor da patente e enquanto esta for vlida (at um mximo de 20 anos contados da data do pedido). Numa licena de patente, so normalmente pagos royalties ao detentor da patente em troca da cesso do uso daquela inveno, que legitima a prtica de um ou mais corolrios de explorao: a produo, o simples uso, a venda, entre outros (para uma melhor compreenso da diferena entre licenciamento e transmisso, cfr. supra o captulo especificamente dedicado ao tema). Refira-se que os royalties so apenas uma entre muitas maneiras de compensar o titular de um direito de propriedade industrial pela cesso do gozo deste. Outras formas possveis incluem: Comprar o direito a ttulo definitivo (atravs da sua transmisso); Oferecer ao licenciado uma posio no capital da empresa licenciante;
Pagamentos por milestones (como no desenvolvimento de frmacos e de software) em que so pagos certos montantes consoante o cumprimento de determinados objectivos fixados pelas partes; Pagamento fixo (lump sum payment) feitas entidade licenciadora em uma ou mais parcelas; Acordos de licena cruzada (cross licensing), com ou sem pagamentos acessrios; Ao discutir o licenciamento de PI, os termos de validao e de avaliao devem ser entendidos em termos rigorosos. A validao o processo de medio de uma licena recorrendo a critrios especficos, que podem incluir as particulares circunstncias do negcio, a distribuio geogrfica dos direitos licenciados, a gama de produtos compreendidos no direito a licenciar, o mercado potencial, a competitividade do licenciado, as perspectivas de crescimento, entre outros. Por outro lado, a avaliao o valor de mercado do activo - marca, patente ou know-how - o qual pode ser fixado entre o licenciador e licenciado. O valor de mercado de PI, quando conhecido, pode ser tambm ele uma mtrica para avaliao. Se uma dada empresa est cotada na bolsa de valores, o valor de mercado da sua propriedade intelectual pode ser estimada a partir dos dados do balano, utilizando a seguinte frmula: Valor de Mercado = capital lquido + imobilizado lquido + activos intangveis + pi, onde a PI o valor remanescente aps a deduo dos outros componentes do referido valor de mercado. O mtodo pode ser bastante til, por exemplo para avaliar direitos de marca detidos por empresas que centrem a sua actividade na celebrao de contratos de franquia (franchising).
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Existem, no entanto, vrios mtodos, subjectivos e logo no exactos, que so utilizados para tentar alcanar o valor de uma tecnologia. Podem ainda ser usados vrios mtodos em conjunto. Os trs mtodos clssicos incluem: 1 - O mtodo do custo Este mtodo consiste em calcular o montante que o licenciador ou titular originrio da tecnologia investiu no seu desenvolvimento. Aqui, a distino entre a PI propriamente dita e a tecnologia importante, uma vez que a patente reivindica tudo o que licenciado e como tal a avaliao com base no custo histrico de toda a tecnologia desenvolvida pode no fazer sentido, por abarcar aspectos ou funcionalidades tcnicas no reivindicadas, a final, no pedido de patente. Outros factores que podem influenciar o custo da tecnologia dizem respeito a outras formas de o titular da tecnologia recuperar o seu investimento e obter lucros, por exemplo mediante outros contratos de licena (no exclusivos). Esta metodologia do custo apresenta dificuldades, desde logo porque um potencial licenciado no tem acesso documentao (confidencial na maioria dos casos) que ateste os custos suportados pelo titular da tecnologia, pelo que s com a colaborao do licenciante, titular da tecnologia, poder ser usada. Em suma, o mtodo de custo pode auxiliar o titular da tecnologia a perceber o valor da sua tecnologia, mas j no to idneo a auxiliar um potencial terceiro interessado na mesma tecnologia a avali-la. 2 - O mtodo da renda Este mtodo tem em vista calcular o montante que as partes esperam ganhar com uma dada tecnologia objecto de licenciamento, procedendo-se em seguida diviso daquele montante em
percentagens com base em algumas noes (subjectivas) de quanto cada parte aufere a partir da mesma tecnologia, tendo em conta factores tais como a sua fase de desenvolvimento, o inerente risco de mercado, o esforo de marketing, a solidez da patente (traduzida na sua concesso efectiva e na possibilidade de defesa ou enforcement contra demandas judiciais de concorrentes e de potenciais infractores), entre muitos outros factores. Uma tendncia nesta matria refere que o titular originrio da tecnologia (licenciante) dever auferir cerca de um quarto a um tero dos proveitos resultantes para o licenciado. No entanto, esta uma tendncia que a prtica tem mostrado no ser seguida, atendendo a que em regra o licenciado apenas aceita partilhar com o licenciante entre 0,5 e 5% das receitas. Este mtodo da renda , assim, uma ferramenta til para calcular uma quantia fixa de royalties e numa perspectiva de longo prazo. Apresenta ainda a vantagem de possibilitar uma melhor apresentao de dados contabilsticos. 3 - O mtodo de comparao ou de mercado Paralelamente aos mtodos acima referidos, em alguns casos poder ser relevante as partes (licenciante e licenciado) analisarem realidades anlogas quelas que envolvem o seu negcio tecnolgico. Assim, podem recorrer a dados relativos a taxas de royalties e outras formas de remunerao praticadas em negcios semelhantes (pela tecnologia envolvida, pela presena dos mesmos territrios, entre outros aspectos), coligidos por empresas dedicadas este tipo de anlise. A dificuldade desta anlise comparativa ser sempre a de encontrar um negcio de transferncia tecnolgica que seja to prximo daquele que as partes visam celebrar.
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Em concluso, a avaliao de um activo intelectual , assim, uma tarefa complexa, para a qual devem ser convocadas mltiplas variantes.
tcnicas de negociao Negociao A compreenso clara dos aspectos negociais e um procedimento negocial eficaz so hoje as principais condies para alcanar o sucesso comercial. O termo "negociao" encontra a sua raiz etimolgica na expresso latina negotium que significa exercer uma actividade de comrcio ou troca. Negociao poder ser definida como um processo pelo qual duas ou mais partes procuram um acordo para estabelecer o que cada um deve dar ou adquirir, ou realizar e receber, numa dada transaco. Assim, as variveis mais importantes em qualquer negociao so as partes, o processo de discusso e as consequncias. Alternativamente, pode definir-se negociao como o acto de discutir um problema entre duas ou mais partes com interesses conflituantes, com o objectivo de identificar as contrapartidas aceitveis para chegar a um acordo. Pensando num contexto mais comercial, pode ainda caracterizar-se a negociao como processo de transaco envolvendo um comprador e um vendedor, cada um com seus pontos de vista e objectivos prprios, que visam alcanar um acordo mtuo nas clssicas variantes preo, servio, especificaes tcnicas e requisitos de qualidade. O processo negocial apresenta vrias fases. As trs principais etapas do ciclo de negociao so o Planea-
mento (ou Preparao), a Aco e a Avaliao. O Planeamento ou Preparao deve ocorrer antes da Aco, que , literalmente, o perodo concreto de efectiva negociao entre as partes. O Planeamento ou Preparao inclui a identificao da rea especfica, dos interesses e necessidades das partes, seleccionando os objectivos e estratgias, as melhores tcticas negociais e o conhecimento do oponente negocial. A Avaliao situada a jusante da Preparao e da Aco, tem por finalidade justamente rever todo o processo negocial, sinalizando eventuais falhas no processo e perspectivando futuras possibilidades de novas negociaes entre as partes. As negociaes com base em tecnologias, como alis sucede em todas os demais processos negociais, tm partes com interesses divergentes, devendo todavia visar alguma convergncia em aspectos essenciais. O licenciamento de tecnologia envolve um acordo sobre um complexo conjunto de termos, cada um dos quais com vrias solues possveis. Deste modo, essencial a citada fase de Planeamento ou Preparao. Antes da abordagem contraparte negocial, devem definir-se claramente os objectivos do negcio, efectuar a necessria due diligence sobre a contraparte e sobre as respectivas actividades, preparar toda a documentao e proteger os activos intelectuais a negociar, caso estes ainda no tenham alcanado esta fase. Idealmente, ambos os lados da negociao tero diversos elementos de valor para oferecer, incluindo, por exemplo, trabalhadores qualificados, um mercado no qual as tecnologias possam ser exploradas comercialmente, know-how adicional, instalaes de I&D, entre outros. Em suma, ao contrrio de operaes envolvendo, por exemplo a transaco de activos corpreos, as licenas de PI, em geral, envolvem mais do que a simples pergunta: "quanto?"
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Qual o objectivo a alcanar com o licenciamento de uma dada tecnologia? Este conjunto de questes diz respeito definio da tecnologia a ser licenciada. Sem embargo de tudo o que j foi apresentado supra a propsito das clusulas tpicas de um acordo de licenciamento de tecnologia, as partes devem ainda equacionar os seguintes pontos: A tecnologia em causa corporiza um produto, uma frmula, uma especificao, um protocolo, um programa de software, um conjunto de diagramas ou simples documentao tcnica? A prtica da tecnologia a licenciar est dependente de direitos de PI anteriores? Est assegurado o freedom to operate da tecnologia? Recorde-se que as partes neste tipo de contratos devem definir precisamente a tecnologia a transferir. Por vezes, a falta de clareza num contrato de licenciamento tecnolgico deve-se ao facto de as partes implicadas na negociao, por um lado, no admitirem que no entendem completamente o funcionamento da tecnologia ou, por outro, presumir-se que a contraparte tem a obrigao de conhecer a tecnologia em causa, no sendo assim em muitos casos fornecidos todos os dados. H que ter especial cuidado com contratos de licenciamento de tecnologia nos quais esta no se encontra claramente especificada por escrito ou outra documentao. No devem ser aceites referncias vagas nem deve esperar-se at ao final das negociaes para obter toda a informao necessria (cfr. mais desenvolvimentos sobre este tpico no captulo que versa sobre o clausulado tpico de um acordo de transferncia de tecnologia). Por outro lado e em estreita conexo com o ponto imediatamente anterior, perceber qual o estado actual de maturao da tecnologia, avaliando o grau de proximidade desta ao mercado.
Se o objecto da licena est ainda em estado de desenvolvimento ou necessita de desenvolvimentos relevantes, aconselhvel ter um acordo de desenvolvimento separado ou uma remisso para milestones claras de desenvolvimento, com atribuio de responsabilidades, desempenho e o estabelecimento de um cronograma. importante perceber tambm se a tecnologia em causa apropriada s finalidades do licenciado: Ser que apenas necessria uma licena de patente? indispensvel ter documentao detalhada ou esquemtica? H alguma aplicao informtica indispensvel ao seu funcionamento? Existem amostras ou prottipos da tecnologia? Ser necessrio transmitir know-how adicional ou acessrio ou ministrar formao aos quadros do licenciado a fim deste poder fruir completamente a tecnologia licenciada? Qual o mbito da licena? A licena sobre uma tecnologia pode compreender vrios poderes e direitos em benefcio do licenciado, a estabelecer mediante negociao. Os mais tpicos so os seguintes: Reproduzir a tecnologia (designadamente incorpor-la em produtos ou executando o processo patenteado); Exibi-la; Modific-la; (Especificamente para o caso dos programas de computador, caso sejam estes o objecto, total ou parcial da licena:) Criar obras derivadas a partir da tecnologia em causa (fazendo verses novas, produtos totalmente novos ou novas tecnologias, modificando e melhorando a tecnologia licenciada);
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Utiliz-la (para investigao e desenvolvimento de produtos); Distribu-la ou vend-la; Import-la, e Celebrar negcios de sublicenciamento para que um qualquer terceiro possa legitimamente executar parte ou a totalidade das faculdades supra referidas. Outros pontos relevantes neste particular tm a ver com o carcter flexvel deste tipo de contratos. Na realidade, a licena sobre uma dada tecnologia pode, por exemplo, incidir apenas sobre parte ou sobre a totalidade das faculdades supra identificadas; pode conceder ao licenciado o direito de realizar um produto coberto pela patente que reivindica a tecnologia licenciada e no j o mesmo direito relativamente a outra qualquer caracterstica tcnica nela reivindicada ou para proceder a modificaes tecnologia tal como se encontra definida no mesmo direito licenciado. Especificamente no que concerne possibilidade do licenciado poder celebrar negcios de sublicenciamento sobre a mesma tecnologia, refira-se em primeiro lugar que se trata de uma questo controvertida, pelo facto de muitas vezes as partes no a preverem no corpo do contrato de licena. Definio do territrio Os direitos de propriedade industrial tm natureza territorial, s sendo vlidos e eficazes quanto ao correlativo poder de excluir terceiros do seu uso ou gozo nos territrios para os quais o titular do direito tenha requerido a competente proteco. Por isso, sempre um aspecto a ter em conta numa negociao desta natureza estipular concretamente os territrios nos quais o licenciado ter a possibilidade de explorar a tecnologia e eventuais restries a esses direitos. Deve ser dada especial ateno aos casos de distri-
buio ou comercializao da tecnologia sob licena pela Internet ou por quaisquer outros meios electrnicos, atento o carcter transnacional destes meios de comunicao. A exclusividade Este um tpico que encerra em si alguma complexidade, em especial quanto conciliao dos interesses do licenciante e do licenciado. Geralmente, do ponto de vista do licenciante, uma licena exclusiva no desejvel, porque restringe a sua liberdade futura de negociao com outros potenciais licenciados. Pode, ainda, restringir a sua prpria liberdade de actuao, caso celebre um contrato de licena exclusiva pura, no qual abdica ele prprio da faculdade de explorar por si a tecnologia licenciada (modelo este, acrescente-se, que tem carcter supletivo, pois o regime - regra nas licenas exclusivas aquele em que o licenciante estipula conceder apenas uma licena a um dado licenciado, mas conserva para si a faculdade de concorrer na explorao da tecnologia licenciada). No entanto, h um conjunto de situaes em que faz sentido a opo pela uma licena exclusiva. Por exemplo, quando o licenciado deva fazer um investimento (por exemplo, equipamentos, a contratao de mo de obra especializada, a criao de uma empresa num novo territrio), a fim para explorar comercialmente a tecnologia. Nestes casos, s o modelo de licena exclusiva garante a possibilidade deste desfrutar de um perodo de monoplio de explorao daquela tecnologia. Se as partes optarem por uma licena exclusiva, dever-se-o ter em mente as seguintes estratgias, de modo a limitar alguns dos aspectos negativos de uma licena exclusiva: A exclusividade da concesso pode estar dependente do licenciado alcanar determinados pagamentos de royalties ou
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montantes fixos mnimos ou indexados a resultados de vendas do produto coberto pela tecnologia licenciada; A exclusividade pode vigorar por um perodo menor que o da licena propriamente dita, que desta forma e por vontade das partes poder, a dada altura, converter-se em licena no exclusiva; A exclusividade pode ser fixada apenas para certos aspectos, produtos ou faculdades da tecnologia licenciada ou ser restrita a determinado campo tcnico de aplicao (field of use). Por ltimo, relativamente natureza exclusiva de licenas sobre tecnologias, refira-se a ateno que as partes devem dispensar matria do direito da concorrncia, em especial no domnio Comunitrio, que define determinados standards a partir dos quais determinado tipo de licenas exclusivas atentam contra a liberdade de concorrncia entre os operadores econmicos no espao comunitrio. preparao para a negociao A preparao para a negociao de uma licena sobre uma dada tecnologia deve comear pela definio de um conjunto de questes que devem forosamente ser colocadas por ambas as partes: licenciante (o detentor dos direitos de PI e quem concede a licena) e licenciado (a parte que pretende obter o gozo e fruio desses direitos). Estas questes ajudaro as partes a preparar a negociao, sendo fundamentais para a subsequente discusso inter partes. Juntam-se algumas das questes a formular, que podem ser postas por uma ou por ambas as partes negociais: Que benefcios financeiros poderei alcanar com este acordo? Quanto devo ganhar para que este acordo seja vantajoso? Qual o meu ponto de sada negocial (valor abaixo do qual no estou
disposto a celebrar o negcio) e qual o meu ponto de entrada (qual o mximo valor expectvel a auferir com o negcio)? Devo apenas licenciar ou procurar um acordo de parceria? Terei que fornecer assistncia tcnica (know-how) ou formao? Porque que a outra parte quer este acordo? Ou seja, qual a mais valia da sua tecnologia? Que benefcios trar a tecnologia outra parte para esta que queira chegar a um acordo? Existem outras empresas com quem poderia chegar a um acordo? Poderei negociar com ambas as partes ao mesmo tempo? Qual o prazo para a assinatura do contrato de licena? O mesmo deve ser concludo a tempo de: Lanar um produto/servio? Apresentar publicamente o acordo? Comear um projecto de investigao? Iniciar a produo ou venda? Um investimento ou aquisio/operao de venda? Existem factos que ainda so desconhecidos, que impeam o acordo final? A transaco pode ser dividida em fases (por exemplo, acordo provisrio e acordo final, em seguida, ou vrios contratos sucessivos) sem prejudicar qualquer das partes? Qual ser o calendrio razovel para reunies de negociao, elaborao e execuo do acordo? Quais so os dados e documentos so necessrios para ambas as partes? Quais as especificaes, protocolos, informaes pblicas, dados de produto e resumos de patentes e textos, relevantes para a tecnologia? Que as informaes relacionadas com a outra parte contratante so necessrias (por exemplo, informao pblica sobre
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as receitas, os empregados, a histria financeira, recortes de imprensa, comunicados e press releases da empresa, portal Internet corporativo)? Quem deve compor a equipa de negociao? Quem ser o porta-voz? Quem vai estar presente na negociao? Que papel ter? De apoio ou secundrio? Quem ter autoridade para decidir questes que se coloquem? Quem ser responsvel pela elaborao do contrato ou para responder questes legais e a alteraes contratuais? Com a colao das respostas s questes supra apresentadas, as partes devem elaborar um guio ou esquema com os principais termos negociais da licena. Este documento ser obviamente para circulao interna, no devendo ser do conhecimento da contraparte. Esta poder, todavia, ter acesso a um memorando com pontos-chave da negociao. Neste mbito pr-contratual, as partes podem recorrer a acordos de confidencialidade, que sero muito importantes caso as negociaes entre as partes cessem sem que haja acordo, libertando as partes para a procura doutros parceiros negociais sem que esta abordagem seja conhecida por terceiros e possa assim condicionar futuros negcios. No devem ser usadas cartas de inteno ou memorandos de entendimento. Estes so meras declaraes de intenes, na maioria dos casos nem sequer configurando promessas negociais. Podem por outro lado conferir uma vantagem indevida a uma das partes, caso a negociao no seja bem sucedida. realizao da negociao Como j foi referido, as negociaes de licenas tecnolgicas so complexas porque existem muitos termos negociveis e para cada
um deles existem vrias posies possveis que podem ser tomadas. O negociador tem a difcil tarefa de manter em mente esses termos do contrato e posies e avaliar constantemente a forma como os termos negociveis podem afectar os objectivos negociais. O objectivo do negociador defender, tanto quanto possvel, cada posio negocial no contrato, embora reconhecendo que a contraparte ir tentar alcanar para si uma vantagem negocial em relao aos mesmos aspectos. Exemplo: o licenciante pode optar por uma licena de exclusividade ou no, por um prazo de utilizao mais longo ou mais curto. Por vezes mesmo necessrio retirar ou alterar certos termos contratuais para que o processo de licenciamento decorra com normalidade. Isto no significa, no entanto, que a negociao seja considerada um fracasso. Como iniciar as negociaes? til comear com uma reunio preliminar. Esta a reunio onde as partes tentaro alcanar alguns consensos que iro ajudar a fazer da negociao uma experincia bem sucedida para ambos os lados. Podem nesta fase ser celebrados acordos de confidencialidade (conforme evidenciado supra). Nesta reunio preliminar, devem ser apresentados contraparte os objectivos negociais principais. Devero ser desde logo discutidos e decididos o calendrio de negociaes e prazos de cumprimento. De um modo informal, devero ser apresentados outra parte aqueles objectivos e convid-la a partilhar os seus pontos de vista. Nesta fase, normalmente nenhuma das partes ir divulgar informao pormenorizada sobre o negcio. Tambm no adequado, nesta fase, discutir os termos contratuais em pormenor. Na segunda sesso devem ser j discutidos os termos contratuais. Cada parte apresenta a sua posio em relao a cada aspecto
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contratual. tambm essencial ouvir e compreender as explicaes do outro lado das negociaes. Estas negociaes devem contar com o apoio prximo de advogados ou assessores jurdicos. No que diz respeito aos aspectos chave da negociao, as partes devem certificar-se que alcanaram um acordo definitivo. A falta de clareza nestes aspectos fundamentais, muitas vezes leva a conflitos empresariais insanveis por vias no jurisdicionais.
transmisso de know-how Considerando a definio sugerida supra no tema Os Segredos Industriais / Know-how / Trade Secrets do captulo 1 O que devo acautelar para assegurar a proteco dos meus activos intelectuais?, surge como uma possvel via exploratria a transmisso de know-how ou saber-fazer, por uma dada pessoa, singular ou colectiva a outra, para que esta o explore, utilize ou aproveite com finalidades comerciais. Podemos equacionar duas vias principais neste contexto: a transmisso singular de know-how ou acompanhando um qualquer activo intelectual protegido, designadamente por direitos de propriedade industrial (patente, modelo de utilidade, marca, desenho ou modelo). Outras singularidades a apontar forma de contratao baseada em know-how so as seguintes: Trata-se de um contrato atpico, no qual o adquirente compra conhecimentos tcnicos e (usualmente) a concomitante capacidade de os utilizar; um contrato com efeitos meramente obrigacionais;
Do qual resulta a constituio de um mero monoplio de facto (dispor de conhecimento inacessvel a terceiros); A transmisso de know-how sempre definitiva (no sentido de no poder reverter-se a situao de domnio; quem entra no conhecimento de dado know-how, no mais pode voltar a desconhec-lo, isto porque aquele incorpora-se na cincia do adquirente; Logo, no possvel ceder o gozo temporrio e exigir a restituio do know-how mas apenas a absteno do seu uso findo o contrato.
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a o vale da morte das tecnologias

a.1 introduo a.2 o vale da morte
b a avaliao de tecnologias
b.1 contextualizao b.1.1 a avaliao e valorizao b.2 a avaliao
c a definio do objecto de avaliao o apoio deciso de patentear

c.1 definio do objecto de avaliao c.2 o apoio deciso de patentear
d mtodos de avaliao de tecnologias

d.1 mtodos (elenco)
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4. Quais so os modelos de avaliao de tecnologia mais adequados?
a o vale da morte das tecnologias a.1 introduo A inovao pode ser entendida como o processo de desenvolvimento de novos produtos (bens e servios) tendo como objectivo o mercado, que compreende desde a formulao da ideia/conceito at ao lanamento, com sucesso, de um produto novo, ou j conhecido, porm substancialmente melhorado. Acontece por vezes que o prprio processo de obteno de um produto novo ou melhorado pode ele tambm ter interesse a nvel comercial e ter mercado, constituindo por isso tambm uma inovao. As inovaes tecnolgicas podem ser classificadas de diversas formas, sendo as principais: de produto, de processo, radicais, incrementais ou disruptivas. Outro tipo de inovaes, menos tecnolgicas, mas que desempenham um papel importante em termos de produo de resultados econmicos para as empresas, so as inovaes ao nvel do marketing e as inovaes institucionais. Saber gerir a inovao um dos desafios mais importantes para as empresas nos dias de hoje, e faz-lo melhor do que a concorrncia deve ser um objectivo, tendo em vista at a prpria sobrevivncia do seu negcio. Neste mbito, o apoio da PI poder ser crucial, na medida em que fornece ferramentas para salvaguardar a dimenso de proteco que podem desempenhar um papel crucial em caso de ameaa ou mesmo perante oportunidades de negociao e rentabilizao. Ao poder proteger novas tecnologias e processos de obteno de novos produtos atravs dos direitos de PI, o agente dessa inovao garante alguma cobertura para o seu investimento, por vezes determinante em alguns sectores econmicos.
a.2 o Vale da Morte

(cfr. http://www.investopedia.com/terms/d/death-valley-curve.asp)
Na maioria dos casos, quando falamos de inovao tecnolgica, as ideias inicialmente apresentadas necessitam de um forte desenvolvimento tecnolgico adicional, por no se apresentarem suficientemente maduras para entrar directamente no mercado e porque o objectivo o seu sucesso comercial. A maioria das PME nacionais (incluindo as pequenas empresas cujo objecto social compreenda a explorao das tecnologias mais inovadoras), no possuem muitas vezes recursos financeiros, fsicos e humanos para fazer face a esta necessidade de desenvolvimentos tecnolgicos adicionais, como por exemplo, a construo de prottipos ou a realizao de testes mais profundos tecnologia. O papel da PI nesta fase poder demonstrar-se crucial, na medida em que estas
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empresas podem e devem fazer uso de colaboraes e parcerias externas (por exemplo com empresas de maior dimenso, centros de I&D, parques tecnolgicos, universidades, etc.), mas s o podero fazer em segurana se protegerem os seus activos intelectuais, neste caso a tecnologia carente de apoio para o seu desenvolvimento. Os inventores, os investigadores, os empresrios e os empreendedores podem apresentar elevados nveis de qualificao, no entanto, na maioria dos casos, em que se tenta introduzir um produto no mercado so enormes as barreiras e os obstculos que os separam do sucesso. O conceito de Vale da Morte das tecnologias representa o perodo ou hiato que medeia entre a inveno de uma tecnologia e o momento do lanamento dessa tecnologia no mercado. Este o perodo de risco durante o qual uma grande parte das novas tecnologias so abandonadas. Este facto deve-se quer falta ou ineficcia de suporte externo (parcerias, colaboraes para desenvolvimentos tecnolgicos), quer pela constatao de que as tecnologias no possuem viabilidade comercial (no servem os mercados ou consumidores inicialmente propostos e estudados ou ainda assim no logram faz-lo de forma mais eficaz do que aquelas formas j conhecidas e objecto de explorao no mercado). A PI (em particular os direitos de patente), desempenha na maioria das vezes um papel fundamental no acesso mais facilitado a empresas de capital de risco e a business angels, normalmente financiadores das fases mais precoces das tecnologias e dos projectos (capital early stage e capital semente) e interessados em que os promotores garantam a freedom to operate da tecnologia. Algumas das ideias mais brilhantes e com enorme potencial podero no superar o referido Vale da Morte, mas certo que as que forem protegidas atravs do conjunto de direitos de PI tero com certeza mais hipteses de gerar interesse comercial.
Em muitos casos, para que certas invenes tenham possibilidade de sucesso necessrio investimento adicional, seja em capital cientfico (mais know-how) ou capital tecnolgico, e mesmo apoio a nvel da gesto, contabilidade e marketing, uma vez que poder mesmo ser necessrio criar a prpria empresa e iniciar actividade, para que a tecnologia seja convenientemente testada no mercado. B a avaliao de tecnologias B.1 contextualizao No contexto da PI, as tecnologias so muito mais do que simples mquinas e mecanismos capazes de efectuar operaes cada vez mais rpidas e eficientes, novos aparelhos que satisfazem novas necessidades, ou formulaes qumicas capazes de abrir novos horizontes no combate a certas doenas. As tecnologias envolvem conhecimento intangvel, capital intelectual indissocivel do dispositivo ou formulao desenvolvidos pelo respectivo investigador ou inventor. Este capital intelectual to ou mais importante do que a sua componente tangvel, fazendo parte de uma mesma realidade complexa, que a tecnologia. Para se avaliar convenientemente uma tecnologia ser necessrio ento resolver uma equao que possui diferentes variveis, todas elas importantes, e como qualquer avaliao, o resultado final depender do objectivo que queremos alcanar. B.1.1 a avaliao e Valorizao Em primeiro lugar h que distinguir Avaliao e Valorizao. Existe uma diferena fundamental entre um conceito e o outro,
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que o facto de a Avaliao poder gerar resultados diferentes consoante o objectivo para o qual se est a avaliar. Na diferena entre eficincia e eficcia (sendo a eficincia a relao entre os resultados obtidos e os recursos empregados num determinado objectivo e a eficcia a relao entre os resultados obtidos e os objectivos pretendidos), por exemplo, consoante se esteja a avaliar segundo um ou outro conceito, o resultado final poder ser diferente. A Valorizao um conceito mais pragmtico, na medida em que se refere apenas pretenso de gerar mais valor em relao ao ponto de partida ou referncia inicial. Assim, o conceito a ter em conta numa primeira fase o da Avaliao e no o de Valorizao de tecnologias, porque tratando-se de conceitos distintos, igualmente importantes, no surgem num mesmo momento. Normalmente o que acontece que a Valorizao da tecnologia um dos captulos da Avaliao. B.2 a avaliao A Avaliao de Tecnologias pode comportar maior ou menor complexidade, mais ou menos etapas, dependendo muito dos objectivos finais dessa avaliao e das questes que se pretendem realizar, mas o objectivo central obter respostas s seguintes questes: O que que a tecnologia consegue fazer? Que funes desempenha? Que problemas tcnicos resolve? A quem se dirige? Quais os mercados? Como proteger a tecnologia? Como valorizar/rentabilizar? Se aps responder s questes anteriores, o objectivo de uma avaliao de tecnologia for o de saber qual a melhor forma de a valorizar e rentabilizar, aconselhvel formular
duas questes adicionais, que apenas fazem sentido posteriormente obteno de resposta s anteriores: Quais so as hipteses de proteco? E quais so as estratgias de negociao e hipteses concretas de licenciamento da tecnologia? Face ao exposto, faz sentido fasear a avaliao da tecnologia da seguinte forma: 1 avaliao da capacidade da tecnologia O que faz/para que serve? O que faz de diferente e o que a distingue de outras tecnologias similares ou concorrentes? 2 avaliao do mercado para a tecnologia Quem serve/a quem se dirige? 3 avaliao das possibilidades de proteco da tecnologia A tecnologia patentevel? Quais so as formas alternativas de proteco? 4 avaliao das possibilidades de valorizao e rentabilizao da tecnologia Qual o custo da tecnologia? Como negociar a sua licena ou transmisso?
c a definio do objecto de avaliao / o apoio deciso de patentear c.1 definio do objecto de avaliao A avaliao de uma tecnologia poder ser realizada numa das vrias fases do seu desenvolvimento (desde a primeira ideia,
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passando pela concepo do prottipo ou j em fase de testes no mercado). A partir do momento em que uma nova tecnologia descoberta ou modificada (uma tecnologia anterior pode ser tornada mais eficiente ou ser-lhe dada uma nova aplicao), ter de passar por vrias fases. Essas diferentes fases, compem o pipeline ou processo de obteno do produto, que diferem consoante a tipologia da tecnologia e os factores que contribuem para a sua obteno (normalmente os produtos farmacuticos so o exemplo de produto mais complexo em termos de fases de processamento, uma vez que devem ser respeitadas diversas normas legais e regulamentares). A definio do objecto para avaliao em causa ter de ser um factor central a ter em conta, sob pena do resultado final no ser o esperado ou estar desajustado da realidade: seja porque foi mal definido partida, seja por se encontrar numa fase de difcil avaliao para os objectivos definidos. Assim, o objecto da avaliao ter de ser obrigatoriamente uma tecnologia, processo, melhoramento, que interesse ser alvo de estudo quanto ao seu valor comercial, quanto aos mercados para os quais se prev a sua aplicabilidade e interesse, as possveis aplicaes e melhoramentos adicionais, as parcerias que possivelmente se possam estabelecer, entre outros factores. Para ajudar a esta definio, poder ser realizado o estudo de patenteabilidade da tecnologia que, por si s, j poder ser considerada uma das fases mais importantes da avaliao da tecnologia. No caso do estudo de patenteabilidade ser realizado numa altura em que a tecnologia ainda no est num estado de maturidade que possibilite um estudo mais ou menos aprofundado (quer em termos cientficos, quer comerciais) dos seus impactos ao nvel do estado da arte (comparao com outras tecnologias concorrentes, registadas ou no por direito de patente), e dos mercados
que se pretende virem a ser protegidos, esse estudo resultar em resultados pouco fiveis e at enganadores. Para colmatar esta possvel lacuna, existem instituies e gabinetes de apoio que podero ajudar a definir qual a melhor altura para se realizar um estudo de patenteabilidade, e at definir qual a melhor estratgia de proteco para uma determinada tecnologia. c.2 o apoio deciso de patentear O processo de proteco por direito de patente um processo dispendioso. Um dos primeiros passos a realizar antes de se realizar qualquer investimento em direitos de PI, a realizao de pesquisas ao estado da tcnica da tecnologia. comum acontecer que uma determinada tecnologia, considerada muito inovadora, sujeita ao primeiro estudo de pesquisa quanto sua semelhana com outras tecnologias para as mesmas finalidades, ou outras, utilizando os mesmos conceitos bsicos, se depare com a impossibilidade de ser protegida por direito de patente; desde logo por terem sido detectadas tecnologias semelhantes, protegidas ou no, porm j divulgadas (cfr. os relatos supra apresentados sobre trabalhos de I&D incidentes sobre tecnologias j patenteadas). Este facto leva a que algumas ideias ou mesmo tecnologias, quando confrontadas com o facto de no poderem ser protegidas por patente, sejam abandonadas e no possam sequer avanar para uma fase seguinte de estudo quanto ao seu potencial comercial. No quer isto dizer que uma tecnologia que no possa ser patentevel deva ser abandonada, at porque para o sistema da propriedade industrial a tecnologia pode no ser elegvel para proteco por direito de patente, mas ainda assim o mercado reconhecer algum valor a essa tecnologia. Por outro lado, pode ser explorada em condies de segredo industrial. O perigo nestas situaes
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(de no proteco) que no haver incentivo para a explorao comercial por parte de terceiros e para a realizao de investimentos mais avultados (em melhorias, desenvolvimentos da tecnologia original, lanamento em mercados de maior dimenso), uma vez que no existe a segurana, por parte de quem investe, de um ttulo de patente a proteger o seu investimento (que confere um monoplio de 20 anos em termos territoriais quela tecnologia traduzido no direito de excluir terceiros da explorao daquela tecnologia). Ou seja, aps o estudo quanto possibilidade de reivindicar aquela tecnologia num pedido de patente, existe a necessidade de averiguar quais os mercados que se devem proteger (respeitando prazos legais definidos e restritos para o fazer), os custos desta proteco podero assumir valores muito altos, quanto mais numeroso for o nmero de pases e territrios cobertos por essa patente. Podero existir casos em que a prpria tecnologia poder ser dividida em componentes ou partes diferentes, possibilitando assim, por exemplo, uma mais fcil proteco por direito de patente, na escolha dos pases onde proteger, na valorizao comercial dessa mesma tecnologia. por isso importante ressalvar que o estudo de patenteabilidade est intimamente ligado com a deciso de quando patentear, como patentear e onde patentear, mas tambm importante referir que o fundamental ser realizar uma avaliao da tecnologia (pelos menos uma primeira abordagem ou estudo prvio) para definir se vale a pena investir na proteco de determinada tecnologia, uma vez que poder simplesmente no existir um mercado para a sua comercializao. Para apoiar a deciso de patentear, ser necessrio colocar e responder s seguintes questes: Existe procura para o meu produto/tecnologia? A tecnologia est totalmente desenvolvida em termos tcnicos?
Est preparada para ir para o mercado? Ou so necessrias adaptaes ou melhorias? Existem alternativas tecnologia proposta? Qual o seu grau de eficincia? O mercado da tecnologia limitado? A tecnologia/produto pode ser produzida sem depender de um componente em especfico? A tecnologia fundamental para o negcio da empresa (est baseado nesta)? Existe possibilidade de falsificao/contrafaco da tecnologia? Existe possibilidade de alterao ou realizao de reverse engineering dessa tecnologia/produto?
D mtodos de avaliao de tecnologias

(Cfr. http://www.wipo.int/sme/es/documents/value_ip_intangible_assets.ht)
d.1 Mtodos (elenco) 1 Repartio com base no mercado 2 Avaliao com base nos custos da tecnologia 3 Avaliao com base na anlise econmica um mtodo alternativo: a repartio dos resultados lquidos a regra dos 3% a 5% os exemplos da indstria o leilo Uma das principais preocupaes, quando se pretende saber qual o caminho a seguir numa estratgia de negociao de uma
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determinada tecnologia, deve ser a valorizao dessa mesma tecnologia. Sem este passo essencial no possvel determinar, por exemplo, o valor de royalties e as contrapartidas justas para um licenciamento ou acordo de explorao. Existem outras razes para se realizar uma avaliao da tecnologia, algumas bastante importantes, como por exemplo, a captao de investimento ou para fins contabilsticos. Existiro casos em que os valores obtidos numa avaliao de tecnologia pelo licenciador e pelo licenciado no iro coincidir. Nesses casos ser necessrio verificar os critrios e mtodos utilizados e avaliar a possibilidade de ser alcanado um acordo. Recentemente foram desenvolvidos alguns mtodos de avaliao, que utilizam ferramentas criadas ou adaptadas de mtodos originalmente criados para a avaliao de activos tangveis. Estes ltimos aplicam princpios mais objectivos e claros numa avaliao, sendo por isso mais recomendados em determinadas situaes. Alguns dos mtodos que sero expostos de seguida podero aplicar-se em alguns casos concretos de valorizao, outros j no tero essa possibilidade. Assim, a aplicao destes mtodos ter de ser realizada caso a caso e recorrendo sempre a especialistas ou pessoas habilitadas para rever a justeza dos critrios aplicados. Alguns deles podero ser utilizados em conjunto, de forma a tirar partido de algumas particularidades de cada um. 1 Avaliao com base no mercado A avaliao baseada no mercado analisa transaces semelhantes e comparveis para determinar o valor da tecnologia. Para se chegar a um valor preciso, utilizando este mtodo, necessrio que exista um mercado activo e dinmico relativamente s tecnologias analisadas, que estas tenham sido comercializadas ou licen-
ciadas efectivamente e que sejam conhecidos alguns dos dados (por exemplo valor de vendas, termos do acordo, entre outros) do negcio estabelecido e finalmente que os casos estudados tenham sido resultado de negociao entre partes interessadas diferentes e independentes. Infelizmente, a reunio de todos os requisitos anteriormente referidos s muito raramente acontece, mas apesar de tudo podem ser encontrados alguns dados aproximados para casos de licenciamento em termos mais gerais ou mesmo para certos sectores e indstrias especficas. 2 Avaliao com base nos custos da tecnologia Uma avaliao baseada nos custos equipara o valor de uma determinada tecnologia com o custo da sua substituio, quer sejam tecnologias idnticas ou equivalentes. importante referir que uma avaliao baseada nos custos no tem em conta o valor comercial da tecnologia, quer o actual, quer o potencial. Este tipo de avaliao poder ser til para determinar se vale a pena licenciar uma determinada tecnologia ou desenvolv-la com recursos prprios, isto desde que as questes legais quanto proteco por direitos de propriedade intelectual tambm sejam consideradas. Adicionalmente, este mtodo poder ser muito til para o licenciador determinar qual o valor mnimo da tecnologia, e poder avanar para uma negociao tendente ao seu licenciamento. Um dos mtodos comuns de avaliao com base nos custos tem em conta as despesas totais associadas directamente ao desenvolvimento da tecnologia, convertidas ao seu valor actualizado (tendo em conta que normalmente a contabilizao dos valores das despesas dizem respeito a vrios anos, tendo estes que ser actualizados atravs da respectiva taxa de inflao).
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O valor total do investimento na tecnologia inclui normalmente todos os custos com o seu desenvolvimento, incluindo os custos suportados com a proteco dos seus direitos de PI (patentes, marcas, direito de autor, entre outros direitos potencialmente elegveis no caso concreto). Uma outra abordagem, ainda dentro do presente mtodo de avaliao baseado nos custos, diz respeito ao clculo dos custos totais com a replicao da tecnologia. Nesse clculo, os custos com a depreciao e obsolescncia da tecnologia devero ser considerados. Em ambas as abordagens dever ser considerada uma margem adicional para cobertura de custos com o prprio licenciamento e outros custos no previsveis. 3 Avaliao com base na anlise econmica O mtodo que parece reunir maior consenso em termos de avaliao de uma tecnologia aquele que estima o retorno esperado, no futuro, gerado pela sua utilizao. Esta abordagem realizada atravs da anlise econmica e das tcnicas utilizadas em gesto para avaliao de activos tangveis. necessrio um esforo considervel e um grande conhecimento do mercado para avaliar uma tecnologia convenientemente, recorrendo a este mtodo. No entanto, a informao recolhida e os diferentes cenrios traados vo poder ajudar, e muito, na compreenso dos riscos e potencialidades da tecnologia, e assim determinar mais conscientemente quais os termos a negociar em relao ao seu licenciamento. Ambas as partes, licenciador e licenciado, devem conduzir uma anlise econmica paralela, obrigatoriamente partindo de diferentes perspectivas, devido aos seus prprios interesses. No final, devero chegar a concluses muito similares sobre a avaliao da tecnologia. O benefcio econmico gerado pela utilizao de uma tecnologia pode ser estimado recorrendo, por exemplo, determinao
do valor acrescentado pela utilizao da tecnologia ou determinao do valor gerado pelo recebimento de royalties, uma vez licenciada a tecnologia. Deve ser tido tambm em linha de conta que, derivado aos riscos associados comercializao de uma tecnologia, ao valor obtido (estimado) ter sempre de se aplicar uma pequena reduo, com o objectivo de no prejudicar demasiado o licenciado. Um mtodo alternativo: a repartio dos resultados lquidos Nesta abordagem, qualquer que seja o mtodo de avaliao utilizado, o valor obtido ser sempre uma estimativa do valor global da tecnologia. A anlise por repartio dos resultados lquidos ou lucros depende, em parte, do estado de desenvolvimento da tecnologia a ser licenciada. Caso a tecnologia alvo de avaliao se encontrar j numa fase de comercializao ou muito prximo de atingir essa fase, pode perspectivar-se uma partilha de 50% dos proveitos entre licenciador e licenciado. Na eventualidade da tecnologia estar j testada e aprovada sob o ponto de vista tcnico, mas comercialmente ainda no tenha atingido essa aprovao ou no tenha ainda sido testada no mercado, nesse caso pode conceber-se a atribuio ao licenciador de uma percentagem entre 25% e 35%. Nos casos em que a tecnologia ainda no tenha sido tecnicamente aprovada e muito menos testada comercialmente, a percentagem de repartio teria de ser mais reduzida, ou seja, menos de 20% dos lucros esperados sero atribuveis ao licenciador. O que se pretende justificar neste caso, o elevado risco para o licenciado no investimento numa tecnologia ainda pouco amadurecida. Tambm ser importante para a determinao da percentagem de
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repartio de lucros derivados de uma dada tecnologia a anlise dos mercados nos quais se pretende comercializar os produtos derivados dessa tecnologia. E isto porque os produtos podero ser comercializados em mercados onde a margem de lucro grande, e consequentemente os custos das vendas mais baixos ou, ao invs, mercados com margens de lucro mais baixas, onde os custos com as vendas podero ser muito elevados. Aps a discusso e determinao da percentagem dos lucros a atribuir a cada parte, importante determinar como ser calculado o lucro a distribuir. Um clculo sobre o valor bruto dos lucros seria demasiado abrangente e penalizador, uma vez que este inclui muitas vezes overheads, custos com marketing, comisses, entre outros. Por outro lado, a utilizao do valor de lucro lquido como base de clculo poder gerar desentendimentos entre o licenciador e licenciado quanto justificao de, por exemplo, os custos das vendas poderem influenciar o lucro lquido obtido. Para ultrapassar estas dificuldades, considera-se mais justo para ambas as partes a utilizao das vendas lquidas com a comercializao da tecnologia como critrio para a repartio percentual e distribuio de royalties para o licenciador. Converter a percentagem de lucro em percentagem de vendas lquidas pode ser obtido atravs da estimativa da margem de lucro (dos produtos derivados da tecnologia licenciada ou negociada). Por exemplo, se a margem de lucro igual a 20%, ento um lucro de 25% ser equivalente a 5% das vendas lquidas. natural que ao longo do tempo se justifique uma alterao dos termos e valores acordados entre as partes, uma vez que a performance financeira do licenciado poder alterar-se. Assim, poder ser aconselhado que se realizem acordos com uma durao mais curta, mas que prevejam no seu clausulado uma renegociao, assim as partes o entendam.
A regra dos 3% a 5% Quando se est perante o licenciamento de uma tecnologia comercialmente relevante (em oposio s simples melhorias tecnolgicas), taxas de contrapartidas ou royalties entre os 3% e 5% das vendas lquidas de determinado produto so comuns em vrios sectores e indstrias. Os exemplos da indstria O apuramento dos royalties, baseado na anlise e comparao com outros exemplos prticos da indstria, uma das abordagens mais comuns quando se est perante a necessidade de licenciar uma tecnologia. Mesmo nos casos em que se est a fazer uso de outros mtodos j descritos, comum utilizar-se a comparao com outros termos de licenciamento conhecidos pelos envolvidos, para se chegar a um entendimento. No contexto da indstria de produtos informticos, as taxas de royalties para hardware informtico situam-se geralmente entre os 1% e os 5%, fortemente influenciadas pelo exemplo da IBM, que comeou a adoptar esta gama de valores indicativos na sua poltica de licenciamento em 1988. Em relao aos royalties para software, estes podem divergir consideravelmente. Assim, aplicativos de software podem justificar taxas bastante mais elevadas (por exemplo 25%) devido sua acrescida margem de lucro. Na rea biotecnolgica, as taxas de royalties so comummente negociadas como uma percentagem do valor dos resultados lquidos antes de impostos, habitualmente num ratio 50/50, em vez de uma percentagem das vendas lquidas. Em alguns casos, algumas responsabilidades so tambm negociadas e partilhadas (como por exemplo: o desenvolvimento dos produtos, marketing, etc.). Existem ainda situaes onde so inicialmente negociadas quantias elevadas de capital com o objectivo de financiarem o desenvol-
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vimento de produtos, ficando dependentes tambm de objectivos pr-fixados (milestones) que devem ser alcanados em determinado perodo de tempo. Os valores dos royalties em relao s vendas lquidas so normalmente fixados entre os 8% e os 12%, dependendo da maturidade da tecnologia, da proteco de que desfruta (registo de direitos de PI ou a sua ausncia) da forma de distribuio dos resultados, entre outros. No caso da indstria automvel, as taxas de contrapartidas financeiras ento situadas normalmente abaixo dos 5%, podendo mesmo dizer-se que nas situaes mais comuns os royalties rondam os 2%. J na fileira da sade, as taxas de royalties so das mais elevadas, situando-se entre os 5% e os 10%. No que tange electrnica de grande consumo, normalmente os clculos so baseados em royalties por unidade, de forma escalonada. Normalmente as percentagens de royalties so reduzidas, devido aos elevados volumes de produo e consumo e s baixas margens de lucro. Quando expressas em termos de percentagem de preo unitrio de venda lquido, em mdia, os royalties podem variar entre 1% (no caso de um elevado preo de venda unitrio do produto) e 3% (no caso de um baixo valor de venda unitrio do produto). O Leilo Um leilo provavelmente o mtodo mais puro para a determinao do valor de uma tecnologia, uma vez que a tecnologia colocada publicamente ou em privado disposio dos potenciais interessados, publicitando-se as condies mnimas da sua aquisio e uma data para a finalizao de todas as ofertas. Considera-se que a tecnologia, ao ser avaliada pelos potenciais interessados, poder ser licitada pelo seu valor mais justo.
Nesta abordagem, no so utilizados quaisquer outros mtodos de avaliao. Porm, refiram-se vrios problemas associados realizao de leiles de tecnologias. Em primeiro lugar, o facto de um nmero elevado de participantes no leilo a promover ter de ser identificado, sob pena de, aquando da licitao, estar presente um nmero muito reduzido de interessados na tecnologia, ou estes no a valorizarem convenientemente. Ter sempre de ser tido em conta o enorme esforo necessrio para publicitar convenientemente o leilo da tecnologia, e o apoio a fornecer aos interessados na licitao para a valorizao da tecnologia. Os factores apresentados tendem a beneficiar os compradores (licenciados), e levam por vezes a uma venda a preo de saldo da tecnologia. A avaliao obtida por este mtodo ser final, ou seja, o preo obtido na venda da tecnologia no poder sofrer alteraes, o mesmo respeitante a outras condies negociais (inexistentes na maior parte das vezes). Este mtodo ser assim til, nos casos em que exista concorrncia de vrios interessados na tecnologia, ou o detentor dessa tecnologia seja forado a vend-la por razes de liquidao financeira ou insolvncia da sua empresa. Ainda, para a transaco de direitos de patente em final de perodo de vigncia ou sem perspectivas comerciais at data, este poder ser um bom mtodo de valorizao da tecnologia.
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a Bial uma empresa farmacutica sedeada na regio do grande porto, que produz e comercializa medicamentos, tendo desenvolvido uma nova molcula destinada ao tratamento da epilepsia, j patenteada internacionalmente. deu origem ao Zebinix, o primeiro medicamento de desenvolvimento, concepo e patente 100% nacional, com posterior comercializao efectiva no mercado, j no corrente ano. a Bial, a quinta maior farmacutica a operar em portugal investe anualmente em i&d cerca de dez milhes de euros, correspondentes a cerca de onze por cento da sua facturao anual (noventa milhes de euros) e uma das percentagens mais elevadas de investimento nesta rea registada em portugal. nos seus centros de investigao trabalham equipas internacionais compostas por pessoas altamente qualificadas, maioritariamente com o grau de doutoramento. a Bial, cujos investigadores trabalham em parceria com as faculdades e outras empresas ligadas ao sector, criou com o conselho de reitores das universidades portuguesas uma fundao para colaborar na procura e no desenvolvimento de novas solues teraputicas e tecnolgicas.
Adaptado de Jornal Pblico n 4995 publicado em 2003-11-26
a renova uma marca portuguesa, detida pelo grupo almonda SgpS, que possui uma reconhecida preocupao ao nvel da inovao, principalmente para fazer face forte concorrncia no sector do tissue (guardanapos, lenos e outros produtos similares em papel). a estratgia da empresa passa por fazer chegar produtos altamente inovadores aos principais mercados, entre eles o espanhol e francs. a nvel nacional, a renova lidera com 40% de quota de mercado. um dos exemplos de produtos inovadores da renova, so as linhas de rolos de papel higinico humedecido e enriquecido com microgotculas de creme (criados em 2003), lanados em portugal, espanha e Frana. esta inovao foi resultado de 2 anos de investigao, envolvendo custos de i&d a rondar os 3,5 milhes de euros. a renova apostou numa investigao tecnolgica prpria com vista inovao dos produtos, o que foi feito na rea da aromacologia, de fibras de elevada absoro e resistncia, assim como de um cada vez maior recurso a melhores fibras naturais, o que conduziu criao do primeiro rolo de papel higinico dermatologicamente testado.
Adaptado de Jornal Pblico n 4995 publicado em 2003-11-26
a xerografia foi inventada em 1937 por charles carlson e foi patenteada pelo prprio em 1939. charles teve de esperar oito anos at que um investidor se interessasse pela sua inveno. Finalmente a empresa Haloid (precursora da Xerox corporation) tornou a inveno rentvel, ao comercializ-la a partir de 1950.
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Os pr-diagnsticos de propriedade industrial so estudos independentes realizados por especialistas junto de uma empresa tendentes a avaliar a relao desta com o sistema da PI, num sentido lato. Os pr-diagnsticos visam dotar as empresas de um instrumento qualitativo que lhe permita inferir do impacto da PI na sua posio competitiva, com base nas mais-valias que pode gerar; ainda, identificar competncias, actores e custos associados proteco dos seus activos intelectuais. Trata-se, portanto, de: Um mtodo aberto de abordagem da PI pelas empresas, apelando experincia de um tcnico especializado; Uma avaliao das vantagens da PI para a empresa na sua globalidade; Uma ferramenta reutilizvel segundo as necessidades da empresa. No se trata, assim, de uma simples pesquisa documental, nem de uma avaliao de PI de um dado projecto, assim como no se trata de um produto de procura ou escolha das melhores ferramentas de proteco de activos intelectuais. Os seus objectivos passam por promover os resultados da inovao nas empresas, atravs da sensibilizao destas no que diz respeito PI como um fim em si, ainda que no conduza directamente procura da proteco de um dado activo. O pr-diagnstico de propriedade industrial deve destacar o interesse de uma poltica de PI para a empresa, permitindo encontrar pistas de aco sem, todavia, efectuar recomendaes ou conselhos precisos. A partir destas notas definitrias, podem apontar-se alguns processos ou metodologias que no devem ser confundidos com o pr-diagnstico em propriedade industrial, nomeadamente:
Um estudo sobre liberdade da explorao (freedom to operate) de um dado activo intelectual da empresa (ou pertencente a uma terceira entidade e que a empresa queira explorar); A redaco e depsito de um pedido de direito de propriedade industrial; O desencadeamento ou a conduo de um contencioso de propriedade intelectual; A redaco de um contrato de transferncia de tecnologia. No que concerne realizao do pr-diagnstico, devem ser respeitadas quatro fases: 1.Preparao (due diligence) Esta fase caracteriza-se pela recolha de informao sobre a empresa, o seu sector de actividade e os seus concorrentes. 2.Identificao da empresa No decorrer desta fase importante identificar: Produtos, servios, processos; Tecnologia, I&D, inovaes em geral (produto, processo, gesto, entre outras); Fornecedores, subcontratantes, distribuidores; Organizao, recursos humanos, formaes; Situao financeira. 3.Entrevista Um dos traos caracterizadores desta metodologia a realizao de uma entrevista com as instncias decisrias da empresa alvo do estudo. Nesta entrevista, regra geral, um Gerente ou Administrador (mas sempre algum com profundo conhecimento da actividade
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e projectos, actuais e futuros, da empresa) responder a uma bateria de questes que passam em revista os tpicos acima referidos e onde o entrevistador dever evidenciar o trabalho de pesquisa realizado sobre a actividade (publicamente conhecida) da empresa e do ambiente em que se insere. Recorde-se a necessidade de garantir a confidencialidade deste processo, dado o entrevistador, caso seja algum externo empresa a regra, alis , tomar conhecimento de informao privilegiada relativa aos projectos desta. S assim ser, por outro lado, possvel, obter a full disclosure de todos os aspectos relevantes para a caracterizao da empresa e da sua envolvente competitiva. 4.Anlise, sntese e redaco do Relatrio Deve ser elaborado um relatrio que contenha: O estado actual da proteco dos activos intelectuais na empresa (com especial ateno deteco e avaliao das lacunas); Desenvolvimentos possveis e interesse competitivo da empresa e dos seus activos intelectuais (riscos, oportunidades directas e indirectas); Uma relao do estado actual dos concorrentes, parceiros, associados e quaisquer outras entidades relativamente proteco dos respectivos activos intelectuais (por anlise das bases de dados de direitos de propriedade industrial disponveis); Apresentao de uma estratgia de aco; Identificao dos recursos e das ferramentas que permitem a sua elaborao. Uma vez mais, recorde-se que este relatrio tem por destinatrios os decisores da empresa, razo pela qual o mesmo ser tratado como confidencial, salvo autorizao expressa da empresa objecto do estudo para a sua divulgao.
5.Anlise dos resultados por parte da empresa Deve ser feita a anlise do pr-diagnstico no sentido de perceber se na empresa existem aspectos a melhorar ou mesmo a necessidade de uma redefinio estratgica do negcio. Tradicionalmente, as empresas objecto deste tipo de estudos apresenta margem para melhorias, tanto ao nvel interno (procedimentos de tutela de activos, politica activa de proteco), como no conhecimento que passam a desfrutar quanto s actividades dos seus concorrentes (vertente externa). Em muitos casos, aps este estudo, as empresas empreenderam mudanas significativas na forma de abordagem da proteco e valorizao dos seus activos intelectuais. Em suma, os resultados esperados para a empresa da realizao deste estudo passam por: Receber de um ente externo e independente um diagnstico fidedigno sobre o estado actual da empresa relativamente s suas necessidades em matria de propriedade industrial, assente numa anlise objectiva e qualificada; Fomentar uma viso prospectiva baseada numa compreenso das vantagens competitivas que podem ser geradas pela propriedade industrial, sublinhando tanto a dimenso da proteco como os outros aspectos da utilizao da PI, enfatizando quer a dimenso da proteco, quer a perspectiva da utilizao da PI (vigilncia tcnica, jurdica e informativa, licenas e parcerias, activos valorizveis, etc.); Uma clara identificao das competncias e uma abertura de esprito sobre os actores e os custos da PI.
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activos intangveis (activos intelectuais) Compreendem todo o conhecimento imaterial que existe numa determinada organizao e que pode ser agrupado em trs grandes reas: capital humano (ex: know-how e propriedade intelectual), capital organizacional (cultura) e capital de informao (Bases de Dados, por exemplo). propriedade intelectual Designa-se por propriedade intelectual o conjunto de todas as criaes do esprito humano, tais como invenes e todo o tipo de solues tcnicas, sinais distintivos, criaes estticas ou obras artsticas e literrias. A propriedade Intelectual opera uma tradicional diviso quanto ao mbito de criaes a tutelar. Assim, dentro deste conceito geral, encontramos os Direitos de Propriedade Industrial, por um lado e o Direito de Autor e os Direitos Conexos, por outro. direitos de propriedade industrial A Propriedade Industrial refere-se a um conjunto de direitos atribudos por um Estado ou por Organizaes Internacionais, que tm por objecto a proteco das invenes e outras solues tcnicas, das criaes estticas com aplicao industrial e dos sinais distintivos do comrcio, consubstanciando um exclusivo de explorao e um correlativo poder de excluso de terceiros dessa mesma explorao.
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Definies / Glossrio
as modalidades de proteco Proteco dos sinais distintivos do comrcio Marcas Outros Sinais Distintivos Logtipos Denominaes de Origem Indicaes Geogrficas Recompensas e Firma e Denominao Social Proteco de Design ou aparncia de produtos Desenhos ou Modelos Proteco das Invenes Patentes de Inveno Modelos de Utilidade Topografia dos Produtos Semicondutores proteco dos sinais distintivos do comrcio a marca (artigos 222 e seguintes do CPI) As marcas so sinais ou conjuntos de sinais susceptveis de representao grfica, que visam distinguir produtos ou servios de outros iguais ou afins. Podem ser constitudas nomeadamente por palavras, incluindo nomes (marca nominativa), figuras ou desenhos (marca figurativa) ou simultaneamente por figuras, palavras ou nomes (marca mista). Ainda, por formas tridimensionais, sons, frases ou jingles publicitrios e toda e qualquer realidade que possa ser representada graficamente. Tambm a forma de um produto ou da sua embalagem, tal como os sons e as frases publicitrias podem ser registadas como marcas, desde que possuam carcter distintivo e independentemente da sua proteco pelo Direito de Autor.
direitos conferidos pelo registo O registo da marca d ao seu titular o direito de propriedade e do uso exclusivo do sinal para os produtos e servios a que esta se destina, incluindo o seu uso por terceiros e assegurando um monoplio legal que permite a sua promoo, utilizao, licenciamento ou mesmo a sua venda, com segurana. Desta forma, a marca permite ao seu titular ligar-se de forma mais efectiva sua clientela e ao mesmo tempo ser identificado por esta face sua concorrncia. o mbito territorial da marca A marca tem o seu mbito territorial nos Estados onde concedida. Porm, a escolha quanto ao tipo de registo a efectuar deve basear-se na estratgia a seguir por partes dos seus titulares de acordo com a comercializao dos produtos e servios sobre os quais a marca aposta, ou ainda de acordo com a visibilidade que se lhes pretende conferir. Existem trs tipos de processos de registo, cada um deles com mbito territorial distinto. Registo nacional; Registo Comunitrio; Registo Internacional (via do Acordo de Madrid). No entanto, antes do pedido de registo, necessrio ter em conta se existem outros pedidos ou sinais j protegidos que possam impedir a concesso da proteco que se pretende obter, seja por serem iguais, seja por apresentarem manifesta confundibilidade (grfica, fontica, visual), dentro do mesmo mbito merceolgico. Para tal, o interessado pode pesquisar gratuitamente as bases de dados do Instituto Nacional da propriedade Industrial (INPI)
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Definies / Glossrio
em www.inpi.pt ou efectuar um pedido de pesquisa de anterioridade aos servios deste Instituto, mediante o preenchimento de um formulrio prprio. Registo Comunitrio (Regulamento 207/2009 de 26 de Fevereiro de 2009, que alterou o Regulamento 40/94/CE de 20 de Dezembro de 1993) A marca comunitria tem carcter unitrio, o que significa que um pedido ou um registo so nicos e vlidos em toda a Unio Europeia, estendendo-se de forma indivisvel e automtica a todos os seus Estados-Membros e no delimitando o mbito da proteco apenas ao territrio de um Estado-Membro. Porm, caso o pedido venha a ser recusado num dos Estados, isso no significa que a recusa se alargue a outros Estados. Isto porque est previsto um mecanismo de transformao que possibilita a converso de um registo comunitrio recusado num pedido de registo de marca nacional em cada um dos Estados onde no se verificou qualquer motivo de recusa. O requerimento de transformao apresentado no IHMI (Instituto de Harmonizao do Mercado Interno) com indicao do Estado Membro em que o requerente pretende que seja iniciado um processo de registo nacional. Regras aplicveis aos Nomes de Domnio registados directamente sob o Country Code Top Level Domain Name (ccTLD) .PT Podem registar directamente Nomes de Domnio sob .pt todas as pessoas colectivas, as entidades pblicas com autonomia administrativa, os empresrios em nome individual, os profissionais liberais e ainda os titulares de marcas registadas com mbito nacional, comunitrio ou internacional. No caso das pessoas colectivas, o Nome de Domnio dever coincidir com a firma ou denominao social constante no carto de
identificao de pessoa colectiva emitido pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas (RNPC). No caso dos empresrios em nome individual, o Nome de Domnio dever coincidir integralmente com a respectiva designao constante do documento comprovativo da referida qualidade. Por fim, no caso dos titulares de marcas registadas quer em registo nacional, comunitrio ou internacional, o registo de Domnio aceite, desde que se tenham em conta as seguintes condies: Para as marcas nominativas e para os elementos nominativos das marcas mistas registadas a favor do requerente do Domnio, tal como constam do respectivo ttulo de registo e relativamente a marcas internacionais, desde que nos respectivos registos as marcas sejam tambm extensivas a Portugal. Para os Nomes de Domnio baseados em pedidos de registo de marca, desde que apresente a pesquisa certificada do sinal da marca em todas as classes em que foi efectuado. logtipos (artigos 304-A e seguintes do CPI) O logtipo pode ser constitudo por um sinal ou conjunto de sinais susceptveis de representao grfica, que possam servir para referenciar qualquer entidade que preste servios ou comercialize produtos. recompensas (artigos 271 e seguintes do CPI) As recompensas so prmios e ttulos oficiais ou oficialmente reconhecidos, tais como condecoraes, medalhas, diplomas, atestados de anlise ou louvor passados por laboratrios ou servios do Estado ou por organismos para tal fim qualificados e prmios pecunirios ou de qualquer outra natureza obtidos, entre outros eventos, em exposies, feiras ou concursos e atribudos a industriais, comerciantes, agricultores e demais empresrios, como prmio ou
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Definies / Glossrio
demonstrao de louvor ou preferncia pelos seus produtos constituindo propriedade sua, independentemente de virem ou no a efectuar o seu registo junto ao INPI. denominaes de origem e indicaes geogrficas (artigos 305 e seguintes do CPI) Define-se por denominao de origem o nome de uma regio, local determinado ou em casos excepcionais, de um pas, que designe ou identifique um produto originrio dessa zona e cujas qualidades ou caractersticas se devem essencial ou exclusivamente ao meio geogrfico, a factores naturais e humanos e cuja produo, transformao e elaborao ocorrem na rea geogrfica delimitada. Por seu lado, define-se por indicao geogrfica o nome de uma regio, de um local determinado ou em casos excepcionais, de um pas, que designa um produto originrio dessa zona, cuja reputao, determinada qualidade ou outra caracterstica podem ser atribudas a essa origem geogrfica e cuja transformao ou elaborao ocorrem na rea geogrfica delimitada. Designa ainda produtos que, podendo ser produzidos com idntica qualidade noutras zonas geogrficas, devem a sua forma e certas caractersticas rea territorial delimitada. Ou seja, enquanto na denominao de origem, os produtos devem as suas caractersticas exclusivamente a factores humanos ou geogrficos localizados em determinada zona, o que os torna merecedores deste sinal distintivo; na concesso da indicao geogrfica, relevam as qualidades nicas dos produtos que no dependam exclusivamente das caractersticas intrnsecas da regio ou dos factores humanos que lhes esto associados, podendo ser produzidos noutras regies, mas devendo todavia a sua forma ou outras caractersticas a uma rea territorial delimitada.
Tanto as denominaes de origem como as indicaes geogrficas, aps registadas, constituem propriedade comum dos residentes ou estabelecidos na localidade, regio ou territrio, de modo efectivo e srio, podendo ainda ser usados por aqueles que na respectiva rea explorem qualquer ramo de produo caracterstica, mediante autorizao do titular do registo. De salientar ainda que, o exerccio deste direito no depende da importncia da explorao, nem da natureza dos produtos, podendo a denominaro de origem ou a indicao geogrfica aplicar-se a quaisquer produtos caractersticos e originrios da localidade, regio ou territrio, nas condies tradicionais e usuais, ou devidamente regulamentadas. desenho ou modelo (artigos 173 e seguintes do CPI) A aparncia pode ser protegida por um direito de propriedade industrial sempre que disponha das caractersticas que lhe confiram distino. A designao desenho ou modelo emerge dos mais recentes desenvolvimentos legislativos (2008), como forma de unificar duas perspectivas bidimensional (para os desenhos) e tridimensional (para os modelos) que consubstanciam a aparncia da totalidade (ou de parte) de um produto resultante das caractersticas de, nomeadamente, linhas, contornos, cores, forma, textura ou materiais do prprio produto e da sua ornamentao. Aspectos relevantes Os actos de divulgao revestem sempre extrema importncia. No caso concreto dos desenhos e modelos aconselha-se ao designer ou criador a assinatura de um acordo de confidencialidade sempre que pretenda dar a conhecer o objecto das suas criaes antes do processo de registo. Isto porque no se considera como
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divulgao ao pblico o facto do desenho ou modelo ter sido dado a conhecer em condies de confidencialidade, conforme dispe o nmero 2 do artigo 179 do CPI (cfr. o captulo 1 sobre a matria da confidencialidade). Por outro lado, a lei permite ainda determinados actos de divulgao antes de registo que no pem em causa a novidade da criao. No que proteco diz respeito, refira-se que gozam de proteco legal os desenhos ou modelos novos que tenham carcter singular, ou aqueles que no sendo inteiramente novos realizem combinaes novas de elementos conhecidos ou disposies diferentes de elementos j usados, de molde a conferirem aos respectivos objectos carcter singular. Saliente-se que um desenho ou modelo novo se, antes do respectivo pedido de registo ou da prioridade reivindicada, no houve desenho ou modelo idntico divulgado ao pblico dentro ou fora do pas, considerando-se para este efeito que houve divulgao ao pblico caso tenha sido apresentado numa exposio, utilizado no comrcio ou tornado conhecido de qualquer outro modo, excepto se esses factos no puderem, razoavelmente, ser conhecidos nos crculos especializados do sector em questo que operam na Unio Europeia. O processo de registo Existem duas vias para efectuar o registo deste direito de propriedade industrial: a via nacional, da responsabilidade do INPI, e a via Comunitria, assegurada pelo Instituto de Harmonizao do Mercado Interno (IHMI) sedeado em Alicante, Espanha. A via Comunitria A via Comunitria produz efeitos no territrio da Unio Europeia como um todo e prev duas possibilidades de proteco: Desenho ou Modelo Registado e "Desenho ou Modelo No Registado.
Este ltimo protegido a partir da data da primeira divulgao ao pblico desde que preenchidos os requisitos tpicos de proteco (novidade e carcter singular), mantendo-se a proteco por um perodo de 3 anos, mas conferindo (apenas) ao seu titular um direito anti-cpia. A proteco mediante Desenho ou Modelo Registado similar verificada pela via nacional, nomeadamente quanto ao processo, durao da proteco e direitos conferidos, tornando-se assim mais efectiva. proteco das invenes patentes O direito de patente um ttulo que protege temporariamente uma inveno, seja ela de produto ou de processo, desde que sejam respeitadas trs caractersticas fundamentais, os chamados requisitos de patenteabilidade: Novidade A inveno no deve estar compreendida no estado da tcnica. Actividade inventiva A inveno, no deve, para um perito na especialidade, resultar bvia a partir do estado da tcnica. Aplicao industrial O seu objecto deve ser susceptvel de ser fabricado ou utilizado em qualquer gnero de indstria ou na agricultura. Assim, podem obter-se patentes para quaisquer invenes quer se trate de produtos ou processos em todos os domnios da tecno-
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Definies / Glossrio
logia, desde que essas invenes respeitem os citados requisitos de patenteabilidade, conquanto no estejam, por outro lado, abrangidos pelas excepes materiais patenteabilidade previstas na lei (desde logo, nos artigos 52 e 53 do CPI). Uma patente pode vigorar por um perodo mximo de 20 anos contados da data do respectivo pedido, desde que periodicamente renovada pelo pagamento das competentes anuidades fixadas pelo Office), sendo um direito atribudo, quer por um Estado quer por organizaes internacionais e vlido no mbito do territrio para o qual concedido. Quanto a esta ltima questo, deve ter-se em conta que o mbito territorial de proteco de uma patente pode ser tanto mais alargado quantos os Estados identificados no pedido. Para os requerentes interessados em registar as suas patentes para outros territrios que no apenas o nacional, diversos Tratados e Convenes Internacionais permitem com um s pedido, estender os efeitos da proteco simultaneamente a um conjunto de territrios. No entanto, existem algumas precaues a tomar, uma vez que um pedido de patente nacional deixar, passado um ano sobre a data de entrada do requerimento no INPI, de poder estender os seus efeitos a outros pases (art. 4 e 11 da Conveno da Unio de Paris de 1883). Quer isto dizer que existe apenas um ano para que o requerente tome a deciso de registar a sua patente internacionalmente, beneficiando assim do direito de prioridade, cujas razes radicam na citada Conveno e que encontra acolhimento em todas as legislaes internas dos Estados. A via nacional O pedido de patente apresentado no INPI atravs de um requerimento redigido em lngua portuguesa onde devem constar as reivindicaes do que considerado novo, a descrio do objec-
to da inveno, os desenhos e figuras, um resumo da inveno, o seu ttulo e a identificao dos inventores e do requerente. A via europeia A adeso de Portugal Conveno de Munique sobre a Patente Europeia (EPC) e ao Tratado de Cooperao em Matria de Patentes (PCT) veio ampliar e facilitar as vias de proteco internacional das patentes requeridas pelos entes domiciliados no nosso pas. As vantagens de recorrer via europeia ou via internacional assentam na simplicidade, uma vez que basta apenas um s pedido, numa s lngua e para vrios Estados para iniciar o processo de patente internacional, reduzindo-se os custos relativos a esses actos e conferindo maior segurana relativamente aos direitos concedidos. A via internacional Entende-se por pedido internacional o pedido apresentado nos termos do Tratado de Cooperao em Matria de Patentes (PCT Patent Cooperation Treaty), celebrado em Washington, em 19 de Junho de 1970. Os pedidos internacionais formulados por pessoas singulares ou colectivas que tenham domiclio em Portugal devem ser preferencialmente apresentados no INPI, podendo tambm ser instrudos directamente no Instituto Europeu de Patentes (EPO) ou na Organizao Mundial da Propriedade Internacional (OMPI/WIPO). modelos de utilidade Tal como a patente, o modelo de utilidade protege as solues tcnicas para problemas tcnicos especficos e precisamente identificados que obedecem a requisitos legais como a novidade, a actividade inventiva e a aplicao industrial.
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No entanto, o seu objectivo a proteco das pequenas invenes ou simples melhoramentos tcnicos atravs de um procedimento administrativo mais simplificado e acelerado do que o das patentes. A vantagem para o requerente do modelo de utilidade revela-se em poder pagar unicamente a taxa do pedido para requerer o modelo, adiando o pagamento da taxa de exame (que normalmente mais cara por se tratar de um procedimento mais exigente e dispendioso), para quando este se mostrar necessrio. Por outro lado, a pedido do requerente, a inveno submetida proteco por modelo de utilidade pode ser objecto de proteco por patente (ou vice-versa), simultnea ou sucessivamente, o que permite ao requerente tomar decises relativamente ao tipo de proteco nacional que deseja para sua inveno, desde que o faa em momento anterior publicao do pedido. Proteco Nacional O pedido de modelo de utilidade requerido ao INPI s ter, no caso de ser concedido, validade para o territrio nacional. O modelo de utilidade confere ao seu titular o direito exclusivo de explorar a inveno em qualquer parte do territrio portugus e de impedir a terceiros, sem o seu consentimento, o fabrico, a oferta, a armazenagem, a introduo no comrcio ou a utilizao de um produto objecto de patente, ou a importao ou posse do mesmo, para algum dos fins mencionados. Se pretender estender a proteco da inveno a outros pases, o requerente ter que o fazer apresentando correspondentes pedidos nos respectivos pases. Para que a novidade da sua inveno no seja posta em causa enquanto decide e prepara a proteco noutros pases, poder usufruir do direito de prioridade. A durao do modelo de utilidade no pode exceder 10 anos
a contar da data da apresentao do respectivo pedido. Saliente-se porm que nem todos os pases admitem esta figura, pelo que, este ttulo mais aconselhado perante pequenos melhoramentos tcnicos. O pedido de modelo de utilidade requerido ao INPI s ter, no caso de ser concedido, validade para o territrio nacional. O modelo de utilidade confere ao seu titular o direito exclusivo de explorar a inveno em qualquer parte do territrio portugus e de impedir terceiros, sem o seu consentimento, o fabrico, a oferta, a armazenagem, a introduo no comrcio ou a utilizao de um produto objecto de patente, ou a importao ou posse do mesmo, para algum dos fins mencionados. Se pretender estender a proteco da inveno a outros pases, o requerente ter que o fazer apresentando correspondentes pedidos nos respectivos pases. Para que a novidade da sua inveno no seja posta em causa enquanto decide e prepara a proteco noutros pases, poder usufruir do direito de prioridade.
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apdi associao portuguesa de direito intelectual http://www.apdi.pt/ aSSoFt associao portuguesa de Software http://www.assoft.pt aStp association of european Science and technology transfer professionals http://www.astp.net/ epo instituto europeu de patentes http://www.epo.org/
iep instituto europeu de patentes http://www.european-patent-office.org ipr Helpdesk intelectual property rights Helpdesk eSpacenet http://www.espacenet.com/index.en.htm igac inspeco geral das actividades culturais http://www.igac.pt iHMi instituto de Harmonizao do Mercado interno http://oami.eu.int inpi instituto nacional da propriedade industrial http://www.inpi.pt leSi licensing executives Society international http://www.lesi.org/ oMpi/Wipo organizao Mundial da propriedade industrial http://www.wipo.int proton europe pan-european network of technology offices linked to public research organisations and universities http://www.protoneurope.org/ Spa Sociedade portuguesa de autores http://www.spautores.pt tii european association for the transfer of technologies, innovation and industrial information http://www.tii.org/ unio europeia http://europa.eu/ uSpto u.S. patent and trademark office http://www.uspto.gov
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1. O que devo acautelar para assegurar a proteco dos meus activos intelectuais? introduo contexto Intellectual Property, 5th Edition, Bainbridge, David, Longman, 2002 politica de visitas a espaos/empresas de i&d e/ou espaos restritos (gesto da confidencialidade) Intellectual Property, 5th Edition, Bainbridge, David, Longman, 2002 os Segredos industriais / Know-how / trade Secrets Elementos bsicos sobre los secretos comerciales, in La Clave de la Propiedad Intelectual: guia para pequeos y medianos exportadores, Edio OMPI e Centro de Comrcio Internacional UNCTAD/OMC, p. 65-68 Manual de Direito Industrial, 2 Ed., Gonalves, Lus M. Couto, Almedina, Coimbra, Setembro 2008 direito de autor, Software e bases de dados A proteco Jurdica dos Programas de Computador, Ascenso, Jos de Oliveira, ROA, 1990, p. 69 Direito de Autor e Direitos Conexos, Ascenso, Jos de Oliveira, Coimbra Editora, Coimbra, 1992 Direito da Informao, Gonalves, Maria Eduarda, Almedina, Coimbra, 1994 Informtica, Direito de Autor e Propriedade Tecnodigital, Pereira, Alexandre Dias, Coimbra Editora, Coimbra, 2001 Cdigo do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, 3 ed., Rebello, Luiz Francisco, ncora Editora, Lisboa, 2002
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2. O que consigo obter a partir das bases de dados de propriedade industrial? introduo contexto Vantagens das pesquisas em bases de dados elenco de bases de dados tcnicas de pesquisa preparao do relatrio de pesquisa e do pedido de patente (o estado da tcnica) Sites/motores de pesquisa j assinalados no respectivo texto. 3. Como devo negociar os meus activos intelectuais? introduo licenciamento e transmisso de direitos averbamentos no inpi Cdigo da Propriedade Industrial Anotado - Campinos, Antnio; Gonalves, Lus M. Couto; Robalo, Andr; Albuquerque, Carla; Lopes, Ins Vieira; Marcelino, Joo; Ramos, Maria Joo; Gusmo, Miguel; Vilela, Telmo, Almedina, Coimbra, 2010 Intellectual Property Law, 2 ed., Bently, Lionel; Sherman, Brad, OUP Oxford, Oxford, 2004 Manual de Direito Industrial, Gonalves, Lus M. Couto, Almedina, Coimbra, 2005 Propriedade Industrial, Vol. I, Maia, Jos Mota Almedina, Coimbra, 2003 Invenes e Patentes Guia prtico do Produtor de Tecnologia, Marcelino, Joo; Lopes Rocha, Manuel, IAPMEI, Lisboa, 2009 Propriedade Industrial, vol. I, Olavo, Carlos, Almedina, Coimbra, 2005 contratos de transferncia de tecnologia Essentials of Licensing Intellectual Property, Poltorak Alexander, Lerner, Paul, John Wiley & Sons, United States, 2004
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Value-Driven Intellectual Capital, Sullivan ,Patrick H., John Wiley & Sons, Inc., 2000 Dez mestres a inovar - Jornal Pblico n 4995, Publicado em 2003-11-26 Role of Intellectual Property in Innovation and New Product Development, WIPO, 2009 5. O que so os pr-diagnsticos de propriedade industrial? Qual a sua finalidade? Seminrio sobre Propriedade Intelectual para a Competitividade das Pequenas e Mdias Empresas: Servios do INPI destinados s PME; OMPI; INPI. [S.l]: edio de autor, 2006 Aco de Sensibilizao: Pr-Diagnsticos em Propriedade Industrial. Portugal, INPI; ISEG. [S.l]: edio de autor, 18 -20 Maro 2003. Evento realizado no mbito dos Fundos Estruturais da Unio Europeia e do Projecto PRIME Ferramentas de gesto de tecnologia: um diagnstico de utilizao nas pequenas e mdias empresas industriais na regio de Curitiba. Souza, D., Centro federal de Educao tecnolgica do Paran Propriedade Intelectual e Gesto Empresarial - Investimento e Avaliao da PI, Andrez, J. (2008), OTIC / UTL, 2008 A importncia das marcas e patentes no contexto da inovao para PME em Portugal, Andrez, Jaime (2007), Economista, 2007 Catching up and Innovation, Fagerberg, J, Mowery, D. e Nelson R., Handbook of Innovation, Londres, Oxford Univ. Press Les Prediagnostics Propriete Industrielle-Generalites, Salaville, H (2006), Apresentao em Lisboa, Formao Pr-diagnsticos em propriedade industrial, Institut National de la Propriet Industrielle Patents Go Global, Schwart, E (2003), May 2003
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iSBn 978-989-97004-0-6

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IPdia Guia da Propriedade Intelectual

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